1 Clarke, Modet & Cª 2012 PRESENTACIÓN La Propiedad Industrial e Intelectual en las empresas...

1Clarke, Modet & Cª 2012Clarke, Modet & Cª 2012

PRESENTACIÓN

“La Propiedad Industrial e Intelectual en las empresas Biotecnológicas”

Clarke, Modet & Cº 2007

Líderes en Propiedad Industrial e Intelectual en países de habla Hispana y PortuguesaLíderes en Propiedad Industrial e Intelectual en países de habla Hispana y Portuguesa

“LO QUE NUNCA HAY QUE OLVIDAR AL DESARROLLAR Y TRANSFERIR UN PROYECTO TIC"

FUAM, MADRID 23 de Octubre 2012

2Clarke, Modet & Cª 2012

1. Entorno actual de Innovación AbiertaMetodología de Negociación

2. La Gestión de PII en los Proyectos de I+D+i en TICs

3. La Explotación y Transferencia de Resultados

4. Conclusiones

Índice

3

7

13

23


1. EL ENTORNO ACTUAL DE INNOVACIÓN ABIERTA

Cambio Cultural

45%

esf

uerzo

inve

stig

ador

en

sect

or p

úblico

3.900 patentes españolas, sólo 3% llegan a producto innovador

Déficit de la

balanza de pagos

del PIB

80% de los

productos exportados

por empresas

españolas presentan

un muy bajo o bajo

perfil tecnológico

Pérdida de

competitividad en

últimas décadas


El Modelo de Innovación Cerrada

Ideas y tecnologías desarrolladas en la organización

Nuestro mercado

Proceso de Innovación

Ideas y tecnologías desarrolladas en la organización

Nuestro mercado

Proceso de Innovación“Nuestro

departamento de I+D+i es el mejor

del mundo”

Las premisas fundamentales de la innovación tradicional son:

Los mejores expertos en esta área trabajan con nosotros

Para aprovecharnos de nuestro I+D tenemos que descubrir, desarrollar y distribuir el producto por nosotros mismos

La empresa que introduzca primero una innovación en el mercado ganará

Si somos quienes más y mejores ideas creamos en el mercado, ganaremos

Debemos controlar nuestra Propiedad Intelectual para que la competencia no se aproveche de ellas

Búsqueda de oportunidades de

Innovación

Generación de idea de

producto

Desarrollo (prototipo, testeo,

refinación)

Implantación (fabricación, lanzamiento, explotación)

Clarke, Modet & Cª 2011



¿Qué es Innovación Abierta?

La idea central de la Innovación Abierta es concebir la innovación como un sistema abierto en el que tanto agentes internos como externos a la organización participan en dicho sistema.

Los usuarios/clientes son cada vez más exigentes

El progreso científico y tecnológico se acelera

El ciclo de vida de los productos se acorta

La globalización se intensifica

Existe una mayor movilidad de las personas

Mayor nivel de educación y acceso a la información

Democratización de las tecnologías

¿Por qué surge ahora?



El Modelo de Innovación Abierta

Ideas y tecnologías desarrolladas dentrode la organización

Nuestro mercado

Nuestro nuevo mercado

Mercado de otras organizaciones

Ideas y tecnologías desarrolladas fuerade la organización

Licencias, spin out, etc.

Insourcing de tecnologías externas

Participación de entidades de capital riesgo

Las premisas fundamentales de la Innovación Abierta son:

No todos los mejores expertos trabajan en nuestra organización

El I+D externo puede generar mucho valor, tanto o más que el I+D interno

La I+D no tiene por qué generarse internamente para ser rentable

Un modelo de negocio adecuado es más importante que llegar primero al mercado

Tanto las ideas surgidas del interior como del exterior son esenciales para la organización

Se le puede sacar más provecho a la Propiedad Intelectual realizando compra-venta de IPs




IBM

Dario Gil, “IBM Research: Global Organization for the XXI Century”, Noviembre 2010

Gestión de la PI como uno de sus principales fuentes ingresos (40% aprox.) para mantener su actividad de I y D.




Dario Gil, “IBM Research: Global Organization for the XXI Century”, Noviembre 2010

…”Cambiando constantemente el modelo de negocio es lo que asegura el éxito de la I + D..”




COLABORACIÓN

CAPITAL RELACIONAL

INNOVACIÓN ABIERTA

¿Cuál es el reto de la innovación?

PII Instrumento clave para el

desarrollo de negocio

Portafolio de PII como factor de éxito

PII como fuentes de oportunidades



1. Entorno de Innovación Abierta

2. Gestión de la PII en Proyectos de I+D+i en sector TICs

3. La Explotación y Transferencia de los resultados

4. Conclusiones

Índice

3

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3

38


GESTIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

PROCESO OPERATIVO DE I+D+iPROCESO OPERATIVO DE I+D+i

2. GESTIÓN DE I+D+i EN LOS PROYECTOS TICS


PROYECTO DE I+D ADESARROLLAR

INVESTIGACIONESPREVIAS

TECNOLOGÍA

PROPIA

TERCEROS

(acuerdos de transferencia y confidencialidad)

ESTADO DE LA TÉCNICA

INNOVACIÓN

COMPETIDORES

SINERGIAS

CESIÓN DE DERECHOS DE P.I.I.

CONFIDENCIALIDAD

PERSONAL/COLABORADORES

PROTECCIÓN

SUBVENCIONES

RETORNO INVERSIÓN

DEDUCCIONES FISCALES

RECURSOS FINANCIEROS VIGILANCIA

TECNOLÓGICA

DOCUMENTACIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN ADECUADA ACTIVOS



COMERCIALIZACIÓN

TRANSFERENCIAAL

SECTORPRODUCTIVO

PROTECCIÓNLEGAL

FASE DE

NEGOCIACIONES

RETORNO DELA INVERSIÓN

RENTABILIDADI+D



INICIO DEL PROYECTO

Fuentes de información tecnológica

Procedimiento de análisis de la información tecnológica

Criterios de decisión para determinar la tecnología que se va a desarrollar y con qué recursos

Sistema de clasificación del proyecto

PROCESO OPERATIVO DE I+D+I

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Homogeneización de las cláusulas de PII y confidencialidad en los contratos que se suscriban con los miembros del equipo, colaboradores y proveedores:

-Acuerdos de colaboración tecnológica-Subcontratación de actividades-Contratos con proveedores de tecnología-Documentos de confidencialidad

Plan de comunicación y tratamiento de la información



SISTEMAVIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA

IDENTIFICACIÓNDE

INFORMACIÓN

ESTRATEGIA

METODOLOGIADEFINICIÓN PERFIL

RRHH

SELECCIÓN DE FUENTES

ACCIÓNSistema de vigilancia

tecnológica e inteligencia competitiva


PLATAFORMAY HERRAMIENTAS



DESARROLLO DEL PROYECTO

Sistema de documentación y protección de la

información del proyecto

Procedimiento de detección y seguimiento de los resultados innovadores

PROTECCIÓN DE RESULTADOS

Metodología de análisis de las características de los resultados de las actividades de I+D+i, y evaluación de las vías de protección a través de la PII

Matriz de decisión para la adopción de las medidas de protección más adecuadas en función de los objetivos del proyecto.

Criterios de evaluación para determinar la extensión de la protección de los resultados innovadores




PATRIMONIOINTANGIBLE

CORPORATIVO

IDENTIFICACIÓNDE

INTANGIBLES PII

USO Y EXPLOTACIÓN

ESTRATEGIAS DEPROTECCIÓN

EVALUACIÓNDE LOS INTANGIBLES

PII

CONTROL DE ACCESO

INFORMACIÓN

CLASIFICACIÓNDE INTANGIBLES

PII

CONTROL




IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOSIDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS Personal investigador

CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOSCLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS Responsable del proyecto

DEFINIR ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN

DEFINIR ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN

ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Responsable del proyecto con apoyo responsable de PII (OTRI)

El responsable de PII ( OTRI) con el apoyo del Agente Oficial

DEFENSA Y CONTROLDEFENSA Y CONTROLEl responsable de PII con el apoyo del Agente

Oficial

COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN A toda la organización: generar sinergias




IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOSIDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS

Identificar y seleccionar el conocimiento innovador de los proyectos o de las actividades que se lleven a cabo

Cada área deberá identificar el conocimiento innovador que se vaya generando en sus actividades (Know-How, signos distintivos, invenciones…)

Seleccionar, definir y documentar la información confidencial, clasificándola mediante la utilización del sistema interno e identificándola con

el Copyright, así como una cláusula de reserva de derechos

Definir los criterios de clasificación de información (teniendo en cuenta, el contenido estratégico, valor comercial, valor de reposición, repercusiones legales y relevancia), así como el modo en el que ha de ser identificada,

rotulada y documentada.



CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOSCLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS

Las creaciones y conocimiento innovador que se genere se clasificará en función de su naturaleza

INVENCIONES

DISEÑOS

CREACIONES ARTÍSTICAS, LITERARIAS O CIENTÍFICAS

SIGNOS DISTINTIVOS (denominaciones y logos)

KNOW-HOW



DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN


Una vez detectado, identificado y clasificado el conocimiento innovador, se

definirá una política o estrategia de protección, teniendo en cuenta, tanto el valor que aporta el resultado, como la estrategia y objetivos

del proyecto y la Universidad.



MarcasPatentes

Diseños IndustrialesNombres de dominioAcuerdos de licencia

Bases de datosManuales Técnicos

Know-How Secretos comerciales e Industriales

Dura

ción d

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rote

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Valo

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si

+

+

+/-+/-+

+

+

+

+/-

Beneficio Medio (largo plazo)

Alto (Corto plazo)

Alta

Media

Baja

Público

Confidencial




PatenteNº

* Diseñar una estrategia de protección, a utilizar por todos los departamentos y unidades de negocio, encaminadas a determinar e identificar que activos intangibles son susceptibles de registro o patentabilidad y cuales serán clasificados como secreto industrial o comercial o de negocio.

USO Y EXPLOTACIÓNESTRATEGIAS DE

PROTECCIÓN

naci

onal

EPO

PC

T

Ttu

lari

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Fabri

caci

ón M

arc

a

Dis

trib

uci

ón

Registrado

Propia

Conjunta

Registrado


Por Terceros/licencia



COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN

Con la finalidad de poder compartir el conocimiento innovador de la Universidad , resulta conveniente que se comunique desde Dirección

científica A OTRI.

De este modo se aprovecharán las sinergias que puedan generarse entre diferentes áreas científicas o departamentos.

El Manual de identidad corporativa de las marcas se deberá poner a disposición de todos los departamentos y personal de la organización.



DEFENSA Y CONTROLDEFENSA Y CONTROL

Definir una política de defensa activa del patrimonio de PII.

Control interno del uso de los derechos de PII.

Control de uso de las modalidades inventivas y demás derechos de PII por terceros.

Recepción de las comunicaciones del Agente Oficial en relación al sistema de vigilancia.

Supervisión y control de la información confidencial y de acceso restringido.



EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS

Vías de explotación de la PII: licencias, spin-offs

Alternativas de regulación de explotación de la PII en los acuerdos de transferencia de tecnología

Homogenización, cuando sea aplicable, de régimen contractual de PII y confidencialidad de los convenios que se suscriban:

- Acuerdos de confidencialidad- Convenios de cesión o licencia de

tecnologías- Convenios participación en Proyectos

nacionales e internacionales de I+D (ej. 7PM)- Colaboración tecnológica







4. Conclusiones

Índice

3

713

3

38


¿Cual es la Problemática derivada de la Negociación y Comercialización?

3 EXPLOTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

Falta de una metodología sistemática al proceso de negociación

Ausencia de cultura de protección en derecho PII: posicionamiento débil de la innovación

Indefinición del régimen de derecho de Propiedad industrial e Intelectual en los contratos

Conflictos de titularidad de resultados y control de uso por terceros de procedimientos, métodos, productos o servicios


Verificar y garantizar vigencia y

disponibilidad de derechos

Documentar Interna-mente

Metodología de Negociación

Considerar PII no como

barrera sino como puente de alianzas

Cada Negociación

es una oportunidad de negocio: colaboración

Mantener un comportamiento

negociador efectivo

Dibujar una estrategia alternativa

Identificar un marco de potencial acuerdo

Determinar los objetivos de la transferencia

1 2 3 4 5 6

78

Identificar y proteger la

información objetode transferencia:

Background y Sideground

11

Definir el equipo

negociador multidisciplinar

El tipo de negociación

que va a ser empleado

78910

Proteger las Ofertas que se presenten: Avisos legales. (reservas de derechos y guardar la

confidencialidad)

Evaluar la capacidad técnica, económica

y comercial de contraparte

Definir el alcance de los

derechos de acceso

Analizar la tecnología propia y

de terceros: viabilidad y adaptabilidad

12 13 14 15



VALORIZACIÓN TECNOLÓGICA

La valorización complementa los planes de negocio y permiten conocer en mayor profundidad el posicionamiento de las tecnologías en su campo tecnológico de referencia, así como caracterizar dicho campo o entorno..

I. Análisis del Entorno Tecnológico, analizar la evolución que ha experimentado y la existencia y grado de avance de las investigaciones, proyectos o soluciones que lo componen

II. Análisis del Entorno de Mercado, información sobre el alcance y aplicabilidad del campo estudiado, en función del posicionamiento geoestratégico del mismo y de los potenciales receptores y usuarios, detectando oportunidades y amenazas

III. Análisis del Entorno Competitivo, identificando las principales empresas y centros públicos de investigación con intereses en el campo y las características de los mismos




Actividades

El proceso de valoración de los activos de la PII como patentes, permite determinar un valor de referencia de los mismos, proporcionando un completo argumentario que justifique el valor económico del activo intangible durante el proceso de negociación con terceros.

Fase 1Planificación

Etapa de Planificaci

ón

Etapa de Valoración

Fase 5Asignación de flujos

Etapa de Análisis

Fase 2Análisis de

protección legal

Fase 3Análisis

financiero

Fase 4Estimación

de royalties

Etapa de Opinión

Fase 7Informe de valoración

Fase 6Capitalización

Evaluación

Tecnológica

Resultados

Previos(*)

VALORACIÓN ECONÓMICA DE ACTIVOS DE LA PII





TRATOS PRELIMINARES

Análisis de mercado

Grado de innovación y competitividad

Búsqueda de socios y colaboradores

Acuerdos de Confidencialidad

NEGOCIACIÓN

Letter of IntendMOU



ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Definir e identificar la información confidencial

Establecer el objeto o finalidad del acuerdo

Usos autorizados

Medidas internas y externas para garantizar la confidencialidad

Duración

No reivindicación de derechos PII

Resolución del acuerdo: Devolución de información, destrucción de copias

Cláusula Penal




FabricaciónDefinir activos (patentes, planos, diseños, software, información técnica), know How y asistencia técnica a suministrar

Garantizar la disponibilidad sobre la tecnología licenciada

Respeto a los métodos de fabricación

No reivindicar derechos de PI sobre los conocimientos licenciados

Titularidad de los derechos sobre resultado de fabricación

Deber de comunicar cualquier mejora incorporada

Posibilidad de explotar las mejoras que se deriven de la fabricación

Prever la incorporación de la marca como fabricante del producto



Exención de responsabilidad por defectos del producto fabricado conforme a las directrices directas marcadas

Prohibición de fabricar el mismo producto para terceros sin previa autorización

Obligación de devolución de material facilitado

Legislación aplicable. Tribunales// Arbitraje

Fabricación



Distribución

Definir objeto, territorio y canal

Garantizar la disponibilidad

Confidencialidad información mercado, precios, nuevos productos

Mantener la imagen de la marca y producto en la red

Control de Subcontratación del servicio

Supervisión de la actividad de marketing y publicidad.

No reivindicar derechos PII sobre producto en mercado alguno.

Medidas de control (inspección de locales, auditoria de libros contables, devolución de material)



Inventario de los acuerdos de transferencia suscritos

Recepción de las incidencias o reclamaciones existentes

Realización de controles y revisiones del uso de la tecnología por parte del licenciatario

Verificar la devolución de la información y documentación técnica suministrada

Control de las mejoras realizadas


CONTROL REVISIÓN DE ACUERDOS



DEFENSA Y CONTROL

Sistema de vigilancia de la PII Procedimiento de defensa de la PIIMetodología de seguimiento y evaluación del rendimiento de la PII






4. Conclusiones

Índice

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713

3

38


METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN PROYECTO

Sistema de gestión de la documentación: identificación, clasificación comunicación inter-participantes, difusión y control del uso, confidencialidad

Disponer de un sistema de vigilancia y alerta tecnológica que permita dominar entorno de investigación del proyecto

Establecer procedimientos de actuación en el uso de software de fuentes abiertas : garantizar la compatibilidad y la interoperabilidad

Definir una política de protección de los conocimientos adquiridos mediante modalidades de IPR (Matrices de decisión)

Sistema de inteligencia tecnológica que permita identificar oportunidades de explotación, nuevas aplicaciones de la tecnología desarrollada.

Disponer de un servicio de asesoramiento especializado en régimen de licencias de IPR

CONCLUSIONES


Elaboración, gestión y actualización, de una base de datos o inventario.

Custodia de los títulos de propiedad industrial e intelectual.

Seguimiento del procedimiento de registro de los signos distintivos y modalidades inventivas.

Verificar el abono abonado las tasas de mantenimiento.

Archivo y custodia: todos los acuerdos relativos a la licencia y cesión de derechos de PII y facturas que acrediten el uso de los signos distintivos y

modalidades inventivas.

MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO DE PII

MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO DE PII

CONCLUSIONES


Identificar, controlar y Proteger los resultados

innovadores que se generen

Evitar la duplicidad de esfuerzos

Política de difusión de sólido conocimiento innovador

Retorno de la inversión

Procedimientos coordinados y unificados, acordes a la estrategia del proyecto

Mecanismo de control

Minimiza riesgo

Seguridad jurídica

BENEFICIOS DE GESTIONAR LA PII EN LOS PROYECTOS

CONCLUSIONES


¡MUCHAS GRACIAS!

Clarke, Modet &Cº

[email protected]

Clarke, Modet &Cº

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