Agotamiento del derecho de la marca

Dra. Beatriz Bugallo(transcripción parcial de un artículo al respecto)

a) Definición

El agotamiento del derecho de la marca se encuentra íntimamente ligado al fundamento del propio derecho subjetivo sobre la marca (1). Implica que el derecho que tiene el titular sobre el signo registrado como marca se consume o “agota”, es decir no puede seguir fundamentando acciones legales de exclusión, una vez que el producto marcado ha salido de la esfera de su disponibilidad, con su consentimiento (2). En otras palabras, el titular del derecho marcario no podrá valerse de éste para regular o controlar la circulación del producto sobre el cual se aplicó su marca (3). De esta forma, constituye un límite al derecho de exclusiva del titular del registro, cuya finalidad es priorizar la libertad de comercio de los terceros en relación con los productos distinguidos por la marca que se trate (4). A partir que el producto marcado es puesto en el comercio por el titular marcario, es decir, a partir de su primera “puesta en circulación”, éste no  podrá interferir su comercialización, dado que no habrá ya coincidencia entre propietario del derecho al signo y propietario del objeto que lo lleva. El derecho del propietario del objeto marcado no podrá ser obstaculizado por el titular de la marca, en función y con la extensión que el legislador competente disponga atendiendo diversidad de intereses (5). El análisis del agotamiento del derecho de la marca plantea la cuestión de determinar el momento hasta el cual quien aplicó un signo marcario a un producto y es titular del registro correspondiente puede considerarse legitimado para ejercer su jus prohibendi. Tiene fundamental importancia en el mundo actual y, particularmente, en una óptica regional, en cuanto afecta los intercambios comerciales. Es el caso de las importaciones paralelas, que se dan cuando un producto cruza las fronteras, legítimamente, hacia un Estado donde el signo que lo distingue tiene un titular diferente de aquél que lo aplicó en el producto en cuestión. En los hechos esta operación tiene lugar siempre que el precio del producto en un mercado sea superior al que se puede pretender mediante la compra fuera de él y su directa introducción. Si se admite que el titular marcario ostente derechos en el proceso de comercialización ulterior a la introducción en el mercado del producto o servicio distinguido con la marca, se estaría permitiendo que durante toda la existencia del producto, sin importar la incidencia del signo que lo distingue, pueda reclamar derechos sobre los productos de que se trata. De esta forma, se desnaturalizarían las funciones de la marca, en cuanto el monopolio que la ley acuerda a efectos de su puesta en el mercado, se estaría utilizando más allá del momento para el cual fue consagrado. Además, el derecho concedido por la marca llevaría implícita, así, la facultad de restringir la competencia, librada al criterio de su titular. Por otra parte, si se admite que no exista derecho alguno que proteger, una vez puesto el producto marcado en el tráfico comercial, podrían lesionarse intereses relacionados con la propia fuerza distintiva del signo, no siendo admisible en general en las previsiones de derecho comparado, que la circulación del producto marcado perjudique el derecho del titular del signo. Veremos más adelante cómo regula dicho aspecto nuestra ley.

 b) Orígenes La doctrina del agotamiento del derecho de la marca fue desarrollada desde fines del siglo XIX por la jurisprudencia, para impedir que los titulares  de registros marcarios utilizaran sus derechos de propiedad industrial para condicionar o controlar la comercialización o circulación de los bienes y el precio final de los productos con marca (6).

El fundamento se encuentra en la determinación del contenido del derecho a que da lugar un registro marcario: tiene una función tradicionalmente distintiva, que se proyecta en el cumplimiento de otra serie de funciones relacionadas con el mensaje que comunica el signo. Por el contrario, no otorga monopolio alguno de comercialización del producto al que se aplica la marca y, por lo tanto, no admite que sobre este derecho se sustenten acuerdos sobre la distribución de los productos o sobre su precio final al consumidor (7). c) Clases de “agotamiento” Se distinguen diversos ámbitos en los cuales habrá de considerarse realizada la primera puesta en el mercado. El agotamiento podrá ser:  -        nacional, cuando solamente es válida la puesta del producto en el mercado de cada Estado; -        regional o comunitario, cuando el ámbito considerado coincida con el territorio de la totalidad de Estados integrados; -        internacional, cuando se reconoce como válido el ingreso al mercado de cualquier Estado del mundo. La opción legislativa en cada caso, se sustenta en consideraciones de política comercial internacional, valorando los intereses comprometidos. d) Derecho uruguayo Nuestra ley ha adoptado la modalidad de agotamiento internacional de derechos, en el artículo 12 de la ley N° 17.011, que establece lo siguiente:  “Artículo 12.- No podrá impedirse la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo, fundándose en el registro de la marca, siempre que dichos productos y su presentación, así como sus envases o sus embalajes que estuvieren en contacto inmediato con ellos, no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros significativos.” Esto implica una toma de posición de nuestro país, en base a razones de índole política y comercial que sustentan los efectos beneficiosos que presenta para el comercio la admisión de las importaciones paralelas (8). En las normas internacionales de la materia no se imponía esta opción, pues ni el Convenio de París, ni el ADPIC hacen referencia a ello. La importancia de esta opción se destaca tanto en la Exposición de Motivos del Poder Ejecutivo de la Ley de Marcas, como en reunión de la Comisión de Industrias del Senado que discutió su redacción. La libre circulación internacional de los productos marcados se fundamenta en las

siguientes circunstancias (9): a. introducción legítima en el comercio; b. realizada por el titular o con autorización del mismo. Sin consentimiento del titular, al igual que en todas las regulaciones de derecho comparado que regulan este punto, no hay agotamiento del derecho de la marca en el derecho uruguayo. Complementando la consagración del agotamiento del derecho y considerando que en el proceso de comercialización ulterior se podrían lesionar aspectos relativos a la integridad de la marca, se reconoce, como excepción, el derecho del titular marcario a accionar en este último caso. Veremos a continuación su fundamento. B) Excepciones al agotamiento del derecho de la marca. Criterios. El límite al derecho exclusivo del titular de la marca, en cuanto no poder intervenir en la circulación del producto es dejado de lado por el legislador, cuando en la comercialización del bien marcado resulta lesionada la marca. Revive el “jus prohibendi”  del titular marcario que se había “agotado” en el caso en que se vea afectado su valor marcario (10). Más allá de este concepto de “sobrevivencia” de derecho agotado, en opinión de Sousa e Silva (11) no se agotan todos los derechos marcarios con la primera puesta en el mercado, sino solamente los correspondientes a las prerrogativas exclusivas de aplicar la marca y de introducir los objetos marcados en el comercio, incidiendo en su comercialización. En ciertas hipótesis de manipulación o adulteración de los productos por parte de terceros, se reconoce excepcionalmente al titular de la marca legitimidad para reclamar, invocando una especie de derecho “residual” (12) que perdura hasta después del llamado agotamiento. Dicho poder, que permite la defensa de la función de la marca, se destina a asegurar que, en cuanto el producto en cuestión esté en el mercado, aquél signo de cuyos derechos es titular el fabricante continuará indicando una procedencia única. De esta forma, cuando el producto está considerablemente alterado, se puede sustentar que no se trata ya del mismo producto y que su procedencia será distinta a la de los productos originales. En tal sentido reglamenta el instituto el artículo 12 in fine de nuestra ley, el cual exige que las alteraciones, modificaciones o deterioros que puedan dar lugar a la intervención en la comercialización de un bien en función de un derecho marcario sean “significativos”.   Serán pues “significativos” cuando obstaculicen las funciones marcarias inherentes al signo que merece tal protección, funciones que no solamente pasan por la indicación de procedencia, en tanto informen quién ha sido el fabricante o quienquiera que haya aplicado la marca, sino que igualmente informan o indican de un nivel de calidad, el cual permanece en el conocimiento del consumidor o usuario y es evocado al momento de su decisión de adquisición. En las diversas legislaciones nacionales que se consagra el principio de agotamiento en cualquiera de sus posibles extensiones, se recoge también usualmente la posibilidad de impedir que dicha circunstancia atente contra el valor marcario aplicado. Para establecer dichas excepciones se recurre a expresiones que hacen pensar, en todo caso, en razones de exigencia tal que afectan el bien incorporal marcario.

 La referencia a lo “significativo” como exigencia para que la alteración, modificación o deterioro constituya una excepción al agotamiento del derecho de la marca no se encontraba incluido en el texto original del proyecto discutido en la Comisión de Industrias. Resultó agregado a través del intercambio de opiniones de legisladores y asesores de la Dirección de la Propiedad Industrial que se encontraban presentes como invitados durante el tratamiento en comisión del proyecto de ley.

1 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, “Derecho de marcas”, Madrid: Montecorvo, 1990, pág. 170. 2 SCHRICKER, Gerherd, “Reflexiones sobre el agotamiento en el derecho de los bienes inmateriales”, traducido por Miguel Angel Bouza, en “Actas de Derecho Industrial”, XX, 2000, Madrid: Marcial Pons, 2000, pág. 349.3 Cfme. BONASI BENUCCI,  Eduardo, “Abuso del marchio (con particolare riguardo a intese e pratiche restrittive della concorrenza)”, en “Rivista del diritto comérciale”, vol. 62, 1964, I, pág. 265; MANGINI, Vito, “Il marchio e gli altri segni distintivi”, en “Trattato di Diritto Comerciale”, Padova: CEDAM, 1982, pág. 47 y 326.4 Cfme. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, “Derecho de marcas”, Madrid: Montecorvo, 1990, pág. 171; PACON, Ana María, “El agotamiento...”, cit., pág. 189.5 Cfme. SCHRICKER, Gerherd, “Reflexiones sobre el agotamiento en el derecho de los bienes inmateriales”, traducido por Miguel Ángel Bouza, en “Actas de Derecho Industrial” , XX, 2000, Madrid: Marcial Pons, 2000, pág. 358.6 PACON,  Ana María, “El agotamiento del derecho de marca”, en “Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI”, Lima : Indecopi – OMPI, 1996, pág. 189.7 PACON, Ana María, “El agotamiento...”, pág. 189.8 Cfme.: HORNER, Simon,  “Parallel Imports”, Londres: Collins Professional Books, 1987, páginas 3 a 5, cuando analiza las ventajas de recurrir a importaciones paralelas;   NORDMANN-ZIMMERMANN, Ursula, “Importations paralléles et droit des marques”, en “Conflit entre importations parallélles et proprieté intellectuelle? Actes du Colloque de Lausanne”, Ginebra: Droz, 1996, pág. 13.9 Cfme. en el derecho argentino ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto, “El agotamiento de los derechos de marca y la importaciones paralelas”, en “Temas de Derecho Industrial y de la Competencia” 3, Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1999, pág. 17.10 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, “Derecho de marcas”, Madrid: Montecorvo, 1990, pág. 172.11 SOUSA E SILVA, Pedro, “Direito comunitario e Propriedade Industrial. O principio do esgotamento dos Direitos.”, Coimbra: Coimbra Ed., 1996, pág. 58-59.12 Este derecho “residual” es caracterizado por Beier como “derecho exclusivo para la caracterización del producto” (“Evolución y características básicas del derecho europeo de marcas”, en Asuntos Europeus, 1982, pág. 27), según cita Sousa e Silva, cit., en nota 91 pág. 58.