AGOTAMIENTO DEL DERECHODE PATENTE

“Lunes de Patentes”

16 de marzo de 2009

Jorge LlevatSocio

AGOTAMIENTOY TIPOS

DE AGOTAMIENTO

Concepto

Art. 52.2 LP: Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto protegido por ella, después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea por el titular de la patente,o con su consentimiento.

Tipos

Nacional

Regional

Internacional

1. Agotamiento y tipos de agotamiento

1.1 Agotamiento Nacional

Teoría de la licencia implícita: el titular de la patente que pone en el mercado un producto protegido por la patente concede una licencia implícita al adquirente para usarlo y revenderlo.

Teoría de la conexión de las formas de explotación: la patente confiere un único e inseparable conjunto de derechos de explotación. Basta con la lícita fabricación para no poder accionar frente a la utilización y comercialización posterior.

1. Agotamiento y tipos de agotamiento

1. Agotamiento y tipos de agotamiento

1. Agotamiento y tipos de agotamiento

Agotamiento del derecho: principio de la recompensa.

“La doctrina [del agotamiento] encuentra su justificación en el argumento de que el titular de los derechos que pone en circulación el producto producido mediante la aplicación de las enseñanzas protegidas ha tenido la oportunidad de disfrutar él mismo de las ventajas concedidas por la patente”(Fullplastverfahren, 1980).

1. Agotamiento y tipos de agotamiento

1. Agotamiento y tipos de agotamiento

1.2 Agotamiento Comunitario

Fundamento: principio de libre circulación de mercancías.

Compatibilidad entre derechos de propiedad intelectual y el principio de libre circulación de mercancías:

oArt. 28 Tratado: Prohíbe entre Estados Miembros restricciones cuantitativas a la importación y medidas de efecto equivalente.

oArt. 30: se exceptúan restricciones justificadas, entre otras razones, por la “protección de la propiedad industrial y mercantil”.

El TJCE ha ido determinando con sus decisiones el alcance de esa protección

1. Agotamiento y tipos de agotamiento

1. Agotamiento y tipos de agotamiento

Jurisprudencia del TJCE sobre agotamiento del derecho de patente

Concepto del “objeto específico”: el ejercicio de un derecho de propiedad intelectual está justificado al amparo de lo dispuesto en el art. 30 si se realiza con el propósito de salvaguardar los derechos que constituyen el “objeto específico” del derecho de propiedad intelectual en cuestión.

El objeto específico de todo derecho de propiedad intelectual incluye:

a)El derecho exclusivo del titular a introducir, por sí o a través de terceros, en el mercado común por primera vez el producto o servicio protegido; y

b)El derecho a impedir que terceros competidores no autorizados infrinjan el derecho de exclusiva.

1. Agotamiento y tipos de agotamiento

1. Agotamiento y tipos de agotamiento

Agotamiento Comunitario: el titular de un derecho de propiedad intelectual (por ejemplo una patente) sobre un producto que ha sido puesto en el mercado, por él o con su consentimiento, en un Estado parte del Espacio Económico Europeo, agota su derecho a impedir la subsiguiente circulación del producto en el mismo.

1. Agotamiento y tipos de agotamiento

1. Agotamiento y tipos de agotamiento

Casos:

Centrafarm v. Sterling Drug (C-15/74):

Merck v. Stephar (C-187/80) y Merck v. Primecrown (C- 267 y 268/95)

“11 WHEREAS AN OBSTACLE TO THE FREE MOVEMENT OF GOODS OF THIS KIND MAY BE JUSTIFIED ON THE GROUND OF PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY WHERE SUCH PROTECTION IS INVOKED AGAINST A PRODUCT COMING FROM A MEMBER STATE WHERE IT IS NOT PATENTABLE AND HAS BEEN MANUFACTURED BY THIRD PARTIES WITHOUT THE CONSENT OF THE PATENTEE AND IN CASES WHERE THERE EXIST PATENTS, THE ORIGINAL PROPRIETORS OF WHICH ARE LEGALLY AND ECONOMICALLY INDEPENDENT, ADEROGATION FROM THE PRINCIPLE OF THE FREE MOVEMENT OF GOODS IS NOT, HOWEVER, JUSTIFIED WHERE THE PRODUCT HAS BEEN PUT ONTO THE MARKET IN A LEGAL MANNER, BY THE PATENTEE HIMSELF OR WITH HIS CONSENT, IN THE MEMBER STATE FROM WHICH IT HAS BEEN IMPORTED, INPARTICULAR IN THE CASE OF A PROPRIETOR OF PARALLEL PATENTS .

1. Agotamiento y tipos de agotamiento

1. Agotamiento y tipos de agotamiento

El consentimiento en el agotamiento comunitario (I):

Existe consentimiento tanto si el titular comercializa directamente como si lo hace a través de sociedad afiliada.

No hay consentimiento si la puesta en el mercado es resultado de licencia obligatoria (Pharmon v. Hoechst)

Otorgamiento de licencia equivale a consentimiento

Cesión? Caso IHT Internationale Hetztechnik v. Ideal Standard

1. Agotamiento y tipos de agotamiento

1. Agotamiento y tipos de agotamiento

El consentimiento en el agotamiento comunitario (y II):

¿Qué ocurre cuando el licenciatario pone el producto en el mercado incumpliendo las condiciones impuestas por el titular?

Hay que distinguir:

a)Cláusulas de alcance meramente obligacional. No afectan al agotamiento. Por ejemplo: obligaciones de pago, royalty mínimo, etc.

b)Cláusulas que contienen limitaciones que afectan al objeto específico de la patente: por ejemplo, limitaciones territoriales, limitación de uso de la invención a un campo de aplicación; prohibición de explotación posterior a la finalización del contrato. Si se infringen estos límites no hay consentimiento y por tanto no hay agotamiento.

EL AGOTAMIENTOEN

DERECHO ESPAÑOL

Presupuestos:

a)Producto: no afecta a procedimientos patentados

b)Producto protegido por la patente:

-se refiere a actos de explotación del producto patentado, no de una copia (s. 14/12/92 AP Granada)

-Producto reparado (agotamiento) v. reconstruido (no agotamiento)

c)Puesto en el comercio: puesto a disposición de terceros a través de cualquier tipo de negocio jurídico, siempre que el tercero tenga un derecho de disfrute

d)En Espacio Económico Europeo

2. El agotamiento en derecho español

e) Por el titular, o con su consentimiento

i. Comercialización por empresas del mismo grupo

ii. Comercialización por tercero, con consentimiento del titular, fuera de los límites establecidos (art. 75 LP):

Cláusulas obligacionales.

Cláusulas reales: duración, límites territoriales, restricciones en el campo de aplicación, normas de calidad.

2. El agotamiento en derecho español

e) Por el titular, o con su consentimiento (cont.)

iii. Art. 70: el titular no puede ejercitar acciones frente a quien explota productos por los que ya ha sido indemnizado

iv. Art. 54 derecho de explotación anterior

Art. 86 licencia obligatoria

v. Art. 53: material de reproducción vegetal o animal (privilegio del agricultor y del ganadero

2. El agotamiento en derecho español

AGOTAMIENTODEL DERECHO:

EXAMEN DE SITUACIÓN PARTICULAR

1. Agotamiento y tipos de agotamiento

3. Agotamiento del derecho: examen de situación particular

Venta del producto por titular de una patente de procedimiento cuya finalidad es poner en práctica el procedimiento patentado licencia implícita

Supuesto:

Patentede

ProcedimientoA

Venta

A

No patentado /patentado

B

LA SENTENCIAQUANTA COMPUTER Inc.

ET AL. v. LG ELECTRONICS

4. La Sentencia Quanta Computer Inc. et al. v. LG Electronics

LGE es titular de varias patentes (US 4.939.641, US 5.379.379, US 5.077.733) de método para gestionar y actualizar datos en un ordenador

LGE licencia las patentes a Intel:

a) Contrato de licencia autoriza a Intel a fabricar y vender sus productos que ponen en práctica las patentes. No obstante el contrato especifica que no concede licencia a terceros para combinar esos productos con otros de terceros ni a usar, importar, ofrecer o vender esa combinación.

b) Master Agreement: Intel se compromete a notificar a sus clientes que la licencia no alcanza a la combinación de productos Intel y no Intel. El Master Agreement establece que su incumplimiento no determina la resolución del contrato de licencia.

4. La Sentencia Quanta Computer Inc. et al. v. LG Electronics

Quanta adquiere chips a Intel, quien le notifica según el Master Agreement.

Quanta fabrica ordenadores con los chips de Intel combinándolos con buses y memorias no Intel, en una forma que infringe las patentes LGE.

Tribunal Supremo

“Dado que la doctrina del agotamiento se aplica a patentes de método y dado que el Contrato de Licencia autoriza la venta de componentes que sustancialmente incorporan a las patentes en litigio, la doctrina del agotamiento impide a LGE hacer valer sus derechos de patente respecto a las patentes sustancialmente incorporadas en dichos productos”.

4. La Sentencia Quanta Computer Inc. et al. v. LG Electronics

Argumentos del tribunal:

a)United States v. Univis Lens Co.: no pueden imponerse restricciones a un producto sobre la base de patentes, una vez vendido, cuando ese producto sustancialmente incorpora la patente, de forma que su único uso sea precisamente poner en práctica la patente.

a)Las patentes de método son agotables. Los métodos no se venden como los productos, pero pueden estar incorporados a un producto, cuya venta agota los derechos de patente.

4. La Sentencia Quanta Computer Inc. et al. v. LG Electronics

Argumentos del tribunal (Cont.):

c)Los productos de Intel incorporan las características esenciales de las invenciones de Intel.

d)El contrato de licencia no restringe el derecho de Intel de vender sus productos. Sólo le impone una carga de notificar a sus clientes en el Master Agreement, y su incumplimiento no es un incumplimiento del Contrato de Licencia .

1. Agotamiento y tipos de agotamiento¿Cuál hubiera sido la respuesta al problema desde la perspectiva española?

No cabe el agotamiento del derecho de patente en patentes de procedimiento.

Las patentes de procedimiento son, en su caso, objeto de licencias.

¿Existe un consentimiento por parte de LGE a la puesta en práctica de sus patentes en la forma en que Quanta lo lleva a cabo?.

4. La Sentencia Quanta Computer Inc. et al. v. LG Electronics

CONCLUSIÓN

Aunque se aplique el agotamiento del derecho a las patentes de procedimiento y no la licencia implícita, si se admite que el agotamiento puede quedar excluido mediante la imposición de límites al licenciatario, el resultado puede ser el mismo.

5. Conclusión

Conclusión