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Año XXXIII – Número 2824

Lima, 11 de octubre de 2016

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 546-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 1065-2014. Referencia: Marcas GGGG (mixta) y GG (denominativa y mixta).... ................................... 2

PROCESO 565-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera del Consejo de Estado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2008-00188. Referencia: Signos involucrados: DISTRIBUIDORA RAYCO HACE MÁS FÁCIL VIVIR (mixto) y RAYCO (denominativo). ........................................... 26

PROCESO 570-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00070. Referencia: Signos JET (mixta) / JET (denominativas y mixtas).... ................................................................................. 49

o

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 18 de agosto de 2016

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrada Ponente:

VISTOS

546-IP-2015

Interpretación Prejudicial

Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial Estado Plurinacional de Bolivia

1065-2014

Marcas GGGG (mixta) y GG (denominativa y mixta)

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

El Oficio C.A.C. 096/2015, recibido el 16 de octubre de 2015, mediante el cual el Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 1 y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 1065-2014.

El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandante:

Demandado:

GUCCIO GUCCI S.P.A.

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia.

1

..

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Tercero interesado:

2. Hechos relevantes

GUESS?, INC.

2.1. El 17 de septiembre de 2012, GUESS?, INC., solicitó1 ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), el registro de la marca GGGG (mixta) para amparar 'Joyería y relojes, incluyendo pulseras, pendientes, anillos, collares, anillos del dedo del pie, alfileres de corbata, alfileres de solapa, gemelos, llaveros, pulseras de reloj, relojes de bolsillo, relojes de pulsera", productos comprendidos en la clase 14 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas" instituida por el Arreglo de Niza {en adelante Clasificación Internacional de Niza).

2.2. El 25 de enero de 2013, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta Oficial de Bolivia 475 NEC.

2.3. El 12 de marzo de 2013, GUCCIO GUCCI S.P.A. presentó oposición, argumentando ser titular de la marca GG2 (denominativa y mixta) para distinguir 'Joyería e imitación de joyería, relojes de pared y relojes de pulsera y partes y acoples para los mismos", productos igualmente contenidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.4. El 29 de mayo de 2013, mediante Resolución Administrativa 280/2013, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI rechazó la oposición y concedió el registro de la marca GGGG {mixta) a nombre de la firma GUESS?, INC.

2.5. El 18 de septiembre de 2013, por Resolución Administrativa DPI/OPIREV-No. 264/2013, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI, confirmó la Resolución Administrativa 28012013.

Expediente administrativo 158359.

2 GG (denominativa), registro 41489-C; GG (mixta), registro 64943·C.

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2.6. El 1 O de febrero de 2014, mediante Resolución Administrativa DGE/OPO/J-051 /2014, la Directora General Ejecutiva del SENAPI rechazó el recurso jerárquico interpuesto por la firma GUCCIO GUCCI S.P .A.; en consecuencia, confirmó de forma total, la ResoluciónAdministrativa REV-SD-No. 264/2013 de 18 de septiembre de 2013.

2.7. El 17 de noviembre de 2014, GUCCIO GUCCI $.P.A., formuló ante el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, demanda contencioso administrativa contra la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-051 /2014 emitida por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI.

2.8. El 19 de febrero de 2015, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, presentó la respectiva contestación a la demanda contencioso administrativa planteada por GUCCIO GUCCI S.P .A.

2.9. El 13 de mayo de 2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia suspendió la tramitación del proceso y solicitó a este Tribunal proceda a la interpretación prejudicial de los Artículos 1 y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda contencioso administrativa

GUCCIO GUCCI S.P.A., en la demanda contencioso administrativa contra la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-051 /2014 emitida por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, señaló lo siguiente:

2.10. La marca GG (denominativa y mixta) es notoriamente conocida a nivel mundial, sin embargo, tal hecho, del que se adjuntó prueba, fue desconocido, lo cual constituye no solo una mala interpretación normativa sino vulneración y desconocimiento de otros tratados como es el Convenio de París, del cual Bolivia es parte.

2.11. La Autoridad administrativa que dictó la resolución impugnada, no tomó en cuenta lo previsto en los Artículos 1 y 224 de la Decisión 486 "y se ha limitado a aplicar de manera cerrada to señalado ... " (sic) en ellos; no habiéndose considerado los derechos de GUCCIO GUCCI $.P.A.

2.12. La Autoridad administrativa "no puede hacer ninguna interpretación de la norma sino cumplirla" (sic}; en el presente caso dicha autoridad se extralimitó "al omitir' (sic) solicitar al Tribunal Andino de Justicia que este proceda a la interpretación prejudicial que señala la normativa comunitaria.

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2.13. Aparentemente, la normativa entra en contradicción, pues, "el hecho de no ser válida una declaración de notoriedad de una marca de un país miembro del Convenio de París ... " (sic} resulta totalmente desfavorable para quien pretende el reconocimiento de dicha notoriedad. Aplicar el derecho "es desfavorable y contradictorio por la restricción que señala el artículo 224 y las exigencias del artículo 228 de la misma Decisión" {sic}.

2.14. Que la Autoridad administrativa no admitió prueba alguna relacionada a la notoriedad de la marca opositora.

4. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosoadministrativa

La Dirección General Ejecutiva del SENAPI respondió lo que sigue:

2.15. El signo opositor está compuesto por dos letras G contrapuestas que dan la idea de formar un círculo, mientras que el signo solicitado se encuentra formado por cuatro letras G inclinadas y entrelazadas, que crean un cuadrado de G que juntas dan la impresión de la figura de una X, siendo ambos diseños disímiles, por lo que sería fácil para el consumidor diferenciar uno de otro.

2.16. Si bien ambos signos poseen conexión competitiva, las diferencias que posee uno respecto de otro, permite el registro del signo solicitado, al no generar ningún tipo de riesgo de confusión o asociación.

2.17. Respecto a la afirmación de notoriedad de la marca GG, las pruebas aportadas dentro del proceso, no son suficientes como para determinar que se trata de un signo de dicha categoría, más aún cuando el material incorporado no cumple con los factores detallados en el Artículo 228 de la Decisión 4863

•

2.18. Una marca, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 224 de la Decisión 486, será considerada como notoriamente conocida cuando sea reconocida como tal en cualquier País Miembro.

2.19. Para que una marca sea reconocida como notoria deben converger factores como el de difusión y el uso intensivo de los productos de la marca por el consumidor medio, así como su reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos.

3 Se menciona que las pruebas adjuntadas fueron:

a) A fojas 28 a 31, impresiones simples de la Sentencia 02513/2008 emitido por la T.S.J.Madrid CON/AD SEC.

b) A fojas 32 a 39, impresión de la Resolución 1773/2014 de 27 de mayo de 2014, dentrodel trámite de oposición B 507576.

e) A fojas 40 a 44, Impresión de listado en Inglés de las marcas GUCCI.

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2.20. De conformidad con el Articulo 8 de la Decisión 486, todo documento presentado ante las oficinas nacionales competentes, deben ser en castellano, por lo que incumplieron con esta disposición al presentar documentos de prueba en idioma inglés.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de losArtículos 1 y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina. Procede la interpretación solicitada4

•

2. De oficio, se interpretará el Artículo 8 de la citada Decisión, por cuantosu interpretación resulta necesaria para el adecuado análisis del Tema7; el Artículo 229 de la misma Decisión, toda vez que su interpretaciónes necesaria para el desarrollo del Tema 6; así como el Artículo 136literales a) y h) de la Decisión 486, en virtud de que la controversiadiscutida ante el consultante versa sobre la confundibilidad del signo,no solo con marcas ordinarias, sino sobre todo con una marca respectode la cual se alega su notoriedad5

•

4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

• Arliculo 1.• Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada Pals Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artlculos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el articulo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial:

• Arliculo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido."

s Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

"Arllculo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando as/ lo considere conveniente ...

"Arlicu/o 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o

servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusióno de asociación;

(. ..

) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o

parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,cualesquiera que sean /os productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando suuso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero

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C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Primacia del Ordenamiento Comunitario. La Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio deParís para la Protección de la Propiedad Industrial.

2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica,ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo designos.

3. Comparación entre signos denominativos y mixtos.4. Comparación entre signos mixtos.5. Marcas conformadas por letras.6. La marca notoriamente conocida y su prueba. lrregistrabilidad de signos

notoriamente conocidos por parte de terceros. Protección de la marcanotoriamente conocida en territorio extracomunitario.

7. Presentación de documentos en idioma inglés.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Primacía del Ordenamiento Comunitario. La Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio deParís para la Protección de la Propiedad Industrial.

1.1 En su escrito de demanda, GUCCIO GUCCI S.P .A. manifestó que se habría desconocido el carácter notorio de su marca GG (denominativa y mixta), lo cual constituiría no solo una errada interpretación normativa sino además una vulneración y un desconocimiento de otros tratados como es el Convenio de París, del cual Bolivia es parte.

1.2 El SENAPI, por su parte, afirma que no se tomó en cuenta material probatorio presentado por la demandante por cuanto se habría incumplido con lo dispuesto en el Articulo 8 de la Decisión 486, al presentar documentos probatorios en idioma inglés, y debido a que asimismo no cumpliría con los factores detallados en el Articulo 228 de la Decisión 486. En tal virtud, el Tribunal estima conveniente comenzar la presente interpretación prejudicial desarrollando el tema propuesto.

o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o ladilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario."

• Articulo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pafs Miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o paraidentificar actividades o establecimientos en el Pafs Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.·

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1.4

1.5

1.6

1.7

6

7

8

El principio fundamental del Derecho comunitario andino, es el Principio de la "Primacía del Ordenamiento Comunitario", el mismo que encuentra su apoyo en otros principios propios del derecho de la integración, cuales son los de: "Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Comunitario", "Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino", y "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino".

Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario. En este marco, ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, al igual que entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el primero6

•

La doctrina prevaleciente, por ello mismo, se inclina con toda decisión por el principio de la aplicación preferente del derecho comunitario, siempre que entre en conflicto con el derecho nacional o internacional. En consecuencia, la disposición normativa, interna o contenida en un tratado suscrito por el respectivo País Miembro, que sea contraria a la norma comunitaria, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse en el caso concreto, bien sea anterior o posterior a la norma comunitaria 7.

En ese sentido, el profesor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, al analizar la naturaleza de los tratados constitutivos y el derecho derivado en la Comunidad Europea, concluye: "El derecho comunitario, en primer término, es autónomo a un mismo tiempo del derecho internacional general y del derecho interno de los Estados Miembros"8

•

En consecuencia, en el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que, en la medida en que la comunidad supranacional asume

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 23-IP-2012 de 23 de agosto de 2012, p. 6; y del Proceso 30-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014, p. 8.

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 2-IP-88 de 25 mayo de 1988, p. 5; citada y complementada en las Sentencias expedidas dentro del Proceso 34-Al-01 de 21 de agosto de 2002, p. 48, y del Proceso 1-Al-2001 de 27 de junio de 2002, p. 32.

SANCHEZ RODRIGUEZ. Luis Ignacio, "Los Tratados Constitutivos y el Derecho Derivado�. en: Tratado de Derecho Comunitario Europeo, Tomo 1, Ed. Civitas, Madrid, 1986; citado en la Sentencia dictada en el expediente Nº 1-IP-96, Gaceta Oficial Nº 257, de 14 de abril de 1997.

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la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que este le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquél9•

1.8 Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, el derecho comunitario conserva-por aplicación de sus características 'existenciales' de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia- la aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo10

•

1.9 Corresponde atender a los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial respecto a la primacía del Derecho Comunitario Andino, teniendo en cuenta su aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno de origen internacional de los Países Miembros.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

1.1 O En virtud del Principio de Primacía del Ordenamiento Comunitario, explicado precedentemente, el ordenamiento comunitario deviene imperativo y prevalece sobre toda norma de derecho interno de origen internacional de los Países Miembros, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno o internacional.

1.11 Las referidas características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el Artículo 411 (antes Artículo 5} del Tratado de Creación del Tribunal impone a los Países Miembros dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el Artículo 1 del Tratado; y la obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación.

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10

11

Sentencias dictadas dentro de los Procesos 1-Al-2001, p. 36, y 34-Al-01, p. 46, ya citados.

lb{d.

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina .•

K Articulo 4.• Los Paf ses Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurldico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación:

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1.12 Adicionalmente, el Principio de Primacía del Ordenamiento Comunitario se sustenta en el Principio de Autonomía del mismo, que presupone la de la Comunidad para formular su propio ordenamiento, y que deriva, a su vez, de la transferencia de atribuciones que los Países Miembros hicieran a la Comunidad Andina, en ámbitos específicos como el de la propiedad industrial. A causa de la citada transferencia, y en los ámbitos en que ella se produzca, los Países Miembros quedan limitados motu proprio en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, quedan impedidos de dictar providencias o contraer compromisos, aun de alcance internacional, que menoscaben o contraríen el ordenamiento comunitario 12•

1.13 En este contexto, cabe recordar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea este de origen interno o internacional, sino del Tratado constitutivo de la Comunidad Andina. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad -tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países 13• Por lo tanto, los tratados internacionales que celebren los PaísesMiembros por propia iniciativa, como el Convenio de París, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.

1.14 En virtud de los referidos Principios de Autonomía y Primacía del Ordenamiento Comunitario, las normas que lo integran -tanto las primarias como las derivadas- deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros. En consecuencia, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De allí que la Comunidad Andina, si bien no se encuentra vinculada por los tratados que celebren individualmente los Países Miembros, como es el caso del Convenio de París, puede tomarlo como una referencia, ya que los cuatro Países Miembros son parte del mismo14•

1.15 De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente interpretación prejudicial, se debe tener en cuenta que el Principio de

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13

14

En ese sentido, Sentencias pronunciadas dentro de los Procesos 1·A1·2001, p. 38, y 34·AI.Q1, p. 48, ya citados.

Asl, Sentencias emitidas dentro de los Procesos 1-Al-2001, p. 38, y 34·Al-01, p. 48, ya citados.

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 23-IP·2012 de 23 de agosto de 2012, p. 6.

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Primacía del Derecho Comunitario andino sobre las demás normas de los ordenamientos nacionales, de origen nacional o internacional, no obsta para tomar como referencia los tratados celebrados por los Países Miembros, siempre que no sean contrarios ni menoscaben el ordenamiento comunitario.

2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudgráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar elcotejo de signos.

2.1. Se abordará el tema, en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo GGGG {mixto), solicitado por GUESS?, INC, y las marcas GG {mixta y denominativa), registradas a favor de GUCCIO GUCCI S.P.A., sobre la base de las cuales se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda contencioso administrativa.

2.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación;

(. . . )".

2.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión {directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor15

•

15

a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. Elprimero, riesgo de confusión directo, caracterizado por laposibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o serviciodeterminado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgode confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10.

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l. 1

- -

b/

a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

2.4. Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

16

17

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19

a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signosen conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidenciaen las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse tambiénen cuenta las particularidades de cada caso, con el fin dedeterminar si existe la posibilidad real de confusión entre los signosconfrontados 16.

b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letrasde los signos en conflicto desde el punto de vista de suconfiguración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales,la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, olas terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cualespueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión seamás palpable u obvia17

•

c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazosdel dibujo o el concepto que evocan1s.

d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante19

.

Véase, por ejemplo, ras interpretaclones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-IP· 2013, p. 5; y 519-IP-2015, p. 6.

/bid.

Así, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp.11-12.

/bid.

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r

2.5. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:20

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidordifícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo haráen momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puedepercibir el riesgo de confusión o asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar delconsumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómoel producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio delconsumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya queestamos frente a productos que se dirigen a la población engeneral.

2.6. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria21

• Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse aexaminar los diferentes detalles22

• Adicionalmente, su nivel de atenciónpuede variar en función de la categoría de productos contemplada, sinembargo, en general, se considera que se trata de un consumidornormalmente informado y razonablemente atento y perspicaz23

.

20

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22

23

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudlcial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8. Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 129-IP-2014, p. 12; Proceso 14-lP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (T JCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del T JCE de 12 de junio de 2007, OAMI e/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT e/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudlcial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de jullo de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (T JUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla e/ OHMI - Brauerei Schlosser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone e/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia

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2.7. Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor24

•

2.8. Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir25

• De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables2ª

.

2.9. En atención a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

3. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

3.1. El Tribunal desarrollará el presente tema en virtud del tipo de signos en conflicto, es decir, del signo GGGG (mixto), solicitado por GUESS?, INC, y de una de las marcas opositoras, GG (denominativa), registrada a favor de GUCCIO GUCCI S.P.A., sobre la base de la cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda contencioso administrativa.

24

25

26

del T JCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del T JCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Laudar Cosmetics e/ Lancaster Group, asunto C-220198, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas e/ República Federal de Alemania, asunto C-290190, relativo a la interpretaclón de los ArtJculos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamentow, en el cual el T JCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas".

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-JP-2015.

En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015.

Asl, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado.

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1

3.2. Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo mixto y uno denominativo, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Es decir, los signos denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual. Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente.

3.3. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso27 .

3.4. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

27

28

29

a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtaspredomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habríalugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistirpacíficamente en el ámbito comercial28

, salvo que puedan suscitaruna misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en elriesgo de confusión29

•

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 55-IP-2013, p. 12; y el Proceso 178-IP-2015, p. 10.

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 129-IP-2015, p. 10.

En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal e), la siguiente precisión: "salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusiónn. Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: "Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habr/a lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir paclficamente en el ámbito comerciar. Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podrla suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrian evocar una misma cosa, caracterlstica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra.

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b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberárealizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas parael cotejo de signos denominativos:30

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importantetener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseenuna función diferenciadora en el conjunto, debido a que estoayudaría a entender cómo el signo es percibido en elmercado.

(ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos acomparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muydifícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría serevidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si seencuentran en el mismo orden asumirán una importanciadecisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una maneramás fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraríacómo es captada la marca en el mercado.

3.5. En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. Para su análisis, se deben tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.

4. Comparación entre signos mixtos.

4.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo GGGG (mixto), solicitado por GUESS?, INC, como una de las marcas opositoras, GG (mixta), registrada a favor de GUCCIO GUCCI S.P.A., son mixtas.

4.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este

30 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 88-IP-2015, pp.10-11.

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sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

4.3. En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:

4.3.1. Si e l elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusiónª1 ; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

4.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:32

a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en lamente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

4.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas anteriormente descritas para el cotejo de signos denominativos33

•

4.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos confrontados, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.

5.

31

32

33

Marcas conformadas por letras.

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-1 P-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11.

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y del Proceso 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11.

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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

34

35

En el presente caso, GUESS?, INC. solicitó el registro de una marca mixta constituida por cuatro (4) letras "G" entrelazadas. En tal virtud, resulta conveniente analizar el tema de las marcas constituidas por letras que conforman el alfabeto del idioma español.

A este respecto, el Tribunal ha establecido que dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicablepara combinaciones de números y letras34

•

Como ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras o números, es posible citar, entre otros, XL para designar vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK ( software development kit) para cierto tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, TB para discos duros, M&A para servicios relacionados con fusiones y adquisiciones, GPS para localizadores o sistemas de posicionamiento global, i7 para computadoras, HD para monitores, GB para tarjetas de memoria, etc.

En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, de ser arbitrario respecto al producto o servicio será registrable; lo contrario ocurrirá si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación al respectivo producto o servicio.

En ese sentido, si un signo compuesto por letras es asociado con los usos del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su aptitud distintiva será menor35

. De igual manera, si dichas letras evocan, próxima o estrechamente, alguna característica del producto o servicio para el cual se solicita el registro, el carácter distintivo de este disminuirá

Adicionalmente, la estilización también aumenta la aptitud distintiva de signos conformados por letras o números, o combinaciones de estos. En otras palabras, cuando la estilización sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia,

En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 64-IP-2015 de 27 de mayo de 2015, p. 7.

Véase, a titulo referencial e ilustrativo, las directrices de la lntellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), "Practica Guidelines. Absoluta grounds distinctiveness. Section 18 ofthe Trade Marks Act 2002". Capitulo 8, "Letters and Numerals", disponibles en web: https://www.iponz.qovt.nz/about-ip/trade-marks/practíce-guidelines/currenUabsolute-g rounds­distinctiveness/#jumpto-8 002e-letters-and-numerals7.

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a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor36

•

5.7. Según lo establecido en el Artículo 134 literal d) de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad contemplado en el Artículo 135 literal b) de la misma normativa. En consecuencia, se deberá evaluar la aptitud distintiva del signo solicitado, compuesto por letras, de conformidad con los criterios esbozados en la presente interpretación prejudicial.

6. La marca notoriamente conocida y su prueba. lrregistrabilidad designos notoriamente conocidos por parte de terceros. Protecciónde la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario.

6.1. En virtud de que en el proceso interno se discute el carácter notorio de las marcas GG (denominativa y mixta), registradas a favor de GUCCIO GUCCI S.P.A., el Tribunal estima conveniente concluir analizando el presente tema.

6.2. A este respecto, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente:

''Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

( . . . ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción,

transliteración o transcripción, total o parcial, de un signodistintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,cualesquiera que sean /os productos o servicios a los que se

'\ aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causarun riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o consus productos o servicios; un aprovechamiento injusto delprestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o desu valor comercial o publicitario."

6.3. Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación,

36 lbid.

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6.4.

6.5.

6.6.

37

38

39

aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el sector pertinente en cualquier País Miembro, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.

Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella37

•

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición38

• Además, El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el art ículo previamente citado39

•

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 107-IP-2015, p.15.

Véase, a modo referencial, las Interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro de los Procesos 08-IP-95, p.18, 25-IP-2011, p. 15, y 107-IP-2015, p. 15.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

wArlfculo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquierPais Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geogránca de su utilización, dentro o fuera de cualquierPals Miembro;

e) la duración, amplitud y extensión geográllca de su promoción, dentro o fuera de cualquierPais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otroseventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a /os que seaplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuyanotoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en elque se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;g) el valor contable del signo como activo empresarial;

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6.7. Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca40

•

6.8. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, al resolver la presente controversia se debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar, de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486:41

40

41

a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor aladquirir un producto piense que está adquiriendo otro ( confusióndirecta), o que piense que dicho producto tiene un origenempresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor,que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

e) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otrossignos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísimacapacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganadoen el mercado, aunque se use para productos que no tenganningún grado de conexidad con los que ampara el signonotoriamente conocido.

d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que uncompetidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio delos signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realicesobre productos o servicios que no tengan ningún grado deconexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia delsigno en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento porel titular del signo en el Pafs Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivoen el Pals Miembro o en el extranjero."

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 66-IP-2015, p.17.

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro de los Procesos 35-IP-2008, pp. 15-16, y 386-IP-2015, pp. 20-21.

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Protección de la marca notoriamente conocida en territorio

extracomunitario.

6.9. Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486 consistió en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido42

•

6.1 O. De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo calificará como notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El Artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), acarreando las siguientes consecuencias:43

a) En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos quesean notoriamente conocidos en cualquiera de los PaísesMiembros, frente a una solicitud de registro de la marca también encualquiera de los Países Miembros, de un signo que seasusceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución yuso parasitario.

b) No se protege a los signos notoriamente conocidos en paísesextracomunitarios cuando simplemente se argumente sunotoriedad. Sin embargo, no se negará la calidad de notorio de unsigno por el solo hecho que no se encuentre registrado o en trámiteen el País Miembro o en el extranjero44

•

6.11. No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios es posible, de configurarse actos de competencia desleal por confusión con una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de la

42

43

44

Véase, en ese sentido, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 87-IP-2013 de 5 de sepUembre de 2013, pp. 31-32; el Proceso 30-IP-2014 de 10 de sepUembre de 2014, pp. 22-23; y el Proceso 67-IP-2015 de 13 de mayo de 2015, p. 15.

lbld.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

"Articulo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero;

( ... r.

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reputación ajena (parasitismo), de conformidad con lo establecido en el Artículo 225 de la Decisión 48645; así como cualquier otra circunstancia que permita inferir la mala fe al solicitar el registro en relación a la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario, de conformidad con los Artículo 137, 172 y 225 de la Decisión 486.

6.12. De conformidad con los criterios señalados precedentemente, se deberá determinar el carácter notorio de las marcas GG (denominativa y mixta), registradas a favor de GUCCIO GUCCI S.P.A., al momento de la presentación de la solicitud de registro de la marca GGGG (mixta) por parte de GUESS?, INC.

7. Presentación de documentos en idioma inglés.

7.1. En el presente caso, el SENAPI manifiesta que, de conformidad con el Artículo 8 de la Decisión 486, todo documento presentado ante las oficinas nacionales competentes, debe constar castellano, por lo que GUCCIO GUCCI S.P .A. habría incumplido esta disposición al presentar documentos de prueba en idioma inglés.

7.2. De una lectura del capítulo II del Título VI de la Decisión 486, que regula el tema del procedimiento de registro de marcas, se observa que no hace referencia expresa al idioma en que se deben presentar los documentos dirigidos a acreditar el mejor derecho invocado en el procedimiento de oposición, empero, el Artículo 8 de la misma Decisión indica lo siguiente:

7.3.

45

46

"Artículo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente".

Conforme lo anterior, en caso de que dichos documentos estuvieren en idioma extranjero, el solicitante deberá acompañar la traducción respectiva al idioma castellano para que la oficina nacional competente pueda hacer una evaluación de los mismos. Es obvio que tanto los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles para que no queden dudas del contenido de los mismos y la autoridad nacional competente pueda realizar eficazmente su análisis. La oficina nacional competente podrá exonerar de la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables dependiendo de cada caso46

.

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 67-IP-2015, pp. 16 y ss.; 30-IP-2014, pp. 24 y ss.; y el Proceso 87-IP-2013, pp. 33 y ss., ya citados.

En ese sentido, interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 123-IP-2001 de 14 de marzo de 2014, p. 10.

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7.4. De conformidad con lo anotado precedentemente, la norma comunitaria contempla que la solicitud de registro de marca debe estar acompañada de los documentos señalados en los Artículos 138 y 139 de la Decisión 486 y que deben presentarse en idioma castellano. conforme al Artículo 8 de la misma Decisión; de igual manera, los documentos presentados a fin de acreditar el derecho sobre la base del cual se interpone una oposición al registro de marca, deberán presentar en idioma español47

•

7.5. En consecuencia, si del examen de forma se advierte que la solicitud de registro de marca o los documentos presentados en la oposición no cumplen con todos los requisitos, y si no se los complementa dentro del término concedido para ello, la no presentación de los mismos, acarrea la consecuencia del abandono de la solicitud de registro o de la oposición48

•

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 1065-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

MAGISTRADA

41 /b(d.

48 /bid.

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De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretació 'udicial el Presidente y el Secretario.

-----

"

Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

24

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1

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 19 de agosto de 2016

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrado Ponente:

VISTOS:

565-IP-2015

Interpretación Prejudicial

Sección Primera del Consejo de Estado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia.

2008-00188

Signos involucrados: DISTRIBUIDORA RA veo

HACE MÁS FÁCIL VIVIR (mixto} y RAYCO (denominativo}

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

El Oficio 3479, recibido el 27 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a}, 191 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00188; y,

El Auto de 22 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandante: Distribuidora Rayco Ltda. (ahora, RA YCO S.A.)

1

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�

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

Tercero interesado: Rayco Ltda. Rodrigo Aristizábal y Cia. Ltda.

2. Hechos relevantes

2.1. El 25 de agosto de 2003, Distribuidora Rayco Ltda. solicitó el registro de la marca DISTRIBUIDORA RA YCO HACE MÁS FÁCIL VIVIR (mixta)1

para distinguir servicios comprendidos en la Clase 352 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

DISTRIBUIDORA RA YCO H,.cr, m.i.s fác;IJ vMr

2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sociedad Rayco Ltda. Rodrigo Aristizábal y Cía. Ltda. presentó oposición al registro con fundamento en la existencia previa de sus signos: RAYCO (denominativa)3 registrada en la Clase 94,RAYCO (denominativa)5 para amparar servicios de la Clase Internacional 386,

registro del nombre comercial RAYCO (denominativo)7 para identificar actividades relacionadas con las Clases 9 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza y en la titularidad de la enseña comercial RA YCO (denominativa)ª en las clases 35, 37 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

2

Expediente No. 03 073229.

Servicios de venta y distribución, importación y exportación de electrodomésticos, en general, gasodomésticos, equipos de gimnasta, computadores, motos, lencerla, muebles.

3 Certificado No. 141.964.

4

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7

a

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección}, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software: extintores.

Certificado No.141971.

Telecomunicaciones.

Certificado No. 7779.

Certificado No. 13024.

2

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2.3. El 30 de julio de 2004, mediante Resolución 18006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegar el registro de la marca solicitada DISTRIBUIDORA RAYCO HACE MÁS FÁCIL VIVIR (mixta).

2.4. El 15 de septiembre de 2004, Distribuidora Rayco Ltda. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 18006.

2.5. El 28 de septiembre de 2004, Distribuidora Rayco Ltda. presentó memorial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, limitando los servicios del signo a amparar, enunciando que el signo solicitado protege: "Servicios de venta, distribución, importación y exportación de productos, excluyendo los productos comprendidos en la clase 9 y los servicios comprendidos en la clase 38."

2.6. El 31 de julio de 2007, mediante Resolución 22978, la Jefe de la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 18006.

2.7. El 31 de diciembre de 2007, mediante Resolución 45132, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 18006.

2.8. Distribuidora Rayco S.A. (antes Distribuidora Rayco Ltda.) interpuso demanda en acción de nulidad en contra de las resoluciones 18006, 22978 y 45132. Demanda que fue admitida a trámite el 11 de septiembre de 2009.

2.9. El 19 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 191 y 193 de la Decisión 486.

3. Argumentos de la demanda

Distribuidora Rayco S.A. (antes Distribuidora Rayco Ltda.) interpusodemanda en la que manifestó que:

3.1. La autoridad realizó una interpretación errónea del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486, desconociendo la inexistencia de relación alguna entre los productos de la Clase 9 y los servicios de la Clase 38 que ampara la marca opositora RAYCO (denominativa) frente a los servicios que pretende amparar el signo DISTRIBUIDORA RAYCO HACE MÁS FÁCIL VIVIR (mixto) para servicios de la Clase 35 de la Clasificación

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Internacional de Niza, toda vez que expresamente eliminó de su cobertura todos los productos y servicios de las clases 9 y 38.

3.2. Pese a haberse eliminado de la marca solicitada la cobertura de productos y servicios de las clases 9 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza, la autoridad consideró que existía confundibilidad entre los signos confrontados.

3.3. La autoridad confunde la función de la marca con la función del objeto social de una empresa. La función de la marca es identificar productos o servicios, mientras que la función del objeto social es indicar cuál es elámbito o rango de acción societario.

3.4. Coexistencia de las dos empresas en el mercado por más de treinta años sin que se haya generado riesgo de confusión en el consumidor, ya que sus actividades son totalmente distintas, una está destinada al mercado de telecomunicaciones y la otra a la venta y comercialización de electrodomésticos.

3.5. La Superintendencia de Industria y Comercio dejó de aplicar la normatividad que protege el nombre comercial y la enseña comercial e ignoró las pruebas que se aportaron dentro del expediente, las cuales pretendían demostrar el uso anterior, constante y permanente del signo RA VCO como nombre comercial y enseña comercial por parte de Distribuidora Rayco Ltda. (ahora Distribuidora Rayco S.A.).

3.6. No puede aceptarse una oposición fundamentada en el uso de un nombre comercial que es posterior al uso del nombre comercial del solicitante.

3.7. Distribuidora Rayco Ltda. (ahora Distribuidora Rayco S.A.) se creó por escritura pública 4947 en la Notaría 2 de Bucaramanga el 13 de diciembre de 1978 e inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el 16 de febrero de 1979, mientras que la Sociedad Rayco Ltda. Rodrigo Aristizábal y Cia. Ltda. se constituyó el 20 de abril de 1981 mediante escritura pública 394 en la Notaría 32 de Bogotá e inscrita en la Cámara de Comercio el 25 de junio de 1981.

3.8. Desde el 12 de diciembre de 1978 Distribuidora Rayco Ltda. (ahora Distribuidora Rayco S.A.) ha utilizado públicamente, el nombre de la Sociedad Distribuidora Rayco que a su vez es el mismo nombre comercial y enseña comercial RA VCO (ya que la expresión Distribuidora es genérica).

3.9. El nombre comercial y enseña comercial RA veo y DISTRIBUIDORA RA veo de propiedad de la sociedad Distribuidora Rayco Ltda. (hoy Distribuidora Rayco S.A.) es notorio para el ramo de negocios de

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acuerdo con las facturas aportadas, por lo que se violaron los artículos 224, 225 y 226 de la Decisión 486.

4. Argumentos de la contestación a la demanda

4.1. La SIC presentó contestación a la demanda señalando que:

4.1.1. La SIC se pronunció sobre la irregistrabilidad de la marca DISTRIBUIDORA RAVCO HACE MÁS FACIL VIVIR (mixta) en razón de ser susceptible de causar riesgo de confusión y asociación respecto de la marca RA veo registrada con anterioridad por Rayco Ltda. Rodrigo Aristizábal y Cia. Ltda., por lo que no resulta procedente en esta instancia entrara a determinar si en su oportunidad, con el registro de la marca RA veo se afectó el derecho de la actora al ser titular del nombre comercial DISTRIBUIDORA RAVCO.

4.1.2. Respecto al argumento de la notoriedad de su nombre comercial DISTRIBUIDORA RA veo la autoridad considera que la actora presentó pruebas que no son pertinentes en tanto que en ellas no se aducen hechos que estén relacionados con la materia del litigio.

4.2. Rayco Ltda. Rodrigo Aristizábal & Cia. Ltda presentó contestación a la demanda en los siguientes términos:

4.2.1. No existe disposición legal en la normativa comunitaria que le confiera al titular de un derecho sobre un nombre comercial o enseña comercial a reivindicar tal derecho sobre el nombre comercial como un presupuesto válido para la obtención del registro de una marca comercial.

4.2.2. El uso del nombre comercial DISTRIBUIDORA RA VCO no le sirve como fundamento para la obtención del registro de la marca DISTRIBUIDORA RAVCO HACE MÁS FACIL VIVIR (mixta) para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2.3. La solicitud, alegación y reivindicación de notoriedad del nombre comercial DISTRIBUIDORA RAVCO, como presupuesto para reivindicar el derecho sobre la marca comercial y obtener su registro, en consideración a que sólo es pertinente en un proceso gubernativo de oposición y de cancelación, es pertinente dejar constancia que las pruebas aportadas en el proceso son inconducentes e insuficientes para obtener la declaración de notoriedad.

4.2.4. Los signos de propiedad de Rayco Ltda. Rodrigo Aristizábal y Cia. Ltda. son notorios en el mercado y los identifican los comerciantes por su plena satisfacción.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

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1. El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de losartículos 136 literal a), 191 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada9

•

2. De oficio se interpretarán los artículos 143, 190 y 228 de la Decisión48610,ya que entre los temas por abordar se tratarán la modificación delregistro de una marca, el nombre comercial y la marca notoria.

9 "Articulo 136.• No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectaraindebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por untercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo oenseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o deasociación;( .. .

r

"Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa." ( . . .)

"Articulo 193.- Conforme a la legislación interna de cada Pals Miembro, el titular de un nombre

comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el articulo 191•.

10 "Articulo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el articulo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de /os productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación•. ( .. . ) "Artlculo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. • ( . . . )

"Artfculo 228.• Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier PaísMiembro;b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier PalsMiembro;c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier PalsMiembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de losproductos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad,productos o servicios a los que se aplique;

6

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c.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

D.

1.

1.1.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Ámbito de protección del nombre comercial. La marca notoriamente conocida solicitada para registro. Comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos. Modificación de la solicitud inicial. Limitación de servicios. Conexión competitiva entre la Clase 35 y 9 y 38.)\

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

Como en el proceso interno se discute si los signos DISTRIBUIDORA RAYCO HACE MÁS FÁCIL VIVIR (mixto) y las marcas RAYCO (denominativas) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que:

''Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellossignos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para/os mismos productos o servicios, o para productos oservicios respecto de /os cuales el uso de la marca puedacausar un riesgo de confusión o de asociación; ( ... )".

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedadse alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende laprotección;f) el grado de distinlividad inherente o adquirida del signo;g) el valor contable del signo como activo empresarial;h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo endeterminado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular delsigno en el Pals Miembro en que se busca protección;j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el PalsMiembro o en el exlranjeron.

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1.2. Conforme se desprende de esta disposición. no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales11

•

1.3. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro. y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor. aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia la Corte Consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el públ!co consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

11

1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica. vocal, consonante o tónica de las palabras. por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.

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1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos12

:

1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, yconsecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo enriesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximasde la experiencia, al consumidor medio se le presumenormalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyonivel de atención puede ser de variable percepción en relacióncon la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse encuenta por la Corte Consultante al apreciar la posible percepciónque tendría el público consumidor de los servicios de la Clase 35de la Clasificación I ntemacional de Niza que identifica el signosolicitado.

1.7. Orientada por las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean

12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Pmjudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.

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necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

2. Ámbito de protección del nombre comercial

2.1. La sociedad demandante afirma que es titular del nombre comercial DISTRIBUIDORA RA YCO desde el 12 de diciembre de 1978, por lo que las marcas RAYCO (denominativas} al ser posteriores no se podían oponer al registro de su marca DISTRIBUIDORA RA YCO HACE MÁS FÁCIL VIVIR (mixta}.

2.2. Se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-IP-2013:

13

"El Artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.

El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones:

• El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividadempresarial de un comerciante determinado. 13

Si bien la norma hace referencia a los establecimientos decomercio, esto se debe a un problema conceptual. El signodistintivo que identifica los establecimientos de comercio es laenseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de laDecisión 486. En consecuencia, la norma incurre en unaimprecisión( ... ).

• Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, esdecir, identificar sus diferentes actividades empresariales condiversos nombres comerciales.

• El nombre comercial es independiente de la razón social de lapersona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, uncomerciante puede tener una razón social y un nombre comercialidéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombrescomerciales diferentes de ella.

Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial.

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• El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón odenominación social es única; es decir, un comerciante puedetener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial.

2.3. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

2.4. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características:

a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto,quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo dederechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puedeser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una pruebatotal del mismo.

b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre unnombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. ElTribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo deun nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de lasiguiente manera:

"El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para /os competidores ( ... ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ... ) /as pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para /as cuales se pretende el registro." {Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº

581, de 12 de julio de 2000).

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c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombrecomercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idénticoo similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causarriesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercialcon anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponersea dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación.

2.5. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante.

2.6. El uso constante es el ininterrumpido teniendo en cuenta la naturaleza de los productos comercializados. El uso es real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del intercambio de bienes y servicios. Y es efectivo es aquel que corresponde con la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización.

2.7. Un nombre comerck:I registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

2.8. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcarlo haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados 14.

2.9. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

2.1 O. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o

14 Revisar Proceso 99-IP-2014.

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distribuir productos o serv1c1os con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

2.11. Es importante advertir que, en el caso en análisis, el signo solicitado es DISTRIBUIDORA RAYCO HACE MÁS FÁCIL VIVIR (mixto) para amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y la actora en su memorial de nulidad, enuncia el uso anterior del nombre comercial DISTRIBUIDORA RA YCO, por lo que al momento de resolver, se deberá considerar si en efecto se trata del mismo signo el solicitado del nombre comercial utilizado en el mercado.

2.12. No se puede argumentar como defensa dentro de un trámite de oposición el uso de un signo diferente al que se usa como nombre comercial en el mercado.

3. La marca notoriamente conocida solicitada para registro

3.1. En el presente caso, se alega la notoriedad del signo DISTRIBUIDORA RAYCO como nombre comercial, cuyo titular solicitó el registro del signo DISTRIBUIDORA RAYCO HACE MÁS FÁCIL VIVIR (mixto) para amparar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que se analizará este tema.

3.2. Dentro del Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011, este Tribunal señaló lo siguiente:

"La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Titulo XII, artículos 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos".

3.3. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplia el ámbito al hacer igualmente regulación general de los signos notoriamente conocidos.

3.4. El Artículo 224 consagra una definición de signo distintivo notoriamente conocido, definición normativa que precisa las siguientes características: Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230, que establece qué se debe entender por sector pertinente:

13

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r

- Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los PaísesMiembros.

- La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

3.5. La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más ampliada.

3.6. De conformidad con lo establecido en el Artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

3. 7. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

3.8. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

3.9. En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es

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independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

3.10. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas.

3.11. Según el Artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros:

a. el grado de su conocimiento entre los miembros del sectorpertinente dentro de cualquier País Miembro;

b. la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización,dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c. la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción,dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo lapublicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otroseventos de los productos o servicios, del establecimiento o de laactividad a los que se aplique;

d. el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o parapromover el establecimiento, actividad, productos o servicios alos que se aplique;

e. las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo querespecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el planointernacional como en el del País Miembro en el que se pretendela protección;

f. el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;g. el valor contable del signo como activo empresarial;h. el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una

franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,i. la existencia de actividades significativas de fabricación,

compras o almacenamiento por el titular del signo en el PaísMiembro en que se busca protección;

j. los aspectos del comercio internacional; o,k. la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de

registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.( . . . )".

3.12. Dentro del proceso interno se deberá analizar si el signo solicitado reúne las condiciones señaladas en la presente interpretación prejudicial tal

15

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como lo afirma la compañía solicitante de acuerdo a los lineamientos señalados en la presente interpretación.

4. Comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos

4.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre signos mixtos y denominativos compuestos, es necesario señalar las reglas para compararlos.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

15

16

17

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". 15

Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar16 .

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico17

•

En el presente caso, como los signos actores son denominativos compuestos (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad

Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.0.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 15-IP-2013, marca: "KOLKANA" (mixta), publtcado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.

Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.0.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.

16

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18

del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 18:

4.5.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.

4.5.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

4.5.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

4.5.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

4.5.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.

4.5.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:

4.5.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.

4.5.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.

4.5.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 en el Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 en el Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 en el Proceso 250-IP-2015.

17

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1

4.6. Al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

4. 7. De acuerdo con la doctrina especializada, "en el análisis de una marcamixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores".19

4.8. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

4.9. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.

5. Modificación de la solicitud inicial. Limitación de servicios

5.1. En el trámite administrativo interno se solicitó la limitación de los servicios amparados por el signo DISTRIBUIDORA RAYCO HACE MÁS FÁCIL VIVIR {mixto). Por tal motivo, se hace necesario tratar el tema de la modificación de la solicitud de registro y su oportunidad.

5.2. Los párrafos primero y segundo del Artículo 143 de la Decisión 486, atribuyen al solicitante del registro de una marca la facultad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la Oficina Nacional Competente al realizar el examen de forma.

5.3. La modificación de la solicitud, de conformidad con el párrafo tercero de la misma disposición, es procedente siempre y cuando no se cambian aspectos sustantivos del signo o no se amplían los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

5.4. Esto quiere decir que la modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan los productos o servicios indicados en la petición.

19 Proceso 46-IP-2008. Marca:· PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixta). 14 de mayo de 2008.

18

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5.5. En el caso en concreto, el solicitante en su petitorio solicitó el registro del signo DISTRIBUIDORA RAYCO HACE MÁS FÁCIL VIVIR (mixto) enunció que el signo protegería: "Servicios de venta y distribución, importación y exportación de electrodomésticos, en general, gasodomésticos, equipos de gimnasia, computadores, motos, lencería, muebles". Al haber recibido oposición por parte de la compañía Rayco Ltda. Rodrigo Aristizábal y Cia. Ltda., mediante memorial del 28 de septiembre de 2008, excluyó productos de la Clase 9 y servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.6. Dentro del análisis que debió efectuar la autoridad competente debió considerar la limitación de los servicios realizada para proceder luego de ello a determinar la eventual confusión o no de los signos. Si pese a que luego de excluir los servicios se determina que existe conexión entre los servicios solicitados y los productos de las marcas opositoras, el signo no será viable de registro, de acuerdo con las pautas citadas en el punto 1 de la presente interpretación.

6. Conexión competitiva entre las Clases 35 y 9 y 38

6.1. El signo solicitado DISTRIBUIDORA RAYCO HACE MÁS FÁCIL VIVIR (mixto) ampara servicios de la Clase 35, mientras que los signos opositores RA YCO productos de la Clase 9 y servicios de la 38.

6.2. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios ubicados en distintas clases, se deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

6.3. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencia! de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase delnomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios depublicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v)Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes yaccesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Mismafinalidad; (ix) lntercambiabilidad de los productos o servicios20

.

6.4. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos:

"a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor:( ... ) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de

20 Revisar Proceso 423-IP-2015.

19

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los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización oexpendio de productos que influyen escasamente para que puedaproducirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandescadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clasede bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de unproducto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, entiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes.Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcassimilares pueden ser confundidas cuando los productos guardan tambiénuna aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización odistribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radiotelevisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexióncompetitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otrolado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas,comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexióncompetitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre losproductos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lomismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que venderen otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre losproductos comercializados también influye en la asociación que elconsumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, loque eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esasimilitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma queprovienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos quecomúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta ychapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, yaque el público consumidor supondría que los dos productos son delmismo empresario. La complementariedad entre los productos debeentenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puedesuponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puedeutilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad ofunción.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse endiferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen

20

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similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas {por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)21

•

6.5. El Tribunal sostiene que en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito22

•

6.6. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes23

•

6.7. También considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro24

•

6.8.

21

22

23

24

Asimismo, analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad

Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: "EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)".

Proceso 67-IP-2002, marca: "GOODNITES·, publicado en la G.0.A.C. Nº 871 del 11 de� diciembre de 2002.

Revisar Proceso 21 O-IP-2015.

Ibídem.

21

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(radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que, si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor25

•

6.9. Serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad26

.

6.1 O. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. Es necesario tomar en cuenta el tipo de consumidor al que está destinado el producto, si se trata de un producto especializado o más bien si es una mercancía particular.

6.11. En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, o se lo asocia el producto o servicio a un origen empresarial distinto. Asimismo, debe considerar que, cuando se dan los criterios de conexión competitiva, los mismos deberán aplicarse cuando concurran en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2008-00188, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

25 Ibídem.

2e Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA.

22

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MAGISTRADA

Hugo R miro Gómez � GISTRADO

-------

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secre rio.

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

23

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 26 de agosto de 2016

Proceso: 570-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente interno del Consultante: 2010-00070

Referencia: Signos JET (mixta)/ JET (denominativas y mixtas)

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán

VISTOS

El Oficio 3490, recibido el 27 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 225 y 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2010-00070; y,

El auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante:

Demandada:

COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.

LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA YCOMERCIO-

Tercero Interesado: N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY

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b

¡JP'

2. Hechos Relevantes:

2.1. El 8 de septiembre de 2006, N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta JET con reivindicación de colores, para identificar los siguientes productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza: "Cigarrillos de clavo (de olor)". (Expediente administrativo 0690268).

2.2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 573 del 28 de febrero de 2007. Estando dentro del término legal, COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. presentó oposición sobre la base de sus marcas mixtas y denominativas JET, registradas en Colombia bajo los Certificados 135934, 48730 y 135933, para amparar productos de las Clases 291 y 302 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.3. El 31 de octubre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 44332 resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca solicitada.

2.4. COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

2.5. El 22 de diciembre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 54604 resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación interpuesto.

2

Carne, pescado, carne de ave y carne de caza: extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos: leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales. pan, pastelerla y confiteria, helados comestibles: miel, jarabe de melaza: levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos): especias; hielo.

2

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2.6. El 30 de abril de 2009, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 21606 resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.

2.7. COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES presentó demanda de nulidad contra las anteriores resoluciones.

2.8. El 27 de octubre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la Demanda presentados por COMPAÑÍANACIONAL DE CHOCOLATES:

3.1. Sostuvo que las marcas JET son notoriamente conocidas y que este estatus fue reconocido por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 10849 de 4 de marzo de 2009.

3.2. Manifestó que la marca solicitada genera riesgo de confusión, asociación, uso parasitario y dilución de las marcas JET y que los elementos gráficos del signo solicitado son secundarios y no le confieren distintividad.

3.3. Agregó que si bien las chocolatinas y los cigarrillos de clavos son productos diferentes, no obstante debido a la notoriedad de las marcas JET se podría pensar que los signos con conflicto tienen el mismo origen empresarial.

4. Argumentos de la Contestación presentados por laSUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

4.1. En resumen indicó que el signo solicitado ostenta elementos gráficos adicionales (un cuadro de fondo y reivindicación de colores), que le otorgan distintividad.

4.2. Además, que no hay confusión directa "ningún consumidor, por despistado que sea, va a confundir una chocolatina con un cigarrillo" asimismo que los signos en conflicto no tienen conexión competitiva, por lo que no existe riesgo de confusión, asociación, riesgo de uso parasitario y dilución.

5. Argumentos presentados por el Tercero Interesado N.V.SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY:

5.1. Manifiesta que los signos en conflicto no son confundibles, puesto que los productos que amparan los signos en conflicto no tienen conexión competitiva.

5.2. Indicó que no se puede negar el registro por el argumento de que la demandante eventualmente podría producir cigarrillos con clavo.

3

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,¡JI#')

5.3. Sostuvo que no hay aprovechamiento del prestigio ajeno, ya que la marca JET para cigarrillos se encuentra registrada en varios países del mundo y que no hay riesgo dilución.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

3

La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 225 y 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes y de oficio los artículos 136 literal a), 224, 228 y 229 de la misma normativa3 toda vez que es tema de discusión los signos notoriamente conocidos.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Articulo 136 "No podrán registrarse como marcas aquellas signos cuyo uso en el comercia afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo deconfusión o de asociación;

( .. .)h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción,

total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,cualesquiera que sean los productos o servicias a los que se aplique el signo, cuandosu uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con esetercero o con sus productos o servicios: un aprovechamiento injusto del prestigio delsigno; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

( .. .) Articulo 224 "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pafs Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Articulo 225 Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de /as normas para la protección contra la competencia desleal del Pais Miembro. ( . . . ) Articulo 228 "Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, /os siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de

cualquier Pafs Miembro;b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de

cualquier Pals Miembro;e) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de

cualquier Pafs Miembro, incluyendo la publicidad y fa presentación en ferias,exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de laactividad a las que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover elestablecimiento, actividad, productos o servicias a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signocuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembroen el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;g) el valor contable del signo como activo empresarial;h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia

del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamientopor el titular del signo en el Pafs Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

4

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/¡,IV

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo deconfusión. Riesgo de asociación. Las reglas para el cotejo de lossignos distintivos.

2. Comparación entre signos mixtos. La reivindicación de colores.3. Comparación entre signos denominativos y mixtos.4. La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su

notoriedad.5. La conexión competitiva (Clases 34/29,30).

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo deconfusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejode signos distintivos. La confusión ideológica

1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo mixto JET es confundible con marcas denominativas y mixtas JET, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina4

, del siguiente tenor literal:

"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación;( ... )".

1.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o

4

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signodistintivo en el Pafs Miembro o en el extranjero.

Articulo 229

"No se negará la calidad de no/orio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pafs Miembro o en el extranjero;b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para

identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,

e) no sea notoriamente conocido en el extranjero.", ... rSobre este tema se pueden consullar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-IP-2013,del 8 de mayo de 2013; y 114-IP-2013 del 29 de agosto de 2013.

5

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de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

1.3. De ahí que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.

1.4. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.6. Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica. vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.6.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

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1.7. Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerado los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos JET (mixto) y JET (denominativos y mixtos), y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.

1.8. En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 5:

1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no tas diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

2. Comparación entre signos mixtos. La reivindicación de colores

2.1. De otra parte, como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos mixtos, debe tenerse en cuenta al compararlos que

5 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009.

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este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.

2.1. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.2. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas6 para el cotejo entre los mismos:

2.2.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión.

2.2.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos:

- El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

- El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita enla mente de quien la observa.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

Además de lo anterior y de conformidad con las particularidades del presente caso, se deberá además considerar que el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico. Por tal razón, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación y disposición de colores y el gráfico que la contiene, lo que podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.7

s Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014.

1 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 de 27 de octubre de 2015.

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b

2.2.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos

signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las

reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber:

2.2.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2.2.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

2.2.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

2.2.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.2.3.5. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.

2.3. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto JET para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia.

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

3. 1. Como la controversia también informa sobre la presunta confusión de un signo mixto con otro denominativo, es necesario que se proceda a compararlos.

3.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color,

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l;r

diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

3.3. En consecuencia, cuando se haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, aplicará las siguientes reglas8 de comparación:

3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión.

3.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo

deberá realizarse de conformidad con las reglas establecidas

en el acápite precedente.

3.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, al analizar la legalidad de los actos enjuiciados, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos JET (mixto) y JET (denominativo).

4. La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de sunotoriedad

4.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca JET es notoriamente conocida, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia9

•

Definición

4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Titulo XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.

4.3. En efecto, el artículo 224 determina el entendimiento que debe dársele

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9

al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos:

"Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o e/ medio por el cual se hubiese hecho conocido".

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudícíal de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014. Se destacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014 dentro del Proceso 256-IP-2013, y de 30 de noviembre de 2011 en el Proceso 124-IP-2011.

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4.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características:

4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.

Por su parte, el artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, cuya norma es del siguiente tenor literal:

"Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo deproductos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales dedistribución o comercialización del tipo de productos oservicios a los que se aplique; o,

c) los círculos empresaria/es que actúan en giros relativosal tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios alos que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en Jos literales anteriores".

4.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.

4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo

4.5. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, de la siguiente manera:

4.5.1. En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido.

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4.6.

'º

4.5.2. En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros (artículo 224 de la Decisión 486).

4.5.3. En relación con el principio registral: La protección del signo notorio rompe el principio registra!. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero (articulo 229, literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

4.5.4. En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (artículo 229, literal b) de la Decisión 486). Esto quiere decir que un nombre comercial notorio en cualquiera de los países miembros debe protegerse en los demás, aunque no se encuentre en uso.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, y de esta forma dar cumplimiento a lo indicado en el articulo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado

La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión 4861º

. Esto implica que para que una marca notoria sea

Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. *LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL". Revista Foro No. 6, ll semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bollvar, Quito, Ecuador.

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ll

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protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente:

4.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos determinadas en el acápite 4 de la presente providencia.

4.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signonotoriamente conocido, tienen una relación o vinculacióneconómica.

4.6.3. En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 11

4.6.4. En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido. Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido 12•

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.

Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA". Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. Ibídem. Pág. 247.

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Prueba y el certificado de reconocimiento

4.7. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

4.8. El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber:

"a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de suutilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

e) la duración, amplitud y extensión geográfica de supromoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro,incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,exposiciones u otros eventos de los productos o servicios,del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o

para promover el establecimiento, actividad, productos o

servicios a Jos que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular enlo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto enel plano internacional como en el del País Miembro en el quese pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas enobtener una franquicia o licencia del signo en determinadoterritorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación,compras o almacenamiento por el titular del signo en el PaísMiembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitudde registro del signo distintivo en el País Miembro o en elextranjero'."

4.9. En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizado los anteriores factores o cualquier otro medio probatorio regulado por la normativa procesal interna.

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4.1 O. Teniendo en cuenta que en el caso bajo estudio la demandante sostuvo que la notoriedad de la marca JET fue reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio en 2009, es pertinente precisar los efectos de un reconocimiento como el mencionado.

4.11. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que sedeben esgrimir todos los medios de prueba pertinentes para demostrarel carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir, que la notoriedadreconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida paradicho caso particular. 13

4.12. En concordancia con lo expuesto, se deberá determinar, con el fin de analizar los actos enjuiciados si las marcas JET eran notoriamente conocidas al momento de la solicitud del signo mixto JET, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro genera o no alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

13

1<1

15

La conexión competitiva (Clases 34 / 29,30)

Como el signo solicitado ampara servicios de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza y los opositores amparan productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema propuesto.

De no encontrarse probada la notoriedad de las marcas JET, se procederá a analizar la conexión competitiva en el presente asunto, considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales este tema ha sido tratado 14

, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explican.

En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones especificas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos 15.

Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016. Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2003; Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-IP-2014. El pñncipio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al

. uso

exclusivo de una marca se circunscñbe a los productos y servicios determinados en el registro

15

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5.4. Si estamos en frente de productos y/o serv1c1os registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

5.5. Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del artículo 151 de la Decisión 48616).

5.6. Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes:

5.6.1. La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción.

5.6.2. Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios. En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio,

respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza. El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar et riesgo de confusión, prohibiendo el regístro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el articulo 139 literal f), se lepide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios.Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 deoctubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-IP-2005.

16 Articulo 151"( ... ) Las clases de la Clasificación Internacional refeñda en el párrafo anterior no determinaran la

similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente."

16

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17

,11

5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación.

Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto.

Relación o vínculos entre productos. Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. Por ejemplo, si estamos en frente de bienes sustitutos o complementarios la incidencia de conexión competitiva sería mayor, lo cual suele inscribirse también en el criterio de la intercambiabilidad 17.

Mismo género de los productos. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayorincidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las mediasde deporte y medias de vestir.

En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que losconsumidores juzguen que los productos deben utilizarse enconjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, oque uno no puede utilizarse sin el otro 1ª.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La relación precio-demanda en la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor

De modo referencial ver Proceso 68-IP-2002, pág. 28 en el que se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carlos "Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid. Editorial Montecorvo, 1984, pág. 242 y ss. Citado a su vez en: AAW. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación -Jurisprudencia. Tribunal de Justícía de la Comunidad Andina, Quito, 2004 pág. 400. Véase. en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 68-IP-2002 de 27 de noviembre de 2002, p. 8; en la cual se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editoñal Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.; citado a su vez en: AAW. "Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia". Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400.

17

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demanda en el otro19• Para apreciar la sustitución entre

productos o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.

El análisis de la complementariedad entre productos y/o servicios, por su parte, debe realizarse, igualmente, teniendo en consideración los canales de distribución, características de la comercialización, puntos de venta, el género, la naturaleza, la utilización, etc. Aunque, a diferencia de otros criterios propios de la conexión competitiva, la complementariedad entre los productos o servicios identificados por los signos comparados podría fundamentar, por sí mismo, la existencia de una conexión competitiva entre estos2º.

A este respecto, cabe indicar que los productos o servicios accesorios son generalmente producidos por el mismo fabricante del producto principal. En ese sentido, un producto que es el complemento útil de una oferta principal constituye un indicio a favor de la similitud21

•

5.7. En conclusión, en caso de no encontrarse probada la notoriedad de los signos opositores en la controversia de autos, se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, es necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios. Asimismo,

19

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En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos·. Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. KRUGMAN, Paul y Robin WELLS. "Introducción a la Economla", traducido al español por Sonia Benito Muela. Editorial Reverté, Barcelona, 2007, p. 247. Al respecto. cabe citar, a título referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, ya citada, apartados 22 y 23: ·22 En la medida en que el Sr. Hesse reprocha al Tribunal General, mediante su primer motivo, no haber tomado en consideración todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos de que se trata, en panicular el origen, la comercialización. /os canales de distribución v los puntos de venta de esos productos. procede señalar, en primer lugar, que, en la pa,te de fa sentencia recurrida a fa que se refiere dicho motivo. el Tribunal General ratificó la apreciación de la Sala de Recurso según la cual los productos de que se trata son similares debido a su complementariedad, considerando -en parlicular, en el apartado 43 de esa sentencia- que los aryumentos planteados por el Sr. Hesse especllicamente en ese contexto no podían desvirtuar tal apreciación. 23 En segundo lugar, pese a que el carácter complementario de los productos de que se trata sólo representa un factor entre muchos otros, como la naturaleza, la utilización o los canales de distribución de esos productos. respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos, no es menos cieno que se trata de un criterio autónomo. que puede fundamentar, por sf mismo, fa existencia de dicha similitud." (Subrayado por fuera del texto). Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit.

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dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. En este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva22

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En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00070, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatu · del Tribunal.

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

22 Ver Interpretaciones Prejudiciales en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016.

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