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Año XXXIV – Número 2965

Lima, 10 de marzo de 2017

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 676-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 05869-2013. Referencia: Signos involucrados DIMERC (denominativo) y MERCK SERONO (denominativo) y MERCK (mixto) .................................................................. 2

PROCESO 690-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. República de Perú. Expediente interno del Consultante: 07923-2012-0-1801-JR-CA-16. Referencia: Signos involucrados: MERKAT (mixto) / MERCK (denominativo y mixto) ............... 25

{)

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 28 de noviembre del 2016

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrado Ponente:

VISTOS

676-1 P-2015

Interpretación Prejudicial

Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

05869-2013

Signos involucrados DIMERC (denominativo) y MERCK SERONO (denominativo) y MERCK (mixto)

Dr. Hernán Romero Zambrano

El Oficio 5869-2013-0/51ªSECA-CSJLI-PJ del 10 de diciembre del 2015, recibido vía correo electrónico el 1 O de diciembre del 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 05869-2013; y,

El Auto del 3 de octubre del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Las Partes en el Proceso Interno:

Demandante: DIMERC S.A.

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Proceso 676-IP-2015

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Tercero interesado: MERCK KGaA.

2. Hechos Relevantes

2.1. El de agosto del 2010, DIMERC S.A. solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos de Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI) de la República del Perú, el registro como marca del signo "DIMERC" (denominativo)1 para distinguir productos de la Clase 16 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza)2.

2.2. El 29 de noviembre del 2010, se publicó la solicitud de registro en el Diario Oficial "El Peruano"3 y la empresa MERCK KGaA presentó oposición sobre la base de las marcas previamente registradas a su favor MERCK (mixta) Clase 16, MERCK SERONO (denominativa) Clase 16 y MERK (denominativa) Clase 5, encontrándose algunas de estas marcas registradas también en otros países de la Comunidad Andina.

Pals Marca Clase CertlflcadofTítulo Interés real

r 11

Bolivia 1 ,MERCK 11

1

16 88363-C 77637

Colombia MERCK SERONO 16 336172 124909

11

Colombia 1 ,MERCK 16 1 285026 1 77637

11

J1 1

Ecuador MERCK SERONO 16 6416-07 124909

1

11

11

1Ecuador 1 ,MERCK 16 1 17548 77637

11

1 1

Perú MERCK SERONO 16 124909 -

Expediente Administrativo 453598-2011/0SD.

2 Clase 16: "( ... ) papel, cartón, y artlcu/os de estos materiales. no comprendidos en clases: productos de imprenta; materiales de encuadernación; fotograflas; papelerla: adhesivos para la papelerla o la casa; materiales para arlistas; pinceles; máquinas de escribir y artfculos de oficina (excepto muebles): materiales de instrocción y de ensellanza (excepto aparatos]: materiales plásticos para embalaje (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta, clichés"·

, No se encontró fecha de publicación de la marca.

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1 11

Perú 1,MERCK 16 77637 -

11 1

Perú MERCK 5 15644 -

2.3. El 13 de enero del 2011, DIMERC S.A. contestó la oposición interpuesta por MERCK KGaA, señalando que el signo solicitado no se encontraba incurso en ninguna de las prohibiciones contenidas en los Literales a) y h) del Articulo 136 de la Decisión 486.

2.4. El 19 de agosto del 2011, la Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI mediante Resolución 2005-2011/CSD-INDECOPI declaró infundada la oposición formulada por MERCK KGaA y otorgó el registro de la marca DIMERC, por considerar que no se acreditó que la marca MERCK goce de la calidad de notoriamente conocida, razón por la que no resultaba aplicable la prohibición de registro prevista en el Articulo 136 Literal h) de la Decisión 486.

2.5. El 20 de septiembre del 2011, MERCK KGaA interpuso Recurso de Apelación en contra de la resolución 2005-2011/CSD-INDECOPI.

2.6. El 12 de abril del 2013, el INDECOPI mediante Resolución 1204-2013fTPI-INDECOPI revocó la Resolución 2005-2011/CSD-INDECOPI y denegó el registro de la marca DIMERC (denominativa) solicitada por DIMERC S.A.

2.7. El 23 de julio del 2013, DIMERC S.A. interpuso demanda Contenciosa Administrativa contra el INDECOPI, por ser la entidad administrativa que emitió en última instancia el acto administrativo impugnado; y, contra MERK KGaA, por ser la opositora y apelante en el procedimiento seguido bajo el expediente Nª 429022-201 O, señalando como pretensión principal la nulidad parcial de la Resolución 1204-2013fTPI-INDECOPI.

2.8. El 6 de septiembre del 2013, la empresa MERCK KGaA como tercero interesado contestó la demanda sosteniendo básicamente que existe identidad o similitud entre los productos distinguidos por los signos en conflicto.

2.9. El 12 de septiembre del 2013, el INDECOPI presentó contestación a la demanda manifestando, en lo principal, que las denominaciones DIMERC y MERCK coinciden prácticamente en todas sus letras, las que guardan incluso la misma secuencia, Jo cual aunado al hecho que los signos en conflicto distinguen productos idénticos determina que los mismos sean confundibles.

2.1 O. El 4 de junio del 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, mediante Sentencia signada como Resolución Quince declaró fundada la

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demanda presentada por DIMERC S. A., en consecuencia, "( . . .) es NULA la Resolución Nº 1203-2013/TPI-INDECOPI del 12 de abril de 2013, debiendo otorgarse el registro de la marca denominativa DIMERC para la clase 16 de la nomenclatura oficial".

2.11. El 15 y 16 de junio del 2015, el INDECOPI y MERCK KGaA interpusieron Recurso de Apelación contra la Sentencia emitida en su contra.

2.12. Mediante Auto del 2 de noviembre del 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos contenidos en la Demanda ContenciosoAdministrativa

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

DIMERC S.A. en su escrito de demanda expresó, en lo principal, lossiguientes argumentos:

"( ... ) el Tribunal ha realizado una incorrecta interpretación de la norma,al considerar que el signo solicitado DIMERC se encuentra incurso enla prohibición contenida en el literal a) del articulo 136 de la Decisión,toda vez que, el mencionado signo no guarda ninguna semejanza con

las marcas registradas en favor de Merck KGaA ".

·(. . .) El Tribunal consideró que la partícula DI que se encuentracontenida en el signo DIMERC hace referencia al número dos, hechoque podrla generar confusión en los consumidores, ya que evoca laidea de ser un producto de la marca MERCK con un efecto duplicado.En efecto, el prefijo DI no solo hace referencia a "dos veces" o "doble':sino que, además, es un prefijo que entra en la formación de palabrascon el significado de oposición o contrariedad como, por ejemplo:disentir. De igual manera, denota separación, con en el caso de lapalabra diacrftico".

"( ... ) el signo solicitado a registro goza de plena distintividad, siendo gráfica y fonéticamente diferente al signo MERCK. En efecto, los signos en comparación causan un impacto visual y sonoro diferente, (tal como se ha anotado correctamente en la Resolución 1), no siendo susceptible de inducir a los consumidores a riesgo de confusión y/o asociación alguno".

"( ... ) cabe destacar que los productos de nuestra representada buscan distinguirse en la clase 16 de la Clasificación Internacional con la marca DIMERC (es decir, papel, cartón y otros productos de esta clase}, !!Q guarda vinculación alguna con los artfculos distinguidos con las

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marcas de MERCK KGaA, razón por la cual, tampoco existe forma alguna de que se pueda ocasionar riesgo de confusión y/o asociación".

3.5. "( ... ) tomando en consideración que la particula MERC resulta común a una variedad de marcas registradas a nombre de diferentes titulares, queda plenamente descartado que el signo solicitado por nuestra representada DIMERC sea susceptible de causar confusión y/o riesgo de asociación alguno con los signos registrados o que busque imitar a alguna marca registrada a nombre de MERCK KGaA ".

3.6. "(. . .) con relación al aspecto gráfico debemos mencionar que tanto las marcas registradas MERCK y MERCK SONORO y el signo solicitado DIMERC resultan diferentes. El impacto visual que generan o producen dichos signos es totalmente distinto. En consecuencia, se puede afirmar que no existe ningún tipo de similitud gráfica y/o fonética entre los signos en cuestión".

3.7. "( ... ) con relación al aspecto fonético debemos mencionar que los signos tienen una secuencia y extensión vocálica distinta, lo que determina que produzcan impactos sonoros diferentes".

3.8. ª(. . .) la marca MERCK no es una marca notoria, no ha sido reconocida como tal, y la empresa MERCK KgaA no ha representado documentos que prueben tal calidad en el país o en otro paf s miembro de la Comunidad Andina".

4. Argumentos de la contestación en la Demanda ContenciosoAdministrativa

El INDECOPI en su escrito de contestación expresa, en lo principal, lossiguientes argumentos:

4.1. El Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 "(. . .) establece con claridad que no podrán otorgarse registros de marca idénticos o similares para: (i) identificar los mismos productos o servicios; o, (ii) para identificarproductos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puedacausar un riesgo de confusión o de asociación".

4.2. ª(. . .) apreciados los signos en litis, es innegable que al estar constituidos por denominaciones que coinciden en prácticamente todas sus letras, las cuales guardan la misma secuencia incluso, y además se encuentran aplicados a productos idénticos, el público consumidor inevitablemente incurrirá en confusión".

4.3. La diferencia entre las denominaciones DIMERC y MERCK es ª(. . .) la sflaba DI que se aprecia al inicio del signo solicitado, y la letra K que se aprecia al final de la denominación que conforma las marcas registradas. Sin embargo, tales diferencias no eliminan el riesgo de confusión entre ellos dada la coincidencia en las demás letras que los

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integran. Adicionalmente, téngase en cuenta que el elemento compositivo DI significa "dos", por lo que éste, seguido del término MERC, es susceptible de evocar en los consumidores la idea de un producto de la marca MERCK con un efecto duplicado (DI-MERCK)".

4.4. "( .. .) el consumidor no podrá comparar dos signos en forma simultánea, sino que el que tenga al frente en un momento determinado lo va a confrontar con el recuerdo más o menos vago que guarde del anteriormente percibido".

5. Argumentos de la contestación a la Demanda ContenciosoAdministrativa por parte del Tercero Interesado

MERCK KGaA, en su escrito de contestación expresa, en lo principal,los siguientes argumentos:

5.1. "(. . .) el prefijo DI que conforma el signo solicitado resulta totalmente irrelevante en su estructura gramatical, considerando que se trata de una partícula utilizada en nuestro idioma como elemento compositivo, que significa: "DOS". En consecuencia, la presencia del prefijo DI en el signo pedido indica que se trata de un articulo "MERC" en forma duplicada. Por tanto, queda plenamente establecido que la partlcula principal, y única reivindicable, que conforma el signo pedido es la expresión MERC, la cual resulta idéntica a nivel fonético al famoso signo MERCK que conforma las citadas marcas de nuestra demandante".

5.2. "(. . .) existe el riesgo de confusión directa que se da entre marcas que son distintas de tal modo que el público no los confunde entre si, pero considera que tiene el mismo origen empresarial".

6. Sentencia de Primera Instancia

El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo ContenciosoAdministrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la CorteSuperior de Justicia de Lima, en su sentencia expresa, en lo principal,los siguientes argumentos:

6.1. "(. .. ) el hecho de que se haya registrado la marca MERCK en otros países de la comunidad andina y que haya obtenido la notoriedad en uno de los mismos, no resulta limitación para que la autoridad administrativa realice un análisis de registrabilidad en cada caso concreto con las restricciones establecidas en la Decisión 486; y habiéndose realizado el mismo y estando que la marca reconocida como notoria en la República de Colombia distingue productos de otra clase, por lo que ambas marcas pueden coexistir en el mercado nacional, máxime si tiene diferentes medios de comercialización, diferentes medios de publicidad, no son accesorios uno del otro, y as/

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como no existe ninguna posibilidad que el consumidor sustituya un producto con el otro".

6.2. Por consiguiente, declara fundada la demanda, nula la Resolución Nº

1204-2013ffP1-INDECOPI del 12 de abril de 2013, disponiendo que se otorgue el registro de la marca denominativa DIMERC para la clase 16 de la nomenclatura oficial.

7. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación

El INDECOPI en su escrito de apelación expresa, en lo principal, lossiguientes argumentos:

7.1. "( ... ) el Juzgado desarrolló adecuadamente las cuestiones de hecho y derecho; sin embargo se alejó de estas consideraciones, generando una evaluación comparativa errónea pues determinó que, desde el punto de vista fonético, las denominaciones DIMERC, MERCK

SERONO y ·)�,ERCK 4 no resultarf an semejantes entre si, ya que no

demuestran idéntica secuencia de vocales o de consonantes, además de que la sflaba DI al inicio del término determinarla que exista una diferencia entre la secuencia de silabas, por lo que la pronunciación serf a distinta; y desde el punto de vista gráfico la inclusión de letras DI, la palabra SERONO y el elemento gráfico determinarla que los signos se diferenciarían".

7.2. "(. . .) La confusión directa se configura cuando el consumidor adquiere un producto o servicio en la creencia que se trata del producto o

servicio del competidor, simplemente porque los signos que /osdistinguen en el mercado son parecidos a nivel gráfico, fonético y/oconceptual".

7.3. "(. . .) el Juzgado no ha evaluado el riesgo de confusión a pesar de encontrarse obligado a ello para analizar correctamente /os alcances del Articulo 136 literal a) de la Decisión 486, que prescribe que no se

podrán registrar marcas que sean idénticas o se asemejen a otras registradas para /os mismos servicios cuando se pueda causar riesgo de confusión (que comprende el riesgo de confusión indirecto)".

7.4. "(. . .) en el examen comparativo entre el signo solicitado DIMERC y la marca MERCK y logotipo se debió atender que desde el punto de vista fonético, se aprecia que los signos presentan diferente secuencia de vocales (/-EJE) y número de sf/abas (211 ). No obstante, SE ADVIERTE QUE LA DENOMINACIÓN DIMERC DEL SIGNO SOLICITADO Y MERCK DE LA MARCA REGISTRADA COMPARTEN LAS LETRAS M-E-R-C, DIFERENCIÁNDOSE ÚNICAMENTE EN LA SILABA DI".

4 SIC.

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8. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación presentadopor parte de MERCK KGaA

MERCK KGaA en su escrito de apelación expresa, en lo principal, lossiguientes argumentos:

8.1. La sentencia "( ... ) establece erróneamente, que la marca DIMERC no es confundible con las notorias marcas de Merck KGaA ".

8.2. "(. . .) La sentencia recurrida a pesar de reconocer la notoriedad de la marca MERCK, señala equivocadamente que la marca DIMERC no constituye una reproducción, o transcripción de la misma marca MERCK, as/ como tampoco hay un aprovechamiento injusto o indebido de la marca notoria".

8.3. Como "(. .. ) el propio accionante Dimerc S.A. no niega la identidad o la vinculación entre los productos que deseaba distinguir la marca DIMERC y /os productos que distinguen las marcas MERCK, concluiremos que las marcas en litigio cumplen con el primer requisito para que exista confusión entre ellas, la identidad o similitud entre /os productos a distinguirse".

8.4. "(. . .) es evidente que la marca solicitada DIMERC fue correctamente denegada por la Resolución No. 1204-2013/TPl-lndecopi por ser confundible con las marcas previamente registradas MERCK y logo y MERCK SERONO de MERCK KGaA ".

9. Argumentos de DIMERC S. A. su contestación al Recurso deApelación

DIMERC S.A. en su escrito de contestación a los recursos de apelaciónexpresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

9.1. "( ... ) La marca denominativa solicitada "DIMERC" no constituye una "reproducción, imitación, traducción, o transcripción, total o parcial", de

la marca ·:,f!nERCK 5 registrada a favor de MERCK KGaA ".

9.2. "( ... ) el Juzgado estableció que NO existe riesgo de confusión directa entre /os signos bajo análisis. Por tanto, al haberse determinado que NO existe RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTO, de acuerdo a /os

criterios jurisprudencia/es del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, TAMPOCO existe riesgo de confusión indirecto ya que, si /os signos NO son susceptibles de inducir a confusión, tampoco es posible que /os consumidores "crean" que los productos provienen del mismo origen empresarial".

5 SIC.

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9.3. "( ... ) Los referidos productos de la clase 16 no son accesorios uno del otro ni existe posibilidad e intercambio entre ellos con respecto a los productos farmacéuticos de la Clase 05".

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte Consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial del Articulo 136 Literales a) y h)6 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedente.

Adicionalmente, se ha solicitado que el Tribunal se pronuncie por:

1. ¿Resulta confundible una marca denominativa (Dimerc) que seencuentra conformada por una parte de la denominación y de otrasmarcas registradas a nombre de un tercero (Merk Sereno y Merck ylogotipo), que además pretende distinguir productos idénticos de unamisma clase?

2. ¿ La notoriedad de una marca reconocida en una determinada clase{Merck, Clase 5) determina que por ello se deba denegar el registrode un signo semejante solicitado para distinguir productos de otraclase los cuales no se encuentran vinculados a los distinguidos poraquella {Dimerc, Clase 16)?

3. ¿En ese sentido, la marca notoria tendrla protección solamente parala clase para la cual fue reconocida o, dicha protección se extenderlaa las demás clases de la Clasificación Internacional?

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud fonética,ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo deconfusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar elcotejo de signos.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos.3. La marca notoria y su protección.4. Pronunciamiento solicitado por la Corte Consultante.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

6 "( ... ) Articulo 136.· No podrán registrarse como man:as aquellos signos cuyo uso en el comen:io afectara indebidamente un derecho de tercero. en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una man:a anteriormente solicitada para registro o registrada por un ten:ero. para los mismos productos o servicios, o para productos o servrc,os respecto de los cuales el usode la man:a pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ... )

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcnpc1ón, total o pa�ial, de unsigno distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o

servicios a los que se aplique el Signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confuS1ón ode asociación con ese ten:ero o con sus productos o serv1c1os; un aprovechamiento injusto del prestigio delsigno; o la diluaón de su fuerza distintiva o de su valor comen:,al o publicitario-

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1. lrregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitudfonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica oconceptual. Riesgo de confusión directa, indirecta y deasociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

1.1. En el proceso interno se discute si el signo DIMERC (denominativo) y las marcas previamente registradas MERCK (mixta), MERCK SERONO (denominativa) y MERK (denominativa) son o no confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor literal es el siguiente:

"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgode confusión o de asociación; ( ... )".

1.2. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signopueda causar riesgo de confusión o de asociación.

1.3. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones:

a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o lasdiferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidormedio no las tendrá en cuenta.

b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente sonidénticos o presentan conexión competitiva. A la hora de verificardicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de

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los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad.

1.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir. 7 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser peñectamente registra bles.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión:

1.4.1. Riesgo de confusión directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.8

1.4.2. Riesgo de confusión por asociación, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.5. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

7

8

1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar

Ver a modo de referencia el Proceso 512-IP-2014, de 15 de Julio de 2015. Caso: "LOCKHEED MARTIN".

Ver a modo de referencia el Proceso 89-lp-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR".

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un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.5.3. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.5.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

1.6. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos:

1.7.

1.8.

1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.6.4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación.

Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el

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examen de los productos amparados respectivamente con el signo DIMERC (denominativo) y las marcas previamente registradas MERCK (mixta), MERCK SERONO (denominativa) y MERK (denominativa), sea que se trate de los mismos productos o de productos vinculados competitiva mente.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

2.1. Como la controversia radica sobre la supuesta confusión entre el signo DIMERC (denominativo) y las marcas previamente registradas MERCK (mixta), MERCK SERONO (denominativa) y MERK (denominativa), resulta necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que el mixto está compuesto de un elemento denominativo y uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, etcétera.

2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras caracterlsticas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.3. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas9 para el cotejo:

2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión.

2.3.2. Si el elemento denominativo es el preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

2.3.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

9 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84·1P-2007 y la Interpretación Prejudlcial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26·1P-2014.

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Proceso 676-IP-2015

2.3.2.2. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 1

° Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición 11

.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o ralz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

2.3.2.2.1. Por lo general el lexema es el elemento qué más

impacta en la mente del consumidor, lo que se debe

verificar al hacer un análisis gramatical de los signos

en conflicto.

2.3.2.2.2. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba

tónica.

2.3.2.2.3. Si los signos en conflicto comparten un lexema podría

generarse riesgo de confusión ideológica. Los

lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy

importante tener en cuenta que el criterio ideológico

debe estar complementado con otros criterios para

determinar el riesgo de confusión en los signos en

conflicto.

2.3.2.3. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

10 RAE: Unidad mlnlma con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej.: sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis.

11 RAE:

1. m. Gram. Unidad mlnima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres conliene dos morfemas:mujer y-es

2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar. -s, -ero.3. m Gram. Unidad mlnima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona,

primera y número, plural

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2.3.2.4. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

2.3.2.5. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarf a cómo es captada la marca en el mercado.

2.3.2.6. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.

2.4. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcaría, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:

2.4.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.

2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.

2.4.6. Analizar el grado de distintividad de fa palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se

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debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

2.5. Al aplicar la presente Interpretación Prejudicial en el caso concreto, se deberá verificar si al cotejar los signos en conflicto se realizó el cotejo de conformidad con las reglas y los parámetros expuestos con la finalidad de poder establecer la eventual existencla de confusión y/o de asociación entre el signo DIMERC (denominativo) y las marcas previamente registradas MERCK (mixta), MERCK SERONO (denominativa) y MERK (denominativa).

3. La marca notoria y su protección

3.1. En el proceso interno, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, en su sentencia ha manifestado que "(. .. ) el hecho de que se haya registrado la marca MERCK en otros pafses de la comunidad andina y que haya obtenido la notoriedad en uno de /os mismos, no resulta limitación para que la autoridad administrativa realice un análisis de registrabilidad en cada caso concreto con /as restricciones establecidas en la Decisión 486; y habiéndose realizado el mismo y estando que la marca reconocida como notoria en la República de Colombia distingue productos de otra clase, por lo que ambas marcas pueden coexistir en el mercado nacional, máxime si tiene diferentes medios de comercialización, diferentes medios de publicidad, no son accesorios uno del otro, y asf como no existe ninguna posibilidad que el consumidor sustituya un producto con el otro", por lo que resulta pertinente abordar el tema de la marca notoria y su protección.

3.2. En los Articulas 224 a 236 del Titulo XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece la regulación de los signos notoriamente conocidos 12•

3.3. En el antes aludido Titulo no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos.

3.4. En el Articulo 224 de la referida Decisión consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido 13• De éste se pueden desprender las siguientes caracterlsticas:

12 Revisar a modo de referencia la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, en el marco del Proceso 23-IP· 2013.

13 ·, ... ) Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier PalsMiembro por el sector pertinente, independientemente, de la manera o medio por el cual se hubiese hechoconocido".

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3.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente 14.

3.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Palses Miembros.

3.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

3.5. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia.

3.6. Efectivamente, en relación con los princ1p1os de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Titulo XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el Artículo 136, Literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

3.7. Como regla general y bajo el principio de especialidad15 dos o más

signos idénticos o semejantes pueden coexistir en el mercado y poseer derechos autónomos, siempre que los productos y/o servicios que se pretenda proteger se encuentren en distintas clases internacionales, a contrario sensu el hecho de que los signos sean idénticos o semejantes y que a su vez pertenezcan a una misma clase internacional impedirla su protección o coexistencia.

3.8. De manera general se ha establecido que el amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad, lo cual implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, deberá establecer la eventual existencia de riesgos de confusión o asociación 16

, de uso parasitario o de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo

14 El articulo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: ·se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, /os siguientes: a) los

consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a /os que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, e} los clrcufos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores:

is El principio de especlalldad significa que al concederse un registro marcario este otorga protección para los productos o servicios para los cuales se otorgó el registro.

16 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la Identificación de dichos productos en las soliclludes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12·13.

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idéntico o similar a la marca notoria, conforme se ha establecido en el Literal h) de la antes citada norma.

"(. .. ) Articulo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero. en particular cuando:

( ... )

h) constituyan una reproducción, imitación. traducción,transliteración o transcripción, total o parcial, de un signodistintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,cualesquiera que sean los productos o servicios a /os que seaplique el signo. cuando su uso fuese susceptible de causar unriesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con susproductos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigiodel signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valorcomercial o publicitario".

(El subrayado es nuestro)

Sin embargo. se debe tener presente que la protección amplia otorgada a las marcas notorias en la norma transcrita no puede considerarse absoluta, pues de conformidad con la misma norma dicha protección se da bajo los siguientes supuestos:

a) Que el uso de la marca notoria fuese susceptible de causarun riesgo de confusión o de asociación con ese tercero ocon sus productos o servicios;

b) Que el tercero se aproveche injustamente del prestigio delsigno notorio; o,

c) Que el uso del signo idéntico o similar provoque la diluciónde la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario dela marca notoria.

3.9. En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el Artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

3.1 O. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el Artículo 229, Literal a), se ha establecido que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el Pafs Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre

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I JÍ-

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registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencía, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

3.11. La protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Artículo 229, Literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

3.12. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3.13. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

3.14. La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado.

3.15. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los Artículos 136, Literal h), y 226 Literales a), b), y c), estos son: el ries�o de confusión, el de asociación, el de dilución y elde uso parasitario 7

•

17

3.15.1. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un

Sobre el tratamiento que Ja Decisión 486 le otorga a la marca nolona, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. "LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL". Revista Foro No. 6, 11 semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bollvar, Quito, Ecuador.

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origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido.

3.15.2. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

3.15.3. El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido; y,

3.15.4. Por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

3.16. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser configurado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad debe ser otorgado por la Autoridad Nacional competente tomando en consideración, entre otros, los criterios establecidos en el Artf culo 228 de la Decisión 486, norma en que se enumera una lista no taxativa de factores que sirven para determinar la notoriedad de un signo distintivo.

4. Pronunciamiento solicitado por la Corte Consultante

Adicionalmente, se ha solicitado que el Tribunal se pronuncie por:

4.1. ¿Resulta confundible una marca denominativa (Dimerc) que se encuentra . conformada por una parte de la denominación y de otras marcas registradas a nombre de un tercero (Merk Sorono y Merck y logotipo), que además pretende distinguir productos idénticos de una misma clase?

Antes de responder esta y las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que

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resuelvan el caso concreto, limitándose a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, asf como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

Para responder esta primera pregunta, hemos de insistir que cuando el órgano competente realice el análisis de registrabildad deberá determinar la naturaleza o uso de los productos identificados por los signos, pues como hemos indicado reiteradamente, la sola pertenencia de varios productos en una misma clase de la nomenclatura oficial no demuestra su vinculación, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes, consecuentemente, habrá ocasiones en que signos idénticos o semejantes no causen riesgo de confusión o asociación así se hayan registrado para distinguir servicios en una misma clase de la nomenclatura oficial, siempre y cuando dichos servicios no tengan relación o conexión competitiva.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o serv1c1os corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

a) El grado de sustitución entre los productos o servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos {o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus caracterlsticas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor. un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anls, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sf.

b) La complementariedad de los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta

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complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentffrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

e) La pertenencia a una misma clase de complementariedad de losproductos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorlas o subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros.

d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o decomercialización; los medios de publicidad empleados; latecnologia empleada; la finalidad o función; el mismo género; ola misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Asi, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprendan con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Es más, dos productos completamente disímiles (los chocolates y los neumáticos) pueden tener el mismo canal de comercialización (supermercados) y compartir el mismo medio de publicidad (un panel publicitario rotativo), sin �ue ello evidencie la existencia de conexióncompetitiva entre ambos. 1

Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios criterios en función a que un consumidor razonable podría considerar que quien produce uno también produce el otro.

4.2. De qué es lo que debe primar en un examen comparativo de signos, la semejanza o la diferencia.

16 Lo mismo puede decirse de los clavos y el veneno para ratas, que si bien ambos se comercializan a través de ferreterlas, no por ello existe conexión compelitiva entre ambos.

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En reiteradas ocasiones hemos dicho que en el análisis comparativo se debe enfatizar las semejanzas entre los signos y no las diferencias, pues es en las semejanzas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4.3. ¿La notoriedad de una marca reconocida en una determinada clase (Merck, Clase 5) determina que por ello se deba denegar el registro de un signo semejante solicitado para distinguir productos de otra clase los cuales no se encuentran vinculados a los distinguidos por aquella (Dimerc, Clase 16)?

De manera general se ha establecido que el amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad, lo cual implica que el examinador, en caso de presentarse un conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, deberá establecer la eventual existencia de riesgos de confusión o asociación, de uso parasitario o de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria, conforme se ha establecido en el Literal h) del Art. 136 de la Decisión 486.

4.4. ¿En ese sentido, la marca notoria tendría protección solamente para la clase para la cual fue reconocida o, dicha protección se extenderla a las demás clases de la Clasificación Internacional?

Conforme a la respuesta dada a la pregunta anterior, si bien la notoriedad de un signo rompe el principio de especialidad, la autoridad competente deberá examinar caso por caso y determinar la eventual existencia de los precitados riesgos de confusión o asociación, de uso parasitario o de dilución, con la finalidad de proteger adecuadamente al signo que efectivamente haya probado ser notoriamente conocido contra su uso y registro no autorizado.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 05869-2013, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

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&J'W{Cecilia Luisa �interos

MAGISTRADA

Proceso 676-JP-2015

Hugo Ramiro Gómez ApacMAGISTRADO

De acuerdo con el Artfculo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente lapresente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifiquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presenteInterpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andinapara su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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,•

{J

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 15 de septiembre de 2016

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrado Ponente:

VISTOS

690-IP-2015

Interpretación Prejudicial

Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. República de Perú.

07923-2012-0-1801-JR-CA-16

Signos involucrados: MERKAT (mixto)/ MERCK (denominativo y mixto)

Dr. Hernán Romero Zambrano

El Oficio 7923-2012-0/StaSECA-CSJLI-PJ, recibido vía correo electrónico, el 28 de diciembre del 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. República de Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 07923-2012-0-1801-JR-CA-16; y,

El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandante:

Demandado:

MERCKKGaA

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA

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PROPIEDAD INTELECTUAL-REPÚBLICA DEL PERÚ.

Tercero interesado: INVERSIONES PACUCHA S.A.C

2. Hechos relevantes

INDECOPI.

2.1. El 8 de septiembre de 2010, INVERSIONES PACUCHA S.A.C (en adelante, PACUCHA) solicitó el registro como marca el signo MERKAT (mixto)1 reivindicando colores, para distinguir productos de la Clase 22

del Arreglo de Niza Relativa a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

Merkat 2.2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial El

Peruano, el 19 de noviembre de 201 O, MERCK KGaA (en adelante, MERCK) presentó oposición sobre la base de las siguientes marcas registradas en Perú:

2.2.1. Denominativa MERCK SERONO (certificado 124853), para amparar los siguientes productos de la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza: "colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas ".

2.2.2. Mixta MERCK (certificado 77633), para amparar los siguientes productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza: "colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artist�s ".

1 tJ 11MERCK

11 •

'Expedíente431769-2010.

z Clase 2: Pinturas. barnices, lacas; productos contra la hefTIJmbre y el detenoro de la madera; materias tintóreas; mordientes; msinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, ta imprenta y trabajos artísticos.

2

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2.3. El 10 de agosto de 2011, mediante la Resolución 1910-2011/CSD INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca MERKAT (mixta).

2.4. El 7 de septiembre de 2011, MERCK presentó Recurso de Apelación contra la Resolución 1910-2011/CSD-INDECOPI; la cual fue resuelta mediante la Resolución 1598-2012fTPI-INDECOPI de 3 de septiembre de 2012, confirmando la decisión inicial.

2.5. MERCK interpuso Demanda Contenciosa Administrativa el 4 de diciembre de 2012, en contra de la Resolución 1598-2012fTPI­INDECOPI que confirmó la Resolución 1910-2011/CSD-INDECOPI mediante la cual otorgó el registro de la marca MERKAT (mixta).

2.6. El 12 de junio de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Veinte declaró infundada la demanda.

2.7. El 30 de junio de 2013, MERCK presentó Recurso de Apelación contra la anterior sentencia.

2.8. Mediante auto de 28 de diciembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa

MERCK KGaA, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

3.1. Se ha incurrido en la violación del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en donde se consagra la imposibilidad de registro como marca de los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de un tercero, cuando, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios causando riesgo de confusión o asociación.

3.2. Se ha vulnerado el Artículo 136 Literal h) de la misma decisión, que manifiesta que se denegará el registro de un signo cuando constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido.

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3.3. En el procedimiento administrativo se plasmaron los medios probatorios suficientes que acreditan la notoriedad de su marca MERCK.

3.4. La marca MERCK y sus variaciones constituyen marcas prestigiosas a nivel mundial para identificar variados productos especialmente los farmacéuticos y como pruebas definitivas para acreditar el carácter notorio se presentó varias resoluciones que acreditan el estatus de notoriamente conocida en otros países.

3.5. Basta la simple comparación de las marcas MERCK y MERKAT para advertir que presentan una clara semejanza a nivel fonético y ortográfico con un mismo número de caracteres idénticos lo cual incrementa el riesgo de confusión.

3.6. La Comisión de Signos Distintivos reconoció que las marcas en controversia distinguen productos idénticos, asf mismo la marca solicitada MERKA T (mixta) resulta ser una transcripción parcial de la marca notoria MERCK lo cual causa dilución en la fuerza distintiva.

3.7. Las marcas en controversia comparten las consonantes M y R en idéntica posición secuencial (M-R/ M-R) a lo que se agrega que las consonantes C y K de la marca registrada (pronunciadas en conjunto) yla consonante K en el signo solicitado.

3.8. En las denominaciones simples de corta extensión, como es el caso del signo MERKAT, la mayor fuerza distintiva recae en la primera silaba MER / KA T, la misma que es cuasi idéntica al termino MERCK.

4. Argumentos de la contestación a la Demanda ContenciosaAdministrativa

4.1.

4.2.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

En la Resolución acusada, proferida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad lntelectual-1 NDECOPI, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por el contrario, las decisiones atacadas se fundamentaron en la normativa vigente, en la jurisprudencia y en la doctrina reconocida y

aplicable.

La demandante no aportó elementos de juicio idóneos para acreditar la notoriedad de sus marcas MERCK por lo que no resulta aplicable el Artículo 136 Literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4

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4.3. Desde el punto fonético los signos presentan distinto número de silabas, asf como distinta secuencia de vocales y de consonantes, lo cual les otorga una distinta pronunciación y entonación.

4.4. Los signos poseen diferencias en la estructura gramatical asl como distinta conformación de consonantes, ello sumado a los elementos gráficos de los signos y cromáticos del signo solicitado, determina un impacto visual de conjunto diferente.

4.5. Aun cuando existe identidad entre los productos que los signos en cuestión distinguen, las diferencias fonéticas y graficas entre los mismos, determinan que sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin ser susceptible de inducir a confusión al público consumidor.

5. Argumentos de la contestación de la Demanda ContenciosoAdministrativo por del Tercero Interesado

INVERSIONES PACUCHA $.A.C., en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos.

5.1. La marca solicitada MERKA T (mixta) constituye en conjunto un signo gráfica y fonéticamente distinto a las marcas de la opositora, y éstas causan una impresión diferente debido a distinta secuencia de vocales y consonantes.

5.2. La partícula MERC que contiene las marcas de la actora se encuentra incluida en diversas marcas inscritas a nombre de terceros para distinguir productos de las Clases 2 y 53 de la Clasificación Internacional de Niza que coexisten con las marcas MERK registradas a nombre de la actora.

5.3. La demandante no ha presentado documento alguno que demuestre la calidad de notoria de la marca MERCK en el país o en otro País Miembro de la Comunidad Andina.

6. Argumentos de la Sentencia a la demanda ContenciosoAdministrativo

El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, en la Sentencia Veinte resolvió:

Declarar infundada la demanda por considerar que los signos confrontados contienen una distribución de letras, forma, configuración

1 Clase 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitariospara uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos. matenal para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para elimrnar animales dailinos: fungicidas. herbicidas.

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y elementos diferentes, por lo tanto si bien distinguen los mismos productos, dadas las diferencias gráficas y fonéticas existentes entre ellas, se considera que el otorgamiento del signo solicitado no causa confusión en los consumidores. Los documentos presentados por la demandante para acreditar la notoriedad de la marca MERCK no resultaron suficientes por lo que es correcto que la autoridad administrativa no le reconociera dicha notoriedad.

7. Argumentos del Recurso de Apelación a la Sentencia númeroVeinte de la demanda Contencioso Administrativo

MERCK KGaA., en su escrito de apelación en lo principal expresa los siguientes argumentos:

7.1. Existe riego de confusión entre las marcas confrontadas, y su marca MERCK es una marca notoria, lo cual se probó con la presentación de pruebas que obran tanto en expediente administrativo y en el expediente judicial, por lo cual su marca notoria merece protección especial frente a otras marcas.

7.2. Al concederse el registro de la marca MERKAT (mixta) se genera un aprovechamiento ilegitimo del prestigio de las marcas de MERCK.

7.3. MERCK descubre, desarrolla, fabrica y comercializa vacunas y medicamentos, así como también diversos productos químicos, con registros sobe sus signos en más de 171 paises a nivel mundial.

7.4. El dictamen fiscal se establece correctamente que las marcas MERCK y MERKA T al ser pronunciadas una seguida de la otra, dan como resultado un sonido base muy parecido, por lo que se evidencia que las marcas en conflicto pueden generar confusión en la mente del consumidor.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo 136literales a) y h) de la Decisión 4864 de la Comisión de la Comunidad

4 Articulo 136 .- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en ef comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idlnticos o se aseme¡en. a una marca anterionnente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o seN/cios. o para productos o seNicios respecto de los cuales eJuso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ... )

h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial. de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean tos productos o servicios e los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo deconfusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injustodel prestigio del signo; o la dilución de su fuerza d1stinllva o de su valor comercial o publicitario.

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Andina, las cuales serán interpretadas por ser procedente y se contestarán a las preguntas realizadas.

¿En qué casos resulta confundible una marca mixta (MERKAT) que se encuentra conformada por parte de la denominación de otras marcas registradas a nombre de un tercero (MERCK SORONO y MERCK y logotipo), además pretende distinguir productos idénticos de una misma Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza?

¿ Qué medios probatorios resultan idóneos para acreditar la notoriedad de una marca?

2. De oficio se interpretan los Artículos 224, 228 y 229 de la Decisión 4865

de la Comisión de la Comunidad Andina para contestar las preguntas ypor ser aplicables al caso.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusióny/o de asociación. Similitud gráfica, fonética, figurativa e ideológica.Reglas para efectuar el cotejo de marcas.

2. Comparación entre signos mixtos. La reivindicación de colores.3. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

5 Articulo 224.• Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente. independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho a,nocido.

Art/culo 228.• Para determinar la notoriedad de un signo distintivo. se tomará en consideración entre otros. lo& siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración. amplitud y extensión geográfica de su ut1/1zación, dentro o fuera de cualquier Pals Miembn>; e) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoctón. dentro o fuera de cualquier Pals Miembro,

incluyendo te publicidad y la presentación en ferias. exposiciones u otros eventos de los productos o servidos, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique.

d) el valor de toda inversíón efectuada para promoverlo. o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en la que respecta al signo cuye notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pafs Miembro en el que se pretende la protección;

j) el grado de dislíntívídad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial: h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado

territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en

el Pals Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio intemacional; o.

k) la existencia y antigüeded de cualquier registro o solieitud de registro del signo distintivo en el Pals MiembfO oen el extranjero.

Articulo 229.• No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero;b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o

establecimientos en el Pals Miembro; o, no sea notoriamente conocido en el extranjero.• ( .. )"

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4. La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de sunotoriedad. La marca notoria extracomunitaria.

5. Absolución de las preguntas realizadas por el Consultante.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo deconfusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética, figurativa eideológica. Reglas para efectuar el cotejo de marcas.

1.1. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre las marcas previamente registradas MERCK (mixtas) y MERCK SENORO (denominativa) y MERKAT solicitada para registro.

1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:

"Artfculo 136.-No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación;( ... )"

1.3. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociaclón.

1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones:

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b

a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o lasdiferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor mediono las tendrá en cuenta.

b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticoso presentan conexión competitiva. A la hora de verificar dichaidentidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de losproductos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad.

1.5. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.6 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables.

La identidad o la semejanza de los signos pueden dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión:

1.5.1. Riesgo de confusión directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vínculohace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de loshechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origenempresarial común. 1

1.5.2. Riesgo de confusión por asociación, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.6. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgode confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público

8 Proceso512./P-2014, de 15dejuliode2015. Caso: "LOCKHEEDMARTIN".

7 Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR�

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consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.6.3. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.6.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

1. 7. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflictose hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos:

1.7.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1. 7 .2. En la comparación se debe emplear el método del cotejosucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1. 7 .3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1. 7 .4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar delpresunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

1.8. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación.

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(l

1.9. Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos MERKAT (mixto), MERCK (denominativos y mixtos) y MERCK SERONO {denominativo)

2. Comparación entre signos mixtos. La reivindicación de colores

2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos, es necesario compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc.

2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseno y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.3. En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:

2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habrla riesgo de confusión8; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:9

a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

• Proceso 129-IP-2015de 20dejulio de 2015. p. 10

• P,oceso 11-IP-2015 de 20 de julio de 2015. pp 10-11

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b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita enla mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todocaso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

e) Los colores: si el signo solicitado reivindica coloresespecíficos como parte del componente gráfico, al efectuarel respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse encuenta la combinación de colores y el gráfico que lacontiene, puesto que este elemento podría generarcapacidad de diferenciación del signo solicitado a registro10.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 11

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, esimportante tener en cuenta las letras, las silabas o laspalabras que poseen una función diferenciadora en elconjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo elsigno es percibido en el mercado.

b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos acomparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica omuy diflcil de distinguir, la semejanza entre los signos podríaser evidente.

c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez queesto indica la sonoridad de la denominación.

'º Sobre esto se puede consultar la lnte,pretac1ón Prejud1cial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 11 Procesos 1-IP.2005 de 9 de marzo de 2005. p 7 12·/P,2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11.

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b

d) Se debe determinar el elemento que impacta de unamanera más fuerte en la mente del consumidor, pues estomostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.4. Se deberá proceder a verificar si al realizar el cotejo de los signos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, para determinar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación entre los signos mixtos en conflicto MERKA T y MERCK.

3. Comparación en tre signos denominativos y mixtos

3.1. Como la controversia también informa sobre la supuesta confusión de un signo mixto con uno denominativo, es necesario que se proceda a compararlos.

3.2. Cuando se haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas 12 para el cotejo entre los mismos:

a) Si al realizar la comparación se determina que entre los signosmixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, nohabría lugar a la confusión, pudiendo estos coexistir pacíficamenteen el ámbito comercial13

, salvo que puedan suscitar una mismaidea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo deconfusión 14.

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberárealizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglasestablecidas en el acápite precedente.

3.3. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, al resolver el recurso de apelación se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos MERKAT (mixto) y MERCK SENORO (denominativo).

11 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de ta Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias· tnterprelaaón PrejuálCial del 15 da agoslo de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e lnterpmteclón Pmjudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014.

13 Proceso 129-IP•2015, p. 10.

" En lo que concleme al cotejo entre marcas mixtas. cabe precisar que se ha adlCionado en el literal e), Is siguiente precisión: ·salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podran incurrir en el riesgo de confusión� Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: "Si al realizar la comparacrón se detennina que en las marcas mixtas predomina el

elemento grafico frente al denominativo. no habría lugar a ta confus,ón entre las marcas, pudiendo estas coexistir paclficamente en el ámbito comerciar Sin embargo. resulta pe,tinente ad1c,onar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podrla suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin petjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos estos podrían evocar una misma cosa. caracterfst/ca o Idea. Lo que ocum,, por ejemplo, cuando la palte denommat,va de una matea descnbe el gráfico de la otra.

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4. La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de sunotoriedad. La marca notoria extracomunltaria

4.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca MERCK es notoriamente conocida a nivel mundial, se abordará et tema propuesto de conformidad con la linea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición de marca notoria

4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula los signos notoriamente conocidos en un acápite especial, contenido en el Titulo XII, Articulas 224 a 236.

4.3. El artículo 224 de la Decisión 486, dice:

"Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido".

4.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características

4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.

Los sectores pertinentes de referencia son15:

4.4.1.1. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique.

4.4.1.2. Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique.

4.4.1.3. Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

4.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los

,s Ar11culo 230.• Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes.

a} los consumidores reates o potenciales del tipo de productos o seNicios a los que se aplique;b} las personas qutt participan en los canales de d1stnbuc1ón o comercializac1ón del tipo de productos o SttlVicios

a los que se aplique; o,e} los clrcufos empresariales que actuan en giros relativos al tipo de establecimiento. actividad. productos o

servicios a fos que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un s,gno bastara que sea conocido dentro dtt cualquiera de los sectores f8feridos en los literales anteriores

14

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ó

Paises Miembros.

4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo

4.5. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo, de la siguiente manera:

4.5.1. En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido.

4.5.2. En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Palses Miembros. 1

ª

4.5.3. En relación con el principio Registra!: La protección del signo notorio rompe el principio reqistral, Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero17 ; por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro.

4.5.4. En relación con el principio de uso Real y Efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pais Miembro1s .

1• Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notonamente conocido el que fuese reconocidO a,mo tal encualquier Pals Miembro por el sector pertinente llldependientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho cooocklo.

11 Articulo 229.- No se negará la calidad de notono a un signo por el solo hecho que:

a) no astl registrado o en trámite de ,eg1slro en el Pa,s Miembro o en el extranjero;

11 Articulo 229.- No se negará la calidad de notono a un signo por el solo hecho que

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La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro. continúe siendo notorio en otros Pafses. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos. deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado

4.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos:

4.6.1. Riesgo de Confusión: es aquel en el que un consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.

4.6.2. Riesgo de Asociación: es la posibilidad de que cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto. al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.

4.6.3. En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.19

4.6.4. En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido. Esta conducta se podría

b) no haya sido usada o no se esté usando para distinguir productos o seNrc1os, o para identificar actividades o estabfecimientos en e/ Pafs Miembro

18 Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA". Ed. Civitas, Madrid Espaila, 1995. Pág. 2B3

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presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido".

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.

4.7. Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistabilidad contenida en el literal h) del articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

4.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

4.9. El articulo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sectorpertinente dentro de cualquier Paf s Miembro;b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización,dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro;c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción,dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo lapublicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otroseventos de los productos o servicios, del establecimiento o de laactividad a los que se aplique;d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o parapromover el establecimiento, actividad, productos o servicios a

los que se aplique;e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en loque respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el planointernacional como en el del País Miembro en el que se pretendela protección;f) el grado de distinlividad inherente o adquirida del signo;g) el valor contable del signo como activo empresarial;h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obteneruna franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación,compras o almacenamiento por el titular del signo en el Paf sMiembro en que se busca protección;j) /os aspectos del comercio internacional; o,

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k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud deregistro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

4.1 O. En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores y en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna.

La marca notoria extracomunitaria

4.11. Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486

consistió en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido2º

.

4.12. De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo calificará como notoriamente conocido si es

reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El Articulo 224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), acarreando las siguientes consecuencias:21

a) En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos quesean notoriamente conocidos en cualquiera de los PalsesMiembros, frente a una solicitud de registro de la marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que seasusceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución yuso parasitario.

b) No se protege a los signos notoriamente conocidos en palsesextracomunitarios cuando simplemente se argumente sunotoriedad. Sin embargo, no se negará la calidad de notorio de unsigno por el solo hecho que no se encuentre registrado o en trámiteen el Pals Miembro o en el extranjero22 .

4.13. No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto,

20 Véase, en ese sentidO, por ejemplo. las mterpretac,ones preJudiciales pronunoadas dentro del Proceso 87·/P· 2013 de 5 de septiembre de 2013, pp. 31-32; el Proceso 30·IP·2014 de 10 de septiembre de 2014, pp. 22-23; y el Proceso 67-IP-2015 de 13 de mayo de 2015. p 1S

1' lbfdem.

22 Dec/sldn 486 de la Comisión de I• Comunidad Andina .•

·Articulo 229.• No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extran}8ro.

( ... )�

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la protección de los signos notoríamente conocidos extracomunitarios es posible, de configurarse actos de competencia desleal por confusión con una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de la reputación ajena (parasitismo), de conformidad con lo establecido en el Artículo 225 de la Decisión 48623 ; así como cualquier otra circunstancia que permita inferir la mala fe al solicitar el registro en relación a la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario, de conformidad con los Artlculos 137, 172 y 225 de la Decisión 486.

4.14. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, con el fin de resolver el recurso de apelación se deberá determinar si la marca MERCK era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo mixto MERKAT, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso.

5. Absolución de las preguntas realizadas por el Consultante

¿En qué casos resulta confundible una marca mixta (MERKAT) quese encuentra conformada por parte de la denominación de otrasmarcas registradas a nombre de un tercero (MERCK SORONO yMERCK y logotipo), además pretende distinguir productosidénticos de una misma Clase 2 de la Clasificación Internacional deNiza?

De conformidad al desarrollo de los puntos 1, 2 y 3 precedentescorresponde a la Corte consultante analizar en base a las reglasexpuestas la existencia o no de riesgo de confusión o asociación entrelos signos en conflicto.

¿Qué medios probatorios resultan idóneos para acreditar lanotoriedad de una marca?

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo quehoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si sutitular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión,volumen de ventas, publícidad, entro otros. En este orden de ideas, paraprobar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo ojudicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se debenesgrimir todos los medios de prueba pertinentes para demostrar elcarácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir, que la notoriedadreconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dichocaso particular.

Las pruebas encaminadas a demostrar la notoriedad de una marca, pueden ser todas aquellas que permita la ley nacional pertinente y deberán estar dirigidas. principalmente, a demostrar la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue otorgada; la

23 Proceso 61-IP-2015. pp. 16 y ss.; 30-IP-2014, pp. 24 y ss.: y el Proceso 87-IP-2013. pp. 33 y ss., ya citados.

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intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distinguen la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 07923-2012-0-1801-JR­CA-16, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA

Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

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Notiffquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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