TRANSFERENCIA TECNOLOGICATECNOLOGICA

ANDREA CATALAN

NEGOCIACIÓN PARA LANEGOCIACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE

TECNOLOGÍA

NEGOCIACIÓN

- Comunicación para lograr un acuerdo entre dos o más partes que tienen algunos intereses compartidos y otros opuestoscompartidos y otros opuestos.

- Convertir el conflicto en acuerdo.

- Arte de alcanzar un acuerdo

“Usted no alcanzará el acuerdo que merece, sino el acuerdo que sea capaz de negociar.”

NEGOCIACIÓN

- Cuestionario “Evaluación del negociador”, Manual de Capacitación “Intercambiar valor: Negociación de Acuerdos de Licencia de Tecnología”, OMPI y UNCTAD-WTO

PROCESO DE NEGOCIACIÓN ACUERDO LICENCIA

F d ió- Fase de preparación- Fase de discusión

Fase de propuesta- Fase de propuesta- Fase de negociación

PROCESO DE NEGOCIACIÓN ACUERDO LICENCIA

Fase de preparaciónp p

- Licenciante y licenciatario identificados y de acuerdo en sentarse a negociar un

d d li iacuerdo de licencia.

PROCESO DE NEGOCIACIÓN ACUERDO LICENCIA

- Cuestiones a definir:

- Cuál es el objetivo y cómo se lo podría alcanzarpodría alcanzar.

- Objetivo de la otra parte y en qué medida difiere o se superpone al propio.

- definir al negociador principal.- preparar la “hoja de términos”

”Hoja de términos”: Define objetivo máximo (el j ) bj ti í i ( l )mejor) y objetivo mínimo (el peor).

- Materia protegida, alcance y territorio- Obligaciones del licenciante: la tecnología, activosObligaciones del licenciante: la tecnología, activos

complementarios, asistencia técnica, mantención patentes.- Obligaciones del licenciatario: explotación de la

tecnología, utilización apropiada de las marcas.g- Mejoras - Cuestiones financieras: pagos iniciales, regalías, pagos

mínimos anuales.I f i- Infracciones.

- Periodo.- Otros como contabilidad, legislación aplicable,

confidencialidad garantías renunciaconfidencialidad, garantías, renuncia..

PROCESO DE NEGOCIACIÓN ACUERDO LICENCIA

- Fase de discusión

- licenciante promociona las ventajas de la tecnología.a ec o og a

- licenciatario examina la información.- Opinión del valor de la tecnología.

PROCESO DE NEGOCIACIÓN ACUERDO LICENCIA

- Fase de propuesta y negociaciónp p y g

- se presentan las propuestas.“ i ” d i ibi- “si…entonces…”; nunca dar sin recibir

- generación de una amplia gama de solucionessoluciones.

- acuerdo “mutuamente beneficioso”

PROCESO DE NEGOCIACIÓN ACUERDO LICENCIA

Tips

- Los acuerdos de licencia implican relaciones técnicas, comerciales y personales a largo plazo.- Una parte insatisfecha podrá llegar a situaciones extremas para modificar lo que percibe como una injusticia.- Siempre se deben establecer objetivos ambiciosos protegiendo la credibilidad.

G i t i l ó i t d- Generar variantes comerciales económicas para usted pero valiosas para la otra parte.- Nada es inamovible. Todo es negociable.

TIPOS DE NEGOCIACIÓN

- Gana-ganaG i d- Gana-pierde

- ¿Pierde-pierde?

NEGOCIACIÓN GANA-GANA

- Negociación de principios- Duro con los problemas, suave con las p ,personas- Basada en patrones justos e independientes de la voluntad de las partes- Beneficios mutuos

Sin trucos o posiciones- Sin trucos o posiciones- Acuerdos inteligentes, eficientes, amigables y duraderosduraderos

NEGOCIACIÓN GANA-PIERDENEGOCIACIÓN GANA PIERDE

- El suave frente al duroU t i d- Uno gana y otro pierde

- Típica negociación por posiciones- Llena de trucosLlena de trucos- Acuerdos suelen ser frustrantes- El proceso agota a las partes y sus recursos

Ineficiente y frágil- Ineficiente y frágil

SI SE ENFRENTA A UNA NEGOCIACIÓN GANA-PIERDEGANA-PIERDE

- Dude de hechos, investigue., g- Haga exigencias - Pregunte y busque garantías si tiene dudas- Nunca entregue toda la información- No se entusiasme

No permita ataques personales- No permita ataques personales- Mantenga su posición

SI SE ENFRENTA A UNA NEGOCIACIÓN GANA-PIERDE

- No acepte amenazaso acepte a e a as- Sea asertivo, se puede decir no- Interrumpa la negociación si la otra parte enreda la información.información.- Sugiera opciones- Conceda hasta su límite y también exija - No se pierda en actividades superfluasNo se pierda en actividades superfluas - Si es necesario, abandone o interrumpa la negociación

PARA ALCANZAR UN ACUERDO

- Actitud: Separe a las personas del problema.- Conciliación de intereses: Analizar los intereses subyacentessubyacentes.- Identificación con el interlocutor.- Declaraciones iniciales. Transmita su interés.

Los hechos no hacen ni rompen las negociaciones- Los hechos no hacen ni rompen las negociaciones.- Identificación de todas las cuestiones.- Comenzar con una cuestión de importancia secundariasecundaria.

PARA ALCANZAR UN ACUERDO

Escuchar- Escuchar- Exactitud- Desglose de precios.

Conflictos- Conflictos- Procure basarse en criterios objetivos.- Control del tiempo.

CONTRATOS PARA LACONTRATOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE

TECNOLOGÍA

CONTRATOS

Acuerdo de voluntades sobre un objeto deAcuerdo de voluntades sobre un objeto de interés común, con el objeto de crear, modificar o extinguir derecho.El contrato debe ser un documento de planeación que permita prever problemas, anticipar su solución y ser la culminaciónanticipar su solución y ser la culminación exitosa del proceso de negociación.

Factores que determinan qué tipo de t t tilicontrato utilizar

1 - La ruta de comercialización identificada1.- La ruta de comercialización identificadaa.- Empresa de Base Tecnológicab.- Transferencia Tecnológicagc.- Servicios Tecnológicos

2.- La etapa de desarrollo de la tecnología3.- Estrategia Institucional de participación

E l l f d i liEn general, las formas de comercializar se pueden subdividir en

- LICENCIA o FRANQUICIA- CESION- ASOCIACIONES EMPRESARIALES- ASOCIACIONES EMPRESARIALES

LICENCIA: “Un contrato en cuya virtud el licenciante, no obstante conserva su condición de titular de la patente, autoriza mediando una remuneración y por un período de tiemporemuneración y por un período de tiempo establecido, al licenciado para que ejercite todas o algunas de las facultades que como titular de laalgunas de las facultades que como titular de la patente, la ley le atribuye”.

CESIÓN: Concepto de Compraventa Mercantil.

A dif i d l li i l ió i tA diferencia de la licencia, en la cesión existe un traspaso de dominio y por ende del riesgo.-

ASOCIACIONES EMPRESARIALESASOCIACIONES EMPRESARIALES.

Sociedades Comerciales- Sociedades Comerciales.

- Sociedades sin Personalidad Jurídica.Sociedades sin Personalidad Jurídica.

SE COMPARTE RIESGO Y GESTIÓN DEL NEGOCIOSE COMPARTE RIESGO Y GESTIÓN DEL NEGOCIO

INSTRUMENTOS QUE APOYAN LA COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍACOMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA.

- Memorandos de entendimiento (MOU)- Memorandos de entendimiento (MOU)- Acuerdos de status quo - Contratos de Confidencialidad- Contratos de Prueba Piloto- Acuerdos de investigación.

Preceden un Acuerdo de Transferencia Tecnológica.

Memorando de entendimiento (MOU)

- Acuerdo preliminar por el cual las partes declaran p p psu intención de concertar un acuerdo vinculante (de licencia).

- Tiene un plazo fijo para concluir el acuerdo.

Acuerdos de Status Quo

- Acuerdo preliminar por el cual las partes declaran su intención de concertar un acuerdo de licencia y el potencial licenciante concede al potencial li i t i l l áli i d t d llicenciatario un plazo para el análisis de todos lo aspectos de la potencial licencia, sin entablar contactos con ningún otro candidato hasta quecontactos con ningún otro candidato hasta que expire ese plazo.

Contrato de Confidencialidad

- Acuerdo previo que protege los derechos del licenciante, toda vez que deba revelar información confidencial para comenzar la negociación, que

t l t d j deventualmente no condujera a un acuerdo.- Tiene limitaciones temporales.

Acarrea riesgo de implementación- Acarrea riesgo de implementación. - Requiere vigilancia permanente.

Contrato de Prueba de Tecnología

- Acuerdo que permite que el potencial licenciatario verifique las “ventajas competitivas”licenciatario verifique las “ventajas competitivas” de la tecnología, en miras a un acuerdo de licencialicencia. - Requiere dimensionar esas “ventajas”.- Involucrarse en la prueba para validar el p presultado.

Acuerdo de Investigación

- Acuerdo que permite la utilización de “conocimientos técnicos pioneros” generados por una institución de I&D u otro para launa institución de I&D u otro, para la investigación y desarrollo conjunto de etapas posteriores de la tecnologíaposteriores de la tecnología.- Derecho a utilizar los conocimientos técnicos pioneros en el contexto de un esfuerzo conjunto p jde investigación.prueba para validar el resultado.

Acuerdo de Investigación- Cada parte aporta conocimientos o pericia que la otra no posee o desea obtener y mantiene su p ytitularidad de los conocimientos de base.- La licencia otorgada no implica su comercialización.

Aspectos que se acuerdan:- Propósito, Exclusividad, Proyecto que se ejecutará,Propósito, Exclusividad, Proyecto que se ejecutará, presupuesto, organización del proyecto, Titularidad de los derechos de PI.

Contrato de Licencia

Contrato de LicenciaContrato de Licencia

es el resultado de una estrategia- es el resultado de una estrategia comercial.

representa una relación comercial- representa una relación comercial.- sin propiedad intelectual no hay licencia.

es único ya que refleja necesidades y- es único ya que refleja necesidades y expectativas del licenciante y licenciatario.

Aspectos Generales de un Contrato de Li iLicencia

P á b l- Preámbulo - Materia Protegida.

Alcance de los derechos- Alcance de los derechos.- Consideraciones Comerciales y Financieras.- Consideraciones Generales- Consideraciones Generales- Cierre- AnexosAnexos

Definición de la Materia Protegida y T f idTransferida.

- Debe ser clara y precisa: Programa computacional- Debe ser clara y precisa: Programa computacional, información, tecnología de proceso, protocolo, entre otros…- Determina los contenidos del contrato. - Si es una Patente o solicitud de patente debe indicar el número de registro o de solicitud y adjuntar la descripciónnúmero de registro o de solicitud y adjuntar la descripción de la patente con sus detalles precisos.

Al d l D hAlcance de los Derechos

- Territorialidad del uso

- en un país, en una localidad

- nivel mundial, exclusiva.

Alcance de los Derechos

- Licencia exclusiva, única o no exclusiva.- Exclusividad, mayor precio, mayor dependencia del

éxito del licenciatario.- exclusividad por territorio.- exclusividad por campo de aplicación.exclusividad por campo de aplicación.- no exclusiva, mayor control del licenciante sobre la

tecnología, potencial mayor de desarrollo de la tecnología. exclusividad se excluyen incluso los derechos- exclusividad, se excluyen incluso los derechos

del licenciante.

Alcance de los Derechos

Licenciatario más favorecido- Licenciatario más favorecido

En caso de una licencia no exclusiva, se asegura que si el li i di li i i di i álicenciante concediese a otro licenciatario condiciones más favorables, el actual licenciatario tendrá derecho a exigir las mismas condiciones.

Alcance de los Derechos

- Sublicencia

En caso de una licencia exclusiva, el derecho de entregar sublicencias en el territorio determinado.

- aprobación del licencianteaprobación del licenciante- elección del sublicenciatario- condiciones

si caduca cuando la licencia principal expira o termina- si caduca cuando la licencia principal expira o termina por algún motivo.

Alcance de los Derechos

- Mejoras- Frecuente cuando la tecnología esté en una etapa

i i i l d d llinicial de desarrollo.- Definición de mejoras o nuevas versiones.- derecho del licenciante a usar cualquier mejora j

desarrollada por el licenciatario, incluso licenciar a otros, en otros territorios o extender las mejoras a los otros licenciatarioslicenciatarios.

- posibilidad de que el licenciatario acceda a cualquier mejora que desarrolle el licenciante.

i f ió t l ió l j- información permanente en relación a las mejoras.

Alcance de los Derechos

- Asistencia técnica

Suministro de asistencia técnica al licenciatario en forma deSuministro de asistencia técnica al licenciatario en forma de documentación, conocimientos técnicos, capacitación.

Plazo- Plazo- sujeto a expiración de patentes.- plazo que permita una evaluación de la p q p

capacidad comercial del licenciatario.- renovación automática, solicitud por escrito.

Consideraciones comerciales y financieras

Aspectos financieros típicamente utilizados:

1. Gastos de Protección1. Gastos de Protección

2. Pagos Iniciales (firma del acuerdo)

3. Pagos dependientes de eventos (sumas globales dependientes del desempeño, conclusión de ensayos clínicos, otorgamiento de certificaciones). Acordados previamente, exentos de riesgo para el licenciante y el licenciatario.

Consideraciones comerciales y financieras

4. Regalías- Pagos regulares

B d ál l id d did i t- Base de cálculo, unidades vendidas, ingresos netos.- requiere mecanismos de control- tasa de regalías…. Valoración de tecnologíag g

- tasa variable ascendente (reconoce la curva de aprendizaje)

- tasa variable descendente (incentiva el- tasa variable descendente (incentiva el aumento en el volumen de producción)

Consideraciones comerciales y financieras

5. Pagos mínimos anuales- presiona para apurar la implementación productiva y

comercial de la tecnología licenciadacomercial de la tecnología licenciada.- cuando la licencia es exclusiva protege al licenciante.

6. Pagos por sublicencias.7. Administración contable . Registro separado y auditable.8.- Infracciones : terceros utilizando la tecnología no glicenciada.9.- Responsabilidad de los productos: fabricación, control de calidad componentes Seguroscalidad, componentes. Seguros.

Estructura de un contrato de licencia

- Título- Identificación de las partes- Preámbulo- Definiciones; descripción

Concesión o condiciones de uso (limitaciones)- Concesión o condiciones de uso (limitaciones).- Tasas, regalías, pagos anuales mínimos.- Condiciones de pago.- Requisitos de diligencia.- Calendario de presentación de informes.

Estructura de un contrato de licencia

- Duración del acuerdo- Registros/ Contabilidadg- Denuncias- Uso de marcas

D l i tí (li it i d- Declaraciones y garantías (limitaciones de responsabilidad)- Protección de la propiedad intelectualp p- Legislación aplicable; elección de la jurisdicción; arbitraje/mediación

I d i ió bilid d- Indemnización; responsabilidad; seguros

Estructura de un contrato de licencia

- AvisosCesión- Cesión

- Renuncia- Incumplimiento de las condiciones.p- Confidencialidad/secreto.- Otros asuntos: fuerza mayor, mantenimiento,

i denmiendas.- Firmas, fecha, lugar, copias y fecha de entrada en vigor.vigor.

ANDREA CATALAN LANDREA CATALAN L.acatalan@genomicaforestal.cl@g