LA NUEVA LEY MEXICANA DE INVENCIONES Y MARCAS

Por el licenciado Víctor Carlos GARC~A MORENO, Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

1. Introducción general

Puede afirmarse que el presente período gubernamental se ha carac- terizado por una política bastante nacionalista y pmeba de ello es la ex- pedición de varias leyes que tienden a la consolidación de un desarrollo sostenido y autosuficiente. Entre otms, los ordenamientos a que nos refe- rimos son la Ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera,' la Ley sobre el registro de la transferencia de la tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas y la reciente Ley de invenciones y marcas? misma que será objeto de un breve análisis en este ensayo.

Por otro lado, el actual régimen ha tenido como preocupación el dise- ñar una política científica y tecnológica que esté en consonancia con el grado de desarrollo económico del puis. Prueba de cllo es la creación del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología,' como organismo encargado de la fijación, instmmeritación, ejecución y evaluaubn de la política na- cional de ciencia y tecnología.

Puede afirmarse que México ha adquirido conciencia de la enorme importancia que reviste para un país el tener objetivos claros y precisos en materia científica y tecnológica. Sin embargo, ya lo hemos dicho en otm ensayo; la cuestión que se plantea a un país con un grado relativo de desarrollo, es cómo aplicar, en forma intensiva, la tecnología foránea importada y, a la vez, c5mo crear una tecnología propia sin que los gastos consagrados a la investigación se incrementan y la reserva tecnológica au- menta en forma considerable.

La premisa fundamental de la política mexicana tecnológica es una ri-

1 Véase Diario Oficial del día 9 de mano de 1973. Véase Diario Oficial del día 30 de diciembre de 1972.

3 Véase Diario Oficial del dia 10 de febrero de 1976. Entró en vigor al día - siguiente.

Véase Diario Oficial del 29 de diciembre de 1970. 5 GARCIA MORENO, Victor Carlos. BWUC nndlirir del Código Brwileño sobre

propiedad industrial, "Revista Facultad de Derecho de México", jul.-sept., 1974, tomo XXIV, niuns. 95-96 p. 565-579.

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gurosa selección y sus principales rectores son los de adaptación, absorción, creación de tecnología propia, y, si es posible, explotación. Sin embargo, de ninguna manera una determinada política se logra con la mera expe- dición de ordenamientos, ya que punto más que importante es la debida aplicación de los mismos.

Vemos que la administración pública mexicana cuenta con los ordena- mientos que instrumentalizan una política tecnológica. Una de los mis- mos, quizá la más importante, es la legislación sobre propiedad industrial. Las patentes y los signos marcarios puedan ser medios muy útiles si son debidamente manipulados para el logro de ciertos fines socioeconómicos.

A nivel internacional, los países en desarrollo han presionado ante diver- sos foros con el objeto de l lqar a establecer reglas justas y equitativas en el flujo de la tecnología. Bien ~abido es que en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) está en proceso la elaboración de un código de conducta en materia de transferencia de tecnología. Por otro lado, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), esti llevando a cabo una serie de reunio- nes de expertos gubernamentales con el propósito de revisar el Convenio de París, que daia desde 1083, que ha sido objeto de múltiples revisiones, siendo la Última en Estocoho, en 1967. El objetivo de la revisión es llegar a introducir en dicho instrumento internacional, condiciones más favora- bles para los países en desarrollo, y si posible, un trato preferencial para los mismos.

Procedemos ahora a realizar el análisis de la nueva Ley mexicana de invenciones y marcas.

11. Ley de Pnuenciones y marcar

Exposición de motivos

Según lo expresa el Ejecutivo en su Iniciativa, la Ley de la Propiedad Industrial, de 1942, ya no respondía "a los problemas de nuestros días ni a los cambios que demanda una época en la que, al par que se ha.i venido definiendo nuevas formas de dominación por parte de los países desarro- llados, los países en desarrollo cobran cada día una conciencia más clara de sus derechcs y del imperativo de ordenar conforme a la justicia las re- laciones internacionales". Se trata, pues, "de eliminar los obstáculos que para nuestro desarrollo deriven de un inadecuado régimen tradicional de propiedad industrial", reafirma el Ejecutiv~.~

Se parte del principio de que "la patente no es un derecho natural de propiedad como lo consideró el liberalismo, sino un privilegio que el

6 Iniciativa de Ley que regula los derechos de los inventores y el uso de signos marcarios.- Presidencia de la República, México, D. F. diciembm de 1975. p. 1.

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Est:idr> oturg:i y cuyo campo de aplicabilidad, alcance y ejercicio, quedan sujetos a los términos que el propio Estado decide considerarla". Por nues- tra parte hemos afirma& que "en una concepción moderna de la propiedad industrial se parte de la base de que todo lo relacionado con las marcas y, sobre todo, con las patentes, tiene un carácter eminentemente social, ya que desde el momento en que el inventor solicita a la sociedad, a través del Estado, un privilegio de exclusividad rnonopólica para su novedad objeti- vada, es que está dispuesto a considerar su creación desde el punto de vista económico y social; se supera así la concepción meramente "privatista" o "civilista" ( o iusualuralista, agregaríainos) de 13s invenciones y las marcas, como tradici~nalmente se les había concedido, tanto a nivel nacional como internacional, para transformarse en una propiedad compartida con fines sociales, y, especialmente, como instrumento del desarrollo económico de un país." '

Ante diversos foros internacionales (OMPI, UNCTAD, ONUDI, PNUD, etc.) los países en desarrollo han denunciado el sistema internacio- nal de patentes y marcas, como un instmmento más de la dominación tec- nológica; pues actualmente las oficinas nacionales se convierten en oficinas de patentamiento de los extranjeros sin que se lleguen a precisar los "su- puestos" bcncficios para los paises receptores de tecnología. Según estudios de la UNClAD, el 94% de las patentes concedidas en los países en desa- rrollo corresponden a pemnas extranjeras como titulares; agrega la Inicia- tiva, que dicha "proporción rige en nuestro

Ya en otra parte hemos asentado que "últimamente ha surgido una respetable y vigorosa comente que ha cuestionado, desde divenos puntos de vista y con shlidos argumentos, La legitimación del privilegio de exclusividad de explotación que entraña una patente, pero, sobre todo, enderezan se- veras críticas hacia el sistrmn intrrnacional de patentes, concretamente, a! Corivenio (le Paiis, que da:a desde 1883, por el e!evado costo social que implica; porque no aprovecha plenamente el talento; porque es sumamente oneroso, lento en el procedimiento y porque protege "invenciones" que difícilmente pueden clasificarse como tales. Además, se le critica porque descansa sobre la premisa de la reciprocidad, la cual sólo tiene sentido cuando se enfrcntan dos paises con ritmos relativamente similares de gesta- ción tecnológi~a".~

Denominación de la Ley

El ordcnai'iicnto se deuoinina Ley de 1nve::ciones y Matcns. Tradicio- nalmente, y a nivel mundial, a esta materia se le denomina "propiedad

GARC~A MORENO, O$. cit. p. 567. S Ibidcm, p. 4.

Ibidem, p. 568.

industrial". La Iniciativa dice que el título de la nueva ley es más cohe- rente con el espíritu y la letra del articulo 28 constitucional.

Esquema de la Ley

De acuedo con la nueva Ley, los derechos que se regulan son:

a) Patente de invención; b) Patente de mejora; c) Certificado de inventar; d) Registro de modelo; e) Registro de dibujo industrial; f ) Registro de marcas; g) Avisos y nombres comerciales; h) Denominaciones de origen, y i ) Represión de la competencia desleal.

Patentes

Una patente, dice el articulo 30, otorga el titular el derecho exclusivo de expIotación en su provecho, por sí o por otros con su permiso. Dicho derecho se adquiere mediante el privilegio que otorgue al Estado y su ejer- cicio estará sujeto a las modalidades que dicte el interés público.

Se necesitan varios requisitos para que una invención sea dable de patentamiento:

a ) Que sea nueva; b) Resultado de una actividad inventiva, y c) Susceptible de aplicación industrial.

Los tres requisitos anteriores son los que se recono- por todos los pai- ses de la comunidad internacional y para ello basta 1- ''Ley-tipo sobre invenciones para los paises en desarrollo": de las RIRPI (hoy OMPI) del año de 1965. Es más, los artículos 5, 6, 7 y 8 de la nueva Ley repiten casi Literalmente el texto de los numerales 2, 3 y 4 de la Ley-tipo de la OMPI, en la3 cuales se explicitan los conceptos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

No son invenciones los principioe teóricos o científicos y los métodaa matemáticos; el descubrimiento que consiste simplemente en dar a con-, hacer patente u ostensible algo que ya existía en la naturaleza aún cuando anterionnente, fuese desconocido para el hombre; los sistemas y planes co- merciales, contables, financieros, educativos y de publicidad; los caracteres

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tipográficos; las reglas de juego; la presentación de información y los programas de computación; las creaciones artísticas o literarias y los méto- dos de tratamiento q u i ~ r g i w o terapéutica del cuerpo humano y los re- lativos a animal'= o vegetales, así como los métodos de diagnóstico en estos campos.

Se entiende que no son invenciones todo lo mencionado w n anteriori- dad, ello sin perjuicio en que sea dable obtener su protección por otros medios, tales como el desecho de autor (creaciones artísticas y literarias), tratados o uniones internacionales (caracteres tipográficos), obtenciones vegetales, etcétera.

Realmente de lo anterior lo que tiene trascendencia es lo relativo a sistemas y planes comerciales, . . . y los métodos de tratamiento qui~rgico , que son las novedades aportadas por la célebre Decisión 85, de la Comisión del Pacto Andino, de 1974.

A su vez, el artículo 10 de la nueva Ley mexicana prescribe que no se otorgarán patentes para las variedades vegctales y las razas animales así como los procedimientos biológicos para obtenerlas; las aleaciones; los pro- ductos quimicos, exceptuados los nuevos procedimientos industriales de obtención y sus nuevos usos de carácter industrial; los productos quimico- farmacéuticos y sus mezclas, medicamentos, bebidas y alimentos para uso humano o animal; fertilizante, plaguicidas, herbicidas y fungicidas; los procedimientos de obtención y maclas de productos químicos, y los p m e - dimientos industriales de obtención, modificación o aplicación de productos y mezclas a que se refiere lo anterior; las investigaciones relacionadas con la energía y seguridad nuclear; los aparatos y equipos antiwntaminantes, ni sus procedimientos de fabricación, modificación o aplicación; la yuxtapo- sición de invenciones conocidas, su variación de forma, de dimensiones o materiales, salvo que en realidad se trate de la combinación o fusión de esas invenciones de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas pa- ra obtener un resultado industrial novedoso; la aplicación o el empleo, en una industria, de una invención ya conocida o utilizada en otra industria y los procedimientos que consisten simplemente en el empleo o uso de un dis- positivo, máquina o aparato que funcione según principios ya conocidos con anterioridad, aún cuando dicho empleo sea nuevo, y las invenciones cuya publicación o explotación sean contrarias a la Ley, al orden público, la salud, la seguridad pública, la moral o las buenas costumbres.

Ameritan comentario de la lista del artículo 10 los productos quími- cos, pues existe una tendencia en algunos países, vg. Italia, URSS, etc., a eliminarlos de las materias patentables en virtud de los graves abusos que se presentan y las enormes deseconomías para los paísrs. Otra novedad es la excepción relativa a los productos qiiimico-farmacéuticos, medicamentos, alimentos y fertilizantes y sus procedimientos de obtención.

En términos generales puede decirse que la lista del artículo 10 es una

suma de lo wntenido al respecto en la Ley mexicana derogada, la ley brasi- leña de 1971, la decisión 35 del Pacto Andino y la Ley tipo de la OMPI.

Trámite

En relación al trámite de la solicitud y expedición de las patentes lo más sobresaliente de la legislación mexicana es lo siguiente:

El examen de novedad deberá solicitarlo el interesado dentro de los 90 días siguientes al cumplimiento de un año de presentada la solicitud o ésta se considerará abandonada.

Cuando se solicite una patente, después de hacerlo en otro país, la fecha de presentación se retrotraerá a la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que de- terminen los tratados intmacionales de los que México se parte (Conve- nio de París: doce meses para las patentes de invención y modelos de utilidad y seis meses para dibujos y modelos industriales).

Si no hubiere tratado de por medio la presentación se hará dentro del año de solicitada la patente en el país de origen.

Para que proceda el anterior derecho de prioridad deberán satisfacerse los siguientes requisitos:

1. Que al solicitar la patente se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud;

11. Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de mayores derechos que los que se deriven de la presentada en el extranjero;

111. Que dentro de los 90 días siguientes al de la presentación de la solicitud, se llenen los requisitos que señalen los tratados internacionales de los que México sea parte, la Ley y su reglamento; y,

IV. Que exista reciprocidad.

Derechos conferidos

Sabido es que quien obtiene una patente tiene el derecho de explotar, en forma exclusiva, la invención, según el articulo 37, y agrega que no confe- rirá el derecho exclusivo de importar el producto patentado o fabricado con el procedimiento. Como dicha facultad de importación exclusiva ha sido tema muy debatido entre los miembros de la Unión de París, existe consenti- miento unánime en el sentido de derogar el artículo 5 quarter con motivo de la próxima revisión al Convenio de París.

Otra innovación importante es que el plazo de vigencia de la patente se reduce a 10 años, improrrogahles, mismo que se contará a partir de la fecha y hora de la expedición del título. Puede decirse que esto ha sido otro de los anhelos de los países en desarrollo: reducir al mínimo la duración de una

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patente. Las apremiantes necesidades tecnológicas de un país wmo México no justificaría términos demasiado extensos.

Explotación

A quien se le otorgue una patente tiene la obligaeión de explotarla en el te~ritorio nacional en un plazo de tres años contados a partir de la fecha de expedición del título. El interesado deberá comprobar, al gobierno mexi- cano, el comienzo de la cxplotación dentro de los d a meses siguientes a la iniciación. Es explotación la utilización permanente de los procedimientos patentados o la fabricación del producto amparado por la patente, efectua- das directamente por su titular, sus causahabientes o licenuatarios, en vo- lúmenes que correspondan a iina efectiva explotación industrial y en con- diciones adecuadas de calidad y precio. Sería deseable que se hubiera añadido la oportunidad. No es explotación la importación del producto amparado con una patente.

Se espera qiic con lo anteriormente preceptuado se acabe con el graví- simo problema del patentamiento realizado únicamente con propósitos de "bloqueo". Obsérvese cómo la prueba es a cargo del titular de la patente.

Toda 11ciiic1.1 dc explotación de una patente deberá ser aprobada por el Registro Nacional de Transferencin de Tecnología, con lo cual se sincro- niza la Ley que regula los derechos de los inventores y la Ley sobre trans- ferencia de tecnología, coordinación que tanta falta hacía.

Licencias obligatorias y de utilidad pública

Otro capítulo fundamental para convertir un sistema patentario en un eficaz instrumento de la política de desarrollo es, indudablemente, el rela- tivo a las licencias obligatorias.

Si despuks de tres años no se inicia ni se comprueba la explotación por su titular, cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria en los siguientes casos:

1. Cuando la invención patentada no haya sido explotada; 11. Si la explotación ha sido susperidida por más de 6 meses;

111. Cuando la explotación no satisfaga el mercado nacional, o, IV. Cuando existan mercados de exportación que no están siendo cu-

biertos y alguna persona muestre interés en utilizar la patente para fines de exportación.

A primera vista, estos casos pudieran aparecer demasiado drásticos, pero &e justifican para fotzar la explotación efectiva. Además, se le da oportu- nidad al titular para que presente mejores condiciones de explotación que el interesado en obtener la licencia obligatoria.

Las licencias obligatorias no serán exclusivas, dice la Ley. Su titular no podrá cederlas a su vez sin autorización del gobierno mexicano, ni con- ceder sublicencias sin dicha autorización y sin el consentimiento del titular de la patente, todo lo cual coincide con el Convenio de París.

Otro tipo de licencias forzosas son las llamadas "licencias de utilidad pública" cuando medien causas de salud pública, defensa nacional o cual- quier otra razón de interés público, procediéndose en los mismos téirninos que las licencias obligatorias, en lo aplicable, las cuales serán intransmisibles.

En lo sustancial, puede afirmarse que los que redactaron la Ley mexi- cana, en lo referente a los derechos que concede la patente y al régimen de las licencias obligatorias, se inspiraron en los artículos relativos de la ya mencionada Decisión 65 del Grupo Andino.

La expropiación de una patente debe realizarse por el Ejecutivo Federal por causa de utilidad pública, y en el decreto exppiatorio se establecerá si pasa a propiedad del Estado o si cae en el conocimiento difundido.

Certificados de invendón

Se asentaba arriba que el artículo 10 de la Ley mexicana establece las materias y productos que no son patentables. Sin embargo, algunas de ellas, concretamente las contenidas en las fracciones V, VI y VII, podrán ser objeto de un certificado de inventor. Dichas fracciones se refieren a las procedimientos de obtención de pmductos químicos; a las invenciones lacion nadas con la energía nuclear y su fisión y a todo lo relacionado con la tecnología anticontaminante. Los certificados de inventor tendrán la misma duración que las patentes: 10 años. Cualquier interesado podrá explotar la invención amparada por un certificado, pero estará obligado a cubrir al titular del certificado, el pago de las regalías correspondientes, sujeto a aprobación del Registro Nacional de Tranferencia de Tecnología o que será fijada por éste cuando no bubiere acuerdo entre las partes.

"Por otra parte, aún tratándose de materias patentables, se concede al inventor o a su causahabiente, la posibilidad de optar entre el otorgamien- to de una patente y un certificado de invención. Esta última puede ofrecer atractivos, especialmente al inventor de escasos recursos que pudiera no estar en aptitud de cumplir con el requisito de explotación de la patente"?'

io Iniciativa le Ley que Regula los Derechos de los Inventores y el Uso de Signos marearlos.- Presidencia de la República, México, D. F., diciembn de 1975, p. 5.

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Con las anteriores referencias de la Iniciativa quedan reseñadas lar principales características del certificado mexicano de invención.

Como hemos afirmado antes, la Convención de París está en pleno ~ I O C P S O de revi&5t1; con tal fin se han realizado a la fecha, dos sesiones del Grupo Ad Hoc de Expertos Gubernamentales, de la OMPI, y en su seno, la Unión Soviitica ha propuesto que los certificados de inventor sean incluidos en dicho instrumento internacional en absoluto pie de igualdad con las patentes. Varios Estados de economía socialista y de mercado libre han apoyado la propuesta soviética, entre ellos, México, Portugal, la India, Argelia, etc. Sin embargo, varios países, especialmente desarrollados, aun que en principio no están en contra de la sugerencia de la Unión Soviética, han manifestado cierta reticencia en divenos puntos conc~etos.~'

Del proyecto de Informe dc la segunda reunión de las diversas interven- ciones al respecto entresacaremos lo más importante con relación a los certificados de inventor.'?

En esa ocasión, la Unión Soviética afirmó que en su pais, el inventor, al obtener un certificado de inventor, transfiere voluntariamente al Es- tado su derecho exclusivo sobre su invención. La invención puede ser rea- lizada tanto por el Estado como por cualquier organización o empresa privada. No es menester obtener una autorización especial para la utiliza- ción. La invención es explotada en interés de la sociedad, en su conjunto. Por su parte, el inventor que obtiene, en la URSS, una patente goza de un derecho exclusivo sobre su invención y nadie puede explotarla sin su autorización. En cuanto a las condiciones relativas a la forma de la solici- tud, los criterios de patentabilidad, la ejecución del examen de novedad y la búsqueda, las disposiciones de la ley soviética son rigurosamente iguala para el certificado y la patente. En la URSS, los extranjeros gozan de los mismos derechos que los nacionales, tanto en lo que concierne a la obten- ción de patentes o de certificados de inventor como en los derechos que emanan de ambos títulos. La patente se otorga por 15 años, contados a partir de la fecha en que se deposita la solicitud ante el órgano del Estado. El certificado de inventor tiene una duración ilimitada.

La invención protegida por una patente cae en el dominio público a la expiración del plazo de los quince aiíos; la invención amparada por un cer- tificado de inventor cae en el conocimiento difundido inmediatamente despu6s del beneficio del certificarlo de inventor. El carácter "permanen- te" de la duración del certificado de inventor da la posibilidad de proteger los derechos del inventor y, en ccnueto, de percibir la remuneración pres- crita por la ley en favor del inventor, independientemente del plazo que transcurre después de la fecha del beneficio del mencionado certificado.

OMPT, Unión de Paris. Gmpo Ad Hoc de Expertos Gubernamentales para la Revisión de la Convención de Paris. 2a. Sesión. Ginebra, 15 al 22 de diciembre de 1975. Proyecto de Informe. PR/GE/11/12, p. 13-16.

'2 Ibidem.

264 V~CTOR CARLOS CARC~A MORENO

En el caso de los certificados de inventor, todo lo concerniente a las licencias obligatorias y a las demás medidas previstas para la hipótesis de la falta de explotación industrial no le son aplicables ya que precisa- mente el derecho de utilización es conferido al Estado en virtud de los certificados de inventor por lo que las licencias obligatorias salen sobrando.

Un principio fundamental es que el interesado goza de libertad para elegir entre obtener una patente o un certificado de inventor. Sin embargo, el certificado puede limitarse a ciertas materias (substancais obtenidas por procedimientos químicos, substancias alimenticias y farmacéuticas, etc.), lo cual es perfectamente compatible con la Convención de París que deja a la facultad de los Estados la posibilidad de excluir por completo o limi- tar la protección teniendo en cuenta su interés público. En Italia, vg., los procedimientos químicos no son susceptibles de patentamiento. Por otro lado, si algo es excluido o limitado para los nacionales, también lo será para los extranjeros, con lo cual se obsequia el principio del trato igual entre nacionales y extranjeros.

Con las líneas anteriores quedan pergeñadas las principales caracteris- ticas del certificado de inventor soviético. Comparándolo con el certificado de invención mexicano encontramos lo siguiente:

En la URSS, el Estado tiene el derecho exclusivo sobre la invención; en México no, sino que el inventor, aunque piekla la exclusividad, continúa siendo el titular del derecho, inclusive quien pretende explotar la inven- ción deberá llegar a un acuerdo con él. Tanto en México como en la URSS, el interesado puede optar entre un certificado de inventor o una patente. El titular de un certificado mexicano de invención goza de 10 6 0 s de protección; en la legislación soviética la protección es ilimitada, aunque la invención amparada cae en el dominio público inmediatamente después de la concesión del certificado. Tanto en Rusia como en México, el titular de un certificado de inventor es estimulado por el pago de ciertas regalías. En la URSS no es necesario el mecanismo de las licencias for- zosas; en hléxico, sí. Tanto en la República hlcxicana como en Rusia, los certificados se limitan a ciertas y determinadas materias.

De lo anterior concluimos que existen ciertas semejanzas entre el cer- tificado de inventor swiético y el certificado de invención mexicano, pero su concepción jurídica es diferente y no podía ser de otra forma dado que el certificado soviético funciona en una economía socialista donde el Estado se adroga la propiedad de la invención, en tanto que en una ecc- nomía mixta, como lo es la mexicana, ello seria contrario a ciertas garantías individuales. Creemos que el legislador mexicano se encontró ante la alter- nativa de no admitir, en lo absoluto, ciertos sectores y materias como dables de patentamiento: exigencia social ineludible, y encontrar un punto inter- medio como lo es el certificado de invención. Falta ahora compulsar la eficacia y practicidad de esta figura con la realidad. Papel clave habrán de jugar, al respecto, los abogados y agentes patentistas al aconsejar a sus

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clientes para que se acojan a los beneficios de un certificadb de invención. Es de desear que se vean orientados por un espíritu altamente nacionalista y de lealtad.

Dibujos y modelos indusirlales

Los dibujos y modelos industriales son registrables, concediéndose a su titular la protección por 5 años iinprorrogables. Dibujo industrial es toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto industrial con fines de ordenamiento y que le dan un mpecto peculiar y propio. En tanto que modelo industrial es toda forma plástica que sirva de tipo o molde para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos. Tanto los dibu- jos como los modelos industriales se refieren a aspectos meramente externos y no a las características técnicas o intrínsecas de los productos. Se apli- cardn a estas figuras, en lo que sea posible, todas las disposiciones de las patentes en relación a la solicitud, novedad, aplicación industrial, inven- ciones de los trabajadores, descripción, examen. publicación, derechos ex- clusivos, licencia?, pago de dereclios, caducidad y protección legal. Cabe recordar que también procede la prioridad.

IIemos afirmado con anterioridad que "si es posible insertar con rela- tiva facilidad, el problema de las patentes dentro de una política econó- mica nacional determinada, ello se debe a que dicho fenómeno tiene estre- cha conexión con la producción; hecho en el cual el Estado sea socialista, sea de libre mercado, tiene incerencia. Pero el fenómeno de las marcas más que estar ligado a la teoría de la producción entra en cl reino de "la soberanía del consumidor", es decir, en la teoría del consurno, tan poco ex- plorado aún por los economistas, y en el cual el Estado encuentra más limitaciones. Algunos autores, entre ellos Di Tella, proponen "la elimi- nación de las marcas extranjeras, o su imposición diferencial según pro- ductos, suponi&ndose un cierto debilitamiento del valor de la marca, como consecuencia de la mejor información y la mayor penuaciÓn".l3

El gobierno mexicano se ha percatado de que el problema de las marcas rebasa cn mucho el contexto de un mero capítulo de una ley sobre pro- piedad industrial, por lo que recientemente ba emitido la Ley Federal de Protección al Consumidor,l' que se refiere a l a marcas de vanos de SUS

aspectos, tales como la veracidad y la suficiencia en la publicidad.

1:: G ~ n c í * Monexo, o#. cit. 14 Vtase Diario Oficial del 21 de diciembre de 1975.

266 víc~on CARLOS OARC~A MORENO

El dilema fundamental para los autores del capítulo marcario de la ley mexicana indudablemente que fue cómo promover el uso de marcas nacio- nales y a su v a desestimular el uso de marcas extranjeras. Por otro lado, había que aceptar el desafio de conquistar los mercados externos con produc- tos amparadas con marcas mexicanas. No podemos ignorar la importancia de primer orden que guarda el comercio exterior en un mundo de economías interdependientes.

A nivel internacional, la mencionada Convención de París, de 1883, revisada por última vez en Estocolmo, en t967, y, actualmente, en pmceso de revisión, protege también los signos marcarios. Sumanamente hablando, dicho instmmento internacional estabiece el principio de asimilación entre nacionales y extranjeros, consiguientemente, se aplica a las marcas tam- bién; el derecho de prioridad, que para las marcas es de seis meses contados a partir de su depósito; las condiciones para el registro de las marcas, las cuestiones relativas al examen, los plazos de protección, entre otros a s p tos, se dejan a la competencia de la ley doméstica.

La marca es un signo cuya función es distinguir productos o servicios en el mercado; su propósito es proteger a su titular de la wncumncia desleal de otros fabricantes o comerciantes y al público de poiibles fraudes.

Un hecho evidente es que los países en desarrollo se encuentran inun- dados de marcas extranjeras provenientes de países altamente desarrollados, o que las marcas más importantes en los mercados de los citados países sean extranjeras o de titular extranjero. Por lo que para que una política y legislación marcanas sean realmente efectivas, tendrán que partir de la premisa de que es indispensable distinguir entre las marcas nacionales y lo& titulares nacionales y las marcas y los titulares extranjeros.

Otro hecho innegable es que las marcas aunque no son realmente vehícu- los que transfieran tecnología, en un paquete contractual tecnológico es factor muy importante, a veces más que las patentes mismas.

En el ordenamiento mexicano que se analiza, se regulan las marcas de producto y de servicio. Se entiende por marca de producto el signo que distingue a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase; por marca de servicio, el signo que caracteriza un servicio de otro de su misma clase o especie.

El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante registro. Las excepciones a lo que es posible registrar como marca están wnteni-

das en el articulo 91 y son más o menos las que tradicionalmente se acep- tan en todas las legislaciones de los distintos países del orbe. Para que algo pueda constituir una marca es menester que sea distintivo, novedoso, veraz y lícito.

Los efectos del registro de una marca durarán 5 años a partir de la fecha legal. Será prorrogable indefinidamente por iguales términos.

En relación a la prioridad, la marca, cuyo registro se solicita en Méxiw dentro de los seis meses de haberlo sido en el extranjero, se considerará re-

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gistrada en la misma fecha en que lo fue en $ primer país extranjero, siem- pre que dicho Estado establezca igual derecho para los mexicanos.

Para ello, se deberá comprobar dentro de los tres meses de haber soli. citado el registro de la marca en México, que ésta fue presentada en el país de origen dcntro de los seis meses anteriores, por medio de copia certi- ficada expedida por las autoridades competentes del Estado de que se trate, y demostrar que fue registrada en ese país. Lo anterior, sin perjuicio de lo que dispongan los tratados celebrados sobre la materia y que México - -

haya firmado. El titular de una marca deberá comprobar el uso efectivo de la misma

dcntro del año siguiente de su registro, so pena de extinción del derecho. Se considera uso efectivo la comercialización del producto o servicio que pro- teia. rn volúmenes v condiciones aue corresnondan a una real v verdadera explotación, a juicio del gobierno mexicano. Los productos, y servicios en lo posible, nacionales amparados por marcas registradas en México, debe- rán ostentar la leyenda correspondiente o su equivalente en abreviaturas.

Articulo de vital importancia lo es el número 127 que establece que toda marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera, que está destinada a amparar artículos fabrica- dos o producidos en el territorio nacional, deberá usarse vinculada a una marca originalmente registrada en nuestiu país. A1 fenómeno anterior se le llama "casar" una marca extranjera con una nacional con el objeto de promover las marcas mexicanas.

Los actos, convenios o contratos que se celebren con motivo de la con- cesión del uso oneroso o gratuito de una marca recistrada originariamente en el extranjero, o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera, deberán ser autorizados por la Dirección del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. H e aquí otro eslabón entre la Ley que regula los usos marcarios y la Ley sobre el registro de transferencia de tecnología.

Ahora bien, <de acuerdo a qué se va a realizar la calificación del carác- ter de mexicano o de extranjero? El artículo 131 asienta que tal calificación se hará de xuerdo con la Ley para promover la inversión mexicana y re- gular la invenión extranjera. Es decir, para saber si el titular de un signo marcario es nacional o extranjero, y por ende la marca en sí, debemos acn- dir para hacer tal caracterización al articulo 20 de la Ley sobre inversiones extranjeras.

El titular de una marca podrá autorizar a uno o varios usuarios, pero el acto mediante el cual se conceda el uso tendrá que inscribirse primeramente en el Registro de Transferencia de Tecnología y después en la Dirección de Invenciones y Marcas.

El plazo inicial, cinco años, de duración de los efectos del registro de una marca, y de cada uno de los ulteriores, podrá renovarse haciéndose la soli- citud dentro del último semestre de cada plazo de gracia de seis meses,

condicionado al pago de recargos. Pero lo anterior, habrá que comprcbar el uso efecivo e inintenumpido de la marca.

Las marcas registradas pueden transmitirse por los medios usuales esta- blecidos en la legislación común, civil o mercantil, pero la transmisión no producirá efectos si antes no se anota en el Registro de Transferencia de Tecnología, además de inscribirse en la Dimción de Invenciones y Marcas

Una marca es nula cuando sea ilegal, presente anterioridades, sea seme jante o se confunda con otra, sea falsa o ine.xacta, haya invasión con otra o exista mala fe.

Las marcas que no se renueven se considerarán cáducas y se extingui- r5n cuando se conviertan en denominaciones genéricas.

Denominaciones de orizen

Como es sabido, México es parte del Arreglo de Lisboa, concerniente a las denominaciones de origen, que data desde 1958, actualmente en vías de ser revisado sustancialmente.

Por eso nuestro país está particularmente interesado en conceder pro. tccción a las indicncicnes de procedencia. El Capítulo V de la Ley que regula los derechos de los inventores se refiere a la materia, que sustancial- mente es igual a la parte relativa de la ley derogada, y que, a su v a , coin- cide con el mencionado Arreglo de Lisboa y su respectivo Reglamento, razón por lo cual no haremos su análisis.

Avisos y nombres comerciales

También se regula el aviso y nombres comerciales siguiendo los linea- mientos de la Ley Tipo de la OMPI sobre el particular. El nombre comer- cial y su uso estará protegido sin necesidad de depósito o registro. El nombre comercial deberá ser novedoso, legal y distintivo. Los efectos de su publicación durarán cinco años, pudiéndose renovar indefinidamente por iguales períodos. Todos los actos relacimados con los nombres comerciales deberán ser aprobados e insuitos en el Registro de Transferencia de Tec- nología, cuya ley se aplicará en lo conducente.

Procedimientos administratiuos

Todo lo relativo a solicitudes de marcas y patentes podrá realizarse a través de mandatario. La carta poder se simplifica al máximo aunque se haya otorgado en el extranjero. Al respecto, se aplicarán los tratados firmados por México. Los extranjeros deberán acreditar su legal estancia en México si residen en él. Los extranjeros, personas físicas y morales, deberán señalar un domicilio en el territorio para oír notificaciones.