Derecho de Marcas Paraguayo

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EXPEDIENTE: “LUIS MENELEO INSFRAN CABRERA C/ RES. Nº 123 del 26 MARZO 2007, DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCION Nº 410 DEL 11 SETIEMBRE DE 2007 DICTADO POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.-----------------------------

ACUERDO Y SENTENCIA

Acuerdo y Sentencia Nº 690, de fecha 19 de Septiembre de 2011. Corte Suprema de

Justicia. Sala Penal

RESULTADO

1) DESESTIMAR el Recurso de Nulidad, contra el Acuerdo y Sentencia Nº148, del 30 de septiembre de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.------------------

2) CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nº 148 de fecha 30 de Septiembre de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, en el Expediente caratulado: “LUIS MENELEO INSFRAN CABRERA C/ RES. Nº 123 del 26 MARZO 2007, DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCION Nº 410 DEL 11 SETIEMBRE DE 2007 DICTADO POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, conforme al exordio de la presente resolución.--

3) IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa 4) ANOTAR, registrar y notificar. ----------------------------------------------------------

FDO.: SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUÍS

BENÍTEZ RIERA

EXORDIO DE LA SENTENCIA

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diecinueve días, del mes de Septiembre del año dos mil once, estando reunidos en su Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los señores Ministros SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUÍS BENÍTEZ RIERA, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por Ante mí, la Secretaria autorizante se trajo a estudio el Expediente caratulado: “LUIS MENELEO INSFRAN CABRERA C/ RES. Nº 123 del 26 MARZO 2007, DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCION Nº 410 DEL 11 SETIEMBRE DE 2007 DICTADO POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver el Recurso de Apelación, interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia Nº 148 de fecha 30 de septiembre de 2007, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.-----------



Previo estudio de los antecedentes del caso, los Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvieron plantear las siguientes: ---------------------------

C U E S T I O N E S:

¿Es nula la Sentencia apelada? ----------------------------------------------------------

En caso contrario, ¿se halla ella ajustada a Derecho? ----------------------------------

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUÍS BENÍTEZ RIERA.---------------------------------------------------------------------------------

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Doctor Sindulfo Blanco DIJO: El apelante no ha interpuesto expresamente recurso de nulidad contra la referida Resolución, y asimismo en la misma no se observan vicios o defectos que ameritan la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil, por consiguiente corresponde desestimar este recurso. ES MI VOTO.---------

A sus turnos, los MINISTROS PUCHETA DE CORREA y BENÍTEZ RIERA manifiestan que se adhieren al voto del Ministro preopinante por sus mismos fundamentos.-

LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el MINISTRO Dr. BLANCO, prosiguió diciendo que: El Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por Acuerdo y Sentencia Nº 148 de fecha 30 de septiembre de 2009, resolvió: “1.-) NO HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa, presentada por la firma: “EXP. LUIS MENELEO INSFRAN CABRERA C/ RES. Nº 123 del 26/03/2007 de la SEC. ASUNTOS LITIGIOSOS y la RES. Nº 410 del 11/09/07 de la DIR. PROD. INDUSTRIAL (DPI)” conforme al exordio de la presente resolución. 2.-) CONFIRMAR los actos administrativos impugnados. 3.-) IMPONER LAS COSTAS, a la parte actora. 4.-) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia”.

Contra dicho Acuerdo y Sentencia, a fs. 224, expresa agravios en representación del recurrente el Abog. Hugo T. Berkemeyer, alegando que: “Desiste expresamente del Recurso de Nulidad”. “La firma solicitante no mostró novedad ni originalidad al solicitar la marca. Las semejanzas son evidentes, e indiscutible la asociación gráfica que lleva al error y producir una confusión indirecta”.---------------------------------------------------------------

“El Tribunal de Cuentas no ha considerado la Ley de Marcas en su totalidad y a simple vista se puede observar que el término “MANTECOL” es confundible con la marca MANTECOSA Y MANTECOSA HETEREI ambas de la clase 30 y el simple agregado de MEGA SPLIT resulta irrelevante en el texto.----------------------------------------------------

“En ningún momento el Tribunal analiza el Art. 2º inc. “f” de la Ley Nº1294/98 de Marcas que dispone “que no podrán ser registrados los signos idénticos o similares a una marca registrada para los mismos productos o servicios o para productos y servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o asociación con esa marca”. Finalmente considera que “los fundamentos del Acuerdo y Sentencia recurrido son arbitrarios e ilegales al confirmar la resolución emanada de la Dir. de la Propiedad Industrial.---------------------------------------------------

A fs. 231 de autos contesta la expresión de agravios el Abog. Wilfrido Fernández de Brix representante de la firma CADBURY STANI ADAMS ARGENTINA y expresa: “Que el recurrente olvida que en tres instancias anteriores, las autoridades pertinentes han sostenido que no existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, pues sostener lo contrario



sería caer en lo absurdo, y aplicarlo sería una verdadera injusticia”. “También olvida la trayectoria de mi mandante y la notoriedad de sus productos en el mercado nacional e internacional y su fama sin igual en el rubro al que se dedica”.---------------------------------

“La marca “MANTECOL” propiedad de mi mandante fue registrada en nuestro país en el año 1987 – por ende con mucha antelación que las marcas opuestas en el litigio de autos – reconocida por su ingrediente peculiar “la pasta de maní” afamados en el comercio nacional”.---

Sigue manifestando que “el Tribunal de Cuentas, 1º Sala no hace más que aplicar un recto criterio y ajustarse plenamente a las leyes y principios que rigen la materia, habiendo realizado un correcto estudio de los hechos que nos ocupan y habiendo acordado por unanimidad la confirmación de la Resolución referida”.----------------------------------------

Y el Dr. Blanco sigue diciendo: La firma CADBURY STANI SAIC solicitó a su nombre el registro de la marca “MANTECOL MEGA SPLIT” en enero del 2006, para distinguir productos de la clase 30 (café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, harinas, etc.). Las marcas registradas “MANTECOSA HETEREI”, clase 29 y “LA MANTECOSA”, clase 29 (carnes, pescado, aves y caza, extractos de carne, legumbres, jaleas, huevos, leche, etc.) propiedad del Sr. LUIS MENELEO INSFRAN CABRERA dedujeron oposición en base al art. 15 de la Ley Nº 1294/98 de Marcas.---------------------------------------------------------------

Las Resoluciones Administrativas Nº123 y Nº 410 del 2007 dieron curso favorable a lo solicitado expresando “que aún cuando ambas denominaciones tengan en común algunos caracteres, en la visión de conjunto poseen elementos que las hacen absolutamente distinguibles sin que pueda existir riesgos de confusión”.----------------------------------------

Efectivamente y de conformidad con el criterio del Tribunal de Cuentas, 1ª Sala en el expediente de autos se prueba fehacientemente que: La marca solicitada “MANTECOL MEGA SPLIT” para la clase 30 es una variedad más de la línea de productos MANTECOL, marca registrada de notoriedad reconocida en el mercado no solo nacional sino internacional según se constata en autos al igual que su registro en los distintos países hispanoamericanos: Argentina, Bolivia, Chile, México, etc.-------------------------------------

Al analizar la marca solicitada “MANTECOL MEGA SPLIT” tenemos que la misma utiliza el término “MANTECOL” propiedad de la demandada a partir del año 1987 y le agrega los términos “MEGA SPLIT” que le otorga suficiente distintividad y variedad con respecto a otros de la misma línea. Un Principio general del derecho marcario establece que las marcas deben ser analizadas como un todo, teniendo en cuenta cada uno de los elementos que la constituyen en su conjunto.----------------------------------------------------

La porción más distintiva de la marca solicitada es “MANTECOL”, marca registrada con anterioridad y por ende con derechos adquiridos sobre la denominación “MANTECOL” inscripta en la misma clase 30 y de coexistencia pacífica anterior a la oposición de las marcas en autos que pertenecen a la clase 29. Por tal motivo la solicitud de la marca “MANTECOL MEGA SPLIT” en la clase 30 efectivamente constituye la prolongación de una marca adecuadamente protegida, con derechos adquiridos y sólo compone una variedad de las ya conocidas golosinas “MANTECOL”. Dicho de otro modo la solicitud en autos corresponde a la extensión de un derecho ya adquirido sobre la misma marca en la clase 29 solicitada.------------

La marca “MANTECOL MEGA SPLIT” en su conjunto conforma una marca con sustantividad propia suficiente, por tanto, reúne las cualidades de novedad, especialidad y distintividad necesarias para su registro.---------------------------------------------------------



Corresponde entonces confirmar el Acuerdo y Sentencia Nº 148 de fecha 30 de septiembre de 2009 del Tribunal de Cuentas, 1ª Sala y con la imposición de las costas a la parte perdidosa, de conformidad a lo establecido en el artículo 192 del Código Procesal Civil. Es mi voto.----------------------------------------------------------------------------

A SU TURNO LA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, DIJO: Me adhiero al voto del Ministro Preopinante Sindulfo Blanco, por los mismos fundamentos. Se trae a colación los siguientes fallos jurisprudenciales en los cuales esta Alta Magistratura una ha sostenido la posibilidad de coexistencia de marcas que no causen confusión directa, ni indirecta en el consumidor: “Acuerdo y Sentencia Nº 455 de fecha 29 de junio de 2.011, Acuerdo y Sentencia Nº 1.896 de fecha 28 de diciembre de 2.004”. Es mi voto.------------------

A SU TURNO EL MINISTRO LUIS BENITEZ RIERA, DIJO: que se adhiere al voto del Ministro Preopinante Dr. Sindulfo Blanco, por sus mismos fundamentos. Es mi voto.-----

Con lo que se dio por finalizado el Acto firmando S.S.E.E., todo por Ante mí de

que certifico, quedando acordada la Sentencia.------------------------------

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