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El agotamiento del Derecho de marcaEl agotamiento del Derecho de marcaEl agotamiento del Derecho de marcaEl agotamiento del Derecho de marcaEl agotamiento del Derecho de marca11111

Jorge Eduardo Vásquez SantamaríaJorge Eduardo Vásquez SantamaríaJorge Eduardo Vásquez SantamaríaJorge Eduardo Vásquez SantamaríaJorge Eduardo Vásquez Santamaría22222

Recibido: julio 31 de 2007Aprobado: septiembre 17 de 2007

ResumenResumenResumenResumenResumenLas dinámicas de la creciente actividad comercial han impulsado a los gobiernosa regular ciertas esferas de dichas dinámicas tanto en sus mercados internoscomo externos. Mediante cuerpos normativos de carácter internacionalpromulgados tanto en esquemas de integracion multinacional como en los estadospropios de cada país, se pretende regular los campos de acción, límites ysituaciones que los titulares de los productos comercializados tienen sobre ellosen las diferentes actividades comerciales de las cuales resultan ser objeto. Elagotamiento del derecho de marca se constituye así en una disposición expresapara regular el comercio nacional e internacional, proteger los negocios y darseguridad jurídica a las relaciones comerciales.

PPPPPalabras clavealabras clavealabras clavealabras clavealabras claveMarca, agotamiento, globalización, mercado, comercio, límite

1 Artículo resultado de la investigación terminada, con el mismo nombre del artículo, y llevada a cabo en elsemillero de investigación en Derecho internacional de la Facultad de derecho de la Universidad de Medellín.

2 Egresado de Derecho de la Universidad de Medellín. Cofundador del Semillero de investigación en DerechoInternacional en la misma facultad, Monitor en Investigaciones del Centro de Investigaciones Jurídicas dela Universidad de Medellín, miembro de la Clínica Jurídica de Interés Público y practicante en la Direcciónde Control Interno Disciplinario del Metro de Medellín. [email protected] [email protected]

Opinión Jur ídicaOpinión Jur ídicaOpinión Jur ídicaOpinión Jur ídicaOpinión Jur ídica - UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

Opinión Jurídica, Vol. 6, No. 12, pp. 123-137 - ISSN 1692-2530 - Julio-Diciembre de 2007 / 208 p. Medellín, Colombia

Opinión Jurídica124

TTTTTrademark Right deploymentrademark Right deploymentrademark Right deploymentrademark Right deploymentrademark Right deployment

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstractDynamics of growing commercial activity has promoted governmental regulationto some spheres of such dynamics in both internal markets and external markets.Through international norms released in both multinational integration schemesand each country’s own type of government, it is intended to regulate actionfields, limits, and situations that owners of traded items have on differentcommercial activities. Deployment of trademark right then becomes an expressdisposition to regulate national and international commerce, to protectbusinesses, and to provide juridical security to commercial relations.

Key wordsKey wordsKey wordsKey wordsKey wordsBrand, deployment, globalization, market, commerce, limit.

Jorge Eduardo Vásquez Santamaría

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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNLa creciente intensificación del comercio

mundial, impulsado por la constanteevolución del proceso de la globalización, havenido generando un sinnúmero deconsecuencias y transformaciones en losmercados internos y sistemas jurídicos propiosde muchas naciones.

Una de estas nuevas dinámicas que seidentifica en el comercio internacional, y que vienegenerando de manera paulatina iniciativasjurídicas que buscan consolidar una estructurasegura y concreta en los sistemas comerciales esel tema del agotamiento del derecho de marca.

LA MARCALA MARCALA MARCALA MARCALA MARCAEl artículo 134 de la decisión 4863 , de la

Comunidad Andina de Naciones - CAN4 definemarca como “cualquier signo que sea apto paradistinguir productos o servicios en el mercado”. Señalaa su vez que podrán registrarse como marca “lossignos susceptibles de representación gráfica”, ydispone que podrán constituir marcas las palabraso combinación de palabras; las imágenes, figuras,símbolos, gráficos, logotipos, monogramas,retratos, etiquetas, emblemas y escudos, lossonidos y los olores; las letras y los números; uncolor delimitado por una forma, o unacombinación de colores; la forma de losproductos, sus envases o envolturas y cualquiercombinación de los signos o medios indicadosanteriormente.

Para Colombia, al igual que para los paísesque integran la CAN, rige en el tema de marcas

la decisión 486, una de las figuras legales máspopulares promulgadas por el Consejo Andinode Ministros de Relaciones Exteriores, la cualhace parte del ordenamiento jurídicocolombiano.

La decisión 486 se consolida como el soportenormativo para cuatro de los países surame-ricanos, y no sobra descartar la posibilidad deser adoptada por otros países latinoamericanosde la zona del Pacífico que contemplan en laactualidad la posibilidad de integrar unacomunidad de naciones con la ya existenteComunidad Andina. De ser así, este reconocidoinstrumento jurídico, ejemplo del propósitointegracionista, entraría a convertirse en la basepara la regulación en materia de propiedadindustrial en casi la mitad del continenteamericano, pues las perspectivas de integracióncon la CAN no solo se limitan a Chile, sino quese extiende a varios países de Centroamérica.

A partir de 1996, con la reforma institucionaldonde los Países Andinos suscribieron elProtocolo de Trujillo que modificó el Acuerdode Cartagena5 , se crea un sistema organiza-cional compuesto por diversos órganosencargados de la dirección, control yadministración general de la integraciónsubregional y del desempeño de laboresespecíficas en el campo financiero y de gestiónsocial. Este sistema fue denominado «SistemaAndino de Integración - SAI».

Y aunque la integración andina no ha sidoun proceso de fácil trámite, ya que las crisis decredibilidad han sido reiteradas a lo largo de suhistoria, hay que destacar que la CAN cuentacon dos medios jurídicos que son grandes

3 Por medio de la cual se establece el régimen común sobre Propiedad Intelectual. . Las Decisiones sonnormas jurídicas que se rigen por lo establecido en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia elAcuerdo de Cartagena.

4 Países que integran la CAN: Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.

5 Acuerdo de Integración Subregional Andino.

El agotamiento del derecho de marca



ejemplos del propósito integracionista de lospaíses miembros y que se reflejan de manerapalpable con la decisión 486 que regula lapropiedad industrial. Estos medios son lasupranacionalidad y la preeminencia, loscuales, sin duda, impregnan la normativa enmención.

Como explica Mónica Rosell , lasupranacionalidad hace que el Derecho de laIntegración en general y el Derecho andinoen particular se distingan del DerechoInternacional Público clásico, así como delos derechos nacionales, de los queparadójicamente forman parte y los integran.La noción de supranacionalidad, igualmente, seha ido afinando desde el nacimiento de laComunidad Económica Europea, con el Tratadode París de abril de 1951. Hoy en día no seentiende como la creación de un «Súper Estado»con soberanía territorial propia; todo locontrario, la noción de supranacionalidaddentro del derecho de la integración es lanegación del «Imperium» a la manera romana,y la afirmación de la autonomía de gestión quecrean los Estados que se integran6 .

La supranacionalidad tiene comocaracterística determinante la aplicacióndirecta7 . Gracias a ésta, todas las leyes que seadopten en la CAN entran directamente a regiren los países miembros y para las entidades yorganismos de la organización.

Significa que la normativa andina obligaa todos los poderes de los Estados sind i s t inc ión en todo su t e r r i to r io, s inlimitaciones de orden estatal, regional omunicipal y que el c iudadano comúnadquiere obligaciones y derechos cuyocumplimiento puede exigir tanto ante susTribunales nacionales, como ante lasins tanc ias adminis t ra t i va y jud i c ia lcomunitarias

8.

La preeminencia ha sido destacada por elTribunal Andino como la segunda grancaracterística del Derecho ComunitarioAndino, significando que el conjunto denormas andinas prevalece en su aplicaciónsobre las normas internas de cada paísmiembro.

En la sentencia del proceso 3-AI-969 , elTribunal señaló la preeminencia como la virtudque tiene el ordenamiento comunitario paraprimar sobre una norma de derecho internoque se le oponga, cualquiera sea el rango deesta última. Por esta razón, de presentarse unconflicto entre las normas nacionales de lospaíses miembros y las normas comunitarias,estas últimas se aplican con preferencia a lasprimeras. De esta manera un país miembro nopodrá dejar de aplicar una norma comunitariacon la excusa de tener que aplicar una normainterna.


6 ROSELL, Mónica. Marco Institucional y Seguridad Jurídica en la Comunidad Andina. Pág. 2, 1999.

7 Artículo 2 del Tratado del Tribunal vigente y en el Protocolo de Cochabamba, modificatorio de dichotratado, que dispone que «las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que seanaprobadas por la Comisión». Por su parte, el artículo 3 establece que «las Decisiones de la Comisión serándirectamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficialdel Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior...».

8 ROSELL, Mónica. Marco Institucional y Seguridad Jurídica en la Comunidad Andina. Op. Cit.

9 Acción de Incumplimiento interpuesta por la Junta Directiva del Acuerdo de Cartagena contra la Repúblicade Venezuela, por supuesta contravención a las Resoluciones 397 y 398 expedidas por la Junta el 14 demarzo de 1996 de los artículos 41,42,43 y 46 del Acuerdo de Cartagena y 13 de la Decisión 328 de laComisión sobre sanidad Agropecuaria Andina.

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Estos dos principios contextualizan lafuncionalidad jurídica que persigue la comunidaden miras a la eficacia de la integración. Postuladostan concretos y determinates llevan a que una normaandina sólo puede ser modificada por otra normaandina emitida por los correspondientes órganoscomunitarios y no por los poderes legislativos delos países que integran la comunidad.

De esta manera, los actuales integrantes dela CAN, entre ellos Colombia, solo pueden llegara modificar las disposiciones en materia depropiedad industrial, y de manera concreta, eltema de marca, por medio de la organizaciónmisma. Es por esto que el sustento normativopara nuestra nación en el tema de marca, ycomo se destacará posteriormente, en elagotamiento del derecho de marca, es unadisposición comunitaria, de aplicacióninmediata y prevalente sobre disposicionesinternas, que trasciende las fronteras nacionalespara encauzar el comercio de la región bajo unsolo esquema que busca la eficacia y laseguridad jurídica en los países andinos.

EL AGOEL AGOEL AGOEL AGOEL AGOTTTTTAMIENTAMIENTAMIENTAMIENTAMIENTO DEL DERECHOO DEL DERECHOO DEL DERECHOO DEL DERECHOO DEL DERECHO

Felipe Rubio Torres establece:

El agotamiento del derecho es una limitacióna los derechos exclusivos que confiere lapropiedad intelectual. Constituye unalimitación para el titular en tanto que con laprimera comercialización de un bien, se agota,se extinguen para él ciertas prerrogativas. Enotras palabras, en pro de la libre circulaciónde las mercancías y de la libertad de comercio,el control que puede ejercerse sobre ladistribución, se agota después de la primeraventa de la copia

10.

Por lo tanto, el efecto principal que elagotamiento del derecho trae para su titular esla pérdida del control sobre las distribucionesposteriores que se lleven a cabo sobre el mismobien, pues una vez este se inserta en elmercado, se entiende agotada la posibilidad deimpedir la comercialización y distribución delmismo.

De esta manera, una primera y básicadefinición del agotamiento del derecho demarca corresponde a las limitaciones que eltitular de una marca tiene para impedir lacomercialización, control y distribución dedicha marca una vez esta se inserta en laactividad comercial.

A partir de los sistemas jurídicos quecontienen el agotamiento al derecho de marcay tomando el referente territorial, se hanidentificado en la doctrina internacional tresclases de agotamiento, corroborado por laexperiencia de los modelos jurídicos ycomerciales de los países que han adoptado lasmedidas legales. Estas clases de agotamientoson:

1. El agotamiento de carácter nacional, elcual se genera cuando el bien ha sido distribuido

El agotamiento del derechoes una limitación

a los derechos exclusivosque confierela propiedad

intelectual.

10 RUBIO TORRES, Felipe. El agotamiento del derecho en el derecho de autor y los derechos conexos ylapropiedad industrial.

http://www.sieca.org.gt/publico/ProyectosDeCooperacion/Proalca/PI/Revistas/R3A2/Default.htm




en el interior de un país, extinguiéndosela posibilidad para el autor de controlar elmercado de ese producto dentro de ese país.

2. El agotamiento regional, que se producecuando la primera comercialización del bien severifica en un mercado regional como la CANo la Unión Europea, de tal manera que segarantice el compromiso subregional depermitir la libre circulación de bienes comocorolario de un verdadero proceso deintegración subregional.

3. El agotamiento internacional, que sepresenta cuando la primera venta del bien serealiza en un mercado extranjero de tal maneraque hay libertad plena de importaciones o ventasparalelas de los productos, no pudiendo el titulardel bien controlar la comercialización de la obrao mercancía en un mercado extranjero11 .

Los tipos de agotamiento se ven reflejadosen las d ispos ic iones de s is temas deintegración multinacional o de paísesmiembros que por su propia iniciativacomenzaron la elaboración de una línea legalpara la regulación de la materia. Un casoespecífico en la elaboración de una línea

legal interna y, a su vez, adoptante dedisposiciones comunitarias es España.

DISPOSICIONES EN ESPDISPOSICIONES EN ESPDISPOSICIONES EN ESPDISPOSICIONES EN ESPDISPOSICIONES EN ESPAÑA Y LAAÑA Y LAAÑA Y LAAÑA Y LAAÑA Y LAUNIÓN EUROPEAUNIÓN EUROPEAUNIÓN EUROPEAUNIÓN EUROPEAUNIÓN EUROPEA

Si bien España es en la actualidad uno delos miembros más destacados de la UniónEuropea, que acoge las disposiciones generalesdictadas para la comunidad de países, estanación desde años atrás tenía el soportejurídico para el tema de marca y delagotamiento. Los artículos III, XI y XX del textodel GATT12 - «Acuerdo General sobre Arancelesy Comercio» (General Agreement on Tariffs andTrade) hacían ya un reconocimiento delagotamiento internacional. Los numerales 1 y4 del artículo tercero del documentoestablecían el trato nacional o asimilación delos productos importados a los nacionales enmateria de reglamentaciones interiores13 .

Por este motivo los productos de toda parteque contrataba en un país no debían recibir untrato desfavorable por parte de la ley nacional

11 Ibídem.

12 Desde 1948 el intercambio mundial de mercancías estuvo regido por un conjunto de normas comercialesy concesiones arancelarias acordadas entre un grupo de países, que se llamó Acuerdo General sobreAranceles Aduaneros y Comercio (GATT, General Agreement on Tariffs and Trade) firmado en 1948. En el año de1995 se dio paso a la Organización Mundial del Comercio.

13 Artículo III, numeral 1:Las partes contratantes reconocen que los impuestos y otras cargas interiores, asícomo las leyes, reglamentos y prescripciones que afecten a la venta, la oferta para la venta, la compra, eltransporte, la distribución o el uso de productos en el mercado interior y las reglamentaciones cuantitativasinteriores que prescriban la mezcla, la transformación o el uso de ciertos productos en cantidades o enproporciones determinadas, no deberían aplicarse a los productos importados o nacionales de maneraque se proteja la producción nacional.

Numeral 4: Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el territorio de cualquierotra parte contratante no deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los productossimilares de origen nacional, en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a laventa, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de estos productos en elmercado interior. Las disposiciones de este párrafo no impedirán la aplicación de tarifas diferentes en lostransportes interiores, basadas exclusivamente en la utilización económica de los medios de transporte yno en el origen del producto.


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sobre propiedad industrial frente a losproductos que le sean similares en esa nación.

Actualmente y pasados varios años de lainstauración de la OMC14 , esta disposición deldocumento GATT parece tener plena vigencia,pues en la revisión que sobre el mismo se llevóa cabo en la Ronda de Uruguay en el año de1994, no se modificó su texto original, por loque las disposiciones sobre la materia deagotamiento del derecho continúan teniendocomo referente general el artículo III deldocumento de la década del 40.

Sin embargo, como se mencionabaanteriormente, España, tanto en el contextointerno como en el comunitario, ha tenidootros textos legales que se han relacionado conla materia y que sirven para el caso comoilustración, no solo de la experiencia vivida enel país ibérico, sino como directriz de las líneasseguidas en la Unión Europea.

Para el caso español, la ley 32 de 1988regulaba el agotamiento del derecho en un ámbitoterritorial de carácter nacional, algo que para laépoca respondía a las necesidades de la naciónespañola, pues aún no hacía parte de la UniónEuropea. Esta ley se promulgó el 10 de noviembredel 88, el mismo año en el cual el día 21 dediciembre se expide la Directiva de la ComunidadEconómica Europea15 referente al tema demarcas, estipulando en el artículo 7.1 lasdisposiciones referentes al agotamiento de lasiguiente manera: “El derecho conferido por la marcano permitirá a su titular prohibir el uso de la mismapara productos comercializados en la comunidad condicha marca por el titular o con su consentimiento”.

Acogida la normativa en la ComunidadEuropea, España adopta posteriormente la ley 17de 2001, denominada la nueva ley de marcas,

que dispone en su artículo 36 lo correspondienteal agotamiento del derecho de marcaestableciendo que “el derecho conferido por el registrode marca no permitirá a su titular prohibir a terceros eluso de la misma para productos comercializados en elEspacio Económico Europeo con dicha marca por eltitular o con su consentimiento”. Completa ladisposición señalando que “el apartado anterior nose aplicará cuando existan motivos legítimos quejustifiquen que el titular se oponga a la comercializaciónulterior de los productos, en especial cuando el estado delos mismos se haya modificado o alterado tras sucomercialización”.

Esta disposición que adoptó el país ibéricopermite ilustrar la protección que desde elordenamiento jurídico pretende dar sunormativa interna, pues, al igual que la directivaexpedida por la Comunidad Europea, regula eltema del agotamiento solo dentro del ámbitodel espacio económico europeo, variando supostura de una protección nacional a unaregional, pero guardando reservas frente alagotamiento internacional.

Tanto las disposiciones españolas como laseuropeas frente al tema del agotamiento delderecho de marca no parecen establecer unadisposición tajante, pues el mismo artículoseñala la excepción para no aplicar elagotamiento de marca cuando menciona laexistencia de motivos legítimos que justifiquenla comercialización ulterior del producto.

Fernando Álvarez, ante la entrada envigencia de la nueva normativa en España,expone un claro ejemplo de cómo opera lafigura en estudio:

Un titular de una Marca en España, vendesus productos con esa Marca a undistribuidor español, el cual a su vez exportaa otro distribuidor francés. Pues bien, en

14 Organización Mundial del Comercio.

15 Directiva 89/104/ CCE.




ese momento de comercialización se haagotado el derecho del concesionario de laMarca. Es decir, aunque el fabricanteespañol haya concedido licencia exclusivaa un distribuidor francés, éste carecerá defuerza legal para impedir la venta a tercerosdistr ibuidores franceses, de la marcaproveniente de la fábrica española

16.

Pero si bien España cuenta en la actualidadcon una disposición expresa sobre el agotamientodel derecho de marca, contenida en la nueva leyde marcas y en correspondencia con la directiva89/104 de la CEE17 , el ámbito de agotamientointernacional parece ser dejado en un segundoplano para corresponder a las circunstancias quecontextualizan no solo a esta nación, sino a todoslos Estados miembros de la Comunidad Europeaen la actualidad, en el objetivo de responder yalinearse a los parámetros legales del comercioen la Unión Europea.

Con estructuras legales ya establecidas,tanto los tribunales comunitarios como losespañoles han venido aceptando la limitacióndel agotamiento del derecho de marca al ámbitoestrictamente comunitario, y a su vez hanaceptado que la importación, por ejemplo deun producto a España de un país que nopertenece al espacio económico europeo, sin queese producto haya sido introducido en elmercado español por el titular de la marca o consu consentimiento, supone un acto de violaciónal derecho de marca, razón por la cual puede serperseguido judicialmente y se puede solicitar yobtener la prohibición para la importación ycomercialización de ese producto, ser retirado

del mercado e indemnizar los daños y perjuiciosocasionados18 .

La directiva 89/104 de la CEE, así como lanormativa existente en España se constituyenen ejemplos sobre la regulación directa yexpresa del agotamiento del derecho de marca,reservándose en este caso al continenteeuropeo. Pero ante la imperiosa necesidad deresponder a las necesidades crecientes delcomercio internacional, la doctrina trata deestructurar una definida y clara postura quepermita ilustrar el campo de las marcas en susprocesos de comercialización y distribución.

Marcial Cantero Silva define el agotamientodel derecho de marca de la siguiente manera:

Un límite del derecho de exclusión (iusprohibendi) que el registro de la marcaconfiere a su titular, lo que hace que el titu-lar de una marca, o un licenciatario suyo,no puedan obstaculizar la comercialización,en principio protegida por el derecho deexclusiva, si ellos o cualquier tercero consu consentimiento, introducen en el mercado,mercaderías distinguidas con dicha marca.Es el límite que indica el fin del derecho deexclusión comercial del titular de la marcay correlativamente el principio de la libertadde comercio de los terceros en relación conlos productos que llevan la marca auténtica.El principio del agotamiento significa queel derecho de exclusión comercial del titularde la marca termina en el momento en queintroduce o consiente introducir en elcomercio los productos identificados con lamarca

19.


16 ÁLVAREZ Fernando. Marcas y Patentes. http://www.alvamark.com/nueva%20ley%20de%20marcas.htm

17 Comunidad Económica Europea.

18 “Estudio sobre las importaciones paralelas. Visión historica de las mismas e incidencia del código penal”.Henson News, No 2/04, septiembre de 2004. www.henson-co.com/pdf/HN%2002-04%20delegaciones

19 CANTERO SILVA, MARCIAL. El Principio Denominado Agotamiento del Derecho de Marca. Ponenciapresentada en las Segundas jornadas conmemorativas de la vigencia del código civil. Encarnación, 20 deagosto de 1999.

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El agotamiento del derecho de marca resultaser el medio legal que le impide al titular deuna marca obstaculizar que productos suyossean puestos en el mercado, teniendo encuenta que una vez el titular de esa marca hacolocado sus productos en el mercadoobteniendo un beneficio en su negociación,pierde con esa colocación la posibilidad deimpedir posteriores distribuciones y actos decomercio con sus productos.

El agotamiento del derecho de marca se puedeconcretar como una de las materializaciones parala protección de la libre circulación de bienes enel proceso comercial, salvaguardando lasdinámicas propias de la debida competencia enlos ámbitos nacional, regional e internacional.

Tomás de las Heras Lorenzo explica:

Toda comercialización de productos demarcas auténticas cuando son realizadaspor terceros sin consentimiento del titularde la marca, crea ventas o distribucionesparalelas no integradas a la denominada“red of i c ial” así como importacionesparalelas en donde los productos de lamarca han sido comercializados en un paísexportador donde han sido adquiridos yluego introducidos en el país importador,en el que está protegida la marca, por unimportador paralelo. Estos comporta-mientos si bien pueden ser legítimos, puedencrear una competencia indebida a quienadquiere los derechos para producir ycomerc ial izar productos s in ningunainter ferencia y c iertamente que lasimportaciones paralelas lo son al competircon precios de la “red oficial” pues no pagancostos de copra, impuestos, transporte yaranceles

20.

Es por razones como las que expone de lasHeras Lorenzo, que el agotamiento del derecho

de marca adquiere una destacada importanciadentro de las dinámicas propias del comercio,y que se ve constantemente acrecentada frentea la apertura e internacionalización de estaactividad, así como del avance tecnológico ylas faci l idades en el transporte y lascomunicaciones.

Las denominadas “ventas paralelas”corresponden a actos de venta o distribuciónde productos por fuera de la “red oficial”, lacual es supervisada por el titular de la marca;esto es, las ventas paralelas son todos los actosde venta y colocación llevados a cabo por losrevendedores o distribuidores posteriores sinel consentimiento del titular original de lamarca. De esta manera se edifica un nuevomercado de competencia de productos de lamisma marca impulsado tanto por la red oficialdel titular original, así como por terceros queprovocan los altibajos propios identificados enmercados internos e internacionales frente adeterminados productos.

A través del mercado paralelo, tanto lasexportaciones como las importaciones paralelassobre una misma marca se pueden identificar porla actividad que va adquiriendo dicha marca enel mercado.

Si una marca determinada abandona la redoficial para posesionarse en el sistema de la librecompetencia de un mercado regional o interna-cional, puede no solo colocarse en determinado

El agotamiento del derecho demarca resulta ser el medio legal que

le impide al titular de una marcaobstaculizar que productos suyos

sean puestos en el mercado

20 DE LAS HERAS LORENZO, Tomás. “El Agotamiento del Derecho de Marca”, Editorial Montecorvo S.A.Madrid, 1994.




mercado específico del país comprador, tanto alprecio y las condiciones del titular original de lamarca, sino también bajo los parámetros fijadospor las redes paralelas de la misma marca que yahan adquirido el producto. También puedesuceder que la marca retorne al país exportadordespués de los actos de exportación, por redesparalelas controladas por terceros comerciantesque importan el producto al mismo país del cualsalió, posiblemente a un menor precio y con unmayor impacto de oferta, pues ya no sólo compitela red oficial de la marca en ese mercado nacional,sino que figura la oferta de la misma marca porparte de los importadores paralelos.

De esta manera los importadores paralelos seconvierten en la competencia directa de la redoficial dirigida por el titular de la marca,produciendo una competencia de la propia marcaen un mercado nacional, y muchas vecesinternacional. El incremento de la oferta y lavariación de los precios generan diversasconsecuencias no solo dentro de la distribuciónsupervisada por la red oficial, sino también porlos importadores paralelos, generando secuelasen el sistema de consumo.

Como explica Marcial Cantero Silva, talcompetencia incontrolada cuestiona las medidasde control del titular sobre su red de distribución,tales como las restricciones competitivasverticales: no podrá garantizar los pactos de ventaexclusiva y, a la inversa, difícilmente podrá hacerrespetar los pactos de compra exclusiva, dado

que sus vendedores podrán abastecerse en lafuente alternativa a precios más ventajosos; nopodrá tampoco hacer respetar el mantenimientode los precios de reventa mínimos con frecuenciaimpuestos a sus vendedores para eliminar lacompetencia de precios intra-marca.Distribuidores y licenciatarios con exclusiva severán perturbados por la penetración en susterritorios de importadores y comerciantesparalelos.

Es por esto que las líneas juris-prudencialesde tribunales como los europeos han venidoaceptando la limitación del agotamiento delderecho de marca al ámbito estrictamentecomunitario, aceptando que la importación deun producto de un país que no pertenece alespacio económico europeo, sin que haya sidointroducido en el mercado de ese país por eltitular de la marca o con su consentimiento,supone un acto de violación al derecho de marca,generando las consecuencias jurídicascorrespondientes.

Sin embargo, ante la existencia de posturasun poco radicales frente a la gigante actividadcomercial que vive el mundo en la actualidad, laexistencia tanto de las redes como deimportadores paralelos encuentra en la mayoríade ordenamientos jurídicos, como es el caso delcolombiano, sustento constitucional y legalconcreto en figuras como la libertad de la iniciativaprivada, la libre competencia y la libertad deempresa21 .

21 Artículo 333 de la Constitución Nacional de Colombia: La actividad económica y la iniciativa privada son libres,dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sinautorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerálas organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impediráque se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas oempresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertadeconómica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. Ley 256 de1996 por medio de la cual se dictan normas sobre competencia desleal.


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DISPOSICIONES EN AMÉRICADISPOSICIONES EN AMÉRICADISPOSICIONES EN AMÉRICADISPOSICIONES EN AMÉRICADISPOSICIONES EN AMÉRICALALALALALATINATINATINATINATINA

Si bien los países miembros de la CANcuentan con una figura legal en el tema de lapropiedad industrial, los Estados miembros delMERCOSUR22 establecieron también su propiosoporte normativo para la regulación de lapropiedad intelectual. Los Estados miembrosde esta organización reconocen como marcapara efectos de su registro “cualquier signo quesea susceptible de distinguir en el comercio productoso servicios”, tal como lo estipula el artículo 5ºde la decisión 08 de 1995, que aprueba elProtocolo de Armonización de Normas sobrePropiedad Intelectual en el Mercosur, enmateria de marcas, indicaciones de procedenciay denominaciones de origen.

Esta norma consagra de manera clara paralos países del Cono Sur lo referente al derechode marca, refiriéndose en su artículo 12 a queel registro de una marca no conferirá el derechode prohibir que un tercero use, entre otras, sunombre o dirección, o los de sus establecimien-tos mercantiles y las indicaciones o informa-ciones sobre la disponibilidad, utilización,aplicación o compatibilidad de sus productoso servicios, en particular con relación a piezasde recambio o accesorios, siempre que tal usose haga de buena fe y no sea capaz de causarconfusión sobre la procedencia empresarial delos de los productos o servicios.

El artículo 13 de la decisión 08 de 1995,regula de manera expresa el agotamiento delderecho de marca, y sobre él menciona:

El registro de una marca no podrá impedirla l ibre c irculación de los productosmarcados, introducidos legítimamenteen el comercio por el titular o con laautorización del mismo. Los estados partese comprometen a prever en sus respectivaslegislaciones medidas que establezcan elagotamiento del derecho conferido por elregistro.

Ejemplo de ello es la ley 912 de 1996promulgada por la República de Paraguay23 .

EL AGOEL AGOEL AGOEL AGOEL AGOTTTTTAMIENTAMIENTAMIENTAMIENTAMIENTO DEL DERECHOO DEL DERECHOO DEL DERECHOO DEL DERECHOO DEL DERECHODE MARCA EN COLOMBIA Y LOSDE MARCA EN COLOMBIA Y LOSDE MARCA EN COLOMBIA Y LOSDE MARCA EN COLOMBIA Y LOSDE MARCA EN COLOMBIA Y LOSPPPPPAÍSES DE LA CANAÍSES DE LA CANAÍSES DE LA CANAÍSES DE LA CANAÍSES DE LA CAN

Si tanto los países que integran la UniónEuropea, como los que conforman elMercosur cuentan con d ispos ic ionesexpresas para el tema del agotamiento delderecho de marca, ¿cuenta la ComunidadAndina de Naciones, y específicamenteColombia como Estado miembro, desde ladecisión 486 como texto macro en el temade la propiedad indust r ia l , con unadisposición sobre el agotamiento delderecho de marca?

22 El Mercosur esta integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela quien es el nuevo miembrodespues de su retirada de la CAN a comienzos del año 2006.

23 Aprueba el Protocolo de Armonización de normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materiade marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, Articulo 13. agotamiento del derecho:el registro de una marca no podrá impedir la libre circulación de los productos marcados, introducidoslegítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo. los estados partes secomprometen a prever en sus respectivas legislaciones medidas que establezcan el agotamiento del derechoconferido por el registro.




Los artículos 157 a 160 de la decisión 486,sin duda, contemplan las regulaciones frenteal comercio de marcas en toda la zona de laCAN, incluso extendiendo la reglamentación unpoco más que las legislaciones ya citadas delsur del continente americano y del continenteeuropeo.

El artículo 157 de la decisión 486 de la CANestablece:

Los terceros podrán, sin consentimiento deltitular de la marca registrada, utilizar enel mercado su propio nombre, domicilio oseudónimo, un nombre geográfico o cualquierotra indicación cierta relativa a la especie,calidad, cantidad, destino, valor, lugar deor igen o época de producc ión de susproductos o de la prestación de sus serviciosu otras características de éstos; siempre queello se haga de buena fe, no constituya usoa título de marca, y tal uso se limite apropósitos de identificación o de informacióny no sea capaz de inducir al público aconfusión sobre la procedencia de losproductos o servicios.

Tan solo el primer inciso del artículo 157comienza a estructurar el campo de accióncomercial en la región, sobre soportes quepersiguen garantizar la distribución de marcasde manera que no se impida la óptima y eficazevolución del comercio. Un marco orientado ala protección de la libre y debida competenciatanto en el contexto comercial interno comoexterno de las naciones, y de manera muchomás general, soportado en el principio de labuena fe, reconocido no solo en la normativainternacional, sino también en los ordenamien-tos internos de los países miembros de la CAN.

Continúa el artículo:

El registro de la marca no confiere a sutitular el derecho de prohibir a un tercerousar la marca para anunciar, inclusive en

publicidad comparativa, ofrecer en venta oindicar la existencia o disponibilidad deproductos o ser v ic ios legí t imamentemarcados; o para indicar la compatibilidado adecuación de piezas de recambio o deaccesorios utilizables con los productos dela marca registrada, siempre que tal usosea de buena fe, se limite al propósito deinformación al público y no sea susceptiblede inducirlo a confusión sobre el origenempresarial de los productos o serviciosrespectivo.

La normativa amplía de esta forma elespectro de protección que de maneranecesaria conlleva la actividad comercial,constituida por las actividades publicitarias ydirigidas a la divulgación del producto, paralograr por medio de éstas una eficaz comer-cialización posterior del producto y un pose-sionamiento en el mercado, salvaguardando ala vez la debida competencia.

Luego de las disposiciones anteriores, elartículo 158 centra su protección directamenteen el agotamiento del derecho de marca:

El registro de una marca no dará el derechode impedir a un tercero realizar actos decomercio respecto de un producto protegidopor dicho registro, después de que eseproducto se hubiese introducido en elcomercio en cualquier país por el titulardel registro o por otra persona conconsentimiento del titular o económicamentevinculada a él, en particular cuando losproductos y los envases o embalajes queestuviesen en contacto directo con ellos nohubiesen sufrido ninguna modificación,alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, seentenderá que dos personas estáneconómicamente vinculadas cuando unapueda ejercer directa o indirectamente sobrela otra una influencia decisiva con respecto


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a la explotación de los derechos sobre lamarca, o cuando un tercero puede ejercertal influencia sobre ambas personas.

De manera más específica, este artículoprotege fuera de los actos de comercio queinvolucren la introducción de un producto enel mercado de un país sin el consentimiento desu titular, la vinculación que por la actividadnegocial en la dinámica de comercio entra avincular dos sujetos que negocian con ese bien,en particular en un mercado, para este casoidentificándose de manera más clara, laprotección del agotamiento regional einternacional.

En Colombia, en concordancia con lanormativa descrita, la Superintendencia deIndustria y Comercio ha manifestado:

Una vez efectuada la primera venta delproducto legítimamente marcado, el titularde la marca pierde control sobre su futuradestinación (por razón del derecho sobre lamarca y sin perjuicio de otras limitacionesde orden contractual). Dicho en otrostérminos, se agota su derecho después deefectuada la primera venta

24.

De manera mucho más específica, ladecisión 486 en procura de la integralprotección al derecho de marca en la región,estipuló en su artículo 159 la protección encasos donde:

En la subregión existan registros sobre unamarca idéntica o similar a nombre detitulares diferentes, para distinguir losmismos productos o servicios, se prohibe la

comercial ización de las mercancías oservicios identificados con esa marca en elterritorio del respectivo País Miembro, salvoque los titulares de dichas marcas suscribanacuerdos que permitan dicha comercia-lización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, laspartes deberán adoptar las previsionesnecesarias para evitar la confusión delpúbl ico respecto del or igen de lasmercancías o servicios de que se trate,incluyendo lo relativo a la identificación delorigen de los productos o servicios en cuestióncon caracteres destacados y proporcionalesa los mismos para la debida informaciónal público consumidor. Esos acuerdosdeberán inscr ibirse en las o f i c inasnacionales competentes y respetar lasnormas sobre práct icas comerciales ypromoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá laimportación de un producto o servicio quese encuentre en la situación descrita en elprimer párrafo de este artículo, cuando lamarca no esté siendo utilizada en el territoriodel país importador, según lo dispuesto enel primer párrafo del artículo 166, salvoque el titular de dicha marca demuestre antela oficina nacional competente, que la noutilización de la marca obedece a causasjustificadas.

El registro de una marca no dará elderecho de impedir a un tercero

realizar actos de comercio respectode un producto protegido por dicho

registro

24 METKE MENDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial. Editorial Dike, Bogotá, 2001. Página 112.Citado por Mariana Calderón Medina, Jefe Asesora Oficina Jurídica de la Superintendencia de Industria yComercio de Colombia en el Concepto 02007889 del 04 de Abril de 2002.




Finalmente, el artículo 160 señala “cuando lamarca conste de un nombre geográfico, no podrácomercializarse el producto sin indicarse en éste, enforma visible y claramente legible, el lugar defabricación del producto”.

Las reglamentaciones para Colombia, asícomo para los Estados andinos en el tema dederecho de marca, corresponden a lasdisposiciones de la decisión 486 de la CAN, unanormativa común que a diferencia de lasdisposiciones europeas, no es tajante en limitarel agotamiento del derecho de marca solo a laregión, sino que por el contrario de manera másflexible, establece disposiciones que configuranun marco de carácter más internacional.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓNLas disposiciones que regulan el

agotamiento de derecho de marca buscan seruno de los principales pilares en la protección

del libre comercio y la debida competencia,impidiendo restricciones y controles querestrinjan la actividad propia del comercio. Lainmensa mayoría de disposiciones en el temason el resultado de las necesidades propias delos esquemas multinacionales de integración,que ven en las dinámicas propias de laglobalización, la tarea de adoptarreglamentaciones comunes de carácterinternacional que faciliten y protejan laactividad comercial propia de los Estados y susvecinos regionales.

Es por esta razón que el agotamiento delderecho de marca no es solo una manifestaciónmoderna de la evolución de las dinámicascomerciales y de mercado, sino que seconstituye, a su vez, en clara manifestación deconcertación internacional, donde se traspasanlas fronteras de los mercados internos paraadaptar las condiciones propias, no solo de losEstados sino de los esquemas regionales, a lasnuevas condiciones jurídico – comerciales delas relaciones internacionales.

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