el diseño industrialLa definición legal de diseño industrial se encuentra contenida en el...

el diseño industrial

julio cesar ramirez

claudette vernot h.

i . marco histórico general

Cualquier antecedente respecto a los dise-ños industriales se remonta necesariamen-te a la revolución industrial del siglo XIX, conla incursión de la producción en serie, enreemplazo de la producción manual. A lavez que en Europa y en los Estados Unidosse venían implementando nuevos diseñoscomo respuesta a solucionar problemas eco-nómicos creando presentaciones llamativasde los productos que incitaran a los consu-midores a comprar, iba surgiendo la nece-sidad de proteger dichas creaciones.

Para hablar de la historia del diseñoindustrial en Latinoamérica debemos em-pezar por decir que se trata de una disci-plina importada, por cuanto toda lalegislación existente es procedente de Eu-ropa. Prueba de lo anterior es el Conveniode París para la Protección de la PropiedadIndustrial de 1883, aprobado por Colom-bia sólo hasta 1998, mediante la Ley 178del 28 de diciembre del mismo año.

El Arreglo de Locarno de 1968, esta-blece el orden y la clasificación de los di-bujos y modelos industriales, para lospaíses miembros de la Comunidad

Andina, de conformidad con el artículo127 de la Decisión 486. “La clasificaciónconsiste en 32 clases y 223 subclases. Asimis-mo incluye una lista alfabética de productoscon la indicación de clases y subclases. La listacontiene unas 6320 indicaciones de diferen-tes tipos de productos. La nueva edición dela clasificación entró en vigor el 1.º de enerode 1999 e incluye las modificaciones y adi-ciones adoptadas por el comité de expertos en1998”1.

En lo que a Colombia respecta, rigenla materia el Convenio de París, la Ley 170de 1994, aprobatoria del Acuerdo por elcual se establece la Organización Mundialdel Comercio OMC, en particular el Anexo1C (ADPIC) y en el ámbito regional la De-cisión 486 de la Comisión Andina, comonorma supranacional.

En el ámbito internacional se puededecir que el arreglo más importante quehay en materia de diseños industriales esel de la Haya, el cual data de 1925, entróen vigor en 1928, y ha sido revisado envarias ocasiones, en especial en Londres(Acta de 1934) y en La Haya (Acta de1960) y modificado en 1999, dicho Arre-glo prevé solicitudes comunitarias. Colom-

61revista la propiedad inmaterial

1. Reseñas de Convenios, Tratados y Acuerdos Administrados por la OMPI, octubre de 2001,Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Julio César Ramírez - Claudette Vernot H.

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bia no hace parte de dicho arreglo, del cualhacen parte 33 países de Europa, Asia yÁfrica. Se señala que este arreglo mejora elsistema de registro internacional haciéndo-lo compatible con el de los Estados Uni-dos y el Japón2.

A su vez el Convenio de París, no obs-tante proteger los diseños industriales,apenas los menciona al hacer alusión a es-tos en el numeral 2 del artículo 1.º, en elque se señala que “la protección de la pro-piedad industrial tiene por objeto […] losdibujos y los modelos industriales […]”. Másadelante en los artículos 4.º, se establece elderecho de prioridad y 5.º se redunda enla protección de los dibujos y modelos in-dustriales al señalar, que: “Los dibujos y mo-delos industriales serán protegidos en todos lospaíses de la unión”.

Igualmente se señala que no podrá serdenegada la protección en alguno de lospaíses de la Unión por el hecho de que losproductos a los que se aplica el dibujo omodelo no sean fabricados en ese Estado.

Se ha reconocido la importancia deldiseño industrial en la región, pero la mis-ma no ha podido trascender las dificulta-des del contexto económico y político. Noobstante lo anterior, han sido ostensibleslas modificaciones en la legislación desdesu implementación, tal y como lo veremosmás adelante.

En efecto, este tema ha sido minucio-samente tratado a nivel de las legislacionesinternas de otros países. Es el caso de Es-paña, en la segunda semana del mes dejulio de 2003 fue aprobada la Ley de pro-tección del diseño industrial, que reempla-za la anterior regulación del año 1929. Elfin de esta ley es crear una armonización

con la legislación de los demás países de launión. Dicha Ley coexistirá con la normacomunitaria, establecida mediante el Re-glamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12de diciembre de 2001, sobre los dibujos ymodelos comunitarios, que incluye tantoel diseño registrado como el no registrado.

Con la norma española, por ejemplo sehan implementado sustanciales modifica-ciones a la anterior norma. Gracias a lanueva reglamentación, surge la posibilidadde presentar solicitudes múltiples de has-ta 50 diseños, tramitación por un proce-dimiento simple de registro, plazo degracia (12 meses), posibilidad de aplaza-miento de la publicación (30 meses), pro-cedimiento de oposición post-concesión,duración del registro hasta 25 años (5 pe-ríodos de 5 años), restablecimiento de de-rechos (restitutio in integrum) y protecciónprovisional.

a. dibujos y modelos industriales

1. Antecedentes en el ámbito de laComunidad Andina de Naciones

Desde sus orígenes lo que hoy llamamosdiseños industriales, se ha dividido enmodelos y dibujos industriales, en la co-munidad andina a través de lo dispuestopor la Decisión 311 se hizo referencia a losdiseños para referirse tanto a los modeloscomo a los diseños industriales.

El modelo industrial se ha definidocomo todo objeto que pueda servir de tipopara la fabricación de un producto, y quepueda definirse por su estructura, configu-ración, ornamentación o representación. Elmodelo industrial es toda creación de for-

2. JEAN CHRISTOPHE GALLOUX. Droit de la propiete industrielle, Dalloz, 2000, p. 268.



ma que tenga por objeto dar una configu-ración tridimensional nueva a un produc-to, con el fin industrial de reproducirlo.Puede ser por tanto objeto de modelo in-dustrial, cualquier diseño nuevo que afectea las tres dimensiones del producto, esto eslargo, ancho y profundidad3.

El dibujo industrial, por su parte se hadefinido como toda disposición o conjun-to de líneas o colores, o líneas y coloresaplicables –con un fin industrial– a la or-namentación de un producto, empleándo-se cualquier medio manual, mecánico,químico o combinados4.

2. Antecedentes de la protecciónen Colombia

En Colombia, con la expedición del De-creto 753 de 1972, por medio del cual sereglamentaron algunas normas del Códi-go de Comercio en materia de PropiedadIndustrial, específicamente el tema de losdiseños industriales (dibujos y modelosindustriales).

En el Decreto 753 de 1972 se definíaal dibujo industrial como: “toda combina-ción de figuras, líneas o colores que se incor-poren a un producto industrial paraaumentar su atractivo, sin cambiar su desti-no ni acrecentar su utilidad”.

Así mismo, se definía el modelo indus-trial, como: “toda forma plástica que sirva detipo para fabricación de un producto indus-

trial en cuanto no implique efectos técnicos”.Con posterioridad a esa norma, se

adoptaron sucesivamente como legislaciónlas Decisiones 855, 3116, 3137, 3448, has-ta llegar a la 4869 de la ComunidadAndina, vigente al día de hoy.

Dentro de las principales modificacio-nes desde la Decisión 85 al día de hoy, te-nemos las siguientes:

En la Decisión 85 el término de la vi-gencia era de 5 años contados a partir dela fecha del acto de concesión, hoy en díaes de 10 años contados a partir de la fechade solicitud. En vigencia de la Decisión344 la vigencia era de 8 años. Permaneceincólume desde entonces la ausencia derenovación de la solicitud.

La Decisión 486 de 2000 permite elregistro de indumentaria, lo cual era pro-hibido en vigencia de las decisiones ante-riores. De igual manera se hizo extensivoa los diseños el agotamiento del derecho.

3. Naturaleza jurídica

La definición legal de diseño industrial seencuentra contenida en el artículo 113 de ladecisión 486 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, en la que se señala que: “se consi-dera como diseño industrial la apariencia par-ticular de un producto que resulte de cualquierreunión de líneas o combinación de colores, ode cualquier forma externa bidimensional otridimensional, línea, contorno, configuración,

3. Decreto 753 de 1972.4. Ídem.5. La Decisión 85 fue expedida el 7 de junio de 1974.6. La Decisión 311 fue expedida el 8 de noviembre de 1991.7. La Decisión 313 fue expedida el 6 de febrero de 1992 y perdió vigencia el 17 de enero

de 1994.8. La Decisión 344 fue expedida el 29 de octubre de 1993, entró en vigencia el 18 de enero

de 1994 y perdió vigencia el 30 de noviembre de 2000.9. Decisión 486 fue expedida el 14 de septiembre de 2000, entró en vigencia el 1.º de

diciembre de 2000.



textura o material, sin que cambie el destino ofinalidad de dicho producto”.

ROUBIER definió el diseño como: “todadisposición de rayas o de colores que represen-tan imágenes con un sentido determinado. Elmodelo “es toda forma plástica, toda maque-ta, todo modelo de cera, en yeso, en arcilla,todo molde, toda obra de escultura académicade ornamentación, y más aún todo modelonuevo de peinado, de sombrero, de corset, dejuego, etc.10…” .

Para que un diseño se pueda registrardebe cumplir con el requisito de novedad,y para ello hay que tener en cuenta el artí-culo 115 de la Decisión 486, de conformi-dad con el cual: “Un diseño industrial noes nuevo si antes de la fecha de la solicitud ode la fecha de prioridad válidamente invo-cada, se hubiere hecho accesible al público,en cualquier lugar o momento, mediante sudescripción, utilización, comercialización opor cualquier otro medio”.

En este mismo sentido este artículoseñala que: “Un diseño industrial no es nue-vo por el mero hecho que presente diferenciassecundarias con respecto a realizaciones an-teriores o porque se refiera a otra clase deproductos distintos a dichas realizaciones”.

De conformidad con lo anterior, porejemplo, el diseño de un zapato o de unasuela puede ser considerado protegidocomo diseño industrial siempre y cuandocumpla con el requisito de ser novedoso.El requisito de novedad debe cumplir conciertos parámetros tales como:

a. Que antes de la fecha de solicitud delregistro o de la fecha de prioridad que seinvoca no se haya hecho público en el co-mercio.

b. Que no consista exclusivamente en di-ferencias secundarias de productos que yaexistían.

c. Que tratándose de diferencias secunda-rias, estas no sean aplicadas en otro pro-ducto para el que ya existían.

Como se puede observar todas las prohi-biciones al registro de un diseño industrialgiran en torno a la novedad, siendo este elelemento relevante para que se pueda pro-teger un diseño.

De manera general todas las legislacio-nes exigen los mismos requisitos, así lo dejaver algunos de los trabajos de la OficinaInternacional de la OMPI11:

“a. La forma, es decir, que concierne al as-pecto del producto y no a su funcionamien-to: puede ser una forma bidimensional (v.gr.: líneas, colores, efectos de superficie), otridimensional, que configure el volumendel objeto (envases, muebles, calzados, va-jillas, joyas, carrocerías, etc.);

“Conviene precisar que si la forma se encuen-tra ligada al “valor esencial” del producto, talforma no podrá ser apropiada por una mar-ca. El profesor BRAUN, al comentar la leyuniforme de Benelux que en su artículo 1.ºconsagró esta regla, ha expresado que: “laforma le agrega al valor utilitario del produc-to, un cierto valor atractivo. Si, habida cuen-ta de la naturaleza del producto, el valoratractivo reviste una importancia capital, laforma escogida no puede entrar a ser consi-derada por una protección suplementariacomo marca. No se admitiría que undiseñador de modas registre como marca un

10. ROUBIER, t. II n.º 223, p. 420.11. Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI). “La protección jurídica del

diseño industrial”: Documento OMPI/ACAD/S/94/9, Ginebra, 1994, p. 2.



diseño de un vestido, o que un industrial delvidrio registre el diseño de un juego de vasos.En tal caso, no se entendería que el signopermita conocer el origen del producto, sinoque estaríamos frente al producto mismo.Daría lugar a un abuso del derecho por dis-torsión de la finalidad normal de la mar-ca”12.

“b. La visibilidad, o sea, que debe ser per-ceptible por la vista, en la configuraciónque tiene el producto al usarse o funcio-nar conforme a su finalidad;

“c. El fin utilitario, vale decir, que el artí-culo al cual se incorpore no sirva única-mente para una contemplación o placerestéticos;

“d. La apariencia especial o diferente, por-que el diseño industrial tiene por objetivoprimordial dar un aspecto especial al artí-culo o producto que lo incorpora, hacién-dolo más agradable a la vista y por lo tantomás atractivo y deseable para el consumi-dor”.

En conclusión, citando a expertos en estamateria hay que decir que: “Al darle unaapariencia especial a un producto se protegeel aspecto externo del mismo, es decir, todoaquello que sea perceptible por medio de lavista, sin importar el efecto técnico que ten-ga13. Cuando lo que se quiere amparar tiene

un efecto técnico, debe presentarse una soli-citud de modelo de utilidad o de patente deinvención, ya que el diseño industrial sólobusca amparar la forma externa del obje-to14”.

4. Distinción entre diseños industriales ymodelos de utilidad

En la mayoría de las legislaciones naciona-les, un diseño industrial debe ser no fun-cional, es decir, que por su naturalezajurídica este debe ser esencialmente esté-tico. Es por ello que las legislaciones noprotegen ninguno de los rasgos técnicosdel artículo al que se aplica.

La protección técnica, no estética deun producto, se obtiene a partir de unapatente de modelo de utilidad. De confor-midad con lo establecido en el artículo 81de la Decisión 486 de la CAN, se consideramodelo de utilidad, a toda nueva forma,configuración o disposición o de elemen-tos, de algún artefacto, herramienta, ins-trumento, mecanismo u otro objeto o dealguna parte del mismo, que permita unmejor o diferente funcionamiento, utiliza-ción o fabricación del objeto que le incor-pore o que le proporcione alguna utilidad,ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

La diferencia básica entre un diseño yun modelo radica en que con el primerose protege la apariencia de un producto,mientras que con el segundo, se protege

12. ALBERT CHAVANNE y JEAN-JACQUES BURST. Droit de la Propieté Industrielle (trad.), 4.ª ed.,Précis Dalloz.

13. CLARA CASTELLANOS DE JAIME, OSCAR GUILLERMO PINTO y ALIX C. CÉSPEDES DE VERGEL.Manual del Inventor, Bogotá, Superintendencia de Industria y Comercio, 1997, p. 23: “Cuandoun objeto requiere de un avance técnico para poder cumplir su función o para lograr su fun-cionamiento, se dice que el objeto tiene un efecto técnico”.

14. Ibíd., p. 23: “Un ejemplo de ello serían las sillas reclinomatic, las cuales podrían obtenerregistro de diseño industrial para su forma externa y obtener otro tipo de protección ya seapatente de invención o modelo de utilidad para el mecanismo que hace que se incline o tengadesplazamiento”.



cualquier forma nueva cuyo fin sea permi-tir un mejor o un funcionamiento diferen-te de un objeto.

Los modelos de utilidad son protegi-dos mediante patentes, por ello se le apli-can las disposiciones sobre patentes deinvención y para su protección se exigenque tengan nivel inventivo, que sean sus-ceptibles de aplicación industrial y quecumplan con el requisito de novedad.

b. protección normativadel diseño industrial

1. En Colombia –norma nacional einternacional–

Para que un diseño industrial sea protegi-do en Colombia se necesita que previa-mente se haya obtenido su registro ante laSuperintendencia de Industria y Comer-cio. Esto en razón de que el sistema queimpera en nuestro país es el atributivo,según el cual los derechos sobre los dise-ños industriales y la correlativa proteccióna los mismos se logra sólo a partir de losregistros ante esa entidad.

El otorgamiento de derechos sobre di-seños industriales en los países de la Co-munidad Andina, de la cual es parteintegrante Colombia, se basa en el princi-pio de territorialidad, de conformidad conel cual el registro únicamente surte efectosen el país donde se concede.

Surge ante eso el siguiente interrogan-te: ¿los diseños industriales registrados yprotegidos por países que han suscrito con-venios internacionales como la Conven-ción de Washington o el de París, que hansido ratificados por Colombia, pueden

hacerse extensivos en nuestro país con baseen la cláusula del trato nacional? La res-puesta ha sido la siguiente:

“Tanto el Convenio de París como la Con-vención de Washington de 1929 y la de-cisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina consagran el princi-pio del trato nacional en virtud del cual,cada uno de los países firmantes de esosacuerdos se comprometen a otorgar a losnacionales de los demás países contratan-tes un trato no menos favorable que el queotorgan a sus nacionales”.

“La consecuencia de dicha cláusula está enel derecho que tienen los nacionales de losEstados partes de dichas convenciones a sertratados en los demás países de una manerano menos favorable a como son tratados losnacionales. En este orden de ideas, en rela-ción con la protección de los diseños indus-triales, tanto nacionales como extranjeros decada país contratante deberán presentar lasolicitud ante la respectiva oficina nacionalcompetente y si esta es viable se concederá elregistro, el cual otorgará tanto a nacionalescomo extranjeros de alguno de los Estadospartes, los mismos derechos y deberes”15.

En conclusión, la cláusula del trato nacio-nal no implica la posibilidad de otorgar unregistro de diseño industrial con alcance entodos los países miembros del acuerdo,sino que se pueden ejercer los derechospropios sobre el diseño industrial siempreque se encuentre registrado en cada uno delos países donde se quiere invocar su pro-tección, a titulo de ejemplo si se quiere in-vocar su protección en Colombia deberá

15. Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto n.º 01075972 del 10 de octubrede 2001.



registrarse ante la Superintendencia de In-dustria y Comercio.

De otra parte, tenemos que la Conven-ción de París en su artículo 5.º se limita aseñalar que los diseños y modelos indus-triales serán protegidos por todos los paí-ses de la Unión. A su vez la Convenciónde Berna señala en el artículo 2.7 que:“queda reservada a las legislaciones de lospaíses de la Unión la facultad de regular loconcerniente a las obras de artes aplicadas ya los dibujos y modelos industriales, así comolo relativo a los requisitos de protección deestas obras, dibujos y modelos, teniendo encuenta las disposiciones del artículo 7.4) delpresente Convenio. Para las obras protegidasúnicamente como dibujos y modelos en el paísde origen no se puede reclamar en otro paísde la Unión más que la protección especialconcedida en este país a los dibujos y mode-los; sin embargo, si tal protección especial nose concede en este país, las obras serán prote-gidas como obras artísticas”.

Por su parte, los acuerdos ADPIC seña-lan en los artículos 25 y 26 la protecciónde los diseños y modelos industriales. Es-tas normas le dan libertad a los paísesmiembros para proteger estos diseños ymodelos por las leyes de derechos de au-tor o por leyes específicas sobre la materia.En ADPIC se establece una protección mí-nima de diez años16.

2. Derechos que confiere el registro

Una vez que se obtiene el registro de undiseño industrial, el titular del mismo pue-de prohibir el uso no autorizado por partede terceros. Puede ejercer el monopolio deluso durante el término de 10 años, conta-

dos desde el momento de la solicitud, deconformidad con el artículo 128 de laDecisión 486.

La explotación se entiende como lafabricación, importación, ofrecimiento ointroducción en el comercio de productosque infrinjan el derecho debidamente pro-tegido.

Así mismo el registro de un diseñotambién confiere el derecho de actuar con-tra quien produzca o comercialice un pro-ducto cuyo diseño solo presente diferenciassecundarias con respecto al diseño prote-gido o cuya apariencia sea igual a ésta.

Lo que se mantiene constante comorequisito para la protección del diseño in-dustrial, en cualquiera de los anterioreseventos, es la obtención del registro ante laSuperintendencia de Industria y Comercio.

En España, con la promulgación de laLey 20 de 2003 se moderniza la regulaciónde la protección jurídica de las creacionesdel diseño bidimensional y tridimensio-nales, ya que la anterior ley que recogía es-tos aspectos concretos, que data de hacemás de setenta años, se encontraba reco-gida en el Estatuto de la Propiedad Indus-trial de 1929. Antes de la reforma a la leypara poder acceder al registro, el diseñoindustrial no podía haber sido hecho pú-blico. La nueva Ley incluye un periodo degracia de doce meses para poder registrarel diseño a partir del momento en que hayasido divulgada.

En este sentido el artículo 46, nume-ral 1 de la Ley 20 de 2003, dispone lo si-guiente:

“Artículo 46. Producción de efectos y pro-tección provisional:

16. Artículo 26 de ADPIC. Protección [...] 3. La duración de la protección otorgada equi-valdrá a 10 años como mínimo.



1. El derecho conferido por el diseño re-gistrado produce sus efectos desde la fechade su publicación. No obstante, la solici-tud de registro del diseño confiere a su ti-tular una protección provisional frente aquien, aun antes de la publicación del di-seño registrado, se le hubiere notificadofehacientemente la presentación de la so-licitud y el contenido de ésta.

2. La protección provisional confiere elderecho a exigir una indemnización razo-nable de cualquier tercero que entre la fe-cha de presentación de la solicitud deregistro y la fecha de la publicación deldiseño registrado, hubiera llevado a cabouna utilización del diseño que después deese período quedaría prohibida.

3. Se entiende que la solicitud de registrodel diseño y el diseño registrado no hanproducido nunca los efectos previstos eneste título cuando la solicitud haya sidoretirada o denegada, o el registro del dise-ño haya sido cancelado por estimación deuna oposición o de un recurso.

4. La protección provisional sólo podráreclamarse después de la publicación delregistro del dibujo o modelo”.

Adicionalmente, dicha ley permitirá a tra-vés de una sola solicitud, pedir el registro

de hasta cincuenta diseños. Hasta ahora,cada solicitud que se quería registrar sólopodía designar diez.

En consideración a la disposición delartículo 133 de la Decisión 486 de la CAN,que como vimos anteriormente, remite altítulo de las patentes los vacíos que se pre-senten en materia de diseños industriales,para efectos de considerar los derechos queconfiere el registro de un diseño industrialdebe tenerse en cuenta el contenido delartículo 53, en sus literales a), b), c) y d),según los cuales:

“Artículo 53. - El titular de la patente nopodrá ejercer el derecho a que se refiere elartículo anterior17 respecto de los siguientesactos:

“a. actos realizados en el ámbito privado ycon fines no comerciales;

“b. actos realizados exclusivamente confines de experimentación, respecto al ob-jeto de la invención patentada;

“c. actos realizados exclusivamente con fi-nes de enseñanza o de investigación cien-tífica o académica;

“d. actos referidos en el artículo 5ter18 delConvenio de París para la Protección de laPropiedad Industrial”;

17. Artículo 52 de la Decisión 486 de la CAN.- La patente confiere a su titular el derechode impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de lossiguientes actos:

a) cuando en la patente se reivindica un producto:i) fabricar el producto;ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:i) emplear el procedimiento; oii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido

directamente mediante el procedimiento.18. Artículo 5.º ter del Convenio de París [Patentes: libre introducción de objetos patentados

que formen parte de aparatos de locomoción]. En cada uno de los países de la Unión no seconsiderará que ataca a los derechos del titular de la patente:



3. Principio de la no-acumulación de lapatente y el diseño industrial

Es necesario tener en cuenta que en virtuddel artículo 133 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina deNaciones, los vacíos en materia de diseñosindustriales debe regirse por el título depatentes, así por ejemplo, en lo relativo alos requisitos para que sea protegido eldiseño se debe tener en cuenta el conteni-do del artículo 17 de la Decisión, ya quepor expresa disposición del artículo 13319

se debe tener en cuenta lo allí señalado:

“Artículo 17. - Para efectos de determinarla patentabilidad, no se tomará en consi-deración la divulgación ocurrida dentrodel año precedente a la fecha de la presen-tación de la solicitud en el País Miembroo dentro del año precedente a la fecha deprioridad, si ésta hubiese sido invocada,siempre que tal divulgación hubiese pro-venido de:

a. el inventor o su causahabiente;

b. una oficina nacional competente que,en contravención de la norma que rige lamateria, publique el contenido de la soli-citud de patente presentada por el inven-tor o su causahabiente; o,

c. un tercero que hubiese obtenido la in-

formación directa o indirectamente delinventor o su causahabiente.

No obstante lo anterior es necesario pre-cisar que si bien nuestra legislación remi-te al tema de patentes los vacíos existentesen materia de diseños industriales, la pro-tección de una y otra es excluyente.

Este tema ha sido desarrollado de lamanera siguiente: “La situación parece sim-ple a primera vista por cuanto el artículo L611-10, 2 (b) Código de Propiedad Intelec-tual excluye del campo de la patentabilidadlas creaciones estéticas. Por lo demás, la cues-tión de los límites entre la patente y el dere-cho de dibujos y diseños se circunscribe a lasinvenciones de productos, el problema nopuede colocarse para las invenciones de pro-cedimiento: es aún legal proteger por paten-te un procedimiento de fabricación de unobjeto mismo a la vez protegido por dibujosy diseños, en la medida en que se encuentrenreunidas las condiciones de patentabilidad”.

Hasta este punto no habría problema,pues es claro que las creaciones estéticas noson objeto de patentes, pero qué ocurre enaquellos casos en los que un diseño por suscaracterísticas podría ser objeto de paten-te y de protección como diseño industrial?

Siguiendo con el mismo autor, tenemosque: “La exclusión mencionada en el artículoL 511-3, párrafo 2 CPI para el derecho especí-fico de los dibujos y diseños industriales esigualmente válido para el derecho de autor.

1. El empleo, abordo de navíos de los demás países de la Unión, de medios que constituyanel objeto de su patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demásaccesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del país, conla reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío.

2. El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construcción ofuncionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de los demás países de laUnión o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidental-mente en el país.

19. Artículo 133 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones: “Serán aplica-bles a los diseños industriales las disposiciones de los artículos 17, 34, 53 literales a), b), c)y d), 56, 57, 70, 74, 76, 77, 78 y 79”.



Claro está, que por tratarse de un texto deexcepción, le corresponde a aquél que lo invo-ca allegar la prueba de la inseparabilidad dela forma y del efecto técnico”20.

“El artículo 7.2 de la directiva comuni-taria del 13 de octubre de 1998, parece darlela razón a la evolución jurisprudencial fran-cesa : “El registro de un dibujo o un diseñoindustrial no confiere el derecho sobre las ca-racterísticas de la apariencia de un productoque son exclusivamente impuestos por su fun-ción técnica”. La referencia a la patentabilidaddesapareció. El texto europeo, entretanto apa-rece más atrasado que ciertas jurisprudencias,limitando la exclusión a las formas que son“exclusivamente” impuestas por la funcióntécnica. El diseño industrial encontrará aquíla protección que le faltaba”21.

i i . otras posibilidades deprotección de los diseñosindustriales

Además de la protección propia que se leofrece a los diseños industriales, estos sonsusceptibles de protección como marcastridimensionales e incluso como derechosde autor.

Veamos el desarrollo de ambos marcosjurídicos:

a. decisión 486 de la comisión de lacomunidad andina de naciones y ley23 de 1982

1. Solicitud de un diseño industrial comomarca tridimensional

De conformidad con el artículo 134 de la

Decisión 486 de la Comunidad Andina deNaciones es posible solicitar una marcatridimensional como marca, según dichoartículo: “Podrán constituir marcas, entreotros, los siguientes signos: f ) la forma de losproductos, sus envases o envolturas”.

Respecto a la relación existente entrelos diseños industriales y las marcastridimensionales, se ha dejado sentado porla doctrina lo siguiente: “El diseño es unacreación de forma que encuentra de algunamanera su fin en el mismo, mientras que lamarca tridimensional no es más que un me-dio de asociación de la clientela alrededor deun producto o de un determinado servicio porla forma registrada como marca”.

“Por este motivo, la protección de la for-ma registrada como marca se circunscribe alde una marca, y no impide a que cualquierpersona utilice la misma forma en otros sec-tores económicos”22.

Se han definido las marcas tridimensio-nales, como aquellas que: “poseen volumen,es decir que ocupan por sí mismas un espaciodeterminado, conforme lo explica el propiotérmino tridimensional, que da la idea de laocupación de las tres dimensiones del espacio(alto, ancho y profundidad). Debe dejarse enclaro, desde luego, que para constituirse comomarcas, deben esos signos ser necesariamenteperceptibles, suficientemente distintivos y sus-ceptibles de representación gráfica.

“Si el signo de que se trate no ocupa unespacio, sino que está contenido en un ele-mento físico que es el que tiene volumen, nopodrá calificarse como tridimensional. Así,la marca tridimensional ha de ser percepti-ble por la vista y por el tacto, como es el caso,

20. JEAN-CHRISTOPHE GALLOUX. Derecho de la propiedad industrial (trad.), Dalloz, 2000, p.270.

21. Ibíd., p. 272.22. BURST. Droit de la Propieté Industrielle, cit.



entre otros productos, de los envoltorios, en-vases y relieves”23.

La ventaja que representa solicitar undiseño tridimensional como marca, es queuna vez concedido el registro se puede re-novar cada diez (10) años. No ocurre lomismo con los diseños industriales que seconfieren por el término perentorio de diez(10) años, contados a partir del momentode la solicitud24. En efecto, una vez cum-plido este periodo, no es susceptible derenovación, con la consecuencia directa deque el diseño entra al dominio público unavez vencido dicho término, y en conse-cuencia cualquier persona puede accedera utilizarlo sin que se pueda ejercer sobreél ningún tipo de acción por la ausencia dederecho.

Para efectos de que se conceda un di-seño como marca tridimensional deberá aligual que para el caso de los diseños indus-triales, cumplirse con el requisito de nove-dad que interpretamos como novedadrelativa.

En desarrollo del mismo tema se hadejado sentado que: “Una de las referenciasobligadas en relación a marcas tridimensio-nales es la que constituye la legislación de lacomunidad económica, respecto de la cualdestacan la Ley española, la legislación deBenelux y la propia directriz de la UE.

“Los ordenamientos mencionados soncoincidentes en tres excepciones que apli-can para considerar como no registrable unobjeto tridimensional como marca:

a. Cuando la forma sea resultado de lanaturaleza propia de los productos”;

b. Cuando la forma sea necesaria para lo-grar un resultado técnico”;c. Cuando la forma proporcione valor adi-cional al producto”25.

Es abundante la jurisprudencia quedesarrolla los requisitos que se deben cum-plir, como la siguiente: “No permite la nor-ma registrar como marca la forma de losproductos si esa es la usual y común por ca-recer de distintividad. La forma usual delproducto es inapropiable en exclusividad. Laforma que es apropiable por todos, no puedeser objeto de derecho marcario en exclusivapara nadie”.

“Si es la forma usual y corriente del pro-ducto o del envase lo que no está permitido,contrario sensu, se entiende que la normacomunitaria admite el registro como marcade la forma arbitraria o caprichosa que elsolicitante imprima al producto o al envase,y que constituyendo signo distintivo no des-empeña una función técnica”26.

Teniendo en cuenta lo señalado por elTribunal Andino, es indispensable que eldiseño, para que pueda ser registrado comomarca, presente una forma nueva que leotorgue distintividad.

Al no existir una norma expresa queseñale los requisitos sustanciales que seexigen para que los signos tridimensionalespuedan ser concedidos, debe interpretarsepor analogía iuris que estos deben cumplir,con las mismas condiciones requeridas porla misma Decisión 486 para cualquier otrosigno marcario, es decir, distintividad,perceptibilidad y susceptibilidad de repre-sentación gráfica.

23. Interpretación Prejudicial 31-IP-2003: Tribunal Andino de Justicia.24. Artículo 128. – El registro de un diseño industrial tendrá una duración de diez años,

contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el país miembro.25. Tomado del escrito “Consideraciones sobre la tutela a la marca tridimensional en México”,

por MAURICIO JALIFE.26. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 19-IP-01.



Este tema específico, también ha sidoobjeto de pronunciamiento del TribunalAndino de Justicia, según el cual “Debe te-nerse en cuenta que el hecho de que no existacausal en virtud de la cual se excluya per se laregistrabilidad de los signos tridimensionales,no implica que los mismos siempre puedanacceder al registro pues si no cumplen los re-quisitos esenciales de toda marca (distinti-vidad y perceptibilidad) o si no son susceptiblede representación gráfica –cuestión esta últi-ma que sería de muy remota ocurrencia–, laoficina nacional competente tendrá que recha-zar la solicitud que los contenga o, para elevento en que el registro se haya concedido, eljuez nacional deberá, de oficio o a petición departe, decretar su nulidad”27.

Respecto a los requisitos que debencumplir las marcas tridimensionales, se haseñalado que el derecho debe ser concedi-do de tal forma que se confiera al solicitan-te un monopolio de tal manera que noconstituya un abuso del derecho. “Adicio-nal-mente, esta clase de marcas no debe sobre-pasar la finalidad propia del derecho marcarioy su registro no debe conducir a un abuso delderecho.

“Este sería el caso en el que la formaregistrada como marca fuera inseparable deun resultado industrial. En tal evento, y envirtud de lo dispuesto en el artículo L.511-3 a línea 2 del Código de la Propiedad In-dustrial, la protección legal no se realiza porla ley sobre los dibujos y diseños industria-les sino por la ley de patentes de invención.Sería contradictorio e injusto que a un re-gistro marcario se le conceda la apropiaciónperpetua de un resultado industrial.

“Este sería el caso, por ejemplo, para losproductos farmacéuticos, de un registro a tí-tulo de marca de las formas médicas de pre-sentación y el acondicionamiento de losproductos farmacéuticos. Estas formas en efectopermiten obtener ventajas en la conservación,la administración e incluso la acción terapéu-tica de los productos (permitiendo por ejem-plo que tal cuerpo no entre en contacto con talotro y no se reaccione en el organismo sino enun orden determinado)”28.

En un fallo reciente de la División deSignos Distintivos de la Superintendenciade Industria y Comercio, frente a una soli-citud de registro de una marca tridi-mensional, consistente en el diseño de unasuela, se presentó observación a esta solici-tud por cuanto al interior de la suela sepodía ver perfectamente una marca muysimilar a la de una marca previamente re-gistrada ante dicha entidad. La Superinten-dencia de Industria y Comercio resolvió,negar la marca con base en que el diseñosolicitado era genérico29.

Teniendo en cuenta lo anterior, pode-mos afirmar que no todo diseño industrialo marca tridimensional es susceptible deregistro, sino que hay que determinar paracada caso concreto, si cumple con los re-quisitos de novedad, distintividad y si essusceptible de representación gráfica.

En este sentido, la Superintendencia deIndustria y Comercio se ha pronunciado dela manera siguiente: “esta división considera,que en principio las formas tridimensionalesy bidimensionales pueden registrarse comomarcas, en tanto no se constituyan en la for-ma usual del producto o de su envase o le

27. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 23-IP-98, sentencia del 25 deseptiembre de 1998, Marca: “Una cacha de machete y una denominación y colores”.

28. BURST. Droit de la Propieté Industrielle, cit.29. Exp. 02 080 644.



impongan una ventaja funcional o técnica almismo. Adicionalmente, a la marca tridimen-sional se le debe aplicar los requisitos sustancia-les para ser registrada, tales como distintividad,perceptibilidad y susceptibilidad de represen-tación gráfica.

“En este orden de ideas si la formatridimensional o bidimensional no es lausual, la común, la única, la indispensable,convirtiéndose en caprichosa o arbitraria,tiene la posibilidad de ser distintiva y porende registrada. Luego, puede suceder que elempresario en uso de la creatividad ingenieuna forma tridimensional, que si bien com-parte características comunes de la forma engeneral, le agregue elementos, detalles, rasgosque hagan la forma original, novedosa y so-bre todo distintiva al diferenciarse de todaslas demás formas encontradas en el mercado.[…] Así las cosas, el consumidor al encontrarla marca, identificaría el producto como tal;zapatos y suelas que suelen tener este tipo depresentación, sin que pueda diferenciarlas delos ofrecidos por los demás competidores, per-diendo de esta manera toda la distintividadrequerida para constituirse como marca”.

El criterio que acabamos de citar seaplica tanto para marcas como para dise-ños industriales.

En conclusión: se puede registrar comomarca un signo que consista en un diseñotridimensional siempre que sea lo suficien-temente distintivo y no sea común u or-dinario, o que consista en una variaciónque sea secundaria, ya que de ser así, ésteno va a identificar, ni tampoco va a poderser apropiado en exclusividad.

Los únicos aspectos que vemos compli-cados para que un interesado tome la de-cisión de registrar sus diseños como marcastridimensionales son:

– Que las marcas cumplan con los requi-sitos de novedad y distintividad.

– El número de marcas que tendría queregistrar para poder proteger sus diseños.

– Como en la práctica los diseños van cam-biando, y a veces su titular no dura más decinco años en el mercado, es importantedefinir el número de diseños que se pre-tenden proteger como marca cuando no esposible obtenerlo directamente por el ca-mino de diseño industrial.

2. Protección de los diseños industrialesbajo la normatividad del derecho de autor

Un diseño industrial puede ser protegidocomo obra de arte en virtud de la legisla-ción de derecho de autor. Algunos paíseshan adoptado legislaciones según la cual laprotección de los diseños como derecho deautor es excluyente de la protección comopropiedad industrial.

En otros en cambio, es viable que coin-cida la protección como diseño industrial ycomo derecho de autor, específicamentecomo obra artística, y este es el caso deColombia, lo cual se puede desprender delas normas siguientes:

En el artículo 2.º de la Ley 23 de 1982,se dice que los derechos de autor recaensobre: “las obras científicas, literarias y ar-tísticas […] y, en fin, toda producción deldominio científico, literario o artístico quepueda reproducirse, o definirse por cualquierforma de impresión o de reproducción, porfonografía, radiotelefonía o cualquier otromedio conocido o por conocer”.

De conformidad con lo señalado en elartículo 8.º de la misma ley se entiendenpor obras artísticas, científicas y literarias,entre otras: “los libros, obras musicales, pin-turas al óleo, a la acuarela o al pastel, dibu-jo, grabados en madera, obras caligráficas ycrisográficas, obras producidas por medio decorte, grabado, damasquinado, etc., de me-



tal, piedra, madera u otros materiales, esta-tuas, relieves, escultura, fotografías artísticas,pantomimas, u otras obras coreográficas”.

En la misma Ley en el artículo 6.º seseñala que: “… Las obras de arte aplicadasa la industria solo son protegidas en la me-dida en que su valor artístico pueda ser se-parado del carácter industrial del objeto uobjetos en las que ellas puedan ser aplicadas”.

Con la entrada en vigencia de la Deci-sión 351 del 17 de diciembre de 1993, laexcepción del artículo 6.º de la Ley 23 de1982 quedó suspendida, siendo proceden-te la protección de los diseños industrialescomo derecho de autor, de conformidadcon lo señalado en dicha decisión de lamanera siguiente:

“ Artículo 3.º: A los efectos de esta Decisiónse entiende por: […] Obra: Toda creaciónintelectual original de naturaleza artística,científica o literaria, susceptible de ser divul-gada o reproducida en cualquier forma”.

Y más adelante se señala que:

– Obra de arte aplicado: “creación artísticacon funciones utilitarias o incorporada enun artículo útil, ya sea una obra de arte-sanía o producida en escala industrial”.

Por ser esta una norma de carácter nacio-nal tiene aplicación preferente sobre la le-gislación interna, para el caso concretosuspende en lo que le sea contrario los ar-tículos de la Ley 23 de 1982.

Algunas ventajas de la protección dediseños industriales por el derecho de au-tor, son las siguientes.

a. Frente a la protección: en el derecho deautor, el diseño queda protegido por el solohecho de la creación, mientras que en lapropiedad industrial es necesario obtenerel registro ante la oficina competente.

b. En cuanto a la novedad: en el derechode autor no se requiere en estricto sentidola novedad, porque la obra se protege porla sola creación, en la propiedad industriales uno de los requisitos para su coberturalegal.

c. En el derecho de autor no importa eldestino de la obra, en la propiedad indus-trial debe estar destinado a darle un pro-ducto industrial una apariencia especial.

d. Irrenunciable, en el derecho de autor elderecho moral es irrenunciable, en la pro-piedad industrial es objeto de renuncia.

e. En cuanto a la protección: “En el dere-cho de autor, el derecho patrimonial com-prende el exclusivo de realizar, autorizar oprohibir todo uso de la obra, por cualquiermedio o procedimiento, conocido o por cono-cerse, salvo excepción legal expresa; en la pro-piedad industrial el derecho sobre el diseñoes más limitado, porque se circunscribe al de“excluir a terceros” en la fabricación, impor-tación, oferta, introducción al comercio o usocomercial de productos que lo reproduz-can”30.

Siguiendo las conclusiones de PEROT

MORELL, frente al debate que se ha plan-teado ante la doble protección, hay que se-ñalar que: “la acumulación de la protección,

30. OMPI. Derechos de Autor y Derechos Conexos – Memorias del III Congreso Iberoame-ricano sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, t. I, Montevideo, 1997.



como obra de arte aplicado y como diseñoindustrial, no solamente se justifica, sino quese impone porque “es la única actitud lógicaante la imposibilidad de trazar objetivamen-te y en función de criterios válidos la fronte-ra entre el arte puro y el arte aplicado a laindustria”31.

Esa doble protección se encuentraavalada entre otras normas, en el Acuerdosobre los aspectos de los Derechos de Pro-piedad Intelectual relacionados con elComercio (ADPIC), en el seno de la Orga-nización Mundial del Comercio (OMC), enla que se dispone que los países miembrostendrán libertad para cumplir con la pro-tección de los dibujos o modelos “mediantela legislación sobre dibujos o modelos indus-triales o mediante la legislación sobre dere-chos de autor”32.

b. acciones legales para laprotección de los diseñosindustriales

Una vez el diseño industrial es concedidosu titular tiene mecanismos legales paradefender su derecho por parte de tercerosque lo usen de manera no autorizada yrealicen conductas encaminadas a menos-cabar el derecho de propiedad industrial.Las acciones que se pueden incoar con baseen derechos sobre diseños industriales, sonlas siguientes:

• Demanda por Competencia desleal.• Denuncia penal por usurpación de dise-ño industrial y por usurpación del derechode autor.• Demanda por Infracción de derechos.

La nota predominante en estas accio-nes es que son procedentes, salvo excepcio-nes, para proteger derechos legalmenteprotegidos, es decir, que se pueden invo-car cuando se ha obtenido el registro deldiseño industrial y este es objeto de una in-fracción.

Veamos cada una de las acciones:

1. Demanda por competencia desleal

Esta es una acción que se encuentra esta-blecida en la Ley 256 de 1996 y en laDecisión 486 de la Comunidad Andina deNaciones. El objeto de la Ley es garanti-zar la libre y leal competencia económica,mediante la prohibición de actos y con-ductas de competencia desleal, en benefi-cio de todos los que participen en elmercado33.

En dicha Ley se han establecido dos ti-pos de acciones, por una parte la accióndeclarativa y de condena, y por otra, la ac-ción preventiva o de prohibición. Con laacción declarativa se busca la declaración deconductas desleales que han tenido ocurren-cia o que se están efectuando y la consecuen-te condena al infractor a pagar los perjuiciosque se ocasionen a partir de la realizaciónde la conducta desleal. Con la acción pre-ventiva se persigue que se prohíba a un in-fractor realizar actos de competencia desleal,cuando el eventual afectado tenga conoci-miento de que esos actos pueden llegar aafectarlo.

Esta acción es procedente frente a in-fracciones de diseños industriales legalmen-te protegidos, esto es diseños registradosante la autoridad competente. Frente a di-

31. M. A. PEROT MORELL. “Les dificultes d´application de l’article 2, alinea 2 de la loi du14 julliet 1909, sur les dessins et modéles, citado por HERMENEGILDO BAYLOS CORROZA.

32. Artículo 25, 2 de ADPIC.33. Artículo 1.º de la Ley 256 de 1996.



seños industriales que no se encuentren re-gistrados en Colombia, teniendo en cuen-ta lo mencionado anteriormente en relacióncon la cláusula del trato nacional, en prin-cipio no sería procedente esta acción. Estolo deja sentado un concepto rendido por laSuperintendencia de Industria y Comercioen esta materia:

En relación con la posibilidad de incoar ac-ciones de competencia desleal en Colombiapor el uso no autorizado de un diseño no re-gistrado en Colombia pero reconocido en otroEstado miembro de la Convención de Was-hington, partiendo de la conclusión anterior,es decir de la territorialidad del registro deldiseño industrial en cada país, se deduce queen el caso planteado, no serían procedentes lasacciones por competencia desleal que úni-camente se derivan del hecho de contarcon el registro sobre el diseño industrial ennuestro país34.

Pero en el mismo concepto se deja abiertala posibilidad de que proceda la acción,cuando precisa lo siguiente:

No obstante lo anterior, eventualmentepodría(n) proceder alguna(s) de las accio-nes por competencia desleal contempladastanto en la Ley 256 de 1996, como en laDecisión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina, las cuales no tengan comosupuesto que el diseño industrial haya sidoregistrado. En este evento, deberá cumplir-se con todos y cada uno de los requisitosestablecidos ya sea por la Ley 256 o por laDecisión 486, según el caso. Además, es

necesario precisar que la procedencia de laacción deberá ser analizada para cada casoconcreto por la autoridad competente enColombia, ya sea por un juez de la Repú-blica o por la Superintendencia de Indus-tria y Comercio.

Nosotros consideramos que por la viola-ción de diseños industriales se podría in-vocar la acción declarativa y de condena deconformidad con lo mencionado en elpárrafo anterior, pero no podemos deter-minar con certeza que tan efectiva puedallegar a ser esta acción porque aunque esmuy usual acudir a ella para defender de-rechos de propiedad industrial, no hayningún caso en el que se haya ejercido paradefender derechos que no se encuentrenregistrados ante la Superintendencia deIndustria y Comercio.

Los requisitos que se exigen para queproceda la acción por competencia desleal,son de tres clases: objetivo, subjetivo y te-rritorial.

El ámbito objetivo de aplicación35, exi-ge que los comportamientos o conductasque son sancionadas por la ley de compe-tencia desleal se realicen en el mercado ycon fines concurrenciales.

Por fines concurrenciales se entiendeque: “se presume cuando éste (los actos o con-ductas desleales), por las circunstancias enque se realiza, se revela objetivamente idó-neo para mantener o incrementar la parti-cipación en el mercado de quien lo realiza ode un tercero”36.

El ámbito subjetivo de aplicación37, enconsideración a que la Ley se aplica tanto

34. Concepto n.º 01075972 de noviembre de 2001, rendido por la Secretaría Jurídica dela Superintendencia de Industria y Comercio.

35. Artículo 2.º de la Ley 256 de 1996.36. Ídem.37. Artículo 3.º de la Ley 256 de 1996.



a los comerciantes como a cualesquier par-ticipante en el mercado o a cualquier per-sona que demuestre su intención departicipar en el mercado.

El ámbito territorial de aplicación38,hace relación a que la Ley se le aplicará losactos de competencia desleal cuyos efectosprincipales tengan lugar o estén llamadosa tenerlos en el mercado colombiano.

Una vez precisado para el caso concre-to que se cumplen estos requisitos, es per-tinente detenerse en las posibles conductasen las que podrían incurrir los infractoresde los diseños industriales, que según nues-tro criterio corresponden a las estipuladasen los artículos 10.º, 14 y 15 de la Ley 256de 1996, que son respectivamente actos deconfusión, de imitación y de explotaciónde la reputación ajena.

El contenido y alcance de cada una deestas conductas es el siguiente:

“Artículo 10.º Actos de confusión. Se consi-dera desleal toda conducta que tenga porobjeto o como efecto, crear confusión conla actividad, las prestaciones mercantiles o elestablecimiento ajenos”.

“Artículo 14. Actos de imitación. “La imi-tación exacta y minuciosa de las prestacio-nes de un tercero se considerará deslealcuando genere confusión acerca de la pro-cedencia empresarial de la prestación o com-porte un aprovechamiento indebido de lareputación ajena”.

“Artículo 15. Explotación de la reputaciónajena. Se considera desleal el aprovecha-miento en beneficio propio o ajeno, de lasventajas de la reputación industrial, comer-

cial o profesional adquirida por otro en elmercado.

“Se considerará desleal el empleo no auto-rizado de signos distintivos ajenos o de de-nominaciones de origen falsas o engañosasaunque estén acompañadas de la indicaciónacerca de la verdadera procedencia del pro-ducto o de expresiones tales como ‘modelo’,‘sistema’, ‘tipo’, ‘clase’, ‘género’, ‘manera’, ‘imi-tación’, y similares.

Con base en lo consagrado en estos artí-culos lo que se sanciona son las conductasque tengan por objeto o por efecto confun-dir, imitar y explotar la reputación ajena.

Consideramos que procede la acciónincluso en el caso de infracción a diseñosindustriales no registrados, porqueespecíficamente la protección en cada con-ducta se determina respecto a “la actividad,las prestaciones mercantiles o el estableci-miento ajenos”, “las prestaciones de un ter-cero” y “las ventajas de la reputaciónindustrial, comercial o profesional adquiri-da por otro en el mercado”, dentro de lascuales se incluyen los diseños industriales,independientemente a que se encuentreno no registrados.

2. Denuncia penal por usurpación dediseño industrial

La acción penal es procedente para prote-ger signos distintivos legalmente protegi-dos, ésta se encuentra establecida en elartículo 306 del Código Penal, y el fin deella es sancionar a quienes usurpen entreotros signos, los diseños industriales.

El contenido del artículo es el siguiente:

38. Artículo 4.º de la Ley 256 de 1996.



“Artículo 306. Usurpación de marcas ypatentes. El que utilice fraudulentamentenombre comercial, enseña, marca, paten-te de invención, modelo de utilidad o di-seño industrial protegido legalmente osimilarmente confundible con uno prote-gido legalmente, incurrirá en prisión dedos (2) a cuatro años y multa de veinte(20) a dos mil (2.000) salarios mínimoslegales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá quien financie,suministre, distribuya, ponga en venta, co-mercialice, transporte o adquiera con finescomerciales o de intermediación, bienesproducidos o distribuidos en las circuns-tancias previstas en el inciso anterior”.

Según lo allí establecido esta acción esprocedente sólo en aquellos casos en losque se usurpe un signo distintivo protegi-do legalmente o un signo similarmenteconfundible a uno protegido legalmente.Es decir que si el diseño industrial no seencuentra registrado, no estaría cobijadopor una protección legal y por lo tanto laacción penal no prosperaría.

Cabe la posibilidad que en el procesopenal, el perjudicado con el delito se cons-tituya en parte civil, para efectos de recla-mar la indemnización de perjuicios. Lamisma reclamación de perjuicios la puedeincoar ante la jurisdicción ordinaria, deconformidad con el artículo 45 del Códi-go de Procedimiento Penal, según el cual:

“Art. 45. Titulares. La acción civil indivi-dual o popular para el resarcimiento de losdaños y perjuicios individuales y colectivoscausados por la conducta punible, podráejercerse ante la jurisdicción civil o dentrodel proceso penal, a elección de las perso-nas naturales o jurídicas perjudicadas, porlos herederos o sucesores de aquellas, por

el Ministerio Público, o por el actor popu-lar cuando se trate de lesión directa a bie-nes jurídicos colectivos. En este últimoevento, sólo podrá actuar un ciudadano yserá reconocido quien primero se consti-tuya. El actor popular gozará del benefi-cio de amparo de pobreza de que trata elCódigo de Procedimiento Civil.

“Si el titular de la acción indemnizatoria notuviere la libre administración de sus bienesy optare por ejercerla en el proceso penal, seconstituirá en parte civil mediante deman-da presentada por su representante legal”.

La diferencia entre una y otra acción hasido estudiada en el derecho francés, así:“En materia de responsabilidad penal, seexige la mala fe. El artículo L.521-2 haceuna distinción según si los hechos punibleshan sido cometidos durante el periodo delregistro secreto, o si se han realizado con pos-terioridad a la publicidad. En el primer caso,el falsificador se presume de buena fe; eventoen el cual, es al titular del registro a quien lecorresponde alegar la mala fe y proporcionarla prueba. En el segundo caso, la mala fe delfalsificador se presume.

“La demostración de la buena fe noimpide una condena en el plano civil fun-dada en una negligencia o una impruden-cia. Para controvertirla, el falsificador debeestablecer no solamente que no ha obradoa sabiendas, con conocimiento de causa,sino también que no ha cometido falta al-guna de imprudencia o de negligencia. Elcomerciante que revende mercancías, debeasegurarse que el proveedor tenía la autori-zación de realizar el diseño. A falta de unaprecaución similar, se considera que el co-merciante revendedor ha cometido una faltade imprudencia que es suficiente.



“Sobre este juicio, se ha entendido queel revendedor debe informarse lo mejorque pueda sobre las condiciones de crea-ción de los objetos que le han sido entre-gados, y por lo tanto, sobre el derechoeventual de protección.

“Algunas decisiones estiman, por elcontrario, que el simple comerciante notiene la capacidad de apreciar y evaluar elcarácter de falsificación de los objetos quele han sido entregados por el proveedor yque a él no le correspondería hacer inves-tigaciones sobre este punto.

“Tratándose del autor de la reproducción,en cambio, se estima que en su calidad deprofesional, le incumbe tomar las informa-ciones completas antes de reproducir los men-cionados diseños”39.

Por su parte en Alemania, la doctrinaha desarrollado el mismo tema, del cualresaltamos el siguiente aparte: “En lo civiltoda infracción , aun cuando no haya cul-pabilidad, da derecho a exigirla abstencióny, hasta donde se le hayan causado alderechohabiente daños y perjuicios, a recla-mar la cantidad en que se haya enriquecidoel infractor a expensas del lesionado. Si setrata de infracción dolosa o culposa, el cul-pable está obligado al pleno resarcimiento deldaño causado.

En lo penal la infracción dolosa (y culposaen lo concerniente a los modelos industriales)acarrea la aplicación de una pena, fuera de lacual se puede imponer, a petición del lesiona-do, una multa, o sea la indemnización por eldaño material e ideal que haya sufrido...”40.

Como se puede observar, la acción ci-vil es procedente incluso en aquellos casosen los que quienes participaron en la usur-

pación del derecho lo hicieron de buena fe,o bajo la creencia de que con ello no sevulneraba ningún derecho, mientras quepara que penalmente se castigue el delitoserá procedente que se constate la utiliza-ción fraudulenta de un diseño legalmenteprotegido, indistintamente de la buena fecon la que se haya actuado.

A su vez en el Código Penal se encuen-tran tipificados en los artículos 270, 271y 272 del Código Penal, conductas queatentan contra los derechos morales y pa-trimoniales sobre los diseños industriales,enmarcados como derechos de autor.

3. Demanda por Infracción de derechos

Esta es una acción novedosa que se en-cuentra reglada en el artículo 238 de laDecisión 486 de 2000. Y es procedente enaquellos casos en los que se infrinja underecho de propiedad industrial legalmen-te protegido.

A diferencia de la acción anterior, éstaes de naturaleza civil, y al igual que la ac-ción de competencia desleal, es proceden-te en relación con hechos realizados o conrelación a infracciones inminentes.

La acción procede sólo frente a derechoslegalmente protegidos, es decir frente a de-rechos adquiridos previo registro ante laSuperintendencia de Industria y Comercio.Ello se concluye de la lectura del artículo238 de la Decisión, según el cual:

Artículo 238. - El titular de un derecho pro-tegido en virtud de esta Decisión podráentablar acción ante la autoridad nacionalcompetente contra cualquier persona que

39. ALBERT CHAVANNE y JEAN-JACQUES BURST. Les Dessins et Modèles Industriels - Droit de laPropieté Industrielle (trad.), 5.ª ed., Précis Dalloz, p. 447.

40. PHILLIP ALLFELD. Del derecho de autor y del derecho del inventor, Monografía Jurídica n.º18, Temis, 1999, p. 47.



infrinja su derecho. También podrá actuarcontra quien ejecute actos que manifiestenla inminencia de una infracción.

Esta acción por su naturaleza se debe tra-mitar ante la Jurisdicción Ordinaria lo quede por sí presupone un proceso extenso,dilatado y por tanto un fallo que no seproferirá en un término inferior a 6 o 8años. Lo que hace que se desestime cuan-do se pretende tomar medidas con efectosinmediatos en contra de los infractores.

Teniendo en cuenta que en Colombiaopera el sistema atributivo, según el cuallos derechos se predican y se hacen exigi-bles a partir del registro de los diseños in-dustriales. Lo recomendable para efecto deproceder a incoar las acciones y que estassean eficaces es que se cuente con dichosregistros.

A su vez la nueva Ley española41 dediseños industriales señala que además dela acción penal el titular del diseño regis-trado podrá intentar acciones, tales comolas siguientes:

“Artículo 53. Acciones civiles que pue-de ejercitar el titular del diseño registrado.

1. En especial, el titular del diseño regis-trado cuyo derecho sea lesionado podráreclamar en la vía civil:

a. La cesación de los actos que violen suderecho.

b. La indemnización de los daños y perjui-cios sufridos.

c. La adopción de las medidas necesariaspara evitar que prosiga la actividad infrac-tora y, en particular, que se retiren del mer-

cado los productos en los que se haya ma-terializado la violación de su derecho.

d. La destrucción, o la cesión con fineshumanitarios si fuere posible, a elección delactor y a costa del condenado, de los pro-ductos a que se refiere el apartado anterior,salvo que la naturaleza del producto permitaimpedir la continuación de la actividadinfractora eliminando el diseño sin afectarsustancialmente al producto, o a juicio deltribunal, la destrucción o cesión de los pro-ductos infractores resulte una medida cla-ramente desproporcionada y existan otrasalternativas menos gravosas para evitar queprosiga o se reanude la violación del dere-cho del titular del diseño.

e. Alternativamente, la entrega de los ob-jetos a que se refiere el párrafo d) del apar-tado 1, a precio de coste y a una cuenta desu correspondiente indemnización de da-ños y perjuicios, cuando sea posible y estamedida resulte proporcionada teniendo encuenta las circunstancias de la infracciónapreciadas por el tribunal. Si su valor ex-cediera del importe de la indemnizaciónconocida, el titular del diseño deberá com-pensar a la otra parte por el exceso.

f. La publicación de la sentencia a costa delinfractor mediante anuncios y notificacio-nes a las personas interesadas.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior nose aplicará a los objetos adquiridos de bue-na fe para uso personal”.

Más adelante en la misma ley se señala laprescripción de las acciones civiles de lamanera siguiente:

41. Ley 20 de 2003.



“Artículo 57. Prescripción de las accionesciviles.

1. Las acciones civiles derivadas de la vio-lación del derecho sobre el diseño registra-do prescriben en cinco años contadosdesde el día en que pudieron ejercitarse.

2. La indemnización de los daños y perjui-cios solamente podrá exigirse en relación conlos actos de infracción realizados durante loscinco años anteriores a la fecha en que se ejer-cita la correspondiente acción”.

En el sistema colombiano podemos decirque en materia civil es procedente la acciónpor infracción de derechos, siendo proce-dente de conformidad con el artículo 241de la Decisión 486 de la ComunidadAndina, medidas como las que se acaban demencionar de la ley española, tales como:

“Artículo 241. - El demandante o denun-ciante podrá solicitar a la autoridad nacio-nal competente que se ordenen, entreotras, una o más de las siguientes medidas:

“a. el cese de los actos que constituyen lainfracción;

“b. la indemnización de daños y perjuicios;

“c. el retiro de los circuitos comerciales delos productos resultantes de la infracción,incluyendo los envases, embalajes, etique-tas, material impreso o de publicidad uotros materiales, así como los materiales ymedios que sirvieran predominantemen-te para cometer la infracción;

“d. la prohibición de la importación o dela exportación de los productos, materia-les o medios referidos en el literal anterior;

“e. la adjudicación en propiedad de losproductos, materiales o medios referidosen el literal c), en cuyo caso el valor de losbienes se imputará al importe de la indem-nización de daños y perjuicios;

“f. la adopción de las medidas necesariaspara evitar la continuación o la repeticiónde la infracción, incluyendo la destrucciónde los productos, materiales o medios re-feridos en el literal c) o el cierre temporalo definitivo del establecimiento del de-mandado o denunciado; o,

“g. la publicación de la sentencia conde-natoria y su notificación a las personasinteresadas, a costa del infractor.

“Tratándose de productos que ostenten unamarca falsa, la supresión o remoción de lamarca deberá acompañarse de accionesencaminadas a impedir que se introduzcanesos productos en el comercio. Asimismo,no se permitirá que esos productos seanreexportados en el mismo estado, ni quesean sometidos a un procedimiento adua-nero diferente.

“Quedarán exceptuados los casos debidamen-te calificados por la autoridad nacional com-petente, o los que cuenten con la autorizaciónexpresa del titular de la marca”.

Y en lo que a prescripción respecta tene-mos que la acción por infracción de dere-chos prescribe a los dos años42 contados

42. Artículo 244 de la Decisión 486 de la CAN: “La acción por infracción prescribirá a losdos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o entodo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez”.



desde la fecha en que el titular tuvo cono-cimiento de la infracción, o en todo caso,a los cinco años contados desde el momen-to en que se cometió la infracción por úl-tima vez.

conclusiones

Es innegable que en países como Colombia,la propia realidad industrial y tecnológica havenido de la mano con el atraso propio enla legislación en esa materia, si entramos acomparar nuestra escasa legislación con lospaíses altamente industrializados podemosdar fe de eso.

Es importante reconocer a los diseñosindustriales la importancia tecnológica quepuede representar para nuestro país. El pro-greso del desarrollo tecnológico está tanavanzado que analistas económicos señalanque: “los mismos productos casi no se diferen-cian por su estructura técnica ni por los mate-riales utilizados, el diseño es la principal salidapara añadir valor útil a la producción”43.

De las anteriores acciones en su ordenla más expedita es la penal, luego la de com-petencia desleal y por último la de infrac-ción de derechos y ésta afirmación lahacemos contrariando el principio de inter-vención mínima expuesto por BECCARIA.Desafortunadamente cuando los demásinstrumentos legales suministrados por elEstado no sirven debe entonces aceptarseque “la instancia penal interviene sólo cuan-

do la protección de bienes jurídicos resultainsuficiente al aplicar las medidas propias deotras ramas del ordenamiento jurídico, comola administrativa, laboral o comercial entreotras”44.

En la acción penal nuestra legislaciónprevé la posibilidad de que el afectado conla infracción se constituya en parte civil yreclame los perjuicios que se deriven de lausurpación del signo.

Es requisito indispensable para presen-tar la acción penal y la acción de infracciónde derechos que se cuente con un derecholegalmente protegido, esto es, con un re-gistro ante la Superintendencia de Indus-tria y Comercio.

Es posible previo el cumplimiento delos requisitos sujetivos, objetivo y territo-rial, acceder a la acción de competenciadesleal para los casos en los que no se cuen-ta con un diseño industrial registrado, paraaquellas conductas que no lo exigentaxativamente, como sería para el caso deconfusión, imitación y explotación de lareputación ajena, pues los diseños indus-triales se encuentran subsumidos dentro dela actividad y las prestaciones mercantiles.

Teniendo en cuenta la necesidad decontar con los registros de los diseños in-dustriales lo recomendable es solicitar losregistros cuando se tenga establecido quese cumple con todos los requisitos para quese pueda acceder a su registro, primordial-mente el de novedad.

43. ION SOJO. “Incremento de valor a través del diseño”, Revista de Economía Industrial 324,1998 [http://www.meyt.es/asp/publicaciones/revista/nums324.htm].

44. GABRIEL BERNAL ACEVEDO. Las normas rectoras en el nuevo Código Penal, Bogotá, Edicio-nes Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2002.

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