Gaceta Oficial 354 - Procesos 14-IP-97, 1-IP-98, 23-IP-96...

Proceso 14-IP-97.- Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 104,

146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de

lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente doctor

Juan Alberto Polo Figueroa. Expediente Nº 3687. Actor Sociedad Manufac-

turas Plásticas S.A.. Marca FIGURATIVA (conjunto formado por un rectán-

gulo dentro del cual se hallan tres flechas que apuntan todas hacia arriba).

Interpretación de oficio del artículo 93 de la Decisión 344 ............................

Proceso 1-IP-98.- Interpretación Prejudicial del Art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del

Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal a) del Art. 83 ibídem, y

de los Arts. 146 y 147 ibídem, en concordancia con el Art. 5 del Tratado de

Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requerida por

el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Ernes-

to Rafael Ariza Muñoz. Actora: Sociedad Consultores de Ingeniería y Siste-

mas C.I.S S.A. MARCA �EXPOSISTEMAS (MIXTA)�.- Expediente Nacional

Nº 3976 .............................................................................................................

Proceso 23-IP-96.- Interpretación prejudicial de los artículos 81; 83, literales a), b), d) y e); 93,

95, 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que creó el

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de

Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Adminis-

trativo, Sección Primera, expediente nacional Nº 3555, Marca �VODKA

BALALAIKA� .....................................................................................................

Proceso 17-IP-98.- Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal d), 104 y 105, en

concordancia con los artículos 83, 93, 146 y 147 de la Decisión 344 de la

Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el doctor Manuel S.

Urueta Ayola, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: SOCIEDAD CERVE-

CERÍA BACKUS Y JOHNSTON S.A., Marca: �LA RUBIA�. Expediente inter-

no Nº 3923 ........................................................................................................

Acuerdo Nº 1 de 1998 .......................................................................................................................

Año XIV - Número 354

Lima, 13 de julio de 1998

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

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del Acuerdode Cartagena

Gaceta Oficial

GACETA OFICIAL 13/07/98 2.44

PROCESO 14-IP-97

Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 104, 146 y147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Presentada

por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, Consejero Ponente doctor Juan Alberto Polo

Figueroa. Expediente Nº 3687. Actor Sociedad Manufacturas Plásticas S.A.Marca FIGURATIVA (conjunto formado por un rectángulo dentro del cual sehallan tres flechas que apuntan todas hacia arriba). Interpretación de oficio

del artículo 93 de la Decisión 344.

Quito, 17 de Abril de 1998

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE COMUNIDADANDINA,

V I S T O S:

Que el Consejo de Estado de la Repúblicade Colombia, Sala de lo Contencioso Adminis-trativo, Sección Primera, a través del Conseje-ro Ponente Juan Alberto Polo Figueroa, dentrodel proceso de nulidad contra la Resolución14.324 de 8 de agosto de 1995 de la Divisiónde Signos Distintivos de la Superintendenciade Industria y Comercio, y el acto administra-tivo presunto mediante el cual se resuelve enforma negativa el recurso de apelación inter-puesto contra la Resolución precitada, solicitaa este Tribunal interpretación prejudicial de losartículos 81, 83 literal a), 104, 146 y 147 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena.

Que el Consejo de Estado de Colombia estáfacultado para proponer la mencionada solici-tud de interpretación conforme los alcances delartículo 29 del citado Tratado de Creación delTribunal.

Que la consulta se origina en el mandato delartículo 29 del Tratado de Creación del Tribu-nal de Justicia y se tramita con observancia enlo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto delmismo, indicándose el nombre del tribunal na-cional que formula la solicitud, las normas delordenamiento jurídico andino cuya interpreta-ción se requiere, el lugar y dirección en dondeel despacho judicial solicitante recibirá la noti-ficación correspondiente y el siguiente informesucinto de los hechos que la autoridad consul-tante estima relevantes para la interpretación:

�...4. HECHOS DE LA DEMANDA

�Se alega en la demanda que la sociedadMANUFACTURAS PLASTICAS S.A., presentóel 25 de abril de 1986, solicitud de registrode la marca FIGURATIVA para distinguir pro-ductos comprendidos en la clase 21, artículo2º del Decreto 755 de 1972 o ClasificaciónInternacional de Niza, consistente en el con-junto formado por un rectángulo dentro delcual se hallan tres flechas que apuntan to-das hacia arriba, dos de ellas a los extremosy la tercera en el centro de las dos, solicitudque fue publicada en la Gaceta de Propie-dad Industrial núm. 340 de 1º de diciembrede 1988.

�Contra la solicitud de registro, la sociedadROHM AND HAAS COMPANY formuló de-manda de oposición el día 19 de enero de1989, oposición que fue contestada por MA-NUFACTURAS PLASTICAS S.A., el 25 demayo de 1989, en la que se explicaron lasrazones por las cuales debía concederse elregistro de la marca, anexando el contrato-compromiso suscrito entre ROHM AND HAASCOMPANY y MANUFACTURAS PLASTICASS.A.

�A pesar del citado contrato-compromiso, laopositora no retiró su escrito de oposición,sino que por el contrario continuó formulan-do otras solicitudes frente a la citada marcaFIGURATIVA.

�Surtido el trámite de rigor, la División deSignos Distintivos expidió la resolución 14324de 8 de agosto de 1995, por medio de la cualdeclaró fundada la oposición y negó el regis-tro de la marca FIGURATIVA, resolución contrala que se interpuso recurso de apelación eldía 11 de septiembre de 1995, en el cual se


expusieron claramente los fundamentos jurí-dicos por los cuales debe concederse el re-gistro de la marca, recurso que no se hadecidido, por lo que debe entenderse que ladecisión es de carácter negativo.

�Entre la sociedad ROHM AND HAAS COM-PANY y MANUFACTURAS PLASTICAS S.A.,existieron vínculos comerciales que conclu-yeron con la firma de un contrato-compro-miso suscrito ante dos testigos, el día 30 deabril de 1986.

En dicho contrato las partes convinieron, se-gún lo afirma la demanda, que Rohm and Hassaceptaba �que la modificación que Manufactu-ras Plásticas S.A. hizo al logotipo que vieneusando, según muestra impresa en este mis-mo contrato, es suficiente para evitar toda con-fusión con el logotipo que Rohm and Hass tie-ne registrado. (subrayado es del Tribunal).

�El LOGOTIPO que aparece en la cláusulacuarta del citado contrato, es exactamenteigual al LOGOTIPO solicitado para registropor la sociedad MANUFACTURAS PLASTI-CAS S.A. en el expediente 2255.659.

�La sociedad MANUFACTURAS PLASTICASS.A. es titular de los registros de la marcaFIGURATIVA, cuyo logotipo está formado portres flechas, para distinguir productos com-prendidos en las clases 1ª, 2ª, 16, 17, 19,20, 27 y 28 del artículo 2º del decreto 755 de1972 o Clasificación Internacional de Niza;asimismo es propietaria del mismo signo co-mo Enseña Comercial.

�La sociedad MANUFACTURAS PLASTICASS.A. es legítima titular del registro de la mar-ca FIGURATIVA: LOGOTIPO FORMADO PORTRES FLECHAS, por ser titular de la mismaen las clases 1ª, 2ª, 16, 17, 19, 20, 27 y 28del artículo 2º del decreto 755 de 1972, de-rechos reconocidos por la Superintenden-cia de Industria y Comercio.

�La Superintendencia de Industria y Comer-cio tenía conocimiento del contrato-compro-miso suscrito entre la sociedad MANUFAC-TURAS PLASTICAS S.A. y la sociedad ROHMAND HAAS COMPANY y ROHM AND HAASCOLOMBIA S.A., ya que de él se anexó co-pia al expediente número 255.659, primerocon el escrito de respuesta a la demanda de

oposición y posteriormente con el escrito delrecurso de apelación interpuesto contra laresolución que negó el registro de la marca.

�5. FUNDAMENTOS DE DERECHO

�En los fundamentos de derecho manifiestala actora que se violaron las siguientes nor-mas de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena:

�a) El artículo 81, en concordancia con losartículos 1502 y 1602 del Código Civil Co-lombiano, porque la sociedad ROHM ANDHAAS COMPANY al presentar oposición an-te la División de Propiedad Industrial (hoyDivisión de Signos Distintivos) de la Super-intendencia de Industria y Comercio hizo casoomiso de la existencia del contrato-compro-miso suscrito con anterioridad entre las mis-mas partes el 30 de abril de 1996, validezque fue desconocida al negar el registro dela marca, la cual es registrable de conformi-dad con las normas comunitarias y la ley.

�Como quiera que el contrato suscrito entrelas partes es perfectamente válido, se violóel artículo 81 de la Decisión 344 por cuantoéste permite el registro como marca de sig-nos perceptibles, suficientemente distintivosy susceptibles de representación gráfica ypor tanto la marca solicitada es plenamenteregistrable.

�Si la Superintendencia de Industria y Co-mercio, División de Signos Distintivos hubie-ra estudiado detalladamente el presente casohabría advertido que la marca FIGURATIVAde la sociedad demandante se encuentraregistrada también en la clase 19 del artículo2º del decreto 755 de 1972 o ClasificaciónInternacional de Niza. Igualmente el LOGO-TIPO se encuentra registrado en las clases1ª, 2ª, 16, 17, 20, 27 y 28 de la ClasificaciónInternacional de Niza y que las dos marcascoexisten en las clases 1ª, 2ª, 19, 20 y 27.

�b) El literal a) del artículo 83, en concor-dancia con los artículos 81 y 104 ibídem,por cuanto la División de Signos Distintivosde la Superintendencia de Industria y Co-mercio aplicó erradamente la causal de irre-gistrabilidad toda vez que no existe confu-sión entre el signo solicitado por la sociedadactora y el signo opositor, circunstancia que


fue reconocida expresamente por el repre-sentante legal de las sociedades ROHM ANDHAAS COMPANY y ROHM AND HAAS CO-LOMBIA S.A. en el contrato compromiso sus-crito.

�La marca de MANOPLAS no encuadra en lacausal de irregistrabilidad, por cuanto no exis-te confusión entre el signo solicitado y elsigno opositor. La Superintendencia recono-ció la relación que existe entre los productoscomprendidos en la clase 19 del artículo 2ºdel decreto 755 de 1972 o Clasificación In-ternacional de Niza y los productos com-prendidos en la clase 21, por lo cual se con-cluye que la actora es titular del registro dela marca FIGURATIVA en la clase 19, y pue-de obtener el registro de la marca en la clase21.

�c) Los artículos 146 y 147, por falta de apli-cación, por cuanto la División de Signos Dis-tintivos no interpretó ni aplicó correctamentelas disposiciones contenidas en la Decisión344 sobre registro de marcas; tampoco adop-tó las medidas necesarias para asegurar elcumplimiento de las normas que integrandicha Decisión ni se abstuvo (debiendo ha-cerlo) de expedir la resolución que negó elregistro de la marca LOGOTIPO, clase 21,solicitada por MANUFACTURAS PLASTICASS.A., previa manifestación de la existenciadel contrato compromiso suscrito el 30 deabril de 1986 entre las sociedades ROHMAND HASS COMPANY y ROHM AND HASSCOLOMBIA S.A. y la sociedad MANUFAC-TURAS PLASTICAS S.A...�.

Argumentos de la Demandada en el ProcesoInterno

La Superintendencia de Industria y Comer-cio en la contestación de la demanda argumen-ta que el proceso administrativo objeto de lapresente causa no ha incurrido en violación denormas legales de carácter superior conteni-das en la Decisión 344 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena y se realizó de conformidadcon las atribuciones legales otorgadas a la Ofi-cina Nacional Competente por la misma Deci-sión.

Que en la Resolución demandada se decla-ró fundada la oposición presentada por la so-ciedad ROHM AND HAAS COMPANY y se negó

el registro de la marca FIGURATIVA solicitadapor la parte actora para productos de la clase21 de la nomenclatura vigente, porque �las dosmarcas son similares o iguales en su identifica-ción que pueden inducir al público a error, ade-más de que distinguen productos que se desti-nan a finalidades iguales, idénticas o afines yque circulan en el mismo mercado.

Que el acto administrativo fue expedido contodas las competencias de la División de Sig-nos Distintivos y la Decisión 344 era la aplica-ble, válida y legalmente con respecto al asuntoen controversia, agregando que al expedirse elacto administrativo acusado no se incurrió enviolación de las normas legales comunitarias.

Establece que el artículo 83 literal a) de laDecisión 344 ha señalado como causal deirregistrabilidad el que la marca solicitada seaidéntica o semejante a otra ya registrada osolicitada con anterioridad por un tercero, paradistinguir productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error.

Señala que en virtud de la oposición u ob-servación presentada por �la sociedad ROHMAND HAAS COMPANY procedió a efectuar elrespectivo estudio de confundibilidad entre lamarca figurativa .... y la opositora, especial-mente la registrada bajo la certificación Nº62722 para distinguir productos de la clase 19....y concluyó acertadamente que las dos marcasson similares e iguales en su identificación quepueden inducir al público a error�.

Que las causales de irregistrabilidad son nor-mas de orden público de obligatorio cumpli-miento a cuyo acatamiento no puede sustraer-se la Oficina Nacional Competente y finalmen-te precisa que aunque no se hubieran presen-tado oposiciones ni observaciones por parte deterceros, ello no hubiera impedido que la Ofici-na Nacional Competente examinara la regis-trabilidad y decidiera su otorgamiento o dene-gación del registro por lo dispuesto en el artícu-lo 96 de la Decisión 344.

Considera, por último, que la afirmación dela demandante según la cual los registros deuna misma marca para productos comprendi-dos en distintas clases y a favor de un mismoindividuo le otorga la titularidad exclusiva dedicha marca en otras clases diferentes a las


del registro, va en contravía de lo preceptuadopor las disposiciones marcarias. Con base enlas anteriores consideraciones la Superinten-dencia desestima los argumentos de la deman-da.

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA

C O N S I D E R A N D O:

I. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

Las normas objeto de interpretación, ade-más de las solicitadas por la autoridad consul-tante, deben adicionarse con la interpretacióndel artículo 93 de la Decisión 344, todas lascuales se transcriben a continuación:

�...DECISIÓN 344

�Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

�Se entenderá por marca todo signo percep-tible capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comer-cializados por una persona de los productoso servicios idénticos o similares de otra per-sona.

�Artículo 83.- Asimismo, no podrán regis-trarse como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presen-ten algunos de los siguientes impedimentos:

�a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error.

�Artículo 93.- Dentro de los treinta hábilessiguientes a la publicación, cualquier per-sona que tenga legítimo interés, podrá pre-sentar observaciones al registro de la marcasolicitado.

�A los efectos del presente artículo, se en-tenderá que también tienen legítimo interés

para presentar observaciones en los demásPaíses Miembros, tanto el titular de una mar-ca idéntica o similar para productos o servi-cios, respecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir al público a error, comoquien primero solicitó el registro de esa mar-ca en cualquiera de los Países Miembros.

�Artículo 104.- El registro de la marca con-fiere a su titular el derecho de actuar contracualquier tercero que sin su consentimientorealice, con relación a productos o serviciosidénticos o similares para los cuales hayasido registrada la marca, alguno de los actossiguientes:

�a) Usar o aplicar la marca o un signo quese le asemeje, de forma que pueda indu-cir al público a error u originar situacio-nes que puedan ocasionar un perjuicioal titular de la marca;

�b) Vender, ofrecer, almacenar o introduciren el comercio productos con la marca uofrecer servicios en la misma;

�c) Importar o exportar productos con la mar-ca;

�d) Usar en el comercio un signo idéntico osimilar a la marca registrada, con rela-ción a productos o servicios distintos deaquellos para los cuales se ha registra-do la misma, cuando el uso de ese signorespecto a tales productos o serviciospudiese inducir al público a error o con-fusión, pudiese causar a su titular undaño económico o comercial injusto, oproduzca una dilución de la fuerza distin-tiva o del valor comercial de dicha mar-ca; o,

�e) Cualquier otro que por su naturaleza ofinalidad pueda considerarse análogo oasimilable a los literales indicados en elpresente artículo....�.

Sobre los artículos 146 y 147 de la Decisión344 no considera el Tribunal que deben serinterpretados por cuanto ellos se refieren a com-promisos que los Países Miembros del Acuer-do de Cartagena adquirieron desde la entradaen vigor de la Decisión 311, para el fortaleci-miento institucional de los órganos de protec-ción de la propiedad industrial en la subregión


�con miras a la consolidación de un sistemade administración comunitaria�.

Tales compromisos, que hacen referencia alas relaciones entre Países Miembros deriva-das de la puesta en operación del régimen depropiedad industrial desde el punto de vistainstitucional, no pueden ser invocados ni apli-cados a casos en que se controviertan intere-ses de particulares, ni con base en ellos puedeargumentarse que ha habido violación de lanormativa comunitaria en la solución concretade un caso particular por parte de la OficinaNacional Competente de cualquier País Miem-bro, puesto que en casos como el presente noestá siendo materia de discusión si los Paíseshan dado cumplimiento a sus compromisos decoordinación y fortalecimiento del sistemamarcario andino. Son cuestiones ajenas a lacausa petendi en el proceso interno. Por tantoel Tribunal se abstiene de interpretar los artícu-los citados.

II. EL DERECHO MARCARIO ANDINO

La ley comunitaria contenida en la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagenaes el cuerpo legal aplicable en los cinco Paí-ses Miembros en lo tocante a marcas paraproteger a los consumidores de la confusiónrelacionada con el origen de los productos yservicios que ellos adquieren y para prevenir alos empresarios y productores que tomen ven-taja del good will de sus competidores, repre-sentado en las marcas incorporadas a produc-tos similares. Si dos empresarios están utili-zando signos para sus bienes o servicios quepuedan llevar a confusión en el mercado acer-ca del origen de los mismos, la ley de marcasha de ser aplicada para resolver sus disputas.La ley marcaria que forma parte del derecho deprotección intelectual garantiza la exclusividadde uso del propietario de una marca. El dere-cho marcario previene el uso de un signo mar-cario que pueda ser confundible con otro yaregistrado por su similitud o por su igualdadcon él. La violación de este precepto expone alhombre de negocios a perder los derechos so-bre la marca registrada o a no obtener la ins-cripción en el registro. En forma correlativa alas obligaciones del individuo en el derechomarcario, el Estado a través de la Oficina Na-cional Competente tiene la responsabilidad develar, con criterio de interés público, por la pro-tección marcaria en todo el sentido general del

término. Esto es, para amparar a los producto-res que han hecho inversiones y esfuerzos diri-gidos a acreditar en el mercado sus produc-tos; a que ellos se identifiquen con una calidaddada, por una parte, y para velar por el bienes-tar de los consumidores con el objeto de evitarque estos incurran en confusión o error en laadquisición de los bienes en el mercado. Lamarca permite que los consumidores puedanadquirir los productos de la calidad y condi-ciones que ellos desean y evitar la adquisicióno compra de los que no se ajustan a sus nece-sidades.

III. LAS MARCAS GRÁFICAS

La clasificación más usual de las marcasdesde el punto de vista de su presentación, lasdivide en dos grandes grupos: las marcasdenominativas por una parte que se manifies-tan por vía de la expresión escrita de objetos,nombres de personas, nombres de fantasía,letras, números, etc., y por otra parte las mar-cas gráficas. Las marcas gráficas son expre-siones plásticas que pueden estar constituidaspor imágenes, por dibujos, por figuras alegóri-cas (emblemas), por imágenes de un objetoespecífico o concreto o por la expresión pictó-rica de una idea.

Acerca del efecto o la impresión que la mar-ca suscita en la mente de los consumidores ladoctrina más generalizada las clasifica en trescategorías: por una parte la marca puramentegráfica, de forma caprichosa o de fantasía, queel consumidor en su proceso cognoscitivo no laasocia con un objeto concreto o con una ideaabstracta. El segundo tipo de marcas está cons-tituido por aquellas que suscitan en la mentede los consumidores la impresión de un objetodeterminado, concreto y conocido por éste ofamiliar a éste y que además evocan en él unconcepto determinado. Se trata de las marcasfigurativas que se pueden definir o expresarseen el lenguaje corriente, por ejemplo: una casa,un perro, una botella, un utensilio de cocina o,como en el caso que se somete a estudio deeste Tribunal, una probeta de laboratorio, unaretorta o un �Erlen Meyer�, como llaman lostécnicos al recipiente de vidrio para ensayos delaboratorio.

El siguiente ejercicio de comparación grá-fica ayuda a juzgar acerca de la similitud quepudiera existir entre las marcas enfrentadas:


Por último otro tipo de marcas está com-puesto por aquellas que transmiten a la mentedel público una idea a través de un procesoescalonado en el que el consumidor medio seforma la idea de �un concepto concreto del quese asciende, a través de una generalización aun concepto abstracto y superior� (CarlosFernández Novoa, �Fundamentos de Derechosde Marcas�, Editorial Montecorvo, 1984, pág.225).

La clasificación anterior es de utilidad paraestablecer la forma de comparación de mar-cas según el tipo de que se trate, con el objetode determinar la existencia de confundibilidado posibilidad de error para el consumidor, quepueda derivarse de ellas. En sentencia de 2 deabril de 1973 citada por Fernández Novoa en laobra mencionada, el Tribunal Supremo Espa-ñol sostuvo que para rechazar la existencia deconfusión entre una marca gráfica solicitada yotra que se le opone �basta el simple cotejovisual de las figuras o representaciones gráfi-cas que constituyen cada uno de los registrosenfrentados por iniciativa del registro para apre-ciar una diferencia tal en sus elementos y ensus conjuntos, como para alejar la menor sos-pecha racional de que puedan inducir a confu-sión o error en el mercado�. Esto indica que alanalizar las marcas gráficas propiamente talesdebe tenerse en cuenta el impacto visual ogolpe de vista que ellas puedan producir en losconsumidores. Suelen ser fácilmente distingui-bles porque como señala la doctrina esta clasede marcas habla un lenguaje universal, en lamedida en que pueden ser distinguidas por cual-quier tipo de persona.

La comparación para la segunda categoríade marcas gráficas, es decir las figurativas,requiere de un proceso de cognición más ela-borado ya que la marca figurativa debe prote-gerse no solamente por su aspecto gráfico pro-piamente dicho, sino también por el conceptoque la figura puede producir en la mente de los

consumidores. De esta suerte, el análisis de lamarca deberá hacerse por la comparación grá-fica aplicando las reglas de cotejo entre mar-cas puramente gráficas por una parte y ade-más realizando la comparación conceptual, to-da vez que la posibilidad o riesgo de confusiónen esta clase de marcas puede generarse nosolamente en la identidad de los trazos deldibujo o similitud de ellos, sino también por lasemejanza conceptual de la idea que la marcagráfica suscite.

La regla para definir la confundibilidad entreesta clase de marcas se dirige a recomendarque entre los dos elementos de la marca gráfi-ca figurativa -el trazado por una parte y el con-cepto que suscita por la otra- la parte concep-tual o ideológica suele prevalecer. Así, a pesarde que pueda haber diferenciación en los ras-gos de figuras que al compararse tienen tra-zos y delineaciones diferentes, en su conjuntopueden suscitar comparativamente una mismaidea o concepto e incurrir en el riesgo de confu-sión. Podría traerse como ejemplo el de dosrecipientes con un cuello en su parte superior,cuyos trazados difieren porque uno es cilíndri-co y el otro es cuadrado; a pesar de tenerdistintos trazos desde el punto de vista gráfico,el consumidor necesariamente llega a la con-clusión de que se trata en ambos casos de laidea o concepto �botella�; si además el exa-men de comparación lleva a la conclusión deque tanto los trazos como los conceptos quesuscita el gráfico son semejantes, la conclu-sión de confundibilidad e irregistrabilidad noofrece lugar a duda.

Corresponde a este tipo de marcas las si-guientes reglas de comparación que el Tribu-nal recoge de la obra citada del profesor Fer-nández Novoa:

�...La semejanza de las marcas figurativasen plano gráfico deberá efectuarse de acuerdocon los criterios antes apuntados (88) paracomparar las marcas puramente gráficas. Sila comparación de las marcas figurativas arro-ja un saldo negativo, no deberá concluirse,sin más, que no existe riesgo de confusiónentre las marcas figurativas comparadas. An-tes al contrario, en esta hipótesis el riesgode confusión existirá cuando los signos grá-ficamente dispares evocan, sin embargo, elmismo concepto concreto. Esto significa queel titular de una marca figurativa puede invo-

(marca solicitada) (marca registrada)frente a


car el ius prohibendi inherente al derecho demarca cuando un tercero utiliza o pretendeutilizar como marca un signo que si biengráficamente se diferencia del signo másantiguo, evoca, no obstante, el mismo con-cepto concreto evocado por el signo gráficomás antiguo. El riesgo de confusión con unamarca figurativa puede, además, surgir enun supuesto ulterior; a saber: cuando un ter-cero utiliza o pretende utilizar una marcadenominativa que denota el mismo concep-to concreto evocado por la marca figurativa�.(Obra citada, pág. 227).

La expresión logotipo para designar unamarca gráfica no modifica la naturaleza propiafigurativa que tenga el signo por registrarse.

A la comparación de las marcas gráficas,sea que se les considere propiamente tales o alas figurativas, les son aplicables las mismasreglas de comparabilidad de cualquier otro tipode marcas, particularmente la de que para de-terminar la confusión deberán analizarse lasmarcas en su conjunto; que los signos debenexaminarse sucesivamente y no simultánea-mente; que quien practique la comparación secoloque en el lugar del eventual consumidor yfinalmente, que deben tenerse en cuenta lassemejanzas que se aprecien en los signos an-tes que las diferencias, como parece ser latécnica aplicada por las Oficinas NacionalesCompetentes en la mayoría de los casos.

Si a las reglas anteriores, por tratarse demarcas figurativas, se agrega el análisis sobrela semejanza en la naturaleza de los bienesadscritos a la marca y sobre la igualdad en loscanales de distribución de los productos, laconclusión a que deberá llegar el administra-dor marcario será muy seguramente la de laconfusión sin lugar a equivocación. En otrostérminos la confusión puede producirse no so-lamente por la similitud entre las marcas sinoque puede haber mayor riesgo de error cuandoesas marcas se refieren a productos idénticoso similares.

IV. CONFUNDIBILIDAD DE LAS MARCASGRÁFICAS

La jurisprudencia del Tribunal ha sido cons-tante en los desarrollos doctrinarios con res-pecto a la necesaria distintividad de las mar-cas contemplada en el artículo 81 de la Deci-

sión 344 como requisito indispensable para elregistro de un signo. El más frecuente enfren-tamiento entre los titulares de marcas se con-creta a aquella litis en la que el concepto dedistintividad de las marcas se convierte en ele-mento fundamental para su resolución. Sobreel artículo 81 de la Decisión 344 de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena, transcrito atrás,el Tribunal comunitario ha señalado que:

�...se refiere a tres características esencia-les que deberá reunir un signo para ser re-gistrado como marca, concretándolas en ladistintividad, la perceptibilidad y la posibili-dad de su representación gráfica.

�En realidad, de las tres características men-cionadas, la distintividad constituye el funda-mento básico de la marca para que puedaser registrada, pues las demás característi-cas se derivan de ella. La perceptibilidad y larepresentación gráfica a que se refiere elartículo 81 de la Decisión citada, son calida-des que precisamente permiten percibir lamarca por los sentidos y concretarla me-diante símbolos o figuras externas, sean és-tas denominativas o gráficas.

�La perceptibilidad de los signos hace rela-ción a que éstos puedan ser percibidos porlos órganos de los sentidos, particularmen-te el de la vista, como medio más generali-zado para que el público pueda identificar unsigno y diferenciarlo de otro. El signo debematerializarse mediante un escrito, una sim-bología o una gráfica (palabras, emblemas,dibujos, gráficos, etc.).

�Si un signo no cumple, al instante de serpresentado para su registro, con las condi-ciones intrínsecas para su registrabilidad nopodría ser admitido como tal y de llegar aserlo las normas comunitarias establecen laacción de nulidad del acto correspondiente.

�Siendo la distintividad base fundamental pa-ra la identificación marcaria o para su indivi-dualización, cualquier signo que sea idénti-co o se asemeje a una marca anteriormenteregistrada o solicitada en registro para losmismos productos o servicios, resultairregistrable a la luz del artículo 83 literal a)de la Decisión 344.

�Este Tribunal ha sentado jurisprudencia uni-forme sobre el tema de la distintividad, en-


tre ellos en los siguientes casos: 12, 27, 31 y33-IP-95; 12, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28,32-IP-96; 3, 5, 9, 10 y 15-IP-97; (GacetaOficial Nº 199 de 26 de enero de 1996, 257de 14 de abril de 1997, 291 de 3 de septiem-bre de 1997, 265 de 16 de mayo de 1997,311 de 10 de diciembre de 1997, 318 de 26de enero de 1998, 308 de 28 de noviembrede 1997, 314 de 18 de diciembre de 1997).

La ley establece, entre otros, los siguientescriterios de registrabilidad: para que una marcasea verdaderamente distintiva no debe ser des-criptiva de los bienes o servicios a los cualesella se aplica, como lo señala el literal d) delartículo 82 de la Decisión 344; no debe ser unapalabra usual o expresión de uso común en elmercado de los mismos bienes que otros pro-ductores desean ordinariamente utilizar parasus productos como lo disponen los literales c)y e); no puede incluir un nombre geográfico,como lo anota el literal I), etc. Tratándose demarcas gráficas ellas no pueden registrarse siconsisten en representaciones que susciten laidea y presenten la forma que precisamente sederiva de la naturaleza de los productos y, na-tural y obviamente, una marca gráfica no pue-de tener similitud de forma y trazos con una yaregistrada y representar conceptual o evoca-tivamente la misma idea de aquella, porque altenor del artículo 83, literal a) puede inducir alpúblico a error.

La marca gráfica debe ser suficientementedefinida y precisa para garantizar su distintivi-dad sin que sea necesario compararla con sig-nos semejantes para entender su significado.

Atentan contra la distintividad y son propi-cias a la confusión las marcas que se aseme-jan entre sí, por su escritura, por su formagráfica, por su contenido conceptual, por sugrado de descriptividad del producto, por refe-rirse a términos comunes o usuales, por consti-tuir términos genéricos ya sea desde el puntode vista gráfico o literario.

Según Bertone y Cabanellas �De ningún mo-do los derechos del titular de una marca gráficase extienden a las infinitas variaciones de re-presentación que esa figura pueda tener. Sinembargo, no es necesario que los dibujos seanexactamente iguales para que el titular de lamarca registrada pueda hacer valer su exclusi-vidad, y basta que exista imitación con posibi-

lidad de confusión�. (�Derecho de Marcas�, TomoII, pág. 65, Edit. Heliasta S.R.L., Buenos Ai-res).

El Tribunal se ha referido a la confusiónmarcaria desde los inicios jurisprudenciales enel proceso 1-IP-87, en vigencia de la Decisión85 del Acuerdo de Cartagena en los siguientestérminos:

�...Para un mejor entendimiento de las nor-mas objeto de la presente decisión prejudi-cial, importa precisar en que consiste la po-sibilidad de confundir una marca con otra, osea el llamado �riesgo de confusión�. Es ne-cesaria tal precisión ya que, de acuerdo conel art. 58, f) de la Decisión 85, una marca nopuede ser objeto de registro si es �confundi-ble� con otra marca ya registrada, o cuyoregistro haya sido debidamente solicitado oreivindicado. La marca confundible con otra,además, carece por lo mismo de fuerza dis-tintiva y de la novedad, que son requisitospara su registrabilidad (art. 56), y por tanto laOficina Nacional Competente debe rechazarla correspondiente solicitud de registro (art.64). Tampoco puede ser objeto de registrode marca capaz de producir engaño a losmedios comerciales o al público consumidorsobre las características principales del pro-ducto o servicio de que se trate (art. 58, a), yes obvio que la confusión de marcas puedellegar a ser motivo de engaño. Puede decir-se, en tal sentido, que lo confundible engañay no distingue, por lo cual no debe darse enla nueva marca que se pretenda registrar.

�Advierte la doctrina que la tarea jurídica deconfrontar, comparar o cotejar una marcacon otra, para determinar si existe el riesgode confusión entre ellas, es tarea complejaen la que se deben tener en cuenta múlti-ples factores, sin que sea posible formularreglas generales y precisar al respecto. LaDecisión 85 no intenta hacerlo y en su apli-cación, por lo tanto, el funcionario compe-tente debe usar su criterio, que si bien esdiscrecional, en ningún caso puede ser arbi-trario, ya que la doctrina y la jurisprudenciainternacionales han señalado ciertas reglaslógicas y científicas, que deberían ser teni-das en cuenta...�.

De aquella época para acá la jurisprudenciaha sido constante en considerar que la marca


confundible carece de fuerza distintiva ya quela semejanza se opone al carácter distintivoque da la capacidad de identificar un signomarcario con el producto o servicio a que él serefiere. De presentarse confusión entre dosmarcas se afecta no solamente a los medioscomerciales sino también al público consumi-dor a quien se induce a error de consentimien-to, se deteriora su capacidad de discernimien-to para distinguir entre uno u otro producto y sele resta libertad de elegir el que se acomodemás a sus necesidades, gustos e inclinacio-nes por la calidad. La confusión puede referir-se a la naturaleza del producto, a su proce-dencia, a su modo de producción, a su calidady a las demás características que el consumi-dor persigue al adquirirlo. En el caso de lasmarcas confundibles no se da en ellas el ele-mento indispensable que consagra el artículo81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Carta-gena sobre distintividad para que pueda proce-derse al registro. La función distintiva es lacaracterística más importante que el ordena-miento jurídico andino atribuye a las marcas yla visibilidad de la marca su novedad y la re-presentación gráfica a que se refiere el mismoartículo 81 se derivan de la propia distintividad.

Por último cabe agregar que la confusiónmarcaria atenta contra el mercado librementecompetitivo de bienes y de servicios en la me-dida en que introduce falta de claridad en laoferta y la demanda de ellos.

V. LA OPOSICIÓN U OBSERVACIONES

La oposición u observaciones como dere-cho inherente al registro, se deriva de la prerro-gativa de uso exclusivo de la marca. Este de-recho de exclusividad tiene como principio yfin que el titular de la marca pueda evitar con-fusión entre el público consumidor respecto deuno o varios bienes y sobre el origen de suproducción. El artículo 104 de la Decisión 344reconoce al titular del registro el derecho al usoexclusivo y el de actuar contra terceros quepretendan inscribir signos calificados comoirregistrables por la norma comunitaria, entreellos los que sean idénticos o se asemejen deforma que puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada para regis-tro o registrada por un tercero, tal como loestablece el literal a) del artículo 83 de la Deci-sión 344. La identidad o semejanza entre mar-cas, se predica no solamente de las denomina-

tivas sino de las gráficas como también de lasmarcas mixtas, puesto que la normativa andinano hace distinción alguna y por ello no le esdado al intérprete hacerlo.

El registro marcario es el instrumento jurídi-co por el cual se realiza el acto de inscripciónde una marca ante la Oficina Nacional Compe-tente a favor de una persona natural o jurídica,a fin de conferir a ésta el derecho a su usoexclusivo, como lo establece el artículo 102 dela Decisión 344. Es lo que en el régimen impe-rante en la subregión andina se conoce comoel sistema atributivo, también definido por ladoctrina, según el cual la formalización del re-gistro mediante la inscripción de la marca en laOficina Nacional Competente, es el modo deadquirir el dominio sobre el signo marcario contodos sus atributos. El registro garantiza a sutitular la protección contra terceros que preten-dan utilizar marcas idénticas o similares me-diante la venta, ofrecimiento, almacenamien-to, importación o exportación de productos conla misma marca que puedan inducir al públicoa error o perjudicar al empresario titular de lamarca. La protección marcaria así concebidaa que se refiere el artículo 104 de la Decisión344 se encuentra también amparada por lasnormas contenidas en el Convenio de París,artículo 6º y por el Acuerdo ADPIC, artículos 16y 17.

Uno de los atributos del registro es el del iusprohibendi que en términos de procedimientose conoce como la posibilidad de oponerse alregistro de una marca o de formular observa-ciones, según la terminología más reciente dela Decisión 344. El ius prohibendi es la facul-tad de que goza el titular de una marca deprohibir el uso de signos idénticos o semejan-tes por terceros. Implica el derecho de solici-tar a la Oficina Nacional Competente las medi-das de protección dirigidas a la defensa de suderecho, tal como lo ha interpretado el Tribunalen el proceso 5-IP-94, Gaceta Oficial 177 de 20de abril de 1995. Esta prerrogativa va dirigidaademás a evitar que el doble uso de una mar-ca idéntica o similar introduzca confusión en elmercado.

De conformidad con los artículos 93 a 95 dela Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena,quien tenga legítimo interés para presentar ob-servaciones a la solicitud de registro, puedehacerlo cuando sea titular de una marca idénti-


ca o similar para productos o servicios respec-to de los cuales el uso de la marca amenaceinducir al público a error. Es atribución de laOficina Nacional Competente decidir sobre lasobservaciones y finalmente sobre la concesióno denegación del registro de una marca. Lasobservaciones tienen por objeto ilustrar a laOficina Nacional Competente sobre la existen-cia de circunstancias que dan lugar a la notramitación de la solicitud de registro. Como loha observado repetidamente este Tribunal, elincidente de observaciones dentro del procedi-miento administrativo marcario no es indispen-sable, para que la Oficina Nacional Competen-te proceda a revisar si la solicitud se encuen-tra incursa en alguna causal de irregistrabilidadpues ella puede de oficio decidir la irregistrabili-dad de una marca por las causales contenidasen la ley comunitaria, en protección del interésde la comunidad. Sinembargo las observacio-nes de parte interesada a la solicitud de regis-tro de una marca permiten enriquecer y fortale-cer el criterio del juzgador administrativo parala solución de diferencias provenientes de mar-cas en disputa.

A propósito del tema de exclusividad de usoque sustenta el derecho de oposición a mar-cas similares o semejantes, debe decirse queella se refiere únicamente a los productos paralos cuales se pidió y se obtuvo el registro mar-cario y no para otros bienes no contempladosen la solicitud de inscripción.

VI. EL INTERÉS PÚBLICO EN EL RÉGIMENMARCARIO

En la normativa jurídica andina existen algu-nas disposiciones cuyo enfoque jurídico miraespecialmente a la protección de los interesesde la comunidad, de tal manera que se lesasigna una posición predominante frente al in-terés individual, para mantener así el ordenjurídico preestablecido. En una comunidad co-mo la subregión andina la protección del inte-rés público está garantizada en virtud de loscompromisos a que los Países Miembros sehan obligado dentro del proceso de integra-ción. El tema del interés público económicoencuentra expresión concreta precisamente enel derecho marcario, y dentro de él en la dispo-sición contenida en el artículo 83 literal a) de laDecisión 344 que hace relación a la causal deirregistrabilidad consistente en la imposibilidadde registro marcario cuando se trate de signos

idénticos o similares que puedan inducir al pú-blico a error con respecto a una marca ante-riormente solicitada para registro o registradapor un tercero para los mismos productos oservicios o para productos o servicios cuya mar-ca pueda inducir al público a error. Una medi-da preventiva como ésta, ya se dijo, está orien-tada hacia la protección tanto del consumidorcomo del productor en interés general de lacomunidad. Del primero para defender su auto-nomía a fin de que en el proceso de selecciónde los bienes y servicios que consume no sevea sujeto a confusión o engaño y tenga acce-so a la mejor calidad de los productos que seexpenden en el mercado, como lo ha sosteni-do este Tribunal en el Proceso 2-IP-94 GacetaOficial 163 de 12 de septiembre de 1994.

El interés general en el derecho marcario seresaltó desde la Decisión 1-IP-87 en los si-guientes términos:

�...La institución de la marca, además obe-dece no sólo al interés individual del empre-sario, sino también al interés general de losconsumidores, para quienes la marca debeconstituir un elemento objetivo de juicio, queno se preste a confusiones o equívocos. Lamarca, en tal sentido, es información básicadestinada al consumidor potencial que debefacilitar y propiciar su libertad de elección yque debe contribuir a que sea �transparente�la oferta pública de productos y servicios.

�La marca, en consecuencia, cumple un pa-pel informativo en cuanto a la procedenciadel producto o servicio. Para el consumidor,productos similares con una misma marca,deben provenir lógicamente del mismo pro-ducto, al que suele atribuírsele determina-das calidades de aptitud, capacidad, respon-sabilidad y técnica. Así la marca cumple parael consumidor, una función indicadora de lacalidad, alta o baja, de determinado produc-to o servicio...�.

El interés general y público cobra mayor fuer-za si se tiene en cuenta que los Países Miem-bros del Acuerdo de Cartagena al incorporarseal Acuerdo sobre Aspectos de los Derecho dePropiedad Intelectual Relacionados con el Co-mercio (ADPIC) adhirieron también a los princi-pios formulados en el artículo 8º del mismo,que señala cómo los Países Miembros, al for-mular o modificar las leyes y reglamentos na-


cionales sobre protección de la propiedad in-dustrial, podrán adoptar las medidas necesa-rias para promover el interés público en secto-res de importancia vital para el desarrollo so-cio-económico y tecnológico siempre que lasmedidas sean compatibles con lo dispuesto enel Acuerdo mencionado.

Sentados los anteriores principios correspon-de a este Tribunal señalar que si la protecciónindustrial está dirigida a garantizar el interés deproductores y consumidores y a evitar fenóme-nos como el de la confusión -plasmada en éltantas veces citado artículo 83, literal a) de laDecisión 344- los convenios o acuerdos entreparticulares, relativos a concesiones transac-cionales o a renuncia de derechos de acción ode oposición frente a las autoridades encarga-das del registro de la propiedad intelectual quese otorguen en contratos inscritos en la OficinaNacional Competente tienen validez inter-par-tes en cuanto a derechos de oposición u ob-servaciones.

De esa manera, los convenios previstos en-tre particulares por el artículo 107 de la Deci-sión 344 son válidos siempre que no atentencontra el riesgo de confusión, para lo cual de-berán convenirse las previsiones necesarias paraevitar dicho efecto.

Tales acuerdos deberán tenerse en cuentapor las oficinas nacionales competentes parael caso de que se llegaren a presentar obser-vaciones al registro de las marcas por una delas partes contratantes.

Sinembargo los acuerdos, también entre par-ticulares, que pretendan arbitrariamente y porsu sola voluntad eliminar convencionalmente elriesgo de confusión entre marcas, no puedentener efectos ante terceros, ni ser oponiblesante las autoridades u oficinas nacionales com-petentes. De lo contrario se contravendrían lasnormas comunitarias por virtud de las que seasigna a las oficinas nacionales competentesllevar el registro y ejercer la protección sobre lapropiedad industrial y en particular sobre lasmarcas.

La atribución contenida en el artículo 96 dela Decisión 344, por la cual la Oficina NacionalCompetente tiene la obligación de proceder alexamen de registrabilidad de las marcas ex-officio es una función pública que no puede

ser desconocida por convenio entre particula-res. Para este Tribunal cuando los titulares dedos marcas lleguen a establecer convencional-mente que ellas no presentan riesgo de confun-dibilidad, por ese solo hecho las marcas novan a ser registrables ni pueden serlo, si con-trario a la realidad coexisten en el mercadosignos marcarios idénticos o similares que ame-nazan con error o engaño.

Recuérdese que los convenios o cláusulasentre particulares que desconozcan normas deorden público, son considerados nulos segúnel régimen legal de obligaciones y de contra-tos regulado en las codificaciones civiles o dederecho privado de los Países Miembros, y demanera alguna pueden ser aceptados pro elderecho comunitario.

En desarrollo de las consideraciones queanteceden,

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

1. El derecho marcario debe aplicarse en in-terés general de la comunidad con crite-rios de protección de los consumidores,productores y del mercado de bienes y ser-vicios.

2. El derecho marcario andino protege al titu-lar mediante el amparo del ius prohibendio al primer solicitante del registro de unamarca, para oponerse a la existencia designos idénticos o similares.

3. La confundibilidad marcaria atenta contrael mercado libremente competitivo de bie-nes y de servicios al afectar la claridad ynitidez que debe existir en la oferta y de-manda de ellos.

4. La protección de las marcas figurativas ysu examen de comparabilidad para regis-tro, debe referirse no sólo a su aspectográfico propiamente dicho, sino al concep-to que la figura pueda producir en la mentede los consumidores.

5. A las marcas gráficas les son aplicableslas mismas reglas de comparabilidad decualquier otro tipo de marcas, para deter-


minar su grado de confusión e irregistrabi-lidad.

6. No son registrables como marcas los sig-nos figurativos que por su composición grá-fica o por la idea o concepto que transmi-ten, sean iguales o similares a marcas yaregistradas o solicitadas en registro.

7. Los convenios entre particulares que con-traríen el régimen de propiedad intelectualy atenten contra el principio de no confun-dibilidad de la marca, son contrarios al or-den público y no podrán tener efectos anteterceros o contrarias las atribuciones de laOficina Nacional Competente.

La Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, del Consejo de Estado de laRepública de Colombia deberá adoptar la pre-sente interpretación del ordenamiento jurídicocomunitario en el proceso de la referencia, deconformidad con lo establecido por el artículo31 del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia del Acuerdo de Cartagena.

En cumplimiento de lo dispuesto por el ar-tículo 64 del Estatuto de este Tribunal (Deci-sión 184 de la Comisión) notifíquese esta pro-videncia al organismo jurisdiccional citado me-diante copia certificada y sellada de la misma.

Remítase copia de esta sentencia a la Se-cretaría de la Comunidad Andina.

Roberto Salazar ManriquePRESIDENTE

Juan José Calle y CalleMAGISTRADO

Gualberto Dávalos GarcíaMAGISTRADO

Luis Henrique Farías MataMAGISTRADO

Patricio Bueno MartínezMAGISTRADO

Patricio Peralvo MendozaSECRETARIO a.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fielcopia del original que reposa en el expedientede esta Secretaría. CERTIFICO.-

Patricio Peralvo MendozaSECRETARIO a.i

PROCESO Nº 1-IP-98

Interpretación Prejudicial del Art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal a) del Art. 83 ibídem,

y de los Arts. 146 y 147 ibídem, en concordancia con el Art. 5 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requerida porel Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. ErnestoRafael Ariza Muñoz. Actora: Sociedad Consultores de Ingeniería y Sistemas

C.I.S S.A. MARCA �EXPOSISTEMAS (MIXTA)�.- Expediente Nacional Nº. 3976.

Quito, 17 de abril de 1998

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

VISTOS:

El Consejo de Estado de la República deColombia, Sala de lo Contencioso Administrati-

vo, Sección Primera, por intermedio del Conse-jero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz,solicita a este Tribunal Comunitario, la interpre-tación por vía prejudicial del Art. 81 de la Deci-sión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, en concordancia con el literal a) delArt. 83 ibídem, y de los Arts. 146 y 147 ibídem,en concordancia con el Art. 5 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia del Acuerdode Cartagena.


En dicha acción, instaurada por la SociedadCONSULTORES DE INGENIERÍA Y SISTE-MAS C.I.S. S.A., a través de apoderada, sepretende obtener la nulidad de la ResoluciónNº. 24121 de 18 de diciembre de 1995, expe-dida por la Jefe de la División de Signos Dis-tintivos de la Superintendencia de Industria yComercio.

Como hechos relevantes para la interpreta-ción se señalan los siguientes:

Se solicitó el registro de la marca EXPO-SISTEMAS (MIXTA) por parte de La SociedadCONSULTORES DE INGENIERÍA Y SISTEMASC.I.S. LTDA, la que servirá para distinguir pro-ductos comprendidos en la clase 42 del artícu-lo 2º del Decreto 755 de 1972 o ClasificaciónInternacional de Niza.

Habiendo sido publicado el extracto de lasolicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial,la sociedad EXPOVALLE S.A. formuló obser-vaciones con base en el registro de la marcaSALON Y SEMINARIO DE LA SISTEMATIZA-CIÓN DE OPERACIONES, EXPOSISTEMAS,registro éste que distingue servicios compren-didos en la clase 35 de la Clasificación Interna-cional, específicamente �ferias y exposicionesde todo tipo nacionales y extranjeras�.

La actora respondió a las observaciones, ex-poniendo las razones por las cuales la marcaEXPOSISTEMAS (MIXTA) solicitada para la cla-se 42 Internacional, es registrable.

La División de Signos Distintivos de la Su-perintendencia de Industria y Comercio expi-dió la Resolución núm. 24.121 de 18 de diciem-bre de 1995, que declaró fundada las observa-ciones y negó el registro de la marca solicitada,apoyándose en la causal de irregistrabilidadconsagrada en el literal a) del artículo 83 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena.

La actora interpuso recurso de apelación con-tra la Resolución. En vista de haber transcurri-do más de dos meses de la interposición delrecurso y que la administración no se ha mani-festado, se entiende que la decisión es de ca-rácter negativo.

Para sustentar los cargos de violación de lasnormas indicadas en la demanda, adujo la so-ciedad actora lo siguiente:

La División de Signos Distintivos de la Su-perintendencia de Industria y Comercio ha ig-norado que el signo cumple con los requisitosexigidos por el artículo 81 de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena yaque el mismo es novedoso, suficientementedistintivo y susceptible de representación grá-fica.

El signo que se pretende registrar para dis-tinguir servicios comprendidos en la Clase 42de la Clasificación Internacional, es suficiente-mente distintivo para distinguir tales servicios,por cuanto contiene los tres elementos esen-ciales que la norma comunitaria exige que de-ben estar presentes en una marca para hacerposible su registro; hace referencia a la sen-tencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo deCartagena, dentro del Proceso núm. 12-IP-95.(Caso: �Verdadero Arrancagrasa�). En efectola conclusión 1era. en el mencionado procesodice:

�De conformidad con el artículo 56 de laDecisión 85, sustituido por el artículo 71 dela Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena,para que un signo pueda registrarse comomarca, debe reunir las características denovedad, visibilidad (hoy carácter percepti-ble) y distintividad, que constituyen elemen-tos esenciales de la marca. Estos requisitosasí como la ausencia de causales deirregistrabilidad contenidas en el artículo 58de la misma Decisión (artículos 72 y 73 de laDecisión 313), deben ser examinados por laoficina nacional competente y revisados porel juez nacional, si fuere del caso�.

El acto administrativo impugnado sostieneque la solicitud de registro viola las normaslegales y comunitarias enunciadas anteriormen-te.

Igualmente expresa la demandante que sehan violado los artículos 146 y 147 ibídem, enconcordancia con el artículo 5 del Tratado quecrea el Tribunal de Justicia del Acuerdo deCartagena, en razón de que la División de Sig-nos Distintivos no interpretó ni aplicó las dispo-siciones de la Decisión 344 sobre registro demarcas; tal proceder, indica la actora, conducea desconocer los derechos a los que se refiereel artículo 147 de la mencionada Decisión. Agre-ga además que se han violado las normas co-munitarias por cuanto la División de Signos


Distintivos no adoptó las medidas necesariaspara asegurar el cumplimiento de las normasque integran la Decisión 344, ni se abstuvo deexpedir la resolución acusada.

Se permite el Tribunal ampliar los hechosresumidos tomando en cuenta los documentosagregados al proceso, entre otros la demanda,el escrito de apelación, la resolución Nº. 24211de la Superintendencia de Industria y Comer-cio, División de Signos Distintivos, y la con-testación a la demanda por parte de la men-cionada Superintendencia.

1. FUNDAMENTOS DE LA PARTE ACTORA

Entre los fundamentos de hecho tomados dela solicitud de apelación ante el Superinten-dente, como de la demanda, el actor transcribeel literal a) del art. 83 de la Decisión 344; yseñala que la sociedad CENTRO INTERNA-CIONAL DE CONVENCIONES Y EXPOSICIO-NES DEL VALLE, EXPOVALLE S.A. es titularde la marca SALON Y SEMINARIO DE LA SIS-TEMATIZACIÓN DE OPERACIONES EX-POSISTEMAS, para distinguir servicios com-prendidos en la clase 35a de la nomenclaturavigente, según el certificado Nº. 136.683, conrenovación en trámite en el expediente 363.307.

Para concluir manifestando:

�Entre el signo solicitado para registro EX-POSISTEMAS y la marca SALON Y SEMI-NARIO DE LA SISTEMATIZACION DE OPE-RACIONES, EXPOSISTEMAS, no existen lassuficientes semejanzas capaces de hacerinducir al consumidor en error, máxime cuan-do el signo solicitado para registro EXPO-SISTEMAS, tiene una etiqueta característi-ca que lo hace diferenciar de cualquier otramarca�

Además expresa que entre los dos signosconfrontados no existen semejanzas por tratar-se de servicios incluidos en dos clases diferen-tes del nomenclator (35 y 42) que no se asimi-lan pues mientras los de la actora se prestan �através de asesorías en sistemas y todo lo rela-cionado con computadoras�, los de la marcaregistrada se refieren �a ferias y exposicionesde todo tipo nacionales y extranjeras�.

Agrega que el objeto social de la empresatitular del registro SALON Y SEMINARIO DE

LA SISTEMATIZACION DE OPERACIONESEXPOSISTEMAS clase 35 y la de la actora sondiferentes lo cual hace distintos los serviciosde cada una de ellas. La clase 35 para la actorano comprende la venta de mercancías, los ser-vicios de evaluación de ingeniería y las consul-tas profesionales, según la OMPI.

Por otra parte expresa la actora que laSuperintendencia al comparar las marcas enconflicto no tuvo en cuenta el criterio de visiónde conjunto y se ciñó a sus partes aisladas,diseccionándolas y examinándolas en sus de-talles, en forma contraria a los criterios recogi-dos por la doctrina y por el Tribunal.

2. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA PORLA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO.

Alega que la Resolución Nº. 24121 de 18 dediciembre de 1995, no incurre en la violaciónde normas de la Constitución Nacional, ni delCódigo Contencioso Administrativo ni de la De-cisión 344. En efecto expresa, de conformidadcon las atribuciones legales otorgadas a la Ofi-cina Nacional Competente por la citada Deci-sión, se expidió la resolución que declara fun-dada la observación planteada por la SociedadEXPOVALLE S.A. y niega el registro de la mar-ca �EXPOSISTEMAS� (MIXTA) para distinguirlos servicios comprendidos en la clase 42a dela nomenclatura vigente solicitada por CON-SULTORES DE INGENIERÍA Y SISTEMAS C.I.S.Ltda.

Luego de reiterar la legalidad de la resolu-ción Nº. 24121, continúa manifestando que laOficina Nacional Competente emitió el acto lue-go impugnado en aplicación del art. 81 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, en la que se indica que puedenregistrarse como marcas los signos que re-únan las características de ser perceptibles,suficientemente distintivos y susceptibles derepresentación gráfica, las cuales constituyenla esencia de toda marca para ser distintiva, yaque su objeto primordial es identificar un pro-ducto o servicio y que permita tanto a los con-sumidores y a los empresarios identificarlo enel mercado.

Además expresa que se ajustó al art. 83literal a) de la mencionada Decisión 344 al se-ñalar que no podrán registrarse como marcas


aquellos signos que presenten algunos de lossiguientes impedimentos:

�sean idénticos o se asemejen de forma quepuedan inducir al público a error, a una mar-ca anteriormente registrada por un tercero,para los mismos productos o servicios, opara productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error�.

Indica que la oficina ha procedido a realizarel examen de la marca solicitada por CONSUL-TORES DE INGENIERÍA Y SISTEMAS C.I.SLTDA. EXPOSISTEMAS (MIXTA), dentro de laclase 42a; concluyendo que la expresión esirregistrable conforme a las disposiciones de laDecisión 344 y en relación con la marca yaregistrada SALON Y SEMINARIO DE LA SIS-TEMATIZACION DE OPERACIONES, EXPO-SISTEMAS, siendo que la coexistencia de lasdos marcas en el mercado generaría confusiónen el público respecto a la procedencia em-presarial de los servicios.


Que el Tribunal es competente para absol-ver la solicitud de interpretación por vía prejudi-cial, requerida por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, de conformidad conlos artículos 28 y 29 del Tratado de Creacióndel Tribunal de Justicia del Acuerdo de Carta-gena, procede a su interpretación.

I. NORMAS POR INTERPRETARSE:

Las normas por interpretarse son las siguien-tes a juicio del Tribunal:

Decisión 344

�Art. 81.- Podrán registrarse como marcaslos signos que sean perceptibles, suficiente-mente distintivos y susceptibles de repre-sentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comer-cializados por una persona de los productoso servicios idénticos o similares de otra per-sona.

�Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarsecomo marcas aquellos signos que en rela-

ción con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, a unamarca anteriormente solicitada para registroo registrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir al público a error�.

Con referencia a los artículos 146 y 147 dela misma Decisión, el Tribunal tiene expuestosu criterio en numerosos fallos, toda vez quedichas normas sólo establecen compromisosque los Países Miembros del Acuerdo deCartagena adquirieron desde la entrada en vi-gencia de la Decisión 311. Tales compromi-sos, de carácter nacional, no pueden ser invo-cados ni aplicados a los casos en que los par-ticulares participan con intereses individuales.

Dicho punto no está siendo objeto de discu-sión en el caso que nos ocupa, por lo que elTribunal se abstiene de proceder a su inter-pretación lo mismo que del art. 5 de su Tratadode Creación, cuya concordancia se invoca porla actora en el proceso interno.

II. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEAREGISTRABLE

El artículo 81 de la Decisión 344, señala,como requisitos de registrabilidad, la percep-tibilidad, suficiente distintividad, y susceptibili-dad de representación gráfica.

Perceptibilidad

Un signo imperceptible, o sea, que no puedaser apreciado por los sentidos, no podría cons-tituir marca por la imposibilidad física o mate-rial de que el consumidor pueda apreciarlo,compararlo, examinarlo y diferenciarlo de otrossignos. La perceptibilidad es consecuencia dela expresión material que el titular de la marcadebe impregnar a los productos o a sus enva-ses, con el fin de que el consumidor adquiera lacapacidad de advertirlos o percatarlos y de so-licitarlos.

La perceptibilidad del signo nace como con-dición necesaria de la definición y de los objeti-vos que persigue la marca y puede ser acusa-da por cualquiera de los sentidos, como el de la


vista y el auditivo, cuyos medios frecuentes derepresentación son las palabras, denominacio-nes, conjunto de expresiones, gráficos y colo-res.

Distintividad

De la definición del artículo 81 sobre lo quees la marca se puede inferir, como así lo esta-blece también la doctrina, que un signo tienecomo función esencial y primordial diferenciarunos productos o servicios producidos o co-mercializados por una persona, de los produc-tos o servicios idénticos o similares de otrapersona.

La distintividad del signo se debe enfocarconsiderando éste individualmente frente a losdemás signos, como también es necesario ana-lizarlo comparándolo con los productos o ser-vicios que el signo protege o va a proteger.

La racionalidad de la ley marcaria en su fun-ción protectora del derecho que otorga el re-gistro marcario a su titular, se deriva precisa-mente del carácter distintivo de la marca. Por-que la distintividad importa tanto al empresarioquien ofrece en el mercado un producto con elpropósito de hacer conocer su origen, la cali-dad y condiciones del mismo, como al consu-midor quien desea adquirir un producto de de-terminado origen y calidad. La distintividad delproducto sirve de puente de comunicación en-tre empresarios, productores y consumidoresen la medida en que lanza al mercado unaseñal inequívoca de la procedencia de los bie-nes y despierta en el consumidor la convicciónde que el producto que adquiere es el quedesea porque lo conoce y lo asocia con unúnico productor.

Para Hermenegildo Baylos Corroza en su�Tratado de Derecho Industrial�, págs. 817 yss. la protección jurídica de la marca se justifi-ca por ser ésta

�señal susceptible de promover en el com-prador, por su aptitud distintiva, el mecanis-mo psicológico asociativo, en virtud del cualsea capaz de esa individualización numeralque suscita valores evocados; sin extender-se a garantizar la concordancia del fenó-meno psíquico con la realidad�.

El derecho reconoce la procedencia presun-ta o real de un producto nominado por una

marca determinada garantizando que esa mar-ca no será engañosa ni defraudará la convic-ción acerca del origen y procedencia por partede los consumidores. De ahí la relación estre-cha que existe entre el poder identificatorio deuna marca o función distintiva y la protecciónjurídica que la respalda.

No basta con que la marca sea perceptible ysusceptible de representación gráfica, sino queunido a ello deberá distinguir en el mercado losproductos o servicios producidos o comerciali-zados por una persona de aquellos idénticos osimilares de otra. El principio general de pro-tección jurídica de la marca basado en sudistintividad que consagra el artículo 81, sedesarrolla a continuación por los artículos 82 y83 de la Decisión 344 en todos y cada uno desus literales relativos a las causales de irre-gistrabilidad de las marcas, unas veces por sucarácter usual, su generalidad, su amenaza deengaño o de error, su descriptividad, etc.

Con referencia a esta característica del sig-no, el Tribunal ha establecido la siguiente juris-prudencia:

�La litis a que se refiere la causa internageneradora de la presente interpretaciónprejudicial se centra en un concepto básicodel derecho marcario como es la distintivi-dad de las marcas. El artículo 81 de la Deci-sión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena se refiere a tres característicasesenciales que deberá reunir un signo paraser registrado como marca, concretándolasen la distintividad, la perceptibilidad y la po-sibilidad de su representación gráfica.

�En realidad, de las tres características men-cionadas, la distintividad constituye el fun-damento básico de la marca para que puedaser registrada, pues las demás característi-cas se derivan de ella. La perceptibilidad y larepresentación gráfica a que se refiere elartículo 81 de la Decisión citada, son calida-des que precisamente permiten percibir lamarca por los sentidos y concretarla me-diante símbolos o figuras externas, sean és-tas denominativas o gráficas.

�La perceptibilidad de los signos hace rela-ción a que éstos puedan ser percibidos porlos órganos de los sentidos, particularmen-te el de la vista, como medio más generali-


zado para que el público pueda identificar unsigno y diferenciarlo de otro. El signo debematerializarse mediante un escrito, una simbo-logía o una gráfica (palabras, emblemas, di-bujos, gráficos, etc.).

�Si un signo no cumple, al instante de serpresentado para su registro, con las condi-ciones intrínsecas para su registrabilidad nopodría ser admitido como tal y de llegar aserlo las normas comunitarias establecen laacción de nulidad del acto correspondiente.

�Siendo la distintividad base fundamental pa-ra la identificación marcaria o para su indivi-dualización, cualquier signo que sea idén-tico o se asemeje a una marca anteriormen-te registrada o solicitada en registro para losmismos productos o servicios, resulta irregis-trable a la luz del artículo 83 literal a) de laDecisión 344. (Proceso 9-IP-97, sentenciadel 4 de febrero de 1998) Caso: SOCIEDADCALZADOS OLEGARIOS LIMITADA).

Representación gráfica

Por la representación gráfica el titular tras-mite en forma material el contenido, la forma,las dimensiones y características del signo, locual permitirá más tarde, con el requisito de lapublicación que la norma exige, que los com-petidores puedan conocer y apreciar el signopara establecer las diferencias o semejanzascon el ya registrado o ya solicitado y poderimpugnarlos si fuera el caso a través del inci-dente de observaciones previsto en la ley mar-caria andina.

III. CONFUNDIBILIDAD

El titular marcario goza de la protección le-gal en base del registro de signos como medioidóneo de adquirir el derecho al uso de unamarca. Esta protección se extiende entre otrasante la semejanza entre signos y productos, loque la doctrina ha calificado como riesgo deconfusión o la similitud confusionista, protec-ción que deriva de la función radical de la mar-ca como es la distintividad, característica yareferida.

Si la identidad que debe existir entre signo yproducto se desdibuja o diluye porque produc-tores de bienes similares utilizan nombres idén-ticos o semejantes, el consumidor no podrá

diferenciar el producto o servicio a través delsigno anexo o unido a él. Si el signo describeo representa el nombre o las característicasesenciales del producto o servicio, tampococontaría con la capacidad distintiva necesariaporque no podría distinguirse o diferenciarsede otros signos pertenecientes a otros produc-tos o servicios iguales o semejantes.

Si el signo por registrarse no es apto por suspropias condiciones o características intrínse-cas o por sus cualidades extrínsecas, para dis-tinguir y diferenciar un producto frente a otrossignos por registrarse o ya registrados o conlos productos que protege, perdería su carac-terística de distintividad llevando al signo a suirregistrabilidad. La marca que es idéntica osemejante a otra para proteger los mismos osimilares productos, produciría en el consumi-dor medio un error o confusión con respectodel producto o servicio y del origen empresa-rial.

Si el consumidor se encuentra imposibilita-do para distinguir un signo frente a otro, crean-do en su mente señales de identidad equívo-ca, o semejanza entre ellos, se presentaríaconfusión entre dos marcas, lo que afectaría:

�...a los medios comerciales y al público con-sumidor a quien se induce a error de con-sentimiento; se deterioraría su capacidad dediscernimiento que lo lleva a comprar un de-terminado producto y no otro, dada la natu-raleza del producto, su procedencia, su mo-do de producción, su calidad y demás carac-terísticas que él conoce� (Proceso 5-IP-94G.O. Nº. 177 de 20 de abril de 1995).

Para poder llegar a concluir sobre la con-fundibilidad entre dos signos hay que precisarmás sus semejanzas que sus diferencias, pre-cisamente para evitar la posibilidad de error enque pueda incurrir el consumidor al analizar lasmarcas a fin de que se forme su criterio dife-renciador a base de contrastar las marcas me-diante el impacto que ellas le causen a pri-mera vista o impresión. De ahí que el examende registrabilidad entre dos marcas deba par-tir de un análisis comparativo global entre ellas.

Conforme se expresó en el proceso 32-IP-96 G.O. Nº. 279 de 25 de julio de 1997: �lasimple duda o incertidumbre de que al ingresaral registro una nueva marca solicitada pueda


producir en el consumidor dicha confusión conla marca inscrita o solicitada� resulta suficientepara provocar la irregistrabilidad, no siendo ne-cesario un error real y actual sino que paraproducirla bastaría con una probabilidad de con-fusión entre los signos.

IV.- COMPARACIÓN DE UN SIGNO PARADETERMINAR LA CONFUSIÓN

Los campos en los cuales puede producirseuna similitud entre dos signos que lleguen adeterminar la existencia o la posibilidad de unaconfusión, según la doctrina y la jurisprudenciadel Tribunal, son el visual, el auditivo y el ideo-lógico. Del análisis pueden desprenderse simi-litudes gráficas u ortográficas, fonética y con-ceptuales.

Combinando estos factores, pueden darsecasos de signos con igual visualidad pero condiferente contenido ideológico o diferente pro-nunciación; signos con igual escritura pero di-ferente pronunciación, o signos con distinto sig-nificado y diferente escritura pero con la mismapronunciación. De darse la similitud entre lossignos en cualquiera de estos campos, el signosimilar será irregistrable. No es necesario portanto que la similitud o confusión se produzcaen los tres aspectos.

La regla principal de análisis para llegar adeterminar la existencia o no del riesgo de con-fusión entre dos o más signos, es que éstosdeben confrontarse en su totalidad o en sucomposición global sin desmembraciones, aná-lisis pormenorizados, técnicos o matemáticoso mutilaciones de palabras o sílabas y sin atri-buir a cada sílaba o palabra �contenidos pro-pios, que no reflejen el contenido o conceptodel signo a registrarse; esto es en una compo-sición total de su unidad gráfica, fonética oconceptual�, sin �cercenar, dividir o mutilar elsigno en palabras si la expresión es compleja ocompuesta o en sílabas y letras, si es unaexpresión simple� (Procesos 27-IP-96 y 32-IP-96, G.O. Nº. 279 de 25 de julio de 1997).

La regla anterior no significa, sinembargo,que en el ejercicio de comparación el examina-dor no pueda acudir a otros criterios compati-bles como el de que si una marca tiene uncomponente considerado accesorio a ella, co-mo sería el evento de una frase explicativa -enel caso de la consulta, la frase �SALON Y SE-

MINARIO DE LAS SISTEMATIZACION DE OPE-RACIONES� que contiene la marca ya regis-trada- pueda considerarse irrelevante para de-finir la similitud o identidad de las dos marcasque se confrontan, reduciéndola al término�EXPOSISTEMAS�.

V.- COMPARACIÓN ENTRE MARCASDENOMINATIVAS Y MIXTAS

Las marcas denominativas pueden estar con-formadas con una sola palabra o un conjuntode palabras, o sea, formar un conjunto regis-tral, donde unos términos, vocablos o palabrastendrán una mayor significación que otra, y se-rán éstas las que originen la distintividad delsigno.

En las marcas mixtas, que son las compues-tas por una denominación y un gráfico, segúnla doctrina, también se debe examinar cuál esel elemento que predomina o sobresale, admi-tiendo la doctrina a la par que la jurisprudenciadel Tribunal, que el término denominativo es elque generalmente tiene mayor relevancia o im-portancia dentro de una marca mixta, porquees a través de la palabra el medio eficaz que elusuario o consumidor pide o solicita la marca.

En esta clase o tipo de marcas �hay queesforzarse por encontrar la dimensión más ca-racterística de la misma: la dimensión que conmayor fuerza y profundidad penetra en la men-te del consumidor; y que, por lo mismo, de-termina la impresión general que la marca mix-ta va a suscitar en los consumidores� (CarlosFernández-Novoa, �Fundamentos de Derechosde Marcas�, pág. 240).

No habría confundibilidad entre una marcadenominativa o mixta, cuando para solicitar és-ta no se utilizare el término denominativo, sinomás bien la expresión o el concepto que elgráfico denota.

VI.- CONFUNDIBILIDAD ENTRE LAS MAR-CAS EXPOSISTEMAS (MIXTA) YEXPOSISTEMAS

Dentro de la confundibilidad entre las mar-cas en controversia se tomará en cuenta que lasociedad Consultores de Ingeniería y SistemasC.I.S. Ltda. es la solicitante de registro de lamarca EXPOSISTEMAS (MIXTA) para distin-guir productos comprendidos en la clase 42 del


art. 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificaciónde Niza y en cambio la Sociedad EXPOVALLES.A. que formula observaciones es la titular delregistro de la marca SALON Y SEMINARIO DELAS SISTEMATIZACIÓN DE OPERACIONES,EXPOSISTEMAS que distingue servicios com-prendidos en la clase 35 Internacional y espe-cialmente �ferias y exposiciones de todo tiponacionales y extranjeras�. A este respecto elTribunal ha sostenido y sostiene los siguientescriterios:

�La confundibilidad de una marca respectode otra denota varios aspectos de especialimportancia, tanto para el consumidor comopara el empresario; respecto del primero, enque seguramente al momento de adquirir unproducto o utilizar un servicio estará toman-do para sí un producto o servicio que nocorresponde con el que inicialmente teníapensado comprar; y segundo, para el em-presario generará un menoscabo de su di-námica empresarial, puesto que a su nom-bre se estarán adquiriendo productos o pres-tando servicios, cuyo provecho recaerá encabeza de otra persona.

�Así, la Decisión 344 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena en su artículo 83 literal a)consagra que no podrán registrarse comomarcas los signos que �sean idénticos o seasemejen de forma que puedan conducir alpublico a error....�. Según la prenotada dis-posición, es claro entonces que se trata eltema de la confundibilidad desde dos tópi-cos diferentes que, sin embargo, convergenen el mismo fin. El primero de ellos es laidentidad entre signos, es decir, que la de-nominación a registrar tiene una estructuray contenido exacto a la ya registrada, quegenera de plano su irregistrabilidad. En se-gundo término, el que consideramos de ma-yor importancia y cuidado dada la flexibili-dad del concepto, es la similitud entre mar-cas, toda vez que el legislador comunitariono ha precisado qué debe entenderse porsimilitud o semejanza, y en consecuencia,corresponderá al intérprete de la norma, yasea el funcionario de la Oficina Nacional Com-petente o el juez, medir el contenido y alcan-ce de la expresión similitud, que por lo de-más, conlleva un ámbito suficientemente am-plio para que puedan involucrarse diversosmodos interpretativos, que en algunos casospueden presentarse antagónicamente�. (Pro-

ceso 25-IP-96 G.O. Nº. 308 de 28 de no-viembre de 1997, caso INCA FRUEHAUF(MIXTA).

Ahora bien el Tribunal ha expresado quepara que la confundibilidad se constituya enimpedimento o en barrera para el registro mar-cario, basta y es suficiente que lo sea dentro deuno de los parámetros ya enunciados arriba;aparte que la sola posibilidad de confusión esfactor que inclina al juzgador a catalogar a unsigno como irregistrable.

Constituyendo la marca observante u opo-nente, una denominativa compuesta de variostérminos o vocablos, algunos de éstos mere-cen mayor atención del público para fijar enese vocablo o vocablos la visión general delsigno que le serviría como punto de partidapara confrontar con otros signos idénticos osemejantes. Existe en esa clase de signos,vocablos dominantes que llaman al consumi-dor a su mayor atención o fijación.

Por otro lado, y como así ha precisado elTribunal en fallos anteriores, los términos ge-néricos que conforman una marca para regis-trarse, no deben tomarse en consideración pa-ra efectos de comparación, pues esos voca-blos no cumplen con los fines que la marcarequiere para ser registrable como es ladistintividad, ni pueden ser apropiables en ex-clusividad por persona alguna.

Sobre este tema el Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina dentro de los procesos25-IP-97 y 13-IP-98 expresó:

�La exclusión de los componentes genéri-cos dentro de la comparación de marcasdenominativas tiene su razón de ser: talescomponentes no son apropiables en exclusi-va y nadie puede pretender desplazar con elregistro de esos nombres a otros comer-ciantes interesados en el uso de ese voca-blo. Además, si el consumidor va a asociarel término genérico con el producto en símismo y no con el origen empresarial, esetérmino no cumple ninguna función marca-ria. En estos casos el examen del signomarcario ha de realizarse prescindiendo deesos términos y analizando en su globali-dad el resto del signo, que deberá en todocaso, en su conjunto mantener la fuerza dis-tintiva que requiere un signo para el registro.


De esta forma se cumpliría a cabalidad elobjetivo que se persigue al examinar unamarca, cual es, determinar la impresión ge-neral que el signo produce en la mente delconsumidor. (Ver Carlos Fernández - Novoa,�Fundamentos de Derecho de Marca�, pág.201 y 217)�.

En el caso de autos en el que la SociedadCONSULTORES DE INGENIERÍA Y SISTEMASC.I.S. S.A. solicitante del registro de la marcaEXPOSISTEMAS (MIXTA) para distinguir pro-ductos comprendidos en la clase 42 de la Cla-sificación de Niza fue objeto de observacionespor la sociedad EXPOVALLE S.A. en base alregistro de su marca �SALON Y SEMINARIODE LA SISTEMATIZACIÓN DE OPERACIONES,EXPOSISTEMAS� destinada a distinguir servi-cios comprendidos en la clase 35 Internacio-nal �ferias y exposiciones de todo tipo nacio-nales y extranjeras�, a pesar de que los servi-cios protegidos son diferentes a los de la clasi-ficación 42, el juez deberá determinar, si conlas limitaciones realizadas en cada una de lasrespectivas solicitudes, entre los productos quelas dos marcas protegen no existe ninguna co-nexión que impida la coexistencia de las mis-mas por no presentarse el riesgo de confusiónentre signos y productos, pues como ha expre-sado este Tribunal, en otros Procesos, si losproductos son diferentes el primer registromarcario no podría impedir el registro del se-gundo.

El Tribunal dentro del Proceso 8-IP-95 Ga-ceta Oficial Nº. 231 de 17 de octubre de 1996,recogió algunos criterios para llegar a fijar lasimilitud y la conexión correlativa entre los pro-ductos: como la inclusión de los productos enuna misma clase del nomenclator, los canalesde comercialización, los medios de publicidad,la relación o vinculación entre los productos, suuso completo o complementario, el mismo gé-nero y la misma finalidad, así como la inter-cambiabilidad de los productos.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

C O N C L U Y E:

1.- Un signo para que pueda registrarse comomarca, debe reunir no sólo los requisitosesenciales de perceptibilidad, distintividady susceptibilidad de representación gráfica,

sino que además no debe hallarse incursoen ninguna de las causales de irregistrabili-dad a que se refieren los arts. 82 y 83 de laDecisión 344.

2.- Si la Administración ha aplicado indebida-mente una norma sustantiva o procedimen-tal el interesado podrá recurrir a la justiciapara solicitar el reparo del pretendido error;pero no debe presumirse que toda negativaal registro de la marca constituya una inde-bida aplicación de las disposiciones perti-nentes.

3.- La existencia del riesgo de confusión es unaspecto de hecho que deberá ser analiza-do por el administrador o el juez nacional,sujetándose en todo caso a las reglas decomparación de signos recomendados enla presente interpretación, en los camposque puedan producir confusión.

4.- En la comparación de signos denomina-tivos con mixtos en primer lugar se resolve-rá sobre cual es el elemento predominantedel signo mixto que va a causar la primeraimpresión en la mente del consumidor. Pre-domina el elemento denominativo en lossignos mixtos que es la expresión de lapalabra como medio de solicitar el produc-to o servicio.

5.- Las frases explicativas de una marca no sedeben tomar en cuenta dentro del examende registro para establecer la identidad osimilitud entre marcas en disputa.

6.- Cuando se pretenda registrar una marcaque sea confundible con otra ya registradapor un tercero para los mismos productos oservicios debe ser rechazado el registropor la Oficina Nacional Competente. Si laresolución respectiva es impugnada ante lajurisdicción contencioso-administrativa, co-mo en el caso lo ha sido, en los términosdel Art. 83 literal a) de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, el jueznacional competente habrá de determinar,al efecto, si conforme a la interpretaciónaportada por este Tribunal de la Comuni-dad Andina en la presente sentencia, exis-te o no el riesgo de confusión.

7.- Cuando existe conflicto entre una marcaregistrada frente a un signo que pretende


registrarse, el funcionario competente de-berá pronunciarse a favor del primero, yaque constituye una derivación o consecuen-cia del ius prohibendi correspondiente altitular de la marca registrada.

8.- De conformidad con el artículo 31 del Tra-tado de Creación de este Tribunal, el Con-sejo de Estado de la República de Colom-bia, Sección Primera de la Sala de lo Con-tencioso Administrativo, deberá adoptar lapresente interpretación al dictar sentenciadentro del proceso Nº. 3976

Notifíquese al nombrado Consejo de Esta-do, mediante copia sellada y certificada, y re-mítase igualmente copia certificada de esta in-terpretación prejudicial a la Secretaría Gene-ral de la Comunidad Andina para su publica-ción oficial.






Patricio Peralvo MendozaSecretario a.i.



PROCESO 23-IP-96

Interpretación prejudicial de los artículos 81; 83, literales a), b), d), y e); 93, 95,102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, enconcordancia con el artículo 5º del Tratado que creó el Tribunal de Justicia delAcuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República deColombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente

nacional Nº 3555, Marca �VODKA BALALAIKA�.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

En Quito a los veintiún días del mes de abrilde mil novecientos noventa y ocho

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la Repúblicade Colombia, Sala de lo Contencioso Adminis-trativo, Sección Primera, a través del Conseje-ro Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez,solicita a este Tribunal Comunitario, la inter-pretación prejudicial de los artículos 81, 83,literales a), b), d), y e), 93 , 95, 102, 146 y 147de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena, en concordancia con el artículo

5º del Tratado de Creación del Tribunal de Jus-ticia del Acuerdo de Cartagena, en el expedien-te nacional Nº 3555 en el cual se pretende ladeclaratoria de nulidad de la Resolución 7935de 25 de abril de 1995, por la cual la Divisiónde Signos Distintivos de la Superintendenciade Industria y Comercio, declaró infundada laoposición presentada por la Sociedad Confec-ciones BALALAIKA Ltda. contra la solicitud deregistro de la marca VODKA BALALAIKA y asi-mismo, la nulidad del acto mediante el cual seresolvió el recurso de apelación interpuesto con-tra la resolución citada y que a título de resta-blecimiento del derecho se declare fundada laoposición, se niegue el registro de la marca yse ordene la cancelación del certificado delregistro de la misma.


Que la presente solicitud se funda en lo pres-crito por el artículo 29 del Tratado de Creacióndel Tribunal de Justicia del Acuerdo de Carta-gena, Organismo competente para absolverlade acuerdo con el artículo 28 del mismo Trata-do, y que se presenta por Juez Nacional com-petente y con observancia de los requisitosseñalados en el artículo 61 del Estatuto delmismo Tribunal.

Que el Consejo de Estado de la Repúblicade Colombia, considera como hechos relevan-tes para la interpretación los siguientes queenumera en forma sucinta:

�a) La Sociedad Juanbe S.A. solicitó el re-gistro de la marca �VODKA BALALAIKA�para distinguir productos comprendidosen la clase 33 de la Clasificación Inter-nacional de Niza, y publicado como fueel extracto de la solicitud en la Gacetade Propiedad Industrial, oportunamentela sociedad actora formuló oposición con-tra el registro de dicha marca.

�b) La oposición se basó en que la Sociedadactora era solicitante prioritaria del re-gistro de la marca �BALALAIKA� paradistinguir productos de la clase 25 delartículo 2º del Decreto 755 de 1972, yque la marca cuyo registro se solicitóera confundible con la marca previamen-te solicitada para registro, desde los pun-tos de vista fonético, gramatical y visual.

�c) La División de Signos Distintivos de laSuperintendencia de Industria y Comer-cio expidió la Resolución Nº 7935 de 25de abril de 1995, por medio de la cualdeclaró infundada la oposición formula-da y, en consecuencia, concedió el re-gistro de la marca solicitada por la So-ciedad Juanbe S.A., con fundamento enlas siguientes consideraciones:

�PRIMERO.- Que el literal a) del artículo83 de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, establece comocausal de irregistrabilidad que la marcasolicitada sea idéntica o semejante a otraya registrada o solicitada con anteriori-dad por un tercero, para distinguir �... losmismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca puede inducir alpúblico a error��.

�SEGUNDO.- Que para determinar si dosmarcas identifican productos o serviciosrespecto de los cuales su uso puede in-ducir al consumidor a error, o la tam-bién llamada similitud entre productos oservicios, el criterio no puede ser otroque el utilizado por el consumidor mis-mo, para quien lo primordial será la fina-lidad o uso del producto o servicio, suaplicación práctica y su utilización nor-mal; de tal manera que, productos o ser-vicios que se destinen a finalidades igua-les, idénticas o afines y que circulen enun mismo mercado, han de presentaruna similitud real para el consumidor,que pueden inducirlo a error al utilizarsemarcas similares o iguales en su identi-ficación. En el caso que nos ocupa, lamarca que sirve de fundamento a la opo-sición, ampara productos totalmente di-ferentes a los que se pretende ampararcon la solicitada; por lo anterior, no esdable que se presente la temida confu-sión. En consecuencia, la marca objetode la solicitud NO está comprendida enla causal de irregistrabilidad estableci-da en el artículo 83, literal a) de la Deci-sión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena ni en ninguna otra de las dis-posiciones vigentes, pudiendo ambasmarcas en consecuencia, coexistir en elmercado�.

�d) Contra la Resolución antes referida seinterpuso el recurso de apelación en elcual se expusieron las razones por lascuales la marca �VODKA BALALAIKA�era confundible con la marca y nombrecomercial �BALALAIKA�, no siendo portanto procedente el registro de la prime-ra para distinguir productos comprendi-dos en la clase 33 Internacional. Dentrode las razones expuestas en el recursose hizo notar �... que el término VODKAcorresponde a uno de los productos dela clase 33 Internacional, y por tal moti-vo, se trata de un signo en relación conel cual no procede la comparación�, yque �... el signo VODKA BALALAIKA(NOMINATIVA) solicitada por la Socie-dad JUANBE S.A., es igual al signoBALALAIKA notoriamente conocido yregistrado por mi mandante en las cla-ses 21, 23, 24 y 25 Internacional�.


I. SÍNTESIS DE LA DEMANDA

En la demanda presentada ante el Consejode Estado la apoderada de la Sociedad CON-FECCIONES BALALAIKA Ltda. pretende quese declare la nulidad de la Resolución 7935 de25 de abril de 1995, por la cual la División deSignos Distintivos de la Superintendencia deIndustria y Comercio declaró infundada la opo-sición presentada por dicha sociedad contra lasolicitud de registro de la marca VODKABALALAIKA para distinguir productos compren-didos en la clase 33 de la Clasificación Inter-nacional de Niza y en consecuencia concedióel registro de la marca a nombre del solicitantela sociedad JUANBE S.A.

Pretende asimismo la nulidad del acto admi-nistrativo mediante el cual se resolvió el recur-so de apelación interpuesto contra la resolu-ción citada y como consecuencia que a títulode restablecimiento del derecho se declare fun-dada la oposición formulada y se niegue elregistro de la marca VODKA BALALAIKA y seordene la cancelación del certificado de regis-tro correspondiente.

Según la demanda los referidos actos admi-nistrativos violan además de determinadas dis-posiciones legales internas como los artículos13 y 58 de la Constitución Política y el artículo603 del Código de Comercio, las siguientesnormas comunitarias: artículos 81, 83 literalesa), b) y d), 93 y 95 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena.

CONSIDERANDO:

Que a este Tribunal, tal como lo ha estable-cido en reiterada jurisprudencia, le correspon-de determinar las disposiciones que han de serinterpretadas, por lo que está facultado tantopara extender a otras no comprendidas en lasolicitud como a excluir aquellas que no resul-ten pertinentes al proceso interno que ha dadolugar a la consulta.

En consecuencia el Tribunal considera quelos artículos 146 y 147 de la Decisión 344 cons-tituyen compromisos que los Países Miembrosdel Acuerdo de Cartagena adquirieron desde laentrada en vigencia de la Decisión 311 y quetales compromisos, claramente de carácter in-ternacional, no pueden ser invocados ni aplica-dos a los casos en que los particulares parti-

cipan con intereses individuales. Los compro-misos sobre los que versan los mencionadosartículos son obligaciones interestatales cuyocumplimiento deberá concretarse en beneficiodel fortalecimiento institucional de los órganosde la propiedad industrial de la subregión �conmiras a la consolidación de un sistema de ad-ministración comunitaria�. No estando este pun-to en discusión en el presente caso, el Tribunalse abstiene de proceder a la interpretación delos artículos citados.

II. NORMAS A INTERPRETARSE

El tenor de las normas a interpretarse es elsiguiente:

DECISIÓN 344



�Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presen-ten algunos de los siguiente impedimentos:

�a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, pa-ra los mismos productos o servicios, opara productos o servicios respecto delos cuales el uso de la marca pueda in-ducir al público a error;

�b) Sean idénticos o se asemejen a un nom-bre comercial protegido, de acuerdo conlas legislaciones internas de los PaísesMiembros, siempre que dadas las cir-cunstancias pudiere inducirse al públicoa error;

(...)

�d) Constituyan la reproducción, la imitación,la traducción o la transcripción, total o


parcial, de un signo distintivo notoria-mente conocido en el país en el quesolicita el registro o en el comerciosubregional, o internacional sujeto a re-ciprocidad, por los sectores interesadosy que pertenezca a un tercero. Dichaprohibición será aplicable, con indepen-dencia de la clase, tanto en los casos enlos que el uso del signo se destine a losmismos productos o servicios ampara-dos por la marca notoriamente conoci-da, como en aquellos en los que el usose destine a productos o servicios distin-tos.

Esta disposición no será aplicable cuan-do el peticionario sea el legítimo titularde la marca notoriamente conocida;

�e) Sean similares hasta el punto de produ-cir confusión con una marca notoriamen-te conocida, independientemente de laclase de los productos o servicios paralos cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuan-do el peticionario sea el legítimo titularde la marca notoriamente conocida.

�Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábi-les siguientes a la publicación, cualquier per-sona que tenga legítimo interés, podrá pre-sentar observaciones al registro de la marcasolicitado.

�A los efectos del presente artículo, se en-tenderá que también tienen legítimo interéspara presentar observaciones en los demásPaíses Miembros, tanto el titular de una mar-ca idéntica o similar para productos o servi-cios, respecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir al público a error, comoquien primero solicitó el registro de esa mar-ca en cualquiera de los Países Miembros.

�Artículo 95.- Una vez admitida a trámite laobservación y no incurriendo ésta en lascausales del artículo anterior, la oficina na-cional competente notificará al peticionariopara que, dentro de treinta días hábiles con-tados a partir de la notificación, haga valersus alegatos, de estimarlo conveniente.

�Vencido el plazo a que se refiere este ar-tículo, la oficina nacional competente deci-

dirá sobre las observaciones y la concesióno denegación del registro de marca, lo cualnotificará al peticionario mediante resolucióndebidamente motivada.

�Artículo 102.- El derecho al uso exclusivode una marca se adquirirá por el registro dela misma ante la respectiva oficina nacionalcompetente.

TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL

�Artículo 5.- Los Países Miembros estánobligados a adoptar las medidas que seannecesaria para asegurar el cumplimiento delas normas que conforman el ordenamientojurídico del Acuerdo de Cartagena.

�Se comprometen, asimismo, a no adoptarni emplear medida alguna que sea contrariaa dichas normas o que de algún modo obs-taculice su aplicación�.

III. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIG-NO PARA SER REGISTRABLE

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena establece en suprimer acápite los tres requisitos fundamenta-les para que un signo pueda ser registradocomo marca: la perceptibilidad, la suficientedistintividad y la susceptibilidad de representa-ción gráfica.

Un signo es perceptible, cuando por mediode cualquiera de los sentidos el consumidortiene la capacidad de apreciarlo, captarlo o dis-tinguirlo. Son signos perceptibles las denomi-naciones o las palabras, los colores, los grá-ficos, etc. porque a través de estos medios sepuede captar el signo y llegar al proceso di-ferenciador con otros signos idénticos o simi-lares.

Una marca tiene como finalidad esencial lade distinguir en el mercado unos productos oservicios de otros. La distintividad es el requisi-to esencial que reviste el signo para ser regis-trable como marca, pues sólo a base de ella sepodrá diferenciar un producto originario de unempresario, del producto o servicio de otro em-presario �estableciendo la procedencia o el ori-gen empresarial, así como fijando una deter-minada competencia a base de la calidad delos productos ofrecidos�. Proceso 27-IP-96, G.O.Nº 279 de 25 de julio de 1997.


La marca tiene dos cualidades fundamenta-les que se deben tomar en cuenta �una, lacapacidad que tiene la marca de indicar la pro-cedencia de la mercancía entendiéndose porésto el origen empresarial de las mismas�, y�otra, su capacidad individualizadora, tanto delos productos elaborados como de los servi-cios prestados� (Marco Matías Alemán, MAR-CAS, Top Management International Bogotá,Colombia, pág. 75).

IV. CONFUNDIBILIDAD DE LAS MARCAS

El artículo 83, literal a) de la Decisión 344,se refiere al impedimento de registro como mar-ca de aquellos signos que puedan confundir alpúblico induciéndolo a error debido a la simili-tud o semejanza de los signos con una marcaanteriormente solicitada para registro o regis-trada por un tercero, �para los mismos produc-tos o servicios� o para productos o serviciosrespecto a los cuales el uso pueda inducir aque se produzca error.

En otras palabras, lo que se trata de evitares que se registre una marca idéntica o seme-jante, porque ello violaría la protección de la leycomunitaria que confiere al registro prioritarioel derecho de uso exclusivo de la marca.

Sobre la confundibilidad de las marcas elTribunal Comunitario ha expresado en el Pro-ceso 3-IP-91, G.O. Nº 93 de 11 de noviembrede 1991 que:

�La finalidad de una marca ...no es otra quela de indivualizar los productos y servicioscon el propósito de diferenciarlos de otrosiguales o similares. En virtud de esta fun-ción diferenciadora, la marca protege a losconsumidores, quienes, al identificar el ori-gen y la procedencia del producto o serviciode que se trata, evitan ser confundidos oengañados�.

�La unión entre signo distintivo y la clase deproducto o servicio, es sólo el aspecto obje-tivo de la marca. A él debe agregarse elelemento psicológico que se presenta cuan-do los consumidores potenciales aprehen-den o captan esa unión entre signo y pro-ducto�.

�Conviene puntualizar que la labor de cote-jar las marcas con el propósito de determi-

nar si son confundibles o no, es de la ex-clusiva competencia del juez nacional portratarse de �un hecho materia del proceso�,cuya calificación escapa a la competenciadel juez comunitario según el artículo 30 delTratado que creó al Tribunal Andino, al igualque establecer si una determinada denomi-nación es �genérica�, conforme antes se in-dicó, teniendo en cuenta, en todo caso, losprincipios sustentados por el juez comuni-tario al interpretar la correspondiente nor-ma�.

La prohibición en cuanto a la confundibilidadde la marca, ha dicho el Tribunal en el Proceso2-IP-95, G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996,refiriéndose al literal f) de la Decisión 85 de laComisión del Acuerdo de Cartagena:

�protege a las marcas del �riesgo de confu-sión� o de la �similitud confusionista� quepuede presentarse cuando entre ellos existauna semejanza si ambos signos distintivosprotegen a productos o servicios de la mis-ma clase; lo que en otros términos significa,según la regla de la especialidad, que si lasmarcas no amparan la misma clase de pro-ductos la confusión marcaria no es un impe-dimento para que el signo pueda ser regis-trado.

Añade el Tribunal en la misma sentenciaque:

�La especialidad tiene como finalidad prác-tica el evitar que una marca registrada enuna clase determinada pueda extenderse aproductos o servicios de otras clases, limi-tando la posibilidad de que otros interesadosinscriban un registro para otros productos.Esta regla ampara únicamente a los produc-tos para los cuales la marca ha sido registra-da dentro de una clase del nomenclator. Laespecialidad no va más allá de la protec-ción jurídica de los productos de una mismaclase, salvo que dentro de ésta el solicitan-te los limite a uno o varios productos de esaclase, caso hipotético en el cual la protec-ción marcaria se reducirá a esos productos yno a todos los de su clase�.

El Tribunal al interpretar el literal a) del ar-tículo 83 de la Decisión 344 cuyo alcance essimilar a la del mencionado literal f) de la De-cisión 85, expresó en el Proceso 20-IP-95, G.O.236 de 26 de noviembre de 1996, lo siguiente:


�El artículo 83, literal a) de la Decisión 344recoge el concepto de las Decisiones 311 y313 que se diferencian con el contenido delartículo 58, literal f) de la Decisión 85, puesen ésta la confusión se presentaba cuandolos productos eran de la misma clase; en lavigente 344, se requiere que los productossean iguales o semejantes sin que la claseconstituya un factor esencial como el querepresentaba bajo la 85. Entonces para quese produzca la confusión se requiere quesimultáneamente los dos signos y productossean idénticos o similares, con independen-cia de la clase, de donde se deduce que silos signos son idénticos o similares pero losproductos no lo son, tal confusión no tienelugar�

En el caso subjudice se trata de la oposi-ción que hace la sociedad confecciones BA-LALAIKA, titular de la marca para distinguirproductos de las clases 21, 23, 24 y 25 de laClasificación Internacional de Niza, en contrade la solicitud presentada por la sociedad Juan-be para la marca VODKA BALALAIKA para dis-tinguir todos los productos comprendidos en laclase 33 de la referida clasificación interna-cional.

Evidentemente se trata en este caso de unadiferencia palmaria entre los licores ampara-dos por la clase 33 y los distintos productoscomprendidos en las clases 21, 23, 24 y 25,esta última de vestidos, calzados y sombre-rería, del artículo 2º del Decreto 755 de 1972(Clasificación Internacional de Niza), entre cu-yas clases por ser absolutamente disímiles noexiste el riesgo ni de la llamada �confusiónindirecta�.

V. SEMEJANZA CON EL NOMBRE O EL LEMACOMERCIAL

El inciso b) del artículo 83 de la Decisión 344protege contra el registro cuando el signo seaidéntico o semejante al del nombre comercialprotegido, de acuerdo con las legislaciones in-ternas de los Países Miembros �siempre quedadas las circunstancias pudiere inducirse alpúblico a error�.

Dos son pues, los aspectos previstos por lanorma: uno, que el nombre comercial se en-cuentre protegido por la legislación interna ydos, que de acuerdo con las circunstanciasque deberá apreciar la autoridad nacional com-

petente o el juez nacional, el público pueda serinducido por la identidad o semejanza a error.A contrario sensu sí dichas autoridades llega-ran a considerar que no es posible la confusiónentre los licores y las confecciones que tienenrespectivamente distinta clase de consumido-res, la identidad del signo BALALAIKA no re-sultaría impedimento para ser usado como re-gistro de marca amparando distinta clase deproductos según el nomenclator.

Las circunstancias mencionadas dice el Pro-fesor Manuel Pachón �hacen referencia a quelas actividades llevadas a cabo por quien esel titular del derecho sobre el nombre comer-cial y los productos o servicios que se deseandistinguir con la marca, �deben estar relacio-nados entre sí o -dicho en otras palabras- hande ser conexos en la esfera competitiva (citan-do a Fernández Novoa, Derecho de Marcas,página 117). Esas circunstancias son las mis-mas dice el Profesor Pachón, que permiten queel público sea inducido a error cuando se tratade conflictos entre dos signos utilizados comomarcas: riesgo de confusión entre los signos,y riesgo de confusión entre los productos oservicios distinguidos con la marca. Se tratade una disposición muy parecida a la que pro-hibe el registro de marcas que pueden entraren conflicto con nombres comerciales pre-existentes, de ahí que lo expresado en el nu-meral anterior se aplique al caso de los lemascomerciales. (Manuel Pachón, Zoraida SánchezAvila, El Régimen Andino de la Propiedad In-dustrial, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez,pp- 239-240, Santafé de Bogotá, Colombia).

VI. MARCA NOTORIA

Aduce la demandante que entre las viola-ciones producidas por los actos administrati-vos cuestionados se había producido la delliteral d) del artículo 83, de la Decisión 344según el cual no podían registrarse los signosque constituyan la reproducción, la imitación, latraducción o la transcripción total o parcial deun signo distintivo notoriamente conocido en elpaís en el que se solicita el registro o en elcomercio subregional o internacional sujeto areciprocidad, por los sectores interesados y quepertenezca a un tercero. Dicha prohibición, se-gún el literal, es aplicable con independenciade la clase tanto en los casos en los que el usodel signo se destine a los mismos productos oservicios como en aquellos en los que el uso sedestine a productos o servicios distintos...


�Siguiendo al Profesor Fernández Novoa cabedefinir a la marca notoria como aquella marcaque goza de difusión y ha logrado el reconoci-miento de los círculos los (consumidores y loscompetidores)� (citado por el Profesor JoséManuel Otero Lastres, Seminario de Quito -Tru-jillo, página 243).

El Tribunal en varios fallos ha insistido enque la notoriedad de la marca es un hecho quedebe probarse, pues la marca para convertirseen notoria es el resultado de una serie de fac-tores como: calidad del producto, difusión de lamarca, imagen en el mercado, comercializa-ción del producto, etc.; la carga de la pruebacorresponde al titular de la marca, pues éstapuede ser desconocida inclusive por la autori-dad administrativa o judicial y la prueba pre-cisamente pretende convencer al juzgador deque la marca alegada como notoria reúne ca-racterísticas especiales que no poseen las mar-cas comunes (Procesos 5-IP-94, G.O. Nº 177de 20 de abril de 1995; 8-IP-95, G.O. Nº 231 de17 de octubre de 1996 y 17-IP-96, G.O. Nº 253de 7 de marzo de 1997).

La calificación de marca notoria no puedeser atribuida por la simple afirmación ni deltitular ni de los consumidores, sino que debeser el resultado de la etapa administrativo-ju-dicial cuando en el trámite del proceso se apor-ta las pruebas necesarias para que el juzgadorpueda calificar a una marca de notoria.

Dentro del proceso interno y sin que estosignifique intromisión en los asuntos del dere-cho nacional o en la calificación de los hechosmateria del proceso, lo que el art. 30 del Trata-do prohibe al Tribunal, la Superintendencia deIndustria y Comercio sostiene en la contesta-ción de la demanda que en el trámite adminis-trativo adelantado en primera instancia �la par-te demandante no demostró la notoriedad de lamarca BALALAIKA, no obstante que la noto-riedad de las marcas, se puede probar por cual-quier medio de la legislación vigente del paísdonde se pretenda registrar el signo, lo cual nosignifica que la marca por el hecho de estarregistrada sea notoria; por el contrario se exigeque la notoriedad sea probada. En este sen-tido la Superintendencia de Industria y Comer-cio se ha manifestado en el siguiente sentido:No es procedente asimilar, la noción de marcanotoria a la concepción jurídico-procesal delhecho notorio y la notoriedad como base de un

derecho, siendo improcedente, en este últimocaso, excusarse de probar la notoriedad�.

Agrega la Superintendencia de Industria yComercio: �así las cosas, si alguien alega lanotoriedad de una marca debe entrar a pro-barla en los términos establecidos por la ley,es decir, que quien alega la notoriedad estáobligado a probarla, demostrando su grado dedifusión, publicidad y promoción, así como suuso, antigüedad y volumen de ventas, criteriosmínimos y necesarios para considerarla noto-ria�.

Ha dicho el Tribunal finalmente que �la noto-riedad de la marca es un hecho que si se alegao controvierte, debe probarse por� quien co-rresponda conforme a las reglas de la carga dela prueba, ante la autoridad administrativa ojurisdiccional que esté conociendo de un pro-ceso de nulidad, oposición o de observacionesal registro, según la ley aplicable en el tiempo�(Proceso 5-IP-94). Aspectos de procedimientoque en cuanto a su pertinencia y a su oportu-nidad corresponde analizar al juez nacional con-sultante. (Proceso 28-IP-96, G.O. 318 de 26 deenero de 1998).

El literal e) del artículo 83 prohibe asimismoel registro de signos que sean similares hastael punto de producir confusión con una marcanotoriamente conocida, sin tener en cuenta laclase de los productos o servicios para los cua-les se solicita el registro.

Dentro del conflicto suscitado entre una mar-ca notoriamente conocida y una marca común,el punto esencial radica en determinar el mo-mento en que la marca notoriamente conocidadebe tener tal calidad a fin, o bien de impugnarcon ella un registro o bien para hacer valerpreferentemente los derechos que confiere lanorma cuando se ha registrado una marca enviolación de los literales d) y e) del artículo 83de la Decisión 344. En una acción de cancela-ción o de nulidad, la existencia de notoriedadse demostrará tanto al momento de iniciarse laacción respectiva como al momento en que lamarca controvertida se presentó a registro yfue tramitada. La marca debe ser notoria conanterioridad a la nueva marca por registrarse(Proceso 17-IP-96, G.O. Nº 253 de 7 de marzode 1997). En caso de observaciones la notorie-dad deberá probarse, por el que las alegue ocontrovierta, en el momento en que tales ob-


servaciones sean presentadas, es decir, en quedicha notoriedad sea alegada.

De probarse la marca primeramente regis-trada esto es BALALAIKA (Clase 25), ésta des-plazaría el registro o la pretensión del registromarcario a cualquier otro signo idéntico seme-jante para los mismos o distintos productos,por cuanto al tenor de lo dispuesto en el ar-tículo 83, literal d) de la Decisión 344, la reglade la especialidad que rige para una marcacomún, desborda en sus límites para ampliar laprotección de la marca notoria a productos dis-tintos.

La prueba de la notoriedad no se ha de limi-tar al sólo hecho de que una marca se encuen-tre registrada en uno o varios países, sino alconocimiento generalizado de la misma entreel sector interesado de los productos, cono-cimiento, que como ha expresado este Tribu-nal, si bien no exige el uso de la marca, bienvale entenderlo que quien es titular de una mar-ca notoria la ha venido usando intensamente,pues es el consumidor el primer promotor oportador de ese conocimiento y el receptor dela notoriedad.

VII. OBSERVACIONES AL REGISTRO

Los artículos 93 y 95 de la Decisión 344cuya interpretación se solicita, se refieren a laposibilidad de presentar observaciones al re-gistro de una marca solicitada para lo cual esnecesario que la acción provenga de parte quetenga �interés legítimo�.

Deberá entenderse para el caso concretoque existe interés legítimo cuando pueda darsela confusión entre la marca cuyo registro seencuentra en trámite y aquella que por estarregistrada es fundamento de la oposición.

Deberá precisar el juez nacional, antes depasar a decidir el fondo del proceso interno,que en el caso concreto existe interés legítimoen el opositor para ejercer su derecho, en ra-zón del hecho de que podría surgir confusiónentre la marca cuyo registro se encuentra entrámite y aquella que, por estar registrada a sufavor, le sirve a éste como fundamento de susobservaciones.

Una vez resuelto el señalado punto previo,corresponderá también al juez nacional, igual-

mente en ejercicio de su competencia comu-nitaria, pronunciarse asimismo, pero por víacontencioso-administrativa, acerca de las ob-servaciones formuladas respecto de la legali-dad del acto impugnado. En este caso su pro-nunciamiento deberá versar sobre todos losaspectos de la tramitación administrativa y emi-sión de la resolución controvertida, debiendoacatar los principios interpretativos contenidosen la presente sentencia y que más adelantese indican.

Si las observaciones presentadas no incu-rren en las causales señaladas en el art. 94,admitida la observación a trámite, la oficinanacional competente notificará al solicitante ob-jeto de las observaciones para que dentro deun plazo de 30 días pueda hacer valer susalegatos. Vencido este plazo corresponde a laoficina nacional competente decidir sobre lasobservaciones y la concesión o denegación delregistro de marca, lo cual debe ser notificado alpeticionario mediante resolución debidamentemotivada.

VIII. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNAMARCA

La sociedad demandante reclama por la vio-lación de la norma comunitaria que según ellale confería el derecho al uso exclusivo de lamarca, sosteniendo que la División de SignosDistintivos al conceder el registro de la marcaVODKA BALALAIKA, Clase 33 Internacional deNiza, a nombre de la sociedad JUANBE S.A.no respetó a confecciones BALALAIKA Ltda. elderecho al uso exclusivo al nombre comercialBALALAIKA y de las marcas BALALAIKA (no-minativa) y BALALAIKA (etiqueta).

A tenor del artículo 102 de la Decisión 344,el registro de la marca ante la respectiva ofi-cina nacional competente confiere a su titularel derecho al uso exclusivo de la misma, lo queentraña además, el derecho de actuar contracualquier tercero que sin su consentimiento usela marca, comercie con ella, importe, o exporteproductos utilizándola, o la use en otros pro-ductos, pudiendo inducir al público a error oconfusión.

�El registro de la marca -ha dicho el Tribu-nal- tiene pues un valor constitutivo ya quereconoce los derechos de su titular desde elmomento de la concesión del registro. En efec-


to, los derechos inherentes al registro perma-necen en cabeza de su titular por todo el tiem-po de vigencia del mismo, que de acuerdo conel artículo 98 de la Decisión 344 es de 10 años,siempre que no se haya extinguido por el ven-cimiento del término sin que haya sido renova-do, por la renuncia de su titular, por su cance-lación debido a la falta de uso de la marca, porla nulidad del mismo o por la caducidad�. (Pro-ceso 10-IP-94, G.O. Nº 177 de 20 de abril de1995).

Es lógico que este derecho de uso exclu-sivo no es de carácter absoluto e ilimitado. ElTribunal ha señalado claramente que: �Las mar-cas no se registran para proteger con el signotodos los productos en forma ilimitada. Unamarca registrada tiene su limitación en cuantoal campo territorial de protección y al sector debienes o servicios a que ella se destina. Eneste segundo caso, redunda en beneficio deltitular la regla de la �especialidad�, esto es quela marca protege sólo a los productos o ser-vicios para la clase que consta en el nomencla-tor. Una marca para que cumpla con la funcióndistintiva entre unos productos y otros y paraque se justifique el registro, sólo protege a losservicios o productos para los cuales ha sidoregistrada. Para conocer el campo de protec-ción marcaria, el interesado debe especificaren la solicitud cuáles son los productos que sumarca va a proteger. El principio de la especia-lidad de la marca evita en consecuencia quecon un solo signo se pueda monopolizar todoslos productos. Por efecto de esta regla, se pue-den proteger marcas idénticas o similares paraproductos diferentes (Proceso 8-IP-95, G.O. 231de 17 de octubre de 1996. Subrayados de lapresente sentencia).

Esta interpretación sobre la regla de la espe-cialidad tuvo plena aplicación durante la vigen-cia de la Decisión 85. En la actualidad y rigien-do la 344, el derecho protector a una marcaregistrada se extiende no solamente a los pro-ductos o servicios de una misma clase, sinotambién a aquellos que sean similares, pero noa productos distintos salvo que la marca fueranotoria. Consecuencia de esta normativa esque signos solicitados para registro para losmismos productos, pertenezcan o no a la mis-ma clase, pero existiendo entre ellos algunaconexión competitiva, no podrían ser registra-dos de presentarse un registro o solicitud pre-vios. (Proceso 7-IP-98, página 13)

IX. CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 5DEL TRATADO QUE CREA EL TRIBU-NAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DECARTAGENA.

Como lo viene declarando el Tribunal, en lainterpretación de este artículo, los países delPacto Andino -Bolivia, Colombia, Ecuador, Perúy Venezuela- adquirieron una doble obligación:�La primera, de carácter positivo, �de hacer�;y, la segunda, de orden negativo, de �no ha-cer�. Por la primera los Países Miembros tie-nen que adoptar toda clase de medidas, seanlegislativas, judiciales, ejecutivas, administra-tivas o de cualquier otro orden, llámense re-glas, procedimientos, requisitos, Decisiones, Re-soluciones, acuerdos, dictámenes, sentenciaso providencias, que garanticen el cumplimientode la normativa andina, es decir, de las obliga-ciones y compromisos adquiridos en virtud delos tratados y de las que les corresponda pormandato de las normas secundarias o deriva-das del mismo ordenamiento. En el caso deque no se tenga claro el alcance y el valor delos principios de aplicación directa y preemi-nencia de la norma comunitaria, la obligaciónde cada país se extendería, incluso, a derogarexpresamente las normas de su ordenamientojurídico interno. Por otra parte, en virtud de lasegunda obligación, el País Miembro tiene queabstenerse de toda medida que, con cualquiernombre o forma que se pretenda adoptar, pue-da obstaculizar la aplicación del ordenamientojurídico andino, abstención imperativa inheren-te al cumplimiento de lo pactado y como sopor-te básico para el desarrollo del proceso de laintegración. Por esta segunda parte del com-promiso, los Países Miembros no pueden apro-bar leyes o dictar reglamentos o expedir nor-mas administrativas que, aunque no sean abier-tamente contrarias al citado ordenamiento, obs-taculicen en la práctica, la aplicación del mis-mo�. (Proceso 5-IP-89, G.O. Nº 50 de 17 denoviembre de 1989).

Es cierto que jurídicamente esta norma queconstituye soporte fundamental de la integra-ción andina concuerda intrínsecamente con to-das las demás normas del ordenamiento jurídi-co andino, pero de allí no puede inferirse comolo ha señalado el Tribunal que: �El hecho deque la Oficina Nacional Competente, en el ejer-cicio de sus facultades administrativas norma-les, acepte o deniegue el registro de un signocomo marca no puede ser considerado un in-


cumplimiento de la norma comunitaria, peoraún una transgresión de la obligación generalque tienen los Países Miembros de conformarsu conducta al ordenamiento jurídico del Acuer-do de Cartagena al tenor del artículo 5 delTratado de creación del Tribunal�. (Proceso 18-IP-96, G.O. Nº 318 de 26 de enero de 1998)

Con base en las consideraciones anteriores,el Tribunal de Justicia de la Comunidad An-dina,

CONCLUYE:

1. Para que un signo pueda ser registrable serequiere que sea además de perceptible ysusceptible de representación gráfica, lo su-ficientemente distintivo en relación con otrasmarcas ya registradas o solicitadas prio-ritariamente para registro.

2. La norma comunitaria a efectos de protegercontra la confusión, dispone la irregistrabili-dad como marcas de los signos que, en rela-ción a derecho de terceros, sean idénticos osemejantes para los mismos productos o ser-vicios o para productos o servicios en que eluso de la marca pueda inducir a error.

3. Cuando por la naturaleza de los productos oservicios, el uso, su aplicación práctica y sunormal utilización es de manera tal que sedestinan a finalidades evidentemente distin-tas, desaparece la posibilidad de error por loque la similitud de las marcas no constituyeimpedimento de registro, pudiendo entoncescoexistir en el mercado.

4. La identidad o similitud de un signo marcariocon un nombre comercial protegido de acuer-do con la legislación interna de uno de losPaíses Miembros, es irregistrable si es quedadas las circunstancias que debe apreciarla oficina nacional competente dicha simili-tud pudiera inducir al público a error; casocontrario, el signo puede ser registrado comomarca.

5. La notoriedad de una marca es un hechoque si se alega debe probarse por quiencorresponda conforme a las reglas de la car-ga probatoria ante la autoridad administrati-va o jurisdiccional que esté conociendo elproceso de oposición o de observaciones alregistro o de nulidad del mismo.

6. Los artículos 93 a 96 de la Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena abrenla posibilidad de presentar observaciones alregistro de una marca solicitada, para lo quese requiere demostrar que se tiene un inte-rés legítimo.

7. El principio de la �especialidad� de la marcaestá concebido de modo de evitar que conun solo signo se pueda monopolizar todoslos productos; y su efecto es que se puedeproteger marcas idénticas o similares paraproductos diferentes.

8. De conformidad con el art. 31 del Tratado deCreación del Tribunal, el Consejo de Estadode la República de Colombia deberá adoptarla presente interpretación prejudicial al re-solver el caso contenido en el expedientenacional Nº 3555.

En cumplimiento del art. 64 del Estatuto delTribunal, notifíquese la presente sentencia alConsejo de Estado de la República de Colom-bia, mediante copia sellada y certificada.

Remítase asimismo, copia de la presentesentencia a la Secretaría General de la Comu-nidad Andina para su publicación en la GacetaOficial.










PROCESO 17-IP-98

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal d), 104 y 105, enconcordancia con los artículos 83, 93, 146 y 147 de la Decisión 344 de

la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el doctor Manuel S.Urueta Ayola, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: SOCIEDAD CERVECERÍABACKUS Y JOHNSTON S.A., Marca: �LA RUBIA�. Expediente interno Nº 3923.

Quito, 21 de Abril de 1998

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

V I S T O S:

La solicitud de interpretación prejudicial delos artículos 81, 82 literal d), 104 y 105, enconcordancia con los artículos 83, 93, 146 y147 de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, presentada por el doc-tor Manuel S. Urueta Ayola, Consejero de Esta-do de la República de Colombia, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera,dentro del proceso interno de nulidad contra laResolución 22085 de 30 de noviembre de 1995,expedida por la División de Signos Distintivosde la Superintendencia de Industria y Comer-cio y del acto administrativo presunto que ne-gó el registro de la marca �LA RUBIA� (NOMI-NATIVA).

Que el Tribunal peticionario es competentepara acceder al Tribunal de Justicia de la Co-munidad Andina en solicitud de interpretaciónprejudicial, y éste a la vez es competente paraabocar la interpretación a luz de los artículos28 y 29 del Tratado de creación del Tribunal.

Que la solicitud cumple con los requisitosestablecidos por el artículo 61 de la Decisión184, Estatuto del Tribunal, y el juez solicitantepresenta lo que en su concepto constituye lasiguiente síntesis sumaria de los hechos.

�...1º La sociedad CERVECERIA BACKUS YJOHNSTON S.A. solicitó, ante la División deSignos Distintivos de la Superintendencia deIndustria y Comercio, el registro de la marcaLA RUBIA (NOMINATIVA) para distinguir pro-ductos de la clase 32 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

�2º La sociedad BAVARIA S.A., domiciliadaen Santa Fe de Bogotá, formuló demanda deobservación argumentando que la marca so-licitada, por tratarse de una expresión des-criptiva de una característica de los produc-tos de la clase que pretende distinguir, no esobjeto de registro.

�3º Mediante la Resolución 22.085 de 30 denoviembre de 1995 la División de SignosDistintivos declaró fundada la Demanda deObservación y negó el registro de la marcaLA RUBIA (NOMINATIVA) para distinguir pro-ductos de la clase 32 de la ClasificaciónInternacional de Niza, a nombre de la socie-dad CERVECERIA BACKUS Y JOHNSTONS.A.

�4º El apoderado de la solicitante dentro deltérmino legal, interpuso recurso de apela-ción, el 25 de enero de 1996, exponiendoclaramente los argumentos jurídicos por loscuales debe declararse infundada la deman-da de observaciones presentada por BAVA-RIA S.A. y conceder el registro de la marcaLA RUBIA (NOMINATIVA) para distinguir pro-ductos de la clase 32 del artículo 2º del De-creto 755 de 1972 o Clasificación Interna-cional de Niza, a nombre de la sociedadCERVECERIA BACKUS Y JOHNSTON S.A....�.

El Tribunal estima del caso sintetizar los si-guientes argumentos adicionales de la deman-da:

Como fundamentos de derecho de las pre-tensiones de la demanda se aduce que el actoadministrativo en cuestión violó el artículo 81de la Decisión 344 toda vez que �LA RUBIA�(NOMINATIVA) cumple con los requisitos deregistrabilidad exigidos por las normas comuni-tarias, en concreto el de la especialidad, lalicitud, teniendo capacidad distintiva; cita en


sustento de sus tesis jurisprudencia sentadapor el Tribunal con respecto a la novedad, visi-bilidad y distintividad de la marca, para con-cluir que el signo es suficientemente distintivo.

Agrega que también se violó el literal d) delartículo 82 de la misma Decisión sobre irre-gistrabilidad de marcas descriptivas, ya que laDivisión de Signos Distintivos de la Superin-tendencia estableció que LA RUBIA (NOMINA-TIVA) es calificativa de una de las característi-cas de los productos comprendidos en la clase32, siendo que a juicio de la demandante, paraque la administración pueda negar un registrode marca ella debe estar incursa en alguna delas causales de irregistrabilidad y no existien-do éstas, la Oficina debe conceder el registro.Cita algunas opiniones de tratadistas como BreuerMoreno, Braun & Capitaine, relacionadas conlas marcas descriptivas, evocativas, de fanta-sía y genéricas para indicar que el signo LARUBIA es fantástico en relación con los pro-ductos de la clase 32, siendo que además estácompuesto por dos palabras donde el artículo�la� le da una connotación especial.

Considera la demandante que si la Super-intendencia ha concedido registros de marcascomo �cristal�, �manantial�, �cristalina�, �negra�,�dorada�, para la clase 32, no hay razón jurí-dica válida para negar el registro de la marcaLA RUBIA que no es signo de uso común niexclusivamente descriptivo del producto al cualse asigna y no se refiere exactamente a lacualidad común genérica del producto; expresaademás que se violó el artículo 81 de la Deci-sión 344 lo mismo que el artículo 83 por faltade aplicación ya que la División de Signos Dis-tintivos negó el registro de la marca RUBIA(clase 32) a pesar de cumplir con los requisitosexigidos por el artículo 81, siendo novedososuficientemente distintivo y susceptible de re-presentación gráfica.

Estima que se violaron los artículos 83, 93y 104 de la Decisión 344 por falta de aplica-ción, al operar el silencio administrativo y con-firmar la Resolución demandada ignorando losderechos que le asisten al titular de la marcaRUBIA. Agrega que la marca en disputa hasido registrada por CERVECERIA BACKUS YJOHNSTON S.A. en las Repúblicas de Perú yBolivia para distinguir productos de la clase32, y ello le confiere el derecho a registrarlaen los demás Países Miembros en relación conlos mismos productos.

Finalmente señala que se violaron los ar-tículos 146 y 147 de la Decisión tantas vecescitada porque la División de Signos Distintivosno adoptó las medidas necesarias para asegu-rar el cumplimiento de la Decisión 344, para locual cita conceptos emitidos por el Tribunal enel caso 5-IP-89 sobre las obligaciones de ha-cer y no hacer que contraen los Países Miem-bros.

IMPUGNACIONES A LA DEMANDA

La firma BAKER & McKENZIE en represen-tación de la sociedad BAVARIA S.A. se hizoparte en el negocio interno para impugnar lademanda en los siguientes términos:

Anota que el signo LA RUBIA es descriptivoy para ello desarrolla el concepto de descripti-vidad de una marca con citas doctrinarias dederecho francés, italiano, mejicano y argentino,así como de los doctrinantes colombianos y serefiere a jurisprudencia ya sentada por el Tribu-nal en el sentido de que no son registrablescomo marca los signos descriptivos de produc-tos cuando se refieren precisamente a la cuali-dad que necesaria, usual o comúnmente esaplicable al nombre del producto que se trate.

Considera que LA RUBIA tiene un signifi-cado específico para el consumidor común eindica que se está calificando a un sustantivo,en este caso �cerveza�, en los que resulta serpráctica usual de consumidores y productoresidentificar estos productos por la denominaciónRUBIA, y sobre un producto de uso común nose puede excluir su utilización a terceros. Lacircunstancia del registro en otros países no essignificativa de que por esa razón deba regis-trarse en Colombia, si los signos tienen actual-mente la característica de descriptivos.

Rechaza la naturaleza de signo de fantasíaque el demandante pretende dar a la marca LARUBIA e indica que la cita de los artículos 83,93, 104 y 105 de la Decisión 344 sobre facul-tades que conceden el registro, nada tienenque ver con el caso en estudio.

La Superintendencia de Industria y Comer-cio, por su parte da contestación a la demandapara indicar que la expresión �LA RUBIA� �esutilizada en el mercado para describir una ca-racterística o cualidad de algunos productos de


la clase 32A en especial de las cervezas; enotras palabras es una expresión descriptiva pa-ra algunos productos de esta clase�.

Reitera la opinión expresada en el acto ad-ministrativo que se acusa en cuanto a que lostérminos que se pretendían registrar constitu-yen una expresión descriptiva, por lo cual laDivisión de Signos Distintivos con base en susfacultades legales, expidió el acto administra-tivo impugnado con sujeción a las normas de laDecisión 344 ya que el literal d) del artículo 82impide legalmente que sean registrados los sig-nos que constituyan exclusivamente un signo oindicación que pueda servir en el comercio pa-ra designar o describir la especie, la calidad, lacantidad, el destino, el valor, el lugar de origen,la época de producción u otros datos caracte-rísticos o informaciones de los productos paralo cuales debe usarse. La Oficina Nacional Com-petente procedió al examen de registrabilidad,habiendo derivado de dicho examen el carácterdescriptivo de la marca y su irregistrabilidad.

En relación con los hechos anteriores el Tri-bunal,


I. NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE

A continuación se transcriben las disposi-ciones legales de orden comunitario que el Tri-bunal considera del caso interpretar:

�...DECISION 344



�Artículo 82.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

�d) Consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comerciopara designar o para describir la especie, la

calidad, la cantidad, el destino, el valor, ellugar de origen, la época de producción uotros datos, características o informacionesde los productos o de los servicios para loscuales ha de usarse.

�e) Consistan exclusivamente en un signo oindicación que, en el lenguaje corriente o enel uso comercial del país, sea una designa-ción común o usual de los productos o ser-vicios de que se trate.

�Artículo 93.- Dentro de los treinta días há-biles siguientes a la publicación, cualquierpersona que tenga legítimo interés podrá pre-sentar observaciones al registro de la marcasolicitado.

�A los efectos del presente artículo, se en-tenderá que también tienen legítimo interéspara presentar observaciones en los demásPaíses Miembros, tanto el titular de una mar-ca idéntica o similar para productos o servi-cios, respecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir al público a error, comoquien primero solicitó el registro de esa mar-ca en cualquiera de los Países Miembros.

�Artículo 146.- Los Países Miembros, conmiras a la consolidación de un sistema deadministración comunitaria, se comprome-ten a garantizar la mejor aplicación de lasdisposiciones contenidas en la presente De-cisión. Asimismo, se comprometen a forta-lecer, propender a la autonomía y moderni-zar las oficinas nacionales competentes ylos sistemas y servicios de información rela-tivos al estado de la técnica.

�Del mismo modo y a objeto de tener unsistema de información entre los Países Miem-bros, las oficinas nacionales competentesenviarán lo antes posible a partir de su pu-blicación, las respectivas Gacetas o Boleti-nes de la Propiedad Industrial, a las oficinasnacionales competentes de los demás Paí-ses Miembros. Estas Gacetas o Boletinesserán colocados para consulta del públicoen la oficina de destino�.

II. DISPOSICIONES NO PERTINENTES PARAINTERPRETAR

El Tribunal de manera consistente no ha ac-cedido a interpretar el artículo 147 de la Deci-


sión 344 cada vez que se le ha solicitado, conel argumento de que ha sido violado por faltade aplicación en cuanto a que la Oficina Na-cional Competente no interpretó ni aplicó enforma adecuada las disposiciones de la normacomunitaria, o no adoptó las medidas necesa-rias para asegurar el cumplimiento de las nor-mas contenidas en el ordenamiento jurídicoandino. El Tribunal reitera una vez más que taldisposición no es aplicable pues constituye unaprevisión legal relativa a compromisos entreestados que no pueden invocarse en casosconcretos con la pretensión, por parte de par-ticulares, de obtener una determinada aproba-ción de las oficinas nacionales competentes ocon el propósito de derivar de ellos una accióninterna de incumplimiento de las previstas porel artículo 27 del Tratado de Creación del Tri-bunal. Ha dicho este Órgano comunitario:

�...Los compromisos sobre los que versanlos mencionados artículos son obligacionesadquiridas por los países, cuyo cumplimien-to estima este Tribunal deberá concretarseen beneficio del fortalecimiento institucionalde los órganos de protección de la Propie-dad Industrial en la subregión �con miras a laconsolidación de un sistema de administra-ción comunitaria�. Este punto no está siendoobjeto de discusión en el presente caso, porlo cual el Tribunal se abstiene de proceder ala interpretación de los artículos citados.

�Tampoco es aplicable el artículo 5 del Tra-tado de Creación del Tribunal que impone alos Países Miembros una obligación de ha-cer, consistente en la adopción de las me-didas necesarias para asegurar �el cumpli-miento de las normas que conforman el or-denamiento jurídico del Acuerdo de Carta-gena�; y la otra obligación, de no hacer,consistente en �no adoptar y emplear medi-da alguna que sea contraria a dichas nor-mas o que de algún modo obstaculice suaplicación�, porque precisamente el hechode que la oficina nacional competente hayadictado su resolución en vista de las disposi-ciones de la Decisión 344, refleja el cumpli-miento de la obligación contenida en el ar-tículo 5. Si la Resolución Administrativa seajusta o no al derecho o se encuentra o noconforme al criterio del reclamante, éste tie-ne los medios judiciales para que se le repa-re los pretendidos derechos violados...�.

Tampoco estima del caso este Tribunal ac-ceder a la interpretación prejudicial de los ar-tículos 83, 104 y 105 de la Decisión 344; elprimero de ellos por cuanto señala causales deirregistrabilidad de marcas por impedimentosfrente a derechos de terceros, cuyo contenido,supuestos de hecho y razones jurídicas, noestán siendo controvertidas en la demanda nivienen al caso; en cuanto al artículo 104 sobrederechos que confiere el registro de una marcaa su titular, se está refiriendo más bien a lasprerrogativas de que goza, en este caso, quiense ha opuesto al registro para evitar que terce-ros puedan utilizar sin su consentimiento la mar-ca en productos idénticos o similares, lo que noestá siendo objeto de discusión por las partesya que, de acuerdo con la documentación alle-gada al expediente, ellas no son propietariasde la marca LA RUBIA y por tanto no puedenejercer derechos que no les han sido asigna-dos.

Finalmente tampoco es susceptible de inter-pretación prejudicial el artículo 105 de la preci-tada Decisión puesto que la disposición conte-nida allí se refiere al uso de una marca porterceros para efectos de identificación, infor-mación, anuncio de venta y en general merca-deo de los productos, cosa que de maneraalguna parece estar sucediendo en el caso so-metido a consulta.

III. LA FUNCIÓN DISTINTIVA DE LA MARCA

Desde la sentencia proferida en el Proceso1-IP-87 (Gaceta Oficial Nº 28 de 15 de febrerode 1988), este Tribunal se refirió a la funcióndistintiva de la marca como la característicaprincipal que debe reunir el signo marcario parapoder ser registrado; se considera que las de-más características, es decir la novedad y lavisibilidad de la marca a que se refería la De-cisión 85, son derivación del �carácter distin-tivo primigenio que debe tener todo signo parapoder cumplir con la diferenciación, que es elobjetivo principal de la marca�.

El artículo 81 de la Decisión 344 hoy vigen-te, además de referirse al carácter perceptibley a la representación gráfica de la marca, con-cuerda en otorgar a la función distintiva de lossignos papel fundamental para que una marcasea susceptible de registro. Así lo ha venidoreiterando la jurisprudencia del Tribunal, y re-cientemente ha señalado que el elemento de la


distintividad es el que permite identificar losproductos pertenecientes a una persona o em-presa de los productos idénticos o similares deotra, para que así el consumidor pueda distin-guirlos y distinguir también la fuente empresa-rial de donde ellos provienen.

La doctrina sostiene que un signo no gozade poder identificatorio cuando el consumidoral percibir una palabra sin poder distintivo nopodrá saber a qué producto se refiere o cuálorigen tiene el bien que proyecta adquirir. (Jor-ge Otamendi. �Derecho de Marcas�, AbeledoPerrot, pág. 29).

La racionalidad de la ley marcaria en su fun-ción protectora del derecho que otorga el regis-tro marcario a su titular, se deriva precisamen-te del carácter distintivo de la marca. Porque ladistintividad importa tanto al empresario quienofrece en el mercado un producto con el pro-pósito de hacer conocer su origen, la calidad ycondiciones del mismo, como al consumidorquien desea adquirir un producto de determi-nado origen y calidad. La distintividad del pro-ducto sirve de puente de comunicación entreempresarios, productores y consumidores enla medida en que lanza al mercado una señalinequívoca de la procedencia de los bienes ydespierta en el consumidor la convicción deque el producto que adquiere es el que deseaporque lo conoce y lo asocia con un único pro-ductor. Para Ermenegildo Baylos Corroza ensu �Tratado de Derecho Industrial�, págs. 817 yss. la protección jurídica de la marca se justi-fica por ser ésta �señal susceptible de promo-ver en el comprador, por su aptitud distintiva, elmecanismo psicológico asociativo, en virtud delcual sea capaz que esa individualización nu-meral que suscita valores evocados; sin exten-derse a garantizar la concordancia del fenóme-no psíquico con la realidad�. El derecho reco-noce la procedencia presunta o real de un pro-ducto nominado por una marca determinadagarantizando que esa marca no será engañosani defraudará la convicción acerca del origen yprocedencia por parte de los consumidores. Deahí la relación estrecha que existe entre el po-der identificatorio de una marca o función dis-tintiva y la protección jurídica que la respalda.

No basta con que la marca sea perceptibley susceptible de representación gráfica, sinoque unido a ello deberá distinguir en el mer-cado los productos o servicios producidos o

comercializados por una persona de aquellosidénticos o similares de otra. El principio gene-ral de protección jurídica de la marca basadoen su distintividad que consagra el artículo 81,se desarrolla a continuación por los artículos82 y 83 de la Decisión 344 en todos y cada unode sus literales relativos a las causales deirregistrabilidad de las marcas, unas veces porsu carácter usual, su generalidad, su amenazade engaño o de error, su descriptividad, etc. ElTribunal comunitario andino se ha referido re-cientemente al tema de la distintividad rela-cionado con el artículo 81 de la Decisión 344,en los procesos 14, 25 y 29-IP-97 y 3, 13 y17-IP-98.

IV. MARCAS DESCRIPTIVAS, EVOCATIVASY DE FANTASÍA

En el sistema norteamericano de negociosse suele decir que las marcas descriptivas sonlas más fáciles de comerciar pero las más difí-ciles de registrar. (�A Complete Reference Gui-de� American Trademark Company, Home page).Para el derecho marcario andino las marcasdescriptivas que consistan exclusivamente enun signo o indicación que sirva en el comerciopara designar o para describir la especie, lacalidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugarde origen, la época de producción u otros da-tos, características o informaciones de los pro-ductos y servicios, son irregistrables. La defi-nición de marcas descriptivas que trae el ar-tículo 82 literal d) de la Decisión 344 es similara la contenida en la mayoría de las legislacio-nes que presentan como rasgo común de es-tas marcas la descripción acerca de las cuali-dades u otras características de los bienes oservicios que supuestamente pretenden identi-ficar.

Conviene dar alcance al término exclusiva-mente utilizado por la norma que se interpretaporque es este adverbio el que permite señalaro detectar el carácter descriptivo de una mar-ca, ya que él se refiere al signo constituidoúnicamente por palabras que precisamente in-dican la cualidad esencial del producto o delservicio sin más palabras o adiciones de tér-minos que permitan distinguir el producto conpartículas que adicionadas no cambian el sig-nificado del vocablo descriptivo.

En el proceso 12-IP-96 (Gaceta Oficial 265de mayo 16 de 1997) este Tribunal ha sosteni-


do �que un signo consistente exclusivamenteen elementos propiamente genéricos o des-criptivos...� sólo puede constituir marca �...siel conjunto marcario o su combinación resultadistintivo�.

Existe un concepto desdibujado acerca dehasta dónde va el carácter descriptivo de unamarca y su diferenciación con las marcasevocativas. Entiéndase por éstas las que tie-nen la capacidad de transmitir a la mente delconsumidor una imagen o idea sobre el pro-ducto por la vía de un esfuerzo imaginativo; yen este sentido un signo evocativo sería regis-trable siempre que constituya vocablo distin-guible de otras marcas y productos. Las mar-cas evocativas se consideran débiles cuandoquien pretenda utilizar una marca evocativa �de-ba aceptar, o no pueda impedir que otras mar-cas evoquen también las mismas propiedadeso características� del producto (Jorge Otamen-di, �Derecho de Marcas�, Abeledo Perrot, pág.33). La jurisprudencia argentina que trae a co-lación el autor atrás citado (Compañía SoulsaCruz Inc. contra Philips Morris Inc. de fecha 5de noviembre de 1986) reconoce que la marcaLights para cigarrillos -cuya acepción en cas-tellano es �liviano�, �ligero�, �leve�- apunta auna de las características del producto, comolo corrobora, el hecho de que en esa forma estambién usada por otra u otras marcas de ciga-rrillos.

La debilidad marcaria en ese sentido chocacontra el principio fundamental de defensa dela propiedad industrial marcaria como es el dela exclusividad de la marca; en este sentido unsigno que tenga tales características puede tor-narse de uso común y por tanto igual derechotendrá cualquier persona para utilizarlo comoforma de describir la actividad productiva o lascaracterísticas de los bienes que se ofrezcanen el mercado. El argumento de la descripti-vidad usual de un producto lleva a concluir queun término de uso común no puede ser objetode apropiación marcaria, así como los parquesy las plazas públicas no pueden ser objeto delderecho de propiedad individual.

Las denominaciones que utilizan como ex-presión de una marca a un adjetivo, son máspropensas a la descripción del producto o ser-vicio, puesto que como gramaticalmente se de-duce están llamadas a calificar un nombre pro-pio o una cosa y si esa calificación tiene rela-

ción directa con las características del bien alcual se asigna, es indudablemente de natura-leza descriptiva y por consiguiente irregistra-ble. El Tribunal se ha referido en diversas opor-tunidades a la naturaleza evocativa de las mar-cas y a su relación con las marcas descripti-vas, para lo cual se citan los procesos 8-IP-94,Gaceta Oficial 241 de 21 de enero 1997 y 7-IP-95, Gaceta Oficial 189 de 15 de septiembre1995.

Para el caso presente es importante anotartambién que no pueden confundirse las mar-cas descriptivas o evocativas con los signos defantasía, puesto que mientras aquellas sugie-ren en forma directa o indirecta una relación deafinidad con los bienes o servicios a los que seasigna la marca, éstas �no despiertan forzosa-mente la idea del objeto al cual se aplican, quese desprende de la naturaleza o género delobjeto y que son tan independientes del pro-ducto mismo, que éste puede ser reconocido ydesignado con otro nombre� Poullet, citado porCabanellas de las Cuevas �Derecho de Mar-cas�, Tomo I, pág. 241). En la mayoría de loscasos las marcas de fantasía en sentido estric-to no tienen contenido conceptual, de modoque difícilmente podría considerarse que untérmino adjetivo reúne características para cons-tituirse en marca de fantasía.

Además, el hecho de que una marca similaro igual haya sido registrada para productos deuna clase, no origina necesariamente el dere-cho o la posibilidad de registrarse para produc-tos o servicios de otras clases, en las cuales elsigno no podría ser lo suficientemente distin-tivo y apto para registro.

La ley mexicana sobre propiedad industrialcitada por David Rangel Medina (Tratado deDerecho Marcario�, México 1960, pág. 326),establece que no se admitirán a registro �Losnombres que se hayan hecho de uso común enel país, para designar productos pertenecien-tes al mismo género o especie que aquellosque tratan de ampararse con la marca�.

V. TERRITORIALIDAD DEL DERECHOMARCARIO

La regla general en Derecho Marcario es lade que el derecho exclusivo que para el titularde una marca le otorga el registro de la mismadebe circunscribirse al ámbito territorial en que


se aplica la ley marcaria. Esta connotación te-rritorial hace también que las marcas registra-das en el extranjero no puedan gozar del dere-cho de exclusividad en un país determinado.

El alcance de la protección extraterritorial delas marcas, como lo ha dicho el Tribunal (Pro-ceso 5-IP-94 Gaceta Oficial 177 de 20 de abrilde 1995), sólo puede producirse cuando sedan las condiciones previstas en la ley mar-caria, como es el caso de la notoriedad y delos acuerdos de comercialización, que se regu-lan en los artículos 83 literal b) y 107 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, respectivamente. Aún cuando el ar-tículo 146 de la Decisión que se interpreta sepropone llegar a un sistema de consolidaciónde la administración comunitaria de la propie-dad industrial y en algún momento del futuropodría darse el paso hacia la protección comu-nitaria centralizada de las marcas para todo elmercado subregional, hasta ahora no existe unregistro marcario de alcance subregional an-dino y no sería validamente jurídico sostenerque los registros de una marca en otros PaísesMiembros de la subregión pudieran hacersevaler en otro de ellos o que por haber sidoregistrada una marca en un País Miembro pue-da ésta solicitarse en registro y obtenerse suinscripción en otro País Miembro, si la marcano reúne las características de registrabilidadrequeridas por la ley comunitaria, pues en estecaso el registro sería ilegal y posible de de-clararse su nulidad de acuerdo con el procedi-miento previsto en el artículo 113 de la Deci-sión 344.

De conformidad con la doctrina comunitaria�la protección y los efectos de los derechos dela propiedad industrial se circunscriben al te-rritorio del Estado en que tales derechos sonreconocidos. Dicho en otros términos, la pro-tección que dispensa el Estado no puede ex-tenderse más allá de sus fronteras� (Proce-dimiento de Propiedad Industrial, Metke Ricar-do, Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág.26).

El principio de territorialidad del derechomarcario a que se refiere el autor, como éste loanota, está sujeto a excepciones derivadas deregulaciones contenidas en convenios interna-cionales que permiten hacer extensiva la pro-tección de derechos constituidos en unos esta-dos a otros países pertenecientes a un conve-

nio determinado. Es el caso de la Convenciónde Washington de 1929, que permite extenderla protección legal de una marca otorgada enun Estado a otros estados vinculados al con-venio internacional. A su vez la Decisión 344 leda connotación más allá de las fronteras a lasmarcas en los artículos 103 sobre prioridad desolicitudes válidamente presentadas en un PaísMiembro, o en otro que conceda trato recípro-co; en el caso del artículo 83, literal e) sobreprotección de marcas extranjeras notorias olos acuerdos de comercialización entre par-ticulares titulares de marcas registradas en dospaíses de la subregión andina a que se refiereel artículo 107 de la Decisión 344. Lo cierto esque en uno o en otro caso, para que la marcapueda gozar de la plenitud de los derechos depropiedad intelectual, debe someterse en el paísrespectivo al cumplimiento de los requisitos es-tablecidos por la ley nacional y dentro de ellosnaturalmente está el de la solicitud de registroy la sujeción al examen de registrabilidad delas marcas que determina la decisión final de laOficina Nacional Competente de otorgar o de-negar el registro. Y allí donde la marca puedaincurrir en causales de irregistrabilidad, no seráposible acceder a la protección marcaria.

La protección ideal en el derecho marcarioandino sería la derivada de un registro único,pero lo cierto es que éste no ha sido estableci-do hasta ahora, y entonces deberán determi-narse por cada país las reglas aplicables a loscasos concretos. La ampliación del conceptode territorialidad que se consagra en el inciso2º del artículo 93 de la Decisión 344 se refiereúnicamente al caso de que el registro y lassolicitudes de marcas presentadas en cualquierPaís Miembro pueda permitir a su titular pre-sentar observaciones en los demás países dela subregión. También se exceptúa de la terri-torialidad el caso del agotamiento del derechoconsagrado en el artículo 106 de la Decisión344. Que hacer entonces?, es la pregunta queha de responderse.

Si en gracia de discusión todo los paísesandinos acudieran a la interpretación prejudi-cial del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina - cosa que no sucede en los casos de larepúblicas de Bolivia y Perú - por la vía de lacual éste declara el derecho comunitario demanera uniforme para ser aplicado en todoslos Países Miembros, se homologaría la inter-pretación y aplicación del derecho marcario en


la subregión y no ocurrirían situaciones contra-dictorias como la presente en que una marcaes registrada en un país mientras la misma esrechazada en otro. Mientras esta situación seaasí las oficinas nacionales competentes en elmomento de examinar la registrabilidad de unsigno marcario deberán aplicar su criterio so-bre registrabilidad dentro del marco que señalala Decisión 344, particularmente en los artícu-los 81 a 83, y sus actos serán revisables antela jurisdicción contenciosa administrativa pre-vio concepto de este Tribunal, como se estádando en el presente caso.

Por tanto no es posible en la práctica actualde la Comunidad Andina que pueda prosperarpara una parte el argumento de que su registrodebe ser aprobado en el país �B� porque igualmarca ha sido autorizada en el país �A�, si elsigno marcario no reúne las condiciones deregistrabilidad señaladas en la ley comunita-ria.

VI. APLICACIÓN DE LA LEY COMUNITARIA

En el campo de la propiedad intelectual co-rresponde a la Oficina Nacional Competenteejercer las funciones relacionadas con las pa-tentes y las marcas, entre otras. Los artículos21, 28, 32, 41, 52, 90, 92 y 94 de la Decisión344, asignan en su orden a las oficinas nacio-nales competentes la función de vigilar por elcumplimiento de los principios generales deprotección industrial contenidos en los artícu-los 81, 82 y 83 de la Decisión 344; llevar lainscripción de las marcas en el registro de lapropiedad industrial y responsabilizarse por elprocedimiento de registro, siendo de su obliga-ción decidir sobre las observaciones u oposi-ciones presentadas por terceros al registro deuna marca. En ejercicio de esta obligación de-berá realizar el examen formal y de fondo so-bre la validez de las solicitudes y asegurarsede que ellas no incurran en las causales deirregistrabilidad, debiendo velar, en vigencia delregistro marcario, por el derecho exclusivo deuso de su propietario y pudiendo rechazar so-licitudes que considere contrarias a la ley co-munitaria y llegar hasta a la cancelación delregistro de una marca a solicitud de parte in-teresada por no utilización de la marca o cuan-do ésta sea idéntica o similar a una notoria-mente conocida.

No podrá tacharse de ilegal la actuación dela Oficina Nacional Competente porque, en apli-

cación precisamente de la ley comunitaria, am-para a productores y consumidores, cuando enuso de sus facultades rechaza solicitudesmarcarias por razones de irregistrabilidad pre-vistas en los artículos 82 y 83 de la Decisión344 evitando la coexistencia de marcas igualeso similares, la genericidad o descriptividad delas marcas que puedan generar riesgo de con-fusión en el mercado y previniendo el registrode marcas prohibidas en la ley comunitaria. Nopuede haber causal de aplicación indebida dela ley cuando la Oficina Nacional Competente,como órgano administrativo del régimen demarcas, expide sus actos debidamente susten-tados y motivados en razones previstas en laley marcaria, que, además, concuerdan con larealidad de los hechos sometidos a su defini-ción.

Con todos los antecedentes expuestos:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA

C O N C L U Y E:

1. El artículo 81 de la Decisión 344 al referir-se a la distintividad, la destaca como ele-mento que hace posible la identificación deproductos pertenecientes a una persona oempresa de los bienes idénticos o simila-res de otra, permitiendo al consumidor dis-tinguirlos y distinguir también la fuente em-presarial.

2. Según lo establece el artículo 82 literal d)de la Decisión 344, la naturaleza exclusi-vamente descriptiva de una marca se pro-duce cuando el signo que se pretenda re-gistrar precisamente indica la cualidad esen-cial del producto o servicio a que él serefiere.

3. Un signo que por sí mismo sea descriptivodel producto que va a identificar puede con-vertirse en expresión de uso común y portanto ser irregistrable por romper el princi-pio fundamental de exclusividad de la mar-ca que es objeto de protección de la pro-piedad industrial.

4. No necesariamente adolece de ilegalidadla actuación de la Oficina Nacional Compe-tente cuando al autorizar o denegar el re-gistro de un signo, en uso de facultades


contenidas en la ley marcaria, aplica enforma razonada los supuestos previstos enla ley a las circunstancias de hecho pre-sentadas para su resolución.

5. En razón del principio de territorialidad delas marcas, y mientras en el área subre-gional andina no se haya establecido elregistro marcario con efectos en todos losPaíses Miembros, no podrá aducirse comoderecho a obtener el registro de una mar-ca, el hecho de que igual signo marcariohaya sido registrada en otro País Miembrode la subregión, salvo cuando se trata dehacer valer la prioridad marcaria contem-plada en el artículo 103 de la Decisión 344o en el caso de marcas notorias, contem-plado en el artículo 83, literal e) de la mis-ma disposición.

En cumplimiento de los dispuesto por el ar-tículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquesela presente sentencia al Consejo de Estado dela República de Colombia.

Remítase asimismo copia certificada de es-ta sentencia de interpretación prejudicial a la

Secretaría General de la Comunidad Andinapara su publicación en la Gaceta Oficial.









�ACUERDO Nº 1 de 1998

El Tribunal de Justicia de la Comunidad An-dina, en uso de la facultad que le confiere elartículo 14 del Tratado de su creación y enconcordancia con los artículos 34, 81 y 82 delReglamento Interno, en sesión plenaria reali-zada el 20 de Mayo de 1998, acuerda expedirel siguiente:

REGLAMENTO INTERNO SOBRE COSTAS.

Reglas Generales

Artículo 1º.- Las costas a que se refierenlos artículos 81 y 82 del Reglamento Internoson los gastos y honorarios de abogados enque incurren las partes con ocasión de la ges-tión judicial.

En general los gastos que se ocasionen encualquier diligencia deben ser cubiertos por laparte o persona que la solicita y están consti-tuidos por el costo de copias, suministro de

documentos, etc., los cuales serán fijados pre-viamente por el Tribunal para su cobro.

Artículo 2º.- De acuerdo con el artículo 81del reglamento interno del Tribunal, la normageneral es la de que las costas correrán acargo del demandante cuando se declare in-fundada su acción y a cargo del demandadocuando la acción se declare fundada y no ha-brá lugar a condena en costas cuando la ac-ción sea parcialmente fundada o cuando a jui-cio del Tribunal se estime que existieron mo-tivos razonables para litigar.

Liquidación de costas

Artículo 3º.- La liquidación de costas, quesolicite la parte una vez ejecutoriada la senten-cia y que culmina con su fijación por el Tribu-nal, deberá efectuarse en incidente separadoque se abrirá dentro de los cinco (5) días ca-lendario siguientes al de la solicitud. El auto de


apertura del incidente se notificará a las partespor vía fax.

Con la solicitud la parte beneficiada deberápresentar al Tribunal las cuentas de gastospara su aprobación, modificación o rechazo.

Artículo 4º.- De la liquidación de costas secorrerá traslado a las partes por el término de 5días para que formulen sus observaciones. Trans-currido este término el Tribunal, vistas las ex-posiciones de las partes y teniendo en cuentalo dispuesto en el artículo 82 inciso 2o. delreglamento interno, fijará mediante auto las cos-tas a cargo de la parte vencida. Este auto quese notificará a las partes no admitirá recursoalguno.

Artículo 5º.- No habrá lugar a liquidación ypago de honorarios a favor de la SecretaríaGeneral o de los demás órganos e institucio-nes del Sistema Andino de Integración.

Artículo 6º.- La parte condenada en costasdeberá depositar en el Tribunal, a nombre de laparte beneficiada, el monto en dólares estado-unidenses de las costas fijadas por el Tribunal,dentro de los 60 días siguientes a la notifica-ción del auto que las determina.

La certificación del Tribunal sobre recibo delos gastos y honorarios liberará de toda obliga-ción a la parte que las ha cubierto. El Auto delTribunal sobre fijación de costas tendrá méritoejecutivo y en tal virtud la parte interesada po-drá acudir al juez nacional competente para suejecución.

Determinación de costas

Artículo 7º.- De acuerdo con el artículo 82del Reglamento Interno, el Tribunal determina-

rá por separado los gastos del proceso, segúncomprobantes y estimación que presente encada caso la parte acreedora.

Artículo 8º.- Los gastos del proceso debenser reconocidos únicamente para sufragar elvalor de copias, correo, diligencias de inspec-ción, peritos y valor de pasajes por traslado alas partes, entendiendo por éstas a un aboga-do y un asesor por cada una de ellas y gastosde viaje según cuentas sin exceder de US$200.00 por día justificado.

Artículo 9º.- Los honorarios de abogado sedeterminarán por el Tribunal dentro de criteriosde razonabilidad de acuerdo a las circunstan-cias.

Artículo 10.- La presente Resolución com-plementa el Reglamento Interno del Tribunalaprobado el 29 de junio de 1985 y entrará aregir en la fecha de su publicación en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena.








Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

Gaceta Oficial 354 - Procesos 14-IP-97, 1-IP-98, 23-IP-96...

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