Isaacs Lourdes Maria

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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES “ESTUDIO JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN RELACIÓN A LA OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE UNA MARCA, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL AÑO 2000 AL 2009” TESIS LOURDES MARÍA ISAACS CACEROS CARNÉ: 11164-04 Guatemala de la Asunción, julio de 2012 Campus Central

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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

“ESTUDIO JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR LA CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA EN RELACIÓN A LA OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE

UNA MARCA, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL AÑO 2000 AL 2009”

TESIS

LOURDES MARÍA ISAACS CACEROS

CARNÉ: 11164-04

Guatemala de la Asunción, julio de 2012

Campus Central

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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

“ESTUDIO JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR LA CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA EN RELACIÓN A LA OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE

UNA MARCA, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL AÑO 2000 AL 2009”

TESIS

Presentada al Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la

Universidad Rafael Landívar

Por:

LOURDES MARÍA ISAACS CACEROS

Carné: 11164-04

Previo a conferírsele el grado académico de:

LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

y los títulos profesionales de:

ABOGADA Y NOTARIA

Guatemala de la Asunción, julio de 2012

Campus Central

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ASESOR DE TESIS:

Licenciado José Enrique Urrutia Estrada REVISORA DE FONDO Y FORMA:

Licenciada Flor de María García Díaz TERNA QUE REALIZÓ LA EVALUACIÓN COMPRENSIVA: ÁREA PÚBLICA:

M.A. Lisbeth Xiomara Carranza Izquierdo Presidente

Licenciado Alfonso Godínez Arana Secretario

Licenciada Alma Esperanza Beltetón Herrera Vocal ÁREA PRIVADA:

Licenciada Ana Elly López Oliva de Bonilla Presidente

Licenciado Rafael Francisco Dardón Rodríguez Secretario

M.A. Claudia Annabella Estrada Vásquez Vocal

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DEDICATORIA

A Dios, al Señor Jesucristo de Esquipulas y a mi Virgen María:

A Dios, por todas las bendiciones y oportunidades que me has dado, por haberme permitido

compartir este sueño con las personas que más amo. Al Señor de Esquipulas, por ser mi luz y guía

siempre, por manifestarse en mi vida a través del Espíritu Santo y a ti Virgencita porque desde antes

que naciera ya me cuidabas, gracias madre mía por la vida y por acompañarme en todo momento.

A mis Papás

Que sería de mi vida sin ustedes, gracias padres por permitirme crecer a su lado, por el amor y la

educación que siempre me han dado y sobre todo gracias por haberme dado la oportunidad de

cumplir este sueño, hoy no tengo más que decirles que este logro es de ustedes.

A mis Hermanas:

Alejandra y Gaby, cada una de ustedes es muy especial para mí, las dos me han enseñado diferentes

cosas que sé me serán muy útiles en la vida. Gracias por todo el apoyo y amor incondicional de

hermandad que me han dado y por estar junto a mí en los momentos más difíciles de mi vida. Hoy yo

les puedo enseñar algo, querer es poder!

A mi Cuñado, Mario Cardona

Por ser un gran ejemplo de perseverancia y fortaleza, por ser siempre como un hermano mayor.

A mis Sobrinitos:

Una vez me dijeron que el cariño más sincero que existe es el de los niños. Mariandrea y Andrés,

gracias por ser esos angelitos que llenan mi vida de alegría con tan solo una sonrisa, los amo.

A mi mejor Amigo:

José Oscar Sandoval Paredes+, Panchito, qué hubiera dado por compartir esta alegría contigo.

Diez años de amistad no fueron suficientes para decirte cuanto te quiero.

A mi novio,

Ángel, por ser mi motivación e inspiración, gracias por todo tu amor, apoyo y comprensión. No cabe

duda que después de mis padres, tu amor y tu compañía son de los mejores regalos que me ha dado

la vida.

A mis Amigas y Amigos:

Especialmente a Claudia Cifuentes, Monica Monroy, Michelle de Schaeffer, Deborah Solé, Karla

Villalta, Valerie de Reyna, Jaminie Recinos, Luis Diego Sandoval, José Carlos Cordón, Juanjo

Alfaro, Alejandro Rivas, Manuel Avendaño, Alex Franco y Christian Rivas por su amistad, cariño y

apoyo incondicional, gracias por todos los momentos alegres y difíciles en los que me han

demostrado el gran valor de su amistad y por haber hecho inolvidables mis años en la universidad.

Al Lic. José Enrique Urrutia Estrada:

Mejor asesor de tesis Dios no me pudo enviar. Gracias Licenciado por todo su apoyo y colaboración

durante el desarrollo de la presente tesis. Que Dios lo llene de bendiciones siempre.

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Responsabilidad: “La autora es la única responsable del contenido, conclusiones y recomendaciones de la presente tesis”.

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RESUMEN EJECUTIVO DE LA TESIS

El presente trabajo tiene por objeto ilustrar al lector sobre los aspectos mas

relevantes del derecho marcario en Guatemala, entre los que se pueden mencionar la

concepción doctrinaria, el proceso de oposición e inscripción de una marca, hasta las

posturas que se han establecido en los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia,

por medio de la Cámara Civil, en el período del año 2000 al 2009.

Para que exista un criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia es

necesario que este órgano jurisdiccional se encuentre conociendo de un recurso de

casación, para lo cual deberá haberse agotado tanto la vía administrativa como la

judicial, mediante los diferentes procesos y recursos que establece la ley, entre ellos se

encuentran: el recurso de revocatoria, contra la resolución desfavorable dictada por el

Registrador del Registro de la Propiedad Intelectual, que pone fin a la oposición, la

acción constitucional de amparo, el proceso contencioso administrativo.

Con el fin de cumplir con los objetivos trazados en la presente investigación, se

analizó cada una de las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia, en los

referidos casos, con el objeto de identificar cada uno de los criterios que prevalecen

ante diferentes situaciones en la oposición a la inscripción de una marca, para que

tanto Abogados como estudiantes, puedan enriquecer su conocimiento con relación a la

postura que mantiene la Corte en relación a estos casos.

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ÍNDICE Página

INTRODUCCIÓN _______________________________________________________________________ i

CAPÍTULO I: LOS SIGNOS DISTINTIVOS – LA MARCA _____________________________________ 1

1.1. Concepto y Doctrina de los Signos Distintivos ...................................................................................... 1

1.1.1. Los Nombres Comerciales ..................................................................................................................... 1

1.1.2. Los Emblemas ........................................................................................................................................ 2

1.1.3. Las Expresiones o Señales de Publicidad .............................................................................................. 3

1.1.4. Indicaciones Geográficas ....................................................................................................................... 3

1.1.5. Denominación de Origen ........................................................................................................................ 4

1.1.6. La Marca ................................................................................................................................................. 5

1.2. Naturaleza Jurídica de la Marca ............................................................................................................... 7

1.3. Evolución Histórica ................................................................................................................................... 9

1.4. Legislación Guatemalteca Marcaria ...................................................................................................... 11

1.5. Funciones de la Marca ............................................................................................................................ 14

1.5.1. Función Indicadora de la Procedencia Empresarial de los Productos o Servicios ............................... 14

1.5.2. Función Condensadora del Prestigio .................................................................................................... 15

1.5.3. Función Indicadora de Calidad de los Productos o Servicios ............................................................... 15

1.5.4. Función Publicitaria .............................................................................................................................. 15

1.6. Características de la Marca .................................................................................................................... 16

1.6.1. Carácter Inmaterial ............................................................................................................................... 16

1.6.2. Aptitud Diferenciadora .......................................................................................................................... 17

1.6.3. Identifica Productos o Servicios ............................................................................................................ 17

1.6.4. Vinculación a la Regla de la Especialidad ............................................................................................ 17

1.6.5. Ámbito donde Opera la Marca .............................................................................................................. 18

CAPITULO II: REQUISITOS Y EFECTOS JURÍDICOS DE LA INSCRIPCIÓN DE UNA MARCA _____ 19

2.1. Signos que pueden Constituir una Marca ................................................................................................... 19

2.2. Requisitos de la Inscripción de una Marca ................................................................................................. 20

2.2.1. Requisitos Doctrinarios ............................................................................................................................ 20

2.2.2. Requisitos Legales ................................................................................................................................... 22

2.3. Efectos Jurídicos de la Inscripción de una Marca ...................................................................................... 22

2.3.1. Derechos .................................................................................................................................................. 22

2.3.2. Limitaciones ............................................................................................................................................. 24

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2.3.3. Obligaciones ............................................................................................................................................ 26

2.4. Marcas Inadmisibles ...................................................................................................................................... 28

2.4.1. Prohibiciones Absolutas ........................................................................................................................... 28

2.4.2. Prohibiciones Relativas ............................................................................................................................ 30

CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE UNA MARCA ______________________33

3. 1. Trámite de Inscripción de la Marca ............................................................................................................. 33

3.2. Esquema del Procedimiento de Inscripción de la Marca ........................................................................... 33

3.3. Proceso de Inscripción de la Marca ............................................................................................................. 34

3.3.1. Búsqueda de Antecedentes ..................................................................................................................... 34

3.3.2. Presentación de Solicitud ......................................................................................................................... 35

3.3.3. Examen de Fondo y Forma ...................................................................................................................... 36

3.3.4. Edictos y Publicación ............................................................................................................................... 37

3.3.5. Inscripción y Emisión del Titulo o Certificado ........................................................................................... 39

CAPÍTULO IV: OPOSICIÓN AL REGISTRO DE UNA MARCA ________________________________ 40

4.1. Concepto de Oposición ................................................................................................................................ 40

4.2. Trámite de la Oposición ................................................................................................................................. 41

4.2.1. Presentación de la Oposición .................................................................................................................. 42

4.2.2. Audiencia al Solicitante ............................................................................................................................ 42

4.2.3. Apertura a Prueba .................................................................................................................................... 43

4.2.4. Resolución ............................................................................................................................................... 43

4.3. La Confusión Marcaria .................................................................................................................................. 44

4.3.1. Tipos de Confusión .................................................................................................................................. 45

4.3.2. Casos Específicos de Confusión ............................................................................................................. 47

4.4. Riesgo de Asociación .................................................................................................................................... 48

4.5. Semejanza ...................................................................................................................................................... 49

4.5.1. Reglas para Determinar y Calificar la Semejanza entre las Marcas ........................................................ 49

CAPÍTULO V: RECURSOS Y ACCIONES LEGALES DERIVADAS DE LA OPOSICIÓN EN LA

INSCRIPCIÓN DE UNA MARCA________________________________________________________ 52

5.1. Procedimiento Administrativo ...................................................................................................................... 52

5.2. Recurso Administrativos ............................................................................................................................. 53

5.3. Clases de Recursos Administrativos ........................................................................................................... 53

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5.3.1. Recurso de Reposición ............................................................................................................................ 55

5.3.2. Recurso de Revocatoria .......................................................................................................................... 56

5.4. El Agotamiento de la Vía Administrativa en el Proceso de Inscripción de una Marca ............................ 57

5.5. Procesos, Acciones y Recursos Judiciales Procedentes Después de la Oposición a la Inscripción de

una Marca ............................................................................................................................................................... 58

5.6 Proceso Contencioso Administrativo ........................................................................................................... 58

5.6.1. Procedencia ............................................................................................................................................. 59

5.6.2. Características ......................................................................................................................................... 59

5.6.3. Trámite ..................................................................................................................................................... 60

5.7. Acción Constitucional de Amparo ............................................................................................................... 61

5.7.1. Procedencia ............................................................................................................................................. 62

5.7.2. Características ......................................................................................................................................... 63

5.7.3. Trámite ...................................................................................................................................................... 63

5.8. Recurso Extraordinario de Casación ........................................................................................................... 64

5.8.1. Modalidades de la Casación .................................................................................................................... 65

5.8.2. Procedencia ............................................................................................................................................. 65

5.8.3. Trámite ...................................................................................................................................................... 66

CAPÍTULO VI: JURISPRUDENCIA ____________________________________________________ 67

6.1. Concepto ........................................................................................................................................................ 67

6.2. La Jurisprudencia en los Diferentes Sistemas del Derecho ...................................................................... 67

6.3. Jurisprudencia en Guatemala...................................................................................................................... 68

6.3.1. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ...................................................................................... 69

6.3.2. Jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad .................................................................................... 70

CAPÍTULO VII: PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LAS SENTENCIAS ESTUDIADAS __ 70

7.1. Resumen de las Sentencias.......................................................................................................................... 71

7.1.1. Sentencia de fecha 7 de diciembre de 2001 - Exp. No. 94-2001 ........................................................... 71

7.1.2. Sentencia de fecha 11 de noviembre de 2002 - Exp. No. 159-2002 ...................................................... 72

7.1.3. Sentencia de fecha 5 de febrero de 2003 – Exp. No. 289-2002 ............................................................ 73

7.1.4. Sentencia de fecha 8 de febrero de 2006 – Exp. No. 236-2005 ............................................................ 75

7.1.5. Sentencia de fecha 27 de abril de 2006 - Exp. No. 245-2004 ................................................................ 76

7.1.6. Sentencia de fecha 11 de enero de 2007 - Exp. No. 286-2006 ............................................................ 77

7.1.7. Sentencia de fecha 2 de febrero de 2007 – Exp. No. 250-2006 ............................................................ 78

7.1.8. Sentencia de fecha 5 de febrero de 2007 – Exp. No. 416-2006 ............................................................ 79

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7.1.9. Sentencia de fecha 23 de marzo de 2007 – Exp. No. 247-2006 ............................................................ 81

7.1.10. Sentencia de fecha 26 de marzo de 2007 – Exp. No. 415-2006 ........................................................... 82

7.1.11. Sentencia de fecha 2 de mayo de 2007 - Exp. No. 353-2006 ................................................................ 83

7.1.12. Sentencia de fecha 23 de agosto de 2007 - Exp. No. 154-2007 ............................................................ 84

7.1.13. Sentencia de fecha 8 de octubre de 2007 - Exp. No. 21-2006 .............................................................. 86

7.1.14. Sentencia de fecha 28 de septiembre de 2009 – Exp. No. 448-2008 .................................................... 87

7.2. Criterios Jurisprudenciales Adoptados ....................................................................................................... 89

7.3. Análisis de los Criterios Jurisprudenciales ................................................................................................ 89

7.3.1. Cuando el tribunal se niegue a conocer, teniendo la obligación de hacerlo ............................................ 90

7.3.2. Cuando el fallo no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas, si

hubiere sido denegado el recurso de ampliación ................................................................................................ 90

7.3.3. Violación de ley ........................................................................................................................................ 91

7.3.4. Violación de ley por inaplicación (Conflicto de Marcas en trámite de inscripción) ................................... 95

7.3.5. Aplicación indebida de la ley .................................................................................................................... 95

7.3.6. Error de hecho en la apreciación de las pruebas ..................................................................................... 97

7.3.7. Error de derecho en la apreciación de las pruebas ................................................................................. 98

7.3.8. Interpretación errónea de la ley ............................................................................................................... 98

7.3.9. Inscripción de marca ............................................................................................................................... 100

CONCLUSIONES ___________________________________________________________________ 103

RECOMENDACIONES ________________________________________________________________ 106

REFERENCIAS _____________________________________________________________________ 107

ANEXO I: MODELO DE FICHA UTILIZADA ________________________________________________ 113

ANEXO II: DESARROLLO DE FICHAS – ESTUDIO JURISPRUDENCIAL __________________________ 114

ANEXO III: CUADRO DE COTEJO, CRITERIOS JURISPRUDENCIALES ___________________________ 128

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i

INTRODUCCIÓN

La doctrina define a las marcas como un signo distintivo protegido en virtud de su

inscripción en el registro, el cual es utilizado por una empresa para distinguir

determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella, o bien determinadas

prestaciones de servicio de similares mercaderías o prestaciones de servicios de otras

empresas. Actualmente es el Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de

Propiedad Industrial, el cuerpo normativo que rige todo lo concerniente al sistema

marcario en Guatemala.

Esta investigación además de enfocarse en los temas básicos del derecho

marcario en nuestro país, también tiene por objeto ilustrarle a los estudiantes y a los

abogados litigantes de una manera concisa, cuales han sido los criterios

jurisprudenciales que ha utilizado la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, para

resolver los recursos extraordinarios de casación presentados en aquellos casos en los

que existe una oposición a la inscripción de una marca. Los criterios que se estudiarán

dentro de la presente tesis, consisten en las posturas que ha adoptado este órgano

jurisdiccional, en base a los submotivos planteados por el recurrente, los cuales se

encuentran fundamentados en el Código Procesal Civil y Mercantil.

Sobre la base de lo arriba expuesto surgió la siguiente hipótesis la cual consistió

en determinar si al momento de plantear la oposición a la inscripción de una marca, por

diversos motivos, ya sean por algún tipo de confusión o semejanza a otra marca, si el

oponente fundamenta su solicitud citando doctrina legal, emanada de los criterios

jurisprudenciales derivados de las sentencias dictadas por la Corte Suprema de

Justicia, así como cuál es la forma de resolver de los órganos jurisdiccionales que están

conociendo del proceso en específico, utilizan ellos los criterios para resolver en

sentencia, o existe disconformidad con la aplicación de la jurisprudencia por parte de

los órganos jurisdiccionales.

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ii

En consecuencia de lo anterior, se logró verificar en las sentencias analizadas

que los abogados no utilizaron criterios jurisprudenciales emanados por la Corte

Suprema de Justicia, Cámara Civil para ilustrar sus argumentaciones en el recurso

extraordinario de casación, sin embargo los órganos jurisdiccionales que conocen del

proceso contencioso administrativo, al momento de realizar las consideraciones

respectivas en sentencia, si utilizan para formular el análisis respectivo de la parte

considerativa del fallo, dichos criterios, específicamente en el caso de la procedencia a

la inscripción de una marca, atendiendo a que la marca que se pretende inscribir puede

llegar a causar confusión o riesgo de asociación al momento de coexistir en el mercado.

Los objetivos específicos que desarrollaron el objetivo general de la presente tesis

consisten en: Identificar los expedientes de la Corte Suprema de Justicia que tengan

sentencia firme, en donde se apliquen criterios jurisprudenciales en aquellos casos en

los que surjan problemas que se deriven del proceso de oposición a la inscripción de

una marca en virtud de existir una previamente registradas; determinar cuáles son los

criterios jurisprudenciales aplicados en los fallos dictados por la Corte Suprema de

Justicia, en el período comprendido entre el año 2000 al 2009 y por último analizar

detalladamente cada uno de éstos.

El alcance del presente estudio consistió en el estudio y análisis de catorce

sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, en el período

comprendido del año 2000 al 2009, de las cuales se logró identificar cuáles han sido los

criterios que este órgano jurisdiccional ha empleado para formular las consideraciones

correspondientes en cada caso, de conformidad con los submotivos argumentados por

el recurrente en el recurso extraordinario de casación.

En virtud de que la Corte Suprema de Justicia, cuenta con un portal electrónico

en Internet, en el qué los ciudadanos pueden tener acceso a todas las sentencias

dictadas por este órgano jurisdiccional, no se dio ningún tipo de obstáculo que

interfiriera en la recopilación de los fallos; de la misma forma fue al momento de

desarrollar cada uno de los capítulos doctrinarios de la presente tesis, ya que la autora

Page 20: Isaacs Lourdes Maria

iii

contó con suficientes referencias bibliográficas, legales y electrónicas, para el desarrolló

de la misma.

El aporte de la investigación es proveerle al lector sean estos abogados y/o

estudiantes interesados en el tema, los criterios jurisprudenciales correspondientes, con

el fin de que éstos puedan ser utilizados como material apoyo para fines académicos o

bien sirva como herramienta al momento de ilustrar las argumentaciones respectivas,

en los memoriales o solicitudes respectivas, relacionados con los procesos que se

derivan del proceso de oposición de Inscripción de una Marca. Por tanto la

contribución de la autora, es que por medio de este trabajo de investigación los

estudiantes de las facultades de derecho de Guatemala, así como los abogados

litigantes, puedan tener acceso en un solo documento a los criterios emanados de la

Corte Suprema de Justicia, en relación a la oposición de la inscripción de una marca.

La elaboración de fichas de contenido, fue indispensable al momento de

identificar cuáles han sido los criterios jurisprudenciales que ha utilizado la Corte

Suprema de Justicia, ya que por medio de este instrumento, la autora pudo identificar el

nombre del recurrente, la fecha de la sentencia del proceso contencioso administrativo

que se impugnó, los antecedentes del caso y las consideraciones realizadas por la

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, en una forma ordenada, breve y simplificada.

Otro instrumento que se empleó en la presente investigación fue el cuadro de cotejo,

por medio del cual se logró verificar cual ha sido el criterio jurisprudencial más utilizado

por la Corte Suprema de Justicia, así como la cantidad de veces que se han utilizado

cada uno de éstos en el período comprendido del año 2000 al 2009.

El presente trabajo se divide en siete capítulos. El primero estudia, de manera

general, lo relativo a los signos distintivos, inicia con el desarrolló de los conceptos de

cada uno de éstos y finaliza con los aspectos más relevantes de las marcas, tales como

conceptos, naturaleza jurídica, evolución histórica, funciones y características.

Page 21: Isaacs Lourdes Maria

iv

En ese orden de ideas, el segundo capítulo se ocupa de desarrollar lo

concerniente a los requisitos y efectos jurídicos de la inscripción de una marca, tanto los

requisitos doctrinarios como los legales que adopta la legislación guatemalteca, dentro

de los efectos jurídicos que se analizan, se encuentran los derechos, obligaciones y

prohibiciones para la inscripción de una marca.

Posteriormente, en el tercer capítulo se analiza todo lo relativo al proceso de

inscripción de una marca, para lo cual la autora facilita la comprensión de este tema,

por medio de un esquema en el que se identifica y explica cada una de las etapas de la

solicitud de inscripción de una marca, fundamentado en la Ley de Propiedad Industrial.

El cuarto capítulo comprende lo que es la oposición a la inscripción de una

marca, en el cual se explica el trámite a seguir, así como cada una de las fases de la

oposición. Asimismo en este capítulo se desarrollan los temas de la confusión

marcaria, tipos y casos específicos de confusión, riesgo de asociación entre marcas, la

semejanza y las reglas aceptadas por la doctrina y la legislación guatemalteca para

determinar y calificar la similitud entre éstas.

En el quinto capítulo de la presente investigación, se analiza cada uno de los

recursos y acciones legales derivadas de la oposición de la inscripción de una marca,

tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, así como el respectivo agotamiento

de cada una de éstas, con el fin de poder proceder a recurrir al recurso extraordinario

de casación.

En concordancia con lo anterior, y en virtud de que las sentencias que resuelven

los recursos de casación constituyen jurisprudencia, en el capítulo sexto de esta

investigación, se estudiará todo lo concerniente a la situación de la jurisprudencia en

Guatemala, desde la forma en la que se conceptualiza, hasta qué instituciones por

disposición de la ley, pueden formular jurisprudencia a través de sus sentencias y

consecuentemente doctrina legal al cumplir los requisitos establecidos en la ley.

Page 22: Isaacs Lourdes Maria

v

Dentro del capítulo séptimo se presentan y analizan cada uno de los criterios

adoptados en las sentencias estudiadas para lo cual se realizará un resumen de cada

caso, así como la interpretación del cuadro de cotejo en el que se dará a conocer

cuales son los criterios jurisprudenciales más utilizados, para resolver los recursos

extraordinarios de casación, los cuales se derivan de una oposición a la solicitud de

inscripción de una marca.

Es del agrado de la autora presentar esta investigación para que el lector pueda

comprender los aspectos más importantes del derecho marcario, a través de los

postulados doctrinarios de cada autor y de conformidad con lo que establece la ley de la

materia, así como dar conocer los criterios jurisprudenciales que emplea las Corte

Suprema de Justicia, Cámara Civil, en los casos relacionados a la oposición a la

solicitud de inscripción de una marca.

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1

CAPÍTULO I

LOS SIGNOS DISTINTIVOS - LA MARCA

1.1. Concepto y Doctrina de los Signos Distintivos

Por signos distintivos entendemos que son “todas aquellas señales o figuras que

utilizan las empresas para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus

competidores”.1

El artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, establece que son signos

distintivos, “cualquiera que constituya una marca, un nombre comercial, un emblema,

una expresión o señal de publicidad o una denominación de origen”.2

De conformidad con la definición que la Ley de Propiedad Industrial establece

acerca de los signos distintivos, se puede determinar que ésta reconoce diversos

signos, sobre los cuales puede adquirirse un derecho exclusivo que faculte al titular a

impedir que terceros los utilicen en el comercio, sin su consentimiento, por lo que es

necesario analizarlos, para obtener una mejor comprensión del tema.

En base a las definiciones anteriores, se puede establecer que los signos

distintivos, se utilizan para diferenciar entre sí, establecimientos comerciales, y los

diferentes productos o servicios que se encuentran en disposición del consumidor

dentro de un mercado específico, evitándole el riesgo de confusión asociación..

1.1.1. Los Nombres Comerciales

El autor Mario Bauche Garciadiego, cita en su obra al autor Giuseppe Ferri, quien

explica que el nombre comercial es un medio de individualización de la empresa, o

1 Aguilar Guerra, Vladimir Osman, “Derechos Reales”, Guatemala, Impreso en Serviprensa, S.A.,

Segunda Edición, 2009, Pág. 306. 2 Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000

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2

“signo distintivo”, junto con la muestra, rótulo o emblema la marca, y lo define como: “el

nombre bajo el cual el empresario desarrolla su actividad”.3

Los nombres comerciales, son aquellos signos denominativos que tienen por

finalidad identificar a una empresa o a un establecimiento.4

La Ley de Propiedad Industrial indica en el artículo 4, que los nombres

comerciales son aquellos signos denominativos o mixtos, con el que se identifica o

distingue una empresa, a un establecimiento mercantil, o a una entidad. Con relación al

derecho sobre el nombre comercial, dicha ley, establece en el artículo 71, que el

derecho exclusivo sobre un nombre comercial, se adquiere por su primer uso público en

el comercio y únicamente con relación al giro o actividad mercantil de la empresa,

establecimiento o entidad que identifica.5

La importancia que los nombres comerciales tienen en la actualidad, es que

éstos no sólo ayudan a identificar a la empresa en el ejercicio de su actividad

empresarial, sino que distinguen su actividad de las actividades idénticas o similares de

otras.

1.1.2. Los Emblemas

Los emblemas son aquellos signos distintivos compuestos por signos figurativos,

los cuales sirven para identificar a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una

entidad.6

Por otra parte, el autor Aguilar Guerra7, manifiesta que “cuando en los signos

distintivos, se unen palabras y figuras, esto da lugar a lo que son los emblemas”, el cual

3 Bauche Garciadiego, Mario,” La Empresa”, México, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, 1977, Pág. 106

4 Aguilar Guerra, Vladimir Osman, Op.cit, Pág. 312

5 Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000

6 Villegas Lara, René Arturo, “Derecho Mercantil Guatemalteco”, Tomo I, Guatemala, Editorial

Universitaria, Sexta Edición, 2004, Pág. 372 7 Aguilar Guerra, Vladimir Osman, Op.cit, Pág. 312

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3

es protegido en los mismos términos legales que el nombre comercial, de conformidad

con el artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial.

1.1.3. Las Expresiones o Señales de Publicidad

Las expresiones o señales de publicidad, “son toda leyenda, anuncio, lema,

frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, que sea

original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los

consumidores o usuarios sobre un determinado producto, servicio, empresa,

establecimiento o local comercial.”8

De acuerdo a la definición anterior, la cual es congruente con la que se establece

en el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, se puede establecer que el fin

principal de las expresiones o señales de publicidad, es hacer del conocimiento del

público, las ideas producidas por el intelecto y creatividad humana, con el fin de poder

comercializar los productos o servicios de una empresa, establecimiento o entidad

comercial, mediante el uso de slogans, lemas o frases atractivas al consumidor.

1.1.4. Indicaciones Geográficas

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, considera que las

indicaciones geográficas “son aquellos signos utilizados para productos que tienen un

origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas

específicamente de su lugar de origen.” 9

Las indicaciones geográficas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Propiedad

Industrial, “son aquellas que identifican a un producto como originario de un país, o de

una región o una localidad de ese país, cuando determinada calidad, reputación u otra

característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

8 Ibid., Pág. 313

9 Acerca de la Propiedad Intelectual, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “Indicaciones

Geográficas”, Ginebra, Suiza, 2012, http://www.wipo.int/geo_indications/es/about.html, consultado el ocho de febrero de 2012

Page 26: Isaacs Lourdes Maria

4

Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de

constituir una indicación geográfica”.10

Por lo que se puede concluir en que una indicación geográfica, consiste en el

nombre del lugar de origen de los productos y sus calidades, reputación, así como sus

características de dicho lugar.

1.1.5. Denominación de Origen

Carlos Mascareñas, citado por el autor René Arturo Villegas Lara, indica que “la

denominación de origen consiste en un nombre geográfico que se usa, de manera leal y

constante en el mercado, para designar un producto fabricado, cosechado o extraído en

el lugar geográfico al cual corresponde a el nombre usado como denominación y que

reúne determinadas características, dentro de las cuales menciona: a.) El lugar ha de

ser realmente en donde se fabricó, elaboró, cosechó o se extrajo el producto; b.) la

denominación no indica solamente un lugar geográfico, sino una especialidad, una

cualidad, una denominación del producto mismo; c.) la denominación puede referirse a

diversas circunscripciones: Estado, región, municipio, provincia, etc.; d.) el lugar ha de

ser conocido por la fabricación del producto, por ejemplo “Queso de Zacapa”, sería una

denominación de origen; e.) el uso constante de la denominación se ha convertido en

denominación del producto;11 f.) la denominación de origen puede referirse a toda la

zona geográfica de la que se toma la denominación o a una parte de ella; g.) la

denominación de origen, es necesariamente un nombre geográfico.”12

Asimismo, establece el citado autor, que la denominación garantiza que un

producto originado en tal lugar, reúne características, calidades y cualidades que no

tiene otro de la misma especie. 13

10

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 11

Villegas Lara, René Arturo. Op.cit., Pág. 389 12

Ibid., Pág. 390 13

Loc.cit

Page 27: Isaacs Lourdes Maria

5

Sin embargo, para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, las

denominaciones de origen son “un tipo especial de indicación geográfica que por lo

general consiste en un nombre geográfico o una designación tradicional utilizada para

productos que poseen cualidades o características específicas que cabe atribuir

principalmente al entorno geográfico de producción”.14

Dentro de la terminología que emplea la Ley de Propiedad Industrial, se

establece que como denominación de origen, se considera “todo nombre geográfico,

expresión, imagen o signo que designa o evoca una región o una localidad o un lugar

determinado, que identifica un producto como originario de esa región, localidad o lugar

determinado, cuando las cualidades o características del producto se deban

fundamentalmente a medio en donde se produce, incluyendo elementos naturales,

humanos o culturales”.15 Es importante mencionar que la denominación de origen, no

sustituye a la marca del producto, sino se usa asociada con la misma.

En conclusión, después de analizar cada una de las definiciones anteriores, se

puede determinar que una denominación de origen, es aquel nombre geográfico, que

se utiliza para distinguir todo aquel producto que es fabricado o producido en un área o

lugar determinado, cuya esencia principal consiste en los elementos naturales o

humanos del lugar donde el mismo ha sido fabricado.

1.1.6. La Marca

Otro signo distintivo es la marca, la cual para efectos de la presente tesis, es el

principal a considerarse, ya que el estudio jurisprudencial que se hará más adelante,

radica en los criterios que ha adoptado la Corte Suprema de Justicia de la República de

Guatemala, con relación a la inscripción de marcas, en aquellos casos en dónde se ha

planteado durante el procedimiento administrativo de registro, una oposición a la

14

Acerca de las Indicaciones Geográficas, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “Indicaciones Geográficas”, Ginebra, Suiza, 2012, http://www.wipo.int/geo_indications/es/about.html#what, consultado el ocho de febrero de 2012 15

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000

Page 28: Isaacs Lourdes Maria

6

inscripción marcaria ante el Registro de la Propiedad Intelectual, durante el período

comprendido del año 2000 al año 2009.

Para el efecto, la legislación guatemalteca, en el Decreto 57-2000, del

Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, establece en el artículo 4

que por marca se entiende: “Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional,

olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros

similares en el mercado, de una persona individual o jurídica, de los de otra y que

pueda ser objeto de una representación gráfica.16”

Otra definición del autor Julio Ledesma, citada por Vladimir Aguilar Guerra, es

que una marca es “la idea original, novedosa y esencial materializada que se exterioriza

mediante palabras, dibujos, signos nominativos o emblemáticos, frases publicitarias o

no, siglas, etc., destinados a distinguir productos o servicios de una determinada

actividad, sea o no lucrativa, para atraer o conservar la clientela y para evitar que el

publico consumidor sea engañado”17. Es por ello que el autor Vladimir Aguilar Guerra,

concluye que una marca es “cualquier signo que permite distinguir en el mercado, los

bienes o servicios producidos o prestados por una persona de los de otra”.18

En ese mismo orden de ideas, establece Baumbach y Hefermehl, citado por Luis

Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas que “la marca es un signo

protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empresa utiliza para

distinguir determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o determinadas

prestaciones de servicio de similares mercaderías o prestaciones de servicios de otras

empresas” 19. Según Guillermo Cabanellas, por marca se entiende: “señal o distintivo

que el fabricante pone a los productos característicos de su industria”20

16

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 17

Aguilar Guerra, Vladimir, Op.cit., Pág. 308 18

Loc.cit. 19

Bertone, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas: Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales”, Tomo I, Buenos Aires, Argentina, Editorial Heliasta, 1989, Pág. 15 20

Cabanellas Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta S.R.L., Duodécima edición. Argentina, 1997. Pág. 250

Page 29: Isaacs Lourdes Maria

7

Las marcas promueven la iniciativa y la libre empresa en todo el mundo,

recompensando a los titulares de marcas con reconocimiento y beneficios financieros.

Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, una marca es un signo

distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o

proporcionados por una persona o empresa determinada. 21

Por lo que se puede concluir indicando que la marca, es aquel signo distintivo

que tiene por objeto identificar un producto o un servicio, a través de un conjunto de

palabras, símbolo o diseño o bien una combinación de los diferentes elementos

mencionados anteriormente, con el fin de distinguir los productos sobre otros que se

ofrecen en un mercado específico. Asimismo, la importancia que tiene la marca ante el

consumidor, es garantizar una determinada calidad sobre los productos y servicios que

se venden o compran, según sea el caso.

1.2. Naturaleza Jurídica de la Marca

Después de haber explicado detalladamente qué es una marca, es importante

determinar cuál es su naturaleza jurídica, ya que existen diversas posiciones

doctrinarias y postulados que nos ilustran en una forma diferente en qué consiste la

naturaleza jurídica de la marca, por lo que a continuación se presentarán algunas de las

posturas que diversos autores apoyan.

La naturaleza jurídica de las marcas, se debe de ver desde dos enfoques

diferentes, de los cuales el primero es del punto de vista del consumidor, en este la

marca no es nada más que un objeto, es lo que distingue a un producto de otro, frente

al público y el segundo es desde el punto de vista del titular, que consiste en el derecho

del empresario a distinguir su producto frente al público22.

21

OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “Las Marcas”, Ginebra, Suiza, 1967, http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html, Consultada 13 de junio de 2010 22

Noticias.Jurídicas, Riofrío Martínez-Villalba, Juan Carlos, “Artículos Doctrinales: Derecho Mercantil”, España, 2003, http://noticias.juridicas.com, consultado el quince de junio del año 2010

Page 30: Isaacs Lourdes Maria

8

Por otro lado, podemos encontrar diversas inclinaciones sobre la naturaleza

jurídica de la marca, entre ellas podemos mencionar que las licenciadas María Antonia

Hevia Román y Lorely Pérez Vega, autoras de un artículo publicado en internet, titulado

“El Derecho de las Marcas: Naturaleza Jurídica y Objeto de Regulación”,

determinan que la naturaleza jurídica de la marca se da como un derecho subjetivo

desarrollado por la doctrina, fundamentalmente la alemana, en dos planos: como un

derecho de la personalidad y como un derecho sobre bienes inmateriales, las cuales se

explican a continuación:

En la primera de las vertientes se consideraba la marca como un derecho de la

personalidad, se da una vinculación de tipo jurídico personal entre el signo y su titular,

no pudiendo ser trasmisible a un tercero ya que el titular es inseparable a ella. La

segunda corriente sobre la concepción de la marca es como un bien inmaterial, fue

desarrollada por la doctrina en el sentido de una vinculación mucho mas débil entre el

titular de la marca y los productos distinguidos por ésta, que se enlaza con el principio

de territorialidad o nacionalidad de la marca a tono con la soberanía de cada Estado, y

es además trasmisible a terceros.23

Por otra parte el Licenciado José Alejandro Villamar, en su tesis de graduación,

explica que con relación a la naturaleza jurídica de las marcas, existen diferentes

corrientes, dentro de las cuales se puede mencionar la anterior ya explicada, y la

siguiente; en la que se hace referencia que si la marca pertenece al derecho privado o

al derecho público, para el efecto, estima el Licenciado Villamar, “para los que

sostienen que el derecho a la marca es de naturaleza jurídica privada, destaca que la

marca también manifiesta un interés en el derecho público, ya que con las

23

El Derecho de las Marcas: Naturaleza Jurídica y Objeto de Regulación, Hevia Román, María Antonia y Pérez Vega, Lorely, “Naturaleza Jurídica de las Marcas”, Cuba, 2009, http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-de-las-marcas.htm#mas-autor, consultado el siete de febrero de 2012.

Page 31: Isaacs Lourdes Maria

9

disposiciones universalmente adaptadas sobre su publicidad, inscripción registral y

represión penal a los usurpadores de las mismas”.24

Asimismo, considera el licenciado Villamar, que existe una “corriente en el

derecho mixto, la cual aprueba una posición ecléctica, aduciendo que el derecho

marcario participa tanto en el derecho privado como en el derecho público, pero

principalmente se funda en el derecho privado”.25

Desde otro punto de vista, se puede estimar que la marca es considerada como

un bien mueble, ya que de conformidad con lo establecido en el actual Código Civil de

Guatemala, en el artículo 451, inciso 6°, se determina que “son bienes muebles los

derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e

industrial.”26

En conclusión y de acuerdo a nuestra legislación, se puede estimar que la

naturaleza jurídica de la marca corresponde a un bien mueble, específicamente dentro

de los signos distintivos, que pertenecen a la rama del derecho privado, ya que uno de

los efectos que trae aparejada la marca es la satisfacción del consumidor, al momento

de adquirir un determinado producto o servicio de una calidad garantizada a través de

ésta; que específicamente pertenece a lo que se conoce como Propiedad Intelectual,

no obstante a que en el momento de realizar la solicitud de inscripción correspondiente,

la entidad encargada de llevar a cabo el proceso de inscripción, sea una persona de

derecho público.

1.3. Evolución Histórica

Después de conocer y analizar diferentes conceptos de lo que es una marca, es

importante indicar que no siempre se han tenido las mismas convicciones ya que a lo

24

Villamar González, José Alejandro, “La Acción Penal en los Delitos de Violación a Derechos Marcarios, su Importancia al Sometimiento de los Acuerdos Internacionales que Regulan la Materia.”, Guatemala, 2001, Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Rafael Landívar, Pág. 6 25

Ibid., Pág. 7 26 Jefatura del Gobierno de la República de Guatemala, Código Civil, Decreto Ley Número 106.

Page 32: Isaacs Lourdes Maria

10

largo de la historia se ha ido manifestando la marca de diferentes formas, las cuales

fueron desarrolladas en la Edad Antigua, en la Edad Media, en la Edad Moderna y

Contemporánea.

Durante la Edad Antigua se puede establecer mediante los estudios de Bendetto

en los cuales indicó que los griegos acostumbraban colocar el nombre sobre las obras

de arte, estatuas, vasos, piedras preciosas, monedas. Si bien es cierto que los griegos

fueron los primeros en utilizar las marcas para distinguir sus productos u objetos de

otros, fue durante el Imperio Romano que se empezó a utilizar las marcas con

propósitos distintivos, similares a los propios de los signos modernos con la

particularidad, demostrativa de estos propósitos y del prestigio adquirido por las marcas

correspondientes.27

La marca fue usada por los romanos como marca individual, es decir como una

marca de fábrica, como signo indicativo tanto del artífice como del lugar de producción y

esto con carácter público y al mismo tiempo comercial. La forma como protegían las

marcas, fue por medio de la Lex Cornelia, ya que servía como fundamento jurídico para

penar el uso de un nombre falso, lo que se puede deducir también a la falsificación de

una marca. En China también se utilizó la marca de forma similar, en China se utilizaba

indicando el nombre del autor de piezas de porcelana, así como el lugar de su

fabricación, el destino para el que habían sido producidas. En Egipto y en

Mesopotamia se encuentran signos con características similares, aplicados a ladrillos y

a otros materiales o elementos de construcción. 28

De igual manera, es importante hacer mención a que con relación a la práctica

de marcar los bienes con un signo gráfico para certificar el origen y la calidad se

extendió en el mundo antiguo, a medida que se desarrollaba el comercio y que los

productos eran cada vez más elaborados. Algunas marcas utilizadas por las

corporaciones de comerciantes en la Edad Media fueron los sellos para certificar la

27

Bertone, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas Op. cit. Pág. 112 28

Loc.cit

Page 33: Isaacs Lourdes Maria

11

pureza del oro, la cual se continúa utilizando a la fecha, aunque las corporaciones ya no

existan29.

Sin embargo, el desarrollo del sistema marcario realmente se da en la

Revolución Industrial, ya que durante esa época la cual pertenece ya a la Edad

Moderna y Contemporánea, se ejecutaban producciones masivas de diversos objetos y

ello generaba relaciones entre productores y consumidores. Cuando desapareció el

sistema Corporativo, en virtud de la Ley de Chapelier, del año 1791, condujo

simultáneamente a la eliminación del régimen de marcas corporativas que se desarrolló

durante la edad media. En el derecho angloamericano las infracciones y delitos

marcarios se definen como parte del derecho de la competencia desleal, estando

destinada su punición a evitar el enriquecimiento sin causa y el desvío de la clientela

mediante engaños. 30

1.4. Legislación Guatemalteca Marcaria

De conformidad con las necesidades de los consumidores y con el fin de que

estos reciban una determinada calidad al momento de adquirir un producto o servicio, y

así como la de los titulares de una marca, con el objeto de obtener una protección

jurídica sobre ésta, ante terceras personas, se estimó necesario a nivel nacional lo

relativo a la marca.

Dentro de la legislación guatemalteca, encontramos diferentes cuerpos legales

que han servido como antecedentes y han fundamentado a las leyes marcarias

vigentes, en los cuales se han ido regulando los aspectos principales relacionados a la

marca, dentro de ellos podemos mencionar los siguientes:

Ley de Marcas, Nombres, Avisos Comerciales, Decreto Gubernativo 882,

el cual fue aprobado mediante el decreto legislativo número 2079, el cual entro

29

Trademarks Past and Present, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Revista de la OMPI, “Las Marcas de Ayer y de hoy”, Ginebra, Suiza, 2005, http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2005/02/article_0003.html, consultado 14-06-2010 30

Bertone, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas Op. cit. Pág. 114

Page 34: Isaacs Lourdes Maria

12

en vigencia en el año 1929; esta ley desarrolló aspectos importantes

relacionados a los temas de las marcas, incorporando para el efecto un listado

sobre las diferentes clases de marcas que se contemplaban en dicho cuerpo

legal; asimismo, regulaba acerca de otros signos distintivos como los nombres

y los avisos comerciales, así como la responsabilidad criminal de las personas

que atentaren contra los derechos de los titulares de éstas, para el efecto con

esta ley se crea “La Oficina de Marcas y Patentes”, la cual dentro de sus

responsabilidades, tuvo a su cargo la inscripción de los derechos provenientes

de la propiedad industrial.31

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial,

este convenio fue suscrito entre Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica

y, fue firmado por Guatemala el 1 de junio de 1968, en San José Costa Rica,

se ratificó por medio del Decreto Número 26-73, del Congreso de la República,

el cual fue publicado en el Diario Oficial el 15 de mayo de 1973.32

Dentro de la parte considerativa de dicho convenio, se establece que el objeto

de éste es “uniformar las normas jurídicas que regulan las marcas, nombres

comerciales, expresiones o señales de propaganda y las que tienden a

asegurar una leal y honesta competencia debido a la importante función que

desempeñan en cuanto al libre movimiento de mercancías, la prestación de

servicios, el goce pacífico y honrado de los derechos de los derechos que se

derivan de la propiedad industrial y la protección de los consumidores”. 33

Ley de Propiedad Industrial, emitida al amparo del Decreto Número 57-

2000, como consecuencia de que el Convenio Centroamericano para la

Protección de la Propiedad Industrial, no respondía adecuadamente a los

31 Rodas Solís, Servio Estuardo, “El Derecho de Propiedad Industrial y El Pensum de Estudios de la

Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San Carlos”, Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala, Pág. 20 32

Congreso de la República de Guatemala, Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Decreto Número 26-73 33

Congreso de la República de Guatemala, Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Decreto Número 26-73

Page 35: Isaacs Lourdes Maria

13

cambios resultantes del desarrollo industrial, del comercio internacional de las

nuevas tecnologías. Dentro de las innovaciones que contempla la actual ley,

además de los aspectos mencionados anteriormente, se encuentra que al

Registro, ya no se le denomina Registro de la Propiedad Industrial, sino que

se le denomina Registro de la Propiedad Intelectual34.

En ese orden de ideas, es importante mencionar que el objeto de ésta ley, de

conformidad con el artículo 1, “es la protección, estímulo y fomento a la

creatividad intelectual que tiene aplicación en el camino de la industria y el

comercio y, en particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y

protección de los signos distintivos”.

En conclusión se puede determinar que el primer antecedente de una ley que

regulare derechos marcarios en Guatemala, fue la Ley de Marcas, Nombres y Avisos

Comerciales de 1929, creando ésta un capítulo específico para cada uno de los signos

distintivos mencionados anteriormente, sin embargo, en virtud de que el decreto

número 882, no se ajustaba a las necesidades requeridas por los consumidores, los

países centroamericanos decidieron unificar criterios y procedimientos con respecto a

inscripción de los diferentes signos distintivos, suscribiendo de esa manera el Convenio

Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

Para efectos de la presente tesis, es necesario conocer de forma adecuada, que

normas se regulaban en el convenio mencionado anteriormente, ya que dentro del

presente trabajo de tesis, algunas de las sentencias que se analizarán más adelante,

han sido dictadas de conformidad a este convenio, en virtud de que dichos casos al

momento de que el solicitante de la inscripción de una marca, hiciera su trámite ante el

Registro de la Propiedad Industrial, éste era el cuerpo legal que se encontraba vigente,

y por medio de las disposiciones que éste establecía, los titulares de otras marcas,

llevaban a cabo el procedimiento de oposición a la inscripción respectiva. Por otra

34

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000

Page 36: Isaacs Lourdes Maria

14

parte, es importante establecer que el cuerpo legal que se encuentra vigente

actualmente, es la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000.

1.5. Funciones de la Marca

Como se ha mencionado anteriormente, la marca es aquel signo distintivo, que

puede ser un nombre, palabra, símbolo o cualquier combinación de los mismos, que un

fabricante o comerciante ha adoptado para la identificación de sus productos y para que

los distinga de los que otros fabrican o venden.

En ese orden de ideas, es importante analizar y desarrollar cuáles son las

funciones básicas con las que debe cumplir una marca dentro del mercado, siendo

éstas las siguientes:

1.5.1. Función Indicadora de la Procedencia Empresarial de los Productos o

Servicios

El autor Alberto Casado Cerviño, explica en su libro “Derecho de Marcas y

Protección de los Consumidores”, que la marca, cumple con diversas funciones, dentro

de las cuales se puede mencionar la Función Indicadora de la Procedencia

Empresarial de los Productos o Servicios, la cual es considerada como la función

primigenia de la marca, ya que el consumidor tiende a asociar los productos o servicios

con una empresa concreta de las existentes en el mercado. Tiene por objeto garantizar

al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que lleva la marca,

permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto de aquellos que tienen

otra procedencia, implica que el consumidor o usuario final pueda estar seguro de que

el producto de marca que le es ofrecido, no ha sido objeto en una fase anterior de su

comercialización o bien que un tercero haya intervenido sin autorización del titular de la

marca. 35

35

Casado Cerviño, Alberto, “Derecho de Marcas y Protección de los Consumidores”, España, Editorial Tecnos, 2000, Pág. 28

Page 37: Isaacs Lourdes Maria

15

1.5.2. Función Condensadora del Prestigio

Casado Cerviño, estima también que la marca también debe cumplir con la Función

Condensadora del Prestigio, la cual consiste en “aquella función que debe de

mantener el titular de la marca, con relación a condensar el prestigio de los productos o

servicios que éste ofrece en el mercado, tras el paso del tiempo, es decir debe de

mantener la calidad, imagen y publicidad de los productos y servicios, de manera que

esto le permita conservar e incrementar su clientela y su cuota de mercado”.36

1.5.3. Función Indicadora de Calidad de los Productos o Servicios

Por otra parte, la autora María Luisa Llobregat, establece en su obra, que además

de las funciones mencionadas anteriormente, también existe la Función Indicadora

de Calidad de los Productos o Servicios, la cual tiene por objeto “incentivar a los

fabricantes para que mejoren la calidad de sus productos y servicios, ya que si los

fabricantes no estuvieren protegidos por un derecho de uso exclusivo de sus marcas,

mediante a la prohibición que existe de que terceros las utilicen sin el consentimiento

del titular, no invertirían en medios de producción, ni en publicidad, para que otros

puedan disfrutar de los frutos de su trabajo e inversión, y de esta manera los productos

que produce el titular de la marca, proceden de una misma fuente y cumplen con los

mismos niveles de calidad”.37

1.5.4. Función Publicitaria

Otra de las funciones de la marca que menciona la autora citada anteriormente, es

la Función Publicitaria, la cual tiene por objeto informar a los consumidores los

aspectos relevantes sobre la marca, de esta manera logra persuadirlos para que éstos

adquieran los productos y los servicios que ellos se encuentran ofreciendo en un

determinado mercado, esta información es manifestada por medio de la publicidad, en

36

Ibid., Pág. 29 37

Llobregat, María Luisa, “Temas de Propiedad Industrial”, España, Wolters Kluwer España, S.A., 2° Edición, 2007, Pág. 50

Page 38: Isaacs Lourdes Maria

16

donde dan a conocer el origen, calidad, precios, características de dichos productos o

servicios.38

En base a lo anterior, y en conclusión, se puede determinar que las funciones de las

marcas son: a) Función Indicadora de la Procedencia Empresarial de los Productos o

Servicios, b.) Función Condensadora del Prestigio, c.) Función Indicadora de Calidad de

los Productos o Servicios, d.) Función Publicitaria, las cuales tienen por objeto la

protección al consumidor en los aspectos sobre la calidad, procedencia de los

productos o servicios que los titulares de las marcas ofrecen en el mercado a los

consumidores; estas funciones se desarrollan a través de diferentes medios, entre ellos

se encuentra la inversión para mantener los diferentes estándares de calidad en la

producción o prestación de servicio y la publicidad que se realiza, en donde dan a

conocer al consumidor las características de cada producto o servicio y también puede

servir como un medio de reclamo al titular de la marca, en el caso de que al momento

de adquirir el producto o servicio, éste no sea prestado de la forma que ellos

regularmente lo prestan o bajo el nivel de calidad conocido.

1.6. Características de la Marca

Según el autor José Costa Sansaloni, existen cinco diferentes caracteres de la

marca, los cuales se explican a continuación:

1.6.1. Carácter Inmaterial

Como se explicó anteriormente, en una de las posturas analizadas en la

naturaleza jurídica de la marca, es que ésta es un bien inmaterial, ya que son

creaciones de la mente humana, es por ello que el que sea de carácter inmaterial, es

considerado como una característica de la marca, ya que de acuerdo a lo que establece

el autor citado anteriormente, el carácter de inmaterial, se debe a que ésta esta

compuesta por una entidad inmaterial y un medio de manifestación de dicha entidad.39

38

Loc.cit. 39

Costa Sansaloni, José, “Innovación y Propiedad Industrial”, España, Editorial Universidad Politécnica de Valencia, 2006, Pág. 98

Page 39: Isaacs Lourdes Maria

17

1.6.2. Aptitud Diferenciadora

Por la aptitud diferenciadora, Costa Sansaloni, explica que se refiere a que “la

marca busca obtener una diferenciación de un producto o servicio del resto de los

similares ofertados en un mercado determinado.”40

Es importante mencionar que para que la marca pueda cumplir con la

característica de aptitud diferenciadora, es necesario que se individualice y singularice

el producto o servicio. Debe ser original para no provocar confusión en el consumidor.

Debe ser reconocida fácilmente.

1.6.3. Identifica Productos o Servicios

La marca debe de identificar productos o servicios, ya que tal y como explica

Costa Sansaloni, “el signo o medio que constituye la marca, no puede funcionar por sí

solo, necesita vincularse a los productos o servicios para los que se ha registrado.” 41

1.6.4. Vinculación a la Regla de la Especialidad

Por esta característica de la marca, se establece doctrinariamente, que dos

marcas idénticas pueden convivir para identificar productos diferentes. Sin embargo,

para que dos marcas sean incompatibles, debe darse la semejanza o identidad entre

los signos empleados y los productos o servicios para los cuales se registra42.

Analizando la posición doctrinaria anterior, se puede concluir con que la marca

debe ser aplicada a la clase de productos o servicios para los que haya sido

creada.

40

Loc.cit. 41

Costa Sansaloni, José. Op.cit, Pág. 99 42

Loc.cit.

Page 40: Isaacs Lourdes Maria

18

1.6.5. Ámbito donde Opera la Marca

Esta característica, explica el autor citado anteriormente, que la marca debe

operar en el mercado. La marca nace para identificar productos y servicios, y el lugar

donde se identifican estos es el mercado.

En conclusión, se puede determinar que las características de las marcas son

cinco, las cuales se abordaron anteriormente, y además teniendo siempre en cuenta

que toda marca no debe contrariar la moral ni el orden público del lugar en donde

pretenda registrarse y como uno de los requisitos esenciales de ésta, es que debe de

ser novedosa, original y distintiva, con el fin de que ésta no viole la protección legal de

otra marca ya existente, y la palabra que identifique o denomine a la marca, debe ser

corta, sencilla, fácil de reconocer, de manera que por medio de esa palabra, pueda

además describir el producto o servicio.

Page 41: Isaacs Lourdes Maria

19

CAPITULO II

REQUISITOS Y EFECTOS JURÍDICOS DE LA INSCRIPCIÓN DE UNA MARCA

2.1. Signos que pueden Constituir una Marca

El tratadista Isaac Halperin, estima que pueden constituir una marca, “todos

aquellos otros signos con capacidad distintiva, dentro de los cuales menciona los

siguientes: a) palabras de fantasía; b) dibujos; c) emblemas, monogramas, grabados,

estampados y sellos; d) imágenes; e) bandas; f) combinación de colores; g) envases y

envoltorios; h) combinaciones de letras y números por su dibujo especial; i) frases

publicitarias; j) relieves con capacidad distintiva.”43

El artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, las marcas pueden consistir en

“palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos,

etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, combinaciones y

disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos”. Asimismo,

el mencionado artículo, establece que las marcas pueden consistir en indicaciones

geográficas nacionales o extranjeras, envolturas o empaques de productos o de los

servicios correspondientes.44

En conclusión, se puede estimar que pueden constituir una marca todos aquellos

signos que cumplan una función distintiva con respecto a los productos o servicios que

van a identificar dentro del comercio, los cuales pueden consistir en los elementos

mencionados anteriormente, según lo autorice el Registro de la Propiedad Intelectual,

después de haberse efectuado el procedimiento administrativo de inscripción de la

marca. Aunado a lo anterior y de conformidad con la ley de la materia, se puede

establecer que no sólo son los elementos mencionados anteriormente lo que pueden

constituir una marca, sino que también otros signos distintivos como lo son los nombres

43

Halperin Isaac y Enrique M. Butty, “Curso de Derecho Comercial”, Volumen I, Argentina, Ediciones Depalma Buenos Aires, 4° edición, 2000, Pág. 102 44

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000

Page 42: Isaacs Lourdes Maria

20

comerciales, emblemas, señales de publicidad, indicaciones geográficas, tanto las

nacionales como las extranjeras y denominaciones de origen.

2.2. Requisitos de la Inscripción de una Marca

2.2.1. Requisitos Doctrinarios

En cuanto a los requisitos doctrinarios que debe de reunir un signo para poder

ser inscrito como marca, existen diferentes postulados, dentro de los cuales se pueden

mencionar los siguientes:

Según Úrsula Wittenzellner, basada en criterios del derecho francés, explica que

la distintividad es el requisito esencial que debe de poseer el signo que se pretende

inscribir como una marca, y para el efecto realiza la siguiente consideración “un signo

que representa una forma marcaria permitida, sólo puede ser registrado como marca

cuando posee capacidad distintiva, y éste requisito, trae implícito el que el signo debe

de tener una aptitud identificadora, hacia el producto o servicio que refiere”.45

En ese orden de ideas, Wittenzellner, identifica dos requisitos más que deben de

caracterizar al signo, siendo éstos: “la novedad, la cual se entiende como la capacidad

identificatoria abstracta; y la especialidad, la cual posee un doble alcance, ya que

dicho termino se subsume a la capacidad distintiva en relación a otras marcas y el

titular de la marca sólo adquiere derechos en la clase de los que fueron registrados

para la marca;46

El autor Julio C. Ledesma, diferencia a la especialidad y a la novedad de la

siguiente manera: “la primera de éstas se encuentra vinculada a la confusión de las

marcas por su parecido, como lo pregona la novedad. Y la novedad en cuanto a que la

45

Wittenzellner, Úrsula, “Derecho de Marcas en la Argentina”, Argentina, Abeledo-Perrot, 1989, Pág. 62 46

Loc.cit

Page 43: Isaacs Lourdes Maria

21

confusión sólo entra en juego cuando las marcas cuestionadas están destinadas a

distinguir los mismos productos o servicios, o de una misma clase”.47

Para Isaac Halperin, otro de los requisitos que debe de poseer el signo que se

pretenda inscribir como marca, es el ser original, para lo cual explica que “la

originalidad puede perderse en razón de la asimilación generalizada con la designación

del producto, ya que por la forma con la que se pretenda identificar el producto o

servicio, puede llegar a convertirse en la designación común de dicho producto”;

asimismo, el autor mencionado comenta que el fin principal del requisito de novedad es

“impedir que la nueva marca induzca a confusión con otras marcas existentes.”48

En consideración a los postulados mencionados anteriormente, se puede

concluir indicando que los requisitos doctrinarios para la inscripción de un signo como

marca son la distintividad, novedad, especialidad y originalidad. Sin embargo,

considero que éstos además de ser requisitos, son también las características que debe

de reunir un signo al momento de solicitar su inscripción ante la institución respectiva,

en el caso de Guatemala, la entidad encargada es el Registro de la Propiedad

Intelectual.

Además de los requisitos y/o características explicadas previamente, estimo

importante indicar que la licitud y veracidad en el signo es relevante al momento de

solicitar su inscripción, ya que el signo no puede ni debe de inducir en error o confusión

al consumidor con respecto al origen, naturaleza, composición o calidad de los

productos o servicios que ampara con relación al producto que se encuentra

identificando dentro del mercado, y éste también debe de cumplir con los requisitos

legales vigentes, y no ser contrario a la moral, al orden público y a las buenas

costumbres establecidas dentro del territorio nacional.

47

Ledesma, Julio C., “Derecho Penal Industrial”, Argentina, Ediciones Depalma Buenos Aires, 1987, Pág. 6 48

Halperin Isaac y Enrique M. Butty, Op.cit. Pág. 98

Page 44: Isaacs Lourdes Maria

22

2.2.2. Requisitos Legales

Los requisitos legales para la inscripción de una marca, se encuentran regulados

en la Ley de Propiedad Industrial, en los artículos 22 y 23, así como también dentro del

Reglamento de la Ley, Acuerdo Gubernativo número 89-2002, artículos 3 y 16 y las

tasas correspondientes a la inscripción, así como las que son generadas a través del

trámite, en concepto de honorarios, se encuentran tipificadas dentro del Arancel del

Registro de la Propiedad Intelectual, Acuerdo Gubernativo número 862-2000.

En el próximo capítulo se desarrollarán cada una de las etapas y los requisitos

legales respectivos para la inscripción de una marca, de conformidad con la normativa

vigente.

2.3. Efectos Jurídicos de la Inscripción de una Marca

La inscripción de una marca ante el Registro de la Propiedad Intelectual, trae

consigo diversos efectos jurídicos, dentro de los cuales se pueden mencionar diversos

derechos, limitaciones y obligaciones, los cuales se desarrollarán en este subtítulo.

2.3.1. Derechos

Doctrinariamente, se ha determinado que existen diferentes derechos que

confiere la titularidad de una marca, estos son: “a). Derecho Exclusivo a Utilizarla en el

Tráfico Económico, b). Ius Prohibendi, (derecho a prohibir) Conductas de Terceras

Personas que Puedan Colisionar con el Derecho de Utilización, c). Derecho de

Renovación de la Marca”, los cuales se explican a continuación:49

a). El Derecho Exclusivo a Utilizarla en el Tráfico Económico, se concreta a la

identificación de los bienes o servicios a colocar en el mercado por el titular de la

marca; la comercialización o introducción propiamente dicha en el mercado de los

bienes o servicios ofertados por el titular, en relación con los cuales el registro ha sido

49

Jiménez Sánchez, Guillermo J, Illescas Ortiz, Rafael, Gómez Porrúa, Juan Manuel y otros, “Lecciones de Derecho Mercantil”, España, Editorial Tecnos, 7° Edición, 2002, Pág. 132

Page 45: Isaacs Lourdes Maria

23

otorgado; y la utilización de la marca con fines publicitarios y de identificación

empresarial, no sólo en soportes publicitarios, sino también en los documentos de

negocios. 50

b). Ius Prohibendi, (derecho a prohibir) Conductas de Terceras Personas que

Puedan Colisionar con el Derecho de Utilización este derecho se refiere según

Francisco Vicent Chuliá a que el titular de la marca puede prohibir que los terceros sin

su autorización, usen un signo idéntico para productos o servicios idénticos, los cuales

por tener características similares pueden producir un riesgo de confusión al público, el

cual incluiría un riesgo de asociación entre el signo y la marca o cualquier otro signo

idéntico o semejante para productos que no sean similares.51

c). Derecho de Renovación de la Marca: las renovaciones de las marcas se

conceden por períodos iguales del concedido anteriormente, se pueden efectuar para

los mismos productos o servicios para los que inicialmente fue concedido, para poder

solicitar la renovación de la marca, se deben de cumplir con los requisitos que solicite la

oficina o institución encargada del trámite.52

En el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, se encuentran expresados

nueve derechos que amparan al titular de una marca ante diferentes situaciones, éstos

son: “a). impedir que terceros que no gocen del consentimiento del propietario, empleen

en el ejercicio del comercio, signos idénticos, o semejantes, para los productos o

servicios que se relacionan con los productos o servicios para los que esta registrada la

marca del titular, b). oponerse al registro de una marca distintiva idéntica o semejante,

para identificar productos o servicios iguales a aquellos para los cuales se ha registrado

la marca, c). hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca

o una marca distintiva idéntica o semejante, en los siguientes casos: cuando los

productos causen confusión por ser idénticos o semejantes ó riesgo de asociación con

50

Loc. cit 51

Vicent Chulia, Francisco. Op.cit., Pág. 687 52

Jiménez Sánchez, Guillermo J, Illescas Ortiz, Rafael, Gómez Porrúa, Juan Manuel y otros. Op.cit, Pág. 133

Page 46: Isaacs Lourdes Maria

24

los que el titular tiene registrados; d). derecho a que las autoridades competentes

prohíban o suspendan la importación o ingreso de productos en los casos identificados

anteriormente; e). denunciar los delitos cometidos en perjuicio de los derechos

reconocidos; f). solicitar y obtener providencias cautelares en los casos mencionados

previamente; g). exigir intervención de las autoridades con el fin de que se respeten y

protejan sus derechos como titular de una marca, entre otros”.53

Como se puede apreciar, la doctrina explica tres diferentes derechos que

amparan al titular de una marca, los cuales al mismo tiempo se complementan con los

que establece la Ley de la Propiedad Industrial, con el fin de otorgarle al titular de la

marca una mayor protección jurídica.

La única facultad que la doctrina ha establecido y no se encuentra regulado

dentro del artículo 35 de la ley, es lo concerniente a la renovación y vigencia de la

marca. Sin embargo, ésta disposición se encuentra normada en el artículo 31 de la Ley

de Propiedad Industrial, en donde se establece que la marca tiene una vigencia de diez

años, los cuales son renovables por períodos iguales, contados a partir de la fecha de

vencimiento.

2.3.2. Limitaciones

El autor René Arturo Villegas Lara, considera que las limitaciones que tiene el

titular de una marca en ejercicio de su derecho son: “a.) no puede oponerse a que

quien comercializa un producto o servicio, escriba en éstos su nombre, dirección o los

de sus establecimientos mercantiles, b.) no puede limitar la posibilidad de que el

intermediario agregue a los productos o servicios que circulan al amparo de una marca,

indicaciones o informaciones como por ejemplo, cantidad, calidad, utilización, origen

geográfico o precio, c.) tampoco puede evitar que al producto o servicio se agreguen

indicaciones e informaciones sobre disponibilidad, utilización, aplicación o

compatibilidad, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios, para lo

53

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000

Page 47: Isaacs Lourdes Maria

25

cual los agregados al producto o servicio se deben de hacer de buena fe y no afectar la

naturaleza y efectos de la marca, d.) para las personas que tengan registrada una

marca, no pueden prohibir a otro que el producto se comercialice en el país o en el

extranjero, si ello es consecuencia de actos de comercio del titular de la marca o de otra

persona vinculada económicamente a él, a ésta limitación se le conoce como

agotamiento del derecho.54

De acuerdo al autor citado anteriormente, el agotamiento del derecho, tiene por

objeto evitar que el titular de la marca o la persona a él vinculada, ejecute actos que

tiendan a evitar la circulación de los bienes que la marca identifica y que han sido

adquiridos por los comerciantes de manera legítima, para su expendio, toda vez estos

no sufran ninguna modificación, alteración o deterioro.55 La Ley de Propiedad

Industrial, en el artículo 37, regula lo relativo al agotamiento del derecho, lo cual

concuerda con la explicación anterior de Villegas Lara, y para ayudar al titular de la

marca realiza la siguiente síntesis: “se entenderá que dos personas están

económicamente vinculadas cuando pueda ejercer directa o indirectamente sobre la

otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la

marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.”56

Francisco Vicent Chuliá, indica en su obra que las limitaciones del derecho de la

marca, consisten en “concretas utilizaciones del signo en el mercado, toda vez éste no

sea utilizado a título de marca, es decir, el titular debe tolerar que otras personas lo

utilicen, para explicar su postura, toma por ejemplo que es lícito la utilización de la

marca por un taller de reparación de vehículos ajeno a la red oficial, con tal de que no

induzca al error de que sí lo es; o por quien fabrica o distribuye piezas o accesorios

libres que (en competencia con el fabricante y distribuidor de las piezas o accesorios de

la marca) que necesita indicar la marca del vehículo al que van destinados”.57

54

Villegas Lara, René Arturo. Op.cit, Pág. 379 55

Loc.cit 56

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 57

Vicent Chulia, Francisco. Op.cit., Pág. 807

Page 48: Isaacs Lourdes Maria

26

Las limitaciones al derecho sobre la marca, se encuentran establecidas en el

artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual tiene por objeto, indicar las

circunstancias en las que no se le puede prohibir a un tercero el uso de la marca, con

relación a productos o servicios legítimamente colocados en el comercio, estas

limitaciones son: “a). el nombre o dirección o de los establecimientos mercantiles; b).

Indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios,

entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilización, origen geográfico o precio; c)

indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, utilización, aplicación o

compatibilidad de precios, siempre que el uso se haga de buena fe y no sea capaz de

causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios”.58

En conclusión, las limitaciones que tiene el titular del derecho sobre una marca,

se encuentran tipificadas dentro de la Ley de Propiedad Industrial, en los artículos 36 y

37. Considero que las limitaciones al derecho marcario son importantes para fomentar

el comercio dentro de un territorio o mercado determinado, ya que por la adquisición

lícita de los productos amparados bajo una marca determinada, los comerciantes

pueden obtener ganancias y prestigio comercial al momento de poner en disposición de

los consumidores los productos o servicios respectivos, los cuales también redundan en

beneficios para los titulares de las marcas y los productores.

2.3.3. Obligaciones

El titular de una marca puede llegar a tener diferentes obligaciones, la doctrina

menciona que son obligaciones del titular de la marca las siguientes: “a.) obligación de

uso, b.) Pago de Tasas, c.) Obligación de Renovación”, las cuales se explican a

continuación:59

Para Ricardo Metke Méndez, la obligación de uso persigue que “la realidad

formal del registro, se convierta en una realidad material, que tiene lugar cuando

efectivamente el producto circula en el mercado identificado con la marca registrada y el

58

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 59

Jiménez Sánchez, Guillermo J, Illescas Ortiz, Rafael, Gómez Porrúa, Juan Manuel y otros. Op.cit, Pág. 133

Page 49: Isaacs Lourdes Maria

27

consumidor puede establecer esa relación psicológica entre el signo y el producto por

otro lado, la obligación de uso de la marca tiene por objeto el descongestionamiento de

las oficinas administrativas o registros, eliminando todas aquellas marcas que no son

usadas y que obstaculizan el acceso de nuevas marcas.”60

Al explicar la obligación de uso del titular del derecho, es importante indicar que

la Ley de Propiedad Industrial, regula en el artículo 66, el procedimiento que se debe de

realizar para solicitar la cancelación por falta de uso de la marca; el cual es un proceso

judicial, promovido por cualquier persona interesada en adquirir el derecho, ante un

Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Mercantil, siempre y cuando el titular de

ésta, no la hubiese utilizado por mínimo cinco años, posteriormente la autoridad judicial

podrá pronunciarse al respecto, cancelando el registro de la marca..61

El pago de tasas, es una obligación vigente en diversos países, el titular de una

marca debe pagar por el registro y mantenimiento de la misma; éste pago se encuentra

relacionado con aquellas tasas que se hacen efectivas en concepto de operaciones

sobre las marcas.62

En el caso de Guatemala, en el año 2000, se aprobó mediante el Acuerdo

Gubernativo número 862-2000, el Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual, en

Materia de Propiedad Industrial, el cual tiene por objeto determinar el monto de cada

una de las tasas y honorarios respectivos según cada solicitud u operación que se

realice ante dicha institución.63

La obligación de renovación, es considerada doctrinariamente como una carga u

onere, la cual se relaciona directamente con el derecho a la renovación de la marca

explicado anteriormente; ésta obligación es considerada una carga a satisfacer, ya que

60

Metke Méndez, Ricardo, “Lecciones de Propiedad Industrial”, Editorial Baker&McKenzie, 2001, Pág. 116 61

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 62

Jiménez Sánchez, Guillermo J, Illescas Ortiz, Rafael, Gómez Porrúa, Juan Manuel y otros. Op.cit, Pág. 133 63

Presidente de la República de Guatemala, Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual, en Materia de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo Número 862-2000

Page 50: Isaacs Lourdes Maria

28

si el titular de la marca desea mantener la propiedad del signo distintivo una vez haya

transcurrido el período por el cual inicialmente fue concedido, deberá de realizar el

procedimiento administrativo establecido en la ley de la materia a través del cual la

entidad administrativa le conceda nuevamente la titularidad de la marca por un período

igual al otorgado previamente. 64

Villegas Lara, agrega que dentro de las obligaciones del titular del derecho de

una marca se encuentran también: “señalar en el producto la indicación de procedencia,

ésta consiste en identificar, en idioma español, el lugar en donde se produce o fabrica el

producto, nombre del productor o fabricante, su relación con el titular de la marca si de

ésta no lo es el mismo productor o fabricante”.65

El fundamento del aporte del autor Villegas Lara, se encuentra en el artículo 40

de la Ley de Propiedad Industrial, el cual establece que “todos los productos que se

comercialicen en el país deberán indicar claramente en idioma español el lugar de

producción o de fabricación del producto…, sin perjuicio de las normas aplicables al

etiquetado e información al consumidor”.66

2.4. Marcas Inadmisibles

La facultad que la ley le otorga a una persona para solicitar la inscripción de una

marca puede llegar a limitarse en algunas ocasiones, específicamente cuando se trata

de un signo inadmisible. Es por ello que la doctrina y la legislación enumera diferentes

situaciones en las cuales no es posible solicitar el registro de un signo, por constituir

éste una prohibición absoluta o relativa.

2.4.1. Prohibiciones Absolutas

Según el autor Fernando Sánchez Calero, se puede denegar la inscripción de

una marca, en aquellos casos en dónde existen prohibiciones determinadas por la ley,

64

Jiménez Sánchez, Guillermo J, Illescas Ortiz, Rafael, Gómez Porrúa, Juan Manuel y otros. Op.cit, Pág. 133 65

Villegas Lara, René Arturo. Op.cit, Pág. 380 66

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000

Page 51: Isaacs Lourdes Maria

29

para el efecto, explica que las prohibiciones absolutas son “aquellas que están basadas

en el supuesto en el que el signo no puede tener carácter distintivo o bien no puede ser

autorizado su registro por que éste es contrario al orden público”.67

Para la autora María Luisa Llobregat, al referirse sobre las prohibiciones

absolutas de registro de una marca indica que éstas son “aquellas que se dan cuando

el término que se pretende inscribir es ineficaz para identificar a un producto o servicio

dentro del mercado, por ser éste el término genérico utilizado para reconocer el

producto o servicio, por ejemplo: si se quiere registrar una marca denominativa

<Limones Frescos>, para limones que se comercializan, como se puede observar, el

signo carece de carácter distintivo por ser un signo genérico, en éste caso los

consumidores no van a identificar estas palabras como marca, es decir ésta no

cumpliría con la función verificadora del origen empresarial de los productos, sino como

se utilizaría como una denominación genérica del producto”.68

Son prohibiciones absolutas o bien marcas inadmisibles por razones intrínsecas,

las que se encuentran establecidas en el artículo 20 de la Ley de la Propiedad

Industrial, a continuación se indicarán algunos de los diecisiete casos reconocidos en la

ley como prohibiciones absolutas por razones intrínsecas: “a) que el signo no tenga

suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o servicio al cual se aplique; b) la

denominación del signo consista en la forma usual o corriente del producto o del

envase; c) que consista exclusivamente en un signo o una indicación en el lenguaje

técnico; d) por ser contrario a la moral o al orden público; e) que puedan causar engaño

o confusión sobre su procedencia, modo de fabricación, cualidades; f) cuando el signo

reproduzca o imite total o parcialmente, un signo oficial de control o de garantía

adoptado por un Estado; g) entre otras.” 69

67

Sánchez Calero, Fernando, “Principios de Derecho Mercantil”, España, Editorial Mc Graw Hill, 6° Edición, 2002, Pág.81 68

Llobregat, María Luisa, Op.cit., Pág. 56 69

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000

Page 52: Isaacs Lourdes Maria

30

Después de haber analizado los postulados de los autores previamente citados y

lo que regula la ley, se puede concluir en que las prohibiciones absolutas son todas

aquellas circunstancias que regulan la ley y la doctrina, con respecto a la naturaleza de

una marca, las cuales tienen por objeto estudiar la eficacia y efectos jurídicos que

tendría todo signo al momento de solicitar su inscripción; con el fin de que por medio de

éste, por ejemplo, no se inscriba un término que se utiliza en el lenguaje habitual de los

consumidores y por otra parte lograr que ninguna persona sea titular de un término

descriptivo o genérico en el mercado, sino que existan varias personas que puedan

ofrecerle a los interesados diversidad de productos o servicios de similares

características, pero distintos con relación a sus cualidades, procedencia, fabricación

etc., de manera que sea el consumidor final el que elija la marca del producto o servicio

que desea adquirir, según las necesidades y capacidades económicas de éstos.

2.4.2. Prohibiciones Relativas

Sánchez Calero, indica que las prohibiciones relativas “son aquellas

disposiciones que tienen por objeto evitar la inscripción de un signo, que genere

confusión con otros previamente registrados, o bien que la inscripción de éste, pueda

implicar un aprovechamiento indebido de nombres o reputación ajenos.” 70

Para los autores Enrique Martín Álvarez y David Fernández Gómez, las

prohibiciones relativas “protegen derechos privados mediante a la prohibición de

registro de marcas semejantes para productos o servicios idénticos o similares, el

propósito de esta prohibición es evitar un riesgo de confusión o asociación en el

mercado, ya que esta circunstancia lesionaría los intereses tanto de los empresarios o

titulares, así como de los consumidores; sin embargo, éstas prohibiciones no son objeto

del examen de forma que se realiza a la solicitud de inscripción y las oficinas

administrativas encargadas del trámite, no pueden actuar de oficio, son los propietarios

de las marcas, los obligados a oponerse en aquellos momentos en dónde otras

70

Sánchez Calero, Fernando, Op.cit. Pág. 82

Page 53: Isaacs Lourdes Maria

31

personas soliciten la inscripción de una marca en el momento oportuno que señala la

ley.”71

La Ley de Propiedad Industrial, establece en el artículo 21, ocho casos en dónde

la marca es inadmisible por derechos de terceros; prohibiciones relativas, por el hecho

que la oposición de la inscripción de la marca debe ser iniciada por una tercera

persona, dichas circunstancias son: “a) que el signo sea idéntico o similar a una marca

o una expresión de publicidad registrada o solicitada con anterioridad por un tercero,

para los mismos o similares productos o servicios, pudiendo causar confusión o riesgo

de asociación; b) cuando el signo puede causar confusión, en virtud de ser idéntico o

similar a uno usado en el país por un tercero previamente y que el giro comercial sea

igual o similar; c) que el signo constituya una reproducción, imitación total o parcial de

una marca de un tercero; d) el signo afecte el nombre, la imagen o prestigio de una

colectividad local regional o nacional; e) que el signo afecte el derecho de la

personalidad de un tercero; f) cuando el signo constituye una reproducción o imitación

de una marca de certificación; g) el signo infringe un derecho de autor o de propiedad

industrial; h) cuando la inscripción del signo constituya un acto de competencia

desleal.”72

En conclusión a lo anterior, se puede estimar que las prohibiciones relativas o

bien como las identifica la Ley de Propiedad Industrial, “Marcas Inadmisibles por

Derecho de Terceros”, son aquellas que tienen como fin garantizar la seguridad jurídica

que le otorga el Registro de la Propiedad Intelectual al titular de una marca, mediante

los mecanismos establecidos en la ley como lo son las objeciones del mismo registro y

las oposiciones al trámite de inscripción una marca, en los casos en dónde ésta pueda

causar confusión o riesgo de asociación a los consumidores con la marca que se

encuentra registrada previamente.

71

Álvarez, Enrique Martín y Jorge David Fernández Gómez, “Nominología: Cómo Diseñar, Seleccionar y Proteger Nombres de Marcas”, España, FC Editorial, 2005, Pág. 194 72

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000

Page 54: Isaacs Lourdes Maria

32

Cómo se puede observar, el resultado de la solicitud de inscripción de una

marca, depende del titular de la marca inscrita previamente, (tercero) ya que éste es el

que tiene la legitimación activa para poder reclamar su derecho y argumentar ante el

Registro de la Propiedad Intelectual, por qué la marca que solicita su inscripción, no

debe de ser registrada.

Todo lo relacionado con la oposición dentro de la solicitud de inscripción de una

marca, se desarrollará en el capítulo cuatro de la presente tesis.

Page 55: Isaacs Lourdes Maria

33

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE UNA MARCA

3. 1. Trámite de Inscripción de la Marca

El procedimiento para la inscripción de una marca, se encuentra establecido

dentro de la Ley de Propiedad Industrial, en los artículos del 22 al 30,73 y del 16 al 23

del reglamento de la mencionada ley.74

Como todo procedimiento administrativo, el proceso de inscripción de una marca,

inicia con una solicitud y finaliza con una resolución administrativa, emitida por el

Registro de la Propiedad Intelectual, cuando se otorga y se ordena emitir el certificado o

título respectivo, ó deniegan la inscripción de una marca, haciendo para el efecto las

consideraciones necesarias para fundamentar dicha resolución.

En conclusión, la importancia de la solicitud de inscripción de una marca, radica

en que al momento de que el Registro de la Propiedad Intelectual otorgue dicho

derecho, el titular de la marca podrá gozar de protección y certeza jurídica con respecto

al uso de su marca ante otras personas, así como otros derechos que le reconoce la

Ley de Propiedad Industrial.

3.2. Esquema del Procedimiento de Inscripción de la Marca

Previo a realizar la esquematización del procedimiento de solicitud de inscripción

de una marca, es necesario mencionar que el Registro de la Propiedad Intelectual,

dispone de un arancel respectivo, en el cual se establecen cuáles son los montos a

pagar por cada trámite o solicitud, que se realice ante dicha institución. El arancel se

encuentra identificado por medio del Acuerdo Gubernativo número 862-2000, y cuenta

con siete artículos, los cuales regulan los siguientes aspectos: “cobros por concepto de

tasas en los diferentes procedimientos que admite dicho registro, así como también lo

73

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 74

Presidente de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo Número 89-2002

Page 56: Isaacs Lourdes Maria

34

concerniente a los honorarios por servicios, venta de formularios, destino de los

ingresos percibidos, entre otros”.75

A continuación se esquematiza el procedimiento de inscripción de una marca, de

acuerdo a lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial, Reglamento y Arancel del

Registro de la Propiedad Intelectual.

3.3. Proceso de Inscripción de la Marca

3.3.1. Búsqueda de Antecedentes

En el esquema anterior, se puede apreciar que previo a la presentación de la

solicitud de inscripción de la marca, los usuarios pueden optativamente solicitar una

búsqueda retrospectiva o de antecedentes dentro del mismo registro, con el fin de

investigar si el Registro de la Propiedad Intelectual, ha autorizado previamente la

75

Presidente de la República de Guatemala, Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual, en Materia de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo Número 862-2000

Page 57: Isaacs Lourdes Maria

35

inscripción de una marca similar, dentro de la misma clase; la búsqueda según lo

establecido en el artículo 2, literal c, numeral 1, 2 y 3, del arancel, tiene un valor entre

Q.100.00 ó Q.200.00, dependiendo del tipo de marca que se desea inscribir, para lo

cual se debe de llenar un formulario, el cual tiene un valor de Q.5.00. 76

3.3.2. Presentación de Solicitud

En los artículos 22 y 23 de la Ley de Propiedad Industrial, se han establecido

cuales son los requisitos que deben de llenarse, al momento de que un particular

solicite la inscripción de una marca. Dichos requisitos son:

a) Datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha

representación, así como su nacionalidad;

b) Lugar de constitución, cuando el solicitante fuese una persona jurídica;

c) La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma cuando se

trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas

figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;

d) Una traducción simple de la marca, cuando estuviese constituida por algún

elemento denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto del

español;

e) Una enumeración de los productos o servicios que distinguirá la marca, con

indicación del número de la clase;

f) Las reservas o renuncias especiales;

g) En caso de tratarse de marcas sonoras, indicar una descripción gráfica y adjuntar

una reproducción magnética de la misma;

h) En el caso de tratarse de marcas olfativas, indicar una descripción gráfica y se

puede adjuntar a la solicitud la fórmula química o el procedimiento; e

i) El país de origen del signo.

j) Lugar para recibir citaciones y notificaciones

76

Presidente de la República de Guatemala, Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual, en Materia de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo Número 862-2000

Page 58: Isaacs Lourdes Maria

36

k) Firmas del compareciente y del abogado colegiado activo que lo patrocina, así

como su sello, en caso de que el compareciente no pueda firmar, lo puede hacer

por él otra persona o bien el abogado que lo auxilie.

Dentro del listado anterior, los incisos j y k, corresponden a disposiciones que

contempla el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, los cuales

complementan todo escrito de primera solicitud que se presenta ante el Registro de la

Propiedad Intelectual.77

Por otra parte, es necesario mencionar que el recibo original del pago de la

solicitud de inscripción, se debe de acompañar junto con los demás documentos que

establece la ley, ya que éste forma parte del expediente administrativo, de conformidad

con la ley.

Una vez se presenta la solicitud, el Registro de la Propiedad Intelectual sella de

recibido con la fecha y hora de la recepción de los documentos y le asigna un número

de expediente, para su identificación dentro del registro y continuación del trámite de la

solicitud de inscripción de la marca.

3.3.3. Examen de Fondo y Forma

Posteriormente a la presentación de la solicitud de inscripción de la marca, el

Registro de la Propiedad Intelectual procede a realizar el “Examen de Fondo y Forma”,

el cual tiene por objeto determinar si la solicitud presentada cumple con los requisitos

establecidos en la ley, y si la marca que se pretende inscribir, no se encuentra en

alguno de los casos de inadmisibilidad de la misma.

Dentro del estudio de fondo y forma que se realiza dentro del proceso de

inscripción de una marca, el cual se encuentra fundamentado en el artículo 25 de la Ley

de Propiedad Industrial, pueden ocurrir dos situaciones diferentes, siendo éstas: “a.)

77

Presidente de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo Número 89-2002

Page 59: Isaacs Lourdes Maria

37

que la solicitud no cumpla con alguno de los requisitos establecidos en la ley, trayendo

como consecuencia el suspenso de dicho requerimiento, y es entonces cuando el

Registro de la Propiedad Intelectual, le otorga al solicitante un plazo de un mes, para

que subsane su error u omisión, bajo apercibimiento de que si no lo hiciere, se tiene por

abandonada su solicitud. b) al momento de realizar el examen, el Registro de la

Propiedad Intelectual, determine que la marca que se pretende inscribir, se encuentra

comprendida en alguno de los casos de inadmisibilidad establecidos en la Ley, por lo

que, bajo ese supuesto, el Registro deberá notificar al solicitante las objeciones que

impiden acceder a la admisión y le otorgará el plazo de dos meses, para que el

solicitante se pronuncie al respecto, sin embargo, si el solicitante no se pronuncia en

dicho término o bien subsistieren las objeciones indicadas, el Registro procederá a

rechazar la solicitud, por medio de una resolución fundamentada”.78

3.3.4. Edictos y Publicación

Posteriormente que el Registro de la Propiedad Intelectual, practique el examen

de fondo y forma; o bien habiendo subsanado los errores establecidos en dicho estudio,

y según lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Propiedad Industrial, el Registro,

procede a emitir el edicto correspondiente, el cual deberá ser publicado tres veces en el

Diario Oficial, dentro de un plazo de quince días.

La Ley de la Propiedad Intelectual, determina en el artículo mencionado

anteriormente, que los edictos que se publiquen en el Diario Oficial, deberán hacer

mención a los siguientes aspectos, de conformidad con la marca que se desea inscribir:

a. El nombre y domicilio del solicitante.

b. El nombre del representante del solicitante, en caso que hubiere.

c. La fecha de presentación de la solicitud.

d. El número de solicitud o de expediente.

e. La marca tal como se hubiere solicitado, en el caso de una marca sonora o

auditiva, su descripción gráfica, haciendo constar que el Registro tiene disponible

78

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000

Page 60: Isaacs Lourdes Maria

38

para las partes interesadas un ejemplar del material de apoyo de su

reproducción para su consulta.

f. Enumeración de los productos o servicios, por sus nombres que distinguen a la

marca.

g. Clase que corresponda a los productos o servicios de la marca.

h. Fecha y firma del registrador o funcionario designado para el efecto.

El costo de la emisión y publicación del edicto, corre por cuenta del solicitante;

para el efecto el arancel del Registro, ha establecido un valor determinado de Q.50.00,

en concepto de la emisión de cada edicto.79

Publicado el edicto correspondiente en el Diario Oficial, el solicitante, el

solicitante debe de presentar ante el Registro de la Propiedad Intelectual, dentro del

mes siguiente a la fecha de la última publicación, copia de la página del ejemplar del

Diario Oficial, en dónde aparezca cada una de las publicaciones realizadas. Si el

solicitante por algún motivo no presenta ante el Registro dichas publicaciones, se

tendrá por abandonada la solicitud de pleno derecho, de conformidad con lo establecido

en el último párrafo del artículo 26 de dicha ley.

Posteriormente, en el caso de que no se haya presentado ninguna oposición a la

inscripción de la marca, el registro emitirá una orden de pago por la cantidad de

noventa quetzales (Q.90.00), en concepto de la tasa de inscripción, la cual se encuentra

establecida en el arancel mencionado con anterioridad. 80

Para concluir con esta fase, es importante reconocer que ésta es la más

importante dentro del trámite de la inscripción, ya que por medio de las publicaciones

que se realizan en el Diario Oficial, el solicitante hace del conocimiento público, tanto de

los consumidores como de terceras personas, titulares de otras marcas, su solicitud de

inscripción de la marca respectiva, pudiendo estas personas, oponerse a la inscripción

79

Presidente de la República de Guatemala, Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual, en Materia de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo Número 862-2000 80

Loc.cit

Page 61: Isaacs Lourdes Maria

39

de dicha marca, realizando las consideraciones necesarias, de conformidad con lo que

establece la ley. Los aspectos más importantes relacionados con la oposición de la

inscripción de una marca, se desarrollarán más adelante.

3.3.5. Inscripción y Emisión del Titulo o Certificado

Concluido el período de oposición, sin que se hubiere presentado alguna de

éstas, el Registro de la Propiedad Intelectual procederá a la inscripción de la marca y a

la emisión del certificado o título correspondiente. La inscripción de la marca tiene

vigencia por diez años, los cuales son renovables por el mismo período, a solicitud de

parte. 81

Para que el solicitante pueda obtener dicho certificado o título, es necesario que

efectúe el pago de cincuenta quetzales (Q.50.00), en concepto de honorarios a favor

del Registro, ya que de conformidad con el artículo 3 del arancel, la emisión del mismo,

constituye una operación que genera honorarios a favor de dicha institución. 82

81

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 82

Presidente de la República de Guatemala, Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual, en Materia de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo Número 862-2000

Page 62: Isaacs Lourdes Maria

40

CAPÍTULO IV

OPOSICIÓN AL REGISTRO DE UNA MARCA

4.1. Concepto de Oposición

Según el Diccionario de la Real Academia Española, por oposición en términos

generales, se entiende: “acción y efecto de oponer u oponerse, manera de poner algo

en contra de otra cosa para entorpecer o impedir su efecto, proponiendo una razón o un

argumento contra lo que alguien dice.”83

Guillermo Cabanellas, explica que la oposición es “un acto cuyo objeto consiste

en que no se lleve a efecto lo que otro se propone, vaya esto en perjuicio de uno mismo

o de otro. Es una argumentación o razonamiento en contra para formular una

impugnación”.84

Úrsula Wittenzellner, estima que “los derechos privados opuestos de terceros

pueden hacerse valer en un procedimiento de oposición. En éste procedimiento no sólo

deben tenerse en cuenta los provenientes de marcas registradas sino todos los

derechos cuya virtualidad a través de la concesión del derecho de marcas pueda verse

afectada. Para poder ejercer el derecho de oposición al registro de una marca, se

requiere un interés legítimo del titular de la marca.”85

En conclusión, se puede establecer que la oposición es la herramienta que tiene

a su disposición una persona legitimada por la ley, para poder exponer sus argumentos

y consideraciones contra la solicitud o pretensión de otra, la cual causa un efecto

jurídico negativo sobre el derecho que ésta ostenta, razón por la cual ésta última, se

manifiesta a contrariar las argumentaciones presentadas por el solicitante, con el fin de

83

Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, ingreso, España, 2001, véase en: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=oposicion, fecha de consulta: 12 de marzo de 2012 84

Oposición, Diccionario Jurídico Elemental, Argentina, Editorial Heliasta S.R.L, 12° Edición, 1997, Pág. 282 85

Wittenzellner, Úrsula, Op.cit., Pág. 105

Page 63: Isaacs Lourdes Maria

41

que la autoridad respectiva emita una resolución en la cual se resuelvan ambas

solicitudes y se llegue a reconocer un derecho.

4.2. Trámite de la Oposición

El trámite de la oposición a la inscripción de una marca, se encuentra regulado

en la Ley de Propiedad Industrial, en los artículos 27 y 28,86 y en el artículo 23 del

Reglamento87 de la mencionada ley.

A continuación se presentará un esquema sobre el procedimiento administrativo

de oposición, el cual se lleva a cabo ante el Registro de la Propiedad Intelectual, mismo

que será explicado posteriormente.

86

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 87

Presidente de la República de Guatemala, Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual, en Materia de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo Número 862-2000

Page 64: Isaacs Lourdes Maria

42

4.2.1. Presentación de la Oposición

El escrito de oposición puede ser presentado por cualquier persona que tenga

interés sobre la solicitud de registro de una marca. De conformidad con los artículos 5 y

27 de la Ley de Propiedad Industrial, los requisitos que deben de cumplirse al momento

de la presentación de la oposición son los que establece el Código Procesal Civil y

Mercantil en los artículos 61 y 62, además de haberse cumplido el plazo establecido en

la ley para la oposición, el cual es de dos meses a partir de la primera publicación del

edicto de la marca que ha solicitado su inscripción.88

Por otro lado, el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial regula en el

artículo 23 otros requisitos que deben de tomarse en cuenta al momento de presentar

una oposición, siendo los principales: “a) la marca y número de expediente de la

solicitud contra la cual se formula la oposición; b) los argumentos y las pruebas en que

se funda la pretensión; c) si ésta se basa en un derecho derivado de una marca

registrada o solicitada con anterioridad, deberá de acompañarse una reproducción de la

misma e indicación de los productos o servicios que ésta identifica respecto de los

cuales se plantea la oposición; d) en qué se basa la oposición, si fuere un derecho

derivado de una marca notoriamente conocida no registrada ni en trámite de

inscripción; e) la descripción de las actividades que constituyen el giro o actividad

mercantil de la empresa o establecimiento, cuando se trate de una oposición basada en

un derecho derivado de un nombre comercial o emblema.”89

4.2.2. Audiencia al Solicitante

Otra de las fases de la oposición a la inscripción de una marca es la audiencia al

solicitante, para lo cual el Registro de la Propiedad Intelectual deberá notificarle en la

dirección que éste señaló para recibir notificaciones sobre la oposición presentada a su

solicitud. Según indica la Ley de Propiedad Industrial en el artículo 27, el plazo por el

cual se señalará la audiencia, es de dos meses, en el cual éste deberá contestar la

88

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 89

Presidente de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo Número 89-2002

Page 65: Isaacs Lourdes Maria

43

oposición a su solicitud, fundamentando, argumentando y ofreciendo los medios de

prueba idóneos, con el fin de que el Registro conozca ambas posturas y pueda resolver

con objetividad la oposición.

4.2.3. Apertura a Prueba

El período de prueba dentro del procedimiento de oposición a la inscripción de

una marca se lleva a cabo en un plazo de dos meses comunes para ambas partes,

siempre y cuando el Registro de la Propiedad Industrial lo estime necesario, según lo

regulado en el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial,90 con el fin de que tanto el

opositor como el solicitante obtengan el mismo tiempo para tener la oportunidad de

aportar al procedimiento de oposición las pruebas necesarias para defender su

derecho.

4.2.4. Resolución

Al igual que todo trámite administrativo, la oposición a la inscripción de una

marca finaliza con una resolución, la cual debe de ser razonada y fundamentada de

acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual

indica también que el plazo que tiene dicha institución para resolver es de un mes a

partir de la última diligencia realizada, de manera similar a lo establecido por la

Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 28 que indica que:

“en materia administrativa el término para resolver las peticiones y notificar las

resoluciones, no podrá exceder de treinta días.” 91

En conclusión, el procedimiento de oposición a la inscripción de una marca

consta de cuatro etapas, las cuales son: a) presentación de la oposición, b) audiencia al

solicitante, c) apertura a prueba y d) resolución final. Cada una de estas etapas, se

encuentra regulada con su respectivo plazo de conformidad con la Ley de Propiedad

Industrial, sin embargo al momento de referirse a la resolución final que resuelve la

oposición, encontramos que la Constitución Política de la República de Guatemala,

90

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 91

Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala

Page 66: Isaacs Lourdes Maria

44

limita y específica el plazo que establece la Ley de la Propiedad Industrial, ya que en

virtud de la disposición constitucional, la entidad administrativa, en este caso el Registro

de la Propiedad Intelectual se ve obligado a resolver en un plazo que no exceda de

treinta días, plazo que es similar al que regula la Ley de Propiedad Industrial, sin

embargo, la diferencia entre ambos artículos es que la Constitución Política de la

República de Guatemala, establece que el término para resolver no debe de exceder de

treinta días, mientras que la Ley de Propiedad industrial faculta al Registro a resolver

dentro del mes siguiente.

En la actualidad, el registro resuelve la oposición de conformidad con lo que

establece la ley de la materia, sin embargo si éste por alguna razón se excede de ese

plazo, o bien no se pronuncia al respecto, el opositor puede hacer uso del mecanismo

idóneo para contrariar el silencio administrativo y obtener una resolución final.

Dentro de la estructura interna del Registro de la Propiedad Intelectual, ésta

institución cuenta con una sección de oposiciones, la cual es la que se encarga de

conocer los procedimientos de oposiciones a la inscripción de una marca.

4.3. La Confusión Marcaria

Wittenzellner, explica que existe confusión entre marcas cuando “un signo no

demuestra suficiente capacidad distintiva en relación a otro signo el cual se encuentra

previamente inscrito y además, es posible confundirlo con éste por ser idéntico o bien

en virtud de su similitud.”92

Eduardo Pachano Calderón, Raiza Andrade y Miguel Arteaga, estiman que la

confusión en el derecho marcario se da “cuando el consumidor pueda equivocarse o

sea inducido a ello, lo que constituiría el error, en la selección de un mismo tipo o de

92

Wittenzellner, Úrsula, Op.cit., Pág. 110

Page 67: Isaacs Lourdes Maria

45

análogos productos o servicios, por existir semejanza o identidad entre dos o más

signos”.93

Por consiguiente, se puede determinar que la confusión se refiere a la situación

en que dos productos o servicios similares, de distinto origen empresarial, se

encuentran identificados o bien representados dentro de un mercado específico por dos

marcas que son similares en su nombre o denominación, cuya coexistencia dentro del

mismo mercado resulta perjudicial hacia los consumidores, en virtud del parecido que

existe entre los productos o servicios o bien la semejanza en el nombre de las marcas,

esta circunstancia puede inducir a error o equivocación al consumidor en el momento

en el que éste desea adquirir el producto o servicio.

4.3.1. Tipos de Confusión

Según Jorge Otamendi, se da confusión entre marcas cuando “cotejando una

marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aun cuando en

los detalles existan diferencias.” 94 Asimismo, indica que se pueden apreciar diferentes

tipos de confusiones, dentro de éstas se pueden mencionar las siguientes: “a) confusión

directa; b) confusión visual; c) confusión auditiva; d) confusión ideológica; e) confusión

indirecta”. Las cuales las explica de la siguiente manera:

Confusión Directa: es aquella que hace que el comprador adquiera un producto

determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más

común de confusión.95

Confusión Visual o Confusión Gráfica: ésta es la confusión causada por la

identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas

o cualquier otro, por su simple observación.96

93

Pachano Calderon, Eduardo y otros, “Temas Marcarios para la Comunidad Andina de Naciones”, Venezuela, Livrosca, C.A., 1999, Pág. 97 94

Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999, Pág. 170 95

Ibid., Pág. 171 96

Ibíd., Pág. 173

Page 68: Isaacs Lourdes Maria

46

Confusión Auditiva: se da cuando la pronunciación de las palabras tiene

fonética similar. Esta pronunciación puede ser la correcta o deformada, lo que

importa es cuál es la pronunciación que una parte considerable del público

efectúa de la palabra en cuestión.97

Confusión Ideológica: es la que se deriva del mismo o parecido contenido

conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa,

característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra.98

Confusión Indirecta: es aquella que se da cuando el consumidor cree que los

productos tienen un origen común, un mismo fabricante, puede darse también

entre marcas que distinguen los mismos.99

Además de los tipos de confusión explicados anteriormente, Francesco Galgano

explica que la confusión se puede presentar de dos formas: “a) actos idóneos para

crear confusión con los productos y con las actividades de un competidor; b) imitación

de productos de un competidor”100, los cuales consisten en:

Actos Idóneos para Crear Confusión con los Productos y con las

Actividades de un Competidor: este tipo de confusión se refiere a los actos

mediante los cuales el empresario intenta apropiarse del éxito de otro

empresario, pues trata de producir en el público la convicción de que los propios

productos proceden de la empresa del competidor, con el fin de usar “marcas,

nombres o signos distintivos idóneos para producir confusión con los nombres o

con los signos distintivos legítimamente usados por otros”.101

97

Ibíd., Pág. 178 98

Ibíd., Pág. 182 99

Ibíd. Pag. 192 100

Galgano, Francesco, “Derecho Comercial”, Volumen I, Colombia, Editorial Temis, S.A., 1999, Pág. 148 101

Loc. cit

Page 69: Isaacs Lourdes Maria

47

Imitación de Productos de un competidor: este caso de confusión se da

cuando se presenta una imitación muy parecida a la de un producto o servicio

que induzca a confusión con los productos del competidor, y por lo tanto conduce

a engañar a los consumidores acerca de su procedencia.102

Como se puede observar, la doctrina explica diferentes tipos o clases de confusión

entre marcas, los cuales nacen desde el momento en el que las marcas llegan a

coexistir en el mercado, identificando productos o servicios con características similares

o idénticas dentro de la misma clase o clasificación; es por ello importante que los

titulares de las marcas y sus asesores, verifiquen diariamente las publicaciones del

Diario Oficial, para poder tener conocimiento de cuáles son las solicitudes de inscripción

de marcas y en caso de que una de éstas pueda llegar a generar confusión o inducir a

error a los consumidores, iniciar oportunamente el trámite de oposición a la inscripción

de la marca que puede afectar un derecho previamente reconocido.

4.3.2. Casos Específicos de Confusión

Para Raiza Andrade, Miguel Arteaga y Eduardo Pachano, son casos específicos

de confusión: “todas aquellos situaciones en las que se encuentren dos marcas y se

han valorado los siguientes factores: 1. Comparación de los signos; 2. Existencia de

similitud o conexión competitiva de los productos; 3. Grado de atención del consumidor

ante las marcas.”103

Jorge Otamendi, indica que para cada tipo de confusión, existen circunstancias

específicas en donde se pueden generar las confusiones, estas son: “en el caso de la

confusión visual, se puede generar por similitudes ortográficas, similitudes gráficas o

bien por similitudes de forma; en la confusión auditiva se puede dar por pronunciación

incorrecta, palabras de idiomas extranjeros y por las siglas; mientras que se puede dar

confusión ideológica por similitudes conceptuales de palabras, similitudes conceptuales

de dibujos, similitudes conceptuales entre una palabra y un dibujo, palabras con

102

Loc.cit 103

Pachano Calderon, Eduardo y otros, Op.cit, Pág. 104

Page 70: Isaacs Lourdes Maria

48

significados contrapuestos, por inclusión en la marca del nombre del producto a

distinguir, o bien entre una palabra en idioma extranjero y su traducción.” 104

Después de haber investigado los casos específicos de confusión marcaria, se

puede concluir indicando que para que ésta exista, los productos o servicios que las

marcas identifican, deben de estar contenidos en una misma clase o clasificación y

además contar con similitudes entre los signos o nombres de éstas, de manera que por

la forma como se encuentren presentadas ante el consumidor ya sea por sus formas

de diseños gráficos o su simple pronunciación al ser denominativas, lo induzcan a error

y éste adquiera el producto o servicio equivocado o de diferente procedencia y calidad

en cuanto a su fabricación.

4.4. Riesgo de Asociación

Ricardo Metke Méndez, define el riesgo de asociación como: “aquel que puede

hacer pensar al consumidor que los productos o servicios proceden de empresas legal

o económicamente vinculadas o asociadas comercialmente de alguna manera,

circunstancia que determina su decisión de compra”.105

Por otro lado el autor Carlos Fernández Novoa, citado por Ricardo Metke, indica

que: “el riesgo de asociación puede surgir en supuestos en los que no existe similitud

entre los productos o servicios propios de la marca anterior y los productos o servicios

en relación con los cuales se solicita la nueva marca, por ejemplo en el caso que una

empresa titular de una marca extienda sus actividades hacía un nuevo mercado

directamente o a través de una empresa con ella conectada que aplica a sus productos

precisamente la marca que genera el riesgo de asociación.”106

En conclusión se puede determinar que el riesgo de asociación es aquel por

medio del cual el consumidor asocia dos marcas que pueden distinguir productos

semejantes o no, en virtud de los signos o señales que los distingan, razón por la cual

el consumidor podría llegar a pensar en un momento determinado que ambas marcas

104

Otamendi, Jorge, Op.cit., Pág. 174 105

Metke Méndez, Ricardo, Op.cit., Pág. 106 106

Loc.cit

Page 71: Isaacs Lourdes Maria

49

pertenecen a un mismo titular, que tienen un mismo origen empresarial o bien se

encuentran relacionadas o conectadas entre sí.

4.5. Semejanza

El Diccionario de la Real Academia Española, define la palabra semejanza como:

“aquella cualidad semejante; y por semejante se entiende algo que semeja o que se

parece a alguien o algo.”107

Wittenzellner explica que la semejanza, se da cuando “exista coincidencia entre

los signos registrados en una misma categoría, ésta puede referirse a la coincidencia

ortográfica, fonética, visual o conceptual de marcas denominativas, la imitación del

componente principal en los casos figurativos, la adopción de formas tridimensionales o

el paralelismo de las coloraciones o combinaciones de colores.”108

La semejanza entre las marcas se puede definir como aquellas cualidades o

características similares en productos o servicios que son identificados por diferentes

marcas.

4.5.1. Reglas para Determinar y Calificar la Semejanza entre las Marcas

Doctrinariamente, se han determinado diferentes reglas que tienen por objeto

evitar la confusión y determinar la semejanza entre las marcas, éstas son: “a) la

posibilidad de confusión resulta de la impresión de conjunto con especial consideración

de los elementos principales, se debe de verificar las características típicas, la

impresión general y los principales elementos del signo; b) las marcas en conflicto

deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente; c) debe tenerse en cuenta las

semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas y d) la valoración de la

107

Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, ingreso, España, 2001, véase en: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=semejante, fecha de consulta: 20 de marzo de 2012 108

Wittenzellner, Úrsula, Op.cit., Pág. 109

Page 72: Isaacs Lourdes Maria

50

semejanza debe hacerse desde el punto de vista del presunto comprador y habida

cuenta de la naturaleza del producto.”109

Por otro lado, la legislación guatemalteca también establece en el artículo 29 de

la Ley de Propiedad Industrial cuales son las reglas que se utilizan para calificar la

semejanza entre las marcas, siendo éstas las siguientes: “a) dar preferencia al signo

ya protegido sobre el que no lo está; b) los signos en conflicto deben examinarse en

base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto como

si el examinador o juzgador estuvieren en la situación del consumidor; c) en caso de

marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe

hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos; d) debe darse más

importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; e) los signos deben

examinarse en el modo y forma en que normalmente se venden los productos, se

prestan los servicios; f) para que exista posibilidad de confusión no es suficiente que los

signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican

sean de la misma naturaleza, o pueda existir posibilidad de asociación; g) no es

necesario que ocurra confusión o error en el consumidor sino que basta con la

posibilidad que dicha confusión o error se produzca; h) si una de las marcas en conflicto

es notoria la otra debe de ser clara y fácilmente diferenciable de la primera, con el fin de

evitar de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”110

En conclusión, se puede determinar que las reglas que establece la doctrina y la

legislación con respecto a la calificación de la semejanza entre las marcas, tienen por

objeto impedir que prospere la solicitud de registro de una marca que al momento de

posicionarse en el mercado, pueda causar perjuicios económicos a otras marcas y/o

inducir a confusión o error a los consumidores, en virtud de las semejanzas que esta

refleja sobre las marcas registradas. Para el efecto es importante tomar en cuenta que

al momento en el que se presente el escrito de oposición a la inscripción de la marca, el

abogado de la parte opositora deberá hacer mayor énfasis en todas las semejanzas

109

Ibid. Pág. 111 110

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000

Page 73: Isaacs Lourdes Maria

51

que existen entre éstas, e identificar el momento en el que el consumidor puede tener

un riesgo de confusión y/o riesgo de asociación.

Page 74: Isaacs Lourdes Maria

52

CAPÍTULO V

RECURSOS Y ACCIONES LEGALES DERIVADAS DE LA OPOSICIÓN

EN LA INSCRIPCIÓN DE UNA MARCA

5.1. Procedimiento Administrativo El Diccionario de la Real Academia Española, define la palabra procedimiento

como: “Acción de proceder; Método de ejecutar algunas cosas”.111

El autor Hugo Calderón indica que el procedimiento es “un modo de sucesión, un

orden y forma de proceder, es una pauta que debe seguirse para alcanzar un resultado

práctico, el acto o resolución de un órgano administrativo;”112 y por procedimiento

administrativo explica que es: “la serie de pasos o hechos a través de los que se

desenvuelve la actividad administrativa, que tiene como finalidad la resolución o acto

administrativo.”113

Aunado a lo anterior, Jorge Mario Castillo González considera que el

procedimiento administrativo es: “la manera sistemática de tramitar los expedientes en

la administración pública, en el sentido de que los funcionarios y los empleados

ejecuten determinadas actividades relacionadas o vinculadas entre sí, con el objeto de

tomar la decisión administrativa, que generalmente se denomina resolución.”114

Por lo que en conclusión se puede determinar que un procedimiento

administrativo es aquella serie de etapas que realizadas dentro de la administración

pública para tramitar y resolver las solicitudes de los particulares. Sin embargo,

después de analizar las definiciones anteriores, se puede establecer que la solicitud de

inscripción de una marca y la oposición a la misma, constituyen en sí un procedimiento

111

Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, ingreso, España, 2001, véase en: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=procedimiento, fecha de consulta: 24 de marzo de 2012 112

Calderón Morales, Hugo Haroldo, “Derecho Administrativo Guatemalteco”, México, Editorial Porrúa, 2004, Pág. 170 113

Ibid, Pág. 171 114

Castillo González, Jorge Mario, “Derecho Administrativo”, Guatemala, 20° Edición, Editorial Impresiones Gráficas, 2011, Pág. 406

Page 75: Isaacs Lourdes Maria

53

administrativo, ya que éstos son iniciados a solicitud de un particular y resueltas por un

órgano administrativo, que en este caso, es el Registro de la Propiedad Intelectual,

siguiendo un orden lógico que se encuentra establecido en la Ley.

5.2. Recurso Administrativos

Armando Canosa, define los recursos administrativos como: “toda impugnación

en término de un acto administrativo, interpuesto por quien sea afectado por el acto en

un derecho jurídicamente protegido, invocando razones de legitimidad o de

oportunidad, mérito o conveniencia, con el objeto de que el órgano que ejerce el control

de tutela proceda a revocar, modificar o sanear el acto administrativo cuestionado.”115

Por otro lado, el autor Hugo Calderón, considera que los recursos administrativos

son “todos aquellos procedimientos de impugnación de las resoluciones administrativas,

son todos aquellos recursos que los particulares tienen para oponerse a las

resoluciones de la administración pública.”116

En conclusión, se puede establecer que los recursos administrativos son los

medios de control directo y procedimientos legales de impugnación que los particulares

presentan para oponerse a las resoluciones de fondo desfavorables dictadas por una

autoridad administrativa, con el fin de que ésta se revocada, modificada o confirmada y

se examine la juridicidad del expediente.

5.3. Clases de Recursos Administrativos

Fernando Garrido Falla, Alberto Palomar Olmeda y Herminio Losada González,

explican que existen diferentes tipos de recursos administrativos, éstos se pueden

dividir de la siguiente manera: “a) Recursos Administrativos Ordinarios: son aquellos

que proceden normalmente en relación con los actos administrativos, cualquiera que

sea la materia sobre la que versen, en los que se dan las condiciones genéricas

establecidas en la ley. Por ejemplo el recurso de alzada y el de reposición; b)

115

Canosa, Armando N., “Los Recursos Administrativos”, Argentina, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 1996, Pág. 63 116

Calderón Morales, Hugo Haroldo, “Derecho Procesal Administrativo”, Guatemala, Editorial Estudiantil Fenix, 2003, Pág. 79

Page 76: Isaacs Lourdes Maria

54

Recursos Administrativos Especiales son los que proceden ordinariamente, pero

sólo en relación con materias determinadas; c) Recursos Administrativos

Extraordinarios éstos son los que pueden utilizarse contra resoluciones firmes y

cuando se dé alguno de los motivos especialmente señalados con carácter taxativo en

la ley.”117

Los autores Manuel Ballbé, Judith Gifreu y Hugo Calderón, consideran que los

recursos administrativos dentro de la legislación guatemalteca se clasifican de la

siguiente forma: “a.) recursos ordinarios: los cuales se subdividen en revocatoria y

reposición; b.) recursos especiales: son aquellos que se interponen ante un órgano

que no es el superior jerárquico del que dictó el acto objeto del recurso. Algunas

legislaciones lo denominan de apelación, de alzada, jerárquico impropio, siendo

utilizado generalmente para manifestar inconformidad por parte del administrado contra

resoluciones emitidas por los órganos superiores de entidades descentralizadas, cuyos

actos impugnados son conocidos por el ejecutivo.”118

Por otra parte, la legislación guatemalteca indica en el artículo 17 de la Ley de lo

Contencioso Administrativo que: “los recursos administrativos de revocatoria y

reposición serán los únicos medios de impugnación ordinarios en toda la administración

pública centralizada y descentralizada o autónoma…”.119

En ese orden de ideas, se puede determinar que la doctrina clasifica los recursos

administrativos en diferentes categorías, sin embargo, Guatemala adopta

exclusivamente como medios de impugnaciones administrativas los recursos de

revocatoria y de reposición, los cuales doctrinariamente son denominados como

recursos administrativos ordinarios. Es importante indicar que por disposición de la ley,

existen excepciones en cuanto a la aplicación de los procedimientos de los recursos de

revocatoria y reposición establecidos dentro de la Ley de lo Contencioso Administrativo,

117

Garrido Falla, Fernando y otros, “Tratado de Derecho Administrativo”, Volumen III, España, Editorial Tecnos, 2° Edición, 2006, Pág. 86 118

Ballbé, Manuel y otros, “Manual de Derecho Administrativo”, España, Editorial Marquès Tallers Gràfics, 2002, Pág. 233 119

Congreso de la República de Guatemala, Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119-1996

Page 77: Isaacs Lourdes Maria

55

estas excepciones se encuentran contenidas en materia laboral y tributaria de

conformidad con el artículo 17 BIS de la ley mencionada anteriormente y en los casos

en los que otras leyes indiquen cual es el remedio administrativo idóneo para poder

manifestarse en contra de las resoluciones de la administración pública, por ejemplo en

los casos en materia de seguridad social, se utiliza el “Recurso de Apelación” de

conformidad con el artículo 52 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de

Seguridad Social.120

5.3.1. Recurso de Reposición

Manuel Ballbé, explica que el recurso de reposición es denominado en otros

países como: “recurso de reconsideración, oposición, advertencia, gracioso, etc. Éste

se interpone ante la misma autoridad que dictó la resolución que agravia al particular.

La resolución del recurso corresponde al mismo órgano que dictó el acto impugnado.

Con este recurso se agota la vía administrativa y abre la posibilidad de continuar

expresando la inconformidad a través de un proceso judicial.”121

En nuestra legislación, el recurso de reposición se encuentra regulado en el

artículo 9 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, el cual establece que: “Contra las

resoluciones dictadas por los ministerios, y, contra las dictadas por las autoridades

administrativas superiores, individuales o colegiadas, de las entidades descentralizadas

o autónomas, podrá interponerse recurso de reposición dentro de los cinco días

siguientes a la notificación”.122 El trámite de este recurso, se encuentra establecido en

esta ley, en los artículos del 9 al 15.

Como conclusión, se puede indicar que el recurso de reposición es aquel

procedimiento legal que se utiliza para manifestar el desacuerdo ante una resolución

administrativa dictada por un funcionario público que carece de superior jerárquico. El

objeto de este recurso es que la autoridad que dictó la resolución, reconsidere su

120

Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Decreto Número 295 121

Ballbé, Manuel y otros, Op.cit., Pág. 233 122

Congreso de la República de Guatemala, Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119-1996

Page 78: Isaacs Lourdes Maria

56

decisión, con el fin que se dicte una nueva resolución que sea congruente con la

petición original del administrado, o bien éste emita nuevas consideraciones que

fundamenten la resolución.

5.3.2. Recurso de Revocatoria

Fernando Garrido Falla, Alberto Palomar Olmeda y Herminio Losada González,

indican que el recurso de revocatoria o doctrinariamente denominado de alzada, “es el

recurso ordinario administrativo por excelencia se basa en el principio de jerarquía

administrativa ya que quien lo conoce y resuelve es el superior jerárquico del organismo

o funcionario que dictó la resolución que se recurre.”123

El fundamento legal del recurso de revocatoria se encuentra en el artículo 7 de la

Ley de lo Contencioso Administrativo, el cual indica que: “Procede el recurso de

revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga

superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o

autónoma…” 124

En términos generales y de acuerdo a lo anterior, se puede decir que existen dos

tipos de recursos administrativos que son utilizados dentro de la administración pública

en diferentes casos, -la reposición y la revocatoria-, la procedencia de cada recurso

depende de quién dictó la resolución administrativa que ha causado agravio hacia el

particular, ya que si nos encontramos con una resolución dictada por un funcionario

público que tiene un superior jerárquico, procede entonces el recurso de revocatoria,

mientras que sí la autoridad que dicto la resolución administrativa no tiene superior

jerárquico o bien por disposición de la ley el recurso que debe ser promovido es el

recurso de reposición o reconsideración. Por otro lado, es importante indicar que

ambos recursos son excluyentes, ya que por disposición de la ley, las resoluciones

finales de éstos son impugnables únicamente por la vía judicial, correspondiéndoles

iniciar el proceso contencioso administrativo.

123

Garrido Falla, Fernando y otros, Op.cit., Pág. 87 124

Congreso de la República de Guatemala, Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119-1996

Page 79: Isaacs Lourdes Maria

57

5.4. El Agotamiento de la Vía Administrativa en el Proceso de Inscripción de una Marca

Cuando se ha gestionado una oposición a la inscripción de una marca y ésta es

resuelta desfavorablemente ya sea para el oponente o bien para el solicitante de la

inscripción de la marca, el recurso de revocatoria es el mecanismo idóneo para

manifestar el desacuerdo con la resolución dictada por el Registro de la Propiedad

Intelectual.

Como fundamento de lo anterior, el artículo 13 de la Ley de Propiedad Industrial

establece: “Contra las resoluciones definitivas del Registro podrá interponerse el

recurso de revocatoria, que se interpondrá y tramitará en la forma que determina la Ley

de lo Contencioso Administrativo.”125

El trámite del recurso de revocatoria, se encuentra regulado en los artículos 7, 8,

y del 12 al 15 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, y éste se divide en diferentes

fases, las cuales son: “a) Interposición; b) Admisión del recurso y elevación de las

actuaciones; c) Audiencias sucesivas; d) Diligencias para mejor resolver; e) Resolución

Administrativa.”126

Después de haber analizado lo anterior, se puede concluir indicando que el

recurso de revocatoria es el recurso administrativo idóneo a promover en aquellos

casos en donde el Registro de la Propiedad Intelectual ha resuelto en definitiva una

oposición a la inscripción de una marca. El Ministro de Economía es el funcionario

público encargado de conocer y resolver el recurso, y con éste se tiene por agotada la

vía administrativa. En contra de esta resolución queda iniciar la vía judicial por medio

de un proceso contencioso administrativo, o bien una acción constitucional de amparo,

ya que en aquellos casos en donde la administración pública no resuelva en el plazo

establecido en la ley, es decir exista un silencio administrativo, se podrá iniciar una

acción constitucional de amparo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, literal f

125

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 126

Congreso de la República de Guatemala, Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119-1996

Page 80: Isaacs Lourdes Maria

58

de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el cual indica que:

“Cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en

el término que la ley establece, o de no haber tal término en el de treinta días, una vez

agotado el procedimiento correspondiente; así como cuando las peticiones no sean

admitidas para su trámite”127, y de conformidad con el artículo 16 de la Ley de lo

Contencioso Administrativo, el cual establece en su ultimo párrafo que: “el administrado,

si conviene a su derecho, podrá accionar para obtener la resolución del órgano que

incurrió en el silencio”.128

5.5. Procesos, Acciones y Recursos Judiciales Procedentes Después de la Oposición a la Inscripción de una Marca

Agotada la vía administrativa corresponde iniciar la vía judicial, ésta se deberá

iniciar por medio de un proceso contencioso administrativo y en contra de la sentencia

de éste, proceden los recursos de aclaración, ampliación y la casación. A continuación

se desarrollarán los aspectos más importantes de cada uno de estas acciones,

procesos y recursos, los cuales se llevaron a cabo dentro de cada uno de los casos que

se analizarán más adelante.

5.6 Proceso Contencioso Administrativo

El autor Roberto Paz Álvarez considera que el proceso contencioso

administrativo es: “aquel en que uno de los litigantes es la administración pública y el

otro un particular que reclama contra las resoluciones definitivas de aquella, en otras

palabras es el proceso administrativo en la vía jurisdiccional. El objeto de este proceso

es la revisión jurisdiccional del acto administrativo.”129

Para Jorge Mario Castillo González, la finalidad del proceso contencioso

administrativo es: “lograr un equilibrio entre la efectividad de la acción administrativa y

127

Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Decreto No. 1-86 128

Congreso de la República de Guatemala, Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119-1996 129

Paz Alvarez, Roberto, “Nociones Generales del Proceso y el Proceso Administrativo”, Guatemala, Imprenta Oasis, 2003, Pág. 35

Page 81: Isaacs Lourdes Maria

59

la debida protección a los particulares, en contra de la arbitrariedad de la administración

pública.”130

En conclusión, se puede determinar que el proceso contencioso administrativo,

es un medio de control privativo que sirve de herramienta a los particulares o

administradores para oponerse a las resoluciones o actos que emitan los órganos

administrativos, éste procede toda vez se agoté la vía administrativa con el fin de

someter a juridicidad el acto administrativo y el objeto de este proceso es que un

órgano jurisdiccional revoque, modifique o confirme una resolución dictada previamente

por una entidad de la administración pública.

5.6.1. Procedencia

En el artículo 19 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, se establecen

cuales son los casos de procedencia de este proceso, los cuales son: “a) en caso de

contienda por actos y resoluciones de la administración y de las entidades

descentralizadas y autónomas del Estado; b) en los casos de controversias derivadas

de contratos y concesiones administrativas”. Por otro lado, y de acuerdo al artículo 16

de la citada ley, procede también el proceso contencioso administrativo cuando:

“transcurridos treinta días a partir de la fecha en que el expediente se encuentre en

estado de resolver, sin que el ministerio o la autoridad correspondiente haya proferido

resolución, se podrá utilizar la vía contencioso administrativa, por agotada la vía

gubernativa y por confirmado el acto o resolución que motivó el recurso.”131

5.6.2. Características

Hugo Calderón estima que dentro de las características del proceso contencioso

administrativo se pueden mencionar las siguientes: “a. no se trata de un recurso, sino

que de un verdadero proceso de conocimiento; b. es un proceso que se conoce y se

resuelve dentro de un órgano jurisdiccional; c. su competencia esta dirigida a conocer

130

Castillo González, Jorge Mario, “Derecho Procesal Administrativo”, Tomo II, Guatemala, 15° edición, Impresiones Gráficas, 2004, Pág. 762 131

Congreso de la República de Guatemala, Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119-1996

Page 82: Isaacs Lourdes Maria

60

de las controversias que surgen de las relaciones que se dan entre la administración

pública y los particulares.”132

5.6.3. Trámite

En los artículos del 23 al 45 de la Ley de lo Contencioso Administrativo se

encuentra regulado el trámite del referido proceso, del cual se desprenden las

siguientes etapas: “a). Presentación de la demanda; b). Examen de forma; c). Solicitud

de antecedentes; d). Órgano administrativo envía antecedentes con informe

circunstanciado, e). Admisión de la demanda; f). Emplazamiento al órgano

administrativo, PGN, terceros con interés; g). Apertura a prueba; h). Vista; i). Auto para

mejor fallar; j).Sentencia” 133

En conclusión, se puede estimar que el proceso contencioso administrativo es un

proceso de conocimiento de única instancia ya que es un único órgano jurisdiccional el

que lleva a cabo el desarrollo y diligenciamiento de cada una de las fases del proceso,

desde el inicio hasta el momento oportuno de dictar sentencia. La sentencia del

proceso contencioso administrativo se puede pronunciar revocando, confirmando o bien

modificando la resolución impugnada. Los medios de impugnación procedentes para

este proceso son el recurso de aclaración y ampliación y la casación, éstos se tramitan

de conformidad con las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil. En

Guatemala el órgano jurisdiccional encargado de conocer los procesos contenciosos

administrativos en materia de Propiedad Intelectual, son la Sala Primera y Quinta de lo

Contencioso Administrativo.

En cada una de las sentencias que se analizarán más adelante, la Sala Primera

de lo Contencioso Administrativo, fue el órgano jurisdiccional designado a conocer del

proceso contencioso administrativo correspondiente a cada caso en concreto.

132

Calderón Morales, Hugo Haroldo, Op.cit., Pág. 265 133

Congreso de la República de Guatemala, Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119-1996

Page 83: Isaacs Lourdes Maria

61

5.7. Acción Constitucional de Amparo

Edmundo Vásquez Martínez, citado por el autor Juan Francisco Flores Juárez

indica que la acción constitucional de amparo es: “un proceso de rango constitucional,

especial por razón jurídico material, que tiende a obtener la satisfacción de una

pretensión de mantenimiento o restitución de un derecho fundamental que sido

conculcado”. 134

Por otra parte, Martín Ramón Guzmán explica que por amparo se entiende que

es: “un proceso judicial, de rango constitucional, extraordinario y subsidiario, tramitado y

resuelto por un órgano especial, temporal o permanente, cuyo objeto es preservar o

restaurar, según sea el caso, los derechos fundamentales de los particulares cuando

los mismos sufren amenaza cierta e inminente de vulneración o cuando han sido

violados por personas en ejercicio del poder público.”135

El objeto de la acción constitucional de amparo, según lo establecido en el

artículo 8 de la ley constitucional es: “proteger a las personas contra las amenazas de

violaciones a sus derechos o restaurar el imperio del os mismos cuando la violación

hubiere ocurrido…”136

En conclusión, se puede estimar que la acción constitucional de amparo es una

garantía constitucional la cual tiene por objeto prevenir o bien restaurar la violación de

un derecho reconocido por la Constitución Política de la República de Guatemala a una

persona. En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad es el único tribunal

constitucional competente de conocer amparos en única instancia así como las

apelaciones en segunda instancia de las acciones constitucionales de amparo

134

Flores Juárez, Juan Francisco, “Constitución y Justicia Constitucional / Apuntamientos”, Guatemala, Publicación de la Corte de Constitucionalidad, 2005, Pág. 132 135

Guzmán Hernández, Martín Ramón, “El Amparo Fallido”, Guatemala, Publicación de la Corte de Constitucionalidad, 2° Edición, 2004, Pág. 27 136

Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Decreto No. 1-86

Page 84: Isaacs Lourdes Maria

62

conocidas en primera instancia por otros órganos jurisdiccionales constituidos en

calidad de tribunal constitucional de amparo.

5.7.1. Procedencia

De conformidad con el artículo 265 de la Constitución Política de la República de

Guatemala, “No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que

los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una

amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes

garantizan.”137

Sin embargo, en el artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de

Constitucionalidad, se establecen de manera específica cuáles son los casos de

procedencia de la referida acción, siendo éstos para: “a) mantener o restituir en el goce

de los derechos y garantías que establece la Constitución; b) declarar en casos

concretos que una ley, reglamento o resolución o acto de autoridad, no obliga al

recurrente por contravenir o restringir los derechos garantizados en la Constitución; c)

en casos concretos se declare que una disposición o resolución no le es aplicable al

recurrente; d) la autoridad de cualquier jurisdicción dicte reglamento, acuerdo o

resolución de cualquier naturaleza, con abuso de poder o excediéndose de sus

facultades legales; e) exigir al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o

actividades no razonables o ilegales; f) cuando las peticiones realizadas a la

administración pública no sean admitidas para su trámite o bien cuando haya

transcurrido el término correspondiente para que éste se pronuncie y no lo ha hecho; g)

en materia política, cuando se vulneren derechos reconocidos por la ley o por loes

estatutos de las organizaciones políticas; h) después de haber agotado todos los

procedimientos y recursos administrativos y judiciales que establece la ley, establecidos

en la ley por cuyo medio se puede ventilar adecuadamente y de conformidad con el

principio jurídico del debido proceso.”138

137

Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala 138

Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Decreto No. 1-86

Page 85: Isaacs Lourdes Maria

63

5.7.2. Características

El autor Martin Guzmán indica que las características de la garantía

constitucional de amparo son: “a) es de rango constitucional; b) es especial por razón

jurídico material, es decir opera sola y exclusivamente cuando los procedimientos o

recursos de rango ordinario han fallado en la misión de proteger o preservar los

derechos reconocidos por la Constitución Política de la República de Guatemala; c) es

político; d) es un medio de protección ya sea preventivo o restaurador; e) su ámbito de

aplicación es amplio, es decir que la protección que conlleva opera sobre cualquier área

en que se ejerza el poder público.”139

5.7.3. Trámite

El trámite de la acción constitucional de amparo, se encuentra desarrollado en la

Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en los artículos 19 al 42

de dicha ley, estructurándose generalmente en las siguientes etapas: a) Interposición;

b) Primera Audiencia; c) Apertura o Relevo de Prueba; d) Segunda Audiencia; e) Vista;

f) Auto para Mejor Fallar; g) Sentencia.

En conclusión, se puede indicar que el amparo es una garantía constitucional

que tiene por objeto proteger a las personas ante aquellos casos en los que entes de la

administración pública, órganos jurisdiccionales o bien personas de derecho privado

han actuado con arbitrariedad, restringiéndoles derechos reconocidos por la

Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes. El fin principal de

esta acción es restaurar y prevenir la violación de los derechos de las personas, es por

ello que las acciones constitucionales tienen prioridad ante otros procesos ordinarios y

para su diligenciamiento son reconocidos como hábiles todos los días y horas. Otra

particularidad que tiene la acción constitucional de amparo, es que al momento de

correr audiencia a las partes, también se le corre audiencia al Ministerio Público, quien

actúa por medio de la Fiscalía de Sección de Asuntos Constitucionales, Amparos y

Exhibición Personal y a todas aquellas personas que tengan interés en el caso o bien

139

Guzmán Hernández, Martín Ramón, Op.cit, Pág. 33

Page 86: Isaacs Lourdes Maria

64

puedan ilustrarle por medio de sus conocimientos o experiencia determinados puntos al

tribunal constitucional, a éstas personas se les llama “Amicus Curiae o Amigos de la

Corte”.

5.8. Recurso Extraordinario de Casación

El autor Piero Calamandrei, considera que el recurso extraordinario de casación

consiste en “una acción de impugnación que mira en un primer termino a obtener la

anulación de la sentencia impugnada, y en un segundo tiempo a obtener una nueva

decisión sobre el mérito de la controversia.”140

Según Fernando De La Rua, la casación es: “un recurso dentro de los medios de

impugnación de la sentencia, mediante el cual, por motivos de derecho específicamente

previstos por la ley, una parte postula la revisión de los errores jurídicos de la sentencia

de mérito que le perjudica, reclamando la correcta aplicación de la norma sustantiva, o

la anulación de la sentencia o bien una nueva decisión, con o sin renvío a nuevo

juicio”.141

En ese orden de ideas, se puede concluir indicando que la casación es un

recurso extraordinario que no causa instancia dentro de un proceso y que tiene por

objeto anular una sentencia judicial que ha sido fundamentada en base a una errónea

aplicación o interpretación de una ley y del procedimiento.

La importancia de este medio de impugnación dentro de la presente tesis, radica

en que la mayoría de las sentencias objeto de estudio, proceden de este recurso y son

dictadas por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil.

140

Calamandrei, Piero, “La Casación Civil”, Volumen 3, México, Editorial OXFORD, 2000, Pág. 210 141

De La Rua, Fernando, “El Recurso de Casación”, Argentina, Editorial Víctor P. De Zavalía, 1968, Pág. 54

Page 87: Isaacs Lourdes Maria

65

5.8.1. Modalidades de la Casación El Código Procesal Civil y Mercantil indica en el artículo 620 que existen dos

formas de casación, éstas son: “a) por motivos de fondo y b) por motivos de forma.”142

Al respecto, Mario Aguirre Godoy explica que: “La Casación por Motivos de Fondo o

bien por Vicios In Iudicando, ataca el fondo, la decisión intelectiva del juzgador, y pide la

rescisión de la sentencia por estimarse contraria a las normas de derecho y por ello se

arguye la ilegalidad del fallo mientras que la Casación por Motivos de Forma o por

Vicios In Procedendo, reclama la validez, porque la sentencia se considera nula. Se

pueden clasificar los motivos tomando en cuenta los requisitos subjetivos, requisitos

objetivos y a los requisitos de la actividad procesal. ”143

En conclusión, se puede indicar que la casación por motivos de fondo o bien por

vicios “in iudicando”, es aquella que ataca la parte considerativa de una sentencia por

considerarse que el tribunal falla en su labor intelectiva, mientras que la casación por

motivos de forma o por vicios “in procedendo” se refiere a cuando han existido errores

en el desenvolvimiento de la relación procesal o procedimiento.

5.8.2. Procedencia

Según el artículo 620 del Código Procesal Civil y Mercantil, la casación procede

en contra de las sentencias o autos definitivos de segunda instancia que pongan fin al

proceso. Aunado a lo anterior, el artículo 621 del referido código, indica que procede la

casación de fondo en los siguientes casos: “1. Cuando la sentencia o auto recurrido

contenga violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las leyes o doctrinas

legales aplicables; 2. Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de

derecho o error de hecho, si este último resulta de documentos o actos auténticos, que

demuestren de modo evidente la equivocación del juzgador.”144

142 Jefatura del Gobierno de la República de Guatemala, Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley

Número 107. 143

Aguirre Godoy, Mario, “Derecho Procesal Civil”, Tomo II, Guatemala, Centro Editorial VILE, 2009, Pág. 472 144 Jefatura del Gobierno de la República de Guatemala, Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley

Número 107.

Page 88: Isaacs Lourdes Maria

66

Los casos de procedencia de la casación de forma, se encuentran establecidos

en el artículo 622 del Código Procesal Civil y Mercantil, y éstos son: “1. Cuando el

tribunal, de Primera o de Segunda Instancia, careciere de jurisdicción o de competencia

para conocer en el asunto, o cuando el tribunal se niegue a conocer teniendo obligación

de hacerlo; 2. Por falta de capacidad legal o de personalidad de los litigantes, o de

personería en quien los haya representado; 3. Por omisión de una o mas de las

notificaciones que han de hacerse personalmente, si ello hubiere influido en la decisión;

4. Por no haberse recibido a prueba el proceso o sus incidencias en cualquiera de las

instancias, cuando proceda con arreglo a la ley, o se hubiere denegado cualquiera

diligencia de prueba admisible; 5. Cuando el fallo contenga resoluciones contradictorias,

si la aclaración hubiere sido denegada; 6. Cuando el fallo otorgue mas de lo pedido, o

no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas, si

hubiere sido denegado el recurso de ampliación; y, en general, por incongruencia del

fallo con las acciones que fueren objeto del proceso; 7. Por haberse dictado la

resolución por un numero de magistrados menor, o por magistrado legalmente

impedido.”145

5.8.3. Trámite

El diligenciamiento de este recurso, consiste en diversas etapas, las cuales se

encuentran reguladas en los artículos 619, 626, 628 y 630 del Código Procesal Civil y

Mercantil, siendo éstas: “a) Interposición ante la Corte Suprema de Justicia, Cámara

Civil o bien ante el Tribunal que dictó la sentencia recurrida; b) Solicitud de autos

originales; c) Señalamiento de día y hora para la Vista; d) Sentencia. Una de las

particularidades del trámite de este recurso es que los plazos en los que se llevan a

cabo las fases o etapas principales de éste, son por quince días.146

145

Jefatura del Gobierno de la República de Guatemala, Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley Número 107. 146

Jefatura del Gobierno de la República de Guatemala, Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley Número 107.

Page 89: Isaacs Lourdes Maria

67

CAPÍTULO VI

JURISPRUDENCIA

6.1. Concepto

Enrique R. Aftalión y José Vilanova explican que existen dos diferentes

acepciones para la palabra jurisprudencia la primera consiste en la “ciencia o

conocimiento del derecho (iuris prudentia)” y la segunda que es la que prevalece se

refiere al “sentido concordante de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales del

Estado, manifestándose como una repetición o una forma habitual o uniforme de

pronunciarse sobre un punto determinado en los fallos”.147

Los autores Rafael Ruiz Manteca, Antonio-Rafael Hernández Olivencia y Javier

Fernández López citan al autor Albaladejo quien indica que la jurisprudencia o doctrina

jurisprudencial es “el modo habitual por medio del cual un Tribunal decide sobre una

cuestión determinada.”148

Por lo tanto, se puede definir a la jurisprudencia como aquella fuente del derecho

que se encuentra constituida por cada uno de los fallos que dicta un órgano

jurisdiccional en un mismo sentido para situaciones o casos determinados, asimismo,

ésta tiene por objeto complementar la ley, de manera en que al momento en que no se

encuentre una norma jurídica aplicable o bien exista una laguna legal, se pueda

resolver de conformidad como se ha resuelto en ocasiones similares anteriores.

6.2. La Jurisprudencia en los Diferentes Sistemas del Derecho

En el sistema de derecho consuetudinario, según Miguel Villoro Toranzo, la

misión de la jurisprudencia es: “completar lo que no dicen las costumbres y aplicar la

misma a la variedad de casos nuevos, ya que cada sentencia de los tribunales

147

Aftalion, Enrique R. y José Vilanova, “Introducción al Derecho”, Argentina, Editorial Abeledo-Perrot, 2° Edición, 1994, Pág. 714 148

Ruiz Manteca, Rafael y otros, “Introducción al Derecho y Derecho Constitucional”, España, Editorial Trotta, S.A., 1994, Pág. 38

Page 90: Isaacs Lourdes Maria

68

contribuye a aclarar, precisar y enriquecer el sistema de normas jurídicas, y, por lo

mismo, sirve de ejemplo a las soluciones posteriores.”149

En ese orden de ideas, indica el citado autor que la jurisprudencia en el sistema

de derecho escrito, “se basa en las leyes vigentes, sin embargo, por muy casuistas

que sean esas leyes, no pueden prever todas las circunstancias en que se deben de

aplicar, y es ahí cuando en todas las sentencias de los tribunales, siempre se da una

nueva aportación al sistema jurídico, ya sea porque el juez se pronuncie sobre algo no

previsto por las leyes o bien porque ha valorado las leyes vigentes respecto de las

circunstancias concretas del caso”.150

En resumen, se puede decir que el objeto de la jurisprudencia en los dos

sistemas de derecho mencionados anteriormente, consiste en que por medio de las

sentencias dictadas por los tribunales, se logra enriquecer el sistema normativo jurídico

de un Estado, a través de la integración e interpretación de éstas.

6.3. Jurisprudencia en Guatemala

La jurisprudencia en Guatemala es considerada como fuente de derecho

complementaria, en virtud de que el artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial,

establece: “la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la

complementará.”151

En Guatemala, existen dos tribunales que por medio de las sentencias que dictan

formulan jurisprudencia y consecuencia de esto, doctrina legal, éstos son la Corte

Suprema de Justicia, cuando conoce de los recursos extraordinarios de casación, en el

área civil y la Corte de Constitucionalidad, al conocer las acciones constitucionales de

amparo.

149

Villoro Toranzo, Miguel, “Introducción al Estudio del Derecho”, México, Editorial Porrua, S.A., 9° Edición, 1990, Pág. 178 150

Loc.cit. 151

Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Judicial, Decreto Número 02-89

Page 91: Isaacs Lourdes Maria

69

6.3.1. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia

Como se ha mencionado anteriormente, la jurisprudencia se refiere a la fuente

del derecho que consiste en cada una de las sentencias que ha dictado un órgano

jurisdiccional, sin embargo, la particularidad que tiene la jurisprudencia emanada de la

Corte Suprema de Justicia es que ésta, llega a constituir doctrina legal en un momento

determinado.

Las autoras Josefina Chacón de Machado y Carmen María Gutiérrez de

Colmenares, consideran que para que exista doctrina legal es necesario que: “a. La

Corte Suprema de Justicia actúe como Tribunal de Casación; b. La Corte Suprema de

Justicia emita cinco sentencias uniformes que enuncien un mismo criterio en casos

similares; c. Que no hayan sido interrumpidas por otro fallo en contrario; d. que en

materia procesal civil y mercantil, dichas sentencias de casación se hayan aprobado

con el voto favorable de cuatro magistrados por lo menos.152

El Artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil indica que se entiende por

doctrina legal “la reiteración de fallos de casación pronunciados en un mismo sentido,

en casos similares, no interrumpidos por otro en contrario y que hayan obtenido el voto

favorable de cuatro magistrados por lo menos.”153

En conclusión, se puede indicar que la jurisprudencia emanada de la Corte

Suprema de Justicia puede convertirse en doctrina legal, la cual es de obligatorio

cumplimiento para los tribunales ordinarios inferiores por ser considerada una fuente

formal del derecho, al momento de tener cinco fallos uniformes de las sentencias

dictadas por la Corte Suprema de Justicia que resuelven los recursos extraordinarios de

casación.

152

Chacón de Machado, Josefina y Carmen María Gutiérrez de Colmenares, “Introducción al Derecho”, Guatemala, Editorial Serviprensa, 3° Edición, 2003, Pág. 87 153 Jefatura del Gobierno de la República de Guatemala, Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley

Número 107.

Page 92: Isaacs Lourdes Maria

70

6.3.2. Jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad

Como se mencionó anteriormente, la Corte Suprema de Justicia es el único

tribunal de carácter ordinario y la Corte de Constitucionalidad de carácter constitucional,

que pueden crear doctrina legal constitucional a través de su jurisprudencia.

En concordancia con lo anterior, el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición

Personal y de Constitucionalidad, establece que: “… se sienta doctrina legal por medio

de las sentencias dictadas por la Corte de Constitucionalidad, la cual deberá respetarse

por los tribunales al haber tres fallos contestes de ésta.” No obstante a lo anterior, la

Corte de Constitucionalidad al igual que la Corte Suprema de Justicia puede separarse

de su propia jurisprudencia, para lo cual deberá razonar la innovación y esta no será

obligatoria para los otros tribunales, a menos que se lleguen a emitir tres fallos

sucesivos contestes en el mismo sentido, para lo cual la Corte de Constitucionalidad

deberá declarar expresamente la creación de la doctrina legal.154

En conclusión, se puede indicar que de todos los procesos constitucionales que

conoce la Corte de Constitucionalidad, el único que puede generar doctrina legal en

materia constitucional a través de la jurisprudencia, específicamente al existir tres fallos

contestes, es la acción constitucional de amparo ya sea en única instancia o bien al

momento en el que la Corte conoce del recurso de apelación promovido en contra de la

sentencia dictada por el órgano jurisdiccional constituido extraordinariamente en tribunal

constitucional de amparo que conoció en primera instancia.

154

Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Decreto No. 1-86

Page 93: Isaacs Lourdes Maria

71

CAPITULO VII

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LAS SENTENCIAS ESTUDIADAS

7.1. Resumen de las Sentencias

A continuación se presenta un resumen sobre el contenido de las sentencias de

los expedientes en las cuales la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, ha dictado

sentencia del recurso extraordinario de casación, en los casos en los que se ha

denegado la inscripción de una marca, en virtud de existir una oposición a la misma, o

por confusión o semejanza durante el período del año 2000 al 2009.

Las sentencias son identificadas por medio de la fecha en que fueron dictadas y

el número de expediente de cada caso.

7.1.1. Sentencia de fecha 7 de diciembre de 2001 - Exp. No. 94-2001

El 16 de febrero de 1995, la entidad “Fabriques de Tabac Reunies, S.A.” (sic),

solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, el registro como marca de la frase “El

Americano más Suave”, sin embargo, Tabacalera Nacional se opuso a dicha

inscripción, en virtud de que dicha entidad es titular de la expresión de propaganda, “Un

Americano Original”, la oposición que declarada sin lugar oportunamente.

Posteriormente, Tabacalera Nacional, interpuso Recurso de Revocatoria, en contra de

la resolución que declara sin lugar la oposición referida y el Ministerio de Economía

resolvió con lugar dicho recurso.

Agotada la vía administrativa, la entidad “FABRIQUES DE TABAC REUNIES,

S.A.” (sic), accionó en la vía judicial, por medio de un Proceso Contencioso

Administrativo, en donde la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,

declaró con lugar la demanda, determinando únicamente que la frase “El Americano

más Suave”, es una marca y no emitió más consideraciones.

La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, al conocer el recurso extraordinario

de casación, determinó que “El Americano más Suave”, es una frase comercial, para lo

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72

cual se fundamento en el Convenio Centroamericano para la Protección de la

Propiedad Industrial ya que en dicho convenio, en el artículo 7 no se contempla que una

frase pueda considerarse como una marca, sino que le corresponde la denominación

de “expresión o señal de propaganda”.

Parte Resolutiva de la Sentencia:

- Casa la sentencia Impugnada.

- Sin lugar el Proceso Contencioso Administrativo.

- Condena en Costas.

7.1.2. Sentencia de fecha 11 de noviembre de 2002 - Exp. No. 159-2002

El 13 de junio de 1996, la entidad José Luis Reyes Montenegro y Hermano,

Sociedad de Responsabilidad Limitada, solicitó la inscripción de la marca MARAVILLA,

en la clase 30, especificando que como dicha sociedad era la titular de la marca Café

Maravilla, en la clase 30, les correspondían también el derecho de ser titulares de la

marca MARAVILLA.

Sin embargo, el 8 de septiembre de 1995, es decir 8 meses antes que la marca

MARAVILLA, solicitará su inscripción, la entidad EMPACADORA DE CEREALES,

SOCIEDAD ANÓNIMA, presentó la solicitud de inscripción de la marca SUPER

MARAVILLA, en la clase treinta.

Empacadora de Cereales, Sociedad Anónima, con fecha seis de noviembre de

mil novecientos noventa y seis se opuso al registro de la denominación solicitada,

basado en que las marcas MARAVILLA y SUPERMARAVILLA, de su propiedad,

también se encuentran en trámite de registro.

Ante la oposición planteada, el Registro de la Propiedad industrial emitió

resolución de fecha veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y siete, en la que

declaró con lugar la oposición y sin lugar la solicitud de registro de la marca

MARAVILLA.

Page 95: Isaacs Lourdes Maria

73

La sala de lo contencioso administrativo, resolvió Sin Lugar el proceso

contencioso administrativo, promovido por la entidad TOSTADURÍA DE CAFÉ

MIRAMAR, COMPAÑÍA LIMITADA, SUCESORA DE LA ENTIDAD José Luis Reyes

Montenegro y Hermano, Sociedad de Responsabilidad Limitada, en virtud de que a

EMPACADORA DE CEREALES, SOCIEDAD ANÓNIMA, le amparaba el principio

registral de prelación: “primero en tiempo, primero en derecho”, así como el principio

marcario del derecho de prioridad, contenido en el artículo 94, literal b del Convenio

Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

Al conocer la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Cámara Civil,

determinó que la palabra MARAVILLA, no puede configurarse como una nueva marca,

en virtud de existir además de las solicitudes de inscripción mencionadas, otras marcas

a nombre de personas jurídicas y otras que se encuentran bajo ese mismo nombre. La

sentencia determina que no puede existir exclusividad para utilizar el termino

MARAVILLA, ya que es una denominación de uso genérico. Por otra parte, establece

que el criterio de la Corte Suprema de Justicia, es congruente con el criterio establecido

en la sentencia del proceso contencioso administrativo, ya que la Sala del Tribunal de lo

contencioso administrativo, nunca incurrió en ningún aspecto que pueda ser susceptible

del recurso extraordinario de casación, así mismo hace mención a que “No existe

derecho de prelación entre una marca ya inscrita y otra en trámite”.

Parte Resolutiva:

- Sin Lugar recurso de casación

- Sanción en costas.

7.1.3. Sentencia de fecha 5 de febrero de 2003 – Exp. No. 289-2002

Campbell Soup Company, solicitó la inscripción de V8 SPLASH, el 27 de marzo

de 1998, clase 32. Sin embargo, la entidad Bodegas y Fábricas, Carlos Kong,

Sociedad Anónima, se opuso a dicha solicitud de inscripción, en virtud de ser titular de

la marca SPLASH, clase 32, la cual fue declarada con lugar el catorce de diciembre de

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74

mil novecientos noventa y ocho y por consiguiente sin lugar la solicitud de registro de la

marca “V8 SPLASH”

El veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, Campbell Soup

Company, presentó recurso de revocatoria contra la resolución anterior, el cual fue

declarado sin lugar por el Ministerio de Economía.

Se agotó la vía administrativa, y se llevo a cabo el proceso contencioso

administrativo correspondiente, en el cual se declaró CON LUGAR la demanda,

manifestando que no existe semejanza entre éstas dos marcas.

Bodegas y Fábricas, Carlos Kong, Sociedad Anónima, promovió el recurso

extraordinario de casación, en el cual la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia,

en base a los autos correspondientes, logró determinar que la sala no apreció uno de

los documentos ofrecidos como medios de prueba, el cual contiene o bien indica que

ambas marcas tanto V8 SPLASH como SPLASH, pertenecen a la misma clase y la

inscripción de V8 SPLASH, puede inducir a los consumidores a confusión.

La doctrina que determina la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, en el

presente caso es que: “Es improcedente la solicitud de inscripción de una marca,

cuando ésta utiliza como parte de sus signos distintivos una palabra que constituye el

elemento básico que identifica a otra ya inscrita, que ampara productos de la misma

clase, pues aun cuando una de ellas utilice la misma palabra acompañada de otro

distintivo, existiría entre ambas semejanza gráfica, fonética e ideológica que impide que

puedan coexistir en el mercado, ya que inducirían a error o confusión al consumidor”.

Parte Resolutiva:

- Casa la sentencia impugnada.

- Declara Sin Lugar el Proceso Contencioso Administrativo.

- No hay Condena en Costas

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75

7.1.4. Sentencia de fecha 8 de febrero de 2006 – Exp. No. 236-2005

La entidad María García viuda de Maldonado e Hijos, Compañía Limitada, de

nombre comercial Malher Sucesores & Compañía Limitada, solicitó ante el Registro de

la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca denominada “Etiqueta Campestre

Consomé de Pollo”, producto comprendido en la clase 29.

La entidad Pollo Campero, Sociedad Anónima, presentó oposición a la

inscripción de la marca antes descrita, indicando que ésta tiene semejanza grafica

fonética y por sobre todo ideológica, con la marca que esta empresa representa, la cual

fue declara sin lugar oportunamente. Pollo Campero, Sociedad Anónima, al no estar

conforme con dicha resolución, planteó un recurso de revocatoria, el cual fue declarado

sin lugar por el Ministerio de Economía.

Pollo Campero, Sociedad Anónima, inició proceso ante la Sala Primera del

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en contra la resolución dictada por el

Ministerio de Economía. Dicho proceso fue declarado sin lugar.

La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, al conocer el recurso extraordinario

de casación, compartió el criterio de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo, manifestando que de ambas marcas existen suficientes elementos

diferenciadores que hacen posible su coexistencia en el mercado, sin que induzca a

error o confusión al consumidor. Aunado a lo anterior, los signos distintivos de las

marcas, son totalmente diferentes.

Parte Resolutiva:

- Desestima el recurso de casación.

- Condena en costas.

Page 98: Isaacs Lourdes Maria

76

7.1.5. Sentencia de fecha 27 de abril de 2006 - Exp. No. 245-2004

La entidad Bristol-Myers Squibb Company, solicitó la inscripción de la marca

TAXOL, en la clase cinco, sin embargo, Raúl Sabán Morales se opuso a la inscripción,

aduciendo que existe semejanza con la marca registrada de su propiedad LAXOL, para

amparar productos similares, en la misma clase.

Posteriormente, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la

oposición y con lugar la solicitud de registro de la marca TAXOL, clase 5, razón por la

cual, el señor Raúl Sabán Morales al no estar de acuerdo con su contenido, promovió

un recurso de revocatoria, el cual conoció el Ministro de Economía, quien lo declaró sin

lugar.

La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo conoció en única instancia la

resolución emitida por el Ministerio de Economía y en sentencia de fecha dieciséis de

julio de dos mil tres, confirmó la resolución recurrida, estableciendo que si bien es cierto

que las marcas en controversia tienen similitud gráfica y fonética, ésta no tiene similitud

ideológica, además que LAXOL sugiere laxar, que se trata de un laxante, por el

contrario TAXOL no es marca descriptiva, de tal manera que no puede haber confusión

en el público consumidor.

Sin embargo, al conocer la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, el recurso

de casación, interpuesto por Raúl Sabán Morales, ésta lo desestima en virtud de que

los motivos que invoca el postulante en el memorial de interposición, se encuentran

erróneamente interpretados.

Parte Resolutiva:

- Desestima el Recurso Extraordinario de Casación.

- Multa al recurrente.

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77

7.1.6. Sentencia de fecha 11 de enero de 2007 - Exp. No. 286-2006

Ramón Augusto Guzmán López, quien es el Mandatario Especial con

Representación de la entidad Ab Tetra Pak, solicitó ante el Registro de la Propiedad

Intelectual, la inscripción de la marca “DULCINEA TETRAPAK”, en la clase 30.

Guillermo Estuardo Pivaral Guzmán, en la calidad de Mandatario Especial con

Representación de la entidad “Ab Tetra Pak, sociedad constituida y existente conforme

las leyes de Suecia”, planteó ante el Registro de la Propiedad Industrial, oposición en

contra de la solicitud de inscripción de la marca “DULCINEA TETRAPAK”, aduciendo

que su representada es propietaria de la marca “TETRA PÀK”, y que además, es

propietaria de las marcas “TETRA, TETRA CLASSIC, TETRA STANDARD, TETRA

REX, TETRA BRIK Y TETRA BRIK ASEPTIC ”, registrados en muchos países, que

amparan productos comprendidos en las clases siete (7), dieciséis (16) y veintiuno (21),

la cual fue declarada con lugar oportunamente.

En consecuencia, Ramón Augusto Guzmán López, representante de la entidad

Ab Tetra Pak, presentó recurso de revocatoria en contra de la resolución que declara

con lugar la oposición a la inscripción de la marca “DULCINEA TETRAPAK”, sin

embargo, al conocer el Ministerio de Economía el recurso, éste resolvió por medio de la

resolución de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, declarando con lugar el recurso

de revocatoria y en consecuencia revoca la resolución emitida por el Registro de la

Propiedad Industrial, declarando sin lugar la oposición.

Posteriormente, Guillermo Estuardo Pivaral Guzmán, inició la vía judicial, por

medio de un Proceso Contencioso Administrativo, el cual fue resuelto sin lugar, según

la sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil seis, dictada por la Sala Primera del

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual promovió el recurso

extraordinario de casación.

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78

La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, al conocer del caso de mérito

determinó que los motivos que invoca el actor, no son los idóneos ni cumplen con los

presupuestos legales para la interposición del recurso extraordinario de casación,

asimismo, estableció que la sala sentenciadora, no ignoró la existencia de las normas

aplicables, ya que el fundamento legal que invoca el actor no corresponde a los hechos

controvertidos del presente proceso, debido a que la Litis del proceso radica en la

oposición a la inscripción de la marca DULCINEA TETRAPAK.

Parte Resolutiva:

- Desestima el recurso extraordinario de casación.

- Condena en costas y multa al recurrente.

7.1.7. Sentencia de fecha 2 de febrero de 2007 – Exp. No. 250-2006

Salvador Augusto Saravia Castillo, en la calidad de Mandatario Especial con

Representación de la entidad Advance Magazine Publishers Inc. planteó ante el

Registro de la Propiedad Industrial, oposición en contra de la solicitud de registro de la

marca “Vogue”, la cual la presente autora desconoce quien realizo la solicitud de

inscripción, en virtud de que en la sentencia referida de casación, la Corte Suprema de

Justicia, Cámara Civil, se limito a indicar únicamente el nombre de la marca que

solicitaba su inscripción, la cual ampara productos de la clase tres (3) de la

nomenclatura oficial, la oposición se fundamentó indicando que Advance Magazine

Publishers Inc. Es titular de la marca “Vogue” que ampara productos comprendidos en

las clases tres y dieciséis. Dicha oposición, fue declarada sin lugar oportunamente.

Por considerarse desfavorable la resolución de oposición a la inscripción de la

marca “Vogue”, la entidad Advance Magazine Publishers Inc, promovió el recurso de

revocatoria respectivo, el cual fue declarado sin lugar, según resolución de fecha

catorce de marzo de dos mil uno, posteriormente la entidad mencionada anteriormente,

inició la vía judicial, por medio de un proceso contencioso administrativo, el cual fue

declarado sin lugar según la sentencia de la Sala Primera del Tribunal de lo

Contencioso Administrativo, de fecha trece de octubre de dos mil cinco, en donde se

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79

realizaron las siguientes consideraciones “se da la confusión en marcas, cuando ambas

marcas se encuentran dentro de la misma clase, y para el caso de mérito, la marca ya

inscrita por ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC, refiere a la marca VOGUE como

patrones de papel y revistas, mientras que la solicitud de inscripción de la marca

VOGUE a la que se oponía, identifica una línea de cosméticos, como esmaltes de uñas,

labiales, cremas, sobras para ojos, entre otros. Por lo que se aprecia que no puede

darse la confusión entre dichas marcas.

No conforme con la sentencia dictada por la Sala Primera de lo Contencioso

Administrativo, la entidad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC, promovió el

recurso extraordinario de casación, en contra de la sentencia del proceso contencioso

administrativo, al conocer la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, no se manifestó

respecto al fondo del proceso, ya que en el memorial en donde se interpone el recurso

extraordinario de casación, el recurrente invocó en forma errónea las causas que

provocan dicha acción.

Parte Resolutiva:

- Desestima la casación.

- Condena en costas y multa al recurrente.

7.1.8. Sentencia de fecha 5 de febrero de 2007 – Exp. No. 416-2006

Juan José Rojas Castilla, en representación de Productos Alimenticios Bocadeli,

Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó ante el Registro de Propiedad Industrial,

la inscripción de la marca TRIXOS Y DISEÑOS, clase 29, sin embargo, la entidad

Fabrica de Productos Alimenticios René, Sociedad Anónima, planteó oposición en

contra del registro de dicha marca, argumentando que existe una familia de marcas,

propiedad de dicha empresa, la cual es TOR-TRIX, RING-TRIX Y CHEEZ-TRIX, clase

29, y cómo se puede observar tiene en común con la marca que se pretende registrar,

la palabra TRIX.

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80

El veintiséis de julio de mil novecientos noventa y nueve, el Registro de la

Propiedad Industrial, resolvió sin lugar la oposición planteada, razón por la cual la

entidad Fabrica de Productos Alimenticios René, Sociedad Anónima, interpuso el

recurso de revocatoria, el cual fue resuelto por el Ministerio de Economía declarandolo

sin lugar.

Posteriormente, al encontrarse disconforme con la resolución del recurso de

revocatoria, la entidad Fabrica de Productos Alimenticios René, Sociedad Anónima,

inicio la vía judicial, por medio de un proceso contencioso administrativo, el cual fue

declarado sin lugar oportunamente, según la sentencia de fecha siete de marzo de dos

mil seis, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Dentro de las consideraciones que realizó la Sala, se estimó que sí existe diferencia

entre las marcas ya registradas y la que se pretende registrar, indicando que dentro de

las diferencias que se encuentran, se encuentra que las marcas registradas, están

compuestas por dos palabras, mientras que la que se pretende inscribir tiene las letras

TRIX al inicio de la palabra. Asimismo, las marcas ya registradas identifican forma o

sabor por su naturaleza, mientras que la que se pretende inscribir no.

En virtud de lo anterior, la entidad Fabrica de Productos Alimenticios René,

Sociedad Anónima, promovió el recurso extraordinario de casación ante la Corte

Suprema de Justicia, Cámara Civil, quien estimó que es equivocado el planteamiento

de violación de ley, cuando se fundamenta en bases eminentemente fácticas y lo que

se pretende es la comparación de marcas como elementos probatorios, por otra parte,

se invocó la interpretación errónea, sin embargo este submotivo no prosperó ya que la

sala en ningún momento se pronunció o analizo el artículo referido, razón por la cual se

desestima el recurso de casación.

Parte Resolutiva:

- Se desestima el recurso de casación.

- Condena en costas y multa al recurrente.

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81

7.1.9. Sentencia de fecha 23 de marzo de 2007 – Exp. No. 247-2006

La entidad TERMOFORMADOS MODERNOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE

CAPITAL VARIABLE, solicitó en el Registro de Propiedad Industrial, la inscripción de la

marca CAMPESTRE, clase 35, el cual su diseño gráfico, consistía en la palabra

CAMPESTRE, sobre cinco árboles estilizados en posición inclinada, la cual ampara

productos de servicios de registro, transcripción, composición, compilación, transmisión

o sistematización de comunicaciones escritas y grabaciones, entre otros.

Pollo Campero, Sociedad Anónima, se opuso a la inscripción de la marca

CAMPESTRE, por considerar que existía similitud gráfica, fonética e ideológica entre la

marca solicitante y las macas ETIQUETA CAMPERO, ETIQUETA POLLO CAMPERO,

AUTO CAMPERO, clase 35, sin embargo, dicha oposición se declaró sin lugar.

En virtud de no estar conforme con la resolución dictada por el Registro de la

Propiedad Industrial, Pollo Campero, Sociedad Anónima, interpuso recurso de

revocatoria ante el Ministerio de Economía, quien lo denegó por considerar que la

denominación solicitada no incluye el término o diseño de «pollo», que es el elemento

dominante en las marcas registradas de la oponente; además las palabras «campero» y

«campestre» son fonéticamente diferentes; y también son diferentes los productos y

servicios amparados por las marcas en disputa.

La entidad oponente, al haber agotado la vía administrativa, inició la vía judicial,

mediante un proceso contencioso administrativo, el cual fue conocido por la Sala

Primera de lo Contencioso Administrativo, quien fundamento su sentencia, indicando

que los distintivos CAMPESTRE Y DISEÑO GRÁFICO, tienen elementos

diferenciadores, como lo son la escritura, pronunciación y el diseño, asimismo

estableció que la protección que una marca otorga no puede ni debe extenderse más

allá de los límites que le son propios y que si CAMPESTRE Y CAMPERO, evocan

ambas la idea del campo, la protección que ésta última otorga a los servicios que

ampara, no puede ni debe extenderse de manera que impida que todo lo que evoque la

idea campo debe quedar al margen de toda posibilidad de registro, por que la titularidad

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82

de la idea campo es exclusiva de la marca Campero, razón por la cual declaró sin lugar

la sentencia.

Pollo Campero, Sociedad Anónima, promovió como medio de impugnación de la

sentencia del proceso contencioso administrativo, el recurso extraordinario de casación,

ante la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, en el cual el recurrente invocó los

submotivos de violación de ley e interpretación errónea de la ley, sin embargo, este

órgano jurisdiccional, desestimó el recurso extraordinario de casación en virtud de que

no proceden ninguno de los dos submotivos planteados, ya que para que se de la

violación de ley, es necesario que la sala no haya aplicado correctamente la norma

legal en la que fundamento la sentencia, por otro lado la Corte Suprema de Justicia ha

establecido que cuando se señalan como infringidos los mismos artículos para dos

submotivos diferentes, se incurre en un error técnico de planteamiento, que impide el

análisis comparativo en casación.

Parte Resolutiva:

- Desestima la Casación.

- Condena a costas y multa al recurrente.

7.1.10. Sentencia de fecha 26 de marzo de 2007 – Exp. No. 415-2006

La entidad Farmamédica, Sociedad Anónima, solicitó al Registro de la Propiedad

Intelectual, la inscripción de la marca KROL, clase 5, La oposición radicaba en virtud

que el termino KROL, podía generar confusión con la marca KRAL PHARMACEUTICA,

debido a semejanza ideológica y fonética.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar las oposiciones

planteadas oportunamente por KRAL PHARMACEUTICA INTERNCAIONAL,

SOCIEDAD ANÓNIMA DE GUATEMALA, quien es titular de la marca KRAL

PHARMACEUTICA Y DISEÑO, así como LABORATORIOS Y DROGUERÍA DONOVAN

WERKE A.G., S.A., sin embargo el Ministerio de Economía, declaró procedente el

recurso de revocatoria promovido por KRAL PHARMACEUTICA INTERNACIONAL,

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83

SOCIEDAD ANÓNIMA DE GUATEMALA, razón por la cual la entidad Farmamédica,

Sociedad Anónima, accionó en la vía judicial, por medio de un Proceso Contencioso

Administrativo, el cual fue declarado con lugar, según sentencia de fecha 11 de agosto

de 2006.

La entidad LABORATORIO Y DROGUERIA DANOVAN WERKE A.G., S.A.,

interpuso recurso extraordinario de casación invocando los subcasos de procedencia de

violación y aplicación indebida de la ley, sin embargo al momento en el que la Corte

Suprema de Justicia, Cámara Civil, conoció del recurso, estimó que en la misma no

aparece que el juzgador haya hecho aplicación del artículo que indica el recurrente,

además en reiterados casos, se ha establecido que debe indicarse cuál es a juicio del

recurrente la norma aplicable a la decisión del asunto fallado, lo cual no se específico

en el recurso, así como tampoco indicó el recurrente cuáles fueron los vicios, ni citó en

cada caso las leyes que estimo infringidas lo que imposibilita efectuar el estudio

comparativo con el objeto de establecer si se cometieron los errores señalados y al ser

invocados con referencia a una misma norma, no puede confundirse la violación y la

aplicación indebida de la ley, de esta manera el recurso es improcedente, y la Corte

Suprema de Justicia, no entra a conocer sobre el fondo del recurso.

Parte Resolutiva:

- Desestima casación.

- Condena en costas y multa al recurrente.

7.1.11. Sentencia de fecha 2 de mayo de 2007 - Exp. No. 353-2006

El Registro de la Propiedad Industrial, dio trámite a la solicitud de registro de la

marca NIVEA BABY Y DISEÑO DE OSITOS, clase 3, presentada por la entidad

BEIESDORF A.G. Sin embargo, la entidad Johnson & Johnson, se opuso a la solicitud

de inscripción, en virtud de que ésta es titular de las marcas DISEÑO DE ETIQUETAS

DE OSITA Y LAGRIMA ESTILIZADAS Y ETIQUETA DE OSITO Y LAGRIMA

ESTILIZADA Y BANDA ONDULADA ESTILIZADA, en la clase 3, por lo que al conocer

de dicha oposición el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió sin lugar la oposición

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84

presentada por Johnson & Johnson, quien por no estar de acuerdo con la forma de

resolver del Registro, interpuso el recurso de revocatoria, el cual fue conocido por el

Ministerio de Economía y resuelto sin lugar, según resolución de fecha treinta de

noviembre de dos mil uno.

Agotada la vía administrativa, la entidad Johnson & Johnson, promovió el

Proceso Contencioso Administrativo, el cual fue declarado Sin Lugar, según la

sentencia de fecha veintiséis de junio de dos mil seis, dictada por la Sala Primera del

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en virtud de que la única similitud dentro de

ambas marcas es el oso el cual no identifica el producto, por lo que no genera

confusión al consumidor.

Posteriormente, el recurrente planteó el recurso extraordinario de casación, sin

embargo, al conocer la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, lo desestimó, en virtud

de que en el memorial de interposición, no se hace el planteamiento de su tesis con

relación al submotivo invocado, ya que únicamente se limita a señalar que la Sala

Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, interpretó erróneamente el

artículo 10, inciso p), del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad

Industrial, además de no formular ningún análisis jurídico relacionado con la

interpretación errónea, lo que cual impide realizar el estudio comparativo

correspondiente.

Parte Resolutiva:

- Desestima el recurso extraordinario de casación.

- Condena en costas y multa al recurrente.

7.1.12. Sentencia de fecha 23 de agosto de 2007 - Exp. No. 154-2007

La entidad Exportadora Mercantil - Agro Industrial, Sociedad Anónima, se opuso

a la solicitud de registro de la marca “CHOCOPANDITA”, clase 30, ya que dicha entidad

es propietaria de las marcas “ETIQUETA DE UN OSO, CHOCO-RICAS, CHOCOSITA Y

DISEÑO DE EMPAQUE”, la oposición se fundamentó en que la inscripción de dicha

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85

marca, podría generar confusión entre ambas, en virtud de que “CHOCOPANDITA”,

esta conformada por el elemento o término CHOCO el cual es fundamental, y el término

PANDITA, que es el diminutivo de una especie de oso, motivo por el cual no pueden ni

deben coexistir en el mercado nacional, debiendo protegerse las marcas ya registradas.

Dicha oposición fue resuelta sin lugar por el Registro de la Propiedad Intelectual.

Posteriormente, la entidad Exportadora Mercantil - Agro Industrial, Sociedad

Anónima al encontrarse en desacuerdo con la resolución de la oposición, interpuso el

recurso de revocatoria, el cual fue resuelto en fecha veintitrés de octubre de dos mil

tres, por el Ministerio de Economía y confirma la resolución emitida por el Registro de la

Propiedad Intelectual, en la que se declaró sin lugar la oposición.

La entidad oponente, al agotar la vía administrativa inició la vía judicial, mediante

un Proceso Contencioso Administrativo, del cual conoció la Sala Primera del Tribunal

de lo Contencioso Administrativo, y se pronunció en sentencia declarando Sin Lugar la

demanda, según sentencia de fecha veintidós de agosto de dos mil seis, razón por la

cual, el recurrente promovió el recurso extraordinario de casación.

Al conocer del recurso extraordinario de casación, la Corte Suprema de Justicia,

Cámara Civil, determinó que la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo, interpretó correctamente el artículo 29 literal b de la ley de Propiedad

Industrial, ya que con respecto a las oposiciones, nulidades y/o anulaciones, se utiliza la

siguiente regla: “los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión

gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador

estuviese en la situación del consumidor.

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, determinó que sí

existe diferencia entre los términos “PANDITA” y las registradas “SITAS Y RICAS”,

ahora con respecto al termino choco no se puede tomar en cuenta como un elemento

dominante dentro de la marca, ya que esta se deriva de la palabra chocolate, que es un

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86

termino común de algún producto, que no es susceptible de registro exclusivo, ya que

es genérico.

Parte Resolutiva:

- Desestima el recurso extraordinario de casación.

- Condena en costas y multa al recurrente.

7.1.13. Sentencia de fecha 8 de octubre de 2007 - Exp. No. 21-2006

Tabacalera Nacional, solicitó la inscripción de la marca MONTANA (ETIQUETA),

que ampara productos de la clase 34.

Posteriormente, la entidad PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC, se opuso a dicha

inscripción y se fundamento en el hecho de que la etiqueta del empaque tiene similitud

gráfica, fonética e ideológica, con la marca MALBORO y que por tal razón no puede

coexistir en el mercado. El Registro de la Propiedad Intelectual, declaró con lugar la

oposición.

Tabacalera Nacional, después de haber sido notificada de la resolución del

Registro de la Propiedad Intelectual, promovió el recurso de revocatoria, en virtud de

encontrarse en desacuerdo con dicha resolución. Al momento en el que el Ministerio de

Economía conoció sobre el referido recurso, resolvió declarándolo con lugar.

Agotada la vía administrativa y estando en desacuerdo con la resolución del

recurso de revocatoria, la entidad PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC, inició la vía

judicial por medio de un proceso contencioso administrativo, el cual fue resuelto sin

lugar, según la sentencia de fecha veinticuatro de abril de dos mil uno, dictada por la

Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Finalizado el proceso contencioso administrativo, PHILIP MORRIS PRODUCTS,

INC, interpuso el recurso extraordinario de casación, en el cual al conocer la Corte

Suprema de Justicia, Cámara Civil, apreció todas las semejanzas que existen entre las

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87

etiquetas del signo distintivo MONTANA y la etiqueta registrada de MALBORO, la

semejanza gráfica que tienen las etiquetas, pueden causar confusión en el consumidor,

en vista de las similitudes que establecieron entre los dibujos e imágenes que

distinguen cada una, aunado a lo anterior, se puede determinar que existe semejanza

ideológica por lo que no es procedente aceptar el registro de la marca MONTANA

(ETIQUETA), por sus semejanzas gráficas e ideológicas con la marca MALBORO.

Es criterio de esta Corte que cuando existe semejanza gráfica, fonética e

ideológica, entre dos marcas, estas no pueden coexistir en el mercado, porque inducen

a error o confusión al consumidor. Debe de reunir los requisitos que distinguen o

caracterizan esencialmente a una marca de otra.

Parte resolutiva:

- Casa la sentencia.

- Con lugar el proceso contencioso administrativo.

- Con lugar la oposición planteada en contra de MONTANA (ETIQUETA).

- Condena en costas a la parte vencida.

7.1.14. Sentencia de fecha 28 de septiembre de 2009 – Exp. No. 448-2008

La entidad María García Viuda de Maldonado e Hijos Compañía Limitada (Malher

Sucs. & Cia. Ltda.), solicitó la inscripción de la marca ETIQUETA CAMPESTRE

CONSOMÉ DE CAMARÓN, clase veintinueve, ante el Registro de la Propiedad

Intelectual.

La entidad Pollo Campero, S.A., se opuso a la solicitud de inscripción de la

marca, ETIQUETA CAMPESTRE, CONSOMÉ DE CAMARON, sin embargo, dicha

oposición fue declarada sin lugar.

Posteriormente, la entidad Pollo Campero, S.A. interpuso el recurso de

revocatoria en contra de la resolución dictada por el Registrador de la Propiedad

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88

Industrial, sin embargo, al conocer del recurso el Ministerio de Economía, éste lo

declaro sin lugar, según resolución de fecha treinta de noviembre de dos mil uno.

Al haber agotado la vía administrativa, Pollo Campero, Sociedad Anónima, inició

la vía judicial por medio de un proceso contencioso administrativo, el cual fue declarado

sin lugar, según sentencia de fecha veintisiete de junio de dos mil ocho, dictada por la

Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual la entidad

recurrente interpuso el recurso extraordinario de casación.

La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, al conocer del caso de mérito,

estableció que el análisis del presente caso, se debió de haber realizado con base en

las normas del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad

Industrial, en virtud de que al momento de declararse con lugar la solicitud de registro

de la marca ETIQUETA CAMPESTRE, CONSOME DE CAMARÓN, era el convenio

mencionado anteriormente, el que se encontraba vigente, y no la Ley de Propiedad

Industrial, por lo que la Sala fundamentó erróneamente su tesis al no haber aplicado

correctamente la ley que correspondía aplicable al caso de mérito.

De esta forma la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, declara CASADA, la

sentencia, en virtud de que en la ETIQUETA CONSOME DE CAMARÓN, se encuentra

incluido el termino CAMPESTRE, que es el elemento característico o dominante de la

marca y que tiene semejanza que puede originar confusiones entre ambas, asimismo la

etiqueta CAMPESTRE CONSOME DE CAMARON, no reúne los requisitos de

originalidad y distintividad que es una cualidad que distingue o caracteriza

esencialmente una marca de otra. La semejanza gráfica se hace patente en la similitud

de los rasgos de cada letra, que en ambas marcas aparecen escritas sobre una tabla

de madera. Campero es una marca que tiene notoriedad y es conocida en Guatemala,

por lo que CAMPESTRE, puede causar confusión o crear asociación con la primera de

las mencionadas.

Parte Resolutiva:

- Casa la sentencia impugnada.

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89

7.2. Criterios Jurisprudenciales Adoptados

Los criterios jurisprudenciales adoptados en las sentencias identificadas

anteriormente son los que se enumeran a continuación:

1. Cuando el tribunal se niega a conocer teniendo la obligación de hacerlo.

2. Cuando el fallo no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones

oportunamente deducidas, si hubiere sido denegado el recurso de ampliación.

3. Violación de ley.

4. Violación de ley (Conflicto de Marcas en trámite de inscripción). Prelación y

Prioridad.

5. Aplicación indebida de la ley.

6. Error de hecho en la apreciación de las pruebas.

7. Inscripción de marca.

8. Interpretación errónea de la ley.

9. Error de derecho en la apreciación de las pruebas.

7.3. Análisis de los Criterios Jurisprudenciales

En este subtitulo se procederá a analizar cada uno de los criterios

jurisprudenciales que fueron identificados en las sentencias dictadas por la Corte

Suprema de Justicia, Cámara Civil, en el período del año 2000 al 2009, las cuales

resuelven el recurso extraordinario de casación, generados como medios de

impugnación de procesos contenciosos administrativos en materia de propiedad

intelectual, específicamente en los casos de oposición a la inscripción de una marca.

Como se podrá observar más adelante, los criterios jurisprudenciales de las

sentencias que ha utilizado la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil en el período

del año 2000 al 2009 en casos relacionados a la oposición de la inscripción de una

marca, atienden en su mayoría al aspecto procesal, es decir a los submotivos que

establece el Código Procesal Civil y Mercantil en los artículos 621 y 622, siendo

mínimos los casos en los que se manifiesta de acuerdo al fondo del recurso, en base al

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90

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y a la Ley de la

Propiedad Industrial.

7.3.1. Cuando el tribunal se niegue a conocer, teniendo la obligación de hacerlo

En la sentencia de fecha siete de diciembre de dos mil uno, del expediente

número 94-2001 de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, se logró constatar que

en el momento en el que la Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo entró a

conocer del caso de mérito, ésta se pronuncio sobre los puntos señalados por el

casacionista. Por lo que la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, indicó como

criterio jurisprudencial que es improcedente la casación, llegando a esta conclusión en

virtud de que al ser examinados los autos, se determinó que la Sala Primera del

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entró a conocer el asunto y se pronunció

sobre el punto señalado por el casacionista, declarando que la frase objeto de

discusión, constituye una marca. Por otro lado, el hecho de que el Tribunal no se haya

pronunciado en la resolución impugnada en la forma como pretendía el recurrente, no

significa que se haya negado a conocer.

7.3.2. Cuando el fallo no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones

oportunamente deducidas, si hubiere sido denegado el recurso de ampliación

Como se ha indicado anteriormente, la casación es un recurso extraordinario, de

naturaleza técnica y formalista, que requiere en su planteamiento la observancia de

ciertos lineamientos, que permitan hacer el examen comparativo correspondiente.

Este criterio jurisprudencial, se encuentra aplicado en la sentencia de fecha siete

de diciembre de dos mil uno, del expediente 94-2001 el cual fue declarado

improcedente, en virtud de que el recurrente promovió oportunamente los recursos de

aclaración y ampliación en contra de la sentencia del proceso contencioso

administrativo, los cuales fueron resueltos en forma desfavorable para éste.

La Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha determinado que para que

pueda prosperar el recurso extraordinario de casación con este submotivo, es necesario

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91

que “se haya denegado el recurso de ampliación”, pero al referirse a la palabra

denegar, se hace mención al hecho en el que se haya interpuesto el recurso de

ampliación de acuerdo a lo establecido en la ley, y el órgano jurisdiccional al que le

corresponda conocer, no le de trámite; y no de la forma como lo interpretó el recurrente,

al haber planteado el recurso extraordinario de casación, invocando este motivo por

haber sido notificado del auto que resuelve el recurso de aclaración y de ampliación, en

donde fueron declarados sin lugar.

7.3.3. Violación de ley

De las catorce sentencias recopiladas con el fin de establecer cuales han sido los

criterios jurisprudenciales que ha manejado la Corte Suprema de Justicia, en base a las

sentencias dictadas dentro del período del año 2000 al 2009, se puede establecer que

son siete las sentencias en las que este órgano jurisdiccional, ha hecho mención sobre

la “violación de ley”.

Los casos en los que se encuentra plasmado la postura de la Corte Suprema de

Justicia, ante este submotivo son los expedientes número 94-2001, 236-2005, 286-

2006, 416-2006, 247-2006, 21-2006 y 448-2008.

En el expediente 94-2001, se pronunció la Corte Suprema de Justicia, Cámara

Civil, indicando que: “el vicio de violación de ley es un yerro en la actividad jurídico

intelectual del juzgador, que se comete al momento de discernir sobre cuál es la norma

pertinente aplicable a los hechos controvertidos, omitiendo la norma que corresponde y

aplicando indebidamente una norma que no es pertinente a la situación de hecho que

se analiza”. Por lo que en conclusión, se determinó que las expresiones de

propaganda no constituyen una marca, ya que no cumplen con las funciones de ésta,

por ejemplo, una expresión de propaganda no puede identificar un producto

determinado, únicamente tiene por objeto atraer la atención de los consumidores,

tampoco puede distinguir un producto de otros de su misma especie o clase con una

leyenda o frase.

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92

Las consideraciones que realiza la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil en el

expediente número 236-2005 con respecto a la violación de ley, radican en que no

procede este submotivo cuando: “la sala sentenciadora estimó correctamente el

contenido y validez de la ley que aplico en el caso concreto”. En este expediente fue

declarado improcedente la invocación de éste submotivo (violación de ley), en virtud de

que la Corte Suprema de Justicia considera que entre los signos distintivos que

identifican a ambas marcas y las palabras que las componen existen suficientes

elementos diferenciadores que hacen posible su coexistencia en el mercado sin que se

induzca a error o confusión al consumidor, para ello se realizó un examen minucioso

sobre el fondo, textura y color de ambas marcas, así como también de la letra color y

forma de éstas, concluyendo que ambas son claramente distinguibles, siendo éstos

totalmente diferentes.

Otro de los expedientes que invocan como criterio jurisprudencial la violación de

ley, es el número 286-2006, en el cual la Corte Suprema de Justicia indica que para que

proceda este submotivo deberán darse los siguientes presupuestos: “a) cuando en las

argumentaciones del recurso, existe una franca pretensión de modificar los hechos que

la sentencia recurrida tuvo por probados; b) cuando las normas que se denuncian como

infringidas no tienen relación alguna con los hechos controvertidos”. Al realizar el

estudio del caso, se pudo constatar que existe una pretensión de modificar los hechos

que la sentencia recurrida tuvo por probados, por lo cual se puede observar que el

presupuesto de violación de ley es improcedente ya que esta situación es propia de ser

invocada por medio del submotivo denominado “error en la apreciación de la prueba”, el

cual se encuentra establecido en el artículo 621, inciso 2° del Código Procesal Civil y

Mercantil.

En el expediente 416-2006, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil,

manifiesta que “es equivocado el planteamiento de violación de ley, cuando se

fundamenta en bases eminentemente fácticas, y se pretende la comparación de marcas

como elementos probatorios”. En este caso, la Corte Suprema de Justicia, no declara

procedente el submotivo de violación de la ley, en virtud de que al analizar las

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93

actuaciones se percató que la Sala no obvio ninguna disposición imperativa sobre las

prohibiciones para usarse como marcas o como elementos de las mismas, además ésta

estima que la decisión de la Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se

deriva de una apreciación puramente subjetiva que la llevó a considerar que las marcas

en disputa no contienen elementos que pudieran inducir a error o a confusión al

consumidor, es por ello que el casacionista debió indicar como submotivo de la

casación únicamente el error en la apreciación de las pruebas.

En la sentencia de fecha veintitrés de marzo de dos mil siete, del expediente

número 247-2006, también se citó el submotivo de violación de ley, para lo cual la Corte

Suprema de Justicia, Cámara Civil, se pronunció indicando que no procede este

submotivo, cuando la sala sentenciadora aplicó correctamente la norma legal en que

fundamentó la sentencia, por lo cual no se da la omisión denunciada. La particularidad

de este caso, es que el recurrente además de la violación de ley, invoco el submotivo

de interpretación errónea de la ley, y señaló como infringidos los mismos artículos para

los dos submotivos, por lo cual se incurrió en un error técnico de planteamiento, que

impide el análisis comparativo en casación, razón por la cual fue desestimada la

casación.

En el expediente 21-2006, la Corte Suprema de Justicia, dictó sentencia el ocho

de octubre de dos mil siete, en la cual se pronunció sobre los submotivos que invocó el

recurrente, dentro de los cuales se encuentra la violación de ley. En este caso, este

órgano jurisdiccional indicó que “la violación de ley ocurre cuando el juzgador ignora la

existencia o se niega a reconocer la existencia de una norma jurídica en vigor y

aplicable al caso”, en otras palabras, se produce cuando el juzgador, no obstante de

estar obligado a dictar su fallo apoyándolo en los preceptos legales que son aplicables

conforme a las consideraciones y razonamientos formulados, de acuerdo al caso en

particular, no lo hace así, ignorando el precepto en abstracto, que ha de ser aplicado al

caso concreto objeto de la sentencia y existente en el proceso, es decir, cuando el

juzgador no obstante de conocer la misma, no la aplica en el fallo, como es su

obligación.

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94

En este caso, casa la sentencia impugnada, en virtud de que el recurrente

planteó en la forma correcta el recurso extraordinario de casación, fundamentándose de

manera clara y precisa sobre las violaciones ocurridas dentro del proceso. La razón por

la cual fue declarado con lugar este submotivo se debe a que la sentencia del proceso

contencioso administrativo fue dictada en base a consideraciones realizadas en la Ley

de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, y no de acuerdo al Convenio

Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual era cuerpo legal

que se encontraba vigente al momento de la solicitud de inscripción de la marca.

En el expediente 448-2008, se dictó sentencia el veintiocho de septiembre de

dos mil nueve, en la cual la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, se pronunció en la

misma forma en la que se resolvió en el expediente 21-2006, es decir la violación de ley

ocurrió en el sentido que la sala del tribunal de lo contencioso administrativo se

fundamentó al resolver el proceso contencioso administrativo en base a la actual ley, la

Ley de Propiedad Industrial y no en base al Convenio Centroamericano para la

Protección de la Propiedad Industrial, que debió aplicarse.

Aunado a lo anterior y después de analizar las sentencias de los expedientes

236-2005, 286-2006 y 247-2006 se puede determinar que además de las

consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, manifiesta que

procede invocar el submotivo de violación de ley, “cuando se advierte que en la

sentencia recurrida, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo al fundamentar su

decisión, no emplea las normas jurídicas pertinentes aplicables a los hechos

controvertidos (violación por omisión) o habiendo aplicado el precepto correspondiente,

resuelve el asunto contraviniendo su texto (violación por contravención)”. Cuando se

invoca este subcaso las normas que se denuncian como infringidas deben contener la

hipótesis jurídica que encuadra en los hechos controvertidos y cuya aplicación es

determinante en la resolución del asunto.

Page 117: Isaacs Lourdes Maria

95

7.3.4. Violación de ley por inaplicación (Conflicto de Marcas en trámite de

inscripción)

Uno de los casos de procedencia para poder promover la casación de fondo, es

la violación y la aplicación indebida de la ley; dentro del expediente número 159-2002,

la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, dictó sentencia del recurso extraordinario

de casación el once de noviembre de dos mil dos, indicando al respecto que: “la

violación de ley por inaplicación, no puede aducirse válidamente, cuando en el fallo se

aplican las disposiciones legales que subsumen el caso y que por ende constituyen las

normas adecuadas al mismo.”

Al estudiar este caso se puede apreciar que las sentencias de la Corte Suprema

de Justicia, Cámara Civil y la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo se encuentran apegadas a derecho, ya que dentro de las pretensiones

que del recurrente se encontraba que le autorizaran la inscripción de la palabra

“Maravilla” como marca, “siendo esto imposible por constituir la misma una palabra de

uso coloquial y por consistir en un término genérico” por lo tanto, no es procedente.

Dentro de esta sentencia, también se hace referencia al derecho de prelación o

prioridad, el cual atiende a un principio registral que tiene por significado, “primero en

tiempo primero en derecho”, en virtud de que en ese momento existían dos solicitudes

de inscripción en trámite y tomando en cuenta que la marca que se pretende inscribir,

presentada posteriormente, puede originar confusión entre el público consumidor,

puesto que dichas marcas en conflicto aún no han sido inscritas, sino se encuentran en

trámite.

7.3.5. Aplicación indebida de la ley

La aplicación indebida de la ley, es un motivo para interponer el recurso

extraordinario de casación por motivos de fondo; en los expedientes 94-2001, 250-2006

y 415-2006, se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, con

relación a este submotivo.

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96

En el expediente 94-2001, la Corte Suprema de Justicia, ha indicado que: “no

procede el vicio de aplicación indebida de la ley, cuando no se hace el análisis jurídico

correspondiente entre las normas infringidas, así mismo se establece que no procede la

inscripción y registro como marca, de una frase que se emplea para atraer la atención

de los consumidores, por las cualidades del producto”; otra postura que ha tomado la

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, en cuanto a la aplicación indebida de la ley,

se encuentra en el expediente 250-2006, en donde estimó que “no puede prosperar el

submotivo de aplicación indebida de la ley, cuando la Sala sentenciadora no aplica las

normas que se denuncian infringidas en el fallo recurrido”.

Por otra parte, en el expediente 415-2006, la Corte Suprema de Justicia,

establece que para que pueda prosperar la aplicación indebida de la ley, es necesario

que ésta al momento de su planteamiento, se realice en forma separada, precisa y

categórica, citando en cada caso las leyes infringidas.

En forma general, manifiesta este órgano jurisdiccional que para los fines y

efectos de la casación, la aplicación indebida de la ley, “sólo procede cuando el

juzgador, en la situación de hecho que se analiza en la sentencia, aplica una norma no

pertinente que fue creada y diseñada por el legislador para otro supuesto que es

distinto y fáctico”. Por ello se requiere demostrar que el juzgador, debido a un error de

juicio en el análisis y calificación de los hechos probados en el proceso, incurre en una

errónea “diagnosis jurídica” de los mismos, derivada de la cual realiza una equivocada

selección de una norma inadecuada y aplica al caso dicha norma impertinente.

Por otro lado, también ha estimado la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil,

con respecto a la aplicación indebida de la ley, que ésta no puede prosperar cuando en

la sentencia impugnada no aparece que el juzgador haya hecho aplicación de los

artículos que cita el recurrente como aplicados en forma indebida. Al momento de

promover un recurso extraordinario de casación, es necesario formular la tesis

correspondiente, asimismo, debe indicarse cuál es a juicio del recurrente la norma

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97

aplicable a la decisión del asunto fallado, pues de lo contrario el tribunal está

imposibilitado para otorgar la casación planteada.

7.3.6. Error de hecho en la apreciación de las pruebas

Los expedientes en los que se encuentra invocado como motivo de casación por

motivos de fondo, específicamente el error de hecho en la apreciación de las pruebas,

son los números 289-2002 y el 245-2004.

La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, se manifestó en el expediente 289-

2002, indicando que incurre en error de hecho en la apreciación de las pruebas, el

tribunal que omite el análisis de un documento auténtico aportado legalmente al

proceso, siendo tal documento determinante para la solución de la controversia;

mientras que en el expediente 245-2004, se hace referencia a que no procede el error

de hecho en la apreciación del a prueba por tergiversación de la misma, si de la

valoración en conjunto de los documentos aportados al proceso se establece la verdad

de las consideraciones que sirven de fundamento a la sentencia.

No obstante a lo anterior, al analizar los criterios indicados anteriormente, la

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, ha indicado que: “el submotivo de error de

hecho en la apreciación de la prueba, puede presentarse de dos formas, ya sea por

omisión o bien por tergiversación”, en el expediente 245-2004, se da el error de hecho

en la apreciación de la prueba, en virtud de una omisión, la cual es denunciada por

recurrente y debe tenerse presente que el error se da cuando el tribunal sentenciador

omite el análisis de algún medio de prueba legalmente aportado al proceso, el cual es

determinante para la solución de la controversia, ya que de haberse tomado en cuenta

el resultado del juicio hubiese sido distinto y el error debe ser tan evidente que con el

simple cotejo de la prueba omitida con la sentencia impugnada, se demuestre la

equivocación del juzgador.

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98

7.3.7. Error de derecho en la apreciación de las pruebas

De las catorce sentencias analizadas, la sentencia del expediente 250-2006, de

fecha dos de febrero de dos mil siete, es la única en la que la Corte Suprema de

Justicia, Cámara Civil, se pronuncia sobre el error de derecho en la apreciación de las

pruebas, para lo cual hace referencia a la definición de error como concepto o juicio

falso, es objetivo; es un resultado real que ocasiona un vicio en una resolución, el cual

debe ser objeto de control porque puede vulnerar la adecuada tutela judicial.

La diferencia que existe entre el error de derecho en la apreciación de las

pruebas y el error de hecho en la apreciación de las pruebas, es que “en el primero,

(error de derecho) la infracción del precepto legal se concreta a aquellas normas que

establecen cómo debe valorarse una prueba; mientras que en el segundo (error de

hecho), no existe infracción de una norma jurídica, porque se trata precisamente de un

error de hecho, el cual debe resultar de documentos o actos auténticos que demuestren

de modo evidente la equivocación del juzgador”; por lo que ya no se trata de determinar

si se le ha asignado el correspondiente valor probatorio a una prueba, sino de controlar

si existe o no determinada prueba y si se ha negado lo que el documento o acto

auténtico afirma, o afirmado lo contrario de lo que en ellos consta.

Otra de las diferencias que indica la Corte Suprema de Justicia en cuanto al error

de derecho y el error de hecho es que: “el error de hecho es controlable mediante la

confrontación entre afirmaciones de la sentencia recurrida y el acto o documento

auténtico”. Mientras que: “el error de derecho ha de ponerse de manifiesto citando

específicamente la norma relativa al valor de la prueba”, por lo tanto su confusión

constituye una deficiencia técnica en el planteamiento que no permite su acogimiento.

7.3.8. Interpretación errónea de la ley

La interpretación errónea de la ley, es uno de los motivos más frecuentes

utilizados al momento de interponer un recurso extraordinario de casación, para lo cual,

la Corte Suprema de Justicia ha tomado diversas posturas, las cuales se pueden

encontrar en las sentencias de los expedientes número 245-2004, 416-2006, 247-2006,

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99

353-2006 y 154-2007, las posturas que la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia

ha utilizado con respecto a este submotivo se explican a continuación.

En la sentencia de fecha veintisiete de abril de dos mil seis, del expediente

número 245-2004, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil se manifestó en cuanto

al submotivo de interpretación errónea de la ley, indicando que éste “no es viable

cuando el tribunal altera el texto de la norma y produce con ella la trasgresión de la

misma”, en ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional, también hace referencia

sobre cuando realmente se incurre en una interpretación errónea de la ley, siendo

entonces el caso en el que “el tribunal sentenciador le da un sentido distinto del tenor

literal de la misma”, esto implica que la norma ha sido seleccionada adecuadamente,

pero al interpretarla el juzgador le ha asignado un sentido diferente al verdadero, de tal

suerte que ha llegado a obtener una conclusión equivocada respecto de lo que la

misma expresa.

Otra de las posturas que maneja la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la

interpretación errónea de la ley, se encuentra en la sentencia de fecha cinco de febrero

de dos mil siete, del expediente número 416-2006, en el que este órgano jurisdiccional

indica que para que pueda prosperar el submotivo de interpretación errónea es

necesario que “el artículo que se denuncia como infringido haya sido analizado por la

sala, o ésta hizo pronunciamiento sobre el contenido del mismo”, es decir el tribunal que

emitió la sentencia, tuvo necesariamente que referirse a dicha norma y emitir

conclusiones que sobre su contenido que desvirtúen el verdadero espíritu de la misma.

Por otra parte, en la sentencia de fecha veintitrés de marzo de dos mil siete, del

expediente número 247-2006, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, estableció

que cuando: “se señalan como infringidos los mismos artículos para dos submotivos

diferentes, se incurre en un error técnico de planteamiento que impide el análisis

comparativo en casación”, razón por la cual el recurso debe rechazarse, pues el error

técnico en que el interesado incurre imposibilita al tribunal efectuar el estudio de rigor,

debiendo por lo tanto, desestimarse este submotivo; por otra parte, dentro de las

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100

consideraciones realizadas por este órgano jurisdiccional en esta sentencia, se puede

establecer que la interpretación errónea de la ley, tiene lugar cuando se aplica una

norma a un caso concreto, pero atribuyéndole un sentido o alcance que no tiene, el cual

es congruente con las posturas adoptadas para estos casos con anterioridad.

Además de las consideraciones indicadas anteriormente, otra de las posturas

adoptadas por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil con respecto a la

interpretación errónea de la ley, se encuentra en el expediente número 353-2006, en la

sentencia de fecha dos de mayo de dos mil siete, en la que indica que “no procede el

motivo de interpretación errónea de la ley, cuando el recurrente se limita a indicar la

norma infringida por el tribunal sentenciador, pero omite proponer argumentos técnico

jurídicos que permitan hacer el análisis comparativo correspondiente”.

Por último, es oportuno agregar que el criterio jurisprudencial que manifiesta la

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, en la sentencia de fecha veintitrés de agosto

de dos mil siete, del expediente número 154-2007 es el mismo que manifiesta en el

expediente número 247-2006, en el sentido de que la interpretación errónea de la ley,

se da cuando se aplica una norma a un caso concreto, pero atribuyéndole un sentido o

alcance que no tiene.

7.3.9. Inscripción de marca

A través de los años, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, se ha

pronunciado en diferentes formas para los diferentes casos que ha conocido, según los

recursos extraordinarios de casación y los motivos invocados por sus postulantes,

dentro de los casos que este órgano jurisdiccional ha conocido en casación, se puede

indicar que se ha pronunciado en los expedientes número 289-2002, 21-2006 y 448-

2008, específicamente sobre la solicitud de inscripción de una marca, entre otros

motivos considerados anteriormente.

En la sentencia de fecha cinco de febrero de dos mil tres, del expediente número

289-2002, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, indicó que: “es improcedente la

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101

solicitud de inscripción de una marca, cuando ésta utiliza como parte de sus signos

distintivos una palabra que constituye el elemento básico que identifica a otra ya

inscrita, que ampara productos en una misma clase”, ya que aun cuando una de ellas

utilice la misma palabra acompañada de otro signo distintivo, existiría entre ambas

semejanza gráfica, fonética e ideológica, pues esta razón impide que puedan coexistir

en el mercado ya que inducirían a error o confusión al consumidor.

Por otra parte, en el expediente 21-2006, en la sentencia de fecha ocho de

octubre de dos mil siete, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, se pronuncia en

forma similar al expediente 289-2002, adicionando a la tesis anterior, que “las marcas

deben de reunir los requisitos de originalidad y distintividad, que son cualidades que

distinguen o caracterizan esencialmente una marca de otra”. Esta postura como se

puede observar, es congruente con los postulados doctrinarios estudiados y analizados

en capítulos anteriores, en los que se hace referencia específicamente a las

características que debe de reunir un signo para ser considerado como una marca.

Ahora bien, en la sentencia de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve,

del expediente número 448-2008, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, con

respecto a la posición de los recurrentes en cuanto a la inscripción de una marca, indica

que “no podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas

los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error

u originar confusión con otras marcas ya registradas, si se pretende utilizarlos para

distinguir productos comprendidos en la misma clase”. No se requiere similitud total

entre las marcas para que puedan prestarse a confusión. Por otra parte, indica que

“cuando la marca consista en una etiqueta o diseño, la protección se extenderá

únicamente a las palabras, leyendas o signos que la caracterizan, más no a los

términos o signos de uso común o corriente en el comercio o la industria”.

En base al análisis anterior, se puede estimar que se han cumplido los objetivos

trazados al inicio del presente trabajo de tesis, en virtud de que se logró determinar

cuáles fueron los expedientes en los que la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil,

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102

conoció de los recursos extraordinarios de casación relacionados con las oposiciones a

las solicitudes de inscripción de una marca, así como identificar cuales son los criterios

que este órgano jurisdiccional utiliza según los submotivos planteados por los

recurrentes.

Aunado a lo anterior y con relación a la hipótesis formulada al inicio del presente

trabajo, se puede determinar que en base a las sentencias estudiadas y a las

argumentaciones efectuadas por los recurrentes, de los catorce casos estudiados, en

ninguno de éstos, las partes utilizan la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de

Justicia, Cámara Civil, para ilustrar o bien fundamentar sus argumentaciones, en base a

los pronunciamientos anteriores que ha realizado dicho órgano jurisdiccional. Sin

embargo, se logró apreciar que en algunas oportunidades, la Sala Primera del Tribunal

de lo Contencioso Administrativo, si ha utilizado los referidos criterios jurisprudenciales,

para fundamentar o bien ilustrar a las partes del proceso, una postura sobre un caso en

específico.

Con relación a la posible doctrina legal que se pudo derivar de los criterios

jurisprudenciales analizados anteriormente, se pudo constatar que sólo en el submotivo

de “Interpretación Errónea de la Ley”, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil,

ha formulado doctrina legal, según se puede apreciar en las sentencias dictadas por

este órgano jurisdiccional en los expedientes número 245-2004, 236-2005, 247-2006,

353-2006, 416-2006 y 154-2007, ya que estos han sido resueltos de la misma forma y

no han sido interrumpidos por otro fallo que invoque el mismo submotivo y se resuelva

de forma contraria.

También se pudo observar que los criterios en cuanto a los submotivos

invocados, son utilizados en reiteradas ocasiones y en casos similares, por la Cámara

Civil de la Corte Suprema de Justicia, y conforme se siguen utilizando se han ido

mejorando, de manera que éstos logran enriquecer el sistema jurídico de nuestro

Estado, a través de su jurisprudencia, la cual se encuentra basada en la interpretación e

integración de leyes así como de diferentes doctrinas.

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103

CONCLUSIONES

Después de haber realizado y analizado cada uno de los capítulos anteriores, se

pueden realizar las siguientes conclusiones:

A través de la jurisprudencia emanada de las sentencias dictadas por la Corte

Suprema de Justicia, Cámara Civil, se logra enriquecer el sistema normativo

jurídico de un Estado, ya que al momento en el que éste órgano jurisdiccional

dicta cinco fallos contestes ininterrumpidos, se genera doctrina legal.

De las catorce sentencias estudiadas, se puede apreciar que los criterios

jurisprudenciales más utilizados por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil,

se refieren a los casos en los que el recurrente plantea el recurso extraordinario

de casación invocando los submotivos de violación de ley e interpretación

errónea de la ley.

Por medio de los criterios jurisprudenciales analizados en la presente tesis, se

logró determinar que la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, ha formulado

doctrina legal únicamente en relación al submotivo de interpretación errónea de

la ley.

El fin principal del recurso extraordinario de casación en los casos relacionados a

las oposiciones a las solicitudes de inscripción de una marca, es verificar la

aplicación e interpretación de la ley efectuada por las Salas del Tribunal de lo

Contencioso Administrativo.

La importancia de la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia,

Cámara Civil, en los casos relacionados a las oposiciones de las solicitudes de

inscripción de una marca, es conocer en forma detallada cuales son los criterios

que ha adoptado este órgano jurisdiccional para cada caso, por otra parte, sirve

como guía a los abogados y estudiantes de derecho para que al momento en el

que estos recurran a este recurso, puedan formular y manifestar sus

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104

pretensiones en la forma establecida en la ley y de acuerdo a los criterios que ha

aceptado la Corte Suprema de Justicia.

Una de las formalidades que indica la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil,

en cuanto al planteamiento del recurso extraordinario de casación es que si esta

se realiza invocando varios submotivos, el recurrente no puede señalar como

infringidos los mismos artículos para dos o más submotivos diferentes ya que

esta situación genera un error técnico de planteamiento, que impide el análisis

comparativo en casación.

Es criterio de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil que cuando exista

semejanza gráfica, fonética e ideológica, entre dos marcas, estas no pueden

coexistir en el mercado, porque inducen a error o confusión al consumidor. Debe

de reunir los requisitos que distinguen o caracterizan esencialmente a una marca

de otra.

Debido a la acumulación de trabajo y el poco personal de los órganos

jurisdiccionales, en los procesos judiciales seguidos en el caso de la oposición a

la solicitud de inscripción de una marca, no se cumplen los plazos establecidos

en la ley, ya que de conformidad con las sentencias estudiadas, se puede

observar que un proceso contencioso administrativo de acuerdo a los plazos

establecidos en la ley puede durar hasta seis meses y medio, sin embargo, en la

actualidad el conocimiento de este proceso, oscila entre uno a cinco años.

El retraso en resolver las acciones y recursos judiciales por parte de las Salas del

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como de la Corte Suprema de

Justicia, Cámara Civil, demuestra que en Guatemala la aplicación de la justicia

no se realiza de una forma pronta y cumplida, y como consecuencia de esto se

pueden observar pérdidas económicas en el país, ya que si se obtuviera la

resolución final en el tiempo que establece la ley, en los casos en los que sea

procedente la inscripción de una marca, los titulares de ésta podrían generar o

bien mejorar los ingresos de los ciudadanos, a través de la competencia que se

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105

genera entre marcas de productos o servicios en el mercado, dándole la

oportunidad a los ciudadanos de poder obtener un producto o servicio en

diferentes escalas de precio y reuniendo ciertos estándares de calidad; desde

otro punto de vista, la inversión que se genera a través de la promoción o venta

de estos productos o servicios en el mercado, crea además diversas

oportunidades de empleo en el país.

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106

RECOMENDACIONES

A los abogados que auxilien los recursos extraordinarios de casación, se

recomienda ilustrar el submotivo que invocan, a través de los criterios que ha

manejado la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, en casos similares, ya que

de esta forma al momento de que este órgano jurisdiccional conozca del caso, se

enriquece la jurisprudencia existente, en virtud de que por medio del nuevo

pronunciamiento se puedan generar nuevos criterios o bien ampliar los

existentes de manera que se pueda generar doctrina legal.

Cada submotivo planteado dentro del recurso extraordinario de casación, deberá

estar fundamentado por los artículos correspondientes, sin embargo, es

importante tener conocimiento que no se puede indicar el mismo artículo, para

dos submotivos diferentes, ya que esto constituye un error técnico, que impide al

órgano jurisdiccional conocer de la casación.

Es importante que los órganos jurisdiccionales que conocen de los procesos

contenciosos administrativos y del recurso extraordinario de casación,

implementen nuevas técnicas de organización, en cuanto al trabajo de los

expedientes, con el fin de que se cumplan los plazos establecidos en la ley y se

les de la importancia requerida a cada proceso.

Como se mencionó anteriormente, el retraso en resolver las acciones y procesos

judiciales, trae como consecuencia pérdidas económicas para los ciudadanos,

comerciantes y el Estado, por lo que los abogados auxiliantes al momento de

interponer tales acciones y procesos, deben de darle la procuración y

seguimiento necesario que cada caso requiere, con el fin de obtener la sentencia

correspondiente, en el plazo indicado en la ley.

Page 129: Isaacs Lourdes Maria

107

REFERENCIAS

A. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aftalion, Enrique R. y José Vilanova, “Introducción al Derecho”, Argentina,

Editorial Abeledo-Perrot, 2° Edición, 1994.

Aguilar Guerra, Vladimir Osman, “Derechos Reales”, Guatemala, Impreso en

Serviprensa, S.A., Segunda Edición, 2009.

Aguirre Godoy, Mario, “Derecho Procesal Civil”, Tomo II, Guatemala, Centro

Editorial VILE, 2009.

Álvarez, Enrique Martín y Jorge David Fernández Gómez, “Nominología: Cómo

Diseñar, Seleccionar y Proteger Nombres de Marcas”, España, FC Editorial,

2005.

Ballbé, Manuel y otros, “Manual de Derecho Administrativo”, España, Editorial

Marquès Tallers Gràfics, 2002.

Bauche Garciadiego, Mario,” La Empresa”, México, Editorial Porrúa, Sociedad

Anónima, 1977.

Bertone, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de

Marcas: Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales”, Tomo I, Buenos Aires,

Argentina, Editorial Heliasta, 1989.

Cabanellas Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta S.R.L.,

Duodécima edición. Argentina, 1997.

Calamandrei, Piero, “La Casación Civil”, Volumen 3, México, Editorial OXFORD,

2000.

Calderón Morales, Hugo Haroldo, “Derecho Administrativo Guatemalteco”,

México, Editorial Porrúa, 2004.

Page 130: Isaacs Lourdes Maria

108

Calderón Morales, Hugo Haroldo, “Derecho Procesal Administrativo”, Guatemala,

Editorial Estudiantil Fenix, 2003.

Canosa, Armando N., “Los Recursos Administrativos”, Argentina, Editorial Ábaco

de Rodolfo Depalma, 1996.

Casado Cerviño, Alberto, “Derecho de Marcas y Protección de los

Consumidores”, España, Editorial Tecnos, 2000.

Castillo González, Jorge Mario, “Derecho Administrativo”, Guatemala, 20°

Edición, Editorial Impresiones Gráficas, 2011.

Castillo González, Jorge Mario, “Derecho Procesal Administrativo”, Tomo II,

Guatemala, 15° edición, Impresiones Gráficas, 2004,

Chacón de Machado, Josefina y Carmen María Gutiérrez de Colmenares,

“Introducción al Derecho”, Guatemala, Editorial Serviprensa, 3° Edición, 2003.

Costa Sansaloni, José, “Innovación y Propiedad Industrial”, España, Editorial

Universidad Politécnica de Valencia, 2006

De La Rua, Fernando, “El Recurso de Casación”, Argentina, Editorial Víctor P.

De Zavalía, 1968.

Flores Juárez, Juan Francisco, “Constitución y Justicia Constitucional /

Apuntamientos”, Guatemala, Publicación de la Corte de Constitucionalidad,

2005.

Galgano, Francesco, “Derecho Comercial”, Volumen I, Colombia, Editorial

Temis, S.A., 1999.

Garrido Falla, Fernando y otros, “Tratado de Derecho Administrativo”, Volumen

III, España, Editorial Tecnos, 2° Edición, 2006.

Guzmán Hernández, Martín Ramón, “El Amparo Fallido”, Guatemala, Publicación

de la Corte de Constitucionalidad, 2° Edición, 2004.

Page 131: Isaacs Lourdes Maria

109

Halperin Isaac y Enrique M. Butty, “Curso de Derecho Comercial”, Volumen I,

Argentina, Ediciones Depalma Buenos Aires, 4° edición, 2000.

Jiménez Sánchez, Guillermo J, Illescas Ortiz, Rafael, Gómez Porrúa, Juan

Manuel y otros, “Lecciones de Derecho Mercantil”, España, Editorial Tecnos, 7°

Edición, 2002.

Ledesma, Julio C., “Derecho Penal Industrial”, Argentina, Ediciones Depalma

Buenos Aires, 1987.

Llobregat, María Luisa, “Temas de Propiedad Industrial”, España, Wolters

Kluwer España, S.A., 2° Edición, 2007.

Metke Méndez, Ricardo, “Lecciones de Propiedad Industrial”, Editorial

Baker&McKenzie, 2001.

Oposición, Diccionario Jurídico Elemental, Argentina, Editorial Heliasta S.R.L, 12°

Edición, 1997.

Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, Buenos

Aires, Argentina, 1999.

Pachano Calderon, Eduardo y otros, “Temas Marcarios para la Comunidad

Andina de Naciones”, Venezuela, Livrosca, C.A., 1999.

Paz Alvarez, Roberto, “Nociones Generales del Proceso y el Proceso

Administrativo”, Guatemala, Imprenta Oasis, 2003,

Rodas Solís, Servio Estuardo, “El Derecho de Propiedad Industrial y El Pensum

de Estudios de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San

Carlos”, Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de

San Carlos de Guatemala

Ruiz Manteca, Rafael y otros, “Introducción al Derecho y Derecho

Constitucional”, España, Editorial Trotta, S.A., 1994

Page 132: Isaacs Lourdes Maria

110

Sánchez Calero, Fernando, “Principios de Derecho Mercantil”, España, Editorial

Mc Graw Hill, 6° Edición, 2002.

Villamar González, José Alejandro, “La Acción Penal en los Delitos de Violación

a Derechos Marcarios, su Importancia al Sometimiento de los Acuerdos

Internacionales que Regulan la Materia.”, Guatemala, 2001, Tesis de

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Rafael Landívar,

Villegas Lara, René Arturo, “Derecho Mercantil Guatemalteco”, Tomo I,

Guatemala, Editorial Universitaria, Sexta Edición, 2004.

Villoro Toranzo, Miguel, “Introducción al Estudio del Derecho”, México, Editorial

Porrua, S.A., 9° Edición, 1990.

Wittenzellner, Úrsula, “Derecho de Marcas en la Argentina”, Argentina, Abeledo-

Perrot, 1989.

B. REFERENCIAS NORMATIVAS

Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de

Guatemala.

Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de

Constitucionalidad, Decreto No. 1-86

Congreso de la República de Guatemala, Convenio Centroamericano para la

Protección de la Propiedad Industrial, Decreto Número 26-73

Congreso de la República de Guatemala, Ley de lo Contencioso Administrativo,

Decreto 119-1996

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Decreto

57-2000

Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Judicial, Decreto

Número 02-89.

Page 133: Isaacs Lourdes Maria

111

Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto

Guatemalteco de Seguridad Social, Decreto Número 295.

Jefatura del Gobierno de la República de Guatemala, Código Civil, Decreto Ley

Número 106.

Jefatura del Gobierno de la República de Guatemala, Código Procesal Civil y

Mercantil, Decreto Ley Número 107.

Presidente de la República de Guatemala, Arancel del Registro de la Propiedad

Intelectual, en Materia de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo Número

862-2000

Presidente de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley de Propiedad

Industrial, Acuerdo Gubernativo Número 89-2002

C. REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

Acerca de la Propiedad Intelectual, Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual, “Indicaciones Geográficas”, Ginebra, Suiza, 2012,

http://www.wipo.int/geo_indications/es/about.html, consultado el ocho de febrero

de 2012.

Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, ingreso, España,

2001, véase en:

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=oposicion, fecha

de consulta: 12 de marzo de 2012.

Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, ingreso, España,

2001, véase en:

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=semejante, fecha

de consulta: 20 de marzo de 2012.

Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, ingreso, España,

2001, véase en:

Page 134: Isaacs Lourdes Maria

112

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=procedimiento,

fecha de consulta: 24 de marzo de 2012.

El Derecho de las Marcas: Naturaleza Jurídica y Objeto de Regulación, Hevia

Román, María Antonia y Pérez Vega, Lorely, “Naturaleza Jurídica de las Marcas”,

Cuba, 2009, http://www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-

regulacion-de-las-marcas.htm#mas-autor, consultado el siete de febrero de 2012.

Noticias.Jurídicas, Riofrío Martínez-Villalba, Juan Carlos, “Artículos Doctrinales:

Derecho Mercantil”, España, 2003, http://noticias.juridicas.com, consultado el

quince de junio del año 2010.

OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “Las Marcas”, Ginebra,

Suiza, 1967, http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html, Consultada 13

de junio de 2010

Trademarks Past and Present, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,

Revista de la OMPI, “Las Marcas de Ayer y de hoy”, Ginebra, Suiza, 2005,

http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2005/02/article_0003.html, consultado 14-

06-2010.

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113

ANEXO I

MODELO DE FICHA UTILIZADA

Expediente No: __________________

Corte Suprema de Justicia, Cámara ___________________________ Sentencia de Fecha: ________________________________________________ Recurrente: _______________________________________________________ En Contra de: _____________________________________________________ Resumen del motivo que originó el proceso: ____________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Criterio (s) Jurisprudencial (es): ____________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¿Criterio adoptado anteriormente? NO _______ SI______, en expediente número: _________________

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ANEXO II

DESARROLLO DE FICHAS - ESTUDIO JURISPRUDENCIAL

Expediente No. 94-2001

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil Sentencia de Fecha: 7 de diciembre de 2001 Recurrente: Tabacalera Nacional En Contra de: Sentencia de fecha tres de octubre de dos mil, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que originó el proceso: El 16 de febrero de 1995, la entidad “Fabriques de Tabac Reunies, S.A.” (sic), solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, el registro como marca de la frase “El Americano más Suave”, sin embargo, Tabacalera Nacional se opuso a dicha inscripción, en virtud de que dicha entidad es titular de la expresión de propaganda, “Un Americano Original”, la oposición que declarada sin lugar oportunamente. Posteriormente, Tabacalera Nacional, interpuso Recurso de Revocatoria, en contra de la resolución que declara sin lugar la oposición referida y el Ministerio de Economía resolvió con lugar dicho recurso. Agotada la vía administrativa, la entidad “FABRIQUES DE TABAC REUNIES, S.A.” (sic), accionó en la vía judicial, por medio de un Proceso Contencioso Administrativo, en donde la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, declaró con lugar la demanda, determinando únicamente que la frase “El Americano más Suave”, es una marca y no emitió más consideraciones. La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, al conocer el recurso extraordinario de casación, determinó que “El Americano más Suave”, es una frase comercial, para lo cual se fundamento en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial ya que en dicho convenio, en el artículo 7 no se contempla que una frase pueda considerarse como una marca, sino que le corresponde la denominación de “expresión o señal de propaganda”. Criterio (s) Jurisprudencial (es):

Cuando el Tribunal se niegue a conocer teniendo la obligación de hacerlo

Cuando el fallo no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas, si hubiere sido denegado el recurso de ampliación.

Violación de ley

Aplicación indebida de la ley

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Expediente No.159-2002 Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil Sentencia de Fecha: 11 de noviembre de 2002 Recurrente: Tostaduría de Café Miramar, Compañía Limitada, Sucesora de la Entidad José Luis Reyes Montenegro y Hermano, Sociedad de R.L. En Contra de: Sentencia de fecha 19 de abril de 2002, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que originó el proceso: El 13 de junio de 1996, la entidad José Luis Reyes Montenegro y Hermano, Sociedad de Responsabilidad Limitada, solicitó la inscripción de la marca MARAVILLA, en la clase 30, especificando que como dicha sociedad era la titular de la marca Café Maravilla, en la clase 30, les correspondían también el derecho de ser titulares de la marca MARAVILLA. Sin embargo, el 8 de septiembre de 1995, es decir 8 meses antes que la marca MARAVILLA, solicitará su inscripción, la entidad EMPACADORA DE CEREALES, SOCIEDAD ANÓNIMA, presentó la solicitud de inscripción de la marca SUPER MARAVILLA, en la clase treinta. Empacadora de Cereales, Sociedad Anónima, con fecha seis de noviembre de mil novecientos noventa y seis se opuso al registro de la denominación solicitada, basado en que las marcas MARAVILLA y SUPERMARAVILLA, de su propiedad, también se encuentran en trámite de registro.

Ante la oposición planteada, el Registro de la Propiedad industrial emitió resolución de fecha veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y siete, en la que declaró con lugar la oposición y sin lugar la solicitud de registro de la marca MARAVILLA. La sala de lo contencioso administrativo, resolvió Sin Lugar el proceso contencioso administrativo, promovido por la entidad TOSTADURÍA DE CAFÉ MIRAMAR, COMPAÑÍA LIMITADA, SUCESORA DE LA ENTIDAD José Luis Reyes Montenegro y Hermano, Sociedad de Responsabilidad Limitada, en virtud de que a EMPACADORA DE CEREALES, SOCIEDAD ANÓNIMA, le amparaba el principio registral de prelación: “primero en tiempo, primero en derecho”, así como el principio marcario del derecho de prioridad, contenido en el artículo 94, literal b del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

Al conocer la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Cámara Civil, determinó que la palabra MARAVILLA, no puede configurarse como una nueva marca, en virtud de existir además de las solicitudes de inscripción mencionadas, otras marcas a nombre de personas jurídicas y otras que se encuentran bajo ese mismo nombre. La sentencia determina que no puede existir exclusividad para utilizar el termino MARAVILLA, ya que es una denominación de uso genérico. Por otra parte, establece que el criterio de la Corte Suprema de Justicia, es congruente con el criterio establecido en la sentencia del proceso contencioso administrativo, ya que la Sala del Tribunal de lo contencioso administrativo, nunca incurrió en ningún aspecto que pueda ser susceptible del recurso extraordinario de casación, así mismo hace mención a que “No existe derecho de prelación entre una marca ya inscrita y otra en trámite”.

Criterio (s) Jurisprudencial (es)

Violación de ley, Conflicto de Marcas en trámite de inscripción

¿Criterio adoptado anteriormente? NO ___ SI __x_ en expediente número: 94-2001

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Expediente No. 289-2002

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil Sentencia de Fecha: 05 de febrero de 2003 Recurrente: Bodegas y Fábricas Carlos Kong, Sociedad Anónima En Contra de: Sentencia de fecha 03 de abril de 2002, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que originó el proceso: Campbell Soup Company, solicitó la inscripción de V8 SPLASH, el 27 de marzo de 1998, clase 32. Sin embargo, la entidad Bodegas y Fábricas, Carlos Kong, Sociedad Anónima, se opuso a dicha solicitud de inscripción, en virtud de ser titular de la marca SPLASH, clase 32, la cual fue declarada con lugar el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y por consiguiente sin lugar la solicitud de registro de la marca “V8 SPLASH” El veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, Campbell Soup Company, presentó recurso de revocatoria contra la resolución anterior, el cual fue declarado sin lugar por el Ministerio de Economía. Se agotó la vía administrativa, y se llevo a cabo el proceso contencioso administrativo correspondiente, en el cual se declaró CON LUGAR la demanda, manifestando que no existe semejanza entre éstas dos marcas. Bodegas y Fábricas, Carlos Kong, Sociedad Anónima, promovió el recurso extraordinario de casación, en el cual la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, en base a los autos correspondientes, logró determinar que la sala no apreció uno de los documentos ofrecidos como medios de prueba, el cual contiene o bien indica que ambas marcas tanto V8 SPLASH como SPLASH, pertenecen a la misma clase y la inscripción de V8 SPLASH, puede inducir a los consumidores a confusión.

La doctrina que determina la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, en el presente caso es que: “Es improcedente la solicitud de inscripción de una marca, cuando ésta utiliza como parte de sus signos distintivos una palabra que constituye el elemento básico que identifica a otra ya inscrita, que ampara productos de la misma clase, pues aun cuando una de ellas utilice la misma palabra acompañada de otro distintivo, existiría entre ambas semejanza gráfica, fonética e ideológica que impide que puedan coexistir en el mercado, ya que inducirían a error o confusión al consumidor”.

Criterio (s) Jurisprudencial (es):

Error de hecho en la apreciación de las pruebas

Inscripción de Marca, (improcedencia de inscripción por semejanza) ¿Criterio adoptado anteriormente? NO ___x____ SI_________, en expediente número _________________

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Expediente No. 236-2005

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil Sentencia de Fecha: 08 de febrero de 2006 Recurrente: Pollo Campero, Sociedad Anónima En Contra de: Sentencia de fecha 14 de abril de 2005, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que originó el proceso: La entidad María García viuda de Maldonado e Hijos, Compañía Limitada, de nombre comercial Malher Sucesores & Compañía Limitada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca denominada “Etiqueta Campestre Consomé de Pollo”, producto comprendido en la clase 29.

La entidad Pollo Campero, Sociedad Anónima, presentó oposición a la inscripción de la marca antes descrita, indicando que ésta tiene semejanza grafica fonética y por sobre todo ideológica, con la marca que esta empresa representa, la cual fue declara sin lugar oportunamente. Pollo Campero, Sociedad Anónima, al no estar conforme con dicha resolución, planteó un recurso de revocatoria, el cual fue declarado sin lugar por el Ministerio de Economía.

Pollo Campero, Sociedad Anónima, inició proceso ante la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en contra la resolución dictada por el Ministerio de Economía. Dicho proceso fue declarado sin lugar.

La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, al conocer el recurso extraordinario de casación, compartió el criterio de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, manifestando que de ambas marcas existen suficientes elementos diferenciadores que hacen posible su coexistencia en el mercado, sin que induzca a error o confusión al consumidor. Aunado a lo anterior, los signos distintivos de las marcas, son totalmente diferentes. Criterio (s) Jurisprudencial (es):

Violación de Ley

Interpretación Errónea de la ley ¿Criterio adoptado anteriormente? NO x (interpretación errónea de la ley) SI x (violación de ley), en expediente número: 94-2001 y 159-2002

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Expediente No. 245-2004

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil Sentencia de Fecha: 27 de abril del año 2006 Recurrente: Raúl Sabán Morales En Contra de: Sentencia de fecha 03 de julio del año 2003, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que originó el proceso: La entidad Bristol-Myers Squibb Company, solicitó la inscripción de la marca TAXOL, en la clase cinco, sin embargo, Raúl Sabán Morales presentó una objeción, aduciendo que existe semejanza con la marca registrada de su propiedad LAXOL, para amparar productos similares, en la misma clase. Posteriormente, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición y con lugar la solicitud de registro de la marca TAXOL, clase 5, razón por la cual, el señor Raúl Sabán Morales al no estar de acuerdo con su contenido, promovió un recurso de revocatoria, el cual conoció el Ministro de Economía, quien lo declaró sin lugar. La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo conoció en única instancia la resolución emitida por el Ministerio de Economía y en sentencia de fecha dieciséis de julio de dos mil tres, confirmó la resolución recurrida, estableciendo que si bien es cierto que las marcas en controversia tienen similitud gráfica y fonética, ésta no tiene similitud ideológica, además que LAXOL sugiere laxar, que se trata de un laxante, por el contrario TAXOL no es marca descriptiva, de tal manera que no puede haber confusión en el público consumidor. Sin embargo, al conocer la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, el recurso de casación, interpuesto por Raúl Sabán Morales, ésta lo desestima en virtud de que los motivos que invoca el postulante en el memorial de interposición, se encuentran erróneamente interpretados. Criterio (s) Jurisprudencial (es):

Error de hecho en la apreciación de la prueba

Interpretación errónea de la ley

¿Criterio adoptado anteriormente? NO ____ SI _x__, en expediente número: 236-2005, 289-2002

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Expediente No. 286-2006

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil Sentencia de Fecha: 11 de enero de 2007 Recurrente: Ramón Augusto Guzmán López, en calidad de Mandatario Especial con Representación de la entidad AB TETRA PAK En Contra de: Sentencia de fecha 20 de marzo del año 2006, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que originó el proceso: Ramón Augusto Guzmán López, quien es el Mandatario Especial con Representación de la entidad Ab Tetra Pak, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la inscripción de la marca “DULCINEA TETRAPAK”, en la clase 30.

Guillermo Estuardo Pivaral Guzmán, en la calidad de Mandatario Especial con Representación de la entidad “Ab Tetra Pak, sociedad constituida y existente conforme las leyes de Suecia”, planteó ante el Registro de la Propiedad Industrial, oposición en contra de la solicitud de inscripción de la marca “DULCINEA TETRAPAK”, aduciendo que su representada es propietaria de la marca “TETRA PÀK”, y que además, es propietaria de las marcas “TETRA, TETRA CLASSIC, TETRA STANDARD, TETRA REX, TETRA BRIK Y TETRA BRIK ASEPTIC ”, registrados en muchos países, que amparan productos comprendidos en las clases siete (7), dieciséis (16) y veintiuno (21), la cual fue declarada con lugar oportunamente.

En consecuencia, Ramón Augusto Guzmán López, representante de la entidad Ab Tetra Pak, presentó recurso de revocatoria en contra de la resolución que declara con lugar la oposición a la inscripción de la marca “DULCINEA TETRAPAK”, sin embargo, al conocer el Ministerio de Economía el recurso, éste resolvió por medio de la resolución de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, declarando con lugar el recurso de revocatoria y en consecuencia revoca la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, declarando sin lugar la oposición.

Posteriormente, Guillermo Estuardo Pivaral Guzmán, inició la vía judicial, por medio de un Proceso Contencioso Administrativo, el cual fue resuelto sin lugar, según la sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil seis, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual promovió el recurso extraordinario de casación.

La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, al conocer del caso de mérito determinó que los motivos que invoca el actor, no son los idóneos ni cumplen con los presupuestos legales para la interposición del recurso extraordinario de casación, asimismo, estableció que la sala sentenciadora, no ignoró la existencia de las normas aplicables, ya que el fundamento legal que invoca el actor no corresponde a los hechos controvertidos del presente proceso, debido a que la Litis del proceso radica en la oposición a la inscripción de la marca DULCINEA TETRAPAK. Criterio (s) Jurisprudencial (es):

Violación de Ley ¿Criterio adoptado anteriormente? NO _______ SI ___x__, en expediente número: 236-2005, 159-2002, 94-2001

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Expediente No. 250-2006 Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil Sentencia de Fecha: 02 de febrero de 2007 Recurrente: ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC, por medio de su Mandatario Especial con Representación Salvador Augusto Saravia Castillo En Contra de: Sentencia de fecha 13 de octubre del año 2005, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que originó el proceso: Salvador Augusto Saravia Castillo, en la calidad de Mandatario Especial con Representación de la entidad Advance Magazine Publishers Inc. planteó ante el Registro de la Propiedad Industrial, oposición en contra de la solicitud de registro de la marca “Vogue”, la cual la presente autora desconoce quien realizo la solicitud de inscripción, en virtud de que en la sentencia referida de casación, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, se limito a indicar únicamente el nombre de la marca que solicitaba su inscripción, la cual ampara productos de la clase tres (3) de la nomenclatura oficial, la oposición se fundamentó indicando que Advance Magazine Publishers Inc. Es titular de la marca “Vogue” que ampara productos comprendidos en las clases tres y dieciséis. Dicha oposición, fue declarada sin lugar oportunamente.

Por considerarse desfavorable la resolución de oposición a la inscripción de la marca “Vogue”, la entidad Advance Magazine Publishers Inc, promovió el recurso de revocatoria respectivo, el cual fue declarado sin lugar, según resolución de fecha catorce de marzo de dos mil uno, posteriormente la entidad mencionada anteriormente, inició la vía judicial, por medio de un proceso contencioso administrativo, el cual fue declarado sin lugar según la sentencia de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de fecha trece de octubre de dos mil cinco, en donde se realizaron las siguientes consideraciones “se da la confusión en marcas, cuando ambas marcas se encuentran dentro de la misma clase, y para el caso de mérito, la marca ya inscrita por ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC, refiere a la marca VOGUE como patrones de papel y revistas, mientras que la solicitud de inscripción de la marca VOGUE a la que se oponía, identifica una línea de cosméticos, como esmaltes de uñas, labiales, cremas, sobras para ojos, entre otros. Por lo que se aprecia que no puede darse la confusión entre dichas marcas. No conforme con la sentencia dictada por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, la entidad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC, promovió el recurso extraordinario de casación, en contra de la sentencia del proceso contencioso administrativo, al conocer la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, no se manifestó respecto al fondo del proceso, ya que en el memorial en donde se interpone el recurso extraordinario de casación, el recurrente invocó en forma errónea las causas que provocan dicha acción. Criterio (s) Jurisprudencial (es):

Error de derecho en la apreciación de las pruebas

Aplicación indebida de la ley ¿Criterio adoptado anteriormente? NO __x (Error de derecho en la apreciación de las pruebas) SI __x_(Aplicación Indebida de la Ley), en expediente número: 94-2001

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Expediente No. 416-2006 Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil Sentencia de Fecha: 05 de febrero de 2007 Recurrente: FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENÉ Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA, por medio de su Mandataria María Mercedes Marroquín En Contra de: Sentencia de fecha 07 de marzo de 2006, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que originó el proceso: Juan José Rojas Castilla, en representación de Productos Alimenticios Bocadeli, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó ante el Registro de Propiedad Industrial, la inscripción de la marca TRIXOS Y DISEÑOS, clase 29, sin embargo, la entidad Fabrica de Productos Alimenticios René, Sociedad Anónima, planteó oposición en contra del registro de dicha marca, argumentando que existe una familia de marcas, propiedad de dicha empresa, la cual es TOR-TRIX, RING-TRIX Y CHEEZ-TRIX, clase 29, y cómo se puede observar tiene en común con la marca que se pretende registrar, la palabra TRIX. El veintiséis de julio de mil novecientos noventa y nueve, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió sin lugar la oposición planteada, razón por la cual la entidad Fabrica de Productos Alimenticios René, Sociedad Anónima, interpuso el recurso de revocatoria, el cual fue resuelto por el Ministerio de Economía declarandolo sin lugar. Posteriormente, al encontrarse disconforme con la resolución del recurso de revocatoria, la entidad Fabrica de Productos Alimenticios René, Sociedad Anónima, inicio la vía judicial, por medio de un proceso contencioso administrativo, el cual fue declarado sin lugar oportunamente, según la sentencia de fecha siete de marzo de dos mil seis, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Dentro de las consideraciones que realizó la Sala, se estimó que sí existe diferencia entre las marcas ya registradas y la que se pretende registrar, indicando que dentro de las diferencias que se encuentran, se encuentra que las marcas registradas, están compuestas por dos palabras, mientras que la que se pretende inscribir tiene las letras TRIX al inicio de la palabra. Asimismo, las marcas ya registradas identifican forma o sabor por su naturaleza, mientras que la que se pretende inscribir no. En virtud de lo anterior, la entidad Fabrica de Productos Alimenticios René, Sociedad Anónima, promovió el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, quien estimó que es equivocado el planteamiento de violación de ley, cuando se fundamenta en bases eminentemente fácticas y lo que se pretende es la comparación de marcas como elementos probatorios, por otra parte, se invocó la interpretación errónea, sin embargo este submotivo no prosperó ya que la sala en ningún momento se pronunció o analizo el artículo referido, razón por la cual se desestima el recurso de casación. Criterio (s) Jurisprudencial (es):

Violación de la Ley

Interpretación Errónea de la Ley ¿Criterio adoptado anteriormente? NO ____ SI _x_, en expediente número: 94-2001, 159-2002, 236-2005, 245-2004, 286-2006

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Expediente No. 247-2006 Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil Sentencia de Fecha: 23 de marzo de 2007 Recurrente: POLLO CAMPERO, SOCIEDAD ANÓNIMA, por medio de su Mandataria General Judicial con Representación, Edward Kennedy Wever Sempé En Contra de: Sentencia de fecha 14 de febrero de 2006, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que originó el proceso: La entidad TERMOFORMADOS MODERNOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, solicitó en el Registro de Propiedad Industrial, la inscripción de la marca CAMPESTRE, clase 35, el cual su diseño gráfico, consistía en la palabra CAMPESTRE, sobre cinco árboles estilizados en posición inclinada, la cual ampara productos de servicios de registro, transcripción, composición, compilación, transmisión o sistematización de comunicaciones escritas y grabaciones, entre otros. Pollo Campero, Sociedad Anónima, se opuso a la inscripción de la marca CAMPESTRE, por considerar que existía similitud gráfica, fonética e ideológica entre la marca solicitante y las macas ETIQUETA CAMPERO, ETIQUETA POLLO CAMPERO, AUTO CAMPERO, clase 35, sin embargo, dicha oposición se declaró sin lugar.

En virtud de no estar conforme con la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Pollo Campero, Sociedad Anónima, interpuso recurso de revocatoria ante el Ministerio de Economía, quien lo denegó por considerar que la denominación solicitada no incluye el término o diseño de «pollo», que es el elemento dominante en las marcas registradas de la oponente; además las palabras «campero» y «campestre» son fonéticamente diferentes; y también son diferentes los productos y servicios amparados por las marcas en disputa. La entidad oponente, al haber agotado la vía administrativa, inició la vía judicial, mediante un proceso contencioso administrativo, el cual fue conocido por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, quien fundamento su sentencia, indicando que los distintivos CAMPESTRE Y DISEÑO GRÁFICO, tienen elementos diferenciadores, como lo son la escritura, pronunciación y el diseño, asimismo estableció que la protección que una marca otorga no puede ni debe extenderse más allá de los límites que le son propios y que si CAMPESTRE Y CAMPERO, evocan ambas la idea del campo, la protección que ésta última otorga a los servicios que ampara, no puede ni debe extenderse de manera que impida que todo lo que evoque la idea campo debe quedar al margen de toda posibilidad de registro, por que la titularidad de la idea campo es exclusiva de la marca Campero, razón por la cual declaró sin lugar la sentencia.

Pollo Campero, Sociedad Anónima, promovió como medio de impugnación de la sentencia del proceso contencioso administrativo, el recurso extraordinario de casación, ante la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, en el cual el recurrente invocó los submotivos de violación de ley e interpretación errónea de la ley, sin embargo, este órgano jurisdiccional, desestimó el recurso extraordinario de casación en virtud de que no proceden ninguno de los dos submotivos planteados, ya que para que se de la violación de ley, es necesario que la sala no haya aplicado correctamente la norma legal en la que fundamento la sentencia, por otro lado la Corte Suprema de Justicia ha establecido que cuando se señalan como infringidos los mismos artículos para dos submotivos diferentes, se incurre en un error técnico de planteamiento, que impide el análisis comparativo en casación.

Criterio (s) Jurisprudencial (es):

Violación de la Ley

Interpretación errónea de la ley

¿Criterio adoptado anteriormente? NO ___ SI __x__, en expediente número: 94-2001, 159-2002, 236-2005, 245-2004, 286-2006, 416-2006 __

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Expediente No. 415-2006 Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil Sentencia de Fecha: 26 de marzo de 2007 Recurrente: LABORATORIO Y DROGUERIA DONOVAN WERKE A.G., SOCIEDAD ANÓNIMA En Contra de: Sentencia de fecha 11 de agosto de 2006, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que originó el proceso: La entidad Farmamédica, Sociedad Anónima, solicitó al Registro de la Propiedad Intelectual, la inscripción de la marca KROL, clase 5, La oposición radicaba en virtud que el termino KROL, podía generar confusión con la marca KRAL PHARMACEUTICA, debido a semejanza ideológica y fonética.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar las oposiciones planteadas oportunamente por KRAL PHARMACEUTICA INTERNCAIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE GUATEMALA, quien es titular de la marca KRAL PHARMACEUTICA Y DISEÑO, así como LABORATORIOS Y DROGUERÍA DONOVAN WERKE A.G., S.A., sin embargo el Ministerio de Economía, declaró procedente el recurso de revocatoria promovido por KRAL PHARMACEUTICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE GUATEMALA, razón por la cual la entidad Farmamédica, Sociedad Anónima, accionó en la vía judicial, por medio de un Proceso Contencioso Administrativo, el cual fue declarado con lugar, según sentencia de fecha 11 de agosto de 2006. La entidad LABORATORIO Y DROGUERIA DANOVAN WERKE A.G., S.A., interpuso recurso extraordinario de casación invocando los subcasos de procedencia de violación y aplicación indebida de la ley, sin embargo al momento en el que la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, conoció del recurso, estimó que en la misma no aparece que el juzgador haya hecho aplicación del artículo que indica el recurrente, además en reiterados casos, se ha establecido que debe indicarse cuál es a juicio del recurrente la norma aplicable a la decisión del asunto fallado, lo cual no se específico en el recurso, así como tampoco indicó el recurrente cuáles fueron los vicios, ni citó en cada caso las leyes que estimo infringidas lo que imposibilita efectuar el estudio comparativo con el objeto de establecer si se cometieron los errores señalados y al ser invocados con referencia a una misma norma, no puede confundirse la violación y la aplicación indebida de la ley, de esta manera el recurso es improcedente, y la Corte Suprema de Justicia, no entra a conocer sobre el fondo del recurso Criterio (s) Jurisprudencial (es):

Aplicación indebida de la Ley ¿Criterio adoptado anteriormente? NO ____ SI __x_, en expediente número: 250-2006, 94-2001

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Expediente No. 353-2006

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil Sentencia de Fecha: 02 de mayo de 2007 Recurrente: Albino Bonatti Lazzari, en su calidad de mandatario de la entidad Jhonson & Jhonson En Contra de: Sentencia de fecha 26 de junio de 2006, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que originó el proceso: El Registro de la Propiedad Industrial, dio trámite a la solicitud de registro de la marca NIVEA BABY Y DISEÑO DE OSITOS, clase 3, presentada por la entidad BEIESDORF A.G. Sin embargo, la entidad Johnson & Johnson, se opuso a la solicitud de inscripción, en virtud de que ésta es titular de las marcas DISEÑO DE ETIQUETAS DE OSITA Y LAGRIMA ESTILIZADAS Y ETIQUETA DE OSITO Y LAGRIMA ESTILIZADA Y BANDA ONDULADA ESTILIZADA, en la clase 3, por lo que al conocer de dicha oposición el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió sin lugar la oposición presentada por Johnson & Johnson, quien por no estar de acuerdo con la forma de resolver del Registro, interpuso el recurso de revocatoria, el cual fue conocido por el Ministerio de Economía y resuelto sin lugar, según resolución de fecha treinta de noviembre de dos mil uno.

Agotada la vía administrativa, la entidad Johnson & Johnson, promovió el Proceso Contencioso Administrativo, el cual fue declarado Sin Lugar, según la sentencia de fecha veintiséis de junio de dos mil seis, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en virtud de que la única similitud dentro de ambas marcas es el oso el cual no identifica el producto, por lo que no genera confusión al consumidor. Posteriormente, el recurrente planteó el recurso extraordinario de casación, sin embargo, al conocer la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, lo desestimó, en virtud de que en el memorial de interposición, no se hace el planteamiento de su tesis con relación al submotivo invocado, ya que únicamente se limita a señalar que la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, interpretó erróneamente el artículo 10, inciso p), del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, además de no formular ningún análisis jurídico relacionado con la interpretación errónea, lo que cual impide realizar el estudio comparativo correspondiente. Criterio (s) Jurisprudencial (es):

Interpretación errónea de la ley ¿Criterio adoptado anteriormente? NO _______ SI __x__, en expediente número: 236-2005, 245-2004, 416-2006, 247-2006

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Expediente No. 154-2007 Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil Sentencia de Fecha: 23 de agosto 2007 Recurrente: EXPORTADORA MERCANTIL AGRO-INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA En Contra de: Sentencia de fecha 22 de agosto de 2007, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que originó el proceso: La entidad Exportadora Mercantil - Agro Industrial, Sociedad Anónima, se opuso a la solicitud de registro de la marca “CHOCOPANDITA”, clase 30, ya que dicha entidad es propietaria de las marcas “ETIQUETA DE UN OSO, CHOCO-RICAS, CHOCOSITA Y DISEÑO DE EMPAQUE”, la oposición se fundamentó en que la inscripción de dicha marca, podría generar confusión entre ambas, en virtud de que “CHOCOPANDITA”, esta conformada por el elemento o término CHOCO el cual es fundamental, y el término PANDITA, que es el diminutivo de una especie de oso, motivo por el cual no pueden ni deben coexistir en el mercado nacional, debiendo protegerse las marcas ya registradas. Dicha oposición fue resuelta sin lugar por el Registro de la Propiedad Intelectual.

Posteriormente, la entidad Exportadora Mercantil - Agro Industrial, Sociedad Anónima al encontrarse en desacuerdo con la resolución de la oposición, interpuso el recurso de revocatoria, el cual fue resuelto en fecha veintitrés de octubre de dos mil tres, por el Ministerio de Economía y confirma la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, en la que se declaró sin lugar la oposición.

La entidad oponente, al agotar la vía administrativa inició la vía judicial, mediante un Proceso Contencioso Administrativo, del cual conoció la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y se pronunció en sentencia declarando Sin Lugar la demanda, según sentencia de fecha veintidós de agosto de dos mil seis, razón por la cual, el recurrente promovió el recurso extraordinario de casación. Al conocer del recurso extraordinario de casación, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, determinó que la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, interpretó correctamente el artículo 29 literal b de la ley de Propiedad Industrial, ya que con respecto a las oposiciones, nulidades y/o anulaciones, se utiliza la siguiente regla: “los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador estuviese en la situación del consumidor.

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, determinó que sí existe diferencia entre los términos “PANDITA” y las registradas “SITAS Y RICAS”, ahora con respecto al termino choco no se puede tomar en cuenta como un elemento dominante dentro de la marca, ya que esta se deriva de la palabra chocolate, que es un termino común de algún producto, que no es susceptible de registro exclusivo, ya que es genérico. . Criterio (s) Jurisprudencial (es):

Interpretación errónea de la ley ¿Criterio adoptado anteriormente? NO _______ SI __ x___, en expediente número: 236-2005, 245-2004, 416-2006, 247-2006, 353-2006

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Expediente No. 21-2006

Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil Sentencia de Fecha: 08 de octubre de 2007 Recurrente: PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC por medio de su representante legal Juan Ruiz Skinner-Klee En Contra de: Sentencia de fecha 24 de abril de 2001, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que originó el proceso: Tabacalera Nacional, solicitó la inscripción de la marca MONTANA (ETIQUETA), que ampara productos de la clase 34.

Posteriormente, la entidad PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC, se opuso a dicha inscripción y se fundamento en el hecho de que la etiqueta del empaque tiene similitud gráfica, fonética e ideológica, con la marca MALBORO y que por tal razón no puede coexistir en el mercado. El Registro de la Propiedad Intelectual, declaró con lugar la oposición.

Tabacalera Nacional, después de haber sido notificada de la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual, promovió el recurso de revocatoria, en virtud de encontrarse en desacuerdo con dicha resolución. Al momento en el que el Ministerio de Economía conoció sobre el referido recurso, resolvió declarándolo con lugar.

Agotada la vía administrativa y estando en desacuerdo con la resolución del recurso de revocatoria, la entidad PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC, inició la vía judicial por medio de un proceso contencioso administrativo, el cual fue resuelto sin lugar, según la sentencia de fecha veinticuatro de abril de dos mil uno, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Finalizado el proceso contencioso administrativo, PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC, interpuso el recurso extraordinario de casación, en el cual al conocer la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, apreció todas las semejanzas que existen entre las etiquetas del signo distintivo MONTANA y la etiqueta registrada de MALBORO, la semejanza gráfica que tienen las etiquetas, pueden causar confusión en el consumidor, en vista de las similitudes que establecieron entre los dibujos e imágenes que distinguen cada una, aunado a lo anterior, se puede determinar que existe semejanza ideológica por lo que no es procedente aceptar el registro de la marca MONTANA (ETIQUETA), por sus semejanzas gráficas e ideológicas con la marca MALBORO.

Es criterio de esta Corte que cuando existe semejanza gráfica, fonética e ideológica, entre dos marcas, estas no pueden coexistir en el mercado, porque inducen a error o confusión al consumidor. Debe de reunir los requisitos que distinguen o caracterizan esencialmente a una marca de otra. Criterio (s) Jurisprudencial (es):

Violación de Ley

Inscripción de Marca (improcedencia de inscripción por semejanza) ¿Criterio adoptado anteriormente? NO ___ SI _x_, en expediente número: 247-2006, 416-2006, 286-2006, 236-2005, 159-2002, 94-2001

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Expediente No. 448-2008 Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil Sentencia de Fecha: 28 de septiembre de 2009 Recurrente: POLLO CAMPERO, SOCIEDAD ANÓNIMA En Contra de: Sentencia de fecha 27 de junio de 2008, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Resumen del motivo que originó el proceso: La entidad María García Viuda de Maldonado e Hijos Compañía Limitada (Malher Sucs. & Cia. Ltda.), solicitó la inscripción de la marca ETIQUETA CAMPESTRE CONSOMÉ DE CAMARÓN, clase veintinueve, ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

La entidad Pollo Campero, S.A., se opuso a la solicitud de inscripción de la marca, ETIQUETA CAMPESTRE, CONSOMÉ DE CAMARON, sin embargo, dicha oposición fue declarada sin lugar.

Posteriormente, la entidad Pollo Campero, S.A. interpuso el recurso de revocatoria en contra de la resolución dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial, sin embargo, al conocer del recurso el Ministerio de Economía, éste lo declaro sin lugar, según resolución de fecha treinta de noviembre de dos mil uno.

Al haber agotado la vía administrativa, Pollo Campero, Sociedad Anónima, inició la vía judicial por medio de un proceso contencioso administrativo, el cual fue declarado sin lugar, según sentencia de fecha veintisiete de junio de dos mil ocho, dictada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual la entidad recurrente interpuso el recurso extraordinario de casación. La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, al conocer del caso de mérito, estableció que el análisis del presente caso, se debió de haber realizado con base en las normas del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en virtud de que al momento de declararse con lugar la solicitud de registro de la marca ETIQUETA CAMPESTRE, CONSOME DE CAMARÓN, era el convenio mencionado anteriormente, el que se encontraba vigente, y no la Ley de Propiedad Industrial, por lo que la Sala fundamentó erróneamente su tesis al no haber aplicado correctamente la ley que correspondía aplicable al caso de mérito. De esta forma la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, declara CASADA, la sentencia, en virtud de que en la ETIQUETA CONSOME DE CAMARÓN, se encuentra incluido el termino CAMPESTRE, que es el elemento característico o dominante de la marca y que tiene semejanza que puede originar confusiones entre ambas, asimismo la etiqueta CAMPESTRE CONSOME DE CAMARON, no reúne los requisitos de originalidad y distintividad que es una cualidad que distingue o caracteriza esencialmente una marca de otra. La semejanza gráfica se hace patente en la similitud de los rasgos de cada letra, que en ambas marcas aparecen escritas sobre una tabla de madera. Campero es una marca que tiene notoriedad y es conocida en Guatemala, por lo que CAMPESTRE, puede causar confusión o crear asociación con la primera de las mencionadas. Criterio (s) Jurisprudencial (es):

Violación de Ley

Inscripción Marcaria (improcedencia de inscripción por semejanza) ¿Criterio adoptado anteriormente? NO _____ SI ___x___, en expediente número: 247-2006, 416-2006, 286-2006, 236-2005, 159-2002, 94-2001, 21-2006

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ANEXO III

CUADRO DE COTEJO DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES

*La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, a través de las sentencias uniformes dictadas en este submotivo, formuló doctrina legal, en virtud de que éstas han sido resueltas en un mismo sentido.

Expediente

Cuando el

tribunal

se niegue

a conocer

teniendo

la

obligación

de hacerlo

Cuando el

fallo no

contenga

declaración

sobre alguna

de las

pretensiones

deducidas, si

se denegó el

recurso de

ampliación

Violación

de ley

Violación de

ley por

inaplicación,

conflicto de

inscripción

de marcas

Aplicación

indebida

de la ley

Error de

hecho en la

apreciación

de las

pruebas

Error de

derecho en

la

apreciación

de las

pruebas

Interpretación

errónea de la

ley

Inscripción

de marca

94-2001 X X X X

159-2002 X

289-2002 X X

245-2004 X X

236-2005 X X

21-2006 X X

247-2006 X X

250-2006 X X

286-2006 X

353-2006 X

415-2006 X

416-2006 X X

154-2007 X

448-2008 X X

TOTAL 1 1 7 1 3 2 1 6 * 3