DIVISIÓN LEGAL

JORNADA 10 DICIEMBRE 2014

PONENTES:

JAUME CASANOVAS

Asesor / Consultor

ALFONS FEMENIA

Agente Europeo de Patentes

JORDI LORENZO

Abogado especializado en IP

Agente de Propiedad Industrial

La Propiedad Industrial se constituye en una de las ramas del

derecho a través de la cual se protege el desarrollo intelectual e

industrial de los autores o inventores, al cual se le atribuye un

derecho exclusivo de carácter inmaterial.

CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

3

OBJETOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

* INVENCIONES

o Patentes

o Modelos de Utilidad

* CREACIONES DE FORMA

o Diseño Industrial

* SIGNOS DISTINTIVOS

o Marcas

o Nombres comerciales

TRES VIAS POSIBLES:

- Marca Internacional

- Marca Comunitaria

- Vía Directa

PROTECCIÓN EN EL EXTRANJERO DE UNA MARCA

5

EJEMPLOS MARCAS

6

EJEMPLOS DISEÑOS INDUSTRIALES

7

EJEMPLOS MANIFESTACIONES PROPIEDAD INDUSTRIAL

20 AÑOS

DISEÑOS INDUSTRIALES

Tipos de solicitud:

-Diseños nacionales

- Diseño comunitario: Toda la Unión Europea

- Diseño internacional (Acuerdo de La Haya): Excepto la Unión

Europea son países poco interesantes (por ejemplo, no se puede

designar Estados Unidos o China).

http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf

¿Para qué sirve una patente?

• Monopolio legal

• Venta de la patente

• Licencias

• Captación de inversores

• Valor de la empresa

• Incentivos fiscales

• Patentes y Sello de PYME Innovadora • Entre los requisitos que recoge el Real Decreto 475/2014 para que una

PYME pueda ser considerada intensiva en I+D+i, y por tanto pueda obtener el sello oficial de “PYME innovadora”, se encuentra uno específico relacionado con las patentes: “disponer de una patente propia en explotación en un período no superior a cinco años anterior al ejercicio del derecho de bonificación”

• Dicho Real Decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros y establece bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social del personal investigador. Con esta medida las empresas que hacen I+D+i podrán bonificarse el 40% de las cuotas por contingencias comunes. Este mecanismo permite la reducción inmediata de gastos empresariales y favorece la contratación del personal investigador. Se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2013.

20 AÑOS

LAS PATENTES COMO FUENTE

DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

Las solicitudes de patentes publicadas son una fuente de

información tecnológica:

- Sirven para saber qué hace la competencia;

- Sirven para saber el riesgo de infracción de patentes de la

competencia;

- Sirven para saber si mi invención es patentable;

- Permiten presentar oposiciones a otras patentes, con patentes o

documentos propios o de terceros divulgados previamente.

20 AÑOS

EJEMPLOS DE EMPRENDEDORES

Sant Cugat del Vallés

71 familias de patentes

Primera solicitud: 20-9-1999 (WO200122528)

20 AÑOS

EJEMPLOS DE EMPRENDEDORES

Castellar del Vallés

5 familias de patentes

Primera solicitud: 17-9-1999 (WO0021048)

20 AÑOS

EJEMPLOS DE EMPRENDEDORES

Barcelona

3 familias de patentes

Primera solicitud: 31-8-2009 (EP2289886)

20 AÑOS

EJEMPLOS DE EMPRENDEDORES

Barcelona

1 familia de patentes

Solicitada: 13-11-2012 (no publicada)

20 AÑOS

EJEMPLOS DE EMPRENDEDORES

Barcelona

2 familias de patentes

Solicitud: 14-5-2007 (WO2008139420)

El sistema de

patentes añade el

combustible del

interés al fuego

del ingenio

Abraham Lincoln, 1849

DIVULGACIÓN

DERECHO DE

EXCLUSIVA

36

DECISIÓN ESTRATÉGICA

* Patentar

* Secreto Industrial (Know-How)

Patentar

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• VENTAJAS

• Activo intangible

• Imagen

• Visibilidad del inventor

• Subvenciones

• Desgravaciones fiscales

• Transferencia de

tecnología

• Protección ante copias

INCONVENIENTES

• Divulgación

• Duración limitada en el

tiempo

• Coste económico

• Ámbito territorial

limitado.

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INVENCIONES NO PATENTABLES

a) Los descubrimientos científicos, las

teorías científicas y los métodos

matemáticos.

b) Las obras literarias o artísticas o

cualquier otra creación estética, así

como las obras científicas. [Estas obras

son objeto de la Propiedad Intelectual].

c) Los planes, reglas y métodos para el

ejercicio de actividades intelectuales,

para juegos o para actividades

económico-comerciales, así como los

programas de ordenador.

d) La forma de presentar informaciones.

La Ley de Patentes española no dice qué invenciones son patentables sino,

sólo aquéllas que no lo son.

Así, no se considera invención (art. 4 LP):

39

* Los procedimientos de clonación de

seres humanos.

* Los procedimientos de modificación

de la identidad genética germinal del

ser humano.

* La utilización de embriones

humanos con fines industriales o

comerciales.

* Las invenciones cuya publicación o

explotación sea contraria al orden

público o a las buenas costumbres.

* Las variedades vegetales.

* Las razas animales.

INVENCIONES NO PATENTABLES II

Además, no podrán ser objeto de patente (art. 5 LP):

Derechos que confiere

la patente

40

• DERECHO NEGATIVO:

DERECHO A IMPEDIR

que otros utilicen lo que

es objeto de la patente.

• FABRICACIÓN O

EXPLOTACIÓN.

• NO OTORGA UN

DERECHO POSITIVO

PARA PODER USAR.

• Novedad:

• No se ha divulgado nada igual

• Actividad inventiva:

• No es evidente para un experto

• Aplicación industrial:

• Se puede fabricar o utilizar en una industria

Requisitos de una patente

41

42

Derecho de prioridad

• Derecho de Prioridad

• Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención (o modelo de utilidad) en alguno de los países de la Unión, o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante un plazo de doce meses.

• Convenio de París (1883)

20 AÑOS

SOLICITUD PCT

Ventajas principales:

- Protección durante 30 meses en casi todos los países del mundo

- Sistema de presentación unificado (idioma, formatos, etc.)

- Obtención de una opinión escrita sobre la patentabilidad de la solicitud realizada por una

oficina de búsqueda internacional antes de decidir en qué países se continúa la tramitación

20 AÑOS

PATENTE EUROPEA

Ventajas principales:

- Una única tramitación hasta la concesión (un agente, un idioma, un examinador, un

solo criterio de actividad inventiva).

20 AÑOS

PATENTES DE SOFTWARE

AMAZON: 1-CLICK

20 AÑOS

PATENTES DE SOFTWARE

AMAZON 1-CLICK

20 AÑOS

PATENTES DE SOFTWARE

APPLE: SLIDE TO UNLOCK

20 AÑOS

PATENTES DE SOFTWARE

SLIDE TO UNLOCK

1. A method of controlling an electronic device with a touch-sensitive display,

comprising:

- detecting contact with the touch-sensitive display while the device is in a user-

interface lock state;

- moving an image corresponding to a user-interface unlock state of the device

in accordance with the contact;

- transitioning the device to the user-interface unlock state if the detected

contact corresponds to a predefined gesture; and

- maintaining the device in the user-interface lock state if the detected contact

does not correspond to the predefined gesture.

Valoración del patrimonio intangible

Concesión de licencias para determinar la regalía.

Comprar o vender intangibles.

Obtener financiación ofreciendo como garantía los intangibles. La mayoría de ellos pueden ser dados en garantía de pago.

Tomar decisiones de inversión.

Ampliar o reducir la presencia en un mercado.

¿Qué métodos de valoración existen?

Aunque no existe una regulación legal ad hoc, se acepta internacionalmente la siguiente clasificación de métodos:

Basados en el mercado: se relacionan con lo obtenido en una transacción previa de los mismos activos evaluados u otros similares.

Basados en el coste: parten del principio de que existe algún tipo de relación entre el coste y el valor.

Basados en los ingresos: se derivan de un cálculo aproximado de los beneficios económicos obtenibles gracias al intangible evaluado. Pueden desglosarse en cuatro categorías:

Capitalización de ganancias históricas

Método diferencial de beneficios brutos.

Método de beneficios extraordinarios.

Método del cálculo del ahorro en regalías

¿Qué método de valoración se aplica desde H&A?

Nuestra experiencia en valoraciones nos ha hecho tomar conciencia de que cada uno de los métodos anteriormente señalados por sí solo es limitado.

Nuestro método analiza los aspectos cualitativos del elemento estudiado, los cuantitativos que se derivan del mismo y les aplicamos una reglas de valoración mediante un software basado en programas internacionales de valoración adaptados a nuestro propio método.

Por ello hemos desarrollado nuestro propio método de valoración, respetando y siguiendo los estándares internacionales que fija la norma UNE 166008:2012.

Tanto la Patente como la solicitud de Patente son derechos de propiedad.

Pueden ser objeto de toda clase de negocios jurídicos:

- Cesión.

- Licencias.

- Garantías de cumplimento de obligaciones (hipoteca mobiliaria).

Tanto la Patente como la solicitud de Patente pueden pertenecer a una sola

persona (física o jurídica) o pertenecer “proindiviso” a varias personas.

(Situaciones de “cotitularidad).

La Patente es indivisible (Art. 74.3 LP). No es posible transmitir la

propiedad de unas reivindicaciones a una persona y, otra parte de las

reivindicaciones a otra persona

LA PATENTE COMO DERECHO DE PROPIEDAD

53

CONTRATOS (I)

Formas contractuales habituales en transferencia de tecnología:

• Compraventa de Patente (o de solicitud de Patente, adquisición del derecho de prioridad).

• Licencia de Patente.

• Opción de compra sobre la Patente.

• Acuerdos de Confidencialidad (Non Disclosure Agreement - NDA).

• Contratos de desarrollo conjunto (Material Transfer Agreements – MTA).

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CONTRATOS (II)

La Licencia es el contrato en virtud del cual una de las partes (el titular)

autoriza a un tercero (el licenciatario) la explotación de todos o algunos

de sus derechos exclusivos a cambio de una contraprestación.

El titular (o licenciante) conserva la propiedad de la Patente.

El licenciatario obtiene la autorización para explotar la Patente, en un

territorio determinado, durante un periodo de tiempo determinado, a

cambio de un precio (canon/royalties).

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CONTRATOS (III)

Tipos de Licencia:

a) Licencias contractuales (o voluntarias).

b) Licencias de Pleno Derecho: el titular declara a la OEPM que está

dispuesto a autorizar a un tercero la explotación de la invención a

cambio de una contraprestación económica (son licencias no

exclusivas).

c) Licencias Obligatorias: relacionadas con la obligación de explotar la

invención. En este caso el titular de la patente se ve obligado a otorgar

una licencia sobre su patente.

En la práctica la mayoría de las licencias sobre patentes son “contractuales”.

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CONTRATOS (IV)

Quien transmita una Patente o una solicitud de patente, o conceda una

licencia, está obligado a poner en disposición de la otra parte los

conocimientos técnicos que posea y sean necesarios para una

adecuada explotación de la invención (Art. 76 LP).

Quien transmita una Patente o una solicitud de patente, o conceda una

licencia, responde ante la otra parte si se deniega la solicitud, se retira

la solicitud o la patente o, posteriormente, es declarara nula (Art. 77. 1

LP).

Quien transmita una Patente o una solicitud de patente u otorgue una

licencia sobre las mismas responde solidariamente con el adquirente de

las indemnizaciones que tengan lugar como consecuencia de los daños

y perjuicios causados a terceras personas por defectos inherentes a la

invención objeto de la solicitud o de la patente (Art. 78.1 LP)

LICENCIAS CONTRACTUALES

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CONTRATOS (V)

a) La licencia puede referirse a todas o a algunas de las facultades que

integran el derecho de exclusiva (la fabricación, la comercialización, la

utilización, la importación, …).

b) Pueden concederse para todo o parte del territorio en el que la Patente

está concedida.

c) Por su contenido la licencia puede ser EXCLUSIVA o NO EXCLUSIVA.

Salvo que se indique lo contrario en el contrato se entiende que la

licencia es no exclusiva (Art. 75.5 LP)

d) La Licencia no puede cederse a un tercero, salvo pacto en contrario

(Art. 75.4 LP).

e) Salvo pacto en contrario el licenciatario tiene derecho a realizar todos

los actos que integran la explotación de la patente, en todas sus

aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la vida legal de

la patente.

LICENCIAS CONTRACTUALES

58

CONTRATOS (VI)

- El contrato de licencia debe ser escrito (contrato privado o escritura

pública).

- Para que el contrato de licencia tenga eficacia ante terceros debe

inscribirse en la OEPM (Art. 79.1).

- Para que el contrato tenga acceso a la OEPM debe estar otorgado en

Escritura Pública o bien utilizar los Modelos Normalizados que la OEPM

pone a disposición del público.

No confundir:

- Contrato de Licencia (acuerdo valido entre las Partes, crea obligaciones

jurídicas entre ambas Partes).

- Inscripción de la Licencia en la OEPM (instrumento para dar publicidad

formal a las condiciones básicas del acuerdo ante terceros de buena fe que

consultan la base de datos de la OEPM).

LICENCIAS CONTRACTUALES: FORMALIDADES

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CONTRATOS (VII): RECOMENDACIONES

No tomar decisiones sin información.

Antes de divulgar unos resultados: REGISTRAR.

Antes de compartir información: CONTRATO.

60

NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET (I)

¿Nueva categoría de signo distintivo?

Identifica una dirección en Internet, convirtiendo secuencia numérica en

nombre identificable (herrero.es – oepm.es – fcbarcelona.cat).

No es sólo un tema técnico, sino que es un bien jurídico que merece

protección. Adecuada protección entre marca y nombre de dominio.

Nombres de Dominio:

i) Genéricos (gTLD): .com – .org – .info - .net

ii) Territoriales (ccTLD): .es, .pt, .eu, .cat, .cn, …

WWW.CLUB.COM

TOP LEVEL DOMAIN

(extensión)

SECOND LEVEL DOMAIN (dominio)

HTTP://WWW.CLUB.COM

HTTP://CLUB

TOP LEVEL DOMAIN

(extensión)

SECOND LEVEL DOMAIN (dominio)

HTTP://WWW.CLUB.COM

Pero a partir de 2013 existirán mas de 1400 nuevos dominios GTLD

MODELO ACTUAL EN EL REGISTRO DE DOMINIOS:

WWW.CLUB.COM

62

LOS NUEVOS DOMINIOS GTLD’S

Se producirá un importante cambio en el escenario de Internet. Google

ha solicitado más de 80 nuevas extensiones de nuevos dominios,

anunciando que modificará su algoritmo de búsqueda para premiar los

dominios que utilicen los nuevos GTLD’S.

Algunos ejemplos:

• .APP

• .BOOK

• .BUY

• .CHANEL

• .COMMUNITY

• .COMPANY

• .CORP

• .DIGITAL

• .EDUCATION

• .FOUNDATION

• .FREE

• .GAME

• .GRATIS

• .INC

• .INTERNATIONAL

• .JUEGOS

• .TECH

• .TECHNOLOGY

• .MEDIA

• .MOVIE

• .MUSIC

• .NEWS

• .ONLINE

• .PHOTOS

• .PLAY

• .RADIO

• .SALE

• .SCHOOL

• .SCIENCE

• .SERVICES

• .SHOP

• .STORES

• .VIAJES

• .VIDEO

• .WEB

63

EL TRADEMARKCLEARINGHOUSE (TMCH)

•Después de la verificación, estos derechos se almacenan de

manera centralizada y pueden utilizarse para registrar el nombre

de dominio idéntico en cualquier gTLD nuevo, en el período de

Sunrise), siempre según los requisitos de elegibilidad.

Centralizar los datos de verificación de

marcas para cada gTLD en la fase

Sunrise

•Incluso después del periodo Sunrise, cada nuevo GTLD tendrá

que estar conectado a la base de datos de la cámara de

compensación, al menos 60 días. Durante este período, a los

titulares de marcas se les notificará inmediatamente cuando

alguien registre un nombre de dominio en cualquiera de los

nuevos gTLD coincidente exactamente con su marca. La

mayoría de los GTLD mantendrá el sistema de alerta de forma

permanente.

Notificar al propietario de la marca en

caso de identidad, para una posible

reclamación

NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET (III)

Ciberocupación: instrumentos para la recuperación de dominios en

Internet (WIPO política ICANN).

Tres requisitos que deben concurrir acumuladamente:

a) Demandante sea titular marca anterior registrada idéntica o

similar al nombre de dominio ocupado.

b) Demandado carezca de derecho legítimo sobre el nombre de

dominio controvertido.

c) Que el dominio se haya registrado y esté siendo usado de mala

fe. SABADELLBANK.COM

TWITTTER.COM

DANIEL-ALVES.COM DANIELALVES.COM DANIELALVES2.COM

Conclusiones

• Cualquier empresa tiene activos intangibles protegibles.

• Son activos con valor que permiten la diferenciación.

• La inteligencia competitiva pasa por la PI.

• Hay que informarse antes de decidir.

• Hay que proteger antes de que sea tarde.

• Hay que ASESORARSE antes, durante y después.

• Nuestra imagen, nuestra inversión no se puede dejar a la improvisación.

• Para la transmisión de tecnología es preciso haberla protegido.

• La PI es una inversión no un coste

PI= Inversión, diferenciación e inteligencia, el verdadero I+D+I

Autodiagnóstico

INVENTARIO.- AUTODIAGNÓSTICO I

Marcas

• Usamos o pensamos usar una marca (nombre, gráfico, etc.)?

• La marca que he decidido puede ser registrada?

• He registrado mi marca en España?

• Uso mi marca en el extranjero?

• He registrado mi marca en el extranjero?

• He comprobado si un tercero o un competidor tiene la marca registrada o usa una similar?

• Conozco el valor de mi marca?

• Dejaríamos que un tercero usara sin nuestro consentimiento mi marca?

• Negociaríamos con nuestra marca? Licencia, cesión, etc.

Autodiagnóstico

INVENTARIO.- AUTODIAGNOSTICO II

Invenciones

• He desarrollado un producto o procedimiento novedoso?

• Antes de invertir en I+D he comprobado lo que ya está patentado?

• Me he asesorado de cómo proteger los resultados?

• He tomado medidas de prevención para que la información no se divulgue?

• He verificado dónde quiero registrar mi patente?

• Donde hay probabilidades de comercializar el producto o el proceso?

• Donde están los principales competidores?

• Conozco los costes de patentar?

• Conoce el valor de su inversión?

• Permitiríamos que la innovación pasara al dominio público y cualquiera lo pudiera utilizar?

Autodiagnóstico

INVENTARIO.- AUTODIAGNOSTICO III

Diseños • Mis productos llevan “packaging”? • Continente/Contenido. • Tengo productos con formas originales? • He encargado la creación a un tercero? • Quiero usar los diseños en el extranjero? • Donde están los principales competidores? • Conozco los costes de registrar un diseño? • Permitiríamos que un competidor usara una presentación similar a la

mía?

Autodiagnóstico

INVENTARIO.- AUTODIAGNOSTICO IV

Propiedad Intelectual • Estoy en las redes sociales? • Tengo página web? • He encargado el desarrollo a un tercero? • Utilizo contenidos, fotos, textos, etc. ajenos? • Tengo pruebas de que soy el autor? • Los autores materiales son trabajadores o no? • Me han cedido los derechos? • Utilizo símbolos que advierten de mis derechos? • Otras normativas; LOPD, comercio electrónico, etc.

Autodiagnóstico

CONCLUSIONES AUTODIAGNÓSTICO

• Todos tenemos intangibles

• Una vez identificado nuestros intangibles debemos priorizar que proteger

• Valorar que supondría no proteger los distintos elementos para la propia empresa y que ventaja damos a la competencia

• Hay que registrarlo todo? No

• Hay que proteger todo lo que sea importante? Si

• Proteger NO es un coste ES una INVERSION

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de la Innovación

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www.herrero.es

: 93.238.87.00

PONENTES:

JAUME CASANOVAS (jcasanovas@herrero.es)

ALFONS FEMENIA (afemenia@herrero.es)

JORDI LORENZO (jlorenzo@herrero.es) © Herrero & Asociados,

Diciembre 2014