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La patente como objeto de propiedad: transmisión y licenciaslicencias

Rais Amils Arnal12 de abril de 2012

Màster en Propietat Industrial i Intel·lectual 2011 – 2012Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

Índice

� Propiedad industrial

� Aspectos contractuales

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� Derecho de la competencia

I. ASPECTOS DE I. ASPECTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

I. Principales características de las patentes

� Requisitos patentabilidad de invenciones:� Novedad� Actividad inventiva� Aplicación industrial

� Duración de la protección: 20 años desde la solicitud� Derecho a impedir a terceros que sin su

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� Derecho a impedir a terceros que sin suconsentimiento:

� Fabriquen, ofrezcan, introduzcan y/o usen el producto� Usen el procedimiento patentado y/o ofrezcan la utilización� Ofrezcan y/o introduzcan el producto directamente

obtenido por el procedimiento patentado

� Patentes nacionales o europeas “nacionalizadas”

II. Marco normativo

� ADPIC� Artículo 28.2: “Los titulares de patentes tendrán

asimismo el derecho de cederlas o transferirlas porsucesión y de concertar contratos de licencia.”

� Convenio de la Patente Europea

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� Artículos 72 (Cesión) y 73 (Licencia contractual) yReglas 21 a 22 (Inscripción en el Registro detransferencias, licencias y otros derechos)

� Ley de Patentes� Artículos 10 y 74 y siguientes

III. Tipos de licencias (1)

� Objeto de licencia: la solicitud de patente o lapatente ya concedida (art. 75.1 LP)

� En su totalidad o en alguna de las facultades queintegran el derecho de exclusiva

� Ámbito territorial: para todo el territorio nacional o

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� Ámbito territorial: para todo el territorio nacional opara una parte del mismo

� Salvo pacto en contrario: se entenderá que licenciatariotiene derecho a realizar todos los actos que integran laexplotación de la invención patentada, en todas susaplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda laduración de la patente (art. 75.4 LP)

III. Tipos de licencias (2)

� Posibilidad de ceder y de sublicenciar, sólo si seprevé expresamente (art. 75.3 LP)

� Exclusivas o no exclusivas� Salvo pacto en contrario (art. 75.5 LP):

– La licencia no es exclusiva y– El licenciante podrá conceder licencias a terceros y explotar por sí

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– El licenciante podrá conceder licencias a terceros y explotar por símismo la invención

� La licencia exclusiva (art. 75.6 LP):– Impide el otorgamiento de otras licencias y– El licenciante sólo podrá explotar la invención si en el contrato se

hubiera reservado expresamente ese derecho

� Posibilidad del titular de ejercitar su derecho depatente frente a un licenciatario que viole alguno delos límites de su licencia (art. 75.2 LP)

IV. Obligaciones transmitente/licenciatario (1)

� Puesta a disposición del adquirente o dellicenciatario los conocimientos técnicos sobrepatente o solicitud de patente (art. 76 LP)

� Salvo pacto en contrario

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� El adquirente o licenciatario a quien secomuniquen conocimientos secretos estaráobligado a adoptar las medidas necesarias paraevitar su divulgación

IV. Obligaciones transmitente/licenciatario (2)

� Responsabilidad del transmitente o licenciante a título oneroso (art. 77 LP)

� Salvo pacto en contrario, responderá si se declara que carecía de la titularidad o de las facultades para realizar el negocio contractual

� Si se declarara la nulidad de la patente: responsabilidad

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� Si se declarara la nulidad de la patente: responsabilidad del artículo 114.2 LP o responsabilidad mayor que se hubiera pactado

� Transmitente o licenciante responderá siempre que actúe de mala fe

� Prescripción de las acciones: a los 6 meses desde fecha resolución definitiva o de la sentencia firme que le sirva de fundamento

V. Inscripción de la transmisión y de la licencia

� La transmisión, las licencias y cualquiera otrosactos que afecten a las solicitudes de patentes oa las patentes concedidas sólo surtirán efectosfrente a terceros de buena fe desde quehubieren sido inscritos en el Registro de

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hubieren sido inscritos en el Registro dePatentes de la OEPM (art. 79 LP)

� ¿Cuándo estamos ante un tercero de buena fe?– Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de junio de 2001

� Posibilidad de ejercitar acciones legales antes de la publicación de la transmisión / licencia: Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona núm. 77/2008, de 31 de marzo (AC 2008/1014

VI. Licencias de pleno derecho (LPD – arts. 81 y 82 LP)

� Declaración del titular de la patente ante la OEPMhaciendo un ofrecimiento de LPD

� El ofrecimiento podrá ser retirado en cualquier momento,previa notificación a la OEPM

– Salvo que un tercero haya ya comunicado su intención de utilizar lapatente

� Reducción de las tasas anuales a la mitad

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� Reducción de las tasas anuales a la mitad� No puede hacerse la declaración si hay inscrita una licencia

exclusiva. Una vez hecha, no se permitirá la inscripción deuna licencia exclusiva

� La OEPM inscribirá dicho ofrecimiento y darádebida publicidad

� A falta de pacto, la OEPM fijará el importe del cánon

VII. Obligación de explotación de la invención (arts. 83 a 85 LP)

� El titular de la patente está obligado a explotar lainvención patentada

� Por sí mismo o a través de persona autorizada por él(licenciatario)

� Explotación en España o en el territorio de un EstadoMiembro de la OMCLa explotación ha de ser suficiente para satisfacer la

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� La explotación ha de ser suficiente para satisfacer lademanda nacional

� La explotación deberá realizarse dentro del plazo de 4años desde la fecha de presentación de la solicitud de lapatente o de 3 años desde la fecha de publicación de laconcesión (el plazo que expire más tarde)

� Emisión de un certificado oficial de explotación por partedel organismo que corresponda

VIII. Licencias obligatorias (arts. 86 a 107 LP)

� Supuestos:� Falta o insuficiencia de explotación de la invención

patentada� Necesidad de la exportación� Dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos

de obtención vegetal

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de obtención vegetal� Existencia de motivos de interés público para la concesión� Finalizado el plazo para iniciar la explotación invención o si

ésta ha sido interrumpida por más de tres años, cualquiertercero podrá solicitar la concesión de licencia obligatoria

– Si en el momento de la solicitud no se ha iniciado la explotación ono se han realizado preparativos efectivos y serios para explotarla

IX. Formularios (RD 245/2010, 5 de marzo)

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IX. Formularios (RD 245/2010, 5 de marzo)

CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y ASPECTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL · 22 de mayo de 2008 14

II. ASPECTOS II. ASPECTOS CONTRACTUALES

I. Concepto y características

� Contrato mediante el que una empresa transfiereo licencia el uso a otra ciertos conocimientostécnicos y/o derechos de propiedad industrial

� Pueden ser autónomos o formar parte de unconjunto de contratos conexos

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conjunto de contratos conexos� Atípico: carece de una normativa reguladora,

salvo en las cuestiones de derecho de lacompetencia

� Cesión / licencia de uso en su totalidad o parte� Exclusiva / no exclusiva

II. Objeto (1)

� La licencia o cesión de:� Patentes� Know-how

– Conocimientos técnicos, industriales, comerciales, administrativos, financieros, etc., que puede estar o no protegido mediante derechos de propiedad industrial

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protegido mediante derechos de propiedad industrial

– Características: secreto, sustancial y determinado

� Derechos de autor de programas de ordenador

� Pueden ser acuerdos mixtos

II. Objeto (2)

� Suelen comprender servicios complementarios,tales como la formación del personal y laasistencia técnica posterior a la cesión, asícomo la cesión de equipos técnicos

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� Es conveniente detallar el objeto en documentosanexos

III. Contenido – contrato de licencia (1)1. Preámbulo1.1. Identificación de las partes.1.2. Objeto.1.3. Entrada en vigor del contrato.1.4. Lugar del contrato.1.5. Cláusulas expositivas.1.5.1. Considerandos sobre el licenciante.1.5.2. Considerandos sobre el licenciatario.1.5.3. Antecedentes del contrato.1.6. Definiciones.2. Concesión de la licencia2.1. Derechos de patente.2.1.1. Exclusividad o no

2.4. Mejoras.2.4.1. General.2.4.2. Concesión de mejoras.2.4.3. Momento de la divulgación.2.4.4. Concesión de las mejoras del licenciatario.2.5. Derechos de sub-licencia2.6. Pagos.2.6.1. Pago inicial.2.6.2. Cánones.2.6.3. Pagos separados por patentes y know-how.2.6.4. Compra de maquinaria.2.6.5. Asistencia técnica.2.6.6. Forma de pago.2.6.7. Intereses por pagos debidos.

2.1.2. Territorio.2.1.3. Derechos conferidos.2.1.4. Limitaciones.2.1.5. Mantenimiento.2.1.6. Incumplimientos.2.2. Know how / secretos comerciales / información

confidencial.2.2.1. General.2.2.2. Concesión de know-how.2.2.3. Secreto.2.2.4. Uso del know-how por el licenciatario.2.3. Asistencia técnica.2.3.1. Visitas a la planta.2.3.2. Asistencia directa.2.3.3. Consultas.

2.6.7. Intereses por pagos debidos.2.7. Duración del contrato de licencia y prórrogas2.7.1. Licencia de patente.2.7.2. Licencia de know-how.3. Cláusulas varias3.1. Extinción del contrato.3.1.1. Pagos debidos.3.1.2. Cambios de control.3.1.3. Incumplimiento contractual3.2. Efectos de la extinción.3.2.1. Pagos debidos.3.2.2. Información técnica.3.2.3. No uso de la tecnología licenciada.3.2.4. Maquinaria. 3.2.5. Daños y perjuicios.

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III. Contenido – contrato de licencia (2)3.3. Garantías e indemnizaciones.3.4. Arbitraje y legislación aplicable.3.5. Disposiciones generales.3.5.1. Cesión y sub-licencia3.5.2. Confidencialidad.3.5.3. No competencia.3.5.4. Fuerza mayor.3.5.5. Comunicaciones.

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IV. Obligaciones transmitente o licenciante

� Suministro de la tecnología, los conocimientos ylos métodos de trabajo

� Concesión de un derecho expreso deexplotaciónSaneamiento y evicción

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� Saneamiento y evicción� Asistencia técnica� Actualizar los conocimientos suministrados� Garantizar la exclusiva (si se ha acordado)

V. Obligaciones adquirente o licenciatario (1)

� Satisfacer el precio, que normalmente consisteen un “royalty” sobre:� Ventas� Beneficio� Unidades fabricadas

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� Unidades fabricadas

� Deber de secreto� Explotar adecuadamente los conocimientos

suministrados� Comunicar al transmitente eventuales mejoras

realizadas

V. Obligaciones adquirente o licenciatario (2)

� Control de calidad

� Obligación de fabricar una cantidad mínima

� Respetar su ámbito territorial

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� Informar al transmitente / licenciante de lainfracción de derechos de propiedad industrialpor parte de terceros

III. DERECHO III. DERECHO DE LA

COMPETENCIA

I. Introducción: DPI versus DC (1)

� Derechos de Propiedad Intelectual (“DPI”)versus Derecho de la Competencia (“DC”)

� ¿Qué interés tiene el propietario de los DPI enlicenciarlos?

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� ¿Qué interés tiene el licenciatario?

� ¿Qué intereses ha de tutelar el Estado alregular la transferencia de tecnología?


� Derechos aparentemente contradictorios, pero complementarios

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� Objetivos en común:

� El bienestar de los consumidores

� Asignación eficiente de los recursos


� Equilibrio entre protección excesiva o

insuficiente de los esfuerzos innovadores:� DPI:

– incentivar esfuerzo creativo y la innovación

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– incentivar esfuerzo creativo y la innovación

� DC:– sin poner freno a subsiguientes innovaciones– sin imponer innecesariamente a los consumidores largos

períodos de precios altos

II. Marco normativo (1)

� ADPIC:

� Preámbulo

� Artículo 7

Artículo 8.2

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� Artículo 8.2

� Artículo 40

� Grupo de trabajo de la OMC sobre DC y

Comercio Internacional


� Normativa Comunitaria:� Artículo 101 TFUE (antiguo art. 81 TCE)

� Reglamento (CE) 772/2004 de Transferencia de Tecnología,27-4-2004 (“RECATT”)

� Reglamento (CE) 330/2010 de Acuerdos Verticales (entró envigor el 1/6/2010)

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vigor el 1/6/2010)

� Reglamento (CE) 2658/2000 de Acuerdos Especialización

� Reglamento (CE) 2659/2000 de Acuerdos I+D

� Reglamento (CE) 1/2003 relativo a la aplicación de los arts.81 y 82 del TCE (ahora arts. 101 y 102 TFUE)


� Normativa Nacional:� Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la

Competencia: Artículo 1– Se pasa del régimen de autorización singular de acuerdos

prohibidos a un sistema de exención legal en línea con el

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modelo comunitario

– Artículo 1, equivalente al art. 101 TFUE– Exenciones por categorías: apartados 4 y 5 del art. 1 LDC

III. ¿Cómo se aplica el RECATT?Acuerdo de Transferencia de Tecnología

¿De Minimis?

SÍ De Minimis NO De Minimis

Fuera art. 101.1 TFUENo restringen la competencia o

Restricción insignificante

¿RECATT?

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SÍ RECATT NO RECATT

Restricción insignificante

Exención prohibición art. 101.1 TFUE Presunción que se cumplen

requisitos 101.3 TFUE¿Prohibición art. 101.1 TFUE?

Exención legal Reglamento (CE) 1/2003:

Examen individual requisitos art. 101.3 TFUE

III. Ámbito de aplicación (art. 2)

� Acuerdos de transferencia de tecnología concluidosentre dos empresas por los que se permite laproducción de los productos contractuales

� Objeto: patentes, know-how, diseños y copyright de software(no marcas)

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(no marcas)

� Limitación a dos empresas

� Licencia para producir (no meramente distribuir)

� Excluidos los acuerdos de licencia con fines de:� Subcontratación de I+D

� Consorcios tecnológicos

� Respeto de los umbrales de cuota de mercado

III. Duración de la exención (art. 2)

� Aplicable en tanto el DPI licenciado no caduque o no sea declarado inválido

� Si licencia de know-how: en tanto siga siendo secreto

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secreto

� Excepción: Si el know-how es de dominio público por causa del licenciatario → Aplicable mientras dure el acuerdo

III. Umbrales de Cuota de Mercado (art. 3)� Mercado Tecnológico y Mercado de Productos de

referencia� Umbrales CM:

� Empresas competidoras: CM combinada < 20%

� Empresas no competidoras: CM de cada < 30%

� Cálculo CM en los mercados de referencia:

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� Cálculo CM en los mercados de referencia:� SSNIP Test (“Small but Significant Non-transitory Increase of

Price”)

� Especialidades en el cálculo CM en el mercado tecnológico– Ejemplo en medicamentos: mercado constituido por aquellos

medicamentos usados para tratar una determinada enfermedad. Noobstante, los suministrados por inyección pueden considerarseconstitutivos de un mercado distinto

III. Restricciones especialmente graves (art. 4)� Distinción según si competidores / no competidores

� ¿Competidores? Si podrían competir sin licencia y sin infringir DPI

� Distinción según si acuerdos recíprocos / no recíprocos

� ¿Recíproco? A licencia a B y B licencia a A, en el mismo o distinto contrato, para explotar una patente, know-how o copyright de

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contrato, para explotar una patente, know-how o copyright de software, cuando las tecnologías son competidoras o pueden ser utilizadas en productos competidores

� Restricciones que casi siempre son anticompetitivas� Cumplirán requisitos art. 101.3 en casos excepcionales

� Si acuerdo recoge una de estas restricciones → Todo el acuerdo excluido del RECATT

III. Restricciones especialmente graves entre competidores (art. 4.1) (1)

� a) Fijación de precios

� Libertad para fijar royalty, salvo si éste varía según sise cumple precio sugerido a terceros

� b) Limitaciones de la producción, salvo:

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� Limitaciones de producción del producto obtenidocon la tecnología licenciada impuestas:

– al licenciatario en acuerdo no recíproco

– a sólo uno de los licenciatarios en un acuerdo recíproco

III. Restricciones especialmente graves entre competidores (art. 4.1) (2)

� c) Asignación de mercados o de clientes, salvo:� Restricción del ámbito técnico o del mercado de producto (“field of use

restrictions”)� Limitar el ámbito técnico, el mercado de producto o el territorio reservados

en exclusiva a la otra parte (acuerdo no-recíproco)� Licencia única y exclusiva para producir� No “invadir” ni activa ni pasivamente por ninguna de las partes el territorio

exclusivo o el grupo de clientes asignado a la otra (acuerdo no-recíproco)

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exclusivo o el grupo de clientes asignado a la otra (acuerdo no-recíproco)� Prohibición ventas activas para proteger a otro licenciatario no competidor

(acuerdo no-recíproco)� Restricción de la producción sólo para uso propio

– Licenciatario ha de poder vender los productos contractuales activa y pasivamente como piezasde recambio de sus propios productos

� Fuente alternativa para un concreto cliente

� d) Restricción al licenciatario de explotar su propia tecnología y de realizar I+D, salvo para preservar el know-how

III. Restricciones especialmente graves entre no competidores (art. 4.2) (1)

� a) Fijación de precios, salvo precios máximos o recomendados� No pueden resultar en precios fijos ni mínimos

� b) Restricción del territorio o de los clientes en que el licenciatariopuede vender pasivamente, excepto:

� Protección del territorio exclusivo o grupo de clientes del licenciante� Protección del territorio exclusivo o grupo de clientes de otro

licenciatario (máx. 2 años desde comercialización)

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licenciatario (máx. 2 años desde comercialización)� Restricción de la producción sólo para propio uso

– Licenciatario ha de poder vender los productos contractuales activa y pasivamentecomo piezas de recambio de sus propios productos

� Fuente alternativa para cliente concreto� Restricción de ventas al por menor si licenciatario opera al por mayor� Restricción en sistema de distribución selectiva a distribuidores no

autorizados

III. Restricciones especialmente graves entre no competidores (art. 4.2) (2)

� c) Restricción ventas activas o pasivas ausuarios finales por licenciatarios miembros desistema distribución selectiva y que operen alpor menor

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por menor� Sin perjuicio de la posibilidad de prohibirles que vendan

fuera de un establecimiento autorizado

III. Restricciones excluidas (art. 5)

� Listado de restricciones no cubiertas por elRECATT

� Evaluación individual de dichas restricciones� Resto del acuerdo sí dentro del RECATT

� RECATT no se aplicará a:� Licencia exclusiva sobre perfeccionamientos disociables o

nuevas aplicaciones, a cambio de la concesión de la licencia

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Licencia exclusiva sobre perfeccionamientos disociables onuevas aplicaciones, a cambio de la concesión de la licencia

� Cesión exclusiva sobre perfeccionamientos disociables onuevas aplicaciones, a cambio de la concesión de la licencia

� Obligación de no oponerse a la validez del DPI� Restricción de licenciatario (no competidor) de usar su propia

tecnología o de desarrollar I+D, salvo para preservar el know-how

III. Retirada del beneficio del RECATT (art. 6)

� Cuando un acuerdo de transferencia detecnología al que se aplica la exención delart. 2 produce no obstante efectosincompatibles con el art. 101.3 TCE o 1.3LDC

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LDC� Retirada por parte de la Comisión o de las

autoridades o Tribunales de los Estadosmiembros respecto de su territorio

III. Restricciones especialmente graves: asunto MDC Ingeniería / Productos Haller Expte. 634/07 – 21 julio 2008 (1)

� Haller produce superestructuras para la recogida de residuos sólidosurbanos y limpieza de contenedores

� Acuerdo de licencia entre Haller y Soma de 6/10/98: cláusula 1.2: Seautoriza a Soma a producir y a vender los productos objeto del contratoen Portugal, Azores, Madeira, Angola, Cabo Verde, Santo Tomé,Guinea-Bissau y Mozambique. Salvo acuerdo individual para cada casoen concreto, el equipo producido por Soma será vendido exclusivamentepor la empresa alemana a través de empresas del grupo Haller fuera del


por la empresa alemana a través de empresas del grupo Haller fuera delterritorio contractual

� Acuerdo de licencia entre Haller y CLG de 2/1/02: Cláusula similarlimitada sólo a España

� MDC Ingeniería se dirigió a Soma solicitándole oferta de recolector de lamarca Haller

� CLG hizo valer su cláusula del contrato ante Haller para impedir estaventa y se dirigió a MDC Ingeniería para disuadirle de adquirir a Soma

III. Restricciones especialmente graves: asunto MDC Ingeniería / Productos Haller Expte. 634/07 – 21 julio 2008 (2)

� Cuotas de mercado muy reducidas en sus respectivos mercadosgeográficos relevantes

� Soma y CLG son competidores efectivos o potenciales entre sí.Pero no en relación con Haller

� Acuerdos con restricciones absolutas de las ventas pasivas� Restricción grave que impide considerarlos de menor importancia

� No conforme al RECATT de 1996:


� No conforme al RECATT de 1996:� Restricción de ventas pasivas de duración superior a 5 años desde la primera

comercialización

� No conforme al RECATT de 2004:� Restricción absoluta de las ventas pasivas de duración superior a 2 años� No razones de eficiencia que justifiquen la indispensabilidad de la restricción de

las ventas pasivas

� Sanción contra Haller de 125.000 euros, contra CLG de 108.000euros y contra Soma de 15.000 euros

IV. Relación RECATT con otros RECs (1)

� REC de Acuerdos de Especialización (2658/2000): Cubre acuerdos de producción en común en virtud de los cuales dos o más partes se comprometen a producir en común determinados productos

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� Licencias o cesión DIP si no son objeto principal del acuerdo pero relacionadas y necesarias para su aplicación → REC 2658/2000

� Licencias concedidas en el contexto de una empresa en participación → REC 2658/2000


� REC de Acuerdos de I+D (2659/2000): Cubre losacuerdos por los que dos o más empresas decidenrealizar en común determinadas actividades deI+D y explotar en común sus resultados

� Licencias que se concedan las partes → REC

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� Licencias que se concedan las partes → REC2659/2000

� Licencias que concedan a una entidad común en elcontexto del acuerdo de I+D → REC 2659/2000

� Licencias a terceros los resultados del acuerdo deI+D → RECATT


� REC de Acuerdos Verticales (330/2010): Cubre losacuerdos suscritos por dos o más empresas queoperen, a efectos del acuerdo, en niveles distintosde la cadena de producción o distribución y que serefieran a las condiciones en las que las partes

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refieran a las condiciones en las que las partespueden adquirir, vender o revender determinadosbienes o servicios (suministro y distribución)

� Obligaciones al licenciatario del modo de comercializar losproductos con la tecnología licenciada → RECATT

� Acuerdos de distribución para cumplir estas obligaciones →REC 330/2010

V. La descentralización del DC

� Reforma Reglamento 17: Reglamento (CE) 1/2003� Sistema legal de excepción legal directamente aplicable

� Autoridades de competencia y órganos judiciales EMcompetentes aplicación Art. 101.1, 101.3 y 102

� Los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas

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contemplados en el Art. 101.1 que reúnan condiciones Art.101.3 no están prohibidos, sin que sea necesaria decisiónprevia alguna a tal efecto

� Reforma de la LDC: atendiendo al nuevo sistemanormativo comunitario y las competencias de lasComunidades Autónomas (Ley 1/2002)

La patente como objeto de propiedad:

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propiedad: transmisión y licencias

BARCEL-1-#157675-v.1

La patente como objeto de propiedad: transmisión y licencias³ 47- R. Amils 12.4... · 1.2....

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