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Auditorias en Propiedad IntelectualRed CYTED

Las Auditorias de Propiedad Intelectual

RED CYTED21 de Noviembre de 2007

México DF.

PABLO ACEVEDO ÁLVAREZFLORES & ASOCIADOS

Abogados


REFERENCIAS DE EJEMPLOS ESTUDIADOS

• Yale y Japón: “Office for Cooperative Research”

• MIT: “Technology Licensing Office”

• Harvard: “Office for Technology and Trademark Licensing”.

• Otras realidades similares: reglamentos de PI de otras Ues americanas.


• Auditoria en PI.

• Ver qué proyectos tenían elementos que se pueden proteger a través de algún derecho o privilegio de PI, DA y DC, VV, SE, etc.

• Revisión contractual: contratos de trabajo, de colaboración, etc., pero en 360°.

• Proponer formas novedosas de comercializar.

• Pero sobre todo EDUCAR, a través de conclusiones.

ANTECEDENTE DE AUDITORIAS:“PORTAFOLIO TECNOLÓGICO F&A”


Definición

• Revisión sistemática de los activos de PI generados, usados o adquiridos por una empresa. Su finalidad es descubrir activos subutilizados, identificar amenazas al patrimonio de la compañía, y permitir a los planificadores de la empresa el aconsejar informadamente sobre estrategias que mantendrán y mejorarán la posición de mercado de la empresa[1]

•[1] Ian Cockburn, IP Audit - A “How to” Guide, en http://www.wipo.int/sme/en/documents/ip_audit.htm#author

http://www.wipo.int/sme/en/documents/ip_audit.htm#author


• Muchas veces las Instituciones no cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo una auditoria de PI y les serádifícil valorizar los componentes de su portafolio tecnológico.


• Problema:• Pasar por alto los activos intangibles más

importantes de dichas instituciones, o lo que es peor, malgastar tiempo y dinero en I+D que no podrá llegar a puerto por las más diversas razones.


• Una auditoria de PI debe incluir la revisión de TODAS las dependencias, sucursales, facultades, escuelas, proyectos, etc., de la institución que está siendo objeto de la revisión.


• Error común: Pensar que sólo vale la pena análisis en grandes proyectos o investigaciones sofisticadas en las cuales se ha invertido una gran cantidad de tiempo o dinero.

• Sin embargo: muchas veces el verdadero valor se encuentra oculto en los resultados de algún proyecto que se ha pasado por alto, o que incluso ha sido archivado.


• Auditoria también debe incluir análisis pormenorizando de un juego representativo de los contratos utilizados por las empresas con diversos actores, a saber, contrapartes en I+D, contratos de trabajo, de servicio, contratos con proveedores, y con clientes, entre otros.


• Equipo que realiza auditoria: Multidisciplinario.

• Idealmente debiera incluir: un Ingeniero Civil Mecánico o Químico, un Biólogo Molecular o un Bioquímico, un Ingeniero Comercial, un Abogado.

• Todos deben contar con conocimientos generales sobre temas y principios de la PI.


• Primer desafío antes de comenzar auditoria: Conocer el marco legal que rige la PI.


En Chile

• Ley n° 17.336 sobre Propiedad Intelectual, que regula la protección del Derecho de Autor y Derechos Conexos.

• Ley n° 19.039, sobre Propiedad Industrial, recientemente modificada por la ley 19.996 y 20.160.

• Ley n° 19.342, sobre Derechos de los Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.


• Con la finalidad de poder realizar la auditoria de PI, deben ser considerado una serie de aspectos legales generales sobre la titularidad que recae sobre los derechos de Propiedad Intelectual que nacen como resultado de la I+D, en especial, derivadas de contratos de prestación de servicios a honorarios y contrato de trabajo.


• Lo anterior es fundamental para efectos de realizar el análisis contractual, por cuanto una estipulación indebida o negligente puede incidir en un riesgo de fuga de valor para la institución.


• Además, el tener claras las reglas del juego puede incidir también en la generación y reforzamiento de las políticas de PI, especialmente en el incentivo a la I+D por parte de la empresa a través de beneficios por la generación de valor.


• Normas especiales contempladas en la legislación chilena:


• Derecho de Autor. Ley 17.336 en relación a programas computacionales:

• a) Programas computacionales desarrollados por dependientes en el desempeño de sus funciones laborales. Titularidad del derecho patrimonial de autor corresponderá al empleador, siempre que se haya producido en el desempeño de sus funciones laborales. En consecuencia: Requiere existencia de un contrato de trabajo en que se especifique la labor creativa del trabajador.


• b) Programas computacionales producidos por encargo de un tercero para ser comercializados por su cuenta y riesgo. Se reputarán cedidos al mandante los derechos patrimoniales de autor. Lo que se cede son los derechos patrimoniales, esto es, aquellos que se encuentran relacionados con la explotación comercial de la obra, no alcanzando a los derechos morales, los que son de naturaleza inalienables.


• Pero lo estipulado en la ley puede ser modificado por las partes mediante una declaración escrita en contrario.


• Otro tipo de obras: Si bien no existe un tratamiento especial por la ley, se aplican las normas civiles relativas al arrendamiento de servicios: quien encarga algo a un tercero, es quien se hace del objeto del encargo, con la salvedad eso sí, de que lo que se puede transferir son los derechos patrimoniales de autor, no asílos derechos morales, los que son inalienables.


• Propiedad Industrial. Ley n° 19.039, Título VI,denominado “De las invenciones en servicio”. De conformidad al texto citado, se distinguen los siguientes supuestos:


• a) Trabajadores o prestadores de servicios con contratos cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa: La facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán en forma exclusiva al empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario.

• Sin perjuicio de lo anterior, en el caso en que se obtuviere una invención que exceda el marco de lo encargado, la ley establece que no obstante aplicarse la regla anterior, el empleador o mandante deberáconceder al trabajador o prestador de servicios una retribución que deberá ser acordada por las partes.


• b) Trabajadores que según contrato de trabajo no se encuentran obligados a realizar una función inventiva o creativa. Es del trabajador la facultad de solicitar el registro, perteneciéndole en forma exclusiva los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por él.

• Excepción: Caso del trabajador que para llevar a efecto la invención se hubiere beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa. En este caso, tanto las facultades para solicitar el registro como los eventuales derechos de propiedad industrial pertenecerán al empleador, en cuyo caso éste deberáconceder al trabajador una retribución adicional a convenir por las partes.


• c) Personas contratadas en una relación dependiente o independiente por Universidades o por ciertas instituciones de investigación: Tanto las facultades para solicitar el registro como los eventuales derechos de propiedad industrial pertenecerán a estas instituciones, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo.


• Como resultado de la auditoria, un producto puede ser un conjunto de políticas y cláusulas tipo a ser usadas en los contratos, dependiendo de las relaciones que se establezcan con terceros, para regular entre otras materias:

• - Procesos de negociación de contratos de base tecnológica.

• - Procesos de valorización y preparación de paquetes tecnológicos.

• - Procesos de celebración de los respectivos contratos tecnológicos.

• - Coordinación de los encargados con los asesores en propiedad intelectual. (En este proceso se implementarán las referidas políticas).


• Lo anterior es aplicable especialmente en contratos:

• De Trabajo,• De Prestación de Servicios,• Civiles y Comerciales celebrados con

contrapartes en proyectos tecnológicos, así como con proveedores y clientes en general.


• ETAPAS SUGERIDAS DE LA AUDITORIA EN PI.


1.- Conocer la Institución que se auditará.

• Implica reunirse con directivos o personal que ha encargado la auditoria, con el fin de dar a conocer las actividades que se pretenden realizar a propósito de la auditoria.

• Además, esto tiene por objeto conocer la organización interna de la institución, sus divisiones más trascendentales, y conocer de primera mano cuales son las expectativas de los directivos.

• En esta etapa es fundamental conocer quien o quienes serán los coordinadores o contrapartes de la respectiva institución, así como presentar el equipo multidisciplinario que trabajará en el encargo.


2.- Preparación de la Auditoria.

• Deben programarse visitas, que deben incluir a TODAS las dependencias de la institución.

• Se debe poner énfasis en tratar de congregar en las visitas a la mayor cantidad de personas involucradas en la I+D de la institución (ej.: Investigadores, personal de laboratorio, etc.), y no solo a los jefes de unidades. Todas las opiniones valen, sobre todo las opiniones de quienes están en los laboratorios investigando.

• Preparación de un cuestionario a enviar a los jefes de las áreas o proyectos, que incluya preguntas para conocer divisiones internas, y los distintos programas en ejecución y la preparación de una pauta para el análisis de los contratos y documentos legales a examinar.

• Firmar contrato de servicios con cláusula de Confidencialidad.


3.- Recolección de información.

• Comienzan las visitas con el objeto de levantar la información relevante. En ellas es fundamental, según se comentó, la participación activa del equipo multidisciplinario, ya que eventualmente habrá reuniones con directivos, con investigadores, con abogados, etc.

• Se deben realizar tantas visitas como sea necesario para poder comprender la mayor cantidad posible de dependencias que sean representativas del quehacer de la institución.


4.- Procesamiento de la información.

• Una vez realizadas la o las visitas, se comenzará a analizar la información levantada, para sistematizar y distinguir lo que será la memoria explicativa, para poder informar sobre aspectos relevantes de tecnologías pesquisadas y proponer preliminarmente que formas de protección podrían aplicar en materia de PI.

• Importante: generar un preinforme que llegue a incluir significativamente la información relevante levantada, revisarlo con encargados de cada área, para validar preliminarmente dicha información (su sistematización, descripciones de proyectos, etc.)


5.- Valorización de las tecnologías.

• La auditoria puede incluir una evaluación en tal sentido, por parte de un Ingeniero Comercial experto en la valorización de intangibles,

• Trabajo: determinar, en conjunto con las personas encargadas de la administración de la institución, cual es el valor estimado de las tecnologías detectadas, consistentes en intangibles susceptibles de protección a través de alguna de las formas que permite la legislación de PI.

• Incorporar consideraciones en relación a posibilidades de comercialización de las tecnologías descritas y analizadas.

• En definitiva dependerá de lo que el cliente quiera encargar como producto.


6.- Informe Final.• a. Introducción: Se da a conocer objetivos del trabajo, la

metodología utilizada, y las partes con que cuenta el informe.

• b. Memoria Explicativa: Descripción de las Tecnologías Pesquisadas y la recomendación de protección a través de Privilegios Industriales y/o Intelectuales, pasos a seguir para su obtención.

• c. Análisis Contractual desde la perspectiva de PI. Informe de contingencias legales en materias de PI. Principalmente, aspectos en los contratos que digan relación con la propiedad del producto de la I+D, aspectos de confidencialidad de la información, y contingencias en gestión de intangibles, ej: por ejemplo, la falta de libertad de acción en la puesta en mercado de un producto o procedimiento.


• d. Valorización de intangibles, y eventualmente propuesta de formas de comercializarlos.

• e. Conclusiones. En las cuales se plasme de manera clara cuales son las recomendaciones generales y particulares que se dan a la institución, con una descripción detallada de todas y cada una de las acciones sugeridas a seguir.


• 2 ejemplos:

• Universidad de Concepción.• Fundación Chile.


QUÉ ENCONTRAMOS (entre otras)

• UDEC: promedio 1,9 patentes al año, y sólo para cumplir metas: mucho abandono.

• FCH: promedio aprox. de 1,1 al año.• PI no era considerada como elemento esencial al

transferir a la industria.• Contratos de trabajo y servicio no contemplaban

protección de confidencialidad y reconocimiento de derechos de PI: “fugas de cerebros” y de tecnologías.

• Convenios de colaboración con contrapartes no eran rigurosos en tratamiento de derechos de PI: conflictos al mediano o incluso corto plazo.


QUÉ ENCONTRAMOS (entre otras)

• Existía gran potencial respecto de tecnologías que se podrían patentar.

• Derecho de autor: no existían políticas de resguardo para publicaciones, bases de datos y software.

• No existían procedimientos de valorización de intangibles.

• No habían políticas generales de negociación de contratos de base tecnológica.

• No había seguimiento ni vigilancia.


PROPUESTAS

• Patentes PCT con socios internacionales (Chile no es PCT)

• Protección de signos distintivos en sentido amplio.• Protección de variedades vegetales.• Contratos: cláusulas de confidencialidad y de

reconocimiento de PI.• Procedimientos de valorización de intangibles.• Políticas para negociación de contratos de base

tecnológica.• Fomento e incentivo a investigador: bono por creación

de valor.• Asesoría permanente de acuerdo a las posibilidades, a

través de centralización por equipos multidisciplinarios.


• Creación de UPI: 2 abogados con formación en Derecho de la Empresa y PI, más 2 peritos: Biólogo Molecular e Ingeniero Civil Químico. Últimamente Ingeniero Comercial (Economista).

• Se crea Comité de PI, que analiza oportunidad (Vicerrector, Decano Ingeniería, Director de Investigación, UPT y UPI.

• Se dicta reglamento de PI, se regulan derechos y obligaciones, especialmente participación de Investigadores. Además se regulan políticas internas, ej. licenciamiento.

• Plazo: casi 4 años.• Sólo el 2005 se presentaron 14 SP.• Se regularizó la protección del DA, e inscripción de

marcas aumentó considerablemente.

MATERIALIZACIÓN UDEC


MATERIALIZACIÓN FCH

• Centralización en unidad coordinadora, asesores únicos.• Se crea set de contratos modelos: de trabajo, servicios,

convenios, etc., cláusulas de PI y confidencialidad, modelos de licencias.

• Se propone política de bonificación por creación de valor.

• Procedimientos de valorización de tecnologías.• Políticas de negociación de contratos de base tecnológica.• Plazo: 1 año.• En el último año se han presentado por lo menos 4

solicitudes de patente y están en camino 4 más.• Se ha regularizado y realizado registro de DA y marcario.


CONCLUSIONES

• Auditorias sirven para ver que es lo que se tiene.

• Muchas veces se “descubre” valor en proyectos terminados o subestimados.

• Se puede llegar a estimular $$ a investigadores: patentes sobre publicaciones, participación en resultados económicos: sinergia en I+D.

• Se reconoce importancia a equipos multidisciplinarios.

• Se genera capacidad para evaluar tecnologías.


GRACIAS

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