LÍMITES A LA PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES Natalia Tobón Bogotá, Colombia Los secretos empresariales son una figura de la propiedad intelectual que protegen lo siguiente:

• Información contenida en productos, procedimientos e inclusive ideas; • que no sea generalmente conocida, ni fácilmente obtenible por el público

en general; • que se pueda usar real o potencialmente en los negocios1

• que otorgue al empresario una ventaja competitiva sobre sus competidores; y,

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• que por esa misma razón el empresario desee mantener oculta2

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Se discute si secreto comercial es lo mismo que información no divulgada, secreto empresarial, secreto industrial y know how. La respuesta es afirmativa pues se trata de expresiones que utilizan distintos cuerpos normativos para referirse a una misma situación así: información no divulgada es el término que emplea el artículo 39 del ADPIC -Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio-; secreto empresarial es el nombre adoptado por la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y secreto industrial es el término que usaba la Decisión 344 de 1993 de la Comunidad Andina, sólo que entonces se exigía para su protección que el secreto estuviera plasmado en un medio material. Este requisito desapareció con la expedición de la Decisión 486 de 2000 que derogó la mencionada Decisión 344. En consecuencia, hoy día no se exige que el secreto industrial o comercial conste por escrito o esté grabado ó fijado en medio material alguno, puesto que se considera que lo secreto no es el documento mismo sino la información contenida en él. En cuanto al know how, en Colombia observamos como en un caso donde una empresa pretendía que se le indemnizara por la pérdida del know how provocada por el estallido de una bomba, el Consejo de Estado de Colombia concluyó que secreto industrial y el know how eran semejantes3

1 “La mera posibilidad técnica de aplicación practica de los conocimientos científicos debería ser suficiente para otorgarles la protección que cabe a los procedimientos técnicos”. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Régimen Jurídico de los conocimientos técnicos. Know how y secretos comerciales e industriales. Buenos Aires, Editorial Heliasta, 1984, p. 45 y 52.

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2 Los elementos de la definición fueron tomados de Pachón, Manuel y Sánchez Avila, Zoraida. El Régimen Andino de la Propiedad Industrial. Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1995, p. 181. 3 Colombia, Consejo de Estado. Sentencia 10299, julio 10/97, C.P.: Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque.

“ (S)iendo el know how el secreto que permite o facilita la producción industrial un elemento intangible donde prima la inteligencia y la invención, no puede el a quo entender cómo se destruye materialmente con una bomba y pretender una indemnización por ello. El mismo planteamiento lo estimó válido frente al good will”.

Y agregó:

“En el caso sub examine no existe secreto industrial qué proteger o know how como lo denomina el demandante usando la expresión angloamericana, no sólo porque no se probó la existencia del mismo y mucho menos su destrucción, sino porque en el plenario existe prueba de que la producción de la empresa se desarrollaba usando métodos “muy rudimentarios” (…), lo cual configura una causal para la no protección de la información al tenor de lo establecido por el artículo 73 de la norma andina”.

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio considera que los estudios o situaciones que facilitan la fabricación de bienes o prestación de servicios por parte de una empresa se pueden proteger por medio de la figura de los secretos industriales, mientras que la información que se relaciona con asuntos puramente comerciales como son la venta, la publicidad, relaciones con los consumidores y proveedores se puede proteger mediante la noción de secretos comerciales. Ambos, sin embargo, están sujetos a la misma regulación4

En resumen se puede decir que la información cubierta por un secreto empresarial en Colombia puede estar relacionada con uno, varios o todos los siguientes temas:

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• La naturaleza, características o finalidad de un producto o servicio • Los métodos o procesos de producción de un producto o servicio • Los medios o formas de distribución, comercialización o prestación de los

productos o servicios5

Recordemos que datos, información y conocimiento no son lo mismo. Un dato es la representación de un hecho o fenómeno a través de signos, palabras, números o señales que sirve para describir la realidad pero no proporciona interpretaciones ni juicios de valor

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4 Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 005, abril 3/06 5 Así lo dispone el artículo 260 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 6 Este tema ha sido tratado por Davenport, T. Working knowledge. Harvard Press, 1998. http://citeseer.ist.psu.edu/davenport98working.html. Recuperado el 15 de julio de 2008.

La palabra informar, en cambio, según el Diccionario de la Real Academia Española, significa dar forma sustancial a algo7. De ahí que información sea la “suma de los datos con sentido, relevancia y propósito” 8. Los datos se convierten en información cuando una persona los contextualiza, categoriza, calcula, corrige y/o condensa9

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El conocimiento, por su parte, es la suma de los datos, la información y la experiencia personal o empresarial. El conocimiento se deriva de la información, así como la información se deriva de los datos. Sin embargo, también hay datos e información se derivan del conocimiento.

Un documento es un objeto por medio del cual se muestra un dato, una información o un conocimiento. De ahí que la legislación colombiana haya determinado que son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares10

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Consideramos que a través de los secretos industriales y comerciales se pueden proteger datos (siempre que no sean fáciles de obtener para personas versadas en la materia), información y conocimiento, estén o no contenidos en documentos, pues como se mencionaba arriba, la Decisión 486 de 2000 no exige que aquello que se protege a través de secretos comerciales esté plasmado en un documento11

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1. Requisitos para la existencia de un secreto comercial

7 Diccionario de la Real Academia Española, edición 22, 2001. www.rae.es. Recuperado 20 de julio de 2008. 8Tomado de http://evirtual.lasalle.edu.co/info_basica/nuevos/guia/GuiaClaseNo.1.pdf. Este sitio informa sobre los servicios y recursos de información con los que cuenta y ofrece el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia. 9 Este tema ha sido tratado por Davenport, T. Working knowledge. Harward Press, 1998. http://citeseer.ist.psu.edu/davenport98working.html. Recuperado el 15 de Julio de 2008. 10 Colombia, Código de Procedimiento Civil. Artículo 251. 11 Tal vez a esa intangibilidad de los secretos industriales y comerciales se refería un juez norteamericano, cuando, al fallar un caso en el que un empresario había demandado a su antiguo empleado por revelar su información confidencial, señaló que a los ex empleados no se les podía borrar la memoria o “practicar lobotomías”. Si hay secretos industriales y comerciales que el empleado interioriza, no es posible exigirle que los borre. Estados Unidos, Fleming Sales Company v. Bailey, 611 F.Supp. 507, 514 (N.D. Ill. 1985).

El Acuerdo para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC- del cual Colombia es parte, prevé que la información susceptible de ser protegida como secreto comercial debe cumplir los siguientes requisitos12

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a. Debe ser secreta La doctrina ha optado por señalar que es secreto el conocimiento que versa sobre cosas, procedimientos, hechos, actividades o cuestiones similares, que no sea generalmente conocido ni fácilmente accesible para personas que se mantienen en los círculos en los que normalmente se emplea el tipo de información en cuestión13

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La pregunta obvia que surge ante tal explicación es la siguiente: ¿Cuántos individuos pueden conocer un secreto antes de que este pierda la calidad de tal? Cabanellas sostiene que para poder hablar de información “secreta” debe tratarse de información que sólo se encuentre en poder de un número limitado de personas:

“No cabe exigir, en ese sentido, que los conocimientos secretos solo sean accesibles a su titular, pues ello no solo va en contravía de la acepción corriente de secreto, sino que impediría la utilización económica de esos conocimientos” 14

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Sin embargo, el mismo autor reconoce que esa flexibilidad plantea la cuestión de determinar el grado en que los secretos pueden transmitirse sin perder el carácter de tales. En la práctica, ¿qué sucede cuando se ha formalizado un contrato que tiene por objeto un secreto y ese secreto adquiere publicidad durante la ejecución del mismo? La doctrina civilista considera que la obligación de pagar regalías por concepto de dicho secreto cesa a partir de su divulgación. Sin embargo, si el objeto del contrato no consiste únicamente en la transmisión del secreto, sino que incluye también otras prestaciones, es justo que se sigan pagando regalías por aquéllas de manera proporcional15

12 Acuerdo para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, artículo 39. El ADPIC fue ratificado por Colombia mediante la Ley 170 de 1994.

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13 Ibíd. 14 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Régimen Jurídico de los conocimientos técnicos. Know how y secretos comerciales e industriales. Buenos Aires, Editorial Heliasta, 1984, p. 55. 15 Stumpf, Herbert. El contrato de know how. Bogotá, Editorial Temis, 1984, p. 86 y 87.

En el derecho anglosajón la solución es diferente. En el caso Listerine16

, el juez sentenció que los secretos comerciales podían ser licenciados por siempre, incluso después de que se conociera su contenido y dejaran de ser secretos, pues todo dependía de la autonomía de la voluntad de las partes al acordar el contrato. Los hechos de ese proceso fueron los siguientes: En 1880 el doctor J. J. Lawrence inventó una formula para preparar un líquido antiséptico para mejorar el aliento de la boca al que le dio el nombre de ‘Listerine’. En 1881 negoció con Jordan Lambert un contrato mediante el cual este último se comprometía a pagar a Lawrence o a sus herederos mensualmente la suma de 20 dólares por cada 100 botellas vendidas por él o sus herederos. Durante 75 años el demandante Warner-Lambert Pharmaceutical Company pagó esta suma a los herederos de Lawrence pero en el año de 1956 solicitó a un juez que ordenara la cesación de los pagos porque la formula ya no era secreta. De hecho la formula había sido publicada por varios científicos en 1931 en la revista Journal of the American Medical Association.

La Corte consideró que la cesación del secreto no tenía nada que ver con el pago de las regalías pues en el texto del contrato no figuraba esa previsión. Expresamente el juez advirtió “La información sujeta a secreto puede ser rápidamente conocida o desconocida indefinidamente pero eso no significa que quien adquiere la fórmula secreta a través de un contrato vinculante puede eximirse de su obligación de pagar regalías simplemente porque el secreto es descubierto por un tercero o por el público en general”. Tal vez las cosas habrían sido diferentes para Warner-Lambert si en 1881 hubiera dejado constancia en el contrato de que se dejarían de pagar regalías si la fórmula adquiría publicidad, pero eso mas de 100 años después es muy fácil decirlo. b. Que la información tenga un valor comercial por ser secreta.

La información susceptible de ser protegida por el secreto tiene un valor comercial en la medida en que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial y sea susceptible de ser transmitida a un tercero17

Dicho valor puede ser efectivo o potencial, actual o futuro “en el sentido que su conocimiento, utilización o posesión permite una ganancia, ventaja económica o competitiva sobre aquellos que no la poseen o no la conocen"

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16 Estados Unidos, Warner-Lambert Pharmaceutical Co. v. John J. Reynolds, Inc., 178 F.Supp. 655 (S.D.N.Y. 1959), aff'd 280 F.2d 197 (2nd Cir. 1960).

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17 Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, Artículo 260. 18 Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport. Documento sobre Acuerdos de Confidencialidad, en www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo3220DocumentNo2893. Recuperado el 25 de marzo de 2008.

En Estados Unidos los criterios jurisprudenciales aplicados para determinar el valor comercial de los secretos empresariales son diversos e incluyen, entre otros19

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• El grado de conocimiento de la información referida que se tiene fuera de empresa,

• El grado de conocimiento de la información que tienen los empleados y los colaboradores de la empresa,

• El nivel de medidas adoptadas para preservar la confidencialidad de la información,

• El valor de la información para su titular y para sus competidores • La suma de dinero y esfuerzo empleado para su investigación y desarrollo, • La facilidad o dificultad para que la información pueda ser adquirida o

duplicada por otros. c. Que la persona que legítimamente la controla haya adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto. No existe una definición legal de aquello que se considera razonable –y está bien que no la haya-, por lo cual es necesario acudir al diccionario de la lengua española, de acuerdo con el cual algo razonable es algo justo, lógico, conforme a la razón o suficiente20

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Si aplicamos esa definición al asunto objeto de nuestro estudio, podemos decir que se toman medidas razonables para la protección de los secretos comerciales cuando se adoptan, de manera consciente, políticas y prácticas suficientes en términos cualitativos o cuantitativos, según las circunstancias, para mantener en secreto la información de que se trate. Al fin y al cabo no todo tipo de información puede protegerse a través de las mismas herramientas. En este sentido, generalmente se habla de dos clases de medidas para mantener la información en secreto:

19 Galán Corona Eduardo. El objeto del secreto empresarial y la necesidad de una técnica de tutela complementaria: propiedad industrial, propiedad intelectual y secreto empresarial. Citando Estados Unidos, Restatement of the Law Third, Unfair Competition, aprobado en 1995 de la American Law Institute, capítulo 4, p. 146, en www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0405102-104031//eml4de5.pdf. . Recuperado el 25 de mayo de 2008. 20 Diccionario Espasa-Calpe S.A., Madrid, 2005, en www.wordreference.com/definicion/razonable. Recuperado el 25 de mayo de 2008.

• Medidas que tienden a informar al público que cierta información debe permanecer en secreto -notice measures-.

• Medidas físicas de seguridad -physical security measures-, como las

claves secretas, que buscan impedir que personas que no tienen autorización para obtener cierta información, la conozcan o utilicen.

El legislador ocasionalmente adopta medidas para proteger la reserva del secreto industrial y comercial de las compañías; tal es el caso, en Colombia, del artículo 48 de la Ley 222 de 1995, el cual prevé que el derecho de inspección de los asociados a los libros y papeles de la sociedad no se extiende a aquellos documentos que versen sobre secretos industriales. Precisamente en este libro vamos a analizar y desarrollar cuáles son las medidas razonables que puede adoptar un empresario para proteger sus secretos comerciales. 2. LIMITACIONES A LA PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES La protección de los secretos empresariales se encuentra limitada por los siguientes factores21

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a. Por la actividad inventiva de los competidores. El titular del secreto no puede impedir que terceros independientes desarrollen el mismo conocimiento por sus propios medios.

b. La dificultad práctica de mantener “secreto” un secreto. Ya lo decía Benjamín

Franklin: "Las tres cosas más difíciles en este mundo son: guardar un secreto, perdonar un agravio y aprovechar el tiempo"22

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c. La ingeniería inversa o reverse-engineering: Si la ingeniería permite “armar” productos, la ingeniería inversa o reversa permite desarmarlos y determinar cuales son los principios que hacen que éstos funcionen. En Colombia la ingeniería inversa es una figura bastante desconocida que, a menudo, ha sido asociada con lo ilegal o ilícito porque se cree que ella sólo se utiliza para copiar o piratear productos, dispositivos o programas de computador. Se ignora que hay casos en los que la ingeniería inversa se emplea con fines lícitos, como por ejemplo cuando se utiliza para investigar las funciones que cumple un producto pero se diseña uno diferente o cuando se

21 Colombia, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Proexport. www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo3220DocumentNo2893. Recuperado el 27 de diciembre de 2007. 22 Wikiquote. Franklin, Benjamine, en www.es.wikiquote.org/wiki/Benjamin_Franklin. Recuperado el 25 de mayo de 2008.

utiliza para verificar si el producto de un competidor se fabricó infringiendo una patente o un derecho de autor propios.

De ahí que en Estados Unidos se hable de dos tipos de ingeniería inversa respecto del software: la blanca o white box reverse engineering, mediante la cual se descompila el código objeto de un programa buscando revelar la estructura y descubrir las interfases para propósitos de interoperabilidad (es decir de compatibilidad con otros programas) y la negra o black box reverse engineering, mediante la cual se analizan los input y output de un programa para su copia ilegal.

Aunque el Digital Millenium Copyright Act –DMCA- de Estados Unidos prohíbe en términos generales hacer ingeniería inversa sobre software, en muchos casos la jurisprudencia ha permitido hacerlo con base en la doctrina del uso justo o fair use. Específicamente las cortes norteamericanas han dicho que es “justo” hacer ingeniería inversa cuando se busca obtener compatibilidad o interoperabilidad entre diversos productos o para fines de investigación y desarrollo.

El caso clásico de interoperabilidad es el de Sega v. Accolade, 203 F.3d 596 (9th Cir. 1993). Accolade era una pequeña compañía de software que había prosperado gracias al desarrollo y venta de juegos compatibles con las consolas de Sega. A principios de la década de los noventa, Sega lanzó una consola llamada “Génesis” con unos dispositivos de seguridad que no soportaban los juegos de Accolade. Accolade aplicó ingeniería inversa a las consolas, decodificó unos programas de juegos de Sega y comenzó a diseñar los suyos de tal forma que fueran compatibles con las consolas de aquélla. Sega demandó a Accolade por infracción a sus derechos de propiedad intelectual pero ésta empresa alegó que los códigos secretos y dispositivos de seguridad que Sega había usado eran interfases publicas estándar, que no debían ser de propiedad de nadie en particular sino del publico en general. Accolade citó el ejemplo de las “patas de los enchufes”; cualquiera puede diseñar los enchufes como quiera pero las “paticas” que sirven para conectarlos a la toma de corriente de energía deben ser siempre iguales. La Corte le dio la razón a Accolade y sentenció que era posible hacer ingeniería inversa para copiar un software, sobretodo si lo que se busca con ello es obtener interoperabilidad entre varios programas.

La Unión Europea ha enunciado unos principios similares. La Directiva europea 91/250/CEE que establece la Protección Jurídica de Programas de Ordenador contempla en el artículo 6° la excepción de descompilación para fines de interoperabilidad, así:

“La descompilación y la modificación del software se permiten con la única finalidad de conseguir la interoperabilidad de programas independientes. La información así obtenida no puede ser usada para

otros fines que el mencionado ni proporcionada a terceras personas de no ser necesario para conseguir la deseada interoperabilidad”.

d. La información que se encuentra en el dominio público no se puede proteger

como secreto empresarial: La información de dominio público ha sido definida como el conjunto de “información a la que el público puede acceder sin infringir ninguna disposición jurídica ni violar cualquier otro derecho comunitario (como los derechos indígenas) ni contraer obligación alguna de confidencialidad. Por consiguiente, la información de dominio público se refiere al conjunto de obras u objetos de derechos conexos que toda persona puede explotar sin autorización, ya sea porque no están protegidos en virtud de la legislación nacional o el derecho internacional, o porque el plazo de la protección ha expirado”23

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e. Información tecnológica actualizada de consulta pública: En la mayoría de los países existe la posibilidad de consultar los Bancos de Patentes24, es decir, bibliotecas de conocimiento que ofrecen al público toda la información que entregan los inventores a las oficinas de patentes de cada país cuando solicitan tal reconocimiento. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia es la entidad que permite la consulta pública de toda la información tecnológica relativa a las solicitudes de patentes. Además, es quien certifica cualquier evento relacionado con una patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial. “Mediante la certificación, puede conocerse si existe alguna persona con un derecho de propiedad industrial adquirido en el país, es decir, si una patente está vigente, esto con el fin de poder comercializar un producto o utilizar un procedimiento sin que se infrinja este derecho” 25

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El Banco de Patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia tiene las siguientes características26

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• Provee información científica y tecnológica actualizada. • Tiene una estructura uniforme a nivel internacional. • Contiene información que no se difunde en otro tipo de bibliografía.

23 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Recomendación sobre la promoción y el uso del multilingüismo y el acceso universal al ciberespacio, en http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi08_publicdomain_es.pdf. Recuperado el 20 de mayo de 2008. 24 Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Consulta de Documentos Patentes. http://www.sic.gov.co/Tramites/Propiedad/ConsultaPatentes.php. 25 Ibíd. 26 Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport. www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo3220DocumentNo2891.PDFRecuperado el 25 de mayo de 2008.

• Esta organizada mediante resúmenes que permiten al usuario obtener rápidamente una idea acerca del contenido de la patente sin tener que leer el documento completo.

• Está ordenado según un sistema de clasificación único. • Indica el nombre y dirección del solicitante, inventor y titular. • Lleva una fecha de la cual pueden inferirse conclusiones relativas a la

antigüedad de las invenciones, o a la vigencia del derecho otorgado. • Divulga información detallada acerca de las posibilidades de aplicación

práctica en la industria. • Permite acceder a millones de documentos de manera inmediata.

Adicionalmente, el Banco de Patentes de la Superintendencia cuenta con colecciones cruzadas de documentos de patentes de diferentes países, las cuales se encuentran clasificadas por temas y sectores tecnológicos. Entre dichas colecciones se pueden mencionar las siguientes: Oficina Europea de Patentes (EPO), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), Oficina Americana (Patent Images y USOPT) y Oficina Española (EP-ES).