MANUAL PROPIEDAD INDUSTRIAL.pdf

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Guy Bendaña Guerrero

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Temas de Derecho de Propiedad Industrial

Cuido de edición:Alicia Casco Guido

Revisión de texto:Eduardo J. Saballos Almendárez

Diagramación:Reynaldo Silva Flores

© Todos los derechos reservados conforme a la leyPrimera Edición 1998

© Guy José Bendaña GuerreroApartado postal 3140Managua, Nicaragua

Impreso por Impreandes Presencia S.A

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A Blanca,que ha hecho posible

esta pequeña obra

A la memoria deDon Henry Caldera -Pallais

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IndicePROLOGO

Capítulo I. Síntesis comparativa del convenio centroamericano para laprotección de la propiedad industrial, el protocolo de modificaciónal mismo y la ley de marcas de 1907 15

1. Introducción 15

2. Síntesis comparativa entre la ley de marcas de 1907, el convenioy el protocolo 16

2.1. Diferentes sistemas para la adquisición de las marcas 16

Planteamiento de la posible vigencia de una marcaadquirida bajo la vigencia de la Ley de Marcas de1907, que no fue renovada después de haberentrado en vigencia el Convenio 18

2.2. Diferente enumeración de los signos cuyo usoy registro como marca está prohibido 20

i) Prohibiciones de conformidad con el Convenio 20ii) Prohibiciones de conformidad con el Protocolo 22

2.3. ¿Quiénes están facultados para solicitar y obtenerla titularidad de los signos distintivos? 23

2.4. Solicitud, requisitos y procedimiento para elregistro de marcas 24

a) Cantidad de signos distintivos que puedenacumularse en una solicitud 24b) Exigencia de documentos que deben ser agregadosa la solicitud de Registro 24c) Requisitos del poder 25d) La Gestión Oficiosa 26e) Requisitos de la solicitud de registro 26f) Cotitularidad de las marcas 29g) Presentación de las solicitudes, pedidos y comunicaciones 29h) Notificaciones 30i) Procedimiento de la solicitud de registro 30j) Diferencia fundamental del procedimiento entre el Convenio y elProtocolo 32k) División de solicitudes 33

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2.5. Desistimiento 33

2.6. Caducidad 34

2.7. Prescripción 35

2.8. A quien corresponde el mejor derecho entre inscripcionesde marcas idénticas 36

2.9. Vigencia de la marca 36

2.10. Procedimiento en la oposición 37

2.11. Recursos 38

2.12. Facultades más amplias del Registrador 41

2.13. Clasificación de productos y servicios 41

2.14. Traspaso de las marcas 42

2.15. Las marcas de servicio, colectivas, de certificación, los nombrescomerciales, emblemas, las señales de propaganda, indicacionesgeográficas y denominaciones de origen, traspaso, licencias de usoe inscripción de cambio de nombre del titular 42

2.16. El derecho de prioridad 43

2.17. Prerrogativas del titular de la marca 43

2.18. El derecho de seguimiento 44

2.19. Pérdida del derecho sobre la marca 45

2.20. La cancelación de la marca por falta de uso 46

2.21. La reivindicación del derecho sobre el signo distintivo 47

2.22. Competencia desleal 48

Principales deficiencias del convenio 49

4. Principales deficiencias del protocolo 51

5. Conclusión 54

Capítulo II. La Marca Notoria 55

6. Concepto 55

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7. Marcas Notariales Mundiales y Célebres 55

8. Protección de la Marca Notoria en el protocolo de modificación 56

9. Idea sobre un sistema internacional de registro 56

10. Alcance de la protección de la Marca Notoria 57

Capítulo III. La competencia desleal 59

11. Introducción 59

12. Definición 60

13. Niveles de las transacciones 61

14. Breve Reseña Histórica 62

14.1. Edad Media 62

14.2. Modelo Paleo Liberal 62

14.3. Modelo Profesional 64

14.4. El Modelo Social 65

14.5. La regulación de la competencia desleal en Nicaragua 66

14.5.1. La Ley de Patentes de Invención y la Ley de marcas deFábrica de 1907 66

14.5.2. Disposiciones del Convenio Centroamericano 66

14.5.3. Disposiciones del Protocolo de Modificación al ConvenioCentroamericano 67

14.6. La Competencia desleal en las Convenciones de lascuales es miembro Nicaragua 67

14.6.1. La Convención General Interamericana de ProtecciónMarcaria y Comercial 67

14.6.2. El Convenio de París para la Protección de laPropiedad Industrial 68

15. Competencia ilícita o prohibida y competencia desleal 70

16. Relatividad del concepto de competencia desleal 71

17. La técnica jurídica de represión 72

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17.1. Represión mediante la aplicación del principio de laresponsabilidad extracontractual 72

17.2 Represión mediante ley especial 73

18. supuestos Típicos 75

19. Naturaleza y contenido de la acción de competencia 76

20. Territorio 77

21. Objeto de la protección 77

22. Relación de competencia 78

23. No es necesaria la producción del daño para que se reprimala competencia desleal 78

24. Cláusula general prohibitiva 79

25. Supuestos concretos de competencia desleal 80

25.1. Actos o conductas para aprovecharse del esfuerzo de otrosparticipantes en el mercado 80

25.2.1 Actos de confusión 80

25.2.2. Imitación 83

25.2.2.1. Imitación de iniciativas 83

25.2.3. Explotación de la reputación ajena 85

25.3. Actos de comparación 86

25.4. Copia no autorizada 87

25.5. Violación de secretos 87

26. Actos o conductas que constituyen ataques directos a otras empresasparticipantes en el mercado 90

26.1. Inducción a la infracción contractual 90

26.2. Actos de denigración 93

27. Actos o conductas que inciden directamente en las posibilidades deactuación de los participantes en el mercado impidiendo el funcionamientocorrecto del mismo 95

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27.1. Actos de engaño 95

27.2. Violación de normas 98

27.2.1. Actos de competencia desleal y estado de competencia desleal 100

27.3. Discriminación 101

28. Pequeña cláusula general 102

29. Medidas o providencias cautelares 103

30. Acciones contra la competencia desleal 104

31. Tipos de acciones 105

a) Declarativa 105b) De cesación 105c) De remoción 106d) De rectificación 106e) De daños y perjuicios 106f) Penal 107

32. Legitimación Activa 109

33. Legitimación Pasiva 110

34. El procedimiento en las acciones contra la competencia desleal enNicaragua 110

35. Aspectos más relevantes de la sentencia N° 33 de las diez y treintaminutos de la mañana del 20 de marzo de 1996 112

a. Diferencia entre Infracción del Derecho y Competencia Desleal 112b. Funcionario competente para conocer de las acciones de represiónde competencia desleal 113c. El procedimiento correcto 114d. Alcances del recurso de amparo en cuanto a la protección de lasgarantías individuales 115

36. Sanciones 116

37. Prescripción de la acción 117

38. Conclusiones y reflexiones 117

39. Competencia desleal en la Internet 120

40. La piratería marcaria 122

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40.1 Concepto 122

40.2 La piratería marcaria como abuso del derecho 122

40.3 El pirata no sólo se apodera de marcas notorias 123

40.4 Protección en el Derecho comparado a las marcaslegítimas frente al pirata 123

40.5 Forma de actuar del pirata 123

40.6 El objetivo del pirata marcario es a menudo exigir unrescate por la marca ajena 124

40.7. ¿Cómo hacer frente a este viciado ejercicio del derecho? 124

40.8. Instrumentos legales para combatir la piratería marcaria 124

Capítulo IV. Las importaciones paralelas y el agotamiento del derechosobre marcas y patentes 126

41. Introducción 126

41.1 Desde el punto de vista del Derecho Marcario 126

a) Defensa de las importaciones paralelas 127b) Cuestionamiento de las importaciones paralelas 127c) El Convenio Centroamericano para la Protección de la PropiedadIndustrial 127d) El Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano 128

41.2 Desde el punto de vista del Derecho de Patentes 129

a) Definición de agotamiento del derecho de la Corte Supremaalemana en una sentencia dictada en 1902 129b) Nuestra actual Ley de Patentes 130c) El �Anteproyecto de Convenio Centroamericano para la Protecciónde la Propiedad Industrial (Invenciones y Diseños Industriales) 131

41.3 �Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de PropiedadIntelectual Relacionados en el Comercio� 131

Apéndice 132

42. Síntesis de las sentencias de la corte suprema desde 1975 132

Bibliografía 144

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Principales Abreviaturas

Boletín Judicial B. J.Código Civil C.Código de Comercio C.C.Código Penal Pn.Código de Procedimiento Civil Pr.Constitución Política Cn.

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Prologo

La enseñanza del Derecho de Propiedad Intelectual, en sus dosgrandes ramas, el de Autor y el de Propiedad Industrial, tradicional-mente no ha sido sistemática en nuestras Universidades. Sin em-bargo, siendo Decano de la Facultad de Derecho de la Universi-dad Centroamericana, en 1995, auspicié el «Curso de Derecho dePropiedad Industrial», que impartió, precisamente, el Dr. Guy JoséBendaña Guerrero. Este curso se repitió en 1997 en la misma uni-versidad. El Derecho de Propiedad Intelectual cobra especial rele-vancia por el fenómeno de la globalización, la creación de la Orga-nización Mundial de Comercio, su apéndice, los «Acuerdos sobrelos Aspectos de los Derechos de Propiedad relacionados con elComercio» (Acuerdo sobre los ADPIC), que nuestro país deberáempezar a cumplir en el año 2000 y los tratados bilaterales de libreComercio suscritos por Nicaragua con México, Estados Unidos deAmérica y otros países. En esta obra el Dr. Bendaña Guerrero,destacado especialista en esta disciplina, reúne los siguientes en-sayos de gran actualidad:

1. Síntesis comparativa del convenio centroamericano parala protección de la propiedad industrial, el protocolo de modi-ficación al mismo y la ley de marcas de 1907

Este ensayo trata resumida y comparativamente los aspectosmás importantes de nuestra legislación en materia marcaria. Enunas veinte páginas el estudioso de esta disciplina puede obteneruna información general, en la que el autor subraya los aspectosmás relevantes de las legislaciones comparadas, sin faltar la críti-ca acertada.

2. La marca notoria

La marca notoria es la de gran reputación y trasciende los lími-tes del carácter de la especialidad de las marcas. Su estudio yprotección se ha intensificado desde la adhesión de nuestro paísal Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial,por el Acuerdo sobre Propiedad Intelectual relacionados con el Co-

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mercio y los Tratados de Libre Comercio a los que me referí ante-riormente.

3. La competencia desleal

En esta materia ha habido mucha incertidumbre. La sentenciaNº 33 de las diez y treinta minutos de la mañana del 20 de marzode 1996, dictada por la Corte Suprema de Justicia aclaró la confu-sión en cuanto a la autoridad competente para conocer de las de-mandas de represión de competencia desleal y el procedimientocorrecto. En este trabajo, el autor se ocupa sistemáticamente deltema con el objeto de dilucidar algunos puntos que aún permane-cen oscuros.

4. Las importaciones paralelas y el agotamirento del dere-cho sobre marcas y patentes

Tema de mucha importancia en la actualidad debido a los Tra-tados de Libre Comercio, que el autor aborda con amplitud y clari-dad.

5. Síntesis de las sentencias de la corte suprema, desde1975

Esta síntesis, con algunos comentarios, contribuye al mejor co-nocimiento de la Jurisprudencia sentada por la Corte Suprema deJusticia.

Considero esta obra �concisa y clara� como un valioso apor-te a la bibliografía nacional sobre esta disciplina.

Dr. Guillermo Vargas SandinoPresidente de la Corte Suprema de Justicia yDecano de la Facultad de Derecho de la Universidad CatólicaRedentoris Mater (UNICA).Managua, 27 de mayo de 1998.

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Temas de Propiedad Industrial

CAPÍTULO I

Síntesis comparativa del convenio centroamericanopara la protección de la propiedad industrial, elprotocolo de modificación al mismo y la ley de

marcas de 19071

1. Introducción

La comparación de los ordenamientos jurídicos sobre los sig-nos distintivos mencionados en el título de este ensayo, es útilpara tener diversos puntos de referencia y una mejor compren-sión de la jurisprudencia nicaragüense en esta disciplina. Estaes una comparación a grandes rasgos de las disposiciones oaspectos más relevantes, principalmente del Convenio y delProtocolo.

La Ley de Marcas de 1907 fue derogada por el ConvenioCentroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial2,ratificado y depositado por nuestro país desde el año 1968, elcual entró en vigencia a partir del 16 de Septiembre de 1975,porque ese año fue depositado el instrumento de ratificaciónpor Guatemala, tercer país que debía hacer tal cosa para queentrara en vigencia, ya que antes lo habían aprobado, ratificadoy depositado Costa Rica y Nicaragua.

El Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericanopara la Protección de la Propiedad Industrial3 únicamente hasido aprobado, ratificado y depositado su instrumento de ratifi-cación por Nicaragua (Decretos Nos. 1439 del 26 de junio de

1 Varios puntos de este tema fueron tratados por el Dr. Julián Bendaña Silva en suensayo sobre la Jurisprudencia Marcaria publicado en la Revista Jurídica de la Barrade Abogados.2 En adelante me referiré a él como el Convenio.3 En adelante me referiré a él como el Protocolo.

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1996 y 17-96 publicados en las Gacetas Nos. 143 del 31 de juliode 1996 y 247 del 30 de diciembre de 1996, respectivamente).Sin embargo, ha encontrado objeciones de carácter constitucio-nal por los congresos de Guatemala y Costa Rica. En Nicara-gua se han presentado al menos dos recursos de amparo porinconstitucionalidad en contra del Decreto No. 1439, que lo apro-bó, por violentar nuestra constitución política.

2. Síntesis comparativa entre la ley de marcas de 1907,el convenio y el protocolo

2.1. Diferentes sistemas para la adquisición de las marcas

La Ley de Marcas de 1907, seguía el SISTEMA DECLARA-TIVO para la adquisición de las marcas. De conformidad con elartículo 6 el retardo en la renovación de las marcas no producíala pérdida de los derechos al uso exclusivo de las mismas y elartículo 22 establecía que la duración de la propiedad de lasmarcas de fábrica es indefinida; pero se entenderá abandonadapor la clausura o falta de producción por más de un año, delestablecimiento, fábrica o negocio en que se haya empleado.

De acuerdo con este sistema, el derecho sobre las marcases un derecho natural de propiedad y no una mera creación dela ley.

Al ocupar una marca de forma continua el usuario asegurapara sí la posesión de la misma y si, eventualmente, otros llega-ban a requerir el registro de esa marca, tendrá el derecho dereivindicar la propiedad frente a la solicitud de registro posterioro, como claramente dijo la Corte Suprema de Justicia en el con-siderando ll de la sentencia de las 11:30 A.M. del 21 de Agostode 1931: «la propiedad de la marca se adquiere por el primeruso de ella, y el registro de la misma es solo declarativo de pro-piedad, y sirve para justificar, sin haber de recurrir a otros me-dios, una fecha cierta en la posesión, y para que el propietariopueda ejercitar los derechos especiales y privilegiados con quela ley protege las marcas registradas. Pero el hecho de un regis-

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tro posterior que efectúe un tercero, de una marca anteriormen-te poseída por un primer usante, no despoja a éste de su dere-cho el cual mantiene aún una acción para anular el registro efec-tuado».

El jurista argentino don Pedro Breuer Moreno, en su obraTratado de Marcas, página 574, describe de la siguiente formalas características del sistema declarativo: «1º La propiedad deuna marca es adquirida por quien primero la usa, aun sin nece-sidad de registro, y se conserva mientras no la abandone expre-sa o tácitamente, en forma que no deje lugar a dudas; 2º Eldepósito confiere ciertas acciones (las criminales). Pero aundespués de caducado el depósito, el titular puede accionar civil-mente en defensa de su marca; 3º Los depósitos efectuados porquien no tenga prioridad en el uso, carecen de valor. El legítimopropietario, aun sin depositar la marca, puede impedir, median-te acciones, que quien la depositó continúe usándola; 4º Y si ellegítimo propietario la deposita, aun efectuado el depósito porese tercero, puede perseguirlo criminalmente, sin que a ello obsteel depósito que efectuó; 5º El depósito crea una presunción depropiedad a favor de quien lo efectúa, sujeta a prueba en con-tra; 6º Si la marca no ha sido usada por nadie, el depósito seconsidera acto de apropiación. De dos personas que no la usanse considera con mejor derecho a quien primero la depositócontinúe usándola».

En cambio el Convenio Centroamericano sigue el SISTE-MA ATRIBUTIVO o CONSTITUTIVO, que en la actualidad si-guen la mayor parte de las legislaciones de los países america-nos y, aun, del mundo para la adquisición de las marcas. Así elArto. 17 del mismo dice: «La propiedad de una marca se ad-quiere por el registro de la misma de conformidad con el presen-te Convenio y se prueba con la certificación de registro, expedi-da por la autoridad competente»4.

4 El Arto. 18 del Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la Pro-tección de la Propiedad Industrial autoriza la presentación de oposiciones fundadas enmarcas no registradas.

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No obstante, los incisos a) y b) del Arto. 44 del ConvenioCentroamericano, atemperan el rigor del sistema atributivo.

El Protocolo adopta un SISTEMA MIXTO, puesto que, aun-que en el Arto. 5, reconoce los derechos de prelación de quie-nes han usado una marca por lo menos durante tres meses, elArto. 26, párrafo 1), primera parte, establece que «La propiedadde una marca y el derecho de excluir a terceras personas de suuso se adquiere por el registro».

Planteamiento de la posible vigencia de una marca adquiri-da bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1907, que no fuerenovada después de haber entrado en vigencia el Convenio

Uno de los casos resueltos recientemente por la Corte Su-prema de Justicia giró en torno al alegato de que si una marcaque hubiera sido registrada bajo la vigencia de la ley de marcasde 1907, es decir, con el sistema declarativo, conserva su vi-gencia aunque no haya sido renovada de conformidad con lasdisposiciones del Convenio Centroamericano. La Corte Supre-ma, en la sentencia No. 33 de las diez y treinta minutos de lamañana del 20 de marzo de 1996, en el considerando V, dijo:«En cuanto a lo alegado por el Dr. Salinas F., en su referidocarácter, sobre la vigencia de las marcas que estuvieron inscri-tas a favor de su mandante pero que vencieron por falta de re-novación, esta Corte Suprema en sentencia No. 85 de las diez ycuarenta y cinco minutos de la mañana del 24 de octubre de1994, dijo: «Asimismo continúa el recurrente quejándose de queel citado funcionario violó el repetido Arto. 130 Cn. al darles va-lor legal a los registros de marcas vencidas de la sociedad«NICAR QUIMICA S.A,» en el considerando Segundo de su re-solución Al respecto es oportuno el observar que de conformi-dad con el Arto. 24 del Convenio Centroamericano para la Pro-tección de la Propiedad industrial , los derechos concedidos porel registro de una marca duran diez años, que pueden ser reno-vados indefinidamente por otros términos iguales. Al estar ven-cidas las marcas de la entidad «NICAR QUIMICA S.A.», las mis-mas no tienen ningún valor como bien dice el recurrente con

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fundamento en lo dispuesto en el Arto. 17 del expresado Conve-nio el que consagra el sistema atributivo para la adquisición delas marcas».

Cabe observar que, aunque las marcas vencidas hayan sidoregistradas bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1907, queestablecía que las marcas se adquirían por su uso, debe apli-carse el Arto. V, regla 10ª del Título Preliminar del Código Civil,de conformidad con el cual, para conservar el derecho sobre lasmarcas era necesario renovarlas de conformidad con la nuevaley, es decir, con los Artos. 24, 222, y 223 del citado ConvenioCentroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.En la sentencia de las once y media de la mañana del 28 deenero de 1914, B.J. 342, Considerando II, este Supremo Tribu-nal dijo: «Empero no valen las objeciones hechas por el señorGoodman o su apoderado. 1º Porque la aplicación de las nue-vas disposiciones cabe de lleno conforme a la regla décima,artículo V del título preliminar del Código Civil. No hay laretroactividad que se alega, porque quien tiene un derecho con-forme a la ley, lo tiene sujeto a las condiciones previstas en lamisma ley, y la regla precitada dice: «10ª Todo derecho realadquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajoel imperio de otra, pero en cuanto a su ejercicio y cargos, y en lotocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nuevaley». Además, el Decreto Nº. 8 de fecha 7 de enero de 1956,publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 8, de fecha 10 deenero de 1956, reformó tácitamente los Artos. 6 y 22 de la Leyde Marcas de 1907, por cuanto el Arto. 4 de la misma estable-cía: «Para todos los efectos a que se refiere el artículo 7 delDecreto Nº. 165 de 21 de diciembre de 1955, los registros orenovaciones de marcas cuyo término de diez años expiraseantes del 31 de enero del año en curso continuarán vigenteshasta el 29 de febrero de este mismo año». En efecto, si lasmarcas hubieran tenido duración indefinida, el legislador no hu-biera prorrogado la vigencia de aquellas cuyos términos expira-sen antes del 31 de enero de 1956".

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2.2. Diferente enumeración de los signos cuyo uso y re-gistro como marca está prohibido

La enumeración que hacía el Arto. 3 de la Ley de Marcas5 delos signos impropios era mucho más escueta que la del Arto. 10del Convenio.

Entre sus principales diferencias tenemos: La ley de mar-cas, excluía como marcas únicamente a los signos genéricos,siguiendo en esto el sistema francés. En cambio, el Convenioexcluye también los signos descriptivos, adoptando así los sis-temas francés y alemán.

i) Prohibiciones de conformidad con el Convenio

Los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), j), k), l), ll), m), n), q) y r)del Arto. 10 del Convenio contienen las inadmisibilidades de lossignos distintivos por razones intrínsecas y los incisos i), ñ), o) yp) del mismo artículo contienen las inadmisibilidades de los sig-nos distintivos por razones extrínsecas. El mencionado artículodel Convenio Centroamericano excluye, además de los signosexcluidos en la derogada ley de marcas de 1907, los siguien-tes6:

5 El Arto. 3º de dicha ley establecía lo siguiente: «La designación del signo, nombre o dibujoque constituya una marca, corresponde al productor del artículo al cual se destina; pero nopodrán usarse en la República como marcas:I)Las simples denominaciones genéricas o nombres de instituciones públicas;II) Todo signo que está en pugna con la moral o que tienda a ridiculizar ideas, personas,objetos o instituciones que a juicio del Registrador de la Propiedad Industrial, sean dignasde general consideración;III) Las armas, escudos y emblemas nacionales;IV) Las armas escudos y emblemas de naciones, Estados o Corporaciones políticas extran-jeras, sin su respectivo consentimiento;V) Los nombres, firmas y retratos de personas existentes, sin su consentimiento;VI) Las marcas idénticas o substancialmente parecidas a las que ya estuvieren registradascuando se pretenda amparar con las primeras, productos de la misma clase de los protegi-dos por las últimas».6 Respecto a la bandera y demás símbolos patrios, el Decreto No. 1523 del 28 de noviembrede 1968, publicado en la Gaceta No. 17 del 21 de enero de 1968, prohibe el uso de lossímbolos y emblemas nacionales para distintivos y propaganda de empresas y estableci-mientos comerciales o industriales y establece multas de quinientos córdobas a los infractores.

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i) Los nombres, emblemas y distintivos de la Cruz Roja y deentidades religiosas y de beneficencia legalmente reconocidasen cualquiera del los Estados miembros del Convenio.

La prohibición de usar o registrar como marcas o como ele-mentos de las mismas, los nombres, emblemas y distintivos dela Cruz Roja, tiene su origen en la convención de Ginebra del 6de Julio de 1906, para el mejoramiento de los heridos y enfer-mos en los campos de batalla. (Arto. 23 y 27 de dicha Conven-ción).

ii) Los diseños de monedas o billetes de curso legal; las re-producciones de títulos-valores y demás documentos mercanti-les o de sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en ge-neral.

iii) Los nombres técnicos de los productos.

iv) Los nombres comunes de los productos.

v) Los nombres que se hayan hecho de uso común. No seincluye en esta prohibición, a diferencia de otras legislaciones,las marcas que se hayan popularizado o difundido con posterio-ridad a su registro.

vi) Los adjetivos calificativos.

vii) Los adjetivos gentilicios.

viii) Las figuras descriptivas.

ix) Las denominaciones o frases descriptivas7.

7 el autor brasileño Joa Da Gama Cerqueira, refiriéndose a las marcas de medicamentoscompuestos por radicales, dice: «Todas estas radicales, prefijos y sufijos siendo de usocomún no pueden constituir objeto de derecho exclusivo. Lo cual, sin embargo, no significaque se deba conceder el registro de marcas susceptibles de confusión con otras ya registra-das, so pretexto de que están compuestas de elementos vulgares, porque el derecho deusarlos no excluye la necesidad de evitar confusión entre las marcas y los productos»(Tratado da Propiedade Industrial, Vol. I, páginas 409 y 410).

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x) Los envases que sean del dominio público.

xi) Los envases que se hayan hecho de uso común o quecarezcan de originalidad.

xii) Los signos que sirven para designar la especie, calidad,cantidad, valor o época de elaboración de los productos.

xiii) la forma usual de los productos.

xiv) Los colores aislados.

xv) Las simples indicaciones de procedencia y las denomi-naciones de origen

xvi) Los mapas, aunque pueden usarse como elementos delas marcas.

ii) Prohibiciones de conformidad con el Protocolo

El Protocolo divide las inadmisibilidades de los signos distin-tivos en: a) por razones intrínsecas y b) por derechos de terce-ros (Artos. 8 y 9).

Además de las prohibiciones contenidas en el Convenio Cen-troamericano, el Protocolo de Modificación establece las siguien-tes prohibiciones: i) Por razones intrínsecas: a) Que el signodistintivo consista en una letra o en un dígito aisladamente con-siderado, salvo que se presente en forma especial y distintiva;b) que sea idéntico o se asemeje a una marca que haya vencidoy su registro no haya sido renovado, dentro del año del venci-miento de dicha marca; c) que reproduzca o imite, total o par-cialmente, un signo oficial de control o de garantía adoptadopor un Estado o una entidad pública, sin la autorización de laautoridad competente de ese Estado; d) que consista en la de-nominación de una variedad vegetal protegida en el país o enalgún país extranjero con el cual se haya concluido un tratado alrespecto; ii) Por derechos de terceros: a) Si el signo distintivo es

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una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total oparcial de un signo distintivo notoriamente conocido; b) si el usodel signo distintivo fuere susceptible de causar confusión conuna denominación de origen protegida; c) si el signo constituye-ra una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca decertificación protegida; d) si el uso del signo fuera susceptiblede infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad in-dustrial de un tercero; e) si el registro del signo se hubiera solici-tado para perpetrar o consolidar un acto de competencia des-leal; y f) además del nombre prohibe el registro del seudónimo ydel hipocorístico8.

2.3. ¿Quiénes están facultados para solicitar y obtener latitularidad de los signos distintivos?

El Convenio establece en el artículo 78 que salvo lo dispues-to en el literal a) del artículo 359, solamente las personas natura-les y jurídicas a que se refiere el artículo 2 del Convenio Centro-americano10 podrán solicitar y obtener protección sobre los sig-nos distintivos.

No aparece en el Protocolo una disposición igual a ésta. Talomisión se debe a que se quiere permitir el registro de marcas afavor de las llamadas «holding companies». Tampoco la Ley deMarcas de 1907 tenía disposiciones al respecto.

Los solicitantes de signos distintivos, de conformidad con elArto. 79 del Convenio Centroamericano, podrán gestionar anteel Registro por sí, con auxilio de Abogado, o por medio de man-

8 Dícese delos nombres que en forma diminutiva, abreviada o infantil se usan como desig-naciones cariñosas, familiares o eufemísticas.9 Este inciso se refiere a las marcas colectivas adoptadas por cooperativas, sindicatos,asociaciones gremiales y demás entidades públicas o privadas similares, aunque no ten-gan empresa o establecimiento, para distinguir los productos, mercancías o servicios detodos los individuos que forman parte de la misma.10 Este artículo establece que las disposiciones del Convenio son aplicables a las marcas,nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda que sean propiedad o en quetenga interés cualquier persona natural o jurídica que sea titular de un establecimientocomercial, o de una empresa o establecimiento industrial o de servicios.

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datario que sea Abogado, según lo determine en cada caso elderecho interno de los Estados Signatarios11.

2.4. Solicitud, requisitos y procedimiento para el regis-tro de marcas

a) Cantidad de signos distintivos que pueden acumular-se en una solicitud

De conformidad con la Ley de Marcas de 1907 se podíanincluir cuantas marcas quisiera el solicitante, aunque correspon-dieran a clases diferentes, siempre que pertenecieran al mismotitular.

El Convenio establece en el Arto. 89 que en cada solicitudsólo podrá pedirse el registro de una marca, un nombre comer-cial o de una señal de propaganda. La solicitud de una marcaúnicamente podrá comprender mercancías, productos o servi-cios incluidos en una clase.

El Protocolo permite acumular en una solicitud de registro de unamarca las diferentes clases que protegerá (inciso h) del Arto. 10).

b) Exigencia de documentos que deben ser agregados ala solicitud de Registro

La Ley de Marcas de 1907 no exigía más documento que elpoder, que debía ser presentado con cada solicitud, aunque yase hubiera presentado antes y el recibo fiscal que comprobarael pago de la tasa establecida.

El Convenio establece, además del poder, el cual puede in-dicarse que ya se acompañó al presentarse otra solicitud, el re-quisito de acompañar junto con la solicitud el certificado de re-gistro de la marca en el país de origen o una declaración juradasi la marca es originaria de un país no miembro del Convenio.

11 En Nicaragua está vigente el Decreto Legislativo No 1289 del 2 de Enero de 1967.

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Cuando la marca es originaria de un país miembro del Conveniodebe acompañarse con la solicitud el certificado de registro enel país de origen o una constancia de prioridad. Ambos docu-mentos no requieren legalización.

El Protocolo ha eliminado el requisito anterior, pero debeacompañarse con la solicitud el recibo fiscal correspondiente alpago de la tasa básica.

c) Requisitos del poder

En cuanto a los requisitos del poder, el párrafo segundo delartículo 81 del Convenio, establece que: «El mandatario deberátener, en todo caso, poder bastante para comparecer en juicio, antelas autoridades administrativas o de lo contencioso-administrativoy para responder a todas las reclamaciones o demandas que sepresenten por causa de la solicitud de registro»12.

«Si nada en contrario se estipula, el mandatario se entende-rá suficientemente autorizado por el poderdante para oponerseal registro de cualquier otra marca, nombre comercial, expre-sión o señal de propaganda igual o semejante a las que se en-cuentran registradas a su nombre o en trámite de registro».

Los poderes otorgados en el extranjero deben legalizarse deconformidad con el derecho interno de cada uno de los EstadosContratantes. Los poderes otorgados en cualquiera de los Esta-dos Miembros no requerirán de legalización alguna para surtirefecto en otro de los Estados Contratantes (Arto. 81 del Conve-nio Centroamericano).

El Protocolo regula lo referente al mandato en los incisos 1y 2 del Arto. 81. Requiere que el apoderado esté domiciliado enNicaragua y no establece que los poderes otorgados en el ex-tranjero deban legalizarse, pero se debe aplicar la norma gene-

12 Siendo escritos los juicios administrativos y de lo contencioso administrativos elpoder con que se debe gestionar en ellos debe constar en escritura pública (Arto. 71Pr. Ord. 1), B.J. 145 de 1980.

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ral en tal caso (inciso 4° del Arto. 1129 Pr. y Arto. 4° de la Ley de3 de Mayo de 1917).13

La Ley de Marcas de 1907 no tenía disposiciones expresassobre el mandato.

d) La Gestión Oficiosa

En casos graves y urgentes, calificados por el Registradorde la Propiedad Industrial, podrá admitirse la representación deun gestor oficioso, que sea Abogado, con tal que dé garantíasuficiente, que también calificará dicho funcionario, para res-ponder a las resultas del asunto si el interesado no aprobara lohecho en su nombre (Arto. 80 del Convenio e inciso 3) del Pro-tocolo). No hay ninguna diferencia. La Ley de Marcas de 1907no tenía disposiciones expresas sobre la gestión oficiosa.

e) Requisitos de la solicitud de registro

El artículo 83 del Convenio enumera los requisitos de la so-licitud como son:

a) la designación precisa de la autoridad a quien se dirige, lacual no es otra que el Registrador de la Propiedad Industrial14

b) el nombre, razón social o denominación, nacionalidad,domicilio y demás generales del solicitante y el nombre, profe-

13 Debe notarse que el Reglamento del Protocolo establece en el Arto. 56 que «Cual-quier Estado Contratante podrá aceptar que los documentos que se presenten al Re-gistro como sustento de alguna solicitud, pedido o comunicación y, en su caso, lastraducciones de esos documentos, estén libres de toda autenticación, legalización uotra certificación que no sea la de la autoridad que emitió el dictamen.14 Ya en prensa este libro fué publicado en la GDO # 102 del 3 de junio de 1998, ley #290 «Ley de organización, competencia y procedimientos del poder ejecutivo» de fe-cha 1 de junio de 1998 la cual entrará en vigencia 90 dias después de su publicación.En el inciso d) del Arto. 22 (relativo a las funciones del ministerio de fomento industriay comercio)sucesor del ministerio de economía y desarrollo se establece como una desus funciones la de «administrar el registro de la propiedad industrial e intelectual demanera que el nuevo nombre del mencionado registro es: «Registro de propiedadIndustrial e Intelectual».

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sión y domicilio del mandatario, cuando la petición se haga pormedio de apoderado.

c) la descripción de la marca, en la que se determine conclaridad y precisión los elementos esenciales o su principal sig-no distintivo. A cada solicitud debe adherirse o pegarse un mo-delo o reproducción de la marca a que se refiera.

Es conveniente hacer un par de observaciones a este inciso.Por una parte, es sumamente difícil describir ciertas marcas fi-gurativas de formas caprichosas, por lo que la descripción por logeneral no coincide con lo descrito y, por otra, es lógico quesolamente deban adherirse los modelos de marcas no nomina-tivas, como las figurativas o las mixtas, ya que las nominativasestán escritas en el texto de la solicitud. Es más, en la actuali-dad, con el uso del «scanner», las marcas no nominativas pue-den imprimirse en el texto, por lo que no hay necesidad de ad-herirlas o pegarlas a la solicitud. El Protocolo ha eliminado elrequisito de la descripción de la marca.

d) La enumeración precisa y concreta de las mercancías oservicios que distinguirá la marca, con especificación de la Cla-se a que correspondan. Este inciso está en concordancia con elartículo 23 del Convenio Centroamericano, que estudiamos an-teriormente con relación al principio de la especialidad de lasmarcas.

e) Indicación del país de origen de la marca y, cuando ésta seacentroamericana, del número y fecha de su registro en dicho país oexpresión de que se encuentra en trámite en el mismo.

f) Indicación de la clase de marca de que se trata, según elartículo 9.

g) declaración formal de que el solicitante es titular de unestablecimiento comercial, una empresa de servicios o de unaexplotación industrial en el territorio de alguno de los EstadosContratantes o en el extranjero y su dirección.

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h) Las reservas que se hagan respecto del tamaño, color ocombinación de colores, diseños o características de la marca,en la misma disposición en que aparezcan en el modelo. Lasreservas que no aparezcan en el modelo carecerán de todo valor.

i) Apartado postal o dirección exacta, en la ciudad en queestá ubicado el Registro de la Propiedad Industrial para recibirnotificaciones.

j) Indicación concreta de lo que se pide. Obviamente el regis-tro del signo distintivo solicitado.

k) Lugar y fecha de la solicitud

l) firma autógrafa del solicitante, mandatario o representante legal.

También se exige la presentación de la constancia de haberobtenido el consentimiento a que se refiere el literal h) del artí-culo 10 y, en su oportunidad, el documento auténtico que acre-dita la existencia de los premios, medallas, diplomas y galardo-nes a que alude el Arto. 11 del Convenio Centroamericano. Res-pecto a la exigencia de la presentación del certificado de regis-tro en el país de origen, de la declaración jurada de adopción demarca o de constancia de prioridad, considero que con funda-mento en el principio del trato nacional, ninguno de estos docu-mentos debe ser exigido a los solicitantes súbditos o residentesde países unionistas (miembros del Convenio de París)15.

Los documentos que deben ser acompañados con la solici-tud, de conformidad con dicho Protocolo, son el poder o men-cionar que ya fue presentado con indicación de la fecha, el mo-tivo de la presentación y el número de expediente (Arto. 81 inc.2) el comprobante de pago de la tasa básica ; los documentos oautorizaciones requeridos en los casos previstos en los incisosm), n) y p) del Arto. 8 y los incisos f) y g) del Arto. 9, cuandofuere pertinente y la declaración de prioridad y los documentos

15 El Protocolo ha eliminado este requisito.

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requeridos cuando el solicitante desee invocar el derecho deprioridad

El Arto. 86 del Convenio establece los requisitos de las soli-citudes de registro de los nombres comerciales.

El Protocolo establece los requisitos de la solicitud en el Arto.10, que se podrá hacer llenando el formulario uniforme Nº 1,que está agregado, junto con los otros, al Reglamento del Pro-tocolo.

El Arto. 67 del mismo establece que, para el registro de losnombres comerciales, es aplicable el procedimiento para el re-gistro de marcas.

f) Cotitularidad de las marcas

Ni la Ley de Marcas, ni el Convenio la reglamentan; en cam-bio, el Arto. 7 del Protocolo la reglamenta ampliamente.

g) Presentación de las solicitudes, pedidos y comunicaciones

La Ley de Marcas no tenía disposiciones especiales sobre laforma de presentar los escritos. Tampoco las contiene el Con-venio, por lo que se aplican las normas generales establecidasen el Código de Procedimiento Civil (Pr.). Sin embargo, el Re-glamento del Protocolo establece en el Arto. 52 que cualquiersolicitud, pedido, comunicación o documento que se dirija alRegistro podrá remitirse por correo postal o mediante serviciosde correo especial. Así mismo, establece la posibilidad de queun Estado Contratante permita la presentación de una solicitud,pedido, comunicación o documento al Registro mediantetelefacsímil, en cuyo caso la fecha y hora de presentación seránlas de recepción del telefacsímil, siempre que el original llegueal Registro o, en su caso a la oficina o dependencia designadadentro del plazo de un mes a partir del día de recepción deltelefacsímil. También cualquier Estado Contratante podrá ad-

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mitir la presentación de los documentos anteriormente mencio-nados mediante correo electrónico u otro medio electrónico.

h) Notificaciones

La Ley de Marcas no contenía disposiciones especiales so-bre la forma de hacer las notificaciones. El Convenio estableceen el Arto. 101 la modalidad de notificar por medio de esquela onota que se enviará por correo certificado a la dirección que sehubiera indicado en la solicitud, al solicitante a quien se hayapresentado una oposición el auto dictado por el Registro. Estoes en el caso en que no fuere posible notificarle personalmente.Por supuesto, puede hacerse la notificación en los casos de opo-sición, y en cualesquiera otros, en la forma prevenida en el Có-digo de Procedimiento Civil16.

El Reglamento del Protocolo establece en el Arto. 54 que losautos y las resoluciones que dicte el Registro se notificarán alos interesados ya sea en forma personal, por medio de esquelao cédula, por medio de nota que deberá enviarse por correocertificado a la dirección que se hubiera indicado, por cualquierotro medio establecido en la legislación del respectivo EstadoContratante; corriendo los términos, salvo disposición expresaen contrario, desde el día hábil siguiente a la fecha en que senotifique al interesado.

i) Procedimiento de la solicitud de registro

El procedimiento de registro es similar en el Convenio y en elProtocolo, con algunas diferencias. Una vez presentada la soli-citud en la forma indicada en el Arto. 90 del Convenio, el regis-trador procede a hacer los siguientes exámenes17: a) de origina-lidad de conformidad con el Arto. 91; b) de forma, de conformi-

16 La forma más común de notificar que practica el Registro de la propiedad Industrialde Nicaragua, es por medio de cédula que entrega el Secretario del Registro a lapersona que encuentra en el lugar señalado para oír notificaciones, inclusive en loscasos en que se notifica la admisión de una oposición.17 En el derecho comparado encontramos países en los solamente se hace un examenformal de la solicitud para ver si reúne los requisitos de forma establecidos en la ley o

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dad con el Arto. 92. Si faltare algún requisito o documento, elRegistrador se abstendrá de admitirla y de darle curso, pero dic-tará providencia mandando que si dentro de quince días siguien-tes el interesado hubiese corregido la omisión o defecto, se dé ala solicitud el trámite que corresponde conforme el Convenio. Di-cha providencia no extinguirá la fecha de presentación de la solici-tud, si la corrección se hiciere dentro del plazo indicado; y c) denovedad de conformidad con el Arto. 93. Si la marca y la solicitudpasan satisfactoriamente estos exámenes, se procede a anotar lasolicitud en el libro de presentaciones (Arto. 95 del Convenio) y alibrar el aviso18 para su publicación en La Gaceta por tres veces enquince días (Arto. 96). Dentro de los dos meses siguientes a laprimera publicación, cualquier tercero con interés legítimo puedeoponerse al registro de la marca. Si pasados los dos meses no sepresenta ninguna oposición o declarada ésta sin lugar por senten-cia ejecutoriada, el Registrador emitirá resolución motivada autori-zando que, previo pago de los derechos de inscripción, se efectúeel registro. Si dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiesenotificado la resolución, el interesado no hubiere comprobado elpago relacionado, quedará sin efecto la resolución y se archivaránlas diligencias (Arto. 106).

en el reglamento, sin que se examinen las condiciones de fondo (originalidad y nove-dad). Este sistema es el llamado sin examen previo. Aunque tiende a desaparecer aúnsubsiste en algunos países. En otros países se sigue el sistema sin examen previo conllamamiento a oposiciones. En este sistema se omite efectuar el examen de fondo,pero se concede a terceros la posibilidad de presentar oposiciones. También existe elsistema de previo examen, en el cual se efectúa el examen de fondo, pero no sepublica la solicitud para fines de oposición. Finalmente tenemos el sistema de examenprevio con publicación además para fines de oposición. Este es seguido por la mayoríade los países y es el que siguen el Convenio y el Protocolo de Modificación.18 El inciso 1) del Arto. 16 del Protocolo de Modificación establece que efectuados losexámenes de conformidad con los Artículos 14 y 15, el Registro de la Propiedad Indus-trial ordenará que se anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en elDiario Oficial, por tres veces, dentro de un plazo de quince días, a costa del interesadoy el inciso 2) de dicho artículo señala el contenido del aviso: a) nombre y domicilio delsolicitante; b) el nombre del representante o del apoderado, cuando lo hubiese; c) lafecha de la presentación de la solicitud; d) el número de la solicitud; e) la marca talcomo se hubiera solicitado; f) la lista de los productos o servicios a los que se aplicarála marca y la clase o clases correspondientes. Como puede observarse, de conformi-dad con dicha disposición, el aviso llevará dos requisitos no contemplados por el Arto.96 del Convenio: la enumeración de los productos y el número de la solicitud.

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El Protocolo establece los exámenes de forma y de fondoen los Artos. 14 y 15, respectivamente. Este último incluye losde originalidad y novedad.

El Protocolo establece en el Arto. 11 que el Registro de laPropiedad Industrial le asignará una fecha y hora de presenta-ción a la solicitud de registro y la admitirá a trámite si ella cum-ple al menos con los siguientes requisitos: a) indicaciones quepermitan identificar al solicitante; b) dirección o designación deun representante en el país; c) la marca cuyo registro se solicitao, tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o co-lor especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionalescon o sin color, se acompaña una reproducción de la marca; d)los nombres de los productos o servicios para los cuales se usao se usará la marca; y el comprobante de pago de la tasa bási-ca. Sin embargo, debe tomarse en consideración que, de con-formidad con el inciso 2) del Arto. 5, del Protocolo, las cuestio-nes que se susciten sobre la prelación en la presentación dedos o más solicitudes serán resueltas según la fecha y hora depresentación de cada solicitud.

j) Diferencia fundamental del procedimiento entre el Con-venio y el Protocolo

Esta radica en que si la marca estuviera comprendida en al-guna de las prohibiciones del Arto. 1019 del Convenio, el Regis-trador procede a rechazar la solicitud si la marca igual o seme-jante a la solicitada está inscrita. Si la marca solicitada es igualo semejante a otra solicitada con anterioridad, pero que todavíano se haya inscrito, el Registrador procede a dejar en suspensola marca solicitada con posterioridad mientras se resuelve elregistro de la primera20.

En cambio, de conformidad con el inciso 2) del Arto. 15 delProtocolo, el Registro notificará al solicitante indicando las obje-

19 O de los Artos 49 y 62 si se trata de un nombre comercial o de una señal de propa-ganda.20 Arto. 94 del Convenio.

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ciones que impiden el registro y le da un plazo de dos mesespara contestar. Transcurrido el plazo señalado sin que el solici-tante hubiese contestado, o si habiéndolo hecho el Registro es-timase que subsisten las objeciones planteadas, se denegará elregistro mediante resolución fundamentada.

La Ley de Marcas de 1907 solamente contemplaba el exa-men de forma en el Arto. 7. Si éste era favorable, se mandaba apublicar el aviso para efectos de oposición.

k) División de las solicitudes

El Arto. 12 del Protocolo se refiere a la modificación y divi-sión de la solicitud. No obstante que considero muy improbableque en la práctica los solicitantes dividan las solicitudes de re-gistro, por cuanto tendrán que pagar la tasa establecida, tal divi-sión podría ser útil en la hipótesis de que se presente una opo-sición debido a algunos de los productos que protege la marca,de manera que si ésta se divide en dos, pueda registrarse res-pecto a los que no han sido objetados y dejar la marca con losproductos objetos de la oposición sujeta al resultado de la sen-tencia. El Convenio no contempla esta división. Tampoco la Leyde Marcas de 1907.

2.5. Desistimiento

El Convenio dedica el Capítulo V del Título VII (Artos. 151 a153) al desistimiento de solicitudes y oposiciones. Toda perso-na que hubiere presentado una solicitud u oposición ante elRegistro de la Propiedad Industrial podrá desistir de ellas, cual-quiera que sea el estado de su trámite. Tal hecho motivará quela solicitud u oposición se tenga como si no se hubiera formula-do. La resolución que admita el desistimiento extinguirá las ac-ciones que tenga el solicitante o el opositor, en su caso, dejan-do las cosas en el estado en que se hallaban antes de habersepresentado el escrito de desistimiento. Quien haya desistido deuna oposición no podrá entablar una nueva a la misma solicitudde registro, fundada en idénticas causas, ni demandar la nuli-

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dad del registro, conforme lo dispuesto en el penúltimo párrafodel Arto. 44. Todo desistimiento deberá formularse por escrito.

El Arto. 13 del Protocolo establece que el solicitante podrádesistir de su solicitud en cualquier momento del trámite. El de-sistimiento de una solicitud no dará derecho al reembolso de lastasas que se hubiesen pagado. Como el Protocolo no contieneninguna disposición respecto al desistimiento de las oposicio-nes, deberá aplicarse este artículo por analogía.

Considero más acertada la forma general, para solicitudes yoposiciones, en que el Convenio Centroamericano trata el de-sistimiento.

La Ley de Marcas de 1907 no contemplaba esta figura.

2.6. Caducidad

El Arto. 229 del Convenio establece que las solicitudes deregistro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio del mis-mo se tendrán por abandonadas y caducarán de pleno Dere-cho, si no se insta su curso dentro de un año, contado desde laúltima notificación que se hubiere hecho al interesado o intere-sados. El mismo artículo señala que no procederá la caducidadcuando la solicitud o la acción hubieren quedado sin curso porfuerza mayor o por cualquier otra causa independiente de lavoluntad del interesado o interesados. En estos casos se conta-rá dicho término desde que el interesado o interesados hubierenpodido instar el curso de los autos.

El Arto. 85 del Protocolo redujo a seis meses el plazo de lacaducidad, contado siempre a partir de la última notificación quese hubiere hecho al interesado o interesados.

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia Nº 48, de las10:45 a.m. del 22 de junio de 1994, refiriéndose al Arto. 229 delConvenio, dijo: «Disposición esta última congruente con el Có-digo de Procedimiento Civil, supletorio de Ley de Amparo según

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el Arto. 41 L. A., en el que en varios artículos dice que los térmi-nos empiezan a correr hasta después de las notificaciones. Contales antecedentes la Corte observa que la caducidad deberíahaber comenzado a correr desde el diecinueve de febrero demil novecientos noventa y dos y nunca desde el veintisiete deoctubre de mil novecientos ochenta y nueve como sostiene elseñor Ministro. Evidentemente el Ministro computó mal, actuan-do en contra de disposiciones expresas, yendo incluso más alláde sus funciones violando con ello el Arto. 160 Cn., que garanti-za el principio de la legalidad y el art. 130 del mismo cuerpo deleyes razón por la que debe ampararse al recurrente».

La Ley de Marcas de 1907 no tenía ninguna disposición alrespecto.

2.7. Prescripción

El Convenio establece, de manera general, en el Arto. 227que las acciones civiles provenientes del mismo prescribirán alos tres años.

El Protocolo establece diversos plazos de prescripción. Porejemplo, el Arto. 37 del Protocolo regula la acción de nulidad delregistro de la marca por haberse registrado en contravención delos Artos. 8 y 9 de dicho Protocolo y establece una prescripciónde cinco años para demandar la nulidad por infracción de cual-quiera de las causales del Arto. 9, pero, a la vez, establece laimprescriptibilidad de la acción cuando el registro impugnado sehubiere efectuado de mala fe. El Arto. 98 establece que la ac-ción por infracción prescribe a los dos años contados desde queel titular tuvo conocimiento de la infracción, o los cinco añoscontados desde que se cometió por última vez la infracción,aplicándose el plazo que venza primero. Sin embargo, el Proto-colo no establece el plazo de prescripción para demandar lanulidad de un registro de una denominación de origen (Arto. 80).

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2.8. A quien corresponde el mejor derecho entre inscrip-ciones de marcas idénticas

El Arto. 218 del Convenio establece que: «De varias inscrip-ciones relativas a una misma marca, nombre comercial, expre-sión o señal de propaganda, se preferirá la primera, y si fuerende una misma fecha, se atenderá a la fecha y hora de la presen-tación de la solicitud o título respectivo en el Registro, salvo quese refieran a una misma marca, nombre comercial, expresión oseñal de propaganda que esté proindiviso y que así conste enlos documentos respectivos, en cuyo caso todas ellas tendránla misma fuerza, y no habrá preferencia alguna».

Como puede observarse, este artículo soluciona el problemade establecer quién tiene mejor derecho respecto a marcas,nombres comerciales y expresiones o señales de propagandaidénticos inscritos a favor de diferentes titulares. La solución esque predomina el derecho de quien primero haya inscrito. Esteartículo no toma en consideración para el reconocimiento delmejor derecho a quien haya presentado antes la solicitud deregistro, sino a quien haya registrado primero, con excepción dela marca, nombre comercial, expresión o señal de propagandaque esté proindiviso.

El Protocolo no contiene ninguna disposición similar a ésta,por lo que quedará sin definirse a quién corresponde el mejorderecho en el caso planteado por el artículo transcrito del Con-venio Centroamericano.

La Ley de Marcas de 1907 no contenía disposiciones sobreeste tema y, además, no era necesario por seguir el sistemadeclarativo para la adquisición de marcas.

2.9. Vigencia de la marca

El término del registro marcario es por diez años y puede renovarsecuantas veces se quiera por otro término igual (Art. 24 del Convenio y21 del Protocolo). No hay diferencia. En cambio para la Ley de Marcas

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de 1907 el derecho sobre la marca era por tiempo indefinido y no seperdía por la falta de renovación, sino por la falta de uso.

2.10. Procedimiento en la oposición

Mientras la vieja Ley de Marcas establecía en su Artículo 13que las oposiciones se ventilaban ante el Juez común corres-pondiente, (en juicio ordinario de mayor cuantía, por supuesto),el Convenio establece que corresponde al Registrador de la Pro-piedad Industrial resolver las oposiciones (Arto. 104) en un pro-cedimiento administrativo. El mismo procedimiento, a grandesrasgos, se mantiene en el Protocolo (Arto. 17).

El término para deducir oposición es de dos meses a partir de lafecha de la primera publicación tanto en el Convenio como en el Proto-colo. La Ley anterior establecía un plazo de treinta días.

Con la oposición deben acompañarse los documentos en queésta se funde y si no se tuvieren a la disposición, se deberáindicar expresamente cuales son y presentarlos dentro de lostreinta días calendarios (Arto. 100 del Convenio) El Protocoloestablece en el inciso 2) del Arto. 17 que si las pruebas no seacompañaron con la oposición, deberán presentarse dentro delos treinta días calendario siguientes a la fecha de presentaciónde la oposición. Como puede observarse, el Protocolo no exigeque se indiquen expresamente cuales son las pruebas. Se hadiscutido el hecho de que el Arto. 111 del Convenio estableceque el Registro es un medio de publicidad y por tal motivo nodebería exigirse la presentación del certificado de registro al pre-sentarse una oposición fundamentada en una marca inscrita enel Registro. Sin embargo, ya la Corte Suprema de Nicaragua sepronunció en el sentido de que debe acatarse lo dispuesto en elArto. 100 del Convenio21.

21 En efecto, la Corte Suprema de Justicia, a mi juicio equivocadamente, porque si elfundamento de la oposición es una marca inscrita en el Registro de la Propiedad In-dustrial, su existencia debe constarle al Registrador (Arto 111) dijo en la sentencia delas 11:30 a.m. del 27 de abril de 1981, B.J. 71 de ese año que la falta de presentaciónde los documentos que exige el Arto. 100 del Convenio Centroamericano produce elrechazo de la oposición.

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Así mismo, el Convenio limita en el Arto. 100 los medios pro-batorios al documental. En cambio, el Protocolo de Modificaciónno hace tal limitación en el Arto. 17.

El que sea el Registrador quien falle las oposiciones de con-formidad con el Convenio es de suma importancia, por cuanto,con el juicio ordinario que establecía la ley anterior, las oposi-ciones llegaban al conocimiento de la Corte Suprema a travésdel recurso de casación.

Ahora la Corte Suprema conoce de las oposiciones vía elRecurso de Amparo.

No obstante, el convenio Centroamericano reserva a los Tri-bunales de Justicia el conocimiento de las demandas de nuli-dad del registro de las marcas (Arto. 45).

El Protocolo de Modificación establece el requisito de pagarun derecho fiscal de cuarenta pesos centroamericanos para pre-sentar una oposición. La imposición de este derecho fiscal hasido considerada inconstitucional por atentar contra el principiode gratuidad de la justicia por los abogados centroamericanosespecialistas en esta materia.

El inciso 5) del Arto. 16 del Reglamento del Protocolo esta-blece una novedad en nuestro sistema: «Cuando la oposición ola respuesta se presentara fuera del plazo estipulado, ella seatenderá sólo en la medida en que el estado del trámite lo per-mitiera y sobre el fondo del asunto». Sin embargo, es criticableque esa facultad no se otorgue al Registrador cuando la oposi-ción ha sido presentada sin el recibo del pago de la tasa.

2.11. Recursos

Contra las providencias de mero trámite no cabrá recursoalguno, salvo el de responsabilidad (Arto. 158 del Convenio).

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El derecho interno de cada Estado contratante determinará quérecursos proceden contra las decisiones del registrador y formali-dades para interpretarlos (Artos. 159 del Convenio y Arto. 60 delReglamento del Protocolo).

Como en la práctica es poco frecuente que se cumplan los pla-zos legales, el Artículo 160 autoriza un recurso verbal o escrito dequeja contra el registrador si éste no dicta las resoluciones que lecompeten, dentro de los términos que fija el Convenio, a fin de quese le apliquen los correctivos que la legislación interna de los con-tratantes determine.

El Decreto 2-L, de fecha 3 de Abril de 1968, establece en elArto. 4º. que: «Todas las resoluciones que dicte el Registrador dela Propiedad de Nicaragua, serán apelables ante el Ministro deEconomía, Industria y Comercio, de conformidad con el derechocomún».

De las resoluciones dictadas por el Ministro de Economía sepuede recurrir de amparo. La Corte Suprema de Justicia, en reite-radas sentencias, ha declarado que el Ministro de Economía nopuede delegar sus facultades para conocer de las apelaciones delas resoluciones dictadas por el Registrador de la Propiedad Indus-trial en el asesor legal del Ministerio a su cargo, ya que esta era lapráctica usual.

La Ley No. 290. Ley de Organización, competencia y Procedi-mientos del Poder Ejecutivo, de fecha 1 de junio de 1998, la cualentrará en vigencia 90 días después de su publicación (publicadadaen La Gaceta, Dario Oficial, Nº 102 del 3 de junio de 1998), en losArtos. 39 a 46 establece los recursos administrativos de revisión yapelación, sin aclarar si, para hacer uso del último, es condiciónsine quanón haber interpuesto el primero. Tampoco está claro si eluso del recurso de revisión no impide interponer el de apelación.

El recurso de revisión debe interponerse en el término de quin-ce días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del acto(Arto. 39)�como puede observarse, no se permite la revisión «en

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caliente», es decir, la que se presenta el mismo día en que el inte-resado fue notificado�ante el funcionario del que haya emanadoel acto (Arto. 41). El escrito de interposición deberá expresar elnombre y domicilio del recurrente, el acto contra el cual se recurre,motivos de la impugnación y lugar para notificaciones (Arto. 40).Aunque no lo diga este artículo, es obvio que uno de los requisitoses la firma de quien interpone el recurso. La interposición del recur-so no suspende la ejecución del acto, pero la autoridad que conocedel recurso podrá acordarla de oficio o a petición de parte, cuandola misma pudiera causar perjuicios irreparables al recurrente (Arto.42). Este recuso se resolverá en un término de veinte días, a partirde la interposición del mismo (Arto. 43).

El recurso de apelación se interpondrá ante el mismo órganoque dictó el acto, en un término de seis días después de notificado,éste remitirá el recurso junto con su informe, al superior jerárquicoen un término de diez días (Arto. 44). El recurso de apelación seresolverá en un término de treinta días, a partir de su interposición,agotándose así la vía administrativa y legitimará al agraviado ahacer uso del Recurso de Amparo, mientras no esté en vigencia laLey de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo (Arto. 45).Lo no previsto sobre el procedimiento administrativo en dicha ley,se regulará de conformidad con lo que establezca la ley de la ma-teria (Arto. 46).

Cabe observar que la referida Ley No. 290 no derogó el Decreto2-L de fecha 3 de abril de 1968, ni expresa, ni tácitamente, por loque a mi juicio debe seguir aplicándose dicho Decreto. No obstan-te, puede haber diferentes opiniones y, en última instancia, será laCorte Suprema de Justicia la que dilucide qué ley debe aplicarsepara substanciar los recursos en materia de propiedad industrial.

Así mismo, debe tenerse presente que muchas de las apelacio-nes que se interponen son contra sentencias dictadas en casos deoposiciones, de manera que debe darse la oportunidad al recu-rrente y al recurrido para hacer uso de sus derechos mediante lostraslados de expresión y contestación de agravios, respectivamen-

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te y, si la apelación debe fallarse en un plazo de treinta días a partirde su interposición, encontramos difícil que puedan darse los men-cionados traslados, ya que los litigantes nunca devuelven los ex-pedientes en el término de seis días y el Ministerio, aunque la con-traparte solicite la devolución de los autos, por lo general tiene elcriterio de que, como no es una autoridad judicial, no puede decre-tar apremio corporal en contra del litigante que no devuelve el ex-pediente en el término de ley.

2.12. Facultades más amplias del Registrador

Las facultades que conceden el Convenio y el Protocolo alRegistrador de la Propiedad Industrial, son más amplias que lasque le concedía la vieja Ley. Además de resolver las oposicio-nes22, de conformidad con el Convenio el Registrador conocede la desaparición por cualquier causa jurídica de la empresaidentificada por un nombre comercial (Arto. 57 del Convenio). ElProtocolo en muchas disposiciones deja al arbitrio de cada Es-tado Contratante la designación de la autoridad competente paraconocer de diversas acciones, pudiendo ser tal autoridad elRegistrador de la Propiedad industrial. Así, por ejemplo, lo esta-blece el inciso 2) del Arto. 38 del Reglamento del Protocolo.

2.13. Clasificación de productos y servicios

El Decreto Nº 4 de fecha 7 de enero de 1956, estableció enNicaragua la primera clasificación de mercancías (no incluía losservicios), la cual era una traducción de la clasificación estado-unidense. Tanto el Convenio como el Protocolo adoptaron laclasificación Internacional de mercancías y servicios. El Proto-colo también adoptó en el Arto. 90 la Clasificación Internacionalde los elementos figurativos.

22 Se considera que esta facultad del Registrador de la Propiedad industrial es incons-titucional de conformidad con los Artos. 158 y 159 de la Constitución Política vigente,pues corresponde a los tribunales de justicia ejercer la jurisdicción y el Registrador esun funcionario administrativo.

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2.14. Traspaso de las marcas

Mientras la Ley de Marcas establecía en su Arto. 14 que lasmarcas no se transmitían sino con el establecimiento productorde los objetos a que sirve de distinción, el Arto. 29 del Convenioestablece la obligación de ese traspaso únicamente cuando lasmarcas estuvieren constituidas por el nombre comercial delenajenante. Ese mismo principio sigue el Protocolo, con la sal-vedad de que cuando se traspasa una empresa deben traspa-sarse con ella todas las marcas que le pertenezcan.

2.15. Las marcas de servicio, colectivas, de certificación, losnombres comerciales, emblemas, las señales de propaganda, in-dicaciones geográficas y denominaciones de origen, traspaso,licencias de uso e inscripción del cambio de nombre del titular

La vieja Ley de Marcas no tenía disposiciones expresas so-bre las marcas de servicio, colectivas, de certificación, los nom-bres comerciales, las señales de propaganda, indicaciones geo-gráficas y denominaciones de origen, traspasos, licencias deuso e inscripción del cambio de nombre del titular al respecto. ElConvenio los reglamenta, con excepción de las marcas de cer-tificación y los emblemas. De conformidad con el Convenio, tan-to el nombre comercial, como la señal de propaganda gozan deduración indefinida sin necesidad de renovación, pero el prime-ro está sujeto a la existencia del establecimiento que identifica yla segunda a la marca o nombre comercial que formen parte deella, en su caso (Artos. 52 y 61). El Protocolo establece el siste-ma declarativo para la adquisición del nombre comercial (Inc. 1)del Arto. 63) y dispone que las señales de propaganda tendránuna vigencia de diez años. Tampoco reglamenta las inscripcio-nes de cambio de nombre. Sin embargo, reglamenta el registrode las denominaciones de origen, no así el Convenio.

En cuanto a las licencias de uso, el Protocolo establece lanovedad de que cualquier interesado solicite la «anulación»23

23 Considero que se ha empleado inadecuadamente el verbo anular en este artículo,

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de la inscripción del contrato de licencia y prohibir el uso de lamarca por el licenciatario cuando, por defecto de un adecuadocontrol de calidad o por algún abuso de la licencia, ocurriera opudiera ocurrir confusión, engaño, o perjuicio para el públicoconsumidor.

2.16. El derecho de prioridad24

El Derecho de prioridad está regulado en los Artos. 19 a 21 eincisos b) y d) del Arto. 84 del Convenio. La independencia delos registros está regulada en el Arto. 18.

El Derecho de prioridad está regulado en el Arto. 6 del Proto-colo para la Protección de la Propiedad Industrial. Ambos esta-blecen un plazo de seis meses.

No se contemplaba en la Ley de Marcas de 1907.

2.17. Prerrogativas del titular de la marca

El Convenio considera a la marca como un bien mueble (Arto.31); el Protocolo no tiene ninguna disposición similar a ésta.Entre los derechos que expresamente consigna el Convenioen favor del propietario de la marca registrada pueden señalar-se: oposición a que otro la registre; impedir la usurpación; prohi-bir la importación de mercancías que ostenten la marcausurpadora; resarcimiento de daños y perjuicios; intervenir en ladenuncia de delitos; traspaso del derecho; otorgamiento de li-cencia de uso a terceros, en la inteligencia de que para la ce-sión y el permiso de uso produzcan efectos contra terceros esmenester la inscripción de los actos respectivos en el Registrode la Propiedad Industrial (Artos. 26, 27, 30, 32 y 34 del Conve-nio Centroamericano). Los derechos conferidos al titular de una

por cuanto solamente se anulan los contratos nulos. En cambio este es un caso deresolución del contrato de licencia.24 El Derecho de prioridad está regulado en los Artos. 19 a 21 e incisos b) y d) del Arto.84 del Convenio. La independencia de los registros está regulada en el Arto. 18.

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marca están consignados en el Arto. 26 del Protocolo de Modi-ficación, tales derechos consisten en actuar en contra de cual-quier tercero que utilice la marca en los casos señalados endicho artículo. El 27 establece las limitaciones del derecho so-bre la marca. El 28 se refiere al agotamiento del derecho deltitular de la marca. La forma en que el Protocolo trata esta teoríaha sido criticada en el foro, pues extiende los derechos del titu-lar de la marca de forma exagerada.

El Convenio establece como obligatorio el uso de las siguien-tes indicaciones que deben ir unidas a los productos que se distin-gan con marcas: «producto centroamericano hecho en...» seguidodel nombre del país de origen, así como «Marca Registrada» o elsigno equivalente R dentro de un círculo (r) (Arto. 16). Esta dispo-sición no aparece en el Protocolo de Modificación.

La Ley de Marcas de 1907 no reglamentaba expresamentelas prerrogativas del titular de la marca.

2.18. El derecho de seguimiento

Tanto la Ley de Marcas, el Convenio guardan silencio res-pecto a este derecho, el cual puede definirse como el derecho acontrolar la suerte del producto marcado y, en particular, su«genuinidad» a lo largo de diversas comercializaciones. No seopone a la teoría del agotamiento del derecho marcario, ya quesólo se aplica en los casos en que el producto ha sido alterado,subsistiendo la marca originaria. Este supuesto es simétrico alde supresión o alteración de la marca, mientras que se mantie-ne la genuinidad del producto revendido25. El Protocolo lo reco-noce en el inciso 1) del Arto. 28.

El derecho de seguimiento es reconocido en Francia cuandocomo consecuencia de diversas alteraciones, el producto se tornadefectuoso; en Suiza, la jurisprudencia se orienta en el sentido

25 Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, obra cit., pág. 113,Tomo II.

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de que depende de la soberana apreciación de los jueces ladecisión de si en un caso particular existe o no un interés legíti-mo en el control del producto a través de las sucesivas etapasde su comercialización, reconociéndose el derecho de segui-miento paralelamente con el reconocimiento de tal interés26.

El párrafo 2 del artículo 13 de Las Regulaciones de la marcacomunitaria europea reconoce este derecho.

2.19. Pérdida del derecho sobre la marca

La extinción del derecho sobre la marca acontece, de confor-midad con el Convenio, por renuncia de su propietario; por ca-ducidad, cuando transcurrido el plazo de diez años del registrono se pide su renovación; y por nulidad (Art. 42). Esta últimaocasionada: 1) si el registro se hizo en perjuicio de mejor dere-cho de un tercero; 2) si el registro se efectuó a nombre de quientenga o haya tenido vínculos comerciales con la persona que yahubiese registrado la marca en otro país centroamericano; y 3)si el registro se llevó a cabo contraviniendo disposiciones delConvenio (Art. 44). La caducidad es declarada por la autoridadadministrativa, en tanto que la nulidad por la autoridad judicial(Artos. 43 y 45).

El Arto. 37 del Protocolo regula la acción de nulidad del re-gistro de la marca por haberse registrado en contravención delos Artos. 8 y 9 de dicho Protocolo y establece una prescripciónde cinco años para demandar la nulidad por infracción de cual-quiera de las causales del Arto. 9, pero, a la vez, establece laimprescriptibilidad de la acción cuando el registro impugnado sehubiere efectuado de mala fe. Indudablemente, al no estar esta-blecido un plazo para la prescripción de la acción cuando el re-gistro de la marca haya contravenido el Arto. 8, la intención dela ley es que acción sea imprescriptible por carecer la marcaregistrada de los requisitos intrínsecos para constituir un signodistintivo válido, pero debió establecerse expresamente la

26 Yves Saint-Gal, Protection et defense des marques de fabrique, de commerce ou deservice (París 1972), pág. A-18 y A-24.

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imprescriptibilidad porque, en los casos que se presenten, laparte interesada podrá alegar que, al no establecer el Protocolode Modificación un plazo de prescripción para tal acción, debeaplicarse el Arto. 905 C., que establece, como regla general, laprescripción decenal de los derechos y su correspondiente ac-ción.

En los Artos. 38 y 39, el Protocolo regula respectivamente lacancelación por «generización» de la marca y por su falta deuso. Sin embargo, en ninguna de esas disposiciones reglamen-ta la forma de proceder para que el Registro de la PropiedadIndustrial inscriba la cancelación de la marca por las menciona-das acciones, de manera que deberá procederse en la formaestablecida en los Artos. 509 Pr. y siguientes.

2.20. La cancelación de la marca por falta de uso

El Convenio no contiene disposición alguna al respecto27. ElArto. 40 del Protocolo establece la definición del uso de la mar-ca. Se entiende por éste el que los productos o servicios prote-gidos por la marca se encuentren disponibles en cualquier Esta-do contratante en la cantidad y del modo que normalmente co-rresponde teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la na-turaleza de los productos o servicios de que se trate y las mo-dalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Tam-bién constituye uso de la marca su empleo en productos desti-nados a la exportación y el uso de la misma por parte dellicenciatario. El Arto. 41 señala que no se cancelará el registrode una marca por falta de uso si ésta es justificada, por ejemplo,

27 El Arto. 9 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Co-mercial establece que: «Cuando la denegación del registro o depósito de una marca sebase en un registro previo hecho de acuerdo con esta Convención, el propietario de lamarca de que se trate tendrá el derecho de pedir y de obtener la cancelación de lamarca previamente registrada o depositada, probando, de acuerdo con los procedi-mientos legales del país en que se trata de obtener el registro o depósito de su marca,que el registrante de la marca que desea cancelar la ha abandonado. El término paradeclarar abandonada una marca por falta de uso será el que determine la ley nacional,y en su defecto, será de dos años y un día a contar desde la fecha del registro odepósito si la marca no ha sido nunca empleada, o de un año y un día si el abandonoo falta de empleo tuvo lugar después de haber sido usada».

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las restricciones a las importaciones o requisitos oficiales im-puestos a los productos servicios protegidos por la marca.

El objeto de establecer la obligatoriedad del uso de la marca esel de poner fin a la práctica de registrar marcas de reserva y dedefensa, las cuales no cumplen con la función normal de las mar-cas de identificar productos o servicios y su origen, obstaculizanlos registros y hacen más difícil seleccionar nuevas marcas.

En México se considera que la inspección de las autoridadescorrespondientes es el medio más idóneo de prueba. El autormejicano Nava Negrete niega valor probatorio a las facturas porser documentos privados y la doctrina francesa da poco valor ala publicidad como prueba del uso de las marcas. Sin embargo,considero que las facturas, deben ser considerados medios deprueba idóneos si son expedidas por los establecimientos y secorroboran, en caso de duda, con la contabilidad de éstos, puesno es obligatorio extender documentos públicos para la comprade bienes muebles. Debe prevalecer la buena fe en el comercio,pues de lo contrario caeríamos en el ridículo de que el fabrican-te tendría que pactar con los distribuidores mayoristas y mino-ristas el que los compradores tengan que comparecer con unnotario público para la compra de cualquier producto, porque delo contrario su marca se vería expuesta a ser cancelada porfalta de uso. En cuanto a la publicidad considero que es unaprueba válida del uso de una marca.

2.21. La reivindicación del derecho sobre el signo distintivo

Una modalidad novedosa que ha sido introducida en el Pro-tocolo es la figura de la reivindicación del derecho al signo dis-tintivo, establecida en el Arto. 91 y cuyo término de prescripciónes de cinco años a partir de la concesión del registro.

En la actualidad, como el Convenio no tiene disposicionesal respecto, si alguien obtiene el registro de un signo distintivoen perjuicio de los derechos de un tercero, por ejemplo, titularde una marca notoria no registrada en Nicaragua, tiene que de-

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mandar la cancelación del registro y solicitar, a su vez el registrode su marca, lo cual se vuelve engorroso e interminable porqueel infractor puede oponerse a dicho registro aunque no le asistaningún derecho, únicamente con el afán de entorpecer o retar-dar los trámites correspondientes.

En cambio la acción reivindicatoria es suficiente para reco-brar el derecho.

2.22. Competencia desleal

El Convenio establece en el Arto. 65 la llamada gran cláusu-la general, por la cual considera competencia desleal todo actoo hecho engañoso que, como los que contempla el artículo 66,se realice con la intención de aprovecharse indebidamente delas ventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y lasexpresiones o señales de propaganda en perjuicio del titular delas mismas o del público consumidor y, así mismo, señala en elArtículo 66 una amplia variedad de actos cuya realización esprohibida. Esta es dada por vía ilustrativa y no de forma limitativa,puesto que al final del precepto se indica que también son actosde competencia desleal los demás que «tiendan directa o indi-rectamente, a causarle perjuicio a la propiedad industrial de otrapersona».

En tal disposición el Convenio se refiere también a las infraccio-nes de los derechos marcarios (Arto. 66, incisos d, e, f. g, h, i).

El Protocolo hace la distinción entre infracción a los dere-chos protegidos de conformidad con sus disposiciones (Artos.92 y siguientes) y los actos de competencia desleal. En el Arto.95 establece la forma de calcular la indemnización de daños yperjuicios, en el 96 las medidas precautorias; en el 97 el deco-miso de los productos e instrumentos de la infracción; en el 99la sanción penal por infracción de un signo distintivo, que puedeser de seis meses a seis años por usar en el comercio, sin elconsentimiento de su titular, una marca registrada o una copiaservil o una imitación fraudulenta de ella, o por usar en el co-

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mercio un nombre comercial o un emblema protegidos; en el100, la sanción penal por utilización ilícita de indicaciones geo-gráficas, es de prisión de seis a seis años; en el 101 la multa encaso de infracción; en el 102, la aplicación de la multa; en losartículos 106 (cláusula general), 107, 108 y 109 regula lo refe-rente a la competencia desleal.

La Ley de Marcas establecía en el Arto. 18 que eran conside-rados reos del delito comprendido en el artículo 319 del CódigoPenal anterior, equivalente a los artículos 308 y 316 del actual,que serían castigados con las penas establecidos en él por lacomisión de diversos actos de infracción a los derechosmarcarios.

Los aspectos más relevantes de la sentencia No. 33 de lasdiez y treinta minutos de la mañana del 20 de marzo de 1996de la Corte Suprema de Justicia, los abordamos en el Capítu-lo III, dedicado a la Competencia desleal.

3. Principales deficiencias del Convenio

a) Falta de reconocimiento expreso de la marca notoria. Sinembargo, en la práctica su protección se fundamenta en el inci-so q) del Arto. 10 del Convenio.

b) El Protocolo de Modificación al Convenio prohibe en elinciso e) del Arto 9, el registro de un signo distintivo si «constitu-yera una reproducción, imitación, reproducción, imitación, tra-ducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivonotoriamente conocido en cualquier Estado Contratante por elsector pertinente del público, o en los círculos empresarialespertinentes, o en el comercio internacional, y que perteneciera aun tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios alos cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptiblede causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero,o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo».

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Como puede observarse el reconocimiento y protección dael Protocolo a la marca notoria es sumamente amplia, subsa-nando así la deficiencia del actual Convenio.

c) Falta de obligatoriedad del uso de las marcas registradas,mediante la imposición de sanciones por la falta de uso. En otraslegislaciones puede demandarse la cancelación de una marcapor falta de uso, si no es usada dentro de los cinco años si-guientes a su inscripción o desde la fecha de su último uso.Esta deficiencia está subsanada en el Arto. 39 de Protocolo. ElArto. 40 del mismo define el uso de la marca.

d) A diferencia de otras legislaciones no contiene entre lasprohibiciones para el registro de marcas consistentes en térmi-nos no registrables que se encuentren en una lengua extranje-ra. Esta deficiencia está subsanada en el inciso g) del Arto. 10de Protocolo, de conformidad con el cual la solicitud del registrode una marca debe contener: una traducción de la marca, cuan-do estuviese constituida por algún elemento denominativo y éstetuviese significado en un idioma distinto del castellano». Cabeobservar que el actual Convenio no prohibe expresamente elregistro de marcas que consistan únicamente en una letra o enun dígito. El inciso f) del Arto. 8 del Protocolo contiene esta pro-hibición, con la salvedad de que se presente en una forma es-pecial y distintiva.

e) Falta de un período de gracia para renovar marcas que sehubieran vencido. En algunas legislaciones este período es detres meses y en otros de seis. El Protocolo de modificación en elinciso 2) del Arto. 22 establece un plazo de gracia de seis me-ses posteriores a la fecha de vencimiento para la renovación dela marca. No obstante la deficiencia del Convenio en este pun-to, el Registro de la Propiedad industrial debería conceder talplazo de gracia de conformidad con el Artículo 5 bis, inciso 1).

f) Falta de regulación de la marca de certificación. El Proto-colo la regula en los Artos. 53 a 59.

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g) Falta de una solución adecuada una vez que se produzcala unión aduanera en Centro América para la circulación de pro-ductos que lleven una marca ilícita (Arto. 228).

4. Principales deficiencias del Protocolo

a) Las siguientes disposiciones del Protocolo están en abiertaviolación de las Constituciones de los países centroamericanos:

i) Los artículos 17, 18 y 19, que le confieren al Registro de laPropiedad Industrial la potestad de conocer y fallar las oposicio-nes que se presenten a las solicitudes de registro de marcas, apesar de no ser el Registrador de la Propiedad Industrial, a cuyocargo está el Registro de la Propiedad Industrial, una autoridadjudicial, sino administrativa. Violan los Arto. 159 Cn. estableceque: «Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lojuzgado corresponden exclusivamente al Poder Judicial».

ii) El inciso 1) del Artículo 17 del Protocolo, establece la obli-gación de acompañar con la oposición el comprobante de pagode la tasa de oposición establecida, que de conformidad con elArto. 113 del Protocolo de Modificación es de cuarenta (40) pe-sos centroamericanos.

Esta disposición del Protocolo viola abiertamente el Arto. 165Cn., en cuya parte final dice: «La Justicia en Nicaragua esgratuita», puesto que el Registro de la Propiedad Industrial, comoanteriormente expusimos, al tramitar una oposición y dictar lasentencia correspondiente está decidiendo sobre el derecho depropiedad de una marca y, por ende, sobre el patrimonio de dospersonas, con lo cual imparte justicia, pero esta justicia, segúnel Protocolo de Modificación no es gratuita, sino por el contrario,tiene un valor de cuarenta (40) pesos centroamericanos.

iii) Al violar el principio de la gratuidad de la justicia, consig-nado en nuestra Constitución Política, el Protocolo viola tam-bién el Arto. 32 Cn. porque establece la obligación de pagar underecho fiscal, expresamente desautorizado por nuestra Carta

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Magna. viola el Arto. 44 Cn. al restringir el goce de la propiedadprivada con cargas administrativas ilegales, como es la sumade cuarenta pesos centroamericanos por el derecho a presentaruna oposición.

iv) El inciso 1) del Arto. 114 del Protocolo de Modificaciónviola abiertamente el Arto. 114 de la Constitución Política deNicaragua al establecer que: «Los montos de las tasas previs-tas en este Convenio podrán ser modificados por decisión con-junta de los Viceministros de los Estados Contratantes bajo cuyasupervisión se encuentran las administraciones nacionales depropiedad industrial». Evidentemente la facultad conferida pornuestra Carta Magna a la Asamblea Nacional es derogada poresta disposición del Protocolo de Modificación del Convenio Cen-troamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Porla misma razón viola el inciso 27) del Arto. 138 Cn., que estable-ce como atribución de la Asamblea Nacional: «Crear, aprobar,modificar o suprimir tributos, y aprobar los planes de arbitrio».

v) El primer párrafo del Arto. 121 del Protocolo, estableceque: «El órgano rector de la integración económica centro-americana podrá modificar este Convenio así como el Re-glamento uniforme. A estos efectos se tomarán en cuenta laspropuestas que le eleve el foro integrado por los Jefes de lasadministraciones nacionales de la propiedad industrial de lospaíses del Istmo Centroamericano».

La disposición transcrita del mencionado Protocolo, violaabiertamente los incisos 1) y 12) del Arto. 138 de la ConstituciónPolítica, ya que son atribuciones de la Asamblea Nacional: 1)«Elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar yderogar los existentes» y el Protocolo de Modificación del Con-venio Centroamericano para la Protección de la Propiedad In-dustrial es la ley interna sobre signos distintivos y 12) «Apro-bar o rechazar los tratados, convenios, pactos, acuerdos ycontratos internacionales: de carácter económico, de comer-cio internacional, de integración regional, de defensa y seguri-dad, los que aumentan el endeudamiento externo o comprome-

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ten el crédito de la nación y los que vinculan el ordenamientojurídico del Estado». Estas atribuciones no pueden ser delega-das al órgano rector de la integración económica centroameri-cana. Esta delegación que hace el Protocolo28.

vi) El inciso 1) del Arto. 119 del Protocolo establece que: «LosEstados Contratantes se comprometen a emitir un Reglamentouniforme de este Convenio dentro de un plazo de un año conta-do a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Protoco-lo. El Reglamento entrará en vigor mediante Acuerdo o Decretodel Organismo Ejecutivo de cada Estado Contratante una vezaprobado por el órgano rector de la integración económica cen-troamericana». Esta disposición viola abiertamente el inciso 10del Arto. 150 Cn., ya que para que es atribución del Presidentede la República reglamentar las leyes.

b) No contempla la inscripción de los cambios de nombresde los titulares de signos distintivos.

c) El Arto. 67 del Protocolo establece que «El registro de unnombre comercial, su modificación y su anulación se efectuaránsiguiendo los procedimientos establecidos para el registro delas marcas, en cuanto corresponda ...» Es obvia la mala redac-ción de este artículo, ya que no es posible que en una acción denulidad de un nombre comercial pueda seguirse el procedimientopara registrar una marca.

d) No contempla el nombramiento del Registrador suplente.

e) No contiene una disposición igual a la del Arto. 218 delConvenio, cuya utilidad ya vimos.

f) Establece el requisito de renovar las señales de propagan-da (Arto. 117) pero no establece la tasa correspondiente.28 La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica,en la sesión del 9 de julio de 1996 emitió un dictamen negativo en contra del Protocoloporque el artículo 121 inc. 1) del Protocolo viola el artículo 121 inciso 4) de la Constituciónde Costa Rica que confiere la competencia exclusiva de aprobar o improbar los conveniosinternacionales, tratados públicos y concordatos a la Asamblea legislativa.

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g) No contiene disposiciones sobre la forma de funcionamientodel Registro como las contiene el Convenio.

h) En la solución de controversias (Arto. 123) no toma encuenta a la Corte Centroamericana de Justicia, a pesar de seresa una de las competencias de dicha Corte de conformidadcon el Arto. 12 del Protocolo de Tegucigalpa y los incisos a), c)y g) del Estatuto de la Corte.

i) La forma en que aborda la teoría del agotamiento de dere-chos, como vimos anteriormente.

j) Deja en incertidumbre ante qué autoridad hay que recurrirpara las demandas de cancelación de marcas, nombres comer-ciales, etc. No así el Convenio.

5. Conclusión

El Protocolo debe ser reformado para que se ajuste a lasConstituciones de los países de Centro América y se corrijansus deficiencias. De otra forma no podrá ser aprobado por lamayoría de dichos países y no entrará en vigencia.

Lo más aconsejable es reformar el Convenio para sub-sanar sus deficiencias, ya que ha estado en vigencia durantemás de veinte años, en los cuales ha demostrado ser un instru-mento eficaz y armónico.

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CAPÍTULO IILa Marca Notoria

6. Concepto

Por marca notoria se entiende una marca de vasta reputa-ción, cuyo empleo por un tercero puede generar confusión acer-ca del origen o calidad de los productos o servicios que distin-gue. Desde el punto de vista práctico, el Registro de la Propie-dad Industrial puede denegar un registro sobre la base de laprobabilidad de confusión con aquéllas, aun cuando tales mar-cas no estuvieren registradas29.

Saint-Gal, la define como aquélla que goza de un conoci-miento generalizado en los círculos comerciales interesados,conocimiento al cual va aneja una reputación importante.

Como señalan Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellasde las Cuevas30, la marca notoria no tiene que tratarse de unacelebridad excepcional, como a veces se ha pensado. Cuandoesta condición está presente, nos encontramos frente a unamarca «super notoria», «célebre» o de «alto renombre» segúnlos términos de la doctrina belga, holandesa, suiza y escandina-va. Pero una marca puede muy bien ser notoria sin haber alcan-zado la celebridad.

7. Marcas Notorias Mundiales y Célebres

La doctrina hace la clasificación de marcas mundiales y céle-bres. Las primeras son aquéllas cuya notoriedad se extiende noya a un país determinado, sino al mundo en general. Todas lasmarcas mundiales son marcas notorias, pero no todas las mar-cas notorias son mundiales. Las segundas son las que no sola-

29 Carlos M. Correa, «Necesidad, lineamientos, alcances y propuestas específicas dereforma del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial,publicado en la Revista del Derecho Industrial, números 16 a 18, año 6, pág. 488.30 Derecho de Marcas, pág. 93, Tomo II.

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mente reúnen condiciones de notoriedad, sino también una re-putación de que los productos por ellas identificados son de altacalidad, o por lo menos de calidad suficiente como para satisfa-cer al consumidor.

8. Protección de la marca notoria en el Protocolo deModificación

El Protocolo de Modificación31, siguiendo al Tratado de LibreComercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TLC), esta-blece en el inciso e) del Arto. 9, la prohibición de registrar comomarca «una reproducción, imitación, traducción o transcripción,total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido encualquier Estado Contratante por el sector pertinente del públi-co, o en los círculos empresariales pertinentes, o en el comerciointernacional, y que perteneciera a un tercero, cualesquiera quesean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique,cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o un ries-go de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injustode la notoriedad del signo».

9. Posibilidad de un sistema internacional de Registro

La preocupación por proteger las marcas notorias ha origina-do la idea de establecer un sistema internacional de registro deesas marcas. Sin embargo, en una reunión del Comité de Ex-pertos en Marcas Notorias de la OMPI, que tuvo lugar en no-viembre de 1995, la mayoría de los países expresaron escepti-cismo sobre la posibilidad de crear tal registro internacional. Elproblema inicial, que impide su creación, es la falta de una defi-nición internacionalmente reconocida del término «notoria». Elcomité estuvo de acuerdo que tal definición debía ser dada porla Oficina Internacional para determinar si una marca es notoriao no. La Oficina Internacional propone, como mínimo, que lossiguientes criterios sean tomados en consideración: «los consu-midores potenciales» o «sector pertinente de consumidores» de

31 Aún no vigente en Centroamérica.

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los productos o servicios; «los canales de distribución de losbienes y servicios» ; la «duración, extensión y área geográfica»de cualquier uso o anuncio de la marca; y el mercado comparti-do tanto en el territorio donde se solicita la protección, como enotros territorios. Además, la propuesta aclara que el registro ouso de la marca en el territorio en el que solicita la protección nodebe ser un prerrequisito para la protección de conformidad conel concepto de «notorio». La comisión propone una disposiciónsimilar al artículo 16(3) del Acuerdo TRIPS, para incluir una pro-tección en contra de la dilución de la marca.

10. Alcance de la protección de la Marca Notoria

La marca notoria esta protegida por el Arto 6º bis del Conve-nio de París, con la limitación de que no incluye las marcas deservicio y extiende la protección únicamente a productos igua-les o similares a los que protege la marca notoria. La actual Ley19.039 de la República de Chile sobre Propiedad Industrial, es-tablece la protección de las marcas notorias aun para las mar-cas de servicios, pero con la limitación de que los productos dela marca notoria y la marca solicitada sean iguales o semejan-tes32. Sin embargo, la Corte Suprema de Chile en la sentenciade fecha 17 de junio de 1994, reconoció que existen marcascuya notoriedad es tan evidente que trasciende el principio de laespecialidad de los signos distintivos. En virtud de dicha consi-deración, dejando sin efecto los fallos de primera y segunda ins-tancia, acogió una oposición presentada por Kirbi A/S, dueñade la famosa marca LEGO, para distinguir, entre otros, artículosde la clase 28, en contra de la solicitud de registro de la mismamarca, presentada por una empresa nacional para distinguir:«Inmobiliaria, Clase 36; empresa constructora de obras civiles,viviendas e inmuebles, clase 37; servicio de asesoría profesio-

32 El segundo párrafo del inciso g) del Arto. 20 de la mencionada ley chilena contieneuna disposición que es muy saludable para evitar el disfrute parasitario de la marcanotoria por el cual obliga al titular de dicha marca a solicitar el registro de la mismadentro de los 90 días siguientes al rechazo o anulación de la marca infractora.

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nal y consultoría en el campo de la ingeniería, Clase 42».33 Lamás amplia protección a la marca notoria la establece la legisla-ción brasileña que la amplía aun a productos diferentes de losprotegidos por dicha marca34.

La marca notoria se encuentra protegida en la actualidad,además del Convenio de París, por el Arto. 16(2) del AcuerdoTRIPS, en el Arto. 1708.6 del TLC y en el Arto. 8(2)(c) del Con-sejo de Regulación No. 40/94 sobre la Marca Comunitaria. Sinembargo, se impone en la actualidad como requisito para obte-ner la protección de una marca notoria (no registrada), el queésta sea conocida en el territorio en que se pide su protección,lo cual incrementa la dificultad de proteger tales marcas.

El connotado tratadista francés Yves Saint-Gal en su intere-sante ensayo «La Protección de la Marca Notoria en el DerechoComparado», dice: «la marca notoria despierta en el espíritu delconsumidor la idea de una buena calidad, o cuando menos deuna calidad suficiente que le libra de cualquier engaño en elmomento de la compra». El mismo autor considera que el usopor parte de un tercero de una marca notoria constituye un actoparasitario que debe ser objeto de represión.

33 Con referencia a esto tenemos la sentencia de la Corte de París del 3 noviembre de1958, citada por Albert Chavanne en su obra «Las Marcas Notoriamente Conocidas ode Alto Renombre». En su parte medular la mencionada sentencia dice: «Si la protec-ción de las marcas de fábrica no se extiende en principio más que a los objetos parala designación de los cuales ha sido depositada la marca, una marca de gran notorie-dad tendrá extendida su protección a los productos similares desde el momento quelos compradores han podido creer que tenían la misma procedencia.34 El inciso e) del Arto. 9 del Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericanopara la Protección de la Propiedad Industrial también protege ampliamente la marcanotoria.

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CAPÍTULO III La Competencia Desleal

11. Introducción

La palabra competencia tiene un alcance mayor que la con-currencia de los empresarios en el mercado. Existe la competenciaen los deportes, en el campo profesional y aun en el amor. Aquínos referiremos a la concurrencia empresarial en el mercado.

Los derechos de propiedad industrial e intelectual planteanproblemas difíciles bajo el derecho de competencia. En primerlugar, hay una tensión obvia entre, por una parte, los sistemasque confieren monopolios legales y, por otra, los sistemas cuyoobjetivo es asegurar la libre competencia. Por ejemplo, el pro-pietario de una patente tiene durante un plazo determinado, elderecho de excluir a otros de la utilización de su invento o de lacomercialización de los productos fabricados con el mismo. Tam-bién tiene la facultad de disponer de su derecho en favor deterceros, mediante una cesión o una licencia, facultándoles parafabricar, usar vender o importar su producto, normalmente bajopago de cánones u otras condiciones. Además, los derechosnacionales pueden facultar al titular de una patente a concedera una persona la licencia de fabricar, usar, disponer o importar,únicamente en un territorio definido, y conceder a otros en otrosterritorios. A los titulares de marcas registradas, derechos deautor, diseños industriales, etc., les corresponden derechos si-milares. Es evidente que la existencia de tales derechos, y lascondiciones bajo las que se conceden las licencias, pueden res-tringir la competencia. La mayoría de los sistemas de derechode la competencia encuentran difícil decidir hasta qué punto losderechos de propiedad industrial e intelectual pueden ser ejer-cidos legítimamente, o ser objeto de licencia, sin que de elloresulten unas restricciones injustificables en la libre actividadcompetitiva35.

35 Christopher Bellamy y Graham Child, «Derecho de la Competencia en el MecadoComún [Eurpeo]», Nº 7-001, ps. 409 y 410.

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12. Definición

En realidad resulta sumamente difícil dar una definición de lacompetencia desleal. El profesor estadounidense EdwardRogers, preguntó a sus alumnos qué definición darían de ella yuno contestó «dirty tricks», trucos sucios y, en efecto, ese esauna de las características de la competencia desleal. De un modosimple�señala Celso Delmanto36�concurrencia desleal es lacompetición que no debe ser hecha y más adelante se pregun-ta: «¿Qué es, pues, la concurrencia desleal sino el uso de me-dios o métodos incorrectos para modificar la normal relación decompetición? Para los hechos menos graves la ley da a los per-judicados el derecho de reclamar civilmente por sus perjuicios;para los más graves y desleales, va más allá: los tipifica comodelitos y como tales los pena».

El Convenio de París la define como todo acto de concurren-cia contrario a los usos honestos en materia industrial y comer-cial (Arto. 10 bis). El artículo 65 del Convenio Centroamericanopara la Protección de la Propiedad Industrial la define así: «Sinperjuicio de lo prescrito en las leyes penales de los EstadosContratantes, para los efectos de este Convenio se entiendepor competencia desleal todo acto o hecho engañoso que comolos que contempla el artículo 66, se realice con la intención deaprovecharse indebidamente de las ventajas que otorgan lasmarcas nombres comerciales y las expresiones o señales depropaganda en perjuicio del titular de las mismas o del públicoconsumidor». El profesor peruano Baldo Kresalja R37. la definecomo un tipo de actividad que persigue la atracción y captaciónde compradores, es decir, la formación, consolidación o incre-mento de la clientela, utilizando medios tortuosos que la con-ciencia social reprueba como contrarios a la moral comercial,según la costumbre y los usos, a los principios rectores de laactividad económica y a la ley.

36 Delitos de Concurrencia Desleal, Ed. Depalma 1976, p. 9.37 «Comentarios al Decreto ley 26122 sobre represión de la competencia desleal, pu-blicado en DERECHO nº 47, diciembre 1993, de la Pontificia Universidada Católica delPerú.

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13. Niveles de las transacciones

Es interesante el planteamiento que hace Von Weizsäcker(1982), citado por François Contensou38. Este autor consideraque las transacciones, en el sentido más amplio del término sereparten en tres niveles distintos :

a) En el primer nivel se clasifican los actos de recogida puray simple de los recursos preexistentes, al margen de la produc-ción. La caza, la recolección y también el pillaje.

b) En el segundo nivel se sitúan las actividades queincrementan de una manera o de otra el valor o la cantidad delos recursos de los que dispone la colectividad. Se trata de laproducción en el sentido tradicional del término como la agricul-tura, descrita típicamente por las «funciones de producción» delas teorías neoclásicas.

c) El tercer nivel de actividad económica concierne al creci-miento de los conocimientos aplicables a la producción, en otrostérminos, a las actividades de producción de información.

Si la recogida de los bienes está sometida a la libre compe-tencia, no puede darse una actividad de producción en cantidadsuficiente. Si las cosechas no están protegidas por los derechosde propiedad, la agricultura no puede alcanzar un desarrollosuficiente. De la misma manera si nada viene a limitar la compe-tencia entre los productores, las actividades del tercer nivel, estoes, los esfuerzos de innovación, la producción de ideas aplica-bles a los procesos productivos (investigación y desarrollo) noalcanzan un nivel suficiente por no poder ser rentabilizados.

De la misma manera que no hay agricultura si las cosechasno son protegidas del pillaje, tampoco habrá inversiones en in-vestigación si los frutos de ésta no son protegidos del pillaje delas ideas, esto es, de la imitación. La jerarquía sugerida por Von

38 La marca, la eficiencia económica y la formación de los precios, Cap. 6 de LaMarca, pág. 170.

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Weizsäcker pone en evidencia los dilemas y las dificultades detoda doctrina en materia de derecho de competencia. En tal sen-tido pueden presentarse dos concepciones antagónicas :

i) La que ignore el progreso técnico en sentido amplio y con-sidere que toda limitación a la competencia es desfavorable alsistema económico y al consumidor en general.

ii) La que considere explícitamente la importancia del progre-so y de la producción de información.

Sin embargo, debe tenerse presente que el progreso técnicopuede ser restringido tanto por insuficiencia como por excesode competencia en las actividades de producción de bienes yservicios. La competencia incide sobre la innovación como elsoplo sobre el fuego: moderado lo aviva, excesivo lo apaga.

14. Breve Reseña Histórica

14.1. Edad Media. La Edad Media se caracterizó por unaeconomía sin competencia, ya que solamente la corporación oel ente público local se encontraban legitimados para accionar,siendo las sanciones de carácter administrativo y penal. Sinembargo, de las corporaciones o gremios se derivó el carácterprofesional, esto es, el ser fruto de la auto regulación, de uncompromiso de intereses de categoría o de clase, que el orde-namiento estatal garantizaba y que paulatinamente iría pasan-do de un carácter igualitario (autorregulación corporativa) al afian-zamiento de las empresas y grupos empresariales más fuertes,que terminarán imponiéndose como expresión «auténtica» dela ética profesional.

14.2. Modelo Paleo Liberal. La regulación contra la compe-tencia desleal surgió en el siglo XIX de la mano del liberalismoeconómico.

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Este modelo era propio de la fase de despegue de las econo-mías liberales, se caracterizaba por un escrupuloso entendimien-to del principio de libertad de industria y el comercio. Se funda-ba en que sólo podían reprimirse los comportamientosconcurrenciales que se hallaran expresamente prohibidos poruna ley especial. Era eminentemente de carácter penal.

A principios del siglo XIX era impensable la formación de unalegislación general sobre la competencia desleal porque se con-sideraba que habría de restringir la libertad de industria y decomercio. En casi todos los países la disciplina de la competen-cia desleal se desarrolla históricamente a partir de la primitivatutela de los derechos sobre bienes inmateriales o de monopo-lio, especialmente a partir del derecho sobre la marca. En efec-to, la protección contra la competencia desleal surge histórica-mente como una expansión de la protección a las distintas mo-dalidades de la propiedad industrial, especialmente las marcas.De ahí la estrecha vinculación que siempre ha existido entrecompetencia desleal y propiedad industrial. Esa vinculación apa-rece consagrada en el derecho comparado y en los tratadosinternacionales sobre la materia.

En Francia, la disciplina general de la competencia deslealse desarrolló, a través de la jurisprudencia, sobre la base de lacláusula general de la responsabilidad civil (Arto. 1382 del Có-digo Civil)39. Hasta mediados del siglo XIX lo único que se casti-gaba por esa vía eran infracciones de los derechos de propie-dad industrial, básicamente de derechos marcarios. Siempre alamparo del citado artículo, se desarrolló la doctrina general dela concurrence déloyale que corresponde al segundo modelode regulación. Así, en la segunda mitad del siglo XIX, se hacíaénfasis no tanto en la violación de un derecho de propiedad in-dustrial, como en el engaño o confusión resultante de ella. Poresta vía terminará reprimiéndose todo tipo de confusión y pro-

39 "Art. 1382. Todo hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a repararlo aaquel por culpa del cual haya sucedido».

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tegiéndose en general todos los elementos de la empresa convalor competitivo.

También en Italia la doctrina de la competencia desleal seelaboró inicialmente en el marco de la normativa general sobreel ilícito civil extracontractual (Arto. 1151 del Código Civil de1865).

En España el referido modelo estuvo regulado por los Artos.781 a 783 del Código Penal de 1822 y, posteriormente, por losArtos. 131 y 132 de la Ley de Propiedad Industrial de 16 demayo de 1902.

14.3. Modelo Profesional. La consolidación del régimen eco-nómico liberal a fines del XIX y principios del XX, comenzó areclamar una protección general de signo profesional contra lacompetencia desleal. La disciplina fragmentaria, típica y penaldel período anterior, muy vinculada a la propiedad industrial, essustituida por una disciplina general, privada y eminentementeprofesional, encaminada a reprimir las modalidades competiti-vas que la corporación de empresarios considerara incorrectas.

Los intereses primariamente tutelados por la disciplina de la com-petencia desleal son los intereses privados de los empresarios ensus relaciones recíprocas de mercado. Se estimaba que tanto elinterés público, como los intereses colectivos de los consumido-res, se hallaban suficientemente protegidos de una manera indi-recta; como un reflejo de la protección de la empresa.

El acto de competencia desleal se configuró como una formaparticular de ilícito profesional. El autor y la víctima del acto decompetencia desleal sólo podían ser dos empresarios en direc-ta relación de concurrencia entre sí. El daño concurrencial quela disciplina trataba de prevenir e indemnizar se identificaba enúltima instancia, con la desviación de clientela de una empresaa otra, olvidando otras formas más mediatas de alteración deljuego concurrencial. Estábamos ante un «Derecho Profesional»o un «Derecho de clase». Su orientación era profundamente in-

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dividualista y empresarial. Su ámbito de protección se contraíaa los intereses de los empresarios competidores.

La disciplina se despenalizó y privatizó. Sus sanciones típi-cas se situaron en los moldes del derecho privado: las accionesde cesación, de remoción y de daños y perjuicios. Este modelotambién fue seguido por los países europeos a finales del siglopasado y a principios del presente y por el Convenio de la Uniónde París (Arto. 10 bis).

14.4. El Modelo Social. Surgió en los años posteriores a laterminación de la segunda guerra mundial, como una conse-cuencia de la quiebra del postulado ideológico que afirmaba lacoincidencia entre los intereses de los empresarios concurren-tes (lealtad profesional) y el interés general.

En cuanto al objeto de protección, se pasó de una concep-ción centrada en la tutela de los intereses individuales de loscompetidores a una concepción fundada en la protección delorden económico del mercado en función del interés privado delos competidores, el interés colectivo de los consumidores40 y elinterés público del Estado. La deslealtad dejó de ser entendidaprimariamente como un juicio de incorrección profesional, enfunción de las normas morales o convencionales de la claseempresarial, para convertirse en un juicio de inecuación a losprincipios del ordenamiento económico (libre competencia, tu-tela del consumidor, etc.). Algunas actividades anteriormenteconsideradas desleales fueron permitidas en muchos países,como por ejemplo la publicidad comparativa en atención a losefectos beneficiosos que podían producir desde el punto de vis-

40 El movimiento de protección a los consumidores se inició en los años sesenta deeste siglo. Se basa en la idea de que existe un gran desequilibrio entre el consumidor,el ciudadano normal, y las empresas, de donde resulta que éstas pueden cometer ycometen a menudo toda clase de abusos impúnemente. Para restablecer cierto equi-librio en esas relaciones es indispensable la intervención del legislador. Se trata, portanto, de proteger a los consumidores mediante la imposición de normas legales decarácter imperativo (Alberto Bercovitz: Significado de la ley y requisitos generales de laacción de competencia desleal, p. 16).

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ta de los consumidores; y por el contrario, ciertas prácticas per-mitidas, por ejemplo, el dumping y la publicidad engañosa, seprohibieron.

La competencia, que era vista por el Estado liberal clásicocomo una «ley natural» dotada de racionalidad inmanente, seconvirtió en una «ley estatal» sujeta a reglamentación.

La tendencia moderna es la de reglamentar de forma generalla competencia desleal, de manera que se independice del de-recho de propiedad industrial, constituyéndose en un derechoautónomo.

14. 5. La Regulación de la Competencia desleal en Nicaragua41

14.5.1. La Ley de Patentes de Invención y la Ley de mar-cas de Fábrica de 1907. En Nicaragua, ni la ley de Patentes deInvención, aún vigente, ni la Ley de Marcas de 1907, derogadapor el Convenio Centroamericano, regulan la competencia des-leal con amplitud. Ambas contienen disposiciones de carácterpenal para castigar la infracción a los derechos de patentes y alos marcarios (Arto. 24, incisos 1) y 2) de la Ley de patente yArtos. 18 y 19 de la Ley de Marcas de Fábrica y Comercio).

14.5.2. Disposiciones del Convenio Centroamericano.Congruente con el concepto de competencia desleal restringidoa su vinculación con los derechos de propiedad industrial, elConvenio establece en el Arto. 65 la llamada gran cláusula ge-neral, por la cual considera competencia desleal todo acto ohecho engañoso que como los que contempla el artículo 66 serealice con la intención de aprovecharse indebidamente de lasventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y lasexpresiones o señales de propaganda en perjuicio del titular de

41 Cabe observar que los códigos de comercio de Guatemala (Artos. 362 y 363), ElSalvador Arto. 491 y la ley de promoción de la competencia de Costa Rica (Arto. 17)tipifican los actos que se consideran de competencia desleal, los cuales complemen-tan las disposiciones del convenio centroamericano para la protección de la propiedadindustrial.

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las mismas o del público consumidor y, así mismo, señala en elArtículo 66 una gran variedad de actos cuya realización es pro-hibida. Desde luego, se trata de una guía ilustrativa y no de unaenunciación limitativa, puesto que al final del precepto, en elinciso k (pequeña cláusula general), se indica que también sonactos de competencia desleal los demás que «tiendan directa oindirectamente, a causarle perjuicio a la propiedad industrial deotra persona».

No deja de llamar la atención, sin embargo, que en esa rela-ción de actos de competencia desleal se incluyan actividadesque por sí mismas configuran infracciones ya clásicamentetipificadas como usurpación de marcas o como infracciones alos derechos sobre las mismas. Por ejemplo: la reproduccióntotal o parcial de una marca ajena, que es la imitación; la altera-ción o substitución de una marca, nombre comercial, conocidaen general como falsificación; la enajenación de mercancías oservicios con marcas, nombres comerciales o señales de pro-paganda falsificadas, que no es sino la circulación y puesta enventa de esos signos distintivos falsificados (Arts. 66, incisos d,e, f. g, h, i).

14.5.3. Disposiciones del Protocolo de Modificación alConvenio Centroamericano. Este instrumento, siguiendo lastendencias modernas de la doctrina, distingue entre la infrac-ción a los derechos sobre los signos distintivos y los actos decompetencia desleal y ha incorporado en el Arto. 106, como cláu-sula general, el párrafo transcripto del Artículo 10bis del Conve-nio de París. Sin embargo, la tipificación que hace de los actosde competencia desleal resulta insuficiente, pues no contemplaactos tales como la revelación de secretos, la imitación de ini-ciativas, la inducción a la infracción contractual, etc.

14.6. La Competencia desleal en las Convenciones de lascuales es miembro Nicaragua.

14.6.1. La Convención General Interamericana de ProtecciónMarcaria y Comercial. Esta Convención regula la competencia

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desleal a partir del artículo 20, que constituye una cláusula ge-neral igual al segundo párrafo del Arto. 10bis del Convenio deParís. El Artículo 21 tipifica los actos de competencia desleal: elinciso a) se refiere a los actos de confusión; el b) a las falsasdescripciones de los artículos; el c) a las falsas indicaciones deorigen o procedencia geográfica de los artículos; el d) a la ventade artículos en forma tal que puedan engañar en cuanto a suorigen y el inciso e) constituye una pequeña cláusula general.

14.6.2. El Convenio de París para la Protección de la Pro-piedad Industrial. El artículo 10 bis, que contiene las disposi-ciones sobre competencia desleal, evolucionó desde su redac-ción original en 1900, en la Conferencia de Revisión de Bruse-las, por propuesta de la delegación francesa. La finalidad de ladisposición era la terminar con la discriminación existente enalgunos países entre nacionales y extranjeros con relación a laprotección contra la competencia desleal, extendiendo el princi-pio del tratamiento nacional consignado en el artículo 2. Sinembrago, no se impuso ninguna obligación a los países miem-bros para que establecieran algún tipo de protección en contrade los actos de competencia desleal. Fue hasta la conferenciade revisión de Washington, en 1911, que el artículo se reformóde la siguiente forma: «Los países de la Unión están obligadosa asegurar a los nacionales de los países de la Unión una pro-tección eficaz contra la competencia desleal». Esta reforma fuepropuesta por Gran bretaña sobre la base de que el tratamientonacional, establecido en el artículo 2, había sido extendido a laprotección contra la competencia desleal.

Después fue modificado en las Conferencias de Revisión dela Haya de 1925, de Londres de 1934 y en la de Lisboa de 1958.No se le hizo ninguna modificación en la Conferencia de Revi-sión de Estocolmo de 1967.

El artículo textualmente dice: [COMPETENCIA DESLEAL]

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«1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a losnacionales de los países de la Unión una protección eficaz con-tra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de com-petencia contrario a los usos honestos en materia industrial ocomercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cual-quier medio que sea, respecto del establecimiento, los produc-tos a la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio,capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o laactividad industrial o comercial de un competidor;

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejer-cicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre lanaturaleza el, modo de fabricación, las características, la apti-tud en el empleo o la cantidad de los productos».

Este artículo se ha considerado valioso porque contiene laamplia estipulación de que todo acto de competencia «contra-rio a los usos honestos» constituye un acto de competencia des-leal. Esto significa que el fundamento de la competencia lealson las prácticas honestas y la moral.

Aunque este artículo se preocupa principalmente de la con-ducta de los competidores, como puede observarse en los dosprimeros acápites del párrafo 3, la definición general contenidaen el párrafo 2), abarca no sólo a los competidores, sino tam-bién al público. Además el acápite 3 del párrafo 3) protege di-rectamente al público consumidor.

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15. Competencia ilícita o prohibida y competencia desleal

Don Hermenegildo Baylos, nos dice que la competencia ilícitaimplica el ejercicio de una actividad concurrencial de la que hayobligación de abstenerse; y dentro de esa competencia ilícitacabe distinguir dos modalidades, a saber: la competencia prohi-bida y la competencia desleal42.

En la competencia ilícita o prohibida, que puede tener su ori-gen en la infracción a una ley o a un contrato, lo ilícito resulta serel ejercicio mismo de la concurrencia, es decir, que determina-do tipo de actividad económica no puede ser desarrollado poralgunos sujetos, ya que tienen la obligación de abstenerse.Existe tal prohibición, por ejemplo, cuando por ley se crean mo-nopolios estatales, cuando la administración otorga concesio-nes del más diverso tipo, cuando se imponen determinados re-quisitos para el ejercicio de una profesión. También en los ca-sos de los derechos de la propiedad intelectual e industrial. Ensentido opuesto cabe decir que en lo que no está prohibido ex-presamente, la competencia es lícita y permisible.

También la obligación de abstenerse puede tener origen enun convenio, tenga éste el carácter de principal o de accesoriode otro, lo que es común en los de distribución o de licencia, envirtud de los cuales una de las partes debe abstenerse de efec-tuar competencia para garantizar el cumplimiento de la obliga-ción principal. Por ejemplo, en el contrato de cesión de empre-sa normalmente se establece la obligación del cadente de abs-tenerse de ejercer la misma actividad económica que constituyeel objeto de la empresa cedida, al menos en el habitual territoriobajo su influencia, con el objeto de que el transmitente no dis-traiga la clientela adquirida cuya cesión directa es imposible ytambién para que no obstaculice la obtención de nueva cliente-la. En estos casos lo prohibido resulta ser el desarrollo de la

42 Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derechode la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal, Ed. Civitas,1978.

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actividad económica, aunque ella se realice con toda pulcritud ycorrección

En cambio, en la competencia desleal, que es la otra cara dela competencia prohibida, la actividad es en sí misma lícita ypermisible, únicamente está prohibido ejercerla por determina-dos medios reprobables. De ello se deduce un hecho de singu-lar importancia y es que en la competencia desleal no se consi-dera ilícita por haber causado a otro un daño concurrencial�pues éste es lícito�sino el haberlo causado indebidamente. Enla lucha por el triunfo del mejor, en ese campo de batalla que esel mercado, las armas lícitas son la calidad, el precio, la diversi-dad de prestaciones, la publicidad, que, aunque agresiva, noengañe, etc., pero no lo son aquellas que alteren la igualdad deoportunidades de los competidores, porque ello se transformaen un daño indebido del que hay que responder.

16. Relatividad del concepto de competencia desleal

Según el Diccionario de la Real Academia Española, desleales el que obra sin lealtad, y leal es ser «fidedigno, verídico,legal y fiel, en el trato o en el desempeño de un oficio o cargo»,que, para lo que nos interesa, es una actividad que consiste enofrecer bienes o servicios en el mercado. El oferente debe, pues,sujetarse a determinadas normas�que Baylos denomina de ho-norabilidad y honradez�frente a los competidores y los consu-midores. Así mismo, debe encuadrarse dentro de los parámetrosdispuestos por el orden público económico.

Pero como es fácilmente apreciable, el concepto de desleal-tad no puede ser absoluto ni haber tenido en todas las socieda-des y en todo tiempo el mismo contenido o igual importancia. Enconsecuencia, actuar deslealmente en el ámbito económicoempresarial es hacerlo de modo contrario a lo que la costumbresocial o la moral comercial acostumbra a admitir; de ello se de-duce que por lo menos para determinadas actuaciones el juiciocondenatorio variará según el lugar y el tiempo. Así, si bien elconcepto de competencia desleal no deja de tener un fondo moral

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común, se trata de una noción relativa a la época, al país y alestamento social.

Como es lógico, este fenómeno de la competencia ha sido yes especialmente sensible en su regulación jurídica a la evolu-ción de factores políticos, ideológicos, económicos y tecnológi-cos; y, por tanto, aquella regulación, y la estimación de lo que eso no desleal, tiene forzosamente que ser distinta en una produc-ción artesanal, que en una economía industrializada y de tráficomasificado donde la publicidad ya no es sólo informativa, sinotambién agresiva y hasta agobiante, características que frecuen-temente se convierten en mérito en la vida mercantil. Así mis-mo, siempre han formado parte del contenido de la disciplina dela competencia desleal la maniobra fraudulenta o la conductaque implica engaño, pues en todas las épocas han sido univer-salmente reprobadas, pero sus manifestaciones más sobresa-lientes presentan en el tiempo modalidades distintas.

17. La técnica jurídica de represión

Como ya he dicho, «la ilicitud de la competencia desleal pue-de derivar jurídicamente de la aplicación del principio generalque declara la responsabilidad por daño causado a otro o de laexistencia de una ley especial represora»43. En algunosordenamientos, donde no existe un precepto legal que de modoespecífico defina y prohiba los actos de competencia desleal,se ha utilizado la vía de la responsabilidad extracontractual oaquiliana, y la jurisprudencia ha acogido los supuestos deslea-les en tal categoría.

17.1. Represión mediante la aplicación del principio de la res-ponsabilidad extracontractual. El ejemplo típico de estos siste-mas es el francés; la jurisprudencia ha sabido sancionar las ac-tuaciones desleales con la condena a la cesación del acto y unaindemnización por daños y perjuicios, considerando que com-petir de modo desleal es realizar un acto ilícito comprendido en

43 Baylos, obra citada, Nº. 133, p. 314.

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el artículo 1382 del Código Civil francés. Es opinión muy extendi-da�como vimos anteriormente�que la jurisprudencia francesa haelaborado un concepto amplio y previsor de competencia desleal,de eficaz aplicación práctica a la cambiante realidad.

Ahora bien, la ilicitud de actuación desleal plantea el proble-ma de la fundamentación jurídica de esa calificación. La doctri-na y la jurisprudencia francesas la encuentran en la teoría delabuso del derecho, la que se extiende a los casos en que elderecho es ejercido de modo imprudente o negligente, sin moti-vo serio y legítimo. Pero como no es posible decir que el abusodel derecho requiere siempre la intención de causar un daño, setraslada a esta materia la idea de tanta aceptación en el dere-cho público de la desviación del poder, es decir, cuando el ejer-cicio del poder se aparta de su finalidad. Así, si bien todo com-petidor tiene el derecho de emplear en la actividad concurrencialsus medios, su iniciativa, debe hacerlo de conformidad con elinterés público, razón por la cual si se desvía de esa finalidad suactuación debe considerarse abusiva, es decir, no puede haceruso de la libertad de competir de una manera excesiva ya queello significa sobrepasar los hábitos y usos sociales. También,por cierto, numerosas resoluciones jurisprudenciales francesassobre actuaciones desleales están basadas en la mala fe, en lautilización del fraude o en la intención de causar daño a otro.

En la construcción jurisprudencial francesa la competenciadesleal la infracción a un deber exigido por la propia naturalezade las cosas, por cuanto competir significa participar en una lici-tación utilizando medios admitidos y honrados. Conviene acla-rar que esa infracción a un deber, que Ascarelli denomina «de-ber moral de corrección» se configura en Francia como un ilíci-to civil y no penal, que puede dar lugar a una reparación econó-mica del daño.

17.2Represión mediante ley especial. En un segundo con-junto de sistemas, mucho más numeroso que el anterior la re-presión en la competencia se confía a la existencia de una leyespecial cuyo paradigma ha sido la ley alemana del 7 de junio

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de 1909. Pero, como la experiencia ha acreditado que no esposible contemplar todos los supuestos de un modo estricto deacuerdo a la técnica de la tipicidad, estas leyes resumen su cri-terio valorativo de la ilicitud de las conductas que se tachan dedesleales en una definición omnicomprensiva de todas las ma-nifestaciones concretas de deslealtad, y que luego se comple-menta por una enumeración de actos que no pretende ser ex-haustiva.

Debe quedar aclarado que es opinión unánime de la doctrinaque para considere un acto como desleal, para los efectos de laley, basta que incurra en la noción contenida en la cláusula ge-neral, sin que sea preciso que además figure tipificado en algu-no de los supuestos que se enumeran, los que poseenfundamentaimente un valor ilustrativo y ejemplificador (Baylos,317).

El articulo 1º de la ley alemana de 1909 consigna la siguien-te cláusula general: «El que en el tráfico mercantil realiza actos,con finalidad de competencia, que atentan contra las buenascostumbres, puede ser sometido una reclamación de cesacióny de reparación del daño». Lo que sirve de defensa frente a lacompetencia desleal�dice Fikenstscher, citado por Baylos�noes ninguna exigencia relativa a la lealtad misma consideradacomo un valor, sino al comportamiento acostumbrado, usual,socialmente admisible. Así, cualquier criterio de valor quedasupeditado por su remisión a las costumbres honestas y honra-das, es decir, a lo que vienen haciendo todos, con aprobaciónsocial, lo que obliga a los concurrentes a utilizar medidas cons-cientes y habituales, y no excepcionales y desacostumbradas,cuyo empleo colocaría a los demás competidores en una situa-ción de desigual e inferioridad, contraria a la esencia misma detoda licitación, en la que puede jamás admitirse ventaja de unosobre otros44.

En la extensión de la técnica de la ley especial, a muchospaíses, ha jugado un importante papel la existencia de la defini-44 Baylos, obra citada, Nº. 135, B) pár. A), p. 318.

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ción de competencia desleal, con el valor de una cláusula gene-ral, consignada en el artículo 10 bis del Convenio de la Unión deParís, que ya transcribimos.

18. Supuestos típicos

Como es natural, cada ley incluye su propia lista de supues-tos típicos o concretos de competencia desleal, pero general-mente todas coinciden en incluir aquellos supuestos que ocu-rren con mayor o menor intensidad en casi todo los mercadosde las sociedades modernas. Sin perjuicio de ello, éste es uncampo fértil para apreciar por qué la competencia desleal no esuna institución de contenido homogéneo. Lo anterior ha dadolugar, como se comprenderá, a que la doctrina proponga un grannúmero de clasificaciones de esos actos, teniendo como criteriobásico la finalidad del acto mismo.

Así, por ejemplo, para el francés P. Roubier�citado porBaylos45�los medios constitutivos de la competencia deslealpueden agruparse así: a) medios de confusión (consistentes encrear confusión entre distintivos propios y los de otro comer-ciante); b) medios de denigración (de la persona, del estableci-miento y de los productos del competidor); c) medios de desor-ganización de una empresa rival (divulgación de secretos defábrica, reclutamiento de empleados, etc); y d) medios de des-organización general del mercado (publicidad engañosa, etc.).Para Baylos, por su parte, un primer grupo está constituido porcomportamientos en que la nota de antijuridicidad la da de modoesencial la apropiación indebida de valores ajenos siendo el frau-de el común denominador (empleo o imitación total o parcial designos distintivos idénticos o semejantes a los de un competi-dor, por ejemplo); un segundo grupo está conformado por com-portamientos que se caracterizan por implicar un ataque injustoa otro competidor, cuya característica común es la maquinacióndañosa (ejemplo de ello lo tenemos en denigración del competi-dor); y, por último, un tercer grupo está conforma por aquellos

45 Baylos, obra citada, Nº. 136, p. 321, nota 175.

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comportamientos que se definen como contrarios a la verdad enla comparecencia en el mercado y cuya actuación implica enga-ño, tal como las afirmaciones falsas o la publicidad basada enhechos inexactos46. Otra clasificación es la de Alberto Bercovitz,que veremos al analizar las disposiciones del Convenio Centro-americano y del Protocolo de Modificación.

19. Naturaleza y contenido de la acción de competencia

Como se habrá apreciado, la finalidad que persigue la accióncontra la competencia desleal es eliminar el comportamientodesleal y hacer, en lo posible, que el mercado vuelva a su situa-ción anterior; la finalidad es, pues, fundamentalmenterestauradora, ya que lo que interesa es hacer cesar el ilícitodesleal y suprimirlo para el futuro, y sólo en segundo término esreparadora. Si bien existen acciones penales expresamenteestablecidas para determinados tipos de deslealtad, es claro quela protección contra las infracciones desleales se encuadranpreferentemente dentro del derecho civil. Esto ha sido acepta-do en el derecho comparado, que ha dividido esas acciones endos grandes grupos, dependiendo de la existencia o no de cul-pabilidad en el agente productor del acto desleal. Dentro deeste último se encuentran las acciones de cesación y remociónde los efectos causados por la conducta o ilícito desleal, en lasque no será necesaria la constatación de la existencia de «cul-pa» bastando con que se dé un acto que objetivamente puedaconsiderarse como desleal. El Segundo grupo comprende laindemnización de daños y perjuicios, que procederá si se da elelemento subjetivo de la existencia de «culpabilidad» en el su-jeto que origina el acto desleal, aun en el caso que se hayadecretado la cesación del mismo y la remoción de sus efectos47.

46 Baylos, obra citada Nº 136, ps. 321 y ss.47 Concepión Molina, «Protección jurídica de la lealtad en la competencia, 1993, ps. 98y 99, Ed. Montecorvo, Madrid.

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20. Territorio

Tanto el Decreto 2-L del 3 de abril de 1968, como el Conve-nio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Indus-trial, no se refieren al ámbito territorial en el que aplicarán susrespectivas normas para reprimir la competencia desleal, dan-do por sabido, el primero que es el territorio nicaragüense, y elsegundo, los territorios de cada uno de los Estados miembros.La aplicación de los preceptos de cada uno de esos institutos enNicaragua será respecto a productos fabricados en nuestro paíso importados a él.

En los Estados Unidos de América, (caso U.S. contra Alcoa)se estimó que era aplicable el acta Sherman a conductas oempresas extranjeras siempre que existiere el propósito de afec-tar el mercado de ese país48.

21. Objeto de la protección

La finalidad perseguida por la ley al reprimir la competenciadesleal es evitar, desalentar y sancionar los actos contrarios ala libre competencia en las actividades económicas. Como sa-bemos, la libre competencia es, dentro de una concepción libe-ral, necesaria para lograr eficiencia y distribución equitativa delingreso. Ello es además coherente con la extendida convicciónde que las prácticas desleales, en lo económico, no contribuyena que pueda desarrollarse a cabalidad esa libre competencia,razón por la que debe evitarse se produzcan y, adicionalmente,desalentar a los agentes económicos a que las practiquen y lasconsideren usuales. Si no se logra ese objetivo, entonces seránecesario sancionar a quienes cometen esos actos ilícitos.

Ahora bien, siendo el fin fundamental de esta normativa pro-teger el funcionamiento correcto del sistema competitivo, evi-tando distorsiones por actuaciones incorrectas, resulta necesa-rio proteger a todas las partes que intervienen en el mercado,

48 Citado por Juan José Otamendi: «Competencia desleal», Ed. Avanzadi, Pamplona.

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sean empresarios o consumidores, siendo lo relevante para laaplicación de las normas esa participación en el mercado y no elhecho de que los participantes puedan ser o no calificados comoempresarios49. Tomemos por ejemplo el caso de quien ha here-dado una pieza de cristal y que al momento de ponerla a la ven-ta lo hace engañando sobre su procedencia o calidad; si bien nose trata de un empresario, no cabe duda de que esa actuaciónestará sujeta a las normas sobre competencia desleal.

22. Relación de competencia

Como hemos visto, la evolución de la disciplina hace que nose exija siempre una relación de competencia para que el actose califique de desleal. Como veremos, ello incide en la legiti-mación activa para interponer las acciones por competenciadesleal, ya que ella no se atribuye técnicamente a los empresa-rios, a los competidores directos, sino también a los consumido-res, e inclusive a organismos de la administración pública.

23. No es necesaria la producción del daño para quese reprima la competencia desleal

El fin que persigue la normativa es reprimir la conducta inco-rrecta, y para ello no es requisito la mala fe del autor ni que laconducta haya causado un perjuicio. Esto, sin embargo, nopuede llevarnos a desconocer que la mayoría de los actos decompetencia desleal se realizan con mala fe subjetiva, y queesa mala fe y la producción cierta de un perjuicio son jurídica-mente relevantes, resultando incluso imprescindibles para el ejer-cicio de determinadas acciones, como por ejemplo para solicitaruna indemnización por daños y perjuicios, pero no son requisi-tos para que un acto sea calificado como desleal, o para pedirsu cesación50. Habrá, sin embargo, casos específicos en losque la ley exige que la mala fe sea un elemento determinante dela incorrección de la conducta prohibida y también para la cesa-

49 Bercovitz, Ob. Cit. ps. 5 y 6.50 Bercovitz, Ob. Cit. ps. 6-8.

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ción de la misma, como es el caso de la sustracción de secretosempresariales.

24. Cláusula general prohibitiva

Es usual que en los sistemas de represión de la competenciadesleal mediante una ley se incluya una cláusula general prohi-bitiva seguida de una enumeración de supuestos concretes decomportamientos sancionables. Este planteamiento, como lopone de manifiesto la experiencia, es el más eficaz. La cláusulageneral establece la prohibición en unos términos que permitenincluir supuestos no específicamente previstos, sea por su ca-rácter extraño o marginal, o bien por la evolución de las prácti-cas comerciales que da lugar a la aparición de nuevos compor-tamientos incorrectos. De lo que se deduce su necesidad, puesevita que la normativa quede obsoleta debido al desarrollo denuevas practicas desleales51.

Uno de los aspectos más significativos, al momento de eva-luar una cláusula general, es conocer cuáles son los criteriosque han sido seleccionados para determinar la deslealtad deuna conducta o de un acto. El Convenio Centroamericano con-tiene la cláusula general prohibitiva en el Arto. 65, el cual esta-blece que «para los efectos de este Convenio se entiende porcompetencia desleal todo acto o hecho engañoso que como losque el artículo 66, se realice con la intención de aprovecharseindebidamente de las ventajas que otorgan las marcas, nom-bres comerciales y las expresiones o señales de propagandaen perjuicio del titular de las mismas o del público consumidor».

El Protocolo de Modificación contiene la cláusula general enel Arto. 106: «Se considera desleal todo acto realizado en elejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella que seacontrario a los usos y prácticas honestos en materia comercial».

51 Bercovitz, Ob. Cit. ps. 6-7.

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25. Supuestos concretos de competencia desleal

Se ha señalado con frecuencia que uno de los aspectos másdifíciles de la disciplina de la competencia desleal reside en laclasificación de sus supuestos concretos. Efectivamente, cual-quiera que sea el criterio sistemático que se adopte, podremosver cómo la mayoría de tales supuestos pueden encuadrarse envarios de los grupos de actos o prácticas que se establezcan.Por ejemplo, en la confusión suele haber imitación y la imitaciónen la mayoría de los casos se hace con pretensión de confundiry mediante la confusión y la imitación que la produce hay unaprovechamiento o explotación de la reputación ajena. Es, pues,evidente la íntima conexión que existe entre los tres supuestosde competencia desleal indicados.

25.1. Actos o conductas para aprovecharse del esfuerzode otros participantes en el mercado

Incluimos entre éstos los actos de confusión, imitación y ex-plotación de la reputación ajena, por estar íntimamente conec-tados. En efecto, como expusimos anteriormente, en la confu-sión suele haber imitación, y la imitación en la gran mayoría delos casos se realiza con la pretensión de confundir y mediante laconfusión y en la imitación hay un aprovechamiento o explota-ción de la reputación ajena y, en todos estos supuestos, el co-mún denominador es el engaño.

25.2.1. Actos de confusión. Son actos de confusión que,sin embargo, conllevan la imitación y el aprovechamiento o ex-plotación de la reputación ajena, los actos enumerados en losincisos a), d), e), f), g), h), i) y j) del Arto. 66 del Convenio Cen-troamericano.

De acuerdo con la doctrina, el riesgo de confusión equivale ala amenaza de que potenciales clientes puedan sufrir un errorsobre el origen de las prestaciones o sobre la identidad de losestablecimientos.

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La confusión es un acto típico de competencia desleal, enrealidad, el más antiguo e importante, que aparece en toda lalegislación comparada.

El interés en la diferenciación en el mercado es el primerpilar del sistema de competencia, pues los empresarios debenser premiados por su propio esfuerzo y no por el provecho ilícitoque obtienen de otros; obviamente, el riesgo de confusión violao ataca dicho interés. Por tanto, el que las actividades esténdiferenciadas y sean distinguibles los productos, los servicios olos establecimientos interesa a los competidores y a los consu-midores, reales o potenciales.

Debe tenerse presente que los medios para crear la confu-sión son ilimitados. Sin embargo, para proteger el interés a ladiferenciación entre empresas, establecimientos y productos sehan creado los derechos sobre los nombres comerciales y lasmarcas.

Bercovivitz ha dicho que la protección de los derechos exclu-sivos de propiedad industrial y la protección de contra la compe-tencia desleal forman dos círculos concéntricos, estando en elmás pequeño los derechos absolutos52 y en el más amplio laprotección contra la competencia desleal; por tanto, el medio deprotección más fuerte se encuentra en el terreno de los dere-chos exclusivos, mientras que el círculo más amplio menos só-

52 El Arto. 26 del Convenio Centroamericano establece: «El propietario de una marca regis-trada tendrá los derechos siguientes:a. Oponerse a que la registre cualquier otra persona;b. Hacer cesar el uso o imitación indebida de aquélla;c. Hacer que las autoridades competentes prohiban la importación o internación de lasmercancías o productos mientras se las siga distinguiendo con aquélla;d. Obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieran ocasionado por elempleo o uso indebido; ye. Denunciar los delitos previstos y sancionados por la ley o actuar como parte acusadoraen los juicios correspondientes.En los casos contemplados en los literales b, c) y d) anteriores, el propietario podrá solicitara las autoridades competentes el embargo, secuestro o decomiso de los productos o mer-cancías que la lleven ilícitamente».Podemos considerar estos derechos como los correspondientes al circulo más estrecho.

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lido se da en los casos de competencia desleal, ya que en estemodo la protección depende de las circunstancias y de la formaen que actúa el agente desleal en el mercado. Sin perder devista, pues, la necesaria habilidad que debe acompañar el aná-lisis de la situación planteada, cabe decir que la diferencia seencuentra en que quien viola un derecho exclusivo de propie-dad industrial está incurriendo en un acto ilícito por el solo he-cho de utilizar, sin estar autorizado, un objeto protegido (ej.,marca registrada), mientras que en los casos de competenciadesleal no se viola ningún derecho absoluto, siendo ilícito e in-correcto un acto por circunstancias concretas.53

Puede apreciarse que la disciplina de la competencia des-leal cumple así una función integradora respecto de la propie-dad industrial, pues el riesgo de confusión no se circunscribe aproductos o servicios idénticos o similares como en las marcas,sino que puede ir más allá, al llevar al público a error al atribuir auna empresa los productos o las prestaciones de otra, error quepuede incluso producirse en ausencia de una posible confusiónentre signos54.

De la Cuesta menciona algunas reglas para hacer un juiciosobre el riesgo de confusión. En primer término, no es impera-tivo que la confusión se haya efectivamente producido, puesbasta el riesgo o amenaza de que se produzca. En segundolugar, el elemento interpretativo esencial reside en la percep-ción que el consumidor medio tenga de la prestación de los res-pectivos competidores55, de su capacidad de diferenciación, conatención especial a la impresión general56. Así, por ejemplo�como señala Otamendi57�nada impide que un empresario usecomo signo diferenciador una marca no registrada pero que fue

53 Bercovitz, Ob. Cit. p. 4.54 José María de la Cuesta, «Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación yaprovechamiento de la reputación ajena», en «La Regulación contra la competencia la Leyde 10 de enero de 1991», p. 37, coordinada por Alberto Bercovitz, Cámara de Comercio eIndustria de Madrid.55 Otamendi, Ob. Cit. p. 141.56 Molina, Ob. Cit. p. 274.57 Otamendi, Ob. Cit. p. 141.

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utilizada por un tercero con anterioridad, el que no se molestóen registrarla o en renovar el registro; si bien, entonces, resultaen principio lícito su uso por terceros, ese uso podría ser deslealen la medida en que pueda provocar confusión al consumidor58.En tercer término, debe tenerse presente para el juicio acercade la confundibilidad la impresión general producida sobre eluniverso correspondiente al cual pertenece ese consumidormedio59.

Cabe hacer referencia, por último, a la gran importancia quetiene actualmente la publicidad en la vida mercantil que puedetomar asiento en multiples supuestos tipificados de desleales.De entre ellos destacan los actos de confusión, pues la publici-dad asentada en signos distintivos es lugar adecuado para co-bijar la mayoría de los supuestos de generación de riesgo deconfusión.

25.2.2. Imitación. En principio, tanto el acceso al mercadocomo la imitación de iniciativas empresariales es libre en lospaíses de economía de mercado. Tal libertad está limitada porla ley y por los derechos exclusivos que pudieran ser lesionadospor la imitación de iniciativas. Esos derechos exclusivos son losde autor y de propiedad industrial.

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propie-dad Industrial regula los actos de imitación de los signos distintivosen los incisos a), d), e), f), g), h), i), j) del Arto. 66. Sin embargo, nocontiene ninguna disposición sobre la imitación de iniciativas, talsupuesto puede considerarse como acto de competencia deslealcon fundamento en el inciso k) del citado artículo.

25.2.2.1. Imitación de iniciativas. Se considera desleal laimitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresa-riales de un tercero cuando dicha estrategia se halle directa-mente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en elmercado y exceda de lo que, según las características, pueda

58 Esa es la razón de la prohibición del inciso k) del Arto. 8 del Protocolo de Modificación.59 De la Cuesta, Ob. Cit. ps. 39-40

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reputarse como una respuesta natural a aquél60. Esta forma decompetencia desleal no está contemplada expresamente en elConvenio Centroamericano, pero puede considerarse incluidaen el mencionado inciso k) del Arto. 66 del mismo. El Protocolode Modificación se refiere a ella en el inciso d) del Arto. 107, queconsidera que constituye competencia desleal: «la utilización deun producto comercializado por un tercero para moldear, calcar,copiar o de otro modo reproducir servilmente ese producto a finde aprovechar en forma parasitaria y con fines comerciales losresultados del esfuerzo y del prestigio ajeno.

Debe precisarse que la imitación sistemática debe exceder alo que se considera como una respuesta natural del mercado,puesto que no cabe impedir que los competidores oferten a suclientela, por ejemplo, bienes o servicios que respondan al gus-to del día o de la moda.

Las iniciativas de la competencia pueden ser imitadas lícita-mente en forma aislada, pero la imitación sistemática de su con-junto supone un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, por lo quese ha prohibido expresamente en las legislaciones modernasque regulan la represión de la competencia desleal, pues setrata de una competencia de obstrucción, no fundada en la cali-dad o en el precio, sino destinada a eliminar al competidor, tra-bar el funcionamiento de su empresa. La imitación, dice de laCuesta61, también puede responder a decisiones sucesivas, tí-picamente parasitarias. El mismo autor señala que una imita-ción sistemática supone no la copia de un signo distintivo, o laviolación de una patente o la imitación de tal cual iniciativa, sinola copia de toda una serie de marcas, de tipos de productos,métodos publicitarios y de venta, formas de embalajes, etc.

También considera que son dos las ideas centrales. Ha detratarse de una imitación metódica o sistemática de la iniciativasy prestaciones del competidor. No importa el relieve o la origina-

60 Artículo 13 del decreto ley peruano 26122 sobre represión de la competencia desleal.61 Ob. Cit. p. 46.

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lidad de lo que se imita. En segundo término la deslealtad noproviene del riesgo de confusión�como la imitación servil� sinodel propósito de impedir u obstaculizar la afirmación en el mer-cado del competidor imitado.

25.2.3. Explotación de la reputación ajena. Como señalade la Cuesta62, la explotación indebida de la reputación ajenapodría servir de título para todos los supuestos de confusión eimitación, pues en todos estos casos se da el aprovechamientoindebido de la reputación y esfuerzos ajenos. Se considera, en-tre otros, como actos tendientes a explotar la reputación ajenael empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como elempleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios deidentificación que se asocien a un tercero en el mercado. Esuna especie de pequeña cláusula general.

También una explotación indebida de la reputación ajenapuede darse sin que se produzca ningún riesgo de confusión ypor distintos medios que las estrategias de competencia parasi-taria que vimos en el párrafo anterior. Si embargo, es estrechala relación que existe entre los actos de imitación y los de explo-tación de la reputación ajena, porque en ambos supuestos decompetencia desleal se da la imitación de signos distintivos aje-nos, así como de etiquetas, envases, u otros medios de identifi-cación.

Afirma de la Cuesta que en este supuesto de competenciadesleal está también presente un elemento publicitario. Hasta elextremo de que suele hablarse en estos casos de publicidadrelacionada, adhesiva, apoyada. A diferencia de la publicidadcomparativa, en la que la comparación tiene por finalidad resal-tar las virtudes del producto propio o prestaciones respecto delo de los competidores, en la explotación de la reputación ajenase busca precisamente establecer la relación con otro u otroscompetidores para aprovecharse del prestigio o reputación deque disfrutan en el mercado.

62 Ob. Cit. p. 47.

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25.3. Actos de comparación. Los actos de comparación alos que se refieren expresamente las leyes modernas que regu-lan la represión de la competencia desleal como la peruana (Arto.12 ) y la española (Arto. 10), se plasman en la publicidad com-parativa.

En ambas legislaciones se considera desleal la comparaciónde la actividad, de los productos, las prestaciones o el estableci-miento propios o ajenos con los de un tercero cuando aquélla sesustente en afirmaciones falsas o no comprobables. La compa-ración no deberá crear confusión, ser engañosa, ni denigrante.

El acto más frecuente de publicidad comparativa consiste enla presentación al público de dos o más productos o servicios,para que puedan ser delimitadas o realzadas las respectivassemejanzas. Esta clase de publicidad tuvo su origen en los Es-tados Unidos de América en la década de los sesenta cuando lacompañía AVIS anunciaba en su publicidad que no era la másgrande, pero sí la más eficiente, aludiendo sin mencionarla, a lacompañía HERZ. Esta se dio por aludida y destacó en su publi-cidad que no era solamente la más grande, sino también la mejor.

En el derecho comparado observamos que en unos paísesse ha prohibido expresamente, pues se considera que atentacontra el derecho del titular de una marca y contra el prestigiode la empresa correspondiente. En otros no se ha dictado nin-guna legislación al respecto y en otros se permite, como en Es-paña y el Perú, pero se prohibe cuando se sustenta en afirma-ciones falsas o no comprobables63. La admisibilidad de la publi-cidad comparativa es un tema polémico, que involucra nocionestan importantes como la libertad de expresión, el derecho quetienen los consumidores a ser informados, la libertad de compe-tencia y el derecho de exclusividad sobre un signo distintivo.

63 Los datos comprobables son aquellos datos concretos, no accidentales, relevantesal producto o servicio, vinculados significativamente al valor o la utilidad; en otrostérminos, debe tratarse de extremos análogos y mensurables.

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En los últimos años han triunfado los argumentos a favor dela publicidad comparativa, en el supuesto de que redunda enbeneficio de la actividad económica, de los empresarios o delos consumidores. Se ha dicho que promueve el incremento dela calidad y la innovación de los productos, que favorece la re-ducción de los precios y que contribuye a que la competenciaretorne a su cauce normal. También se ha dicho que en ella losempresarios están en situación de difundir más claramente lascaracterísticas de sus productos y permitir que ingresen másrápidamente al mercado; y, finalmente, que los consumidorespodrán hacer una decisión de compra más adecuada.

Consideramos que podría caer dentro de las acciones prohi-bidas en el inciso k) del Arto. 66 del Convenio Centroamericanopara la Protección de la Propiedad Industrial y en el inciso b) delArto. 107 del Protocolo de Modificación.

25.4. Copia no autorizada. Este supuesto de competenciadesleal, de factura peruana, no aparece en el derecho compara-do. El Artículo 19 de la citada ley establece que se consideradesleal la fabricación, la importación y la venta de productosque son copia o reproducción no autorizada de bienes de terce-ros protegidos por la legislación de propiedad o del derecho deautor.

El objetivo de esta disposición�como explica el profesorKresalja R.�es reprimir la extendida piratería, que aun no hacesado, vinculada principal, pero no únicamente, a marcas no-torias de prendas de vestir, cosméticos, productos medicinales,vídeos, cintas musicales, etc.

25.5. Violación de secretos64. Este supuesto de competen-cia desleal está expresamente regulado en las legislaciones mo-

64 El Acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos de América y Nicaraguaacerca de la protección de los derechos de propiedad industrial estatuye en elArto. 9 la protección de la información reservada(Secretos de negocios). De conformi-dad con dicha disposición, los secretos industriales y de negocios se protegeran en lamedida que la información se haya mantenido confidencial, en el sentido que la confi-guración y composición precisa de sus elementos no sea generalmente conocida, ni

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dernas de la materia que nos ocupa (Artos. 13, de la española,y 15 de la peruana), no así en el Convenio Centroamericano, nien el Protocolo de Modificación. Uno de los problemas que seplantea para la protección de los secretos industriales y empre-sariales es el de no estar protegidos en nuestra legislación so-bre propiedad industrial. En efecto, solamente el inciso e) delArtículo 18 del actual Código del Trabajo los menciona, al esta-blecer la obligación a cargo de los trabajadores de «guardar eldebido sigilo acerca de secretos técnicos, comerciales y de fa-bricación de la empresa». Sin embargo, como veremos másadelante, se trata de un bien inmaterial que merece la tutela delEstado, por lo que consideramos que es posible reclamar dañosy perjuicios al amparo de la norma general establecida en elArto. 2509 C., e inclusive subsumir tales actos en el inciso k) delArto. 66 del Convenio Centroamericano.

Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorizaciónde su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie desecretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamen-te, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia dealguna de las conductas previstas en ley.

Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisiciónde secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.

La persecución del infractor incurso en las violaciones desecretos señalados en los incisos anteriores se efectuará inde-pendientemente de la realización por éste de actividades co-merciales o de su participación en el tráfico económico.

fácilmente averiguable; tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; yque la persona que tiene sus control haya adoptado medidas razonables para mante-nerla secreta. Ninguna de las partes limitará la duración de la protección para lossecretos industriales o de negocios, en tanto existan las condiciones descritas.Si alguna de las partes establece como requisito para aprobar la comercialización deun producto farmo-quimico o agro-químico, que se presenten estudios o informaciónsobre experimentos, etc. que no se hayan divulgado al público, ningún tercero podrábasarse en tal información para el efecto de obtener una autorización semejante, sin elconsentimiento del titular de la información o al menos que hayan transcurrido 5 añosdesde la fecha que se concedió la primera autorización de comercialización.

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La ley española también establece que será preciso que laviolación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho,propio o de un tercero, de perjudicar al titular del secreto.

Como puede apreciarse, en la violación de secretos la con-ducta desleal viene dada por la divulgación o explotación sinautorización de su titular de tal secreto, realizado por quien tuvoacceso al mismo legítimamente, pero con deber de reserva opor quien accedió a él ilegítimamente, esto es, como consecuen-cia de espionaje o de la inducción a la infracción contractual,por ejemplo, mediante el soborno a un empleado de una empre-sa competidora para que revele secretos de ésta.

La sustracción y explotación de los secretos constituye unacto de aprovechamiento del esfuerzo de otro, mientras que susola divulgación constituye un ataque.

El secreto empresarial es definido por el profesor GómezSegade en sus estudios sobre el «know-how» (secreto indus-trial o comercial) como «todo conocimiento reservado sobreideas, productos o procedimientos industriales o comerciales queel empresario, por su valor competitivo para la empresa, deseamantener oculto».

De esta definición se infiere que el secreto consiste en unconocimiento; es un estado de hecho o situación fáctica consis-tente en que una persona o personas tienen un determinadoconocimiento sobre la existencia, caracteres de cosas, procedi-mientos, hechos, etc. Este conocimiento, primer elemento es-tructural del secreto, constituye un secreto porque es un conoci-miento no accesible a los demás y, a tal efecto, conscientemen-te ponen obstáculos para que no se amplíe, al margen de suvoluntad, el círculo de sus conocedores, pues desean conser-var con carácter exclusivo ese conocimiento frente a otras per-sonas.

El objeto sobre el que recae, constituye el otro elemento es-tructural del secreto empresarial. Este objeto se traduce en ideas,

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productos, procedimientos o experiencias industriales o comer-ciales.

En definitiva, el secreto empresarial constituye un bien inma-terial, se trata de una creación de la mente humana que se haceperceptible y utilizable en las relaciones sociales a través de suplasmación en los medios o soportes adecuados y que por suimportancia es objeto de tutela por el ordenamiento jurídico. Esdecir, el ordenamiento jurídico reconoce que el secreto empre-sarial es un bien, esto es, objeto de derecho subjetivo y de ca-rácter patrimonial, ya que posee insito un valor económico quese manifiesta con toda claridad en el hecho de ser objeto detráfico en el mercado. Pero es un bien peculiar, ya que al con-sistir en una idea, en un conocimiento, es susceptible de serposeído simultáneamente por una pluralidad indefinida de per-sonas. De ahí que sea precisa la intervención del ordenamientojurídico para hacer efectivo el señorío sobre el mismo, lo que selleva a cabo en este caso no mediante la concesión de un dere-cho exclusivo, sino a través de las normas represoras de la com-petencia desleal65.

26. Actos o conductas que constituyen ataques direc-tos a otras empresas participantes en el mercado

26.1. Inducción a la infracción contractual. Este supuestode competencia desleal está expresamente regulado en las le-gislaciones modernas de la materia que nos ocupa (Artos. 14,de la española, y 16 de la peruana), no así en el Convenio Cen-troamericano, ni en el Protocolo de Modificación. Sin embargo,consideramos que es posible reclamar daños y perjuicios alamparo de la norma general establecida en el Arto. 2509 C., einclusive subsumir tales actos en el inciso k) del Arto. 66 delConvenio Centroamericano.

65 Eduardo Galán Corona: «Supuestos de competencia desleal por violación de secre-tos» en «La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de1991», p. 92 a 94.

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1. Se considera desleal la inducción a trabajadores, provee-dores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes con-tractuales básicos que han contraído con los competidores.

2. La inducción a la terminación regular de un contrato o elaprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de unainfracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando,siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación deun secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de cir-cunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a uncompetidor del mercado u otras análogas66.

La regla transcrita establece una pauta aparentemente clarade conducta competitiva entre quienes son competidores entresí: no cabe que los unos y los otros induzcan a los respectivostrabajadores, proveedores, clientes, etc. de la competencia ainfringir los contratos que mantienen recíprocamente en vigor.Pero frente a esta forma simple de ser entendido el preceptoindicado, cabe afirmar que su tenor literal plantea una serie deproblemas de inteligencia. El principal de estos problemas radi-ca en que si es suficiente, para considerar desleal la inducción,el que ésta haya tenido lugar, aunque no se haya producido lainfracción contractual o, si por el contrario, es necesario que lainducción haya determinado�directa o indirectamente�la in-fracción contractual perseguida por el competidor.

Para el profesor Rafael Illescas Ortiz67 la deslealtad ocurre sila infracción se produce como resultado de la actividad inductora.Si la infracción no tiene lugar, la actividad fomentadora de aqué-lla no puede ser calificada como desleal por cuanto no se pro-duce para quien llevó ésta a cabo ninguna ventaja competitivacon relación al destinatario�no perjudicado�de las conductastentativamente infractoras. El profesor Illescas Ortiz funda suopinión que no se está en el campo del derecho penal, en el

66 Arto. 14 de la Ley de Competencia desleal española.67 «La infracción inducida de contratos y de normas como acto de competencia des-leal» en «La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de1991», ps. 107 y 108.

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cual se castigan la tentativa y la frustración, sino en el del dere-cho privado, en el cual la actividad competitiva es la que produ-ce resultados respecto al funcionamiento en el mercado de lallamada competencia de prestación. La deslealtad, para ser asíconsiderada, debe alterar el juego de la competencia de presta-ción y ello sólo tiene lugar�por lo que hace a la disciplina de lacompetencia leal�si se adquiere por uno de los operadores unaventaja competitiva de modo desleal: si a pesar de todo estadesventaja no tiene lugar, el acto no es competitivo y tampocoserá desleal.

También critica el artículo 14 de la citada Ley española deCompetencia Desleal por mencionar éste que se induzca a clien-tes, trabajadores, proveedores, etc. a infringir los deberes con-tractuales básicos que han contraído con los competidores, por-que no resulta satisfactorio el uso del término «deberes», cuan-do lo correcto hubiera sido el uso del término «obligaciones».Esta crítica se fundamenta en que la palabra deber se refiere auna obligación menor o mera carga, en cambio, la palabra obli-gación implica el que la carga del obligado tenga fuerza de leyen el contrato.

Los elementos personales o subjetivos de la infracción in-ducida son: el inductor de infracción contractual�que ha de en-contrarse en una relación directa de competencia con el perjudica-do�. En segundo lugar los terceros vinculados contractualmentecon el competidor perjudicado�trabajadores, proveedores, clien-tes y demás obligados�estos terceros, como consecuencia de lainducción a la que son sometidos, han de incumplir las obligacio-nes principales que derivan de los contratos en vigor que lesvinculan con el perjudicado. Finalmente está el perjudicado quese encuentra en una doble relación. Por una parte, con el induc-tor de la infracción y, por la otra, mediante una relación contrac-tual con los mencionados en segundo lugar.

Los supuestos prácticos no tipificados en la ley son numero-sos. Entre otros tenemos los siguientes extraídos de la prácticaen el derecho comparado y en la doctrina:

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1. Violación de secretos comerciales a los que se accede a lolargo de todo el dilatado tracto contractual, así como de la obli-gación de confidencialidad que se contrae en los abundantescontratos mercantiles.

2. Inducción a la interrupción de un suministro convenido entreel incumplidor y el competidor del inductor.

3. Inducción a la violación de la cláusula contractual de laexclusividad.

4. Inducción a la violación de un pacto de no competenciacelebrado entre el competidor del inductor y un tercero inducidapor el competidor desleal.

5. Inducción a la renuncia de un trabajador vinculado con suempleador a través de un contrato de trabajo. Esta conducta nopuede calificarse de desleal en todos los casos. Se consideradesleal cuando la extinción anticipada de una relación laboralinducida por un competidor del empleador resulta significativahabida cuenta de la calidad del trabajador o pueda calificarsecomo masiva.

Los casos tipificados de infracciones inducidas son:

1. La inducción a la terminación de un contrato.

2. El aprovechamiento en beneficio propio o de un tercerode una infracción contractual ajena presumiblemente no induci-da por quien se beneficia ni por quien sin ser infractor facilita aun tercero dicho beneficio.

Lo que pretende la ley es excluir de toda deslealtad las con-ductas mencionadas.

26.2. Actos de denigración. La denigración es una agre-sión injustificada que está destinada a ocasionar el descréditode los competidores, sin importar que se logre o no tal finalidad.

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La diferencia fundamental entre la normativa sobre la compe-tencia desleal y los delitos de injurias y calumnias (Artos. 169 a194 del Código Penal) se encuentra en que aquélla está referi-da al mercado, a que la diatriba contra los productos o serviciostiene por objeto el desprestigio del competidor, en cuanto em-presario, frente a los consumidores y público en general. Enconsecuencia, no todo acto injuroso o calumnioso puede califi-carse como denigratorio, en el sentido de la disciplina que repri-me la competencia desleal.

El Convenio Centroamericano no contempla expresamenteeste tipo de actos, pero pueden considerarse incluidos en lapequeña norma general establecida en el inciso k) del Arto. 66del mismo. El Protocolo de Modificación se refiere a esta clasede actos en el inciso b) del Arto. 107, pues considera que cons-tituyen actos de competencia desleal: «el uso o propagación deindicaciones o alegaciones falsas capaces de denigrar o des-acreditar a los productos, los servicios, la empresa o el estable-cimientos ajenos».

De conformidad con el Artículo 11º de la ley peruana sobrerepresión de la competencia desleal, «se considera desleal lapropagación de noticias o la realización o difusión de manifesta-ciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el esta-blecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o susgestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado ano ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.

Califican dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior, entreotras, las manifestaciones que se refieren a la nacionalidad, lascreencias o ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquie-ra otras circunstancias estrictamente personales del afectado».

Los actos de denigración se producen, por lo general, a tra-vés de la publicidad, pero no deben ser confundidos con la pu-blicidad comparativa. Aquéllos ocurren cuando el anunciantedice�lisa y llanamente�en su publicidad, que la mercancía aje-na es de mala calidad o que presenta ciertos inconvenientes.

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En cambio, cuando el anunciante menciona los productos oservicios de los competidores, contraponiendo aquéllos a suspropios productos, con el fin de mostrar la superioridad de susmercancías, y la inferioridad de las ajenas, nos encontramosante un supuesto de publicidad comparativa.

Debe tenerse en cuenta que la prohibición no es absoluta,pues es permitida cuando la propagación de noticias o la difu-sión de manifestaciones sobre productos, establecimientos, pres-taciones, etc. cumple con tres requisitos: la de ser exactas, ver-daderas y pertinentes. En consecuencia, una manifestación esdesleal cuando no cumple los mencionados requisitos.

27. Actos o conductas que inciden directamente en lasposibilidades de actuación de los participantes en el mer-cado impidiendo el funcionamiento correcto del mismo

27.1. Actos de engaño. Muchos participantes en la luchaconcurrencial creen que es más fácil y rentable, aunque seaincorrecto, introducir productos u ofrecer servicios en el merca-do haciendo uso de determinadas técnicas de sugestión paraorientar la preferencia de los consumidores, las cuales no ha-cen mención de factores esenciales como la calidad y el precio.Esas conductas impiden la transparencia del mercado, que sólopuede alcanzarse cuando la información es veraz y pertinente.A través de los actos de engaño se trata de difundir o utilizarindicaciones susceptibles de inducir a error sobre las ventajasrealmente obtenidas, queriendo hacer aparecer como verdade-ro lo que es falso68.

Siendo muy extenso el número de supuestos en los que pue-de recaer el acto engañoso, más que un análisis de los mismos,que sería siempre incompleto, conviene detenernos a ver cuá-les son las pautas que deben tenerse presentes para valorarcada caso. En primer término para que exista un acto de enga-ño deben valorarse, desde el punto de vista de las característi-

68 Otamendi, Ob. Cit. p. 143.

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cas del sujeto que lo sufre, las circunstancias del acto de com-petencia, el tipo de producto, etc., es decir, hay que determinarel tipo medio de consumidor que hay que proteger. No se tratade proyectar sobre la figura del consumidor medio la idea deldiligente y atento buen padre de familia, cuidadoso protector desus intereses, pues la práctica pone de manifiesto que en elconsumidor medio prevalece la falta de atención y pondera-ción.

Para la valoración del engaño no es un factor determinanteque el público consumidor haya caído en él y haya adquirido elproducto o contratado el servicio, es decir, que el engaño hayasurtido efecto o se haya realizado, pues basta que hallan sig-nos que haga suponer la existencia de galardones, o sea sus-ceptible de inducir a error.

Los incisos b), c) y g) del Convenio Centroamericano para laProtección de la Propiedad Industrial se refieren al engaño. Elprimero establece que constituye competencia desleal: «La uti-lización en las marcas, etiquetas, envases, recipientes o envol-turas de falsas descripciones de los productos, mercancías, oservicios, mediante el uso de palabras, signos u otros mediosque tiendan a engañar al público con respecto a su naturaleza,calidad, utilidad, método de fabricación, características o valor.»

El segundo dice que constituye competencia desleal: «Lautilización en las marcas, etiquetas, envases, recipientes o en-volturas, de signos que hagan suponer la existencia de galardo-nes, premios, diplomas o medallas otorgadas o concedidas alos productos, mercancías o servicios, siendo falso el hechosugerido».

De conformidad con el tercero constituye competencia desleal:«El empleo de envases o de inscripciones que atribuyan aparien-cia de genuinas a mercancías espurias o adulteradas, o la realiza-ción de cualquier falsificación que persiga el mismo fin».

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El inciso c) del Arto. 107 del Protocolo de Modificación delConvenio Centroamericano para la Protección de la PropiedadIndustrial, dispone que constituye competencia desleal: «el usoo propagación de indicaciones o alegaciones, o la omisión deinformaciones verdaderas, cuando ello sea susceptible de indu-cir a error con respecto a la procedencia; la naturaleza, el modode fabricación, la aptitud para su empleo o consumo, la cantidadu otras características de los productos o servicios propios oajenos».

Uno de los aspectos del engaño es la omisión de informacio-nes verdaderas cuando ello sea susceptible de inducir a errorcon respecto a la procedencia; la naturaleza, el modo de fabri-cación, la aptitud para su empleo o consumo, etc.

La posibilidad de engaño por omisión no debe entenderse enel sentido de que deba exponerse al cliente a una lista intermi-nable de datos que no es necesaria, ni aconsejable, pero sí aqué-llos que son relevantes para determinar la decisión económica,o aquellos sobre los cuales se tenga obligación de informar.

También puede haber engaño en las promociones y ofertasal público. En tal sentido, el Artículo 19 de la Ley No. 182, Leyde Defensa de los Consumidores de fecha 1º de noviembre de1994, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 213 de fecha 14de noviembre de 1994, estatuye: «La oferta, promoción y publi-cidad falsa o engañosa de productos, actividades o serviciosconstituye delito de estafa, sin perjuicio de otras responsabilida-des penales y civiles.

Se considera que hay engaño cuando:

a) En cualquier tipo de información, comunicación, publici-dad comercial, envases o etiquetas se utilicen textos, diálogos,sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamen-te impliquen inexactitud, oscuridad, omisión, ambigüedad o exa-geración;

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b) Se induzca al consumidor a engaño, error o confusión sobre:* El origen comercial geográfico del bien ofrecido;* El lugar de prestación del servicio;* Componentes o ingredientes del bien ofrecido;* Los beneficios e implicaciones del uso del producto o la contratación del servicio;* Las características básicas del producto a vender o elservicio a prestar, tales como dimensión, cantidad, calidad,utilidad, durabilidad u otros;* Fecha de elaboración y vida útil del bien;* Los términos de garantías que se ofrezcan;* Los reconocimientos nacionales o extranjeros tales comomedallas, premios, trofeos o diplomas;* El precio del bien ofrecido, las formas del pago y el costo alcrédito».

El Arto. 9 de la Ley No. 182, Ley de Defensa de los Consumi-dores dispone que: «No podrá condicionarse la venta de un pro-ducto a la prestación de un servicio o la adquisición de otro bienno requerido por el consumidor; salvo cuando se trate de ofer-tas o de la prestación de servicios en la que los prestatariosimportan sus repuestos para dar ese servicio».

El Arto. 8, Inco. 1 de la Ley española contra la competenciadesleal reputa desleales la entrega de obsequios con fines pu-blicitarios y prácticas comerciales análogas cuando, por las cir-cunstancias en que se realicen, pongan al consumidor en elcompromiso de contratar la prestación principal.

27.2. Violación de normas. En el derecho comparado en-contramos este tipo de competencia desleal. El artículo 17º delDecreto Ley 26122 sobre Represión de la Competencia Deslealdel Perú, estatuye que: «Se considera desleal valerse en elmercado de una ventaja competitiva ilícita adquirida mediantela infracción de leyes. La ventaja deberá ser significativa».

La Ley española contra la competencia desleal lo regula enel Arto. 15:

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«1. Se considera desleal prevalerse en el mercado de unaventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las le-yes. La ventaja ha de ser significativa».

«2. Tendrá también la consideración de desleal la simple in-fracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulaciónde la actividad concurrencial».

Aunque este tipo de competencia desleal no está contempla-do expresamente en el Convenio Centroamericano, debe consi-derarse incluido en la pequeña norma general el inciso k) delArto. 66. Tampoco lo contempla el Protocolo de Modificación alConvenio Centroamericano.

Como señala Kresalja69, la infracción de normas supone laruptura de las condiciones de igualdad que deben prevalecer enla lucha concurrencial.

La primera cuestión que debe ser determinada es si la pala-bra «ley» limita la infracción a normas de esa categoría o si debeinterpretarse como violación de cualquier tipo de normas, inclu-so de menor rango, como las ordenanzas municipales, siempreque sean imperativas. La doctrina española se inclina por la úl-tima posición, pues la deslealtad no puede depender del rangonormativo del precepto vulnerado, sino del hecho de que seobtenga contra derecho una ventaja competitiva, como lo hamanifestado Otamendi70.

No toda violación de normas por parte del competidor puedeser calificada de desleal. En efecto, en primer lugar, la violaciónha de reportar «una ventaja competitiva» respecto a los compe-tidores que cumplan con la norma violada por el competidordesleal. Tal ventaja se puede reflejar en una disminución de loscostos de producción o distribución de los productos o serviciosde que se trate, o en el acceso privilegiado a un determinadomercado. En segundo lugar, la ventaja debe ser «significativa»,

69 Ob. Cit. p. 58.70 Ob. Cit. p. 183.

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porque solamente así el infractor obtendrá una ventaja determi-nante sobre sus competidores en la lucha por la clientela. Entercer lugar, el infractor tiene que hacer efectiva en el mercadoesa ventaja competitiva, le produzca o no una ganancia. Cuan-do un acto u operación concreto de comercio es celebrado porel infractor y no por sus competidores la significación de la viola-ción es más fácil de ser medida: habrá ventaja significativa cuan-do el contrato en cuestión haya sido pactado por el infractor y nopor sus competidores debido precisamente a la mejor oferta pre-sentada por el contratante derivada de la infracción de normas.En tal supuesto la ventaja es significativa y la violación devieneacto de competencia desleal sin perjuicio de su persecutoriedaden otros órdenes del Derecho71.

Los casos clásicos y más comunes de este supuesto enAmérica Latina son los del empresario que opera en la informa-lidad, en la economía subterránea, en la que se incumplen lasreglamentaciones aplicables al ejercicio de la actividad empre-sarial, especialmente en las áreas de los derechos tributario,laboral y de seguridad social.

27.2.1. Actos de competencia desleal y estado de com-petencia desleal

Frente a las infracciones puntuales�actos aislados de com-petencia desleal�existen infracciones permanentes de la lega-lidad que más que un acto desleal, generan un «estado de com-petencia desleal» que produce una distorsión mayor del merca-do que el acto aislado y, jurídicamente, supone en la mayoría delos casos una deslealtad mucho más intensa y perjudicial que lapuramente ocasional. Rafael Illescas Ortiz72 pone como ejemplo elcaso de las corporaciones de derecho público que en el desenvol-vimiento de sus fines corporativos exceden los límites legales desu capacidad violan la ley. En la medida que una de esas corpora-ciones acceda y permanezca en el mercado ultra vires y prevalién-

71 Rafael Illescas Ortiz, Ob. Cit. p. 116.72 Ob. Cit. p. 115.

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dose de las ventajas que su título constitutivo le haya podido atri-buir, la corporación en cuentión estará compitiendo deslealmentecon los restantes operadores cuyo acceso y permanencia en elpropio mercado no se fundamenta ni en una violación de la normaconstitutiva, ni en una distorción de los privilegios legales otorga-dos precisamente distinta finalidad.

27.3. Discriminación. El inciso d) del Arto. 12 de la Ley No.182, Ley de Defensa de los Consumidores establece que losconsumidores tienen derecho a «Un trato equitativo y no abusi-vo por parte de los proveedores de bienes y servicios».

El artículo 18º del citado Decreto Ley 26122 del Perú dispo-ne que: «El tratamiento discriminatorio del consumidor en mate-ria de precios y demás condiciones de venta se reputará desleala no ser que medie causa justificada».

La Ley española contra la competencia desleal lo regula enel Arto.16:

«1. El tratamiento discriminatorio del consumidor en materiade precios y demás condiciones de venta se reputará desleal, ano ser que medie causa justificada».

«2. Asimismo se reputa desleal la explotación por parte deuna empresa de la situación de dependencia económica en quepuedan encontrarse sus empresas clientes o proveedores queno dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de suactividad».

La discriminación consiste en tratar de manera diferente aquienes se encuentran en igualdad de condiciones. Encierra,por tanto, un componente de injusticia y por eso se califica adichos comportamientos

Aunque aparentemente los artículos transcritos de las leyesperuana y española consideren la posibilidad de que existanactos discriminatorios que no constituyan competencia desleal,

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esto debe interpretarse en el sentido de disipar una confusiónmuy extendida en la práctica de equiparar discriminación y apli-cación de condiciones diferentes. En efecto, sólo cabe hablarde discriminación frente a situaciones de absoluta igualdad delas otras partes que intervienen en el negocio. Así, por ejemplo,aplicar dos precios de venta distintos en función de los volúme-nes de compra o de los plazos de pago no puede nunca consi-derarse como tratamiento discriminatorio.

Llama la atención que los artículos peruano y españoltranscritos limiten la regulación de la discriminación, como actode competencia desleal, a unas determinadas materias (preciosy condiciones de venta) y a unos únicos destinatarios (los con-sumidores).

28. La pequeña cláusula general

En la mayoría de las legislaciones, después del enunciadode los supuestos más comunes de actos de competencia des-leal, se incluye una «pequeña cláusula general», en la que seconsideran también actos de competencia desleal, como en elinciso k) del Arto. 66 del Convenio Centroamericano, «Cuales-quiera otros actos de naturaleza análoga a los anteriormentemencionados que tiendan, directa o indirectamente, a causarleperjuicio a la propiedad industrial de otra persona o que impli-que una apropiación o empleo indebido de la misma».

En realidad la pequeña cláusula general no es imprescindibledado su carácter reiterativo de la «cláusula general» o «gran cláu-sula». Así, por ejemplo el Protocolo de Modificación al ConvenioCentroamericano solamente contiene la cláusula general.

Es, pues, lógico preguntarse para qué estatuir la pequeñacláusula general, si ya está establecida la «cláusula general».Al respecto Kresalja73 señala que la existencia de las pequeñascláusulas generales puede encontrarse en el propósito didácti-

73 Ob. Cit. p. 62.

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co del legislador de llamar la atención del juzgador en el sentidode que, además de los actos desleales concretos enunciados,existen otros análogos o asimilables contrarios a la leal concu-rrencia que deben ser castigados.

29. Medidas o providencias cautelares

Las medidas cautelares tienen por finalidad asegurar el re-sultado de la sentencia y evitar que la justicia sea burlada, pues,como es bien sabido, el proceso puede durar mucho tiempo ymientras tanto pueden producirse hechos que hagan difícil y aunimposible el cumplimiento de lo que se resuelva en la sentencia.El término medidas o providencias cautelares implican poner enejecución ciertas prohibiciones al infractor y constituyen un claroindicativo de si la competencia desleal es o no efectivamente repri-mida.

Las medidas pueden solicitarse al Registrador de la Propie-dad Industrial, antes de iniciar la acción ante los tribunales dejusticia y el Registrador las decretara previa rendición de unafianza. Quien las ha solicitado debe entablar la demanda co-rrespondiente dentro de los quince días siguientes a la fecha enque se efectuaron dichas medidas, ante el juzgado que hubieseseñalado, de conformidad con la interpretación que hizo la Cor-te Suprema de Justicia en la sentencia No. 33 de las diez y treintaminutos de la mañana del 20 de marzo de 1996, que estudiare-mos más adelante.

También, una vez entablada la acción de competencia des-leal, el juez que conoce de la causa puede decretar las medidascautelares, previo el otorgamiento de una caución para respon-der por los daños y perjuicios. El Arto. 68 del Convenio Centro-americano establece: «Entablada la acción de competencia des-leal, el juez o autoridad a quien se ocurra podrá dictar, siempreque el actor otorgue caución para asegurar daños y perjuicios,aquellas providencias cautelares que juzgue oportunas para pro-teger adecuadamente los derechos del actor, del público consu-midor y de los competidores, incluyendo el embargo preventivo

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o la incautación de la correspondiente mercancía, y para lograrla suspensión de los actos que hayan dado lugar a la acción o elretorno de las cosas al estado que guardaban antes de la comi-sión de los actos de competencia desleal».

Entre las medidas que pueden decretar el Registrador o elJuez, en su caso, pues su enumeración no es cerrada de con-formidad con la disposición transcrita, ya que el Juez puede dic-tar las «que juzgue oportunas», están:

a) Ordenar infractor que cese los actos de competencia desleal.

b) Que se embarguen o recojan los productos fabricados porel infractor, la papelería, rótulos y elementos que use que llevenilegalmente los signos distintivos imitados.

c) Que se prohiba el uso de dichos signos en la publicidadde productos fabricados por el infractor y

d) Que se prohiba la importación de los productos que llevenilegalmente las marcas u otros signos distintivos del afectadopor la infracción del derecho.

30. Acciones contra la competencia desleal

El Convenio Centroamericano en los artículos 67 y 68 se re-fiere a «las acciones que tengan por objeto obtener la represiónde actos de competencia desleal» y a «la acción de competen-cia desleal», respectivamente.

Acción, desde el punto de vista jurídico, es el medio o instru-mento legal para asegurar, a través de un procedimiento, la sub-sistencia del derecho, impedir su desconocimiento y corregir suviolación. Los modernos procesalistas la definen como «un de-recho público subjetivo, que tiene el individuo como ciudadano,para obtener del Estado la composición del litigio».

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31. Tipos de Acciones

a) Declarativa: Se persigue obtener una resolución que con-firme la situación de deslealtad, con el objeto de que no existaduda para calificarla como tal. Se busca la certeza jurídica de laexistencia del acto desleal. Esta acción no se entabla en formaaislada, sino por el contrario, conjuntamente con las accionesde cesación, remoción, de rectificación y de daños y perjuicios.

b) De cesación: Por ella se persigue que el acto desleal nocontinúe llevándose a cabo, ya que en la mayoría de los casoslos actos desleales son continuos y susceptibles de repetirse.Su función no es sólo represiva, sino también preventiva. Lacesación puede ser de dos tipos: provisional y definitiva. La pri-mera cumple una función anticipadora y tiende a anular los ries-gos provenientes de la duración del proceso, mientras que ladefinitiva o final se configura como una orden de hacer o nohacer que la autoridad judicial dirija al demandado en la senten-cia que dicte.

Para dictar la orden de cesación es indiferente que el infrac-tor haya actuado con dolo o culpa, o que haya producido undaño efectivo, bastando que el acto ocurra, pues su función noes sólo represiva, sino también preventiva. Si no se intenta evi-tar que el acto se repita, carece de lógica hablar de una posibleindemnización o de publicar una sentencia condenatoria.

Los presupuestos para solicitar la cesación o prohibición de-finitiva son: i) la existencia del acto de competencia desleal; ii) elpeligro de repetición del mismo; y iii) la irrelevancia de los ele-mentos subjetivos como el dolo, la culpa o la negligencia, yaque la inexistencia de culpa libra de la responsabilidad, pero node la represión74. El Convenio Centroamericano contempla estaacción en los Artos. 68 y 70. El Decreto 2-L en el Arto. 2 y elProtocolo de Modificación en los incisos d) y e) del Arto. 94.

74 Sol Bacharach de Valera «Acciones derivadas de la Competencia Desleal» en «La Regu-lación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991», ps. 126 a 128.

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c) De remoción: Tiene por objeto solicitar que la autoridadordene las medidas necesarias, una vez producido el acto decompetencia desleal, para que se eliminen sus efectos a fin detratar, en lo posible, que la situación del perjudicado vuelva alestado en que se encontraba antes de que se cometiera la in-fracción. Se concreta eliminando las cosas u objetos a través delos cuales se ha exteriorizado el acto desleal y cuya persisten-cia implica una probabilidad de daño, habida cuenta que el per-judicado estará interesado no sólo en hacer cesar el acto des-leal, sino en que se ordene destruir o remover todo aquello quepueda causarle perjuicio. Se suele pedir conjuntamente con laacción de cesación. (Convenio Centroamericano Artos. 68 y 70.Decreto 2-L Arto. 2 y Protocolo de Modificación en el inciso a)Arto. 94).

d) De rectificación: Dada la importancia de los medios ma-sivos de comunicación los efectos de los actos desleales nosiempre pueden eliminarse o subsanarse decretando únicamentesu cesación o su remoción, ni sus consecuencias pueden sercompensadas por una eventual indemnización. Es por tal moti-vo que esta acción persigue incidir sobre los «efectos residuales»que en los empresarios, el mercado o los consumidores ha de-jado el acto desleal difundido extensamente. Puede serrectificadora y correctora o «contrapublicidad». El ConvenioCentroamericano no contempla esta acción, puede ejercerse confundamento en el Arto. 2509 del Código Civil. El Protocolo deModificación la contempla en el inciso g) del Arto. 94.

e) De daños y perjuicios: Con esta acción se persigue elresarcimiento de los causados por el competidor desleal. Resultamás difícil en el caso de la competencia establecer el vínculo decausalidad entre el acto ilícito y los daños y perjuicios producidos,que cuando se trata de bienes materiales. Por tal motivo, el Juezdebe actuar con cierto margen de discrecionalidad. En algunaslegislaciones, como el Protocolo de Modificación al ConvenioCentroamericano se dan algunas pautas para efectuar el cálcu-lo de daños y perjuicios cuando se trata de infracción de losderechos de propiedad industrial: a) según el lucro cesante su-

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frido por el titular del derecho como consecuencia de la infrac-ción; b) según el monto de los beneficios obtenidos por el infrac-tor como resultado de los actos de infracción; c) según el precioque el infractor habría pagado por concepto una licencia con-tractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho in-fringido y las licencias contractuales que ya se hubieren conce-dido.

Bercovitz, refiriéndose al problema de la cuantificación, se-ñala que deben tenerse presente criterios tales como el volu-men de negocios de las empresas implicadas con referencia alos servicios afectados por los actos de competencia desleal, yel beneficio que haya obtenido el infractor gracias a la explota-ción de un objeto sujeto a un derecho de exclusividad como lossecretos, por ejemplo.

Otro punto importante es el referente a la carga de la prueba.En algunas legislaciones, como la peruana, no es el actor, sinoel demandado el que debe probar que su actuación no ocasionódaños y perjuicios al actor, estableciéndose una presunción juristantum en cuanto a la culpabilidad de aquél.

Además de las normas establecidas en el Convenio Centro-americano para la Protección de la Propiedad Industrial, la Con-vención General Interamericana de Protección Marcaria y Co-mercial y el Convenio de París, es conveniente fundar la acción,como lo ha sostenido la jurisprudencia francesa y la doctrina,por tratarse la competencia desleal de actos dolosos, en la nor-ma general que establece la responsabilidad por el daño causa-do. En el caso de Francia el Arto. 1382 C francés y, en el nues-tro, el Arto. 2509 C., que establece: «Todo aquel que por dolo,falta, negligencia, o imprudencia o por un hecho malicioso cau-sa a otro un daño, está obligado a repararlo junto a los perjui-cios». Este artículo es también el fundamento legal para el re-clamo de daños materiales y morales y de los perjuicios.

f) Penal. En la actualidad la doctrina se inclina por conside-rar la competencia desleal como un ilícito civil. Sin embargo, el

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que también se sancionen penalmente los actos de competen-cia desleal ha sido un tema muy debatido. Así por ejemplo, Con-cepción Molina75 argumenta en favor de la penalización de cier-tos actos desleales de la siguiente forma: el bien jurídico prote-gido por la disciplina de la competencia desleal no es otro quelos principios concurrenciales derivados del sistema económicoconstitucionalizado, es decir, la libertad, la igualdad y los pro-pios mecanismos de mercado; bien jurídico que tiene por objetola «competencia operativa», que se concreta en el interés quetiene el Estado en el mantenimiento del «orden público econó-mico», así como en los intereses de todos los participantes en elmercado. Ante ello, el derecho penal no puede ser mero recep-tor de los valores constitucionales, no puede contentarse con laprotección de intereses generales. Por el contrario, debe perse-guir penalmente determinadas conductas penales.

Las legislaciones penales de algunos países contemplan ex-presamente el delito de concurrencia desleal. Por supuesto, comosucede con los otros delitos, se tienen que enumerar expresa-mente los medios deshonestos que son tenidos comodelictuosos. La tipificación tiene la desventaja de que permite laaparición de nuevos métodos desleales anteriormente desco-nocidos y su consiguiente impunidad. Sin embargo, tiene la ven-taja de que no deja margen de discrecionalidad al juez para eva-luar lo que debe ser considerado como desleal. En la legislaciónbrasileña son delitos de concurrencia desleal la publicidad fal-sa, la falsa información, el desvío fraudulento de clientela enprovecho propio, la falsa indicación de procedencia, las indica-ciones de aprovechamiento�por ejemplo, el uso en el produc-to, en el envase y en publicidad de términos rectificativos, talescomo «tipo», «especie», «género», «sistema», «semejante»,«sucedáneo», idéntico» o equivalente, sin la salvedad de la ver-dadera procedencia del artículo o producto�sustitución de nom-bre, falsa atribución de recompensa, fraude en embalajes aje-nos, soborno activo de empleado, soborno pasivo de empleado,violación de secreto de fábrica y el abuso de secreto de negocio.

75 Ob. Cit., ps. 357 a 359.

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El Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericanopara la Protección de la Propiedad Industrial establece en elArto. 99 sanciones penales de seis meses a seis años por eluso de marcas registradas o imitaciones de las mismas sin con-sentimiento del titular, lo mismo que por el uso de nombres co-merciales y emblemas protegidos. El Arto. 100 también estable-ce sanciones penales, también de seis meses a seis años, porutilización ilícita de indicaciones geográficas.

En el Capítulo XII del Título IV del Libro Segundo del CódigoPenal, los Artos. 308, 311, 312, 313, 314, 315 y 316 Pn., esta-blecen sanciones penales por actos de infracción a los dere-chos marcarios o signos distintivos y por actos de competenciadesleal como la revelación de secretos, la difusión de noticiasfalsas para determinar en el mercado público o en las bolsas decomercio, un aumento o disminución en el precio de salarios,víveres, géneros, mercancías, el engaño a los compradores, etc.

32. Legitimación activa

El artículo 67 del Convenio Centroamericano establece que:«Las acciones que tengan por objeto obtener la represión deactos de competencia desleal, podrá ejercitarse por quien seconsidere perjudicado o por el Ministerio Público ante los Tribu-nales de Justicia o autoridades administrativas que, conformelas leyes internas de los Estados Contratantes, sean competen-tes para conocer de esta clase de asuntos».

Además de quien se considere perjudicado y el MinisterioPúblico, de conformidad con el párrafo segundo del Arto. 33 delConvenio Centroamericano, el licenciatario de una marca, quehubiere sido debidamente facultado, podrá tomar todas las me-didas legales tendientes a impedir el empleo indebido de la mis-ma y ejercer las acciones que competen a su propietario, entrelas cuales lógicamente se encuentra la de represión de la com-petencia desleal. El Arto. 93 del Protocolo de Modificación alConvenio Centroamericano establece la legitimación activa del

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licenciatario para entablar la acción contra el infractor del dere-cho sobre el signo distintivo.

El inciso 1) del Arto. 108 del mencionado Protocolo de Modi-ficación da legitimación activa a cualquier persona interesadapara que se declare el carácter ilícito de un presunto acto de com-petencia desleal y el inciso 2) del mismo artículo concede legitima-ción activa para iniciar una acción contra un acto de competenciadesleal, además de la persona directamente perjudicada por el acto,a cualquier asociación u organización representativa de algún sec-tor profesional, empresarial o de consumidores cuando resultenafectados los intereses de sus miembros.

33. Legitimación pasiva

Las acciones en contra de la competencia desleal o en con-tra de la infracción del derecho sobre los signos distintivos de-ben entablarse contra quien haya realizado el acto o la infrac-ción. Esto se desprende de los artículos 65 a 71 del ConvenioCentroamericano. Lógicamente pueden también entablarse encontra de quien las haya ordenado, como expresamente lo con-templan algunas legislaciones como la peruana.

El Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericanoestatuye en el Arto. 92 que la acción contra la infracción puedeser entablada contra cualquier persona que infrinja el derecho yde los artículos 106 a 109, que regulan la competencia desleal,se desprende que la acción de represión de competencia des-leal debe ser entablada en contra de quien la realiza.

34. El Procedimiento en las acciones contra la compe-tencia desleal en Nicaragua

El Decreto 2-L de fecha 3 de abril de 196876, que reformó yadicionó la ley de 23 de julio de 1935, en su Arto. 3 da al Regis-

76 La Corte Suprema de Justicia, al evacuar la consulta de fecha 23 de diciembre de 1985,visible el B.J. 450 de ese año, dijo: «2) El citado decreto No. 2-L del 3 de abril de 1968,

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trador de la Propiedad Industrial la facultad de tener a cargo larepresión de la competencia desleal, quien podrá dictar resolu-ción sumariamente77, ordenando la suspensión de los actos cons-titutivos de los mismos y, además, en caso de identidad y sus-tancial perecimiento con el derecho de Propiedad Industrial re-gistrado, que se recojan por el Registrador de la Propiedad In-dustrial, los productos y elementos empleados en la comisiónde dichos actos, lo cual únicamente podría darse en los casosde infracción marcaria, pero no en los otros casos contempla-dos en el mencionado Arto. 66 del Convenio Centroamericanopara la Protección de la Propiedad Industrial78.

El Registrador de la Propiedad Industrial conocía de estasacciones en la vía sumaria, en la práctica como que si fuera unjuicio de mero derecho. Sin embargo, esa era una mala inter-pretación de ese decreto, pues el Registrador solamente estáfacultado para efectuar la medidas cautelares y de conformidadcon el Arto. 68 del Convenio Centroamericano las autoridadesjudiciales son las competentes para conocer de estos casos.

Con la aplicación del decreto 2-L únicamente se reprimíanlos casos de infracción al derecho marcario79, dado que el pro-

regula el funcionamiento interno del Registro de la Propiedad Industrial en consecuenciacon las respectivas disposiciones de los artos. 158 y siguientes del Convenio C.A., por loque éste no contiene ninguna disposición derogatoria de aquel y antes bien ambos secomplementan, por lo que la apelación estatuida en su arto. 4º párrafo último de dichodecreto está en vigencia y a su vez es susceptible al Recurso de Amparo, según la Leyrespectiva, como resolución administrativa que es.»77 El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas define la palabrasumariamente así: «De modo sumario o breve. � De plano.� Sin guardar todas las consi-deraciones de orden legal.»78 La Ley de Defensa de los Consumidores, Ley No. 182 de fecha primero de noviembre de1994, publicada en La Gaceta No. 213, de fecha 14 de noviembre de 1994, establece queel proveedor incurre en responsabilidad civil en los casos a) y d) del Arto. 27 de dicha ley,que constituyen actos de competencia desleal: a) «Venta de bienes y servicios atribuyéndo-les características o cualidades distintas de las que realmente tiene» y c) «Promoción debienes y servicios con base a declaraciones falsas, concernientes a desventajas o riesgosde la competencia».79 El Protocolo de Modificación, de una manera más clara ha dividido los casos deinfracción a los derechos de los signos distintivos en el Título IX y los casos de compe-tencia desleal en el Título X.

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cedimiento establecido no era lo suficientemente amplio parareprimir otros casos de competencia desleal.

Por la indebida aplicación de dicho decreto, en Nicaragua lasacciones de represión de la competencia desleal se tramitabanadministrativamente y no en la vía judicial. En cambio, en Gua-temala, El Salvador y Costa Rica, miembros del Convenio Cen-troamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, todala tramitación siempre ha sido en la vía judicial, inclusive lasmedidas cautelares. En estos países se ha procedido en la for-ma establecida en el Arto. 68 del citado Convenio Centroameri-cano.

También se obligaba al actor a llevar dos juicios, uno admi-nistrativo, ante el Registro de la Propiedad Industrial y otro antelas autoridades judiciales para reclamar los daños y perjuicios.Por tal razón urgía dictar una ley que aclarara los alcances deeste decreto o lo reformara y dejara a las autoridades judicialesla dirección de la represión la competencia desleal. Sin embar-go, todo esto cambió gracias a la interpretación que hizo la Cor-te Suprema de Justicia en la sentencia, cuyos puntos relaciona-dos con el tema que nos ocupa comentamos en el siguientepárrafo.

35. Aspectos más relevantes de la sentencia No. 33 delas diez y treinta minutos de la mañana del 20 de marzode 1996

a. Diferencia entre Infracción del Derecho y Competen-cia Desleal

La Corte Suprema de Justicia, en el considerando II de susentencia, siguiendo las corrientes doctrinarias y legislativas másmodernas, distingue la protección a los derechos exclusivos depropiedad industrial, de la protección contra la competencia des-leal propiamente dicha, las cuales forman dos círculosconcéntricos, estando en el más pequeño los derechos absolu-tos y, en el más amplio, la protección contra la competencia

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desleal. En consecuencia, el medio de protección más fuerte seencuentra en el terreno de los derechos exclusivos, mientrasque el círculo más amplio pero menos sólido se da en los casosde competencia desleal, ya que en este último la proteccióndepende de las circunstancias y de la forma en que actúa elcompetidor desleal en el mercado. Quien viola un derecho ex-clusivo de propiedad industrial está incurriendo en un acto ilícitopor el solo hecho de utilizar, sin estar autorizado, un objeto pro-tegido, por ejemplo, una marca registrada; mientras que en loscasos de competencia desleal no se viola ningún derecho abso-luto, siendo ilícito e incorrecto un acto por circunstancias con-cretas, por ejemplo, llevar al público a error al atribuir a unaempresa los productos o las prestaciones de otra, error que pue-de producirse incluso en ausencia de una posible confusión entresignos.

b. Funcionario competente para conocer de las accionesde represión de competencia desleal

De conformidad con el Arto. 3 del Decreto 2-L, de fecha tresde abril de 1968, el cual reformó y adicionó la Ley de 23 de juliode 1935, el Registrador de la Propiedad industrial tendrá, entreotras atribuciones, a su cargo la dirección de la represión de lacompetencia y de las falsas indicaciones de origen, de acuerdocon lo dispuesto en las Leyes de la materia y por las Convencio-nes Internacionales suscritas por Nicaragua; y para tales efec-tos podrá dictar resolución sumariamente, ordenando la suspen-sión de los actos constitutivos de los mismos y, además, en casode identidad o de substancial parecimiento con el derecho dePropiedad Industrial registrado, que se recojan por el Registra-dor de la Propiedad Industrial, los productos y elementos em-pleados en la comisión de dichos hechos, pudiendo delegar ta-les funciones en las autoridades de Policía; y que se prohiba laintroducción de los mismos, mediante oficio dirigido al Ministe-rio de Hacienda, a fin de que éste ordene dicha prohibición a lasautoridades de Aduana de la República.

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En el caso planteado ante la Corte Suprema de Justicia, elExviceministro de Economía y Desarrollo se arrogó facultadesreservadas al Registrador de la Propiedad Industrial al ejecutarlas medidas preventivas, lo cual fue censurado por la Corte Su-prema de la siguiente forma:

«A criterio de esta Corte Suprema de Justicia, al no haberordenado la Registradora de la Propiedad industrial que se efec-tuaran la medidas cautelares, éstas no podían llevarse a cabo,máxime que tampoco las ordenó el Ministro de Economía y De-sarrollo en su resolución de las once de la mañana del veintiséisde septiembre de 1994, de ahí que su ejecución por parte delViceministro de Economía y Desarrollo, Ing. Enrique Brenes I.,haya sido al margen de lo preceptuado en el mencionado Arto.3º del Decreto 2-L, el cual únicamente faculta al Registrador dela Propiedad Industrial para efectuarlas. En consecuencia, a jui-cio de este Supremo Tribunal la resolución recurrida del Minis-tro de Economía y Desarrollo de las once de la mañana del vein-tiséis de septiembre de 1994 es violatoria del Arto. 130 Cn.»

c. El procedimiento correcto

El único antecedente en esta materia era la S. de las 10:00a.m. del 6 de noviembre de 1968 (B.J. 269 de 1968), en la cualla Corte Suprema de Justicia sostuvo que las medidas de repre-sión de la competencia desleal son de carácter policíaco y por lotanto eminentemente preventivas y la decisión de adoptarlasqueda al prudente arbitrio del funcionario del orden administrati-vo mencionado. Sin embargo, dicha sentencia no decía de quémanera podría defenderse aquel a quien se imputara un acto decompetencia desleal o de infracción de derechos absolutos,quedando en el aire si quien solicitaba y conseguía que se hi-cieran efectivas tales medidas tendría que abrir el debate con lademanda en la vía judicial correspondiente. En la sentenciaque comentamos la Corte Suprema aclara que una vez efectua-das esas medidas de carácter policíaco, el interesado debe re-currir ante las autoridades judiciales correspondientes a enta-blar la demanda en debida forma, en un plazo no mayor de quin-

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ce días a partir de la fecha en que se efectúen las medidascautelares, anteriormente mencionadas, en forma análoga a lopreceptuado en el Arto. 893 Pr., porque de otra forma el afecta-do con las mismas no tendría la oportunidad de defenderse y seviolaría de esa forma el Arto. 34 Cn. También, nos dice la Cortede sentencia, debe tenerse presente el Arto. 70 del ConvenioCentroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial,el cual dispone que: «La sentencia o resolución que declare laexistencia de actos de competencia desleal dispondrá, ademásde su cesación, las medidas necesarias para impedir sus con-secuencias y para evitar su repetición, así como el resarcimien-to de daños y perjuicios cuando sea procedente». De conformi-dad con la disposición transcrita es necesario proceder en la víajudicial correspondiente, pues las autoridades administrativasno tienen competencia para conocer de demandas por resarci-miento de daños y perjuicios.

En síntesis, de acuerdo con esta sentencia, tenemos, en pri-mer lugar, la ejecución de las medidas preventivas a cargo delRegistrador de la Propiedad Industrial, quien a su arbitrio podráejecutarlas, pudiendo el interesado, si no lo hace, recurrir a la víajudicial para su ejecución. En segundo lugar, tenemos, la obliga-ción del que ha solicitado y obtenido la ejecución de tales medi-das de demandar en la vía judicial correspondiente dentro de losquince días establecidos en el Arto. 893 Pr.

El procedimiento que se había seguido hasta entonces en elRegistro de la Propiedad Industrial era el sumario y la resolu-ción del Registrador era apelable en el efecto devolutivo, sinque hubiera un debate en la vía judicial, salvo el recurso deamparo. Como vemos ese procedimiento es diferente del seña-lado por la Corte Suprema.

d. Alcances del recurso de amparo en cuanto a la protec-ción de las garantías individuales

Aunque se escapa a este tema, considero de suma impor-tancia el pronunciamiento de la Corte Suprema contenido en el

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considerando tercero de su sentencia. El Dr. Guillermo SalinasFigueroa, apoderado de la sociedad Nicar Química, S.A., quienintervino en el recurso de amparo, como parte interesada al te-nor de lo preceptuado en el Arto. 41 de la Ley de Amparo alegóque los siguientes artículos constitucionales, citados como vio-lados por recurrente: 130, 159 y 160 Cn. se encuentran en elTítulo VIII, DE LA ORGANIZACION DEL ESTADO y que el re-curso de amparo sólo cabe en contra de las violaciones e inten-tos de violaciones de los derechos y garantías consagrados enla Constitución y que éstos se encuentran en el Título IV, Capí-tulos I al VI. La Corte Suprema de Justicia dijo al respecto: «Cabeobservar que el Arto. 24 de la Ley de Amparo es sumamenteamplio, ya que dispone que: «El Recurso de Amparo se inter-pondrá en contra del funcionario o autoridad que ordene el actoque se presume violatorio de la Constitución Política, contra elagente ejecutor o contra ambos». Además como bien dice Igna-cio Burgoa, en su obra «Las Garantías Individuales», página181, «es a través de toda la Constitución que se consagran lasgarantías individuales o del gobernado». Con fundamento en talamplitud este Supremo Tribunal reiteradamente ha amparado aquienes han recurrido en contra de funcionarios que se han ex-cedido de sus funciones en violación del Arto. 130 Cn. Véanseal respecto, entre otras, las sentencias de las once y treinta mi-nutos de la mañana del 4 de octubre de 1988, B.J. 305 de 1988y de las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana del vein-tidós de junio de 1994.»

36. Sanciones

Una vez declarada la existencia de un acto de competenciadesleal o de infracción de derecho, las sanciones son: el deco-miso y la destrucción de los productos, envases, etc. y, si esnecesario el cierre temporal de la empresa infractora. Estas san-ciones, que son similares a las medidas cautelares, se fundanen las acciones de cesación y de remoción y caen dentro de lasmedidas necesarias para impedir las consecuencias y evitar larepetición de los actos desleales a las que se refiere el Arto. 70del Convenio Centroamericano. Además, tanto éste (Artos. 69 y

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161), como el Protocolo de Modificación (Arto. 101) establecenmultas. Otra de las sanciones es el resarcimiento de daños yperjuicios al afectado (Arto. 70 del Convenio Centroamericano).Finalmente, se considera sanción la publicación de la sentenciacondenatoria o de su extracto, a la que nos hemos referido alabordar la acción de rectificación.

37. Prescripción de la acción

El Convenio Centroamericano no establece un plazo espe-cial de prescripción para entablar la acción de represión de lacompetencia desleal, por lo debe tenerse como tal el general detres años estatuido en el Arto. 227. Como el mismo es generalno establece, respecto a la competencia desleal, si se empiezaa contar desde la fecha en que el perjudicado por el acto deslealtuvo conocimiento de la realización del mismo, o desde la últimavez que se realizó. En lo personal me inclino por que se cuentedesde que el perjudicado tuvo conocimiento, a pesar de la in-certidumbre que habría en cuanto a la determinación de la fe-cha para favorecer a la parte perjudicada. El Protocolo de Modi-ficación establece tanto para las acciones contra las infraccio-nes, como contra la competencia desleal los siguientes plazosde prescripción: dos años contados desde que el titular tuvoconocimiento de la infracción o del acto de competencia des-leal, o cinco años contados desde que se cometió por última vezla infracción o el acto desleal, aplicándose el plazo que venzaprimero (Artos. 98 y 109)80. Estos plazos son los que siguen laslegislaciones modernas.

38. Conclusiones y reflexiones

Como hemos podido ver, la competencia desleal sólo se re-prime en el Convenio Centroamericano respecto a los actosengañosos que se realicen con la intención de aprovecharse delas ventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y

80 Considero innecesario que existan dos artículos para regular los mismos plazos deprescripción, puesto que se hubieran podido regular en un solo artículo.

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señales de propaganda ya sea en perjuicio del titular de dichossignos distintivos o de los consumidores (Art. 65). Esta normaconstituye la llamada cláusula general.

En un sentido amplio se consideran como actos de compe-tencia desleal que deben ser reprimidos todos aquellos que serealicen apartándose de las prácticas comerciales honradas, deahí que los países legislen para dar una protección eficaz con-tra la competencia desleal, bien sea mediante leyes administra-tivas, penales y mercantiles en general, o a través de normasencuadradas en el ámbito de la regulación de las marcas y nom-bres comerciales.

En consecuencia, resultan estrechas las disposiciones del Con-venio Centroamericano para reprimir la competencia desleal. Ental sentido debió incorporarse en él una disposición más ampliacomo la del Artículo 10 bis del Convenio de París para la Protec-ción de la Propiedad Industrial, según el cual constituye un actode competencia desleal «todo acto de competencia contrario alos usos honrados en materia industrial o comercial». Sobre labase de esta disposición debió legislarse más ampliamente paracomprender aquellos actos de competencia desleal, como losque hemos estudiado, que no constituyen infracciones a los sig-nos distintivos.

Como vimos anteriormente, el Protocolo de Modificación alConvenio Centroamericano siguiendo las tendencias modernasde la doctrina distingue entre la infracción a los derechos sobrelos signos distintivos y los actos de competencia desleal y haincorporado en el Arto. 106, como cláusula general, el párrafotranscripto del Artículo 10bis del Convenio de París. Sin embar-go, la tipificación que hace de los actos de competencia deslealresulta insuficiente, pues no contempla actos tales como la re-velación de secretos, la imitación de iniciativas, la inducción a lainfracción contractual, etc.

Considero que debería crearse un «Convenio Centroameri-cano para la Represión de la Competencia Desleal», que regu-

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lara esta disciplina ampliamente, en forma similar a las leyesperuana y española y que constituyera un modelo que�comoindica Bercovitz�tenga las siguientes características: i) Clari-dad y diferenciación de las ofertas, ya que sólo de esta manerapodrá el cliente potencial compararlas y elegir entre ellas. Portal motivo, se deben prohibir todos los comportamientos desti-nados a engañar o confundir, pues son contrarios al objeto deconseguir transparencia en el mercado. ii) Debe partirse de lapremisa de que la actuación de los oferentes en el mercado debebasarse en su propio esfuerzo, sin apropiarse del esfuerzo delos demás competidores. iii) La exigencia de que los agenteseconómicos cumplan la legalidad vigente, pues sólo de esa ma-nera se puede competir en condiciones de igualdad. Si un em-presario formal tiene que competir con informales se encontraráen clara situación de inferioridad, pues sus costos son superio-res. La situación se agrava cuando el Estado no impone el res-peto a las leyes. iv) Que a los agentes económicos se les prohi-ba la arbitrariedad en su actuación en el mercado. Esto significaque no se puede discriminar entre los clientes e imponerles con-diciones abusivas. v) Que se garantice la libertad de decisión delos consumidores. En esta característica se fundamenta todo elsistema competitivo de la economía de mercado. De esta formatoda actuación que impida o limite la libre decisión de los consu-midores es, en principio, incompatible con el modelo que tratade proteger la regulación sobre la competencia desleal. En con-secuencia, aquellas conductas agresivas que tratan de imponera los consumidores la realización de ciertas operaciones consti-tuyen actos de competencia desleal .

En cuanto a la autoridad competente, considero que se de-berían crear juzgados para tramitar asuntos de propiedad inte-lectual en general, incluyendo las oposiciones y las acciones decompetencia desleal, con procedimientos expeditos, así comoSalas para la Propiedad Intelectual en los Tribunales de Apela-ción.

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39. Competencia desleal en la Internet81

La Internet, precursora de la supercarretera de la informa-ción, ha modificado fundamentalmente los datos económicos,ha conducido a la internacionalización de los mercados y haincrementado la competencia. Desde el punto de vista de losnegocios Internet constituye una nueva arma económica y unaherramienta modernísima para ampliar el prestigio de las com-pañías, de sus productos y servicios; para analizar mercados yperspectivas de clientes; para concretar transacciones comer-ciales; para la investigación y el desarrollo, o para reclutar per-sonal. Solamente en los Estados Unidos de América aparecenen las «Central Source Yello Pages» más de diez millones dereferencias comerciales para la participación de negocios enInternet.

Los proveedores de acceso a Internet y ciertas firmas deconsultoría explotan el comercio ligado al uso de la red (como elacceso, capacitación, creación de páginas Web, o búsqueda deinformación. Así mismo, muchas compañías multinacionales,tales como Siemens, Nixdorf, Microsoft, McKinsey & Company,etc., han integrado Internet a sus estrategias comerciales paravender sus productos y servicios. Todos los beneficios y servi-cios dirigidos a consumidores están comercializados en Internet,el sitio de una compañía o de un comercio, o en enormes mer-cados virtuales como el Eupean Businees Center, el LondonMall, Holland ExPo, el Italian Business Institute, la Comerce Net,o el IndustryNet OnlineMarketplace. Este último, creado en 1991,

80 La Internet es una federación de redes que está en constante desarrollo y que en laactualidad es de acceso general. Su origen se remonta al Advanced Research ProjectAgency (ARPA) creado a fines de la década de los años sesenta por el Departamentode Defensa de los estados Unidos de América, con la finalidad de asegurar el envío dela orden de abrir fuego desde el centro de control a las bases de misiles cuando lasredes de comunicaciones hubieran quedado parcialmente destruidas por un ataque.Esta misión se extendió con rapidez para incluir acceso y compartir todos los recursosde cómputo de Estados Unidos. La nueva red se denominó ARPAnet. Al estableceruna red en cadena que enlaza a los centros de cómputo más importantes y al usarinformación dividida en «paquetes autónomos», fue posible configurar una estructuraflexible, independiente del tipo de computadoras utilizadas.

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presenta 250.000 compañías industriales y diez mil productosnuevos cada mes.

Las relaciones de negocios internacionales quedan facilita-das por la presencia en la red de cientos de Cámaras de Comer-cio, incluyendo la CyberNet Chamber of Comerce y laInternational Chamber of Commerce y de organizacioes inter-nacionales como la World Trade Organzation.

Dado el amplio desarrollo comercial a través de Internet esposible que se produzcan diversos actos de competencia des-leal o de infracción de derechos. En el campo de la publicidadse plantea la pregunta de si la publicidad en Internet puede su-jetarse a la aplicación de los regímenes legales dirigidos a losmedios tradicionales (televisión, radio, periódicos, etc.) o si esnecesaria una nueva legislación. Debido a que en la Internet elconsumidor toma un papel activo, pues con un simple click en lapantalla puede obtener información adicional o hacer que des-aparezca todo lo que considere impertinente y es él quien deci-de visitar un sitio publicitario en el Web, se ha considerado con-veniente desarrollar una legislación publicitaria específica quetome en cuenta el papel interactivo del consumidor y que suregulación sea menos restrictiva que las reglas que rigen la pu-blicidad en los medios tradicionales.

Una de las aplicaciones de Internet es el correo electrónico(e-mail), que permite a los usuarios con una dirección electróni-ca comunicarse entre sí. El mensaje del emisor del correo elec-trónico se envía a su servidor, el cual, a su vez, lo envía por lared al servidor del destinatario, quien a su vez, abre su servidorde correo, consulta su buzón electrónico y recibe el mensaje.Precisamente, mediante el uso del llamado «Domain Name»(Nombre de Dominio)�que no es más que el nombre utilizadocomo dirección en el correo electrónico�el cual cumple una fun-ción igual a la de los números telefónicos, e identifica al usuario,es que se han presentado en la práctica casos de infracción dederechos sobre signos distintivos. La infracción se produce cuan-

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do un tercero no autorizado utiliza una marca u otro signo distin-tivo registrado a favor de otro como nombre de dominio.

En un caso reciente, la Corte de Distrito de California, Esta-dos Unidos de América, reconoció que los nombres de dominiopueden utilizarse como marcas. En ese caso, la empresa «Juris,Inc.», propietaria de la marca registrada «JURIS», demandó ala empresa «The Comp Eaminer» por el uso del nombre de do-minio JURIS.COM. En el caso se aplicaron los principiosmarcarios tradicionales a un nombre de dominio.

Uno de los problemas que plantea la infracción de derechoso la competencia desleal a través de Internet es el de la determi-nación del juez competente. En los Estados Unidos, las Cortesde ese país se han declarado competentes para conocer de ta-les casos aunque el acto se haya originado en el extranjero, siéste tiene efecto en dicho país.

40. La piratería marcaria

40.1. Concepto. En un aspecto amplio, piratería «se dice dela destrucción o apoderamiento sin escrúpulos de los bienesajenos»82. Por analogía, la piratería marcaria consiste en el apo-deramiento ilícito de una marca ajena.

40.2. La piratería marcaria como abuso del derecho. Sinembargo, la piratería marcaria muy frecuentemente se realizacomo un abusivo ejercicio del derecho83.

82 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de don Guillermo Cabanellas, página 250.83 La teoría del abuso del derecho se originó en el siglo XIX y es una consecuencia delreconocimiento extensivo que hizo la revolución liberal de la libertad y la propiedad. Elabuso ocurre cuando el sujeto ejercita su derecho de manera no prohibida por la legis-lación positiva, pero causa un daño a otro. Recuérdese que cuando estudiamos larelación entre el Derecho Marcario y el Derecho Civil, citamos el párrafo tercero delArto. 15 del «Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de Nicaragua», estable-ce que: «Los juzgados y tribunales deben rechazar fundadamente toda articulaciónque se formule con manifiesto abuso de derecho o entrañe fraude a la ley».

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40.3. El pirata no sólo se apodera de marcas notorias. Elpirata marcario puede apoderarse de marcas famosas o de mar-cas que no han alcanzado notoriedad, pero que han tenido éxitoen el mercado. Por tal motivo es considerada como un caso decompetencia desleal.

40.4. Protección en el Derecho comparado a las marcaslegítimas frente al pirata. En el derecho comparado se requie-re, por lo general, que quien registró la marca ajena tuviera co-nocimiento de su existencia. Así, por ejemplo, el inciso b) delArto. 23 de la Ley de Marcas argentina considera nulas las mar-cas registradas «por quien al solicitar el registro, conocía o de-bía conocer que ellas pertenecían a un tercero.» Como relataJorge Otamendi84, páginas 313 y siguientes, «generalmente,estos actos de piratería se han dado con respecto a marcasregistradas en el extranjero y que gozaban fuera de nuestro paísde un cierto prestigio y notoriedad. Desde luego, la norma prote-ge usurpaciones de marcas extranjeras y también de marcasusadas en nuestro país, pero no registradas». En Uruguay, enla ley No. 16.320, de fecha 1 de noviembre de 1992 y el DecretoReglamentario No. 51/991, de fecha 27 de enero de 1993, seestableció un procedimiento sumario que permite, en menos deun año, obtener la anulación del registro de una marca pirata yha facilitada la prueba, pues para probar el mejor derecho deltitular de la marca legítima basta con acreditar el registro de yuso anteriores de ésta en el extranjero. No se requiere la pruebade que el pirata haya tenido conocimiento de la existencia de lamarca legítima.

40.5. Forma de actuar del pirata. Veamos como proce-de: se da cuenta de que existe una marca famosa u otra que haempezado a usarse con cierto éxito, por ejemplo, en Europa oen Estados Unidos, que no ha sido registrada en los paísescentroamericanos. Inmediatamente instruye a su abogado paraque la solicite. Una vez introducida la solicitud, la marca pasaexitosamente el examen de novedad, el Registrador extiende el

84 «Derecho de Marcas».

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aviso, el cual se publica en el Diario Oficial sin que nadie pre-sente oposición y posteriormente se inscribe. El pirata ha actua-do «lícitamente», pues ninguna ley le prohibe que presente unasolicitud de registro de marca y que ésta se registre; sin embar-go, detrás de ese ejercicio de su derecho se esconde el ánimode causar daño al legítimo titular de la marca, a quien impediráregistrarla en el país o países en que él la ha usurpado. Clara-mente se ha producido el apoderamiento de un bien ajeno me-diante el ejercicio abusivo de un derecho.

40.6. El objetivo del pirata marcario es a menudo exigirun rescate por la marca ajena. Es frecuente el hecho de que elpirata marcario no haya registrado la marca ajena para competirdeslealmente con productos ilegítimos, tras haber impedido queel legítimo titular comercialice sus productos con su propia mar-ca. En muchísimas ocasiones el registro de la marca ajena tienecomo objetivo exigir el pago de un «rescate» por la marca «se-cuestrada».

40.7. ¿Cómo hacer frente a este viciado ejercicio del de-recho? Oponiéndose a la solicitud del pirata o, si no fue posiblepresentar la oposición, demandando la nulidad y cancelaciónde la marca inscrita. Sin embargo, en la práctica nos encontra-mos con ciertos obstáculos legales para que la oposición o, ensu caso, la demanda de nulidad y cancelación prosperen. Porejemplo, cuando la marca no es notoria y no es posible ejercerel derecho de prioridad establecidos en las convenciones y tra-tados internacionales o, simplemente, porque prescribe el plazopara ejercer tales acciones.

40.8. Instrumentos legales para combatir la pirateríamarcaria. Consideramos que los titulares de marcas no regis-tradas, en los países miembros del Convenio Centroamericanopara la Protección de la Propiedad Industrial, pueden defender-se invocando los Artos. 10, inciso q) y 65 del mencionado Con-venio. Además, si el país es miembro del Convenio de París, esposible utilizar el plazo de prioridad establecido en el párrafo C.-1) del Artículo 4 del mismo. También, con fundamento en los

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artículos 7 y 8 de la Convención General Interamericana de Pro-tección Marcaria y Comercial suscrita en Washington en 192985,hemos podido oponernos exitosamente a solicitudes de registrode marcas presentadas por piratas marcarios u obtener la can-celación de marcas inscritas. Así mismo, desde la primera sen-tencia que se dictó en Nicaragua para proteger la marca notoriaen 197186, se ha continuado manteniendo su protección tantoen el Registro de la Propiedad87, como en sentencias de los Tri-bunales de Justicia88, lo cual constituye otro valladar para lospiratas marcarios.

85 En Centroamérica esta Convención está vigente en Guatemala, Honduras, Nicara-gua y Panamá.86 Sentencia de las 11:00 A.M. del 11 de agosto de 1971, dictada por el Juez PrimeroCivil de Distrito de Managua, Dr. Ildefonso Palma Martínez, caso BAYER AG contraJoaquín Bayer Santacoloma.87 Recientemente el Registro de la Propiedad Industrial en sentencia dictada a las 2:50P.M. del 25 de julio de 1994, declaró el carácter de notoria de la marca BIMBO.88 La Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en sentencia No. 85 de las 10:45 A.M.del 24 de octubre de 1994, protegió y declaró la notoriedad y el prestigio de la marcaSUR, propiedad de la sociedad Sur Química Internacional, S.A.

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CAPÍTULO IV

Las importaciones paralelas y el agotamiento deldereccho sobre marcas y patentes.

41. Introducción

Una de las preocupaciones de los distribuidores autorizadosde productos legítimos, son las importaciones que realizan co-merciantes no autorizados, que constituyen verdaderos compe-tidores.

Estudiaremos tales importaciones, llamadas paralelas, y suestrecha relación con la doctrina del agotamiento del derecho,desde dos puntos de vista, el marcario y el de patentes. Desdeel primero tomando en consideración el Convenio Centroameri-cano para la Protección de la Propiedad Industrial, actualmenteen vigencia, y el Protocolo de Modificación al mismo. Desde elsegundo, nuestra Ley de Patente de 1899 y el «Anteproyecto deConvenio Centroamericano para la Protección de la PropiedadIndustrial (invenciones y Diseños Industriales)», todavía en dis-cusión. Así mismo, tomaremos en consideración las disposicio-nes pertinentes del «Acuerdo sobre los Aspectos de los Dere-chos de Propiedad Intelectual Relacionados en el Comercio»,conocido por sus siglas en inglés como Acuerdo TRIPS, el cualentrará en vigencia en los países en desarrollo en el año 2006.

41.1. Desde el punto de vista del Derecho Marcario: lasimportaciones paralelas se producen cuando un producto legíti-mo es importado por una persona distinta del distribuidor autori-zado o al margen del productor local que lo fabrica con licenciade la empresa extrajera titular de la marca. En los Estados Uni-dos de América se conoce también como «gray product». Estose debe a que en ese país se acostumbra a clasificar los pro-ductos en white (blancos), cuando son absolutamente legítimos;en black (negros) cuando son falsos y cuando son dudosos se

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les llama gray (grises) como si estuvieran en una situación inter-media entre el blanco y el negro.

a) Defensa de las importaciones paralelas: Quienes de-fienden la legalidad de tales importaciones, alegan que como setrata de productos fabricados por el titular de la marca y no deproductos falsos, éste ha agotado su derecho y no puede pre-tender ejercer ninguna acción, ya que su derecho no ha sidoinfringido en ninguna forma.

b) Cuestionamiento de las importaciones paralelas: Quie-nes las cuestionan alegan que el importador no autorizado com-pite deslealmente con el importador autorizado, o con ellicenciatario, no sólo porque en la mayoría de los casos sus cos-tos son menores, sino también porque se aprovecha de la publi-cidad que el importador autorizado ha costeado en favor de losproductos que distribuye, no da la garantía requerida para cier-tos tipos de productos, ni da los servicios de mantenimiento yreparación de los artículos que vende. Por ejemplo, la empresaXX es importadora autorizada de las computadoras marca YY.Juan Pérez decide importar diez computadoras de esa marca almargen de la importadora autorizada. Don Juan, probablemen-te debido al poco volumen de sus importaciones, tendrá menoscostos administrativos que la empresa XX y si no tiene un tallerpara dar mantenimiento y reparar las computadoras, indudable-mente sus clientes se verán perjudicados, ya que probablemen-te tendrán que hacer efectiva su garantía con la empresa situa-da en Miami que vendió a Juan las computadoras.

c) El Convenio Centroamericano para la Protección de la Pro-piedad Industrial no prohibe las importaciones paralelas. El Arto.26, que enumera los derechos del titular de la marca no se refie-re expresamente al agotamiento del derecho, pero podemoscolegir que lo establece sin ninguna limitación, al mencionar elinciso c) de ese artículo el derecho del titular de la marca a «ha-cer que las autoridades competentes prohiban la importación ointernación de las mercancías o productos mientras se la sigadistinguiendo con aquélla», es decir, los fabricados por terce-

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ros, que lleven una marca igual o semejante a suya. Tal dere-cho no se extiende de manera alguna a productos legítimos,como sucede en otras legislaciones89.

d) El Protocolo de Modificación al Convenio Centroame-ricano regula esta materia en el Arto. 28, bajo el enunciado de«Agotamiento del derecho». El primer párrafo de dicho artículoestablece que «El registro de una marca no confiere a su titularel derecho de prohibir a un tercero el uso de la marca en rela-ción con los productos legítimamente marcados que se hubie-sen introducido en el comercio, en el país o en el extranjero, pordicho titular o por otra persona con consentimiento del titular oeconómicamente vinculada a éste, a condición de que esos pro-ductos y los envases o embalajes que estuviesen en contactoinmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación,alteración o deterioro.»

El segundo párrafo de dicho artículo dispone que: «A los efec-tos de del párrafo precedente, se entenderá que dos personasestán económicamente vinculadas cuando una pueda ejercerdirecta o indirectamente sobre la otra una influencia decisivacon respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, ocuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas90.»

Este artículo establece en su primera parte la doctrina delagotamiento del derecho del titular de la marca, pero a conti-nuación amplía los alcances de ese derecho porque los produc-tos legítimamente marcados tienen que haber sido introducidosen el comercio por el mencionado titular o por otra persona, res-pecto a la segunda, es decir, la otra persona, pueden concurrirdos hipótesis: a) Esta introduce los productos legítimamente

89 La Ley Suiza de Marcas de fecha 28 de agosto de 1992, en las Secciones 13(1) y3(1), según sentencia del Tribunal de Apelaciones de Berna, prohibe las importacionesparalelas.90 Este criterio es igual al seguido en los Estados Unidos, donde las importacionesparalelas llevadas a cabo sin la autorización del titular del derecho han sido admitidasrespecto a productos fabricados por el titular de la marca en ese país, o por una perso-na sujeta al «control común» del titular en los Estados Unidos (K Mart Corp. contraCartier Inc.).

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marcados con el consentimiento del titular de la marca y bienpuede ser el distribuidor autorizado de los productos marcados;y b) Ella está económicamente vinculada al titular de la marca.Esta segunda hipótesis encierra la dificulta de la definición de lavinculación económica entre el titular de la marca y la otra per-sona y aun respecto a un tercero. Quien puede ejercer una in-fluencia decisiva con respecto a la explotación de la marca pue-de ser el titular de la misma sobre el licenciatario, o cotitularesde la marca entre sí, o un tercero en cuanto al derecho del titularsobre su marca, pero ligada a éste por algún contrato. Es indu-dable que esta disposición tiende a proteger a los distribuidoresautorizados frente a los importadores paralelos, pero elimina engran medida el agotamiento del derecho sobre la marca. Dadoque la limitación a tal agotamiento es respecto a productos introdu-cidos al comercio, considero que de ninguna manera podría perju-dicar a un tercero que introduce al país para su uso personal unartículo legítimamente marcado, aunque no tenga el consentimien-to expreso del titular de la marca. Sin embargo, corresponderá alas autoridades la interpretación de esta norma.

Con más claridad la Decisión 344, Régimen Común sobrePropiedad Industrial del Pacto Andino, dispone en el Arto. 106que : «El Derecho conferido por el registro de la marca no concede a sutitular la posibilidad de prohibir a un tercero la utilización de la misma,con relación a los productos marcados de dicho titular, su licenciatarioo alguna persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos ode cualquier otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacio-nal de cualquier país por éstos, siempre y cuando las características delos productos no hubiesen sido modificadas o alteradas durante sucomercialización».

41.2. Desde el punto de vista del Derecho de Patentes

a) Definición de agotamiento del derecho de la Corte Su-prema alemana en una sentencia dictada en 1902: «El efectode una patente reside en el hecho de que a nivel local nadie,excepto el titular de la patente (y las personas por él autoriza-das) puede producir o colocar el producto en el mercado. Con

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ello, queda extinguido el efecto de la patente. Si el titular fabricael producto y lo coloca en el mercado con el consecuente dere-cho que le asiste de excluir a otros de la competencia, éste yase ha beneficiado de las ventajas que la patente le otorga y deesta manera quedan agotados sus derechos (a controlar lassubsecuentes ventas). Una patente no confiere a su titular elderecho de prescribir las condiciones bajo las cuales se debedesarrollar el comercio con sus productos». Esta sentencia esimportante porque sentó la doctrina que posteriormente se apli-có en el comercio internacional.

La Corte Europea de Justicia decidió que el agotamiento dederechos sobre bases meramente territoriales constituía un obs-táculo a la libre circulación de los bienes y conspiraba contra lacreación de un mercado común único, porque permitía al titulardividir los mercados, controlar todo el proceso de distribuciónde los productos y establecer discriminaciones arbitrarias ten-dientes a restringir el flujo comercial entre los Estados. Sin em-bargo, la mencionada Corte no aceptó la aplicación de la doctri-na para casos en que la venta del producto se había realizadofuera de la Comunidad económica Europea y se pretendía intro-ducir un producto proveniente de un Estado no miembro en unEstado miembro (caso Emi Records contra CBS UK).

b) Nuestra actual Ley de Patentes no establece excepcio-nes al agotamiento del derecho sobre las patentes. Esto sedesprende de los Artos. 24, 25 y 26 de dicha Ley, en el primerode los cuales se establece la pena de seis meses a un año deprisión para quienes falsifiquen objetos patentados, para los queteniendo conocimiento de ellos los negocien, para los que ha-yan dado declaración falsa al solicitar la patente y para los quehicieren aparecer como patentado un objeto sin estarlo legal-mente; en el segundo se impone la obligación a los que vendanobjetos que falsifiquen a los patentados de informar al titular dela patente el nombre del autor o vendedor de tales objetos y laépoca en que fueron entregados, debiendo considerarse cóm-plices en el caso de que no den explicación satisfactoria de suprocedencia y, en el tercero, se dispone que, además de la pena

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que fija el artículo 24, se impondrá la de la pérdida de los obje-tos falsificados y la indemnización de daños y perjuicios. Comopuede observarse no se hace limitación alguna al agotamientodel derecho sobre la patente.

c) El «Anteproyecto de Convenio Centroamericano parala Protección de la Propiedad Industrial (invenciones y Di-seños Industriales) dispone en el Arto. 43, de manera similaral protocolo de Modificación, que : «1) La patente no dará elderecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio res-pecto a un producto protegido por la patente después de queese producto se hubiese introducido en el comercio en cual-quier país del Istmo Centroamericano por el titular de la patenteo por otra persona con consentimiento del titular o económica-mente vinculada a él».

«2) A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dospersonas están económicamente vinculadas cuando una puedaejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia de-cisiva con respecto a la explotación de la patente, o cuando untercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.»

«3) Cuando la patente proteja material biológico capaz dereproducirse, la patente no se extenderá al material obtenidopor multiplicación o propagación del material introducido en elcomercio conforme el párrafo 1), siempre que la multiplicación opropagación fuese necesaria para usar el material conforme alos fines para los cuales se introdujo en el comercio, y que elmaterial derivado de tal uso no se emplee para fines de propa-gación o multiplicación.

41.3. «Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos dePropiedad Intelectual Relacionados en el Comercio»

El Artículo 6 del Acuerdo TRIPS dejó en libertad a los paísesmiembros para incorporar en sus legislaciones nacionales elprincipio de agotamiento de derechos. El reconocimiento delprincipio de agotamiento internacional en el mencionado artícu-

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lo puede ser visto como un lógico reflejo de la globalización dela economía, y la necesidad de competir teniendo acceso a pro-ductos más baratos donde estén disponibles.

En la nota al pie del artículo 28 del Acuerdo TRIPS, que serefiere a los derechos conferidos al titular de la patente, se dice: «Este derecho, al igual que todos los demás derechos confe-ridos por el presente Acuerdo respecto del uso, venta importa-ción u otra forma de distribución de productos, está sujeto a lasdisposiciones del artículo 6».

Apéndice

42. Síntesis de las sentencias de la corte suprema des-de 1975

1. El solicitante no está obligado a pagar de previo los dere-chos que señala el Arto. 213 del Convenio, pero deberá pagar-los en la oportunidad que indica el Arto. 106. Consulta 18 dediciembre de 1975 (B.J. 467 de 1975).

2. Pueden registrarse en Nicaragua las marcas registradasen otro país de la Convención Interamericana de ProtecciónMarcaria y Comercial, sin exigir certificación del registro del paísde origen. Consulta 15 de junio de 1976, B.J. 390 (1976).

3. Se declara nulo todo lo actuado en el registro de una mar-ca, aunque no fue alegado por el opositor en primera instancia,porque el solicitante omitió la declaración formal de ser dueñode un establecimiento comercial, empresa de servicio o de ex-plotación industrial. S. 12 m. 16 de enero de 1978, B.J. 10 (1978).

4. La Corte Suprema de Justicia declaró que un nombre co-mercial se adquiere por el registro del mismo y se prueba con elcertificado de registro expedido por la autoridad competente91 y91 Debe tomarse en cuenta que sta sentencia fue dictada antes de que Nicaragua se adhi-riera al Convenio de París. El Arto. 8 de este Convenio protege al nombre comercial aunqueno este registrado.

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en el considerando tercero dijo: «La señora Socorro RoqueVallecillo alegó en el escrito de oposición la propiedad del nom-bre comercial «Adán 2000» porque en la escritura número 76que autorizó el notario Carlos Gómez Obando, en esta ciudad alas 8:00 a.m. del 11 de marzo de 1974 (Fo. 58 a 62) en la cláu-sula primera se dispuso «que la sociedad girará bajo la razónsocial de «Zeledón y Roque Compañía Limitada» y «para losefectos de publicidad podrá ser conocida con el nombre comer-cial de Adán 2000». De lo expuesto se deduce que la razónsocial de la susodicha colectiva es «Zeledón y Roque Compa-ñía limitada» conforme los Artos. 130 y 134 C.C., pero esta ra-zón social no es objeto de la solicitud de la inscripción en elRegistro de la Propiedad Industrial, por lo que no está en el casode las prohibiciones del Arto. Inc. h. del Convenio y por lo querespecta al nombre «Adán 2000» «para los efectos de publici-dad» la Sra. Roque Vallecillo, si pretendía obtener la proteccióndel Convenio Centroamericano, debió ser diligente en solicitarel registro, ya que tuvo tiempo suficiente desde la constituciónde la sociedaed y no hacerlo en forma tardía, con posterioridaeda la solicitud de la señora Fernández de Vallecillo sin que valgadecir que el nombre «Adán 2000» quedó inscrito al inscribirseen el Registro Mercantil la escritura de constitución de «Zeledóny Roque Compañía Limitada», pues los efectos del RegistroMercantil son distintos de los del Registro de la Propiedad In-dustrial, y así lo reconoce la misma opositora desde el momentoque compareció a esta última oficina a solicitar la inscripción delnombre comercial, gestión que sería sobrancera si valiera paraesos efectos el Registro Mercantil. Además el nombre «Adán2000» no reúne los requisitos que determinan la razón social enlas Compañías colectivas conforme el Arto. 134 C.C. y es parausarse esporádica y facultativamente». Sentencia de las 11:40a.m. del 5 de julio de 1978 (B.J. 184 de 1978) sobre el nombrecomercial.

5. La palabra «nacional» está comprendida en la prohibicióndel acápite ñ) del Arto. 10 del Convenio Centroamericano parala Protección de la Propiedad Industrial.

B.J. 289 y 291 de 1978.

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6. No ha lugar al amparo porque basándose en la inconstitucionalidaddel Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad In-dustrial debió dirigirse contra el Ministro de Relaciones Exteriores querefrendó ese Convenio y no contra el Ministro de Economía que des-echó la oposición del recurrente al registro de una marca. Tampoco halugar al amparo basado en ese Convenio considerándolo consti-tucional porque el recurso no puede interponerse en forma sub-sidiaria92.

S. 9:00 a.m. del 22 de agosto de 1978 (B.J. 238 de 1978-9)

7. «De lo expuesto resulta que no existe ninguna disposiciónen Convenio Centroamericano para la Protección de la Propie-dad Industrial que ordene que la inscripción o anotación de cam-bio de domicilio del titular del Derecho inscrito, tenga que pagarlos Derechos que el Convenio exige en los casos que se dejanrelacionados y, en materia fiscal, no cabe aplicar impuestos poranalogía, pues el espíritu que inspira nuestro sistema tributarioes que cada impuesto debe estar establecido expresamente enla Ley». Sentencia de las 11:40 A.M. del 15 de mayo de 1979(B.J. 522 de 1979).

8. En caso de oposición, la parte contraria tiene el derechode reclamar la presentación del poder y el solicitante la obliga-ción de acompañarlo, para examinar la legitimidad de la repre-sentación ostentada, pues se trata de un juicio que se abre.

Consulta de 18 de junio de 1980, B.J. 480 de 1980.

9. No ha lugar al amparo contra la resolución que acoge laoposición contra el registro de una marca, ya que el apoderadodel opositor no presentó un poder en escritura pública, sino unpoder verbal. Esta sentencia se funda en que los juicios admi-nistrativos son escritos. S. 11:45 a.m. del 12 de julio de 1980(B.J. 45 de 1980)

92 El Arto. 20 de la Ley de Amparo permite al recurrente de un recurso de casación o deamparo alegar la inconstitucionalidad de la ley, decreto ley o reglamento que se lehaya aplicado.

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10. La Corte Suprema consideró existía semejanza entre lasmarcas ORALITE y AURALIT. Sentencia No. 114 de las 10:45A.M. del dos de octubre de 1980 (B.J. 265 de 1980).

11. No caduca una solicitud de registro que ha estado ensuspenso por una oposición en su contra. Sentencia No. 115 delas 11:00 A.M. del 2 de octubre de 1980, B.J. 267 de 1980.

12. La Corte Suprema consideró que existía semejanza entrelas marcas SULOBIL y SILUBIN. Para llegar a esta conclusión laCorte razonó de la siguiente forma: «Para determinar, en concreto,si la marca Sulobil es o no imitación de la marca Silubin, guardan-do con ella semejanza, fonética, visual y ortográfica en grado deconfusión, pues, sin lugar a dudas, lo que pretende el ConvenioCentroamericano de Protección a la Industria93, es la protección,que para uso exclusivo, debe hacer el propietario de una marcaregistrada y tal legislación entre otras, tiene esa como una de susprincipales finalidades. Sobre este punto, después de hacer unexamen exhaustivo y a la vez comparativo de las palabras «Sulobil»y «Silubin», estima este Tribunal que ambas tienen el mismo nú-mero de letras, al igual que el mismo número de sílabas, dándoseel caso que las tres primeras consonantes son las mismas y estáncolocadas en el mismo orden , con la agravante, que la vocal de laúltima sílaba es, precisamente, idéntica, estando además, coloca-das en la misma posición, lo que produce una fonética muy seme-jante entre las mismas. El análisis comparativo anterior nos condu-ce necesariamente a establecer una marcada semejanza entre am-bas palabras «Sulobil» y «Silubin» que puede provocar confusiónentre el público consumidor, sobre todo tratándose de la mismaclase. (clase 5), conforme la nueva clasificación. Tal circunstanciacontravine lo preceptuado en el acápite p) del Arto. 10 del Conve-nio antes mencionado»94.También dijo la Corte Suprema en la mis-

93 Obviamente la Corte Suprema se refiere al Convenio Centroamericano para la Pro-tección de la Propiedad Industrial.94 Este razonamiento viene a ser una aplicación concreta de las reglas generales paradeterminar la semejanza entre dos marcas enunciadas por el tratadista argentino donPedro Breuer Moreno y que fueron acogidas en la sentencia de las once y media de lamañana del veintinueve de mayo de mil novecientos cincuenta, visible en el B.J. 15100.En el Considerando I de dicha sentencia la Corte Suprema de Justicia dijo: «Ahora

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ma sentencia: «El Art. 100 del Convenio en cuestión no hace nin-guna distinción al respecto y, por lo tanto, debe entenderse que lo

bien, la confusión proviene de los diferentes elementos que influyen en las marcas, desde laidentidad absoluta hasta la semejanza causada por parecidos ortográficos, fonéticos y simi-litud visual o de ideas; y aún puede originarse indirectamente de la forma, tamaño y materialen que se impriman; sin embargo, para decidir sobre el parecido de dos marcas no debeprocederse de una manera arbitraria, sino que es necesario, dicen los autores, atenerse aciertas normas que lleven al juzgador a dictar una resolución justa; por ejemplo; el cotejosucesivo de las marcas, poniéndose en lugar del consumidor y tomando en cuenta la natu-raleza de los productos que amparan, apreciando en conjunto más bien las semejanzasque existen, antes que las diferencias, ya que es de los elementos similares y no de losdistintos que dependen su parecido; pues como dice Breuer Moreno: «en la mayoría de loscasos, el parecido entre dos marcas no es obra de la casualidad; es obra premeditada delcompetidor desleal que trata de producir confusión. Se explica que el comerciante pocoescrupuloso, buscando defensa contra la acción del titular de la marca registrada, incluyaen la suya elementos distintos que le permitan afirmar que las marcas son inconfundibles;pero el juez puede estar sobre aviso, aplicando las reglas que recuerde, para evitar queconsiga esos propósitos» (Tratado de Marcas de Fábrica, pág. 358)». Relacionado con estetema, la Corte Suprema de Justicia, reiteradamente, ha declarado que: «La similitud entremarcas es un tema que cae bajo los sentidos del juzgador sin que se requieran conocimien-tos especiales», B.J. 17505 de 1955; 265 y 273 de 1980.«La Corte Suprema cree que la apreciación que los Tribunales de Instancia hacen de laidentidad o parecido sustancial de dos marcas de fábrica, sólo pueden impugnarse por errorde hecho cuando la equivocación es evidente, esto es, que se ve a primera vista, sinesfuerzo ni raciocinio, como cuando la equivocación es acerca de colores o acerca de unacifra» (Sentencia de las once de la mañana del 23 de septiembre de 1955). También laCorte Suprema de Justicia en el considerando I de sentencia de las 10: 00 a.m. del 30 deenero de 1958, dijo : «La Cámara Federal de Buenos Aires, resume ese juicio diciendo que«para admitir tal posibilidad de confusión�cuestión de hecho�el criterio judicial es sobera-no y se forma por el examen de ambas denominaciones, por consideración a la identidad deartículos a que se aplicaran, por la naturaleza o condición de los compradores o por lacircunstancia, ya señalada en otros fallos de esta Cámara, de hallarse en presencia de underecho reconocido, el de la marca registrada y de otro en expectativa que bien puedeencontrar en otra designación cualquiera de fantasía, la marca registrable, sin afectar dere-chos ya amparados». Este es también, criterio de los Comentaristas, y de esta Suprema envarias de sus sentencias que han decidido casos parecidos al actual. Entre aquéllos puedecitarse lo que expresa Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas, páginas 350 y 356, asaber: «Indudablemente la confusión entre marcas es una cuestión de hecho, pero la Leyde Marcas no solamente reprime la confusión consumada, sino que trata de evitar que seproduzcan en el futuro... De manera que el problema que se debe determinar a priori es, laposibilidad de confusión. Este problema es tanto más importante aun en los casos en que laconfusión se ha producido, es difícil probar el hecho; quien se confunde es el consumidor;el titular de la marca vulnerada raras veces tiene conocimiento de las circunstancias en quela confusión ocurrió. Por eso, con buen criterio, los tribunales han resuelto constantementeque la determinación de la posibilidad de confusión compete personalmente a los jueces yque, si bien puede producirse prueba sobre confusiones ocurridas, carece de valor cual-quier prueba que tendiera a demostrar que dos marcas no pueden confundirse. Es razona-ble: lo que no ha ocurrido todavía, puede ocurrir en el futuro».

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preceptuado en él es aplicable a todos los casos generales, o seaque debe acompañarse al escrito de oposición el Certificado deRegistro de Marca, aunque esta oposición se verifique ante el Re-gistrador en cuyo registro ya estuviese inscrita la marca». Senten-cia No. 118, 11:30 A.M. del 14 de octubre de 1980, B.J. 273 (1980).

13. Siendo escritos los juicios administrativos y de lo conten-cioso administrativos el poder con que se debe gestionar en ellosdebe constar en escritura pública (Arto. 71 Pr. Ord. 1). B.J. 145de 1980.

14. La Corte Suprema de Justicia consideró nulo un poderescrito en inglés que no fue traducido. Sentencia No. 160, 11:00A.M. del 22 de diciembre de 1980, B.J. 373 de 1980.

15. «Dado el caso que los conocimientos acerca de los nom-bres de productos médicos y fármacos que se expenden al pú-blico está reducido a un limitado número de personas, las quepor su actividad de carácter eminentemente profesional o técni-co están en íntima relación con campo basto de la medicina y delos productos que se elaboran para combatir las enfermedadesde cualquier naturaleza que éstas sean y es a la gran masa dela población ajena a esos conocimientos, a las que el Estado depreferencia trata de proteger y velar por su bienestar y salud, lomismo que aquellas personas que como la entidad comercialrecurrente tiene un derecho patrimonial adquirido y debidamen-te registrado sobre su producto conocido como «EXOMYCOL»,lo que ha probado en el juicio». Sentencia No. 34 de las 10:45A.M. del 7 de marzo de 1983, B.J. 87 de 1983.

16. Se declaró con lugar el amparo por haberse incluido en lasolicitud de la marca GENIOL, clase 3, productos higiénicos quecorresponden a la 5. (GENIOL clase 5 vs. GENIOL clase 3).Sentencia No. 115, 11:00 A.M. 27 de junio de 1983, (B.J. 315 de1983).

17. La Corte Suprema consideró que existía semejanza en-tre los nombre comerciales LABORATORIOS SOLKA, S.A. y

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SOLCO BASLE LTD. Sentencia No. 156, 10:45 A.M., 16 de agos-to de 1983 (B.J. 405 de 1983).

18. «Basta que una marca tenga un distintivo semejante engráfica y fonética a otra, para que pueda inducir a error y origi-nar confusión, siempre que pertenezcan a una misma clase».La Corte Suprema consideró existía semejanza entre las mar-cas BENOXOL ROCHE y BENOXYL. Sentencia No. 228 11:00A.M. del 16 de diciembre de 1983, B.J. 627 de 1983.

19. «Pues las palabras de otro idioma vienen a constituir elrequisito de fantasía de la marca registrada, sin que para ellopueda invocarse como justificación el hecho de que tales térmi-nos hayan sido registrados por un «error del registrador» pues-to que esa circunstancia no ha sido objeto de su examen y revo-cación mediante el trámite legal correspondiente como seríanecesario hacerlo para poder aplicar las disposiciones conteni-das en los incisos j) y k) del Arto. 10 del Convenio, y pues proce-der de otra manera equivale a lesionar directamente derechosque han sido legalmente adquiridos. Así que el público lógica-mente se guía por el sentido literal de la marca tal como estáescrito y no mediante el que pueda resultar de una automáticatraducción dado que para ello tendría cada consumidor que co-nocer además el idioma en que la respectiva marca se encuen-tra inscrita, lo cual es sumamente difícil pues eso apenas lo puedehacer un porcentaje muy mínimo de nuestra población95".(LIGHTS y GOLDEN LIGHTS vs. KENT GOLDEN LIGHTS).Sentencia No. 71, 11:00 A.M. del 30 de abril de 1984. (B.J. 172de 1984).

20. No ha lugar al amparo contra la resolución que acogió laoposición al registro de una marca para una vacuna veterinariapresentada por otra para productos medicinales y farmacéuti-

95 Es criticable esta opinión de la Corte Suprema porque el inglés es una lengua muyconocida en Nicaragua, incluso es hablada en la zona del Atlántico y como tal tieneuso oficial de conformidad con el Arto. 11 Cn. Además, como señalan los autores deDerecho Marcario, el recurrir a términos comunes o genéricos de otras lenguas es unardid para evadir la prohibición de uso y registro como marcas, de tales términos en lalengua oficial de determinado país.

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cos, ya que son semejantes gráfica, fonética e ideológicamentey están incluidas en la misma clasificación. Caso Rowachol vs.Orachol. Sentencia 10 : 45 a.m. del 30 de mayo de 1984 B.J.164 de 1984.

21. La Corte Suprema consideró existía semejanza entre lasmarcas ROWACHOL y OROCHOL. Sentencia No. 60, 10:45 A.M.30 de mayo de 1984, (B.J. 164 de 1984).

22. Ha lugar al amparo contra la resolución que declaró la de-serción de la apelación contra el rechazo de la oposición al registrode una marca, aunque la recurrente se personó el décimo día des-pués de emplazada, ya que el recurrido no había pedido la deser-ción dentro de los dos días siguientes al término del emplazamien-to, como lo establece el Arto. 2005 Pr. Caso Bristol vs. Píldoras deBristol. Sentencia 11 : a.m. del 11 de junio de 1984 B.J. 196 de1984.

23. No existe ninguna disposición que establezca un plazopara ratificar una gestión oficiosa. No cabe el registro del nom-bre comercial THE REGINA CORPORATION por el registro pre-vio de la marca REGINA, la primera comercializa la misma cla-se de productos que protege la segunda, lo que está expresa-mente prohibido por el Arto. 49 Inc. c) del Convenio Centroame-ricano. Sentencia No. 74, 11:00 A.M. 6 de junio de 1984, (B.J.204 de 1984).

24. La Corte Suprema consideró existía semejanza entre lasmarcas IBOSTRIN e ISOPTIN. Sentencia No. 75, 10: 45 A.M.del 7 de junio de 1984 (B.J. 206 de 1984).

25. La Corte Suprema consideró existía semejanza entre lasmarcas GOLDEN DAWN y DAWN. Además la Corte dijo que elhecho de que dos marcas coexistan en varios países que noson partes del Convenio Centroamericano no es suficiente prue-ba contra la demanda de nulidad de la inscripción de una deellas basada en semejanza entre ellas. Sentencia No. 76 de las11: 00 A.M. del 7 de junio de 1984 (B.J. 209 de 1984).

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26. «Sobre este particular estima el Tribunal Supremo, que sibien es cierto que la palabra «CORN» es un término que tradu-cido del idioma inglés al español significa «maíz» y es genérico,la palabra «CHIPS» que en el idioma español tiene como signi-ficado «astillas», no es un término técnico ni genérico, el quebien puede significar al aplicarse a una clase de alimentos, untérmino de fantasía, que no tiene ninguna relación con el pro-ducto que distingue, pudiéndose considerar como un aspectocircunstancial del propio producto que se pretende introducir almercado, cuando el mismo se rompe o desmenuza, pero nuncaviene a constituir en sí, la denominación necesaria y precisa delproducto conocido en el comercio como maíz». Sentencia No.158 de las 10:45 A.M. del 19 de noviembre de 1984 (B.J. 402 de1984).

27. La Corte Suprema consideró que existía semejanza en-tre las marcas DOPAMET y NUPAMET. Sentencia No. 165,12:00 M. 6 de diciembre de 1984, (B.J. 164 de 1984).

28. La Corte Suprema consideró existía semejanza entre lasmarcas RINAZOL y SINAZOL. Sentencia No. 203 de las 11: 00A.M. del 11 de diciembre de 1985, (B.J. 403 de 1985).

29. La Corte Suprema consideró que no existía semejanzaentre las marcas BRIS y BLITZ. Sentencia No. 29 de las 10:45A.M. del 1 de abril de 1986, (B.J. 49 de 1986).

30. La Corte Suprema consideró que existía semejanza en-tre las marcas OPTISON y OPTIKON. Sentencia No. 32 de las10:45 A.M. del 2 de abril de 1986, (B.J. 55 de 1986).

31. «La «similitud» entre marcas es materia que cae bajo lossentidos del «Juzgador» sin que tal hecho requiera de procedi-mientos especiales». La Corte Suprema consideró que no exis-tía semejanza entre las marcas PRESTO y PRESTOBIL96. Sen-

96 En esta sentencia la Corte Suprema de Justicia incurrió en un verdadero error dehecho. La única diferencia entre las dos marcas es la sílaba BIL. Si se siguiera elcriterio que el agregarle una sílaba a una marca inscrita hace registrable a la solicitada

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tencia No. 67 de las 10:45 A.M. del 11 de junio de 1986, B.J.134 de 1986.

32. La Corte Suprema consideró que no existía semejanzaentre las marcas ZANTAC y ZANATE. Sentencia No. 80 de las11: 00 A.M. del 16 de junio de 1986, (B.J. 159 de 1986).

33. La Corte Suprema consideró que no existía semejanzaentre las marcas SYNETRIM y SINTROM. Sentencia No. 113de las 11: 00 A.M. del 4 de septiembre de 1986, (B.J. 244 de1986).

34. «Por lo dicho puede apreciarse la importancia y el valorque la «Marca» puede adquirir para su titular, y justamente, seha señalado que ella puede constituir el principal activo de unnegocio. Indirectamente, y aunque no es su fin inmediato, lamarca desempeña otra función: sirve al público de garantía so-bre la proveniencia u origen de los productos que consume.»Existe semejanza entre las marcas SASSON y SANSON. Sen-tencia No. 159 de las 12:00 M. del 7 de noviembre de 1986, B.J.350 de 1986.

35. La Corte Suprema consideró que no existía semejanzaentre las marcas MAXICAN y PAXIPAM. Sentencia No. 46 delas 11: 30 A.M. del 10 de marzo de 1987, (B.J. 99 de 1987).

36. La Corte Suprema consideró que existía semejanza en-tre las marcas VITAMINETS y VIDAMINAS. Sentencia No. 86de las 10:45 A.M. del 11 de mayo de 1987, (B.J. 153 de 1987).

se violarían impunemente los derechos de los titulares de las marcas inscritas. En lasentencia de las 11: 00 A.M. del 23 de septiembre de 1955, la Corte Suprema dijo: «LaCorte Suprema cree que la apreciación que los Tribunales de Instancia hacen de laidentidad o parecido sustancial de dos marcas de fábrica, solo pueden impugnarse porerror de hecho cuando la equivocación es evidente, esto es, que se ve a primera vista,sin esfuerzo ni razocinio, como cuando la equivocación es acerca de colores o acercade una cifra».

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37. La Corte Suprema consideró que no existía semejanzaentre las marcas ALGESAL y ATLETAL. Sentencia No. 77 delas 11: 00 A.M. del 22 de abril de 1987, (B.J. 137 de 1987).

38. La Corte Suprema consideró que no existía semejanzaentre las marcas LOTRIAL y LOTRIDERM. Sentencia No. 102de las 10:45 A.M. del 21 de mayo de 1987, (B.J. 180 de 1987).

39. La Corte Suprema consideró que no existía semejanzaentre las marcas FLAMINON y FLAMARION. Sentencia No.109 de las 11: 00 A.M. del 25 de mayo de 1987, (B.J. 191 de1987).

40. La Corte Suprema consideró que no existía semejanzaentre las marcas EMICINA y EMCIDE. Sentencia No. 117 delas 11: 00 A.M. del 2 de junio de 1987, (B.J. 207 de 1987).

41. «Del examen de ambas marcas se observa que las dosconstan de siete letras compuestas en tres sílabas: VI-NI-SAN eHI-NO-SAN y las cuales ni fonética ni gráfica o ideológicamenteson semejantes, es decir ni vistas ni escuchadas ambas marcaspueden originar una confusión entre los consumidores». Sen-tencia No. 40 de las 11: 00 A.M. del 4 de marzo de 1988 (B.J. 56de 1988).

42. El Tribunal de Apelaciones de Managua declaró la seme-janza entre las marcas VAPORUB y VAPO II. La parte perdidosarecurrió de casación, pero se declaró la caducidad del recurso.Sentencia No. 120 de las 10:00 A.M. del 17 de diciembre de1990, B.J. 238 de 1990.

43. Ninguna ley faculta al mencionado Ministro para delegarlas funciones que le son propias e inherentes a su cargo comolas que le confiere el párrafo final del Arto. 4º del Decreto 2-L defecha 3 de abril de 1968. Tal criterio ha sido sostenido en lassiguientes sentencias del Supremo Tribunal de Justicia: a) LaNo. 48 de las 10 y 45 minutos de la mañana del 22 de junio de1994; b) La No. 85, de las 10 y 45 minutos de la mañana del 24

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de octubre de 1994, visible en el Boletín Judicial página 180 deese año y c) la No. 33 de las 10 y 30 minutos de la mañana del20 de marzo de 1996.

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