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Gestión de la patentes, algunos

Abril 2012Esther Arias Pérez-IlzarbeOficina Española de Patentes y Marcas

algunosconceptos

clave

Qué queremos transmitir:

•qué es la propiedad industrial (¡y qué no es!)

•cómo se obtiene el derecho

•cúal es su valor legal (monopolio y medidas contra el que infringe el derecho)

•el valor económico (licencias patent box)•el valor económico (licencias, patent box)

• y su papel en la divulgación de conocimiento (bases de datos y servicios de la OEPM)

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El principito llega al planeta habitadopor el hombre de negocios.

Éste le recibe molesto, porque odialas interrupciones. Está muy ocupadocontando las estrellas….

"- Cuando encuentras un diamante que no es denadie, es tuyo. Cuando encuentras una isla que noes de nadie, es tuya. Cuando eres el primero en teneruna idea, la haces patentar: es tuya. Y yo poseo lasestrellas, puesto que nunca nadie antes que yopensó en poseerlas”

El Principito.Antoine de Saint-Exupéry (1943)

Pero CUIDADO, las ideas no se patentan…

derechos de autor obra literaria obra artística obra

científica obra didáctica copyright obra intelectual

Propiedad Intelectual

copyright obra intelectual

canciones libros reproducciones obras

dramáticas obras cinematográficas obras audiovisuales dibujospinturas libros folletoscoreografías grabaciones

Es un derecho que nace desde el momento en que se crea la obra

coreografías grabaciones sonoras obras musicales

esculturas grabados

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El derecho nace

Propiedad Industrial

El derecho nacecuando se hace elregistro (solicitud) yes efectivo cuandose concede

¿Y el secreto empresarial?

Toda información confidencial queqconfiera a una empresa una ventajacompetitiva.

Incluye:

•secretos industriales o de fabricación: fórmulas, prototipos,

Es dificil de proteger y es dificildemostrar que se ha hecho todo lo

iblcompilaciones, programas, procesos, técnicas…

•secretos comerciales: información financiera, listas de clientes, proveedores…

posible para mantenerlo en secreto

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Ejemplos de propiedad industrial

P t t d CSICPatente de CSIC ES2177465 licenciada a ACTAFARMA

Diseño comunitario de Mattel 0186693952 (variantes 1-11) Marca nacional M2994612

Marca comunitaria 9510736 de David Castro

¿Qué es unapatente/modelo de utilidad?

¡VOLUNTARIO!¡VOLUNTARIO!CONTRATO

ADMINISTRACION SOLICITANTE

¡NACIONAL!

ADMINISTRACION SOLICITANTE

Concede un MONOPOLIO de explotación en EXCLUSIVA DIVULGA su

CREACION

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A quien primero registra (titular) y el inventor tiene un derecho moral a figurar.

Este derecho se concede…

Con un coste de 600-1200€ para patentes y 150€ modelos utilidad (son sólo las tasas de la

Por 20 años IMPRORROGABLES (10 en el caso de modelos de utilidad).

(OEPM).

Y se mantiene si el titular explota la invención, paga las tasas de mantenimiento y no hay demandas por parte de un 3º.

Si la invención no esta dentro de las prohibiciones de la ley

Este derecho se concede…

las prohibiciones de la ley

Se cumplen los requisitos de patentabilidad: novedad, altura inventiva, aplicación industrial…

Y se completa el procedimiento de concesión (nacional, europeo, sistema PCT)

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o Nuevos productos

N d d t id

¿Qué se puede protegercon una patente?

o Nuevos usos de productos conocidoso Aparatos, herramientas y dispositivos

para obtener o fabricar un productoo Métodos, procesos y procedimientos de

obtención o fabricacióno Productos o compuestos químico-

f úti bi t ló ifarmaceúticos y biotecnológicos

ExclusionesNo se consideran INVENCIONES EN EL SENTIDO ESTABLECIDO POR EL ART. 4.1

g descubrimientosg obras artísticasg reglas de juegosg programas de ordenadorg formas de presentar la información

Y tampoco son patentables (por que lo prohibeexpresamente la ley)

Métodos tratamiento quirúrgico o terapéutico Métodos tratamiento quirúrgico o terapéutico Razas animales o vegetalesInvenciones contrarias al orden público

(por ejemplo los procedimientos declonación de seres humanos o lasutilizaciones de embriones humanos confines industriales o comerciales).

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APLICACIÓN

Requisitos de patentabilidad

NOVEDAD  MUNDIAL   no forma parte del Estado de la Técnica anterior

APLICACIÓN INDUSTRIAL

ACTIVIDAD INVENTIVA no resulta obvia al   experto en la materia

INVENCION TECNICA

SUFICIENCIA DESCRIPCION

Requisitospatentabilidad

“Estado de la técnica”: toda información

NOVEDAD  MUNDIAL   no forma parte del Estado de la Técnica anterior

Estado de la técnica : toda información accesible al público en España o en el

extranjero antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente

¡HAY QUE EVITAR CUALQUIER TIPO DE DIVULGACION PREVIA A UNA SOLICITUD DE

PATENTE!

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Evidente (obvio) que no va más allá del progreso normal

Requisitos patentabilidad

que no va más allá del progreso normal de la tecnología o,

que no implica el ejercicio de ningunahabilidad más allá de lo que se espera

de cualquier persona

ACTIVIDAD INVENTIVAINVENTIVA no resulta obvia al   experto en la materia

¡AL ESCRIBIR UNA PATENTE NO SER EXCESIVAMENTE

GENERALISTA!

Requisitos patentabilidad

su objeto puede serfabricado o utilizado encualquier clase deindustria, incluida la

APLICACIÓN INDUSTRIAL

agrícola

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Las patentes han de describir suficientemente *la invención, para que un experto en la materia

Requisitos patentabilidad

, p q ppueda ponerlas en n.

* En el caso de las patentes gicas se hace necesario el DEPOSITO DE MATERIA BIOLOGICA

SUFICIENCIA DESCRIPCION

INVENCION

Requisitos patentabilidad

INVENCION TECNICA

EL CODIGO FUENTE NO ES REGISTRABLE COMOEL CODIGO FUENTE NO ES REGISTRABLE COMO PATENTE

SE PUEDEN REGISTRAR INVENCIONES “IMPLEMENTADAS” POR ORDENADOR: DEBE HABER UNA SOLUCION TECNICA A UN PROBLEMA TECNICO

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•¿Dónde hay probabilidades de comercializar el producto patentado?

•¿Cuáles son los principales mercados para productos similares?s

y

do

res

Donde patentar

•¿Dónde se fabricará el producto?

•¿Dónde están los principales competidores?

•¿Cuáles son los costes de patentar en cada uno de los mercados dónde va destinado el

Merc

ad

os

com

peti

dst

es

uno de los mercados dónde va destinado el producto? y ¿cuál es mi presupuesto?

•¿Qué dificultades tendrá hacer valer los derechos de patente en un país determinado? Representante, idioma…

Co

sLit

igio

s

•No debe olvidarse que las patentes son territoriales

•Para proteger en varios países:

Donde patentar

•Para proteger en varios países:

-Ir país por país (procedimientos de concesión individuales aunque con reglas comunes)

-Utilizar sistemas supranacionales (patenteeuropea y solicitudes PCT)

•Puedo utilizar el concepto de PRIORIDAD: hay 12 meses desde que hago una solicitud en un país para registrar patentes sobre la misma invención en otros países

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Vía nacional: llega a la concesión1º Examen formal 2º Informe técnico (IET)3º Publicación de la solicitud 4º Concesión, 2 opciones a elegir voluntariamente:

Procedimiento general (concesión directa)Con examen voluntario (pueden no conceder

IDIOMA: ESPAÑOL DERECHO: El mismo en los dos procedimientos (general/con examen)VALOR PARA NEGOCIAR: Mayor en la vía con examenCOSTE:

600€ (sin examen, sólo IET)1200€ (IET más examen)

Cómo se registra en España

la patente)( )

Vía Europea: llega a la CONCESION1º Examen formal 2º Informe técnico (IET)3º Publicación de la solicitud 4º Concesión con examen5º Oposiciones de terceros6º La patente se transforma en patente nacional si se presenta una traducción al español

IDIOMA PROCEDIMIENTO: INGLES, FRANCES, ALEMAN IDIOMA EFECTO EN ESPAÑA: ESPAÑOL DERECHO: El mismo que una patente nacional (aunque la concesion es de EPO)VALOR PARA NEGOCIAR: Mayor COSTE:

30.000€ (10 años, 8 paises y honorarios de intermediarios)p )

Vía PCT: sólo solicitud1º Examen formal, Informe técnico (IET), Publicación de la solicitud y Examen realizado por oficinas ISA/IPEA)2º La documentación se pasa a las oficinas nacionales3º La patente se concede en cada país

IDIOMA PROCEDIMIENTO: 6 idiomas entre ellos el ESPAÑOLIDIOMA EFECTO EN ESPAÑA: ESPAÑOL DERECHO: El mismo que una patente nacional (la concede la OEPM)VALOR PARA NEGOCIAR: Depende COSTE: Más económico que ir pais a pais42.000€ (patente europea, EEUU, Japón)

ES

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM)

CONCESIÓN(SIEMPRE)

Formas de solicitar una patente en España (resumen)

ES ES

PROCEDIMIENTO GENERAL (1986)

IET / BUSQUEDA

VIA NACIONAL (1986/2002)

INTERRUPCIÓNEXAMEN PREVIO (2002)

CONCESIÓN O DENEGACIÓN

OEPM

OEPMOEPM

ES

VIA EUROPEA (1986) 40 PAISES (marzo 2012)

PATENTE EUROPEAGB

FR

(EN 9 MESES)CONCESIONEXAMENBUSQUEDAES

FRDE

GB

ES

DE

US US

OPOSICIONES

OFICINA EUROPEA DE PATENTES (EPO/OEB/EPA)OFICINAS NACIONALES

VIA PCT (Solicitud Internacional) (1989)

EPOOEBEPA

EPOOEBEPA

EPOOEBEPA

EPOOEBEPA

INPI

OEPM

DPMA

TPOUK

USPTO

CONCESIONES

CAPITULO IBUSQUEDA

AU

EP

JP

US

ES

US

JP

EP

ES

OFICINAS NACIONALES

CAPITULO IIEXAMEN

ES

EP

USJP

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

144 PAISES (marzo 2012)

ISAPCT

ROPCT

IPEAPCT

OEPM

JPO

USPTO

EPOOEBEPA

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Protege invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en:

Modelos de utilidad

•Dar a un objeto, una configuración,estructura o constitución de la que resulteuna ventaja práctica para su uso ofabricación

•Pueden ser instrumentos, herramientas,aparatos, dispositivos o parte de los mismos

•No pueden ser procedimientos o sustancias

•El procedimiento de concesión es mássencillo y rápido (no hay informe ni examen,solo si hubiera oposiciones de un tercero)

••ExtensiónExtensión enen elel extranjeroextranjero dedeunauna solicitudsolicitud dede patentepatente oo

Y la OEPM ofrece un programa de subvenciones a las solicitudes de

patentes y m.utilidad

modelomodelo dede utilidadutilidad ((8080--9090%% dedeloslos importesimportes fijados)fijados)

••ActividadesActividades realizadasrealizadas dentrodentrodeldel procedimientoprocedimiento internacionalinternacionalPCTPCT ((8080--9090%% dede loslos importesimportesfijados)fijados)

••SolicitudesSolicitudes dede patentespatentes yymodelosmodelos dede utilidadutilidad españolesespañolesmodelosmodelos dede utilidadutilidad españoles,españoles,comprendiendocomprendiendo loslos trámitestrámites dedesolicitudsolicitud y/oy/o informeinforme dedebúsquedabúsqueda (IET(IET)) ((9090%% dede loslosimportesimportes fijados)fijados)

Son ayudas que se conceden después de realizar la solicitud , no para hacerla.

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Valor legal:Barrera frente a los

Qué valor tiene una patente

Barrera frente a los competidores

Valor económico:Bien intangible

Valor informativo:Información sobre una tecnología

Derecho de exclusividad en el trafico económico

Confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su

Valor legal:

cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

•La fabricación,

•el ofrecimiento,

•la introducción en el comercio

•la utilización de un producto objeto de la patente

•la utilizacion una denominación

•la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.

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el titular es el responsable de hacer valer sus derechos (debe vigilar)

Valor legal:

debe decidir si toma medidas, cuáles

y cuándo

Acciones civiles:

•Cesación actos de violación incluye la

Herramientas LegalesAcciones penales:

•Privación de libertad (hasta 4 años)

retirada de objetos del mercado.

•Indemnización por daños y perjuicios

•Embargo de objetos producidos o

•Pena-multa

•Inhabilitación profesional (de 2 a 5 años)

•Cierre temporal o pimportados y los medios usados

•Atribución en propiedad de objetos y medios embargados

Cierre temporal o definitivo de industria o establecimiento (hasta 5 años)

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Medidas cautelares:

• El demandante, que considera que se violan sus

Herramientas Legales

El demandante, que considera que se violan susderechos, debe hacer frente a la caución que fijeel juez por los daños y perjucios que puedanocasionarse al demandado

•Consisten en:• Cesación de los actos que violan el derecho

del peticionariodel peticionario• Retención o deposito de los objetos• Afianzamiento de la eventual

indemnización de daños y perjuicios• Anotaciones registrales que procedan

LITIGIOS POR INFRACCIÓN DE PATENTESDemanda de infracción

Petición de medidasTitular

Pero los demandados tambien tiene la posibilidad de actuar: RECONVENCION

Petición de medidascautelares

Solicitud de caución frente a daños

Reconvención de nulidad

Titular De la

patentePresunto Infractor

Apple (Titular) demanda a Samsung (presunto infractor) por violación de patentes

Samsung inicia un juicio de reconvención

Samsung (Titular) demanda a Apple (presunto infractor) por violación de patentes

Apple inicia un juicio dereconvención

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Los Derechos Los Derechos de Propiedad de Propiedad Industrial se Industrial se pueden transmitir por las formas admitidas pueden transmitir por las formas admitidas 

en derechoen derecho

Valor económico: licencias

en derecho en derecho 

• Cesión: compra‐venta, donación, 

herencia...

• Licencia.

• Usufructo.

• Hipoteca inmobiliaria.

Licenciascontractuales

Licencias obligatorias

Licencias de pleno derecho

Tipos de licencias

Patentes, marcas y diseños

Patentes Patentes

Acuerdo entre partes (licenciante‐licenciatario): voluntarias

En determinados supuestos: falta explotación, dependencia patentes, motivos interés público* 

Ofrecidas a cualquier interesado por escrito ante la OEPM: 

reducción tasas al 50%no es necesaria lano es necesaria la explotación

Exclusivas o no exclusivas

No exclusivas No exclusivas

* ¿Podrían llegar las patentes del sector TIC a incluirse en este grupo?

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Un tipo de licencia especial: FRAND (Fair, Reasonable and Non-discriminatory)

(Licencias(Licencias queque surgensurgen cuandocuandohayhay estándaresestándares técnicostécnicos ––normasnormas‐‐ basadosbasados enen patentes)patentes)

UnaUna empresaempresa queque emiteemite unun FRANDFRAND frentefrente aa unun organismoorganismo dedeestandarizaciónestandarización sese comprometecompromete aa concederconceder licenciaslicencias aatercerosterceros enen condicionescondiciones justasjustas razonablesrazonables yy nonodiscriminatoriasdiscriminatorias,, sobresobre aquellasaquellas patentespatentes queque seanseanesencialesesenciales parapara elel desarrollodesarrollo dede productosproductos dede acuerdoacuerdo concon elelestándarestándar adoptadoadoptado

¿Pero sobre qué patentes? Las patentes son “territoriales” y los estándares pueden ser

“internacionales”

Los organismos de estandarización deben equilibrar distintos intereses

ConsumidoresConsumidores TitularesTitulares patentespatentes EmpresasEmpresas deldel sectorsector

Los organismos de estandarización obligan a las empresas queparticipan en la elaboración de estándares a:

-Divulgar de buena fe los derechos de P.Industrial que puedan resultaresenciales para una norma (patentes esenciales). Esta información laincorporan en bases de datos especializadas por ejemplo ETSI IPROnline Database).

-Emitir declaraciones FRAND (o asumir compromisos FRAND).

Pero un organismo de estandarización no puede evaluar cómo es la patente desde

un punto de vista jurídico

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Esta situación lleva a la creación de POOLS de patentes: las empresas

comparten tecnologías

Yahoo ha demandadoYahoo ha demandado

Pero en la actualidad las patentes son más elementos defensivos que

creativos

Yahoo ha demandado Yahoo ha demandado a FACEBOOKa FACEBOOK

FACEBOOK le ha FACEBOOK le ha comprado 750 comprado 750 patentes a IBM para patentes a IBM para blindarseblindarse

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Y cada vez se escribe más sobre ellas

Un diagrama “sencillito” de cómo va Un diagrama “sencillito” de cómo va una de estas guerras…una de estas guerras…

••Reducción 50Reducción 50%% base base imponible generada porimponible generada por ingresos ingresos brutosbrutosdede la cesión dela cesión de algunosalgunos activosactivos intangibles creadosintangibles creados por lapor la

Valor economico: PATENT BOX

de de la cesión de la cesión de algunos algunos activos activos intangibles creados intangibles creados por la por la empresaempresa. . 

Patentes, Dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos; derechos Patentes, Dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos; derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicassobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas

••Ahorro de la base imponible es aplicable hasta seis veces el Ahorro de la base imponible es aplicable hasta seis veces el valor del coste del activo.valor del coste del activo.

••Regulado Regulado por el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley del por el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) Sociedades (TRLIS) 

••Aplicable Aplicable a todo tipo de empresas, incluso del mismo grupoa todo tipo de empresas, incluso del mismo grupo

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Primera página:identifica al titular y al inventor,información administrativa

Además del valor legal y económico, lasAdemás del valor legal y económico, las patente ofrecen patente ofrecen

informacióninformación de primer nivel y de fácil acceso: bases de primer nivel y de fácil acceso: bases de datos gratuitas y servicios de valor añadido (OEPM) de datos gratuitas y servicios de valor añadido (OEPM)

Memoria descriptiva:información técnica

Reivindicaciones:información jurídica, delimitan el objeto y alcance del monopolio

Informe sobre el Estado de l Té ila Técnica:determina la novedad y actividad inventiva de la invención en relación a todo lo divulgado

Servicios de información Servicios de información gratuitos de la OEPMgratuitos de la OEPM

1.- BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL

2- BASES DE DATOS (Patentes, Marcas y

Diseños)

3.- BOLETINES DE VIGILANCIA

TECNOLOGICA

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17 sectores

trimestrales

BOLETINES VIGILANCIA TECNOLÓGICA

patentes más relevantes publicadas en cada sector tecnológico

analizado

gratuitos

en INTERNET

noticias y patentes

y noticias tecnológicas resultantes del análisis de publicaciones,

congresos, anuncios y otras fuentes de interés

e-dependencia

servicios e interfaces avanzados móviles

redes de sensores inalámbricas

coche inteligente

BOLETIN VIGILANCIA TECNOLÓGICA

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•• Informes Tecnológicos de Informes Tecnológicos de Patentes Patentes (440(440€€ más IVA)más IVA)

Análisis en profundidad de las patentes que se han publicado a 

Servicios de Información Tecnológica de pago de la OEPM

nivel mundial y que guardan relación con un proyecto de investigación, un desarrollo, o con una cuestión técnica determinada

•• Búsquedas Retrospectivas Búsquedas Retrospectivas (85.66(85.66€€ más IVA)más IVA)

Incluyen las referencias bibliográficas de patentes españolas o extranjeras publicadas sobre una cuestión concreta

•• Vigilancia Tecnológica a medida Vigilancia Tecnológica a medida ((123,95123,95€€ mas IVA)mas IVA)

Informes que proporcionan con la periodicidad deseada por el solicitante, referencias bibliográficas de patentes publicadas dentro y fuera de España, en relación con un tema definido por el solicitante

Planificar I+Dinicio del proyecto

Informe Tecnológico de Patentes (ITP)

Valorar licenciasResolver problemasconcretos

Estudiar patentabilidad

Redactar la patenteinnovación

Valorar posible extensiónpatente

Detectar infraccionesVigilancia Tecnológica

patente

mercado

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realizados por examinadores de patentes

con potentes herramientas decon potentes herramientas de búsqueda

sobre una cuestión técnica planteada por cliente

con precio público (440 euros más IVA)

tramitados (solicitados y enviados ) por e‐mail

EJEMPLO DE INFORME TECNOLÓGICO DE PATENTE(accesible en “LOS INFORMES TECNOLOGICOS DE PATENTES”  Documentos COTEC 2007 

http://www.cotec.es/index.php/pagina/publicaciones/buscar‐por‐temas/show/id/160/titulo/vigilancia‐tecnologica)

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•• La exclusividad permite realizarLa exclusividad permite realizar

Patentar o no patentarPatentar o no patentar

Ventajas Inconvenientes

•• La exclusividad permite realizar La exclusividad permite realizar inversiones y obtener mayor inversiones y obtener mayor rentabilidad sobre la inversión rentabilidad sobre la inversión efectuada. efectuada. 

•• Derecho legal exigible y sólido.Derecho legal exigible y sólido.

•• Permite comercializar la Permite comercializar la invención (concesión deinvención (concesión de

•• Revela la invención a los Revela la invención a los competidores. competidores. 

•• Puede resultar caro.Puede resultar caro.

•• La patente únicamente es La patente únicamente es oponible tras su oponible tras su invención (concesión de invención (concesión de 

licencias)licencias)..

•• Imagen positiva  de la empresaImagen positiva  de la empresa

ppconcesión (puede llevar concesión (puede llevar entre 4 y 5 años).entre 4 y 5 años).

•• Es barato.Es barato.•• Se evita que otros patenten laSe evita que otros patenten la

• No otorga exclusividad.• Se revela la invención a los 

competidores.

Divulgación de información (publicación)

Alternativas a las patentesAlternativas a las patentes

Se evita que otros patenten la Se evita que otros patenten la misma invención.misma invención.

•• Barato (pero existe el coste de Barato (pero existe el coste de mantener la confidencialidad).mantener la confidencialidad).

•• No se revela la invenciónNo se revela la invención.

• No existe protección contra ingeniería inversa o reproducción de la invención.

• Es difícil exigir mantenerlo.• Los “secretos" suelen filtrarse 

Secreto empresarial

bastante rápido.

•• No requiere ningún esfuerzo.No requiere ningún esfuerzo. • No otorga exclusividad.• A menudo los competidores 

se enteran de los detalles.

No hacer nada

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Qué hay queQué hay que hacer o evitar si se hacer o evitar si se estudia la estudia la posibilidad de solicitar una patenteposibilidad de solicitar una patente

• No efectuar publicaciones antes de la solicitud: artículos, comunicados de prensa, presentaciones, congresos, ferias, redes

i l blsociales o blogs.

• No impartir cursos o presentaciones antes de presentar la solicitud, salvo bajo un contrato de confidencialidad.

• No vender productos que incorporen la invención antes de presentar la solicitud.

• Buscar información

• ¡Buscar asesoramiento profesional lo antes posible!

• ¡Presentar la solicitud antes que los demás!

¡¡MuchasMuchasi !i !gracias! gracias! 

Esther Arias Pérez‐Ilzarbe