Observancia

• Introducción y principios básicos

• Objetivos y principios

• Obligaciones generales

• Procedimientos civiles y medidas provisionales

• Medidas en frontera

• Procedimientos penales

• Evidencia

Introducción: importancia

Una de las principales razones de la conclusión del ADPIC fue el deseo

de establecer un conjunto mínimo de procedimientos a los que las

autoridades judiciales y fronterizas deben poder recurrir. Esto

representó un importante avance en la protección de la propiedad

intelectual, como se refleja en el preámbulo del Acuerdo:

“Reconociendo, para este fin, la necesidad de nuevas normas y

disciplinas relativas a … la provisión de medios eficaces y apropiados

para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados

con el comercio, ...”

Fuente: China – Medidas que afectan a la protección y observancia de

los DPI, Informe del Grupo Especial, 2009.

Introducción: estructura

Sección Titulo Aplicación

1 Obligaciones generales

A todas las

infracciones 2

Procedimientos y recursos

civiles y administrativos

3 Medidas provisionales

4 Medidas en frontera A falsificaciones de

marcas y piratería

lesiva del derecho

de autor 5 Procedimientos penales

• ADPIC, Parte III:

Objetivos

• Artículo 41: Los Miembros establecerán procedimientos

de observancia de los DPI para prevenir las

infracciones y de recursos que constituyan un medio

eficaz de disuasión de nuevas infracciones.

• Artículo 7 – Objetivos: “La protección y

la observancia de los derechos de

propiedad intelectual deberán contribuir

a la promoción de la innovación

tecnológica y a la transferencia y

difusión de la tecnología ...”

Principios básicos (1)

La observancia esta sujeta a los principios básicos

del ADPIC:

• representa un nivel mínimo + es posible

• se debe otorgar trato nacional y trato NMF

• sujeta al sistema multilateral de solución de

diferencias.

Principios básicos (2)

Dos tipos diferentes de disposiciones:

• Opcionales

• Obligatorias

Disposiciones opcionales

• Medidas que los Miembros pueden incluir en su

legislación pero sin estar obligados a hacerlo

– Ejemplo, Art 51 – “Los Miembros podrán establecer también

procedimientos …”

Principios básicos (3)

Disposiciones obligatorias:

• Medidas que los Miembros deben adoptar

– Ejemplo, Art. 41.1 – “Los Miembros se asegurarán de que en su

legislación nacional se establezcan procedimientos de

observancia … ”

• La autoridad debe estar facultada – uso discrecional

– Ejemplo, Art. 43.1 – “Las autoridades judiciales estarán

facultadas para ordenar que… ”

• Considerable flexibilidad de usar dicha discrecionalidad

Los Miembros se

asegurarán que su

legislación establece

procedimientos de

observancia que

permitan medidas

eficaces contra

cualquier acción

infractora de los DPI

Estos procedimientos

deberán prever

salvaguardias contra

su abuso y

se aplicarán de forma

que se evite la

creación de

obstáculos al

comercio legítimo

Obligaciones Generales (1)

Artículo 41

Obligaciones Generales (2)

• Método de implementación de acuerdo al marco legal

existente en cada miembro:

• Entendimientos sobre las

obligaciones:

– Sin efecto sobre capacidad de los

Miembros para hacer observar su

legislación general

– Neutro en términos de recursos

(entre observancia DPI y

observancia de la legislación

general)

Procedimientos civiles (1)

• Deberán ser justos y equitativos (Art. 42):

– aviso por escrito en tiempo oportuno

– derecho a estar representados y presentar

pruebas

– protección de la información confidencial

• Facultades de las autoridades:

– deberán poder ordenar el aporte de pruebas (Art. 43)

– opcionalmente pueden ordenar al infractor que informe sobre la

identidad de los terceros que hayan participado en la producción y

distribución, y sobre sus circuitos de distribución (Art. 47)

• Lo mismo debe aplicar a procedimientos administrativos

que puedan resultar en remedios civiles (Art. 48)

• Las autoridades judiciales deben tener facultades para

disponer tres tipos de medidas (Arts. 44, 45, 46, 48):

• Opcionalmente pueden ordenar al solicitante que haya abusado de

los procedimientos que indemnice al demandado (Art. 47)

Procedimientos civiles (2)

– Mandamientos judiciales u órdenes de

tribunal que prohíben o rectifican un acto

– Indemnización para compensar el daño

y pago de abogados

– Ordenar que las mercancías sean

apartadas de los circuitos comerciales

o destruidas

Medidas provisionales

• A la espera de la solución en un juicio, los tribunales deben

poder ordenar medidas provisionales con el fin de (Art. 50):

– impedir infracción

– evitar la comercialización

– preservar pruebas

• En caso de infracción deliberada, las autoridades deben

poder adoptar medidas sin haber oído a la otra parte

• Protección contra abuso:

– notificar sin demora a la parte afectada

– exigir al demandante pruebas y el pago de una fianza

– revocar medida si el procedimiento no se inicia en un plazo razonable

– pagar compensación al demandado

Medidas en frontera

• Tema «clásico» del

GATT/OMC

• Papel importante de las

aduanas y cooperación

entre los Miembros y la

OMA

• Más fácil interceptar

productos a la frontera

Frontera: falsificación y piratería

Los procedimientos de observancia en frontera deben

cubrir por lo menos los casos de (Art. 51):

Mercancías falsificadas*

(marcas de fábrica o de comercio)

Mercancías piratas*

(derechos de autor)

* Definiciones en la nota a pié de página 14

Frontera: medidas opcionales

• Los Miembros pueden establecer también medidas en

frontera respecto de:

– otros productos que suponen infracción de derechos como las

patentes, las indicaciones geográficas, etc.;

– productos infractores destinados a la exportación;

– las mercancías en tránsito;

– las importaciones de pequeñas cantidades no comerciales;

– las importaciones paralelas.

Frontera: requisitos y protecciones

Requisitos procesales y salvaguardias contra abuso:

• Titulares deben presentar pruebas de

infracción y describir mercancías (Art. 52).

• Se debe notificar al importador y demandante

en caso de suspensión del despacho

aduana, la cual debe tener plazo limitado

(Art. 54 y 55).

• Autoridades deben estar facultadas para

exigir al demandante una fianza y ordenar

pago de indemnización (Art. 53 y 56)

Frontera: inspección e información

Las autoridades (Art. 57):

– deben estar facultadas para dar al

titular o al importador la oportunidad

de inspeccionar las mercancías

retenidas.

– pueden informar al titular sobre otras

personas que participan en el circuito

de distribución, en caso que se

encuentra que las mercancías son

infractoras.

Frontera: facultades

Las autoridades (Art. 59):

– deben poder ordenar la destrucción de mercancías infractoras.

– no deben poder autorizar la reexportación en el mismo estado ni

someter a un procedimiento aduanero distinto a las mercancías

falsificadas.

Si están facultadas para actuar de

oficio, pueden suspendan el

despacho de mercancías que

presuntamente infrinjan un derecho

(Art. 58).

Procedimientos penales

• Son obligatorios en los casos de (Art. 61):

– falsificación dolosa de marcas

– piratería lesiva del derecho de autor

– a escala comercial

• Facultativo para otros DPI, en particular en caso de dolo

y a escala comercial.

• Las sanciones deben incluir:

– penas de prisión y/o

– destrucción de mercancías

– confiscación

– multas

Crimen contra la propiedad

Evolución del comercio en productos falsificados y pirateados

Fuente: OECD, Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products - an update, 2009

Evidencia (1)

Evolución del comercio en productos falsificados y pirateados

(% del comercio)

Fuente: OECD, Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products - an update, 2009

Evidencia (2)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

Paraguay

Panama

Bolivia

Peru

Ecuador

Honduras

Dominican Rep.

Guatemala

Colombia

Nicaragua

United States

Brazil

Argentina

Mexico

Venezuela

Canada

Costa Rica

Chile

Uruguay

Fuente: OECD, Magnitude

of counterfeiting and piracy

of tangible products - an

update, 2009

Evidencia (3)

Índice general de falsificación y piratería relacionadas al comercio