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Oficina Central: Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid Con Oficinas en: Alicante, Barcelona, Sevilla, Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza

www.ponspatentesymarcas.es

TITULO DE LA PONENCIAFecha:Nombre del PonenteTITULO DE LA PONENCIADEPARTAMENTO

MARCAS. MODALIDADES Y VIAS DE PROTECCION

9 – Febrero – 2012

Alberto Rabadán

http://www.ponspatentesymarcas.es/


© Pons Patentes y Marcas Internacional 2012

Conceptos clave:

PRIORIDAD (quien solicita/registra primero tiene el derecho)

EXCLUSIVIDAD (“monopolio legal”)

El registro de la marca confiere a su titular el derecho

exclusivo a utilizarla en el tráfico económico (art. 34).



Doble vertiente del derecho de exclusividad

A) Positiva:

Derecho que su titular tiene a utilizar o explotar con carácter exclusivo el registro obtenido

B) Negativa:

Facultad de impedir que terceros utilicen dicho registro: el mismo o uno igual o semejante



Marcas registradasPROTECCION frente a:

A) Marcas idénticas (distintivos y productos o servicios).

B) Marcas semejantes. Existencia de riesgo de confusión y

asociación.

C) Marcas notorias renombradas. Semejanza de los distintivos

frente a productos o servicios diferentes. Riesgo de

dilución.



Clases de marcas

- Marcas “ordinarias/normales” vs. marcas notorias y

renombradas.

- Tipos de marcas en función de las características que

protegen:

* Marcas colectivas.

* Marcas de garantía.



Marcas colectivas

Todo signo susceptible de representación gráfica que sirva

para distinguir en el mercado los productos o servicios de los

miembros de una asociación titular de la marca de los

productos o servicios de otras empresas.

Solicitantes: asociaciones de productores, fabricantes,

comerciantes o prestadores de servicios que tengan

capacidad jurídica, así como las personas jurídicas de Derecho

público.

Cesión sólo a personas autorizadas de la asociación.



Reglamento de uso que deberá recoger:

-Identificación del solicitante y personas autorizadas a usar la marca.- Condiciones de afiliación a la asociación.- Condiciones de uso de la marca.- Motivos prohibición uso a los miembros y sanciones.

Marca colectiva = indicación geográfica, el reglamento de uso

deberá prever que cualquier persona cuyos productos o servicios

provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas

por el mismo, podrá hacerse miembro de la asociación.



ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE MELON DE TORRE PACHECO

ASOCIACION PROMOTORA DEL PIMIENTO DE TORQUEMADA

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA

ASOCIACION ESPAÑOLA DE DISEÑADORES Y CREATIVOS DE JOYERIA Y ORFEBRERIA "JOYAS DE AUTOR"

ASOCIACION EMPRESARIAL DE PRODUCTORES DE CULTIVOS MARINOS



Marcas de garantía:

Todo signo susceptible de representación gráfica, utilizado por

una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su

titular, que certifica que los productos o servicios a los que se

aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que

concierne a su calidad, componentes, origen geográfico,

condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de

prestación del servicio.



Reglamento de uso que contenga:

-Las personas autorizadas a utilizar la marca.

-Las características comunes de los productos o servicios que se

van a certificar.

-La manera en que se verificarán estas características.

- Los controles y vigilancia del uso de la marca que se

efectuarán.

- Las responsabilidades en que se pueda incurrir por el uso

inadecuado de la marca y el canon que, en su caso, se exigirá a

quienes utilicen la marca.



El reglamento de uso deberá ser informado favorablemente

por el órgano administrativo competente en atención a la

naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de

garantía se refiere.

Marca de garantía = indicación geográfica, el reglamento de

uso deberá prever que cualquier persona cuyos productos o

servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las

condiciones prescritas por el mismo, podrá hacerse miembro

de la asociación.



XUNTA DE GALICIA.CONSELL INSULAR DE MENORCA DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA INSTITUTO TECNOLOGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEON



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

FUNDACION CENTRO TECNÓLOXICO DA CARNE E DA CALIDADE ALIMENTARIA DE GALIZA

COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y HACIENDA



La marca como derecho territorial

- Aplicación de leyes nacionales.

- Existencia de tratados y convenios internacionales que

economizan trámites y costes.

- Registrar la marca donde se realicen actos de comercio:

- Fabricación- Venta.- Exportación.- Importación.- Embalaje.



Principio de prioridad unionista

Seis meses desde que se solicita una marca para

extenderla a otro país manteniendo en el país de

destino la fecha de solicitud del país de origen



Las vías de protección

Vía Nacional

Unión Europea

Vía Internacional



Vía nacional

- Solicitud país por país.

- Cada tramitación es un procedimiento independiente.

- Mayores costes.

- En ocasiones es la única opción posible.



En España => OEPM. Procedimiento:

1. Solicitud.

2. Publicación.

3. Apertura plazos oposiciones (2 meses).

4. Si hay oposiciones => contestación suspenso en el plazo 1 mes.

5. Concesión/denegación



Vía comunitaria – Marca comunitaria

-Gran ventaja => sistema unitario: sólo puede ser solicitada y, en su caso, concedida para todo el territorio de la Unión Europea.

- Coste reducido vs. amplitud derechos (solicitud y concesión en toda la Unión Europea: 27 países).

-Despliega sus efectos en la totalidad del territorio de la Unión Europea.

- Si se deniega se puede transformar en marcas nacionales en cualquiera de los países miembros de la Unión Europea.

- Oposiciones: registros anteriores de cualquiera países comunitarios.



Fuente: OAMI



Vía internacional – Marca Internacional

-SISTEMA DE MADRID: comprende dos tratados

internacionales, el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid

- No es una marca mundial sino que se puede utilizar este

sistema respecto de aquellos países que hayan firmado estos

dos tratado. En la actualidad son 80 países.



Ventajas del Sistema de Madrid:

-Simplificación y unificación procedimiento: examen formal

y publicación.

-Una única solicitud, en un único idioma y pagando una

única tasa en francos suizos se puede obtener protección

en multitud de países.

- Única renovación. Mayor facilidad cambios de titularidad,

representante o limitaciones en los productos o servicios.



-Obtener en los países miembros un registro con los mismos

derechos y obligaciones que si se tratara de una marca

nacional.

-Esta protección se puede ampliar posteriormente a otros

países miembros del sistema en cualquier momento por

medio de una solicitud de extensión territorial.



Procedimiento de solicitud:

-Solicitante: personas físicas o jurídicas que tengan nacionalidad

española o tengan su domicilio en España o posean un

establecimiento industrial o comercial real y efectivo en España.

- Obligatorio tener una marca base nacional española:

Países parte en el Protocolo: es suficiente con una solicitud

española.

Países parte en el Arreglo: es necesario que la marca

española esté concedida.



-La marca internacional debe tener idéntico titular, idéntico

distintivo e idénticos productos o servicios que estén

incluidos entre los solicitados o concedidos en la marca

nacional.

-Las solicitudes internacionales deben presentarse siempre

a través de la OEPM quien examina los requisitos formales.



TRES FASES DEL PROCEDIMIENTO:

1ª. Recepción solicitud OEPM (oficina origen). Comprobación requisitos formales.

2ª. Tramitación ante la OMPI que hace un nuevo examen formal y publica la marca ya con número internacional en la gaceta OMPI de Marcas Internacionales.

3ª. Tramitación ante la Oficina Nacional de cada país solicitado (oficina destino) que recibe la designación de la OMPI, (mismos efectos que una solicitud nacional de dicho país) y que decide, conforme a su legislación nacional, si se ha de conceder la marca internacional



CONCLUSIONES:

- Registrar la marca en los países en los que vaya o pueda estar presente.

- Registrar la marca en función de los productos que se comercialicen y las necesidades particulares de cada empresa.

- Anticipar en la medida de lo posible la solicitud para tener el registro cuando se vayan a comercializar los productos. Evitar posibles situaciones no deseadas (derechos anteriores nacionales).

- Acudir a sistemas de protección que permitan abaratar costes.

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