OMPI - WIPO - World Intellectual Property Organization El Articulo 111 i:,·dta de los sect.or·es...

OMPI HUCENIII/ 3

ORIGINAL: Ingles

FECHA: 15 de febrero 1990

ORGANIZACION MUNDIAl. DE I.A PR(>PIEDAD INTELECTUAL GINEBRA

COMITE DE EXPERTOS

SOBRE LA ARMONIZACION DE CIERTAS DISPOSICIONES

DE LAS LEYES PARA LA PROTECCION DE LAS INVENCIONES

Octava sesi6n

Ginebra, 11 a 22 de junio de 1990

PROYECTO DE TRATADO SOBRE LA ARMONIZACION DE LAS LEYES DE PATENTES; PROYECTO DE REGLAMENTO DEL PROYECTO DE TRATADO

3121M/LAN/(0268M) 3129M/LAN/(0268M)

(Articulos 9 d 24; RegJa 1)

,.

c. 1 ;~ _-:; cJ.,., !_ 1 · ,,

u doc1unento qut:: f lCf_Lt'd

~as ~=·'a_ r r: r.~· ;:;

c·'"Hl<iJ c :t, _ _.,nes \!a.cior:u ·"i:

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"' ,J:,·:,;,_·,:31Clones del ~ 1 t c• l : ':.. E / 'J 1 - i / 2 . En

jucu.rr,f.::nto d Ja pag1na 111 E~s -· · .2\rLi:c:u o La continuacion 2 partlr rte ~a raglna 64 .

j ,-~ i'

t l pd ' n-.;,Lt

<:.l prt:esente 10acea del Tratado,

·"' DO:;Lbilidad de quE~

-.tr~-~"-·.~ul:)S en ~c:<ones de , (parrafo

~--· ~)at 2ntt-.:: 11)

ciertas la 2. ii)) y 24

dd i\rt:lculo 18 --,~~.:..;uerda esa

~.lt~ las

;oyecto de Tratado ;ores, ya no figuran

ulado "Pre£:~en:acion de

2.1 do orr,l tida 1.9 ::iel

L~t r: d r·e.lati vo a ·n Jc). Habida

ld') cccorci.ar· en E•l

"-''' e ~:as 1 -) -:L~ Par 1 s y no

.?- oLn_,~:: 1-:lS ta:-:.as

Preambulo .l'.rt:l.culo l. Articulo 2: Articulo 3; Articulo 4: Articulo ~=~ : Acticulo 6:

Acticu.io ) :

At'tLculo 8: Articulo 9 .i\rt.lculo 10: Articulo 11 .

k.

Articulo , ') J .. c.:

ECrr• DE Tf\:.i\TADO

l.1.l'~ Un 1 on.* Definicion].:: ... Div11 .. :. lpc:r}n*

c·.:c J "'· kt~ l i_

f~chd ch: _,_ f)t-:< ·r>~c h._·:.·· a

del so11·-~:lt~:1nt~e·}f,

.t/1 l{)[' idctd~

,_--__· ;_(p)L -h

t~nnd.t.:lO<k de· i·di.•::nti'lb;lidad

declaracion

:-, ~ v~J -!-:;a,_-~ 1 on ~" · p .. .;.;:: ~- .iO c:.f ec. Ldl1 1 a novedad n i la :~:' .. 't~\7 ::da.d ~: ~~_)n :.va ( azo de qracia)

Art :£culo 11 · :~t ect<1 !e !':: .1:- solF'ltUd<:!s :.:;obr''' el estado

Art.lculo Articulo Articulo Articulo Articulo Articulo Articulo Articulo

Articulo Articulo Articulo

Regla 1 : Regla 2 : Regla 3

Reqla 4 ;

Regla 5

f<egla 6

dt:: 1\~1. !1()veciad

14; 1 '): PuLI1 :lC

15: p l dZOS ]~•.} t. y el ''Zan:en "~ubstantivo 17: ~.-.\?lntblus n ~-

1 B: Ke voc<~ .. : : j_ 7'~r-dtiva

19: D~:_·p,:h(

20: t J ::~ Ud I l () ci I). t . .Jl

21: ' 1 .··.>tee(: 1on e tnt:erpretacion de las

22: Dut·acic•n .it:' '" foatente 23: Ej t~CC.!.C l () ~~t~ l u~~~ t1f..!r·ec!los

24: 11'Te::;t.-;n i' ·" :;cqa de 1a prueba

Conterndc ~ ..

Forma de t da. Del:c1 1 e;:3 . i ,._ :-

::. rl\rt~nc ltJn ( ·,

Di vL:;.:_()n dl.~

Fur.~ud d.f~ -i.t:n

i ad f\l't l.(. '1] ·• ,i'.·

Lr:; t: d. .l .t!:::';.:.: ' :l

(ad fL t ~·.

. ;•:.·

j ,. .. ct dt:3,:rtpc<lon (ad Articulo 3.2))*

1 •.· 1 ndicaciones (ad Articulo 4. 5)) * ~:y:u s ito de un J dad de la

) * ~ t ~ (d l:.rt:cu1o ~)* ··n . ''lt't:cic)n Jel ~r:ventor

Pagina

5* 7* 9*

13* 21* 29*

43* 47* 49* 65 69 71

75

79 85 87 93 97

101 107 115

119 123 127 133

17* 23*

31* 41*

45*

59* ReqJa i' lfJ.C>:i .on 91

r La proxHna pagina es la pagina 64]

* D. . 1.spos 1c l()n ·:' L documento HL/CE/VIII/2

'3

c:a

·'

:f'·•' derecho .. '~.s hayan

it:·lativa a "''·coGto de

derecho a

'·'' 1 •:o al

la '' r·t enece a 1 :d inventor "p":'r·sona" de

._.J. ·ver1ta, la .>.; 1 c:~chos de

·' r•at.:::nt~ y que

·. "L· .i ,?A(]U r 0 la .. ~.: derecho a la

I :• ~-

paca. tma , i '~ddo 1 a nn sma

IiW

i:'t:·::;t.:·ntail

el

'. 1 tud

l ,, _ _, ~~ L P3 b 6 ]

HL/CE/VIII 13 pag1na 0':>

Articulo 9 ( anttquo Art~~(;~l~lo :·HJ l)

Derecho a 1~ patente

1) [Q~recttQ ~cit::l_invt::nb;~·J El. ,.!erecho a una patente pertenecera al

inventor. Toda Parte Contratante tendr~ libertad para determinar las

circunstancias en las ·:;:ue e i derecho a la pc:tente per:tenecera al empleador del

J.nventor o a una persona gut: hay-a encan:;1ado al inventor los trabajos cuyo

resultado sea la 1nvenc1on

[Contin~a el articulo en la pag1na 67]

> ~. y / I ..

'• patente 'dCI .. ) Ul10 de

,_. i· ~)'riO e 1 ,:,f ~._::;:; que <1tacion y

" 0'}identes

;>

-·· , en•; de recho a

':d ~ 1C i tud sera '- ; ::.•." r·a de va.c ias

ll J~l u d~.~t~~cho a

f,·, "!,lT~·:

·~d<.\! .-; ~ n

··d be r ~; 1

···,).'"(-""~-~ dt.~ .su

,,., > } '.~>-::: .Ld

HL/CE/VIII/3 paqina 57

[Articulo 9, continuaci6n]

realizado la misma invenci6n idependientemente los tulos de los otros, el

derecho a la patente para e.::;a 1w.•er1ci•~n pectHtecr;r\i, [con independencia de la

fecha en la que la 1nvenc16n haya sido realizada por cada uno de ellos,]

i) cuando se haya presentado una sola solicitud para esa invenci6n,

al solicitante, mientras que la solicitud no sea ret1rada, abandonada o

rechazada, o.

iil cuando se hayan presentado var1as solicitudes para esa

invenci6n, al que haya presentado la solicitud cuya fecha de presentaci6n o,

cuando se reivindique prior1dacL la fecha de pt·iocidad sea mas antigua,

mientras que dicha solicitud no haya sido retirada, abandonada o rechazada.

[Fin del articulo]

HL/CE/VIII/J pagina 68

Notas sobrH ~1 Articulo 10

10.01 El Articulo 111 i:,·dta de los sect.or·es tecnologicos en los que deber:la poder obtenerse ana p1 ·J+ '~cc1on por pat.ente. Se proponen do~' formas de abordar el objeto de este .::rd J.culo. La pri.:nera fonna !Var·iante A) establecer:la una regla general SE.~cJlnl ::_-i CUdl las Partes c:ontratantes deben perrnitir obtener proteccion por patt.~n "' j:J3.ra las invenc:ones 8n t()OOS los sectores tecnologicos. E~ l.ct hipotesis IVar1ante B), cada Parte Contratante tendr:la libertaa pat~ ir los sectores tecnologicos en los que podr:la obtenerse protpr:r: 1 '~n ( ,,~ i··"""nt<~.

10.02 e l rt·atado r-d\Y~ el Com1 te d,~ Expertos examine en su ses1on " ;·~, propuesto otra vaLlante. que permit:la a una Parte Contratante prr•'''': u.:v. l.:epcion pacct LL3 '!aci.=!dades vegetales o las razas animales en la iT•' cl.1 cid 'c:n ·1ue esa Parte Contratante cont.emplase la posibilidad de lma proteccH~m .';t<fu:u,nt.-:: de esa:3 var·ierladet> o razas en v1rtud de leyes dist intas de su j f:'J! ';c,;,c,:• pat.entes. La pos1b111dad de ;:;stablecer esta excepc1on a titulo p(:•uKllkDLe ha s1do cet1cada del presente proyecto, habida cuenta de las ciel1bt'cr· '.: :onRs que han te:~ido luqar desde la sesion anterior del Comite de Expertm;, f.Hl'ticular "'n lo relett1vo 1 las celaciones entre la protecc ion por c,:., ··t 1i, v1n de obtencH)n veget.al y la proteccion por patente. No obstante, lc::~s cii~; ;_c;ones finalt'•S (vease ''l documento HL/CE/VIII/4)

, , , contendran una d1spo::• L~:.on qut~ per.·m[t.ira a. uri,;;. Parte Contratante formular, en ciertas condic1ora~s, un,l r-e:~er-Ja en cuantc, a L:i p'-ohibicion general de toda excepcion clucanr P \Hl .,;·{oclo cletermir,adc>.

Variante l\

10.03 Como se ha ezpuesto anteriorrnente. 1a Var1ante A est.ablece la regla general seg~n la cual deben poder obtenerse patentes para invenciones, de producto o de procecilJr:.t en to, en todo~3 los disposiciones finaJE<S (ved:;e el docurr:ento Partes Contratantes tJ1 •'~n f: l 1nom-::•nto ~n

excluyan de la prote· .. :c: on por pa.t·~nt:e Ja:::; sectore.s tecnolog 1cos, <rue rnantE:'!ngan e~;a transitorio.

Altet·natl.\/d B

sectores tecnologicos. Las HL/CE/\!ITI / ~) per·mi tiran a las yue se hagan parte en el Tratado, inv,o;HcJ.ones pertenecientes a ciertos exc lus1c•nes durante un per:lodo

10.04 l enf<Xjd•: '><d•1 e·n Ja \!a, 1.i:!Et"• fJ t.'OnSl;>te en dejar a cada Parte Contrat:u:te L1 td'··''-' , : :·c:CJ LcHW:r~t"~ L>::; '.:l.lf•st 1une'-; perten,::cientes al obj.::to

lfin de las notasj

Variante A:

HL/CE/VII I/3 pagina 69

Ar:t:l.culo 10 <antig~-o--A~t.T;;-~I10 2o4 >

Sectores tecnolonicos --- -------·~-- --··-------~-----·---~

La proteccion por patente podra obtenerse para invenciones, de producto o

de procedimiento, en todos Ins sectores tecnologicos. 1

Variante B

[Sin Articulo 10]

[Fin del articulo]

Las disposiciones finales (vease el documento HL/CE/VIII/4) contendran una diposicion que permita formular, en ciertas condiciones, una reserva respecto de esta norma.

HLlCElVlli/:: pa,pna 70

Notas sobc8 Hi Artic~lo 11

ll.Ol El Artic;,lo Li defl.ne Ja.s cvno;,_.::;w"-' qc1e deb,-; cumplir la invencion para ser cons1derada r~a·~sntable.

ll. 02 El :e_a_rya;· r-!:cll:~e<a .:.c~:.> tn?.c' t.:r.HJ.Jl,_:.tunes de patentabilidad generalmente adm1 '~i:Ja ,,, ::;aber-, J::t novedacL la actividad invent iva y la utilidad o la poslb:.~;.da .. ::! de apl:u::acH)n indu~'.tnal. Las definiciones de las dos primeras rk f.·~; :;.s ::cJ;LLCH'llES (novedad y .1ct1vidad inventiva) figuran en los parrafos .·:: i · .') E: Lw nspi 1>v':c1s en la;; qui:" f 1guran en el Articulo 33 y en la Regla 4 eel ~cr Por lcts razones expuestas en los parrafos 11.08 a 11.11 infra .. n<> SE' de:\ d,?flnicion de utilidad tudela posibilidad de aplicacio~-·;;du~; r 1a 1. '<;ue son las des var iante;; correspondientes a la tercera condicion de pD:•or:i_,~ :. tch ) .

11. o3 EJ I@rz.·,"!.s? ::. J_ estado de la t~cn~ca

olef1ne ~omo nueva una 1nvenc1on que no forme parte del

ll. 04 El p~_rr·_afo 2 b contlene una def 1nicion del estado de la tE~cnica que aplica la norma. denom.1 nada de la novedad universal, seg{m la cual se considera que forma parte del ~"':;tado de la tecnica todo lo que haya sido puesto a disposici6n del p~blcco. tanto par d1~1lqac1on oral. utilizacion o exposicion, en cualquiec l ugc; t· de.: mun:io,

11.05 El PAr::r·afu 2lc; rcennitir.1a a las Partr~s Contcatantes derogar la norma de la noveda.d uruver~:a1. establecida en e1 parrafo 2)b). Pernitiria a una Parte Contrat:antc cx::l.u1 !. del estado de la tecnica los elementos puestos a disposicion del p~bi:ca po~ d1vulgacion oral, utilizacion o exposicion fuera de su territor1o. De esta forma. permitiria a una Parte Contratante adoptar la norma de la. novedc:•·l local a los fines de la definicion del estado de la tE~cnica. En ausen:::: 1a de un acuerdo general durante las sesiones anteriores del Comite de ExrPrtc•,:, '.:'obce la posj_blidad de permit1r derogaciones de la norma de la ncwedad unlvH~sal. el p~irrafo 2)c) figura entre ::::orchetes.

11.06 La def1nicion dPl estado de !a tecnica que figura en los apartados b) y cl del parrafo 21 rtebe leerse al m1smo tiempo que los dos articulos siguientes del tJ de Tratado. El pr1mero de ellos, el Articulo 12 ( "Divul<Jacior:.e:::: T-H'' no afectan ::.a novedad n1 I a actividad inventiva (plazo de gracia)''), pre··'·? <p.1e c1ect.as divulqaciones acaecidas dentro de los 12 meses que precedan a la ~t-:cr:.J. de presentacion ~J, en ~c;u caso, la fecha de prioridad de una :>olicJttl'i,. ,l, c.:1~ando no fc,cmen parte del estado de la tecnica en virtud de la ctc:t':n;_c: f~O:lt.l~nidd en el. Ar.ti i_Jlo l.l .. 2)r no p~:>drc3.n invocarse contra la 1nve1i>.:J~n n :r:···~nc.:lones ·:[U.<" f1c;c1ren ·=:n 1a sol1citud para la apreciac1on de l~ ~at•·rtall~lidad de esa 1nvenc1on o invenciones. El segundo, el Articulo 13 ( ''Ei:"ect.- •.if': ~:.::.erta~; :O'olJ.c: tudes sobre el estado de la tecnica respecto de 1a nC·'if:(L:d · 1, .,"sL1blece ia ohll•J:'!Ct•5n de las Partes Contratantes de reco11ocer ~:n c.:1:::e :-:.f::r :::r~lfiJ.naJo:::;. '/ a los f' 2.r:~.::::; de establec,~r la novedad dE:!

estado Je Ja t~cnica de solicitudes presentadas anL~c1 :;~·(·;:1:.:• ; t<=· 'l'le :t::m nn han :;ido publicada;:;. For lo tanto, el Articulo 12 :-.l'-:lh: •.c l. ef<:'i'to de 2l.1m.1.11dr ciect:os elementos del estado de la tecnica definido <:'n ~,1 i\l cu.li.o Jl.~:l. mtentras que el Articulo 13 tiene el efecto de aqr,-'Cj<'i: ·•·t ·11 '•"'-'tchi·.~ '-' Ja r,cicnica asi definido, que habran

11.07 El ~J.J<~fn _:;. parece explica:c":': ; ,, ,f

1nventiva y

HL/CEJVIII/3 pagma 71

Articulo ll ( ant .i g~;-;;;~~t:C~~lo 2 0 1 )

1) [~~-:t:_~_Q_!:_?_!=!_:l_J,_:!,_d_~cjl Una invene16n sera patentable si es nueva,

implica una actividad ir;'/C:?nti\d (no es evidente) y e~; util 0 susceptible de

aplicaci6n industrial.

2) [N__s>_'!esti:isl:l a) s,~ considerara nueva una invencion si no forma parte

del estado de la t~cnica.

bl El estado de la t~cnica consistira en todo lo que haya sido

divulgado al pUblico, antes de la fecha de presentacion o, cuando se

reivindique prioridad, la fecha de prioridad de la solicitud que reivindica la

. ' 1nvenc1on.

[c) No obstante lo dispuesto en el apartado b), toda Parte Contratante

tendra libertad para excluir del estado de la t~cnica los elementos puestos a

disposicion del publico, por d1vulgacion oral, por utilizacion o par

presentacion en una exposici6n. en un lugar o en un espacio que no esta bajo

su soberan:La o, en el case de una autoridad supranacional o de una

organ1zac1on intergubernamental. de la .soberania de uno de los Estados

miembros que la constituya.]

invenc1on implica actividad inventiva (no es evidentel si, teniendo

debidamente en cuenta el estado de la t~cnica como se define en el parrafo 21,

no hubiera s1do evidente para ,.ma. per·sona del oficio en la fecha de

presentac1on o, c:uando 'w nnv1.ndiqw" p1·ioridad. en la fecha de prioridad de

la solicitud en la qt1e se rei'f.llldlt:d.

[F1n del articulo]

HL/CE/VUI/3 paqina 72

[Notas sobre el Articulo ll, conL.auacion.]

11.08 Recorden:os que '-~n el texto dE:,l Acticulo 11 nose define ninguno de los dos criterios que pueden constitui.r 1a tercera condicion de patentabilidad, a saber, la utilidad o L:. pos1bilidad de aplicacion industriaL Tampoco se expresa ninguna prefrc:cencia por a19uno de esos cr:iterios; las Partes Contratantes tendran libertad para elegir uno de ellos. No obstante, ambos criterios reqLLieren :oLJuna 1nter-pretac1on.

11.09 El tf~rmino ut: l.czado debe corrpcendr"r.se f"n el sentido de que significa susceptible de ser ut1 hzado,. y no como "ut1J" desde un punto de vista economico 0 SOClal. 0 en la perspectiva del progreso tecnologico. Como condicion de patentab1i1dad, este cr1terio t1ene por objeto excluir de la proteccion por patente las concepciones puramente abstractas a las que no es posible encontrar: nu:qunc; aplicaci(:,n ~:·cac:t 1ca.

11.10 Se adrnite (jene::cillmente que la LI1terpretac1on que hoy ~:e da al criteria de la posibilidad de aplicacion 1ndus·:nal implica una exten~:ion del significado natural del t~rmino. El significado natural de la palabra "industria", ::xue esta rreneralrnente vinculado ala noe1on de fabricacion, ya se ha arnpliado en varias ocas1ones de fo~ma que englobe cada nuevo sector organizado de act1vidad tecnologica en el que se ha juzgado adecuado recompensar a los ulVf!ntores por la conces1on de una patente. En consecuencia, en el mornc~nto actual ex.isten nmnerosos ejemplo::: de invenciones patentables de las qu~ Ps algo art1ficial decir que han sido hechas o utilizadas E-c~n la "indtt::''.Xla''.

ll.ll La necesHlad d,,. adaptar el sent. ida natural del t.:irmino "industria" para extenderlo a los difer0ntes sectores de actividad economica organizada tampoco es nueva, se desprende del texto del Conven1o de Paris en su version inicial de 1883. El Articulll J del Protocolo de Clausura del Convenio precisaba que las palabras "pt·opte.Jad IndUS r J.al" "deben entenderse en SU a cepe ion maS amplia" y debe conside·r1~~3-~- en ~l SPnt:ido de que se aplica "no SOlO a productos de la ltldus:. rla. Et:.()£>:':9-__l~.'?Ill:.t:> d1:<::h~, sino tambien a los productos de la agricultura (·Ji:lOS '.;ranos, frut:as, anirnales, etc.) y a los productos minerales puestos en ·~l ,~omercio (aguas m1nerales, etc.)" (sin subrayar en el original). Aho~·a t:;qLtei Uieci dispo:3i:::.on analoga en el Acticulo 1.3) del Acta de Estocolmo del C.:om;t_'r:lo cie Par:ls; "'n v1rtud de esa disposicion (que existe en esta forma des::le '=·: /\eta de Londr2~; de 1934), "la propiedad industrial" se aplica "no SOlO d la Eldust: Ia 'j al :Oin(~lCiO propiamentE) dichOS, sino tambi~n al dominio de Lc:''3 in.:.itL"-t'-1 agricol.:1c; y e.xtrdctivas !' a todos los productos fabricado~> o natur,;l ,,:_empJo: ".'jr:<.Jc'. g~·dnos, bolas de tabaco, frutas, animalesf ntlri.f.::!Cdl.t~ "-:;_~.i·t'::; :rdrle:a.lr~::-)~ cr~:l·';r;i-::.::.as. Elor:es~ harinas".

[Fin de las notas]

HL/CE/VIII/3 pagina 73

[El texto del Tratado continua con el Articulo 12 en la pag~na 75]

HL/C:E/VIII/3 pa9ina 74

Netas sabre el Articulo 12

12.01 El Articulo 12 tiende a excluir del estado de la t~cnica ciertas divulgaciones que en otro caso const:ituirian parte del mismo. Esta exclusion se efect~a a los fines de la apreciaci6n de la novedad y para evaluar si una invenci6n constituye una actividad jnventiva (es decir, la exclusion sirve para apreciar la "patentabilidad de una invenci6n").

12.02 El ~!~!:~fS2__l_L define las c~ncunstancias en las que el Articulo 12 excluye del estado de la t~cnica una divulgaci6n que normalmente seria perjudicia1. Deben existir tres condiciones para que haya exclusion: en primer lugar, evidenternente, debe haber existido una divulgacion que normalmente habria tenido incidenci2.s sabre 1a patentabilidad de la invenc1on; en segundo lugar, esa divulgacion debe haber ten.i.do lugar en el plaza indicado antes de la fecha de presentacion o. en su caso, la fecha de prioridad de la solicitud para la que se invocan las disposiciones del Articulo 12; y, en tercer lugar. la divulgac16n debe haberse realizado par una de las personas naturales o juc:ldicas designadas en el p<irrafo 1). A continuacion. se examina mas detalladamente cada una de esas condiciones.

12.03 La primera cond1ci6n de aplicaci6n del Articulo 12 es que debe haber existido divulgacion "de informaciones que normalmente tendr:[an incidencia sabre la patentabilidad de la invencion''. La divulgaci6n puede haberse realizado por cualquier media -oral~ente o par escrito, o en cualquier otra forma (par ejemplo, poe presentaci6n •en tma exposicion o med:.ante el acceso a una base de datos electronica). Lo que importa es que la divulgacion debe ser tal que, en ausenc1a de las disposiciones contenidas en el Articulo 12. tendria incidencia sabre la patentabilidad de la invencion.

12.04 La segunda condici6n de aplicaci6n del Articulo 12 es que la divulgacioz: se haqa durante los 12 me:3es que preceden a la fE~cha de presentac1on a. en su caso, la fecha de prioridad de la solicitud para la que se invocan las disposiciones del Art.lculo 12, y en ning{m caso antes.

:contin~an las notas en la pagina 76]


Articulo 12 (anbg~~o--A~t-1~~~1; 203)

Di vulga~iones _ _gu~ n~ ~f:~cti:t!L _ _:u~- ~~~-~?_daQ___~~- ]:_<?:__~ctividad inventi va ~E!~~o _<!~ __ gr__(:lc ~~-

divulgacion de informaciones que nocmalmente tendrian incidencia sabre la

patentabilidad de la invencion obJeto de la solicitud no tendra incidencia

sobre su patentabilidad cuando haya tenido lugar durante los 12 meses que

preceden a la fecha de presentacion o, cuando se reivindique prioridad, la

fecha de prioridad de la solicitud, y que las informaciones,

i) hayan sido sido divulgadas por el inventor,

ii) hayan sido divulgadas por una Oficina

a) estuviesen contenidas en otra solicitud presentada por el

inventor y no hubieran deb1do ser divulgadas por esa Oficina, o

b) estuviesen contenidas en una solicitud presentada sin

conocimiento o con~entimiento del inventor por un tercero que

haya obten1do la 1nformaci6n directa o indirectamente del

inventor, iquedan:.lo entendido que la carga de probar el hecho de

que han sido obterlldas directa o indirectamente del inventor

incurnbe a1 sol1c l.t:dnte que invoque el plazo de gracia,]

0

iii) hayan sido divul<Jacla:::; pot un tercero que haya obtenido las

informaciones directa o indirec'arnent.e del inventor.

[Notas sabre ei Art1culo

HL/CE/VIII!J p<l.gina 76

cant muacion I

12.05 La tercera condlClOn de apl1ca~1un del Articulo 12 es que la divulgacion que en otra forma ser:La Pf"rJudicial debe haber sido hecha par una persona natural o Jur:lchca que pertenE3zca a alquna de las tres categor1as designadas en el p~rraia l . Esas tres cat~gor~as de personas se definen de tal manera, que las Hlformaciones sobre las qu~' se funde la di vulgacion que normalrnente habria sido perjudicial deten habersa obtenido, a fin de cuentas, del inventor.

12.06 La primera de esas cat:egor1as comprende los "inventores". El tl~rmino "inventor" significa. seglin la definicion que se da en el parrafo 2), a los fines del parrafo 1). toda persona natural o Juridica a quien d~ derecho a una patente la solic1tud para la que se invocan las disposiciones del Articulo 12 {de confonnidad con el Articulo 2. v), se entiende par "persona" una persona natural o jurid1cal. El termino "invencion" incluye, par tanto, al causahabiente del inventor o. cuando :a legislacion de una parte contratante lo establezca, al empleador del invent:Ol· o a una persona que haya encargado al inventor los trabaJOS que han .. :onducHio a la invencion.

12.07 La segw1da cat:egor·ia designada en el parrafo 1} comprende las Oficinas; en este caso, las informaciones pueden haber sido divulgadas por las Oficinas en dos casas d1ferentes. El primer caso es aquel en que las informaciones estaban contenidas en otra solic1tud presentada por el inventor y no hubieran detndo ser dn1ulgadas por la Oficina (por ejemplo, cuando han sido divu1gadas par ur•_ ,c;ntpleado deshonesta de la Oficina o por error). El segundo caso es aquel E~n que las informac1ones estaban contenidas en una solici tud presentada por un tercero. ~;in el conocimiento o el consentimiento del inventor, y cuando el tercero ha obtenido esas informaciones directa o indirectamente del inventor.

12.08 La tercera categor1a de personas designada en el parrafo 1) comprende los terceros que hayan obter11do las informaciones sabre las que se funda la divulgacion que norrnalmente seria pequdicial, directa o indirectamente del inventor ( por ejemp lo. .::on£ idencialm,ente a los fines de trabajos complementar1os dEc; puesta a punta de Ja invencion). ~Jo es necesario definir el t~rrnino "terceros'' habida cuenta que esta categoria de personas engloba necesariamente a todas l0s personas distintas del inventor. tal como ~ste se define, y la Oficina.

12.09 De conformidad con ~as op1nio~es expresadas en la sesion precedente del Comit~ de Expertos. la cuesti6n de la carga de la prueba ha sido tratada en el Articulo 12 solo ~)n !.•:J r·elatlVO a la:::; lnfocmaciones divulgadas por una oficina y contenidas en w~ s0l:c1tud presentada por un tercero que las haya obtenido del inventor (p~rrafc l)li)b)l. En este caso, la atribucion expl1cita de la carga de la prueba at : LcJt.;nte podria suscitar dudas en cuanto a saber a qui en incumbe e3tc, carqa fen los dem.~.3 casas de di vulgacion no per-judicial tratados en este 6rt:~cT1.o Por tanto, puede parecer conveniente que la cuestion de 1a cc.cga ,J,:: l':l pruebJ tio se reqlamente en n1ngun caso y, por ello, la disposic16n que tra~a de la m1sma en el p~rrafo l)1ilbl figura entre corchetes.

[Fin de las notas]



2) ["Inventor~] A los fines del parrafo 1), tambien se entendera por

"inventor" toda persona que, en la fecha de presentaci6n, tuviese derecho a

una patente por la solicitud en cuesti6n.

[Fin del articulo]

HL/CE/VI II.· 3 p~:gina 78

Notas sobr0 ei Arti~ulo 13

13.01 El Art1culo i:l define el. prn1cip1o de \JU2 las Partes Contratantes, en las circtmstancias defuudas en ese ar-ticulo y :1 los f1nes de la apreciacion de la novedad de cualqu1er solicitud, deben reconocer el efecto sabre el estado de la b~cnica ·:1e toda.s las solic1tudes que tengan una fecha de presentacion (o, en su ca~;o. una fecha de pr lC>:-;dad) anterior y que se

. . publiquen a cant: 1rw.ac lJW.

13.02 El E_ar-_r..:l_fo 1 .:tl ·.::mmci.a c::l pnncp1o ·Jeneral descr1to en el parrafo anterior e indica a qu~ fines deber~ aplicarse ese principia, asi como las circunstancias em las q:le se apl1cara. tliececen comentaL·io cuatro aspectos particulares d,::! la 2p: ''~ac ()n y del EtmclonamH,nt.o de ese principia.

13.03 En pr·imee L:g,'J:', dG confounidad con F~ 1 pr lncipio, al apreciar la ~_C>VE_!_daj de una soLtcitud (denonnnada "otra soll,:itud" en el parrafo l)a) y "solicitud en examen" en .'ldelante en estas notas), cada Parte Contratante debe reconocer que el estado de la t6cni.ca no 3olo 1ncluye todas las solicitudes de patente y todas las patent:es qm~ tenqan una fecha de presentacion o, en su caso, una fecha de pr_ic; 1dad anterior a lc1 de La solicitud en examen y que hayan sido publicadas antes de la fecha de presentaci6n o, en su caso, la fecha de prioruiad de ,:,::;a soi1citud ·.soll:.:itudes '! patentes que forman parte

' . del estado de la. ter:ni''-" :::n v1.rtud del .l\ct1culo Jl) ( "Condici:mes de patentabilidad'')J. s1no ~ambi~n todas las sollt'itudes de patente que tengan una fecha de pr•:;.sent.ac1un o, c~n su caso, una fl:~cha de pr1ocidad anterior y que no hayan sido puhLi:::l<ia:,; ante:::~ de la fecha dE: pcesentacH)n o, en su caso, la fecha de priOClc!dd de . i1 ;:;c)L LCltCJd c'=ll e:-:amen. Este IH'UlciplO equivale, pues, a agregar al ;_~sta.dn de l·'l tecnicd. a Jus fi.:tes de la aprec1acion de la novedad, el conterud'' :i,, .. : U"t·•~a~: soLei tudt=:s que no forman par-te del estado de la tecnica er' .~t :;enl:l 'I;;e ::-:e da normAlmente"' f'sta expresi-5n y que se define en el '\:·;-!.cui·~· ·lcl .. -cl.tado.

13.04 Cabe observbr gu~ se agr0ga al estado de la tecnica el contenido de ciertas solicitudes ~n1 mente a los t1nes de la aprec1aci6n de la novedad de una invencion ob:ieto c1.:> una scl1•::itud tt}tecioc y no a los f1r1<~S de la evaluacion de lz~ '-l:~tl'J.; l,h.l .;n·,..-.,nt.i.-.1 de< c:s.:1 ID'/,c;ncior:. Esta distincion en el efecto sobce •:l estd.•.JO ;,~ id ::eicn:cd .:k L'ie:; soll.::ltucles anteriores no publicadas, re;-;poncl•.~ l •, r::reocupac 1on dr-! .~staLlecer un equi 1 ibrio entre los intereses de los llct'antes Je sol;. i::;de;; anter·1or·es no publicadas y los de los inventore'> rA:<~:

absoluta de l todas las t.E~CnL•::c;s 'IW·· caso, la fecha de prJ aprop1.ado en est c: C'"'J :',, ';

La novedad es una condici6n

" f<~c:ha de pr·tc:s•:!ntaclon o, en su u1 en c~xarr:e::. Por lo tanto, es

de td t~cnrca las sol1citudes que tengan una t l?('hi; anc '· 1 • •:

sol1ci tw:ie:'' no han .3,

prioridad dt:.: d so~, ·, L'

t-·:: p Ct."!~:} 2nt.<.1.:~ 1. or... ,·) , : h , i c' rt d::-:: ;..~ .. :~ n ~- t:<·)

pcloridad, 1ncluso si esas Ll. fr:•cha de.: J:n·esentacion o de

el cuntratio, Ja actLvidad inventiva, o no ev.idencj para la que ;::,c, :.-'~"· ._.,. :1ct:: X'l•~.t.:.t 1.d l·]u q.;e no hutJ.Lera sido evidente pdrct ld [Jf:L·~;~):J(:~ ,Jt::: L C;!.l IC (I! :.a !:~~::chc'l .,in pres~ntacl<)r1 c) de prioridad de la soLLCltud en ·:·z,J·neu·· l'o1 ]o t<".ntc. ;>,:a nespnr:··:ler- a esta pregunta es apropiado exc u It' ~c: .L :' t eel:(

t1ayan side) pul)J.ic.:i.J._-:;:.~ ,·):L:~~--:~:

sol1citud en '::Y.Jinr.;L, -"'~.j:i.l·~:,,_:i

de la solici1:ud u~r: . ..!l. 1. n{>

:c~ ~:.cn~cZ>. •:oni,cderada ~dS ~'olicitudes que no .; r·,,~ tb r!t:< t::n:;s:cnt.dClOI1 (, ·le prioridad de la

jut. e1 ~' er·tu;: cie l Jnvencion objeto ,., t c·:r ,.. d•.'C''?S<J ' t~ l l c' que e3aS SOlicitudes

no podiar:: cont:r:c "' objeto de li:-1 sol" ; '-l : oficio er~ .t;.; fp.:. ~·;.d

:~.,·.-,:H"1C:Yl h~lL:r.::-a

., L1 "i!e::>t .. 1nn de s L 1a invencion ev~ Jt_,nt:e pdca una persona del

,_, }i.r i;L?.· j~ t?:::a ::~ol.Lcit·ud~ ~:~r:--rlt:.:J1··j_,:,n tj; .. ,

, n:,~ .is ,~n la pag1na 80]

HL/CE/VIII/3 pagjna 79

Articulo 13 <ant i 9 ,~~)- A~-t c;;~.l~ 2021

Efecto de ciertas solicitudes sabre el estado de la t~cnica

dispuesto en el apartado b), el contenido 1ntegro de una solicitud ("primera

solicitud'') presentada o que surta efectos en un Estado contratante se

considerarcl, a los Unicos fines de apreciaciOn de la novedad de una invenciOn

reivindicada en otra solicitud presentada o que surta efectos en esa Parte

Contratante (y no par·a determinar si esa lnvenclon implica actividad

inventiva), comprendida en el estado de la tecnica a partir de la fecha de

presentaci6n de la primera solicitud, en la medida en que esa solicitud o la

patente concedida sabre la base de esta se publique ulteriormente por la

autoridad competente para la publicaci6n de la solicitud o de la patente en

cuesti6n.

[Contin~a el articulo en la pagina 81]

[Notas sobre el ,\: tlc;l

HL/CEtVII.J 13 paqind 8()

13.05 El segw1do asp~cto del princ1p1o enunC.lddo en el parrafo l)a) que merece destacarse se r:~fiere al conten1do de las solicitudes anteriores no publicadas que deben fr,ntkH par:tt': del e3tcidu ·:le la tecnica a los fines de la apreciacion de J .. 'i fiOV(~,l.). l de la sol.1ci L1d Pn e .. :amsn. A este cespecto, el parrafo l)a) d1:3por:e q:~t,• ;d "c.'OElJr::r~L:iu.;:n!.egr-g·• de t::sas solicitudes debe incluirse en el estacio je la tecnicd. Seg1m lc de£ u1icion dada en el :e~rr::af~.JJ.c:J, la <<xprr' , .. 1; 'cont.•=r,,d:: co'' de~;1gru la descripcion, los dibujos eventuale '/ i .. ·:' :.·•::c•nndic<L1·~n2:; <k· d so.l~c1tudes anteriores, pero no el resumen

13.06 El. tern): c;pec: d•~l pr1ncipio .c:nuncli'!.do (~n el parrafo l)a) es que el contenido 1nteg;_·c, de liL:· :Jol1c1tudes anterlOl'f;:S no publicadas debe incluirse en el estado ch:: la ,,;,:'LJ('ocl :::olM.rnentY ""''' la medida en que t~sa solicitud o la patente conced1da sobce La base de e:::ta 3c; If~l:Jl iqt1_e Ll:!'t_eJ:_l_QJ:".J11'~nte". En consecuenc1a, na.L1ci.) cuc.:nta de eoore prt:JcJ.plO, l.as solicitudet3 anteriores no publicadas, que no ~H: Jigu2n nunca par rezones distintas d'" la seguridad nacional (porgu.;, poe: ,-,:r,mpLo, sc~ abccndonen) no deben 1ncluir::;e en el estado de la tecnica. (Sl :3eEudo del termino ''publ1cacion" se explica en la Regla 7.) Ev.tdent.en;f:nt·~- para determinat- s1 una solicitud an·ter1or no publicada sera ODJ•.:tc r'.e lllld publ i.caCi\)n, f'!.S pos1ble que el examinador deba detener (tempc·ca1m;:;nt•c.l :a tcanntac1on 'te lc:, ;c;r,lj it.ud en examen. As1, cuando un examinador •.::r:c:uentr6 pt"cttnent.<~ t~na solLC1tLJ, anterior no publicada, no podra determi na: s i ,j,•h·· con::dderacoE· como f'onn.Jndo parte de la tecnica anterior por .lo m<3noc; h.~sta l" final.1zac1on ~k1 p.la:-;o de publicacion (18 mes1~s a partir de la fe~ha d~ presentacion o. en ~u caso. de la fecha de prioridad, de conforrrudacl C:Qj"l /' Ci ''--:l1.1 0 15). Tamt•" er: c•;.be obser~·a l' qU>:=!, seg{m el parrafo l)aL l<t ,lJ_(,:io:,,~,n •llt•,:e,.ur debe~ 'oer ·~f,~ctuacia por la "autoridad competente para la puLl icar;~(ln d<~ la :c:cll(:1tud o de la patent•2 en cuestion". Las palabras entre comi!las est~n dest1nadas a cubr:r la publicacion por las oficinas nacionales y r :~ytorv.ues :ie prop1ulad 1ndustr1al, asi como la publ icac 1 on en vi rt u:i .:! 1 PCT,

13.07 El cuarto a.spe .. :t·.•) que cabe cif~:::.L:L:ac. ;,;e ref1ere ala f·~cha a partir dE~

la que debe consLderar~e cr1e forma parte J8l estado de la tecnica una solicitud anterH>t' nut-· 1~.>1.\:!d De cord'or:ni,lad con el parra:Eo l)a). el contenido inteuLo de la de la t~cnica a p.1rt1 obstante .. cuando e t (~~

elemento conterJj j, ~

cons.Lderacsr: ::r,.,, ·.::· prl(n-:dad de >::2 . , :

13.08 pacte: publ ir:add examen :: que haya s1.Jo incluirse const.1 ten r 1 i:l ' .. J

para la :.fuE lu~-;

antes ci (0 ;·_:n--t ct~ ~-

lLCl9 EJ fl<iC'"'' que respecta a la~

cumplirse las

1 [l

que esas ~;ullc;t [.,

del pnw::ipio ''

:;ol LC'2Lud a.nt c:: l)l' ne> pub.licada forma parte del estado ;a, fE;dB d(':· f.r.w>o>'ltacion de esa solicitud. No e t'<'·:·".t:,.d.t ;tc:: la pruwidad de otra :;olicitud, todo

'.:'~? .l•.un.:,.:· :·:,l:c:l'uc:<,:s, :'e<:Jun el pa::-rafo l)b), debE~ ;'(·'l :-; L:<.'•: ,,, _ ., • ·':C!L•.:a a f'ar:t1.:- de la fecha de

~l!ld :;x,:·::E··::'''' .-t_:. prtnClFlO t•>egun el cual forma -·•" .. 1C'3 :c,.::J.a l r:_~l.tuci. 't:<t:?LlOr que no haya sido

... ;jce:_;r-; ·'" ,,,u '' :it' p:-iucidad de la solicitud __ .tr __ .~(:flt-:.c "·~1cu~ju tal :3o' .!Cltud, aun cuando

.-.(:-;'···~ t lr--~d(, l}·,;:~::_~ ~~u rubl.l ac_l()n~ no debe '" ':). ; It, ,·, ·:er•:t,j dt~ c:~·t" t:ipO de SOllcitud

en

lo .. ' "'

.. u t, :.d.Jc~ anL~3 ·1>? su publ1cac1on, pero ~·te:·' r-,t~b.i :><~>~cion !tan sido finalizados

, " ·.:L,l 1 o:~';; ···'' nZ''/·J tenido lugar.

ic: , .-: ·.\,nt· ,.dlante est.ablf:CE~r que, por lo ,_nt r; ,.,·:c.Hldl"s pre:::entacias sequn el PCT, deben ld 'Td_,il..i.-, ,,, : . .1 ~c~,.:e r;ac1onal con elfin de

' Ic•:)ta;:; er~ I a pagu1a 82]


[Articulo 13.1), continuaci6n]

b) Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud anterior en la

primera solicitud mencionada en el apartado a), los elementos comprendidos a

la vez en la pnmera solicitud y en la solicituci anterior se consideraran

comprendidos en el rosta.do ck, la t.:icrnca, de r:onforrn1dad con el apartado a). a

partir de la fecha de prioridad de la primera sol1citud.

c) A los fines del apartado a), la expresi6n "contenido integra" de

una solicitud desiqna la descripci6n, los dibujos eventuales y las

reivindicacione:;, pero no inc1ux·e el reswnen.

2) [§gl_ic_~!:.u_si_es _ _!::__§_tl_r~g_Ci_s] No obstante lo dispuesto en el parrafo 1).

una solicitud anterior que haya sido publicada, aun cuando haya sido retirada

antes de su publicacion. no sera conslderada que forma parte del estado de la

tecnica.

las solicitudes internacionales presentadas seg~n el Tratado de Cooperaci6n en

materia de Patentes, :::ualqtne P'tcte Cont catante podra disponer que el

parrafo 1) s6lo sera apl1Cdble .c. L han sido CWTlfilldOS los actos mencionados en

el Art.lculo 22 o, en :>u ca::'U. en e1 Articulo 39"1) de ese Tratado.

[Contim'ia el articulo en la pagina 83]

HL/CE/VIII/3 pag.i.na 82

[Netas sabre el Articulo 13, continuacion]

13.10 El p~_r~afo __ ~J c:ont iene enfoques alternatives para la prevenci6n de un conflicto entre varias solicitudes cuando el solicitante de todas ellas, o el inventor que se menciona en las mismas. sea la misma persona.

13.11 El enfoque ad.optado en el apartado a) para ev1 tar los conflictos consiste en exclui~ las solicitudes anteriores del estado de la t~cnica a los fines de la apreciacL6n de la ruJvedad de !a solicitud ulterior (la solicitud en examen).

13.12 El apartado b) cont1ene un enfoque alternative. Este permite a una Parte Contratante no adoptar la regla relativa a la identidad de solicitantes o de inventores emmc1.acla en el apartado a) si la Parte Contratante prev~ un derecho de pr1oridad 1nterna que permita reivindicar en la solicitud posterior la prioridad de la fecha de presentaci6n de la solicitud anterior presentada en la misma Parte Contratante. o con efectos en la misma Parte Contratante. en las mismas condiciones y plazas que los exigidos para la reivindicacion de una prioridad internacional con arreglo al Articulo 4 del Convenio de Paris.

13.13 Cabe observar que la regla de identidad de solicitantes o inventores enunciada en el apartado a), asi como el derecho de prioridad interna que perrnite establecer, como otra soluci6n, el apartado b). tienen por ~nice efecto evitar que una solicitud anterior no destruya la novedad de la invenci6n objeto de la solicitud en exarnen. No permite que se concedan varias patentes para la misma invencion. En consecuencia. el apartado c) precisa que no se concedera m~s de una patente ?ara varias solicitudes en la medida en que estas se refieran a una rnisma invencion.

13.14 Si el apartado c) impide la concesi6n de varias patentes para varias solicitudes en la medida en que estas se refieran a la ffilSma invencion, no determina cual de e:-:;a:; solicitudes qrevalecera de manera que consti tuya la base de la concesi6n de la patente eventual. En general, cabe esperar que la solicitud ulterior implique, de heche, el abandono de la solicitud anterior (en la medida en que ambas se refieran a la misma invencion) de tal manera que la patente sea concedid~ por la solicJtud ulterior.

[Fin de las notas]

HLICE/VII I 13 pagina 83


Con sujeci6n a lo dispuesto en el a~actado b), w~ Parte Contratante no

aplicara el parrafo 1 l ,::uando el 3ol: c1 tantc, :jr; la primE?ra sol ici tud. o el

inventor que se mencione en esa solJc1tud, y el so11citante de la solicitud en

examen. 0 el inventor que se illen::ione es esta, sean la rnisrna persona.

b) Una Parte Contratante no estara obl1gada por el apartado a) si

prev~ un derecho de prior1dad tnterna. Este derecho significa que toda

persona que haya presentado debidamente una solic1tud en una Parte

Contratante, o con efectos en l.1rkt Parte Contrat:ante, gozara de un derecho de

prioridad para una sol ic1twi ul t·::>J ioc pn~sentat:l.a en la rnisrna Parte

Contratante, o con efectos en la misma Parte Gjntratante. en la medida en que

la solicitud ulterioc st~ refi~CeL';~ ci. ld n:1:~rna lllvenclon. a condici6n de que esa

solicitud se presente dent de los J meses siguientes a la fecha de

presentaci6n de la ~3oliC.IhKi <:mtoL 1or y que no se hay·1 reivindicado para la

solicitud anterior n1 una pt iociJad 1nterna n1 una prioridad en virtud del

Convenio de Pan's patd lc l.'t 0cr1on de la Prop1cdad Industrial. Una

prioridad interna v,~l d;:~mentt: ;:,_.;'latdlcada produc1t·a los rn1srnos efectos que

c) No se conc0d(:~ta ma::; de una patente poe -,.rarJas solicitudes en la

rnedida en que estas S>C! no:·Ier-an :1 Ja H:1.sma Jnvenci,:m.

[Fin del articulo]

HL;C'E/VJII/3 L;d_CJ 1 fl,:-1 R ii

14.01 El Articulo _; 4 t e<cv;~r·upa l a:; dlspo:c>lcluEes que anteriormente figuraban en otras partes del T1atado y que tratctban je la modificaci6n de una solicitud en el caso en gw2 l<:l ,,f LCUV:t c:ompn--t-:L•:o el J:1curnplimiento de ciertas condiciones, e intru:iu:~e una ntH-;va dlsvo:;Jcicm 1-!_t:e permite al solicitante modiflcar la solL•:~ rx,r :3u p~-oJ:::iei u::· iu ,-.:,:,

14.02 El p~nafo ll : t:::f't'•~:' iLl ~' t 'u:c·1n ir_, •• ·.edas clisposi.ciones que figuraban anterio~:n1!'·nte en .la:: pdcte:3 ci·~ t TcdLJ.do corresponclientes al Articulo 3 ("Dlv·:.ll.IJ'i'':('>!l y ,je;:;cct ion")':.' ell Articulo 4 ("FCeivindicaciones"). Obliga a la Oficina ~, e de la pcr3Ibl1 i.iad "1 :;qlicitante de modificar la solicitud cuando La (:t ;r t.na .nava •:ompr·obado ·~ue no cumpl1a las condiciones del Articulo 3.2) relatJ•r.-:~: ~, ld de;:,;::·:·l 1:')n n d>::l i\r-t:Lculo 4 relativas a las reivindicac1ones. El 1JdtTafo 1) ;co:iLdrllece solamente el principia fundamental seglin el cual und Of1<'J.ua esta onli~rari.a d,o da1 al solicitante la posibilidad de modificar la soi ic1 ::qd y deja a Ci'!da Pdctf" Contratante el establecimiento de los detalles del imiento de 0sa ohliqar1on.

14.03 El J2~r_re>J? ~) ·~:=:tablece el derecho de.l sollci tante de modificar, por su propia iniciativa, lcl descripc16n. los dibujos eventuales y las reivindicaciones. Este derecho se 2nun:;ia pot· primera vez en el Tratado, habiendo sido apoyada 1a ~ropuesta corresfKllldiente en la reuni6n anterior del Comite de Expecto;-:. 1.::::->e derecho se Juzga partlcularrnente irrportante cuando la Oficina no procede d un examen de fonda, •:aso en el que mas frecuentemente puede ser necesario para el sol1citante aportar modificaciones por su propia iniciativa despw:s df: qu<~ hayel sido modi£ H:ada una solicitud relativa a la misma invenc1on, ··lura.r te su examen, en r)tra Oficina que proceda al examen d•2 fondo.

14.04 El ~J:E<:t_f'<::) }l _r:.ennite al soli.Cltante mochficar la solicitud hasta el memento en ']U8 esta curnpla todas la:o condicicmes paro que sea concedida una patente o, en el caso ce Partes Contratantes que apliquen como medida transitoria un sistema -:!e oposJcu)n antes de 1a concesion, para que la solicitud sea publicada a los f1nes d~ opos1C1on.

14.05 El I'.~Et_(:lf~J 3)_ .,.,,.me""'- r::.L pr lHC:lt_;L<J lunJamer:tal segun el cual una mod1ficaci6n (tanto :o_i resul ta de una :;ompr·obacion de incumplimiento hecha por la Oficina o que baya ido e.;fectuada [:.CJL' Lnic:lativa del soli:itante) no puede ir mas alL:i de Ia dl'.!U JaClon hecl1a <:::r: lcl :::oli.c.ttud presentada. Por "solicitud pcesenta·:h'' debt: 8ntende,-se el ,·ont:~mi.:io cle la solicit.ud en la fecha de su pre'5i.~nt:1C;•:-:-.. liei1·da -~:..\';'rt'.a :h? .:;w-" la no<Jedad y la no evidencia se aprec1an por u'ff:r en.:lCJ. ·"~ -"1 fecha cie pL·esentac16n (o, en su case, la fecha de prioridad) de 3 :-::;o~.Jcttuci,,. "ids n1odifica.ciones efectuadas despues de la fecha de pres<omta.-: .1on

benefic1arian j~ la aQrPciacion referencia a uru te·::ha :interior

introducir elementos nuevas que se de nov9dad y no evidencia hechos por (a 2ctber. la fecha de presentacion).

14.06 Queda ent:endHki _;;.w La pnlh:b1c1on de efectuar modificaciones que introduzcan elementos :nevos sc)lo se apl.1ca si el solic1 tante de sea conservar para su solicitud la m1~rna fecha de presentacion despu~s de la modificacion. Evidentemente, r·uede 3er aceptada ura mod.1 ficac;6n que introduzca elementos nuevos a conchci6n d(: que fecha .. Je ~)reSt'ntctCHJn se modifique y se reemplace por aquella en la qu.::-, ::• ltaJ: rec.ibnJo las inodificaciones. Ot:ra solucion consiste en clJ.vidif' .ld ~3o.licitud dt:;;;pu<~~; de la recepcion de una modificacion que introduzca e.L::rnen~:n~:: nu,:,'JOS. J o qut:: ter1dr-i:a como consecuencia que la fec:ha de presentac1on je ld ;,:n ' ot:ud fr.L.:c:ioca.rla que contenga lo~; elementos nuevas

fF1n de las notas]

HL/CE/VII I 13 pagina es

Art 1culo 14 (no hay a. ct. icu ~cl anterior cor rc•spond1ente)

MocilfJc·,:;c:con de la solic1.tud

l 1,:, L~ii.i no cumple las

condiciones del Articulo 3 .. : ' (j n~:.L .\rt tC<J.!o 4, ~ al solicitante la

posibilidad de mod1ficac la ~.oi ;c_;:ctud.

tendra derecho a modificar. por su prop1a Jn1ciat1va, la descripci6n, los

dibujos eventuales o las re1vindicaciones hasta el momenta en que la solicitud

cumpla todas las condicione:; pt:u·,'i da luqar a la concesi6n de una patente o,

cuando sea apl icable e1 A r lull<! [ . ~ara ser publ1cada a los fines de

' . , OpOSlClOn.

3) [:r:.in~lt_9:~~-c)x~ __ d_t= __ las_ 1'\l(Jd~_i:)cac_l()_r:!._f:!~] Ninguna modificaci6n de la

solicitud podra ir mas a11a d,,. Ll dlvu1gacL6n hecha en la solicitud presentada.

!fin del articulo]

Se preve que este t~ i en ref2renc1a a la dispos1ci6n del Tratado que permita a las Partes C)•lt: : cHlt.eS derogar ptovisionalmente. en ciertas condiciones, la ceqL1 ,>'" f·' Ji:d la 0£'0Sl l<:ln r1ntes de la concesi6n que figu.rd en el 1-\::t i>:u i 1 ·•• "''-"·" ·'.:1 ducumedo HL/CE/VIII/4).

HL!CE/VJ.II/3 p~g1na 8fi

Notas sabre el Articulo 15

15.01 El Ar.ti ulo l '~nuncio el pnnc1p.ic deaominado de la "publicacion rapida" ("eacly putllL:a~:;on"), en Vlr.-i:w} del cual .la Oflcina de una Parte Contcatante, a ce.serva ck cie1·tas excepc1ones obligatorias o facultativas, debe publicar toda:; L-•s sol1citudes que se le llayan pr·esentaclo en un plazo determinado.

15.02 El ~-r<:l:f:<:; "I h,c,c nbligatonc I:JcHd l,:; ~)i:.lclna publicar las solicitudes "sin demara" despue:'; de la er;nir-ac1on de >tn plazo de 18 mese=: a partir de la fecha de presentac:H~'n :) ~:n su caso, dP 1 'l fecha de prioridaci de la sa1icitud. La e:cpCE'eilOn "'::in <:femora" SP hcl ·jlngado la mas adecuada para expresar la 1ntencion de? que la publlcacu)n dE: una solicitud debe tener lugar inmediatamente de- la expit·acH)n dt'L azo de 18 rnE~se:::. No obstante, de las deliberac1omu .:;ue tuvi.erGn luqar ,:,J< la pr2cedente ses:ion del Comite de Expertos se desprend~ ciaramente que no habia pleno acuerdo sobre la farmulacion mas adeC.Jdda que habr-ia de <:iar-:::;e: a esta intenc1on. Fueron propuestas otra:3 expre~;iones -''lo antes posible'' y "en breve plazo"- y lograron un c1erto apnyo. Cabe observar q·ue el P,rt.lculo 93.1) del Convenia sabre la Patente Eucopea utilczi't en el texto frances "des que possible", yen el texto ingles "as soon as poss1ble" ( lo ,1ntes posible), miE•ntras que en texto aleman se P.ncuent:cil "unverzii(Jlich''. lo qu.e, en frances significa "sans delai" yen Jnglc~3 "·,; thout delay" (~nr: demora).

15.03 El pacrato .i.) G:) L:d..d del ca . .lculo del pJ.azo de 18 rneses en el caso de las solicitudes fracr·1onal1as. de L:Js 3ol1citudes de ''contim.:.acion en parte" y de las solicitudes para 1a~; que se re1vindican prioridades m{.ltiples. La decision a este respe~~ se deJa a cada Parte Contratante.

15.04 La obligacion de publicar las sol1citudes establecida en el p~rrafo 1) es abjeto de una excepc16n obligatar1a en lo relativo a toda solicitud que haya sido rechazada, rt;t irada o abandonada. Cabe observar que incluso una solicitud rechazada. a sondici6n de ]Ue se le haya asignado una fecha de presentacion, puede con~>t1tuir Ja base de una reivind1cacion de prioridad en otra solicitud (ulterior) Cuando. en e] momenta en que deba adoptarse la decision de publicar ·> rtn cma sol1ci ud.. c:f' encuentre en trarritacion un recurso contra L·,na deC1'3:c>n de rech.azo, li:.'ber1a publicat'se la solicitud habida cuenta de que no es ~3e9nro c]ue see mantE.'T1i.J'{ Pl ,-echazo una vez adoptada la decision sabre el rec•tr-".o

15.05 Contc:-Jrlciment d ia di~:posi.c1·~n que corcespondia al parrafo 1) del Articulo 15 en ·~ .1 te.xv, f~xanu nado po e .L Comite de Expertos en su precedente sesion, ya no se pr-ec1~:;.::.. en que momet1to una soLicitud debe haber sido rechazada. ret uada. o abandonada p.:-1r a no .;er· publ icada. En consecuencia, cada Parte Contratante 3 ief1n1r el plaza apl1cable antes de cuya expiracion debe haber terudo l:•q.;: r·8chazu c".'t iro o el abanclono para que no haya publicaciozL

15.06 El p~x~~i'L<? ~:1 enwl·.'la una e":c;.:::pcLOL al plazo de 18 meses fijado en el parrafo 1) para la publicae ion de la::; solicitudes. Cuando un solici tante pida la publicacion a:;tc:~ de la expiraci6r, del plazo de 18 meses, la Oficina estara obligad3 a publtcar la ::;olic-itc~d su1 :lemc•ta despues de la recepcion de la peticion correspand1Pntg.

!Contlnttdn las notas en la pag1na 88]

(ant

H.L/CE/VIII/3 pagina 87

Art1culo 15

Publicaci6n de la solicitud

en los parrafos 2) a ,'!), La Of1cina publicara la solicitud sin demora despues

de la expiraci6n de un plazo d.e.o 18 meses a paL't1r- de la fecha de presentacion

o, cuando se reivindique pc.wridad, de la fecha de prioridad, a menos que la

solicitud haya sido retirada, abandonada o rechazada.

expiracion del plaza establecido en el parrafo ll el solicitante pide la

publicacion de su sollcitud, la OficiiJa la publicara sin demora despues de la

recepcion de la peticion.

[Contin~a el articulo en la paglna 89]

HL/CE/VIII/3 J?agina 88

[Notas sabre el Articulo 15, continuaci6n]

15.07 El parrafo 3J permite establecer excepciones a la regla enunciada en el parrafo 1), segun la cual toda solic1tud debe ser publicada, y ello en tres situaciones.

15.08 La primera excepc1on permite renunciar a la publicaci6n de una solicitud "por razones de seguridad nac1onal". La expresi6n "seguridad nacional" no se define. Cor-responde ria a cada Parte Contratante precisar la interpretaci6n que debe darsele.

15.09 La segunda excepci6n se funda en el deseo de economizar una publicaci6n (la de la solicitud) que, en la mayoria de los casas, trataria de las mismas informaciones que la publicaci6n ya efectuada (lade la patente). Cabe observar que cualquiera que est~ interesado no s6lo por el contenido de la patente sino tambi~n por el contenido de la solicitud puede obtener las informaciones correspondientes consultando el expediente de la patente, pues este contiene tambien la solicitud.

15.10 La tercera excepci6n permite no publicar la totalidad de la solicituci en el caso en que esta contenga palabras 0 dibujos contraries a la moral 0 al arden publico o que sean denigrante~; respecto de personas. En este caso, la Oficina puede omitir la publicaci6n de las palabras o dibujos ofensivos. No obstante, la Oficina debe indicar en la publicaci6n el hecho de que se han omitido palabras o dibujos y poner a la disposici6n de cualquier persona interesada una cop1a de las palabra~; o de los dibujos omi tidos. Las afirmaciones denigrantes pueden omitirse en la publicaci6n s•~lo si afectan a una persona (tE~rmino que, de conformidad con el l\rticulo 2.v), se aplica tanto a las personas naturales como a las personas juridicas), por ejemplo un inventor, otro solicitante o un competidor del solicitante. Si las palabras utilizadas son denigrantes, por ejemplo, para otra invenci6n, su publicaci6n no puede omitirse.

[Fin de las notas]

Contratante tendra l1bertarl para



i) no publicar una solic1tud por razoEes de seguridad nacional;

ii) no publ icac urta solicitud s1, en e: momenta en que debiera serlo

de conformidad con los parrafos 1) 6 2), ha sido publicada una patente

concedida en base a la sol1c1tud; o para

iii) omitir de la publicaci6n toda palabra o dibujo contrario a la

moral o al orden p~blico o denigrante respecto de personas, a condici6n de que

se indique en la publicacH5n la omisi6n de esas palabras o dibujos y que pueda

obtenerse una cop1a de esas palabras o dibuios de la Oficina de la Parte

Contratante previa pet1ci6n.

[Fin del articulo]


Notas sabre la Regla 7

R7.01 La Regla 7 describe la forma de proceder a la publicacion de las solicitudes. Esta disposicion figura en el Reglamento y no en el Tratado propiamente dicho pues se presume que la forma habitual de proceder a la publicacion sufrira modificaciones en el futuro, principalmente debido a la utilizacion de material electronico. Por ejemplo, cabe imaginar que, en un futuro bastante cercano, la publicacion podria consistir en una publicacion en papel del resumen (en el boletin o como una hoja separada), combinada con la posibilidad de acceso a una base de datos par cuyo conducto podria visualizarse en una pantalla el texto complete almacenado par medias electronicos (par ejemplo, en discos opticos), teniendo, ademas, cualquier persona interesada la posibilidad de realizar o solicitar una copia en papel del texto complete.

R7. 02 La definicion del tE~rmino "publicacion" que se da en 1a Regla 7 es valida para el conjunto del Tratado y del Reglamento. Asi, E!n particular, el sentido de este termino a los fines del Articulo 13 ("Efecto de ciertas solicitudes sabre el estado de la tecnica respecto de la novE!dad") debe determinarse de conformidad con la Regla 7.

[Fin de las notas]


Regla 7 (anteriormente Regla 106)

A los fines de lo dispuesto en el Tratado y en el presente Reglamento, se

reputara publicada una solicitud o una patente sj se han puesto a disposicion

de cualquier persona interesada cop1as en papel.

[Fin de la regla]


Notas sobre el Articulo 16

lE.Ol El Articulo 16 fija plazas, aplicables en el territorio de las Partes Contrat.antes que exijan un examen de fondo sobre la patentabilidad, para la pu.blicacion de los informes de busqueda y el comienzo y la finalizacion del exarnen de fondo.

l6.02 El .e_arrafo lla) obliga a las Partes Contratantes a las que se aplique el Articulol6~cte~ir, las que apliquen un sistema de exarnen de fondo, a realizar la busqueda en un plazo que permita publicar conjuntamente el informe de busqueda y la solicitud (es decir, sin demora despu~s de la expiracion del pldzo de 18 meses a partir de la fecha de presentacion o, en su caso, de la fecha de prioridad).

lG. 03 El p_~__Q:ii_fQ_]J_!:?_/_ trata de la publicacion de los informes de busqueda en los casas en los que el solicitante haya pedido que se publique la solicitud antes de la expiracion del plazo de 18 meses establecido para la publicacicm ae las solicitudes (v~ase el Articulo 15.2)). En estos casas, el tiempo disponible para finalizar el informe de busqueda antes de la publicacion de la solicitud pedida por el solicitante puede ser insuficiente para permitir publicar el informe de busqueda al mismo tiempo que la solicitud. La Oficina, en tal caso, esta obligada a finalizar y publicar el informE! de busqueda lo mas rapldamente poslble y lo mas tarde a la expiracion de un plazo de 18 meses a partir de la fecha de presentacion o, en su caso, de la fE!cha de prioridad de la solicitud.

16.04 El ~£ra,fo _],_}_c;l_ permi te una prorroga maxima de seis meses del plazo de publicacion del informe de busqueda cuando, "por alguna razc;n excepcional II, ;~sa publicae ion no pueda efectuarse en el plazo normal. No se ha hecho ninguna tentativa para definir en esta disposicion las circunstancias que podrian constituir una razon excepcional. Se deja esta definicion a la apreciacion de cada Parte Contratante.

[Continuan las notas en la pagina 94]


Articulo 16 ( antiguo -Art.l~~-1; 107)

1) [?l(l_!':_Os~_ra __ l~ __ Q~_~<J:~.leda] a) Si una Parte Contratante exige el

examen de fonda, su Oficina publicara, aJ mismo tiempo que pub.lique la

solicitud segun el Art.lculo 15,. un inforn1e t3stablecido par esa Oficina o en su

nombre, citando todos los documentos que reflejen (d estado de la tecnica

pertinente para la invenci6n reivindicada en la solicitud (denominado en

adelante "informe de busqueda").

b) No obstante lo dispm:sto en el apartado a), cuando fuese aplicablc~

el Articulo 15.2), no sera necesario que el informe de busqueda se publique

junto con la solicitud. a condici6n de que la publicaci6n del informe de

busqueda se efectue lo mas rapidamente posible y lo mas tarde a la expiraci6n

de un plaza de 18 meses a partir· de la fecha de pr·esentacion o, cuando se

reivindique prioridad, de la fecha de prioridad de la solicitud.

c) Si, no obstante lo dispuesto en los apartados a) y b), por alguna

raz6n excepcional, la publicacion del informe de b0squeda no puede efectuarse

segun esas disposiciones, el informe de busqueda se publicara lo mas

rapidamente posible y en cualquier caso lo mas tarde a la explraclon de un

plazo de 24 meses a partir de la fecha de presentaci6n o, cuando se

reivindique prioridad, de la fecha de pr.1oridad de la solicitud.

[Continua el articulo en la pagina 95]

HL/CE/VIII/3 p~l.gina 94

1 r!u',oc::. sub;~c= el Articulo 16, continuacion]

~ w, El E§,L:E~L~ 2 )a) obliga a las Partes Contratantes cuyas oficinas ~pl1quen 1m sistema de examen de fondo de iniciar el examen substantivo u;specto de cualquier solicitud en un plazo de tres anos como maximo a partir Je la fecha de presentacion de la solicitud. (Este plazo se calcula a partir de la fecha de presentacion incluso ::::uando se reivindique una prioridad.) Los

:.,o:>:?fi!3S na , lEe> ·:::t<;e fJ2rmitan ini::::iar el examen de fondo en una fecha posteno::.-, en particular" los sistemas que permitan "diferir" el examen mas alla del plazo de 36 meses a partir de la fecha de presentacion, no ser1an compatibles con las disposiciones del parrafo 2)a).

16.06 El 2_d:__L~_afQ__~_Ll:;_i permi te a las Partes Contratantes adoptar un sistema en u1 r:-+~rd 11f:1 r:-!l.L.:t'l e1 exrtmen de fonda no se iniciarla respecto de una solicitud "";:, '· ci '"' "-- Jc ild.bel. sJ do ped1do poe el sol ici tante o por un tercero en un plaza de t es a~,;s a partir de la fe::::ha de presentacion de la solicitud. De ello ~e 2nde que, en defecto de tal peticion, se considerar1a la solicitud retirada y, por tanto, seria in~til iniciar el examen de fondo. No obstante.. cuando se presente una pet icion a tiempo, la Oficina estara obl igada a 1nic1ar el examen de fondo de la solicitud en cuestion "lo antes posible des!Ju•is dt:: la r-ecepcloL de la p<=tici5n". De ello se desprende que si una peticion de r.'!xarnen de fondo se presentase, por ejemplo, un afi.o despues de la f~::cha de pr:esentar:icm dE una solicitud, la Oficina no podria dejar transcurrir totalrnente el periodo de tres anos a partir de la fecha de presentacion previsto en el ~arrafc 2lal antes de 1n1clar el examen de fonda.

o.•ll 1:::1 p_atr~Cl:~~ i:_)~.:) f:ja un plazo par·a la conces10n de una patente o el n'·::hczu dt; una. sullcitud, lo que supone la fijacion de un plazo para la

1~n de una dec1si6n def1nitiva sabre la finaltzacion del examen substantJvo, ~ que esta decision no puede adoptarse antes de que se haya fi."k~LlZct<io ~ examerL Este plaza (~:3 de dos anos a partir del comienzo del examcn ~>Ubc;l,antl'JO (est debe 1!11ClaCS8, bien dentl-0 de los tt·es aDOS sH;uier,tes ~. Ia ±'i~cha de presentacion de la solic1tud Cparrafo 2 )a)), bien lo d::'",i:',s pusi;,,L<:: Ja r·ecepcl<),1 de una peticion de exatren de fondo preser,tada t:-L C::Lla et, .'Ttomento dur:ante el per1odo de tres anos a partir de la f2cha de pLesdntac16n de la sol1cituj (p~rrafo 2)b)).

16.08 Cctbe otservar que se d1spone expresamente que el plaza fijado para la finaL:.zacion del examen substantive jebe aplicarse "en la medida de lo poc::iDLe". Esta expres1on tiende a S'Jbrayar que es indispensable cierta t>lasticl.Jacl fcf\ ;,a apllcacion de este plazo habida cuenta del dialogo que puede t::c3tab1ece.:-se E:,ntxe una Oficina y un .3olicitante durante el examen substantive de tma solic1tud. En ausenc1a de retraso provocado par una prolongacion de 2ste dialogo u otr-as circunstancias especiales derivadas de una solicitud part1cu:ar ia d1sposic2ones del parrafo 2lc) dejan entender que seria ''posible" il ~'" ,)ficuJa realizar el examen substantive y, por tanto, adoptar tma. deci::>IC'n de:fdut1va sobre la sol1citud.

lFin de las notas]


[l\rt.Iculo 16, continuacion)

exige un examen substant.ivu, su Oficina iniciar.a e1 examen de la solicitud lo

tardf.e t.res anos despue.s d<>. J.a fecha de aci~n de Ja solicitud.

b) No obstant.rJ Jo di.~;pw-?st.o c~n el apad:ado 1l, una Parte Contratante

solicitud si, en un plazo dA tres a~os a part1r db la fecha de presentacion de

la solic.1tud. e1 solicit.;:mte o un terct:::ro no <'l su Oficina una

peticion tendente a que se in1c1e cl examen substantive. Cuando se presente

una petici6n d2 esta natu1al~za, la Oficina in1c1ar~ el examen substantive lo

a~.tes

E!n la medida d.n .Lo posib1 " la ()fi~c.in.a ... una decision

dt~finitiva respt:octo de la :~oU.c;_tc.td ant;.:;s de quv r,;mscurran c~.os anos desde el

comienzo de}_ examen subst.:;ntivo,

[Fin del articulo]

HL/CE/VIll I 3 pa.gina 96

Notas sobn~ el Articulo 17

I Gl El Art1culo 17 establece el derecho del titular de una patente a pedir i'~·'" se real icen cambios en la patent~~ en dos si tuaciones: para 1 imi tar la extens16n de la protecc16n conferida par la patente (p~rrafo 1)), y para ~orregir errores evidentes o errores de forma (p~rrafo 2)). Sin embargo, el

t:!u de ca.mbio yU8 t.;; ceal1zarse ,;m ualL{uieca de esas dos situaciones esta limitado por la nocma. contenida en ~~1 p~rrafo 3), de que nose permitira ninqlin cambia si este diera lugar a que la divulgaci6n contenida en la patente fuera mas alla de la dl\~lgaci6n contenida en la solicltud tal como fue presentada. Como med1da de protecci,~n del pUblico y de los competidores, el Articulo 17 tambi>5n obliga a las Partes Contratantes a publicar todos los ~~~~ioq r~~!;~~10s ID~~·r~fo 4)1

17 02 El 2_ar,c~fs· l establece el de, e~.<~o del titular de una patente a pedir a la Of1ccr13. competente que rea.i.ice cambios en el texto o en los dibujos de la patente para limitar la extensi6n de la protecci6n confer1da par la misma. En la mayoeia de los Cd.S·)~:' la Ofic:ina ::orr.petente sera la Oficina que haya concedido la patente Sin embargo. respecto de las patentes europeas. la Ofic1.na competeutt: para realizar un c:ambio que l1mite la extensi6n de la pcoteccion nc ser.~ la CJficlna Europea de Patentes, s1no la Oficina del Estado rniembrc, .~nter~esd,dc,

.1.7 03 81 t1tu.i2J,~ d<? patente podra sul1citat: un camb1.o quE: limite l.a extension de .la ecc1on despues de descubrH' w1a tecnica a.nterior [.JU?Vlamente desconocid..; para el, que afectar·a la validez del amb1t0 de la p~·otecc1on coEc·.:>tu.:b t;;or su patente. Tal cambio tarnbien podra ser solici tado por el tiL1la~· ds t•na patentE: .. cuar;.do La patente haya sido concedida por una C:tJClrla no e:e:.'in<!.naciora cuando la exr:-enencia en la tra1utacion de la ,;uL~c lt __ d par::; :. ~: ;r, s;,.,;, ; nvencion ante una Of 1c i :1a examinador a hubi era

.~~ la protecc~6n solic1tada in1cialmente era demas1ado ar;,pllo

7.04 El p_"'_Lt:'lL, ?J .:;::.;::.dtllece eL der"'d10 dt:l t1tular de .la patente a pedir a a OfLctna gue concedido la patente que realice cambios para corregir

errores ev1dentes o errores de forma. Puesto que se considera que todas las Of1cinas son competentes para real1.zar dichos cambios respecto de las patentes quE~ hayan concedido, en el pa:crafo 2) .se utiliza la expresi6n "Oficina que haya concedido la patc:nte" en vez del termino "Oficina competente" que se utiliza en ei parra£0 1). Un ejemplo de error evidente seria aquel que resulte evidente a cual r persona que lea la patente. Un ejemplo de error de forma podcl:a se r ur: error t ipograf 1co en el texto de la pa tente.

[Contin~an las notas en la pag2na 98]

312 9M/LA.N I

1)

tendra derecho a

,,J tc-:xto o (:;n lo:;


Act.lculo 17 (anug-uo-Artic~io 110 l

r c:ontJ. r:.·J::

El titulac de una

l1 c~c

tcn.s iO:n. d~:: i.a


,~ el Adiculo 17, continuacion]

.a~Eaf_Q __ -~.!_ contiene la norma de que no se permi tircl ninglln cambia a e en virtud de los parrafos 1) o 2) si dicho cambio diera por que .la divulgacion contenida en la patente fuera m<is alla de la

J ;)n cont:enida en la sol ici tud tal como fue presentada. Esta norma es porque la novedad y la no evidencia de una invencion protegida por " co ,·iscl·.iu, c~)r; :.:efer·enc;.a a la fecha de presentacion o, cuando

&iillcable, la fecha de prioridad de la solicitud, de manera que la o la no evidencia de cualquier elemento adicional no debe relacionarse J techa. Ademas. elementos nuevas podrian tener el efecto de ampliar L_u)n confer ida per la patente, en potencial detrimento de j,Jres que se hul:neran basado en el ambito de la proteccion de que go;~a

1 icadn.

·0~1.ante, 2s dudoso que la prohib1c1on de cambios que introduzcan dtentos r·esult.e aplicable a cambios cealizados para corregir erron~s

~ o errores de forma (permitidos en virtud del parrafo 2)). La c,1 de algunos de esos errores o equivocos podria introducir nuevas .:, cuando. per eJ emplo, el mE~canografo haya suprimido uno de los dt: una rned1cH)n o bien, como resultado de un error· tipografico, se •d t:q:ll ''ocadamente la potenc1a de un nillnero en una formula. En tale~3 udr.-ia con:s.J.dE.'r3rse que el criteria importante para p,:=rmitir un cambio

1 ha hab1do eD real1dad un error evidente o un error de forma. Si 0s t;'c'Jdenu, .. debe ser marut1esto para los competidor-es, de manera que

~.':: i ':dClO:L a l .i.:lt:coduclr nuevas elementos, no imp ida que se real ice .La ,_,.;.r;., Sl f:_:. ~~~crc)1· t;S de forma, podria considerarse injusto pe:nalizar a1 ae la ~atente ai no permitir que se real1ce la correccion que ~ca nuevas elementos. ya que el error pudo haber side resultado de

£i'. J;,' su c>jU. rol (por ejemplo,, tm error de forma cometido por la

.t'il:,':~·;l_f~_ rl • que exige que la Ofic1na publ1que los ::ambios realizados i sntes, t1ene el proposito de asegurar que los competidores y el .c::ren ir1fonnados de .los camlJios que se hayan realizado.

[Fin de las notas]


[Articulo 17, continuacion]

3) [Limitacion resp~<:t_Q__9Q. __ l:_Q~ cambios] No se permitira ningun cambia

en el texto o en los dibujos de la patente en virtud de los parrafos 1) o 2),

s1 el ca.mbio diera lugar a que la divulgacion contenida en la patente fuera

mas alla de la divulgacion contenida en la solicitud tal como fue presentada.

la Oficina efectuase cambios en 1a patente con arT•'glo a. los parrafos 1) 6 2),

y pn la medida en que lo haga. publicara los camb1os.

[Fin del articulo]



L~. 1 El Articulo 18 obliga a las Partes Contratantes cuyas Oficinas realizan "~xamen substantive a conservar un ~:istema administrative de revocacion de las pdtentes posterior a la concesion y prohibe sistemas de oposicion previa a la conces.ton .

. 0. U.<:. El pat·~-~_fo -~i c! I_ establece la obligacion, apllcable unicamente a las Partes Contratantes cuyas Oficinas realizan examen substantive, de prever un sistema de revocacion administrativa de las patentes. Se n:!fiere a tres aspectos del sistema que deben mantener las Partes Contratantes: la descripcion de la ~~!:_E?_qQria __ de pen::onas que pueden iniciar los procedimientos de revocacion, los fundamentos sabre los que pueden basarse los procedimientos dr~ r8vocacion y la ~-~-t~~ral~~Cl: de la revocacion que pueda realizarse.

l.il. ()3 El pcoyecto peeve una eleccJ.on entre dos variantes n~lativas a la categoci:a de personas que pueden iniciar los procedimientos de revocacion. En la Variante A. las Partes Contratantes estarian obligadas a reconocer '~nu~-~-~~~-~-te--e-l dex.·echo ie ter:ceros at inic1ar procedimientos de revocacion; las Partes Contr·atar:tes podran permitir que el titular de la pa·:ente inicie los procedimientos de n:vocacion, pero no estaran obligadas a hacerlo.. En virtud de la V,?J"'lar1_t':=:_~B, las Partes Contratantes estaran obligadas a reconocer el derecho de cualguler: persona, por lo tanto, 1ncluido el titular de la patente, a 1n1c1ar los proced1mientos de revocacion. De esta manera, la Variante B obl1gar.la a las Par-tes Contratantes a aplicar cuando menos una forma limitada de lo que se conoce er1 algunos sistemas como "reexamen".

18.04 Los fundamerH:os en vi rtud de los cuales las Partes Contratantes est<in obligadas a perm1tir los procedimientos de revocac16n se limitan a aquellos en los que, debido a una o varias publ1caciones impresas dadas, no se curnplen las condic1ones dP novedaJ o de act:ividad invent1va. Puesto qw~ el parrafo l)a) e:;tabl<?ce uua oblHJ3CJ.on minima, las Partes Contratantes podran prever la Ce'JOCctCiOn admlnistr·atlVd SObl'e fundamentos mas amplios (con sujecion a la L>Loh.Li.lic16n contenidd en el parrafo llc), que se analiza en el parrafo 18.07 1nf r·a) .

18.0~ Las ~artes Contratantes estaran obligadas a permitir peticiones de re,Jocaci6n total y parcial de una patente. Ejemplo de la r1:!vocaciOn parcial seria la revocacion de una o varias reivindicaciones (pero no todas) que aparecen en una patente 0 bien la reduce ion del ambito de una rei vindicaci<)n dada.

18.06 El E_~E_rafo __ lj_I:J) se refiere al periodo durante el cual las Partes Contratantes estan obligadas a prever la posibilidad de procedimientos de revocacion respecto de una patente. Exige que las Partes Contratantes prevean la posibil1da.d de tales procedimientos durante un periodo d1~ seis meses por lo menos a part1r de la publicacion de la patente, pero les permite prever que di.chos procedimientos podran reali:z;arse durante un periodo mas prolongado si asi lo desean.

[Continuan las notas en la pagina 102]


Articulo 18 (antiguo Articulo 108)

Revocaci6n administrativa

1) [Revocaci6n administrat~va] a) Si una Parte Contratante exige el

examen substantive, [Variante A]: cualquier tercero] ('!~~-:_iagt_~_~: cualquier

persona] tendra derecho a pedir a la Oficina de esa Parte Contratante que

revoque, en su totalidad o en parte, una patente concedida por dicha Oficina,

pudiendo fnndarse, por lo menos, en que debido a una o var1as publicaciones

impresas dada.s, no se satisfA.c1::n la:3 condiciones dF: no'JCdad o de acti vi dad

inventiva.

b) Una P('ticion de rP.vocacion podr<i prer:;entarse durante un per:lodo que

sera fijado por la Parte Contratante y que comenzara Zl partir de la

publicacion de la patente, el cual podni sE~r inferior a seis meses.



r l'vo'::a;' sobre el Articulo 18, continuacion]

~.8. 7 El .e_an;_a_~Q l)_c) proh1be la presentacion de una peticion de revocacion ·~·:e 3e funde {micamente en elementos de forma. Un ejemplo de los elementos de fonna ser1a el incump1 imiento con el requisi to establecido por la ley nacional ~eapecto del tama~o del papel 0 el ancho de los margenes que deberan :Jt:LLJ.zarse en tma soLtcitud.

18 08 El §rraf_S2__l_ d establece la obl igacion para las Partes Contratantes de prever una forma minima de proceso o una justicia procesal e·n la adrnlnlstr:acion de los procedimientos de revocacion. Exige c;:ue la Oficina brinde 1ma oportunidad adecuada, tanto a cualquier tercero que pida la r•:::vocaclon como a.l t ~ tular de la patente, de presentar sus argumentos antes de •Tt~' sP. adooh:: una dncislon. En los casas en los que los procedimientos de rc:vucacH}n :::.e:an .L:ti:::Hdcs !)O:c el titular de la patente (que en virtud de la 'larlante A en el. parrai:o l), una Parte Contratante tendra la. libertad, pero no e~-ta~:{"'()r)1iqada a aGeptar y' en vi rtud de la Va~~~t-~~ en E 1 parrafo 1) T esta obl1gada a perm1t1rl pudria considerarse innecesario conceder al titular de la J?atente 121 derechc a pr:esentar argumentos, ya que el titular, en tales casas no se enfrenta a la posible p~rdida o disminuc16n de sus derechos a instancias de terceros. Por lo tanto. el parrafo lld) dispone que. cuando los proced1mientos sean JDlciados par el titular, las Partes Contratantes no estaran otlc c1 ':·r :r;::tarle la oportun1dad de presentar argumentos ante la Cficina .

•. E.. 9 'Ja callflcdClO'l ae "adecuada" respecto de la oportunidad que se ,__}r~r:darc1 t~l1 ietud de pacrafo l)d) tiene el pcopOsito de indicar que la ')J?OC'.•l;:idad cp .. H:: se cc.nct?d,c::ra deber-a permitir a cada una de las partes p~·,J:c;'::Xllclr :.odos st:s :iC•::Jlm:t:~ntos, a la vez que ofrece a la Oficina concernida la ,,E •. !::. : ldad .·:,:· ''''em' v '~f:cazmente el procedimientD de revocacion .

.• d. _I) El Jli?.l __ Ldl:c> 2: ibe que toda Parte Contratante mantenga un sistema de oposlClOll pcev1a a .l-:~ conces10n de la patente. Aunque la dispos1cion del f>lr ..... 'l c2 :.::: .. dlB prohibicion simple .. se tiene el proposito de :nc.>J:r Rn 1ds :.il.S?OS:cc; ... )nes finales del Tratado (vease el docmnento

' F

!~/~E/~III:4! ~w dlSpGS'Slon que perm1ta la aplicacion transitoria de la b1c1~n. En otrds palabras. el Tratado eliminara gradualmente la

pos.ito.i.Jioaci,. ?:<J . .stente; en :relativamente pocas legislaciones nacionales actualmente (vease el documento HL/CE/VII/INF/1, parrafos 57 a 66), de for~ular oposic1on antes de la conces1on de la patente. Puesto que el Tratado c-<>tablece::·a la publi~~ac1on obligatoria de las solicitudes dentro de un plaza de 18 meses (Articul·1 ~5), ::.as 1nvenc1ones reivindicadas en ~stas r.esultaran accesibles en un periodo relativamente corto. Tal facilidad de acceso, con frecuencia perm1te a terceros utilizar las invenciones sin la autorizacion del solic1tante y con un ~rado de r1esgo relativamente bajo para tales terceros. El riesyo •":S r·e_;_ativaraente bajo ya que la proteccion provisional que comienza a partlr de la publicaci6n de la solicitud, con frecuencia es mas d~bil (y algunas veces rr~chc mas d~bil) que la protecci6n resultante de una patente C0!1Cf!dida. Con·l~ene senalar que en algunos pa1ses se admite la oposicion pn!v.id a la conceE;icm :~u;icamente re:specto de las solicitudes "aceptadas" (por e]ern~lo, en Jap6n). es declr, solicitudes que han sido objeto del mismo examen ::>ubstanti•JO completo qt:e. ,~1 reaLizado (por ejemplo, en los Estados Unidos de l1.n1e r.·1c.:1 a 1 ns f i.nes de 1 a conces1on. ,h.dernas, cabe observar que en algunos de esos paises !por ejernplo. Jap6nl la llamada proteccion provisional concedida a una solic1tud acr:!ptada y publicada es virtualmente igual que la conferida por 'IDa patents concedHja, No obstante, entre la publicacion de una solicitud no exa.rnu;a,.ia y l.a ptLbllcC!cH:in de una solicitud examinada (aceptada) .- pueden transcurrir var1os anos durante los cuales la protecci6n prov1sional es muy C.0b1:


[Articulo 18.1), continuacion]

c) No podra presentarse una peticion de revocacion fundada linicamente

en elementos de forma.

d) Tanto cualquier tercero que pida la revocacion como el titular de

la patente, tendran l.a oportun.idad adecuada de presentar sus argumentos a la

Oficina antes de que se adopte una decision rt.~pecto de la peticion de

cevocacion, con la excepcion dt=J que una PartP Cont:ratant.e no estara obligada a

brindar esa oportunidad cuando pida la revoc;-1c1.on cl t1 tular de la patente.

ContratantE~ permi tira que alguna de las partes sc opongan, en su Oficina, a la

concesion de patentes,

[F1n del articulo]



18 ~1 Por ella, es importante que las patentes se concedan lo mas pronto ["-;;,ible despues de la publ icaci6n de las solicitudes. No obstante, en un SlSterna de oposici6n previa a la concesi6n, esta se ve frecuentemente re~rasada durante un periodo muy largo, que obedece a que, al ser ~ontradictorios todos los procedimientos de oposici6n, exigen que se oiga a laf; pactes, que los argurnentos se formulen par escrito y que se pidan y examinen testimon1os -operaciones, todas ellas, que exigen tiempo. En otras palabras, el permit1r formular oposici6n antes de la concesi6n es ampliamente inCOmpatible COI1 el objetlVO de una protecci6n Valida y efectiva despues de la puolicaci(m. Por esta raz6n, la disposici6n propuesta abolir:ia la oposici6n previa ala concesi6n (incluso la dirigida contra solicitudes "aceptadas"). ~';::r-<L ha.bida ·_:u'?.nta de que varies paises aplican este sistem2~ y que ser:ia poco realista esperar que lo abandonen de la noche a la ma~ana. las disposiciones finales del Tcatado (vease el docwnento HL/CE/VIII/4) permitirian a cada Parte Contratante. baio c1ertas condiciones. formular reservas temporales a la prohibic16n de la opos.i.ci6n previa a la concesi6n.

[Fin de las notas]


[E1 texto del Tratado continua con el Articulo 19 en la pagina 107]

HL/CE/VIII/3 p~igina 106


19.01 El Articulo 19 define, en la Variante A, los derechos minimos que deben ceconocer las Partes Contratantes como conferidos por una patente (parrafos 1 7 2)), establece las excepciones permitidas a dichos derechos (parrafo 3)) y deb.ne y establece las circunstancias en las que el ti tu1ar de una patente tiene derecho a evitar la infraccion indirecta de la patente (parrafo 4)). La •Janante B contiene un enfoque alternativo a la reglamentaci,)n de los derechos conferidos por una patente r que perrn tira la determinacion d·~ los mismos por cada Parte Contratante.

Variante A

19.02 El 12~_0::53-_i_C?__j,~ establece los derechos generalmente reconocidos del titular de una patente para un producto. El punta i) establece el derecho basico del titular de tal patente al impedir que terceros fabriquen (sin su autorizacionl el producto patentado. El punta ii) amplia es•3 derecho basico a impedir la negociacicm del producto mediante su oferta o su puesta en el comercio o su utilizacion o bien por la importacion o almacenamiento del mismo para cualquiera de esos propositos. El derecho del titular de una patente se ampliara naturalmente a impedir cua:Lquiera de los actos mencionados en los puntas i) y ii), sin unportar si el producto patentado esta contenido en otro producto.

1~.03 Los derechos establecidos en el parrafo 1) constituyen, en virtud de las palabras "par lo menos" en la tt~rcera linea, los derecho3 minimos confer1dos por una patente que debe prever cada Parte Contratante.

[Contin~an las notas en la paglna 108]

Variante A



Derechos conferidos por l~~ente

l) [~rod~_to_?_] Cuando el objeto de la patente concierna a un

producto, su titular tendra el derecho de prohibir a terceros que realicen,

sin su autorizaci6n. por lo menos los aetas siguientes:

i) fabricar el producto.

ii) ofrecer o poner en el comercio el producto. utilizar tal

producto, o importarlo o almacenarlo para ofrecerlo o ponerlo en el comercio o

para utilizarlo.

[Continua ol articulo en la pagina 109]

.HL/CE/VIII/3 pa9ina 108

[Nutas sabre e1 Articulo 19, continuacion]

19.04 E1 parrafo 2) establece los derechos generalmente reconocidos del titular de una patente para un procedimiento. El punta i) define el derecho del titular de tal patente a prohibi~ a un tercero la utilizacion (sin su autorizacion) del procedimiento paten.tado. El punta ii) define el principia seq·un el cual la proteccion deri vada de una patente de procedimiento no solo se ext1ende al proced1miento sino tambien a cualquier producto resultante directamente de la utilizacion de ese procedimiento. Al igual que en el parrafo 1), los derechos establecidos por el parrafo 2) son, en virtud de las palabras "por lo menos" de la tercera linea, los derechos m1nimos conferidos [JOr w1a patente de procedimiento que debe prever una Parte Contratante.

1g.os El princ1pio establecido en el parrafo 2lii) se aplica a todos los t1pos de proced1mientos y a cualquier categoria de producto resultante d1rectamente del proced1miento patentado incluidos, en virtud del final del texto de la dispos1ci6n. los productos que no resultan patentables por su f:alta de novedad o porqu.e pertenecen a un sector tecnologico que queda excluido de la protecci<)n por patentE~. El termino "directamente" tiene el propos1to de indicar que el derecho del titular de una patent'e de procedimiento se extlende unicamente a aquellos productos que son el resultado directo de la utilizacion del procedimiento. Si fuera necesario realizar pasos adicionales a la utilizaci6n del procedimiento para obtener el producto, dicho producto no podria considerarse como resultado directo de la utilizacion del procedimiento.

19.06 Los derechos del titular de un procedimiento patentado en virtud del parrafo 2Jii) respecto de los productos resultantes directamente de la util1zacion del procedimiento patentado son los mismos que los derechos de un titular de un producto patentado en virtud del parrafo l)iil.

!Y.07 £n vista de la oposic16n a incluir el p~rrafo 2)iil en el Tratado, que fue expresada par algunas delegaciones en sesiones anteriores del Comite de EY:.pertos,. las d1sposic1ones finales del Tratado (vease el documento HL/CE/VIII/4) contendr~n como variante una disposici6n que permita a los paises en desarrollo formular reservas respecto del p~rrafo 2)ii).

[Contin~an las notas en la pagina 110]



2) [Procedimientos] Cuando el objeto de la patente conc1erna a un

procedimiento, su titular tendra el derecho de prohibir a terceros que

realicen, sin su autorizacion, por lo menos los aetas siguientes:

i) utilizar el pcocedimiento.

ii) por lo que respecta a todo producto resultante directamente de

la utilizacion del procedim1ento, cualqu1era d2 los aetas mencionados en el

parr.afo l) ii), inclu::.,o ~., i no puede obtenerse una patente para el producto en

cuestion. 1

[Continua el articulo en la pag1na lll]

Las disposiciones finales del Tr-atado (vease el doctunento HL/CE/VIII/4) contendran una disposicion que permitira, bajo ciertas circunstancias, la formulacion de reservas aJ derecho descrito en el parr.afo 2)ii).

HL/CE/VI II 13 paqina no


1 8 El pan::afo_] )a) fija las excepciones permitidas a los derechos establecidos en virtud de los parrafos 1) y 2), es decir, fija las Cl r·cunstancias en las que una Parte Contratante podra prever que la r2alizaci6n, per un tercero, de cualquier acto no autorizado definido en los paccafos 1) y 2) no constituye una infracci6n a los derechos del titular de la patente. Existen cuatro grupos de circunstancias de esta naturaleza.

19.09 El punta i) del parrafo 3)a) contiene el denominado principia del agotamiento de los derechos. Permib2 a una Parte Contratante disponer que los derechos del t1tular de ~ma patente no se extiendan a ninglin producto que haya sido puesto en el comerc1o por el titular, o con su consentimiento, en el tecr1tor1o de dicha Parte. o en el caso de un grupo de Estados que constituyan \.HI mer:cado reg1onal. en el terr1torio de uno de los Estados miernbros de tal grupo. Par lo tanto, perrnite el agotamiento nacional y regional. La disposicion esta redactada en singular para indicar que los derechos del titular de una patente se agotan unicamente respecto de ese ejemplar 0 de aguellos ejemplares del producto que hayan sido puestos en el comercio por el t1tular o con su consentimiento, y para dejar en clara que el poner en el cornet·c1o ejemplat-es dPtenninados de un producto patentado no constituye una licencia para vender otros ejemplares del mismo producto.

19.10 El punto 1i) permite una excepci6n respecto de los aetas realizados en tm marco privado o a escala no comercial. Sin embargo, una Parte Contratanb2 podra pennitir tal excepc16n linicamente a condici6n de que el acto, que de otra forma no estaria autorizado. no perjudique en forma considerable los intereses econ6micos del titular de la patente. Por ejemplo, podria ser que un acto no autor1zado afecte significativamente los 1ntereses econ6micos del t1tular de la patente incluso si se realiza en el marco privado o a una escala no cornerc1al, cuando dicho acto se refiera a un producto patentado que c.l>::!;le un "aloe econorn:i.co muy cons1derable y un mercado muy limitado.

l.'i .ll El p11nto 1 il) p~'rmite que las Partes Contratantes autoricen una excepci6n respecto de los aetas de fabricar o utilizar, cuando los mismos se real1cen con fines puramente experimentales. Al igual que con la excepci6n ~el punta ii) cespecto de los aetas realizados en el marco privado y a escala no comercial. los realizados con fines puramente experimentales pueden considerarse excepc16n ~nicamente cuando no afectan considerablemente a los intereses econ6m1cos del titular de la patente.

19.12 El punta 1vl permite una excepci6n respecto del caso cada vez menos frecuente de preparac16n de medicamentos para satisfacer una necesidad individual y espec1fica en una farmacia 0 par un medico.

[Continuan las notas en la pag1na 112]



3) [Excepciones a_1:~£arrafQ.§._lL_y_~l] a) No obstante lo dispuesto

en los parrafos 1) y 2), cualquier Parte Contratante tendra libertad para

prever que el titular de una patente no tendra derecho a prohibir a terceros

realizar, sin s11 autorizaci6n los aetas mencionados en los parrafos 1) y 2)

en los casas siguientes:

1) .s1 t:d. ncto conc:i,.,~m~ a un product qun ha sido puesto en el

comerc1o por 01 titular de la patnnt£!, o con su conscntlmiento expreso, y ese

acto se real iza despues de qu'.: '~1 prod.ucto haya i" ido puesto de esta forma en

el comercio en el. terr itm: 'o d~' e:;a Parte Cont 1 :d:ante, o en el. caso de un

grupo de Estados que constJtuyan 11.<1 mercado regHrnaL en el territorio de uno

de los Estados miembcos de dicho grupo;

ii) si el acto se realiza en un marco privado y a escala no

comercial, y s1empre que no ocasione un perjuicio significative a los

intereses economicos del tjtular de la patente;

iii) si el acto consiste en la fabricacion o utilizacion con fines

puramente experimentales, siempre que no ocasione un perjuicio significative a

los intereses economicos del titular de la patente;

iv) si el acto consiste en la preparacion de 1lll medicamento para

casas individuales, en una farmacia 0 por un medico, de conformidad con lllld

receta medica 0 aetas relatives al medicamento asi preparado.

[Contin~a el articulo en la pag1na 113]

HL/CE/VIII/3 peLgina 112

·~otas sabre el Articulo 19, continuaci6n]

'3 El p_~:;_·_r:-afo 3 )!2_l reafirma el principia contenido en el Articulo 19 del Conven:w de Paris (vease el documento HL/CE/VIII/2, parrafo 0.05). Deja en cl~co que los parrafos 1) y 2) no deben interpretarse en detrimento de la l1bertad que tienen las Partes Contratantes en virtud del Convenio de Paris de permitir la realizaci6n de ciertos aetas, bajo ciertas circunstancias, sin la autcn1zaci6n del titular de la patente (par ejemplo, los permitidos de conformidad con las disposiciones del Articulo SA del Convenio de Paris o no constituyan una infracci6n de los derechos del titular de una patente en v~rtud del Articulo Ster de dicho Convenio).

19.14 El cir_r:-_i:i!g _ _'!)_ se refiere a la infracci6n 1ndirecta y t:iene el prop6sito de protpger los derecb:::>s del titular de una patente contra un tercero que ~~uministre u ofrezca swninistrar a otra persona los medias para real izar la 1nvenci6n patentada. El derecho del titular de la patente para impedir tal .infracc i.6n lnd1o.:cta surge cuando se cumplen cuatro condiciones. La primera, +:;J sum.inistro o la ofet·ta de suministro, evidentemente debe relacionarse con tus med lOS pdra. r-eal1.zac la invenci6n patentada. En segundo lugar, con el fin d2 ase9urar que no se vea penalizado un comportamiento totalmente inocente, el ec;ero 'J:Ue suministre u ofrezca suministrar tales medias debe saber que los

nu::;mcs son adecuados y <:!stEm destinados a realizar la invenci6n patentada, o b2en debe ~esu1tar ev1dente que los medias son adecuados y estan destinados a real1 zar la invenc H)n patentada. En tercer lugar, el suministro u oferta de :3 1.ul•uu.s -co deb<':: j·klcec:·se a un2. parte que no sea una parte facL.ltada para eYplo~a la invenci6n patentada (par eJemplo, un licenciatario). A ese re::;pe.c-tc::, el parc.·'ifo 4)b) aclara que una persona que, en ''irtud de la lfcq.i.sia~·ton 2.£l~.icabl estd. exenta dt~ la infracci6n en virtue. de las '·~xcercic·nes p~;rmit_H5.as ... :ontenidas en ~~1 par.rafo 3)a)iil, 1ii) y iv) no debera s~r c~n~~derada ~omo la parte facultada para explotar la invenci6n. Dicha .,.,, , .. , queda luidd de 1. s1gnificado de la expres ion "parte facul tada para

;:J 01. ~ la J r:·;erh.~:on'' su!)re la base de que las excepciones contenidas en el p~rrafo 3)a)lJ), 1iil y v) no constituyen autorizaciones para que ciertas ~lcl~~~ ~~ personas r~~l1cen en forma continua actos que de otra forma estarian pt'(jflJ.bl·Jos, s; no cGns::i tuyen excepc iones especificas permi tidas en ·~~ r··:,_mstancia;c: d~c:fini especialmente En cuarto lugar, el suministro o la

::ff:'' ~~a ,·je sunun.1st ro de ios medios para real izar una invencion patentada no constl una lnfracc1on indirecta cuando dichos medias son productos corrient2s en el comercio (por ejemplo. clavos o tornillos) y que las c1rcunstancias del sumin1stro no con:3tituyen una incitaci6n a la infracci6n de 12 ertte.

Var1ante B

J0.15 El enfoque adoptado par la Variante B dejara la reglamentaci6n del obJeto del Art.icu.lo 19 al criteria d1~ cada Parte Contratante.

[Fin de las notas]



b) Las disposciones de los parrafos 1) y 2) no deberan interpretarse

en el sentido de que afectan la libertad que tienen las Partes Contratantes en

virtud del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial de

permitir, en ciertas circunstancias. la reali:z;acion de aetas sin autorizacion

del titular de la patente.

4) _] aJ Sln rerJUlClO de lo dispuesto en el

apartado b). una patente confH:r:P a su titular e! dccecho de prohibir a un

tercero qtw pcoporcione u ofn:sca pr:opoeclonar r ci una persona no facul tada

para explotar la invencion patentada, medios pacJ 1a realizacion de la

invencion, cuando el tercero sepa o cuando las ciccunstancias hagan evidente

que esos medics convienen y estan destinados a esa realizacion. Esta

disposicion no se aplicara cuando los medias sean productos corrientes en el

comercio y las condiciones de su suministro no constituyan una incitacion a

infringir la patente.

b) Las personas que realicen los aetas mencionados en el

parrafo 3)a)ii), iii) y iv) no seran consideradas partes facultadas para

explotar la invencion en el sentido del apartado a).

Variante B:

[Sin Articulo 19]

[Fin del articulo]

HL/CE/VIII/3 p~~gina 114


t.' l El Articulo 20 permi te a las Partes Contratantes crear una derogacion :::•:• !.os det·echos del titular de una patente, en favor de cualquier persona ( "el ,<'Hkl.Cio anterior") que, antes de la fecha de presentacion o, cuando fuera aplicabl.e, de la fecha de prioridad de la solicitud sabre la que se concede la pat.ente, estuviera ut1lizando o hubiera realizado preparativos eficaces y '5f!rios para ut1lizar la invencion cubiecta poe la patente. El articulo se d1vide en dos p~rrafos. El p~rrafo 1) permite a las Partes Contratantes establecer el derecho de usuario anterior en derogacion de los derechos del titular de la patente cuando se cwnp1en ciertas condiciones y el p~rrafo 2) se ref1ere a la transmisibilidad del derecho del usuario anterior.

20. 02 Puesto que el ,-L?recho del usuar1o anterior consti tuye una derogacion de los derechos conferidos par una patente (y por lo tanto se pE!rmite espec:l:flcamente en el p~rrafo 1), "no obstante lo previsto en el Articulo 19''1. debe entenderse que una Parte Contratante no podr~ realizar derogac.:ones ad1cionales del derecho del titular de la patent.e sabre la base de la ut1lizacion anterior por terceros a las permitidas en el Articulo 20.

20. C.3 EJ. p__i~~r~_f~(~ l) pc:nni te a las Partes Contratantes creac una derogacion de los derechos del titular de la patente a favor del usuario anterior y define las C1ccw1stancias ·~n las que se puede estab1ecer tal derogac:ion. La definicion de tales circunstancias permite a las Partes Contratantes conceder un der:echo de USU8I'.i..O ':lnterJ.Or unicamente si Se cwnplen tres condiciones.

20.04 La primeca c:on,ii·_:u::m exige que eJ. u;;uar1o anterior debe haber estado util1.za.ndo la lH'fer;cl<:in 1~elv1ndicada en •.ma patente o haber realizado preparat.Lvos ser1os y eficaces para tal utilizacion. Asi. la utilizacion i"'ec~tF'a. de una .lc.ven::Jon patentada o bien los preparatives efectivos y reales para d1cha utJltzacl~ll. y no simplemente el conocimiento de una invencion o la uc~:ecc...:on de ,,·,::it zar l.cL sH: preparatives concretes, son elementos necesarios antes de que pueda surg1r el derecho de usuario anterior.

).'J. u: La segcmda c:cmchcH'm que debe cwnplirse se refiere al momenta en el que han ten1do lugac la utJlJzacion o los preparatives de utilizacion de la 2.rcv~ncH)n. A ese r:especto, el parra:fo l) exige, respecto de la utilizacion, ·:rue i.a misma haya ocurrjdo an~_~!?_ de 1a fecha de presentacion o, cuando sea aplicable, de la fecha de prioridad de la solicitud y confiere el derecho al :_tsuar io anter1or de contumar dicha uti lizacion despues de esa fecha. La exigenc1a de utilizac1on anterior y el conferir un derecho de continuar la ut1lizaci6n posterio~ a La fecha de presentacion o, cuando sea aplicable, a la f,ocha de prior:idad de una solic1 tud, indica que el derecho del usuario ar:~erior deber~ concederse ~nicamente respecto de la utilizacion existente a~~es de la fecha de presentacion o, cuando sea aplicable, de la fecha de prioridad de ur1c; ,:;olicitud, y que continuaba en dicha fecha.

20.06 En ei ca~oo o.e los preparativm; previos ala utilizacion, el p~rrafo 1) E.'x1ge que dicnos preparatives deben haber tenido lugar antes de la fecha de presentaci6n o, cuando sea aplicable, de la fecha de prioridad para que pueda ex1stir el derecho de ut1lizacion de la invencion patentada. Debe entenderse que dichos preparativos tambien deben continuar en la fecha de presentacion o, cuando sea aplicable. la fecha de prioridad.

[Contin~an las notas en la p~gina 116]


Articulo 20 (antiguo Art:lc~lo 308)

Usuario anterior

l) [Derecho del usuario anterior] Toda Parte Contratante podra prever

que, no obstante lo dispuesto en el Articulo 19, una patente no surtira

efectos contra cualquier persona (denominada en adelante "e1 usuario

anterior") que de buena fe y antes de la fecha de presentacion, o cuando se

reivindique prioridad, de la fecha de presentacion de la solicitud sabre la

que se concede la patente. y d8ntro dAl terr1tor1o Pn el que la patente surta

sus efoctos, utllizabil 1a 1.nvnnc1on o rnaJiza.ba prepar.ativos efectivos y

reales para dicha utilizac16n: todas estas personas tendran derecho, a los

fines de sus dctividades, a continuar la utilizacion o a utilizar la invencion

como lo habian previsto en sus preparatives.

[Cont1n~a eJ articulo en la pagina 117]

HL/CE/VIII/3 pa.gina 116

[Hotas sabre el Ar·t:lculo 20, continuacion)

:' '). ::n La tercera condicion que debe, cwnplirse antes de que pueda conferirse~ derecho del usuar1o anterior es que el usa anterior o los preparatives del

nusmo SE! hayan realizado "de buena fe". Queda entendido que toda persona que 1~t Il1za una invencion o que realiza preparatives para su utilizacion, tas~ndose en la Informacion generada par s:l misma o adquirida del dominic pulHico antes de la fecha de presentacion o, cuando sea aplicable, de la fecha de prioridad, debe considerarse que satisface la condicion de buena fe. La exigencia de buena fe debe considerarse satisfecha especialmente si la ut1li~aci6n anterior se realize sobre la base de informacion adquirida como resultado de una divulgacion no perjudicial realizada durantE~ el plaza de gracia (v~ase el Artic~lo 12). Par otra parte, deber~ entenderse que la ~~ilizaci6n no satisface la exigencia de buena fe si la utilizacion anterior hubH::ra. sido el result.ado de abuso de confianza o de otra violacion de los derechos del t1tular rte la patente, como podr:la ser la adquisicion de informacion como n:sul tado del soborno de un empleado.

20.08 Con SU]eci6n al cwnplirru.ento de las tres condiciones senaladas en los p~rrafos precedentes. toda Parte Contratante podr~ establecer un derecho de usuar1o anterior que tenqa el efecto de conceder al usuario anterior el derecho a continuar. a los fines de su empresa, la utilizacion que haya heche o la utilizacion de Ia 1nvencion como la haya previsto en los preparatives realizados. Debe entenderse que el derecho no se extiende a utilizaciones de dlier·ent:e na.turaleza (por ejemplo, la fabricacion de un producto patentado par opnsicl.c:m a )_a lmpoct;:_,cl\~n del productol u objet1vo (por ejemplo, la fabri~aci6n de un p(oducto patentado medlante la contrataci6n de otra empresa o para ~a venta. par opos1ci6n a la fabricacion del mismo para utilizacion 1n::erna de La empresa) respecto de la utilizacion anter1or rE~al, o en el case de preparatives. de la ut1lizaci6n anterior prevista.

•i C:' i:l J:diTi~t~.C: 2) J un1ta la transfentHlidad del derecho de usuario 3nter1or a aquellas circunstancias en las que el cesionario (beneficiario, hecaaero. etc.! adqu!ere tambi~n la empresa o el negocio o la parte de la empresa o del negocio en la que se realizaba la utilizacion anterior o los pr~parac~vos pard ~11

[Fin de las notas]



2) [Causahabiente del usuario anterior] El derecho del usuario

anterior unicamente podra ser transferido 0 traspasado junto con su empresa 0

negocio, o con la parte de la empresa o del negocio en la que se haya

procedido a la utilizacion o a los preparatives para la utilizacion.

[Fin del articulo]

HL/CE/VIII/3 p~l.gina 118

Notas sabre el Articulo 21

,, . ~ El Articulo 21 establece los principios para determinar la extension de u pcoteccion conferida por una patEmte.

1.1. 02 r-n Pi~.r::C1J'..Q..J-Ji'-) contiene la norma basi ca. de que la extension de la proteccion conferida por. una patentE! estara determinada por las reivindicaciones. que deberan interpretarse a la luz de la descripcion y los dibujos.

21. Qj El fl~£_r::af_o __ ~l_!?) establece los princ1p1os rectores para la interpretacion de las reivindicaciones y. con ella. para la determinacion de la extension de la protecc16n. Dichos principios se basan en el Protocolo sabre la interpretac16n del Articulo 69 del Convenio sabre la Patente Europea. Los princlplos exigen que las reivindicac1ones se interpreten de tal manera que queden entre dos extce:nos. En un extrema esta un enfoque estrictamente literal del significado de las reivindicaciones, en el que se considera que las reivindicaclones no confieren ninguna proteccion mas all<:i de la determinada en estr1ct:a conformidad con su significado literal. En el otro e;{tremo esta el r;nfoque que consider-a a las reivindicaciones como meras d1cectrices que penniten la extensic•n de la proteccion a cualquie:c elemento que el titular hubH:ra contemplado, aun cuando no lo hubiera reivindicado. El enfoque intermedio de la interpretacion, despu~s de haber rechazado los dos ex'tr-emos, ti•::!ne el proposito de lograr un equilibria entre dos objetivos quE~ quedan explic~tos en el P:cotocolo antes mencionado. a saber. el objetivo de asegurar la :justa proteccion de los derechos del titular de la patente y el de asegur:ar un grado razonable de certeza a terceros respecto d•~ la extension de la protecciOr1.

:~.1. 04 El parr_:_?f_~_}}_a) contiene la denominada "doctrina de los equivalentes". mediante la cual las reiv1ndicaciones deberan inte:cpretarse como que confieren protecc::_,~n no so} .. amr~ntc::; respecto de aquellos elementos que s•~ expresan en una rcelVlnd"lcaci()n, SHlO tambien respecto a los equivalentes de tales elementos. Se entendera por ''elemento" las caracter1sticas tecnicas o partes de cdracterist1cas tecnlcas de la invencion tal como fue reivindicada.

~1.05 El parrafo ~)a) tiene el proposito de aplicarse. no obstante lo d1spuesto en el par:rafo l)b), ya que contiene una norma que puede ser aplicada con relativa 2recisi6n. mientras que el parrafo l)b) contiene principios rectores para la interpretacion de reivindicaciones y para determinar la extension de la proteccion. En ot:cas palabras, al aplicar el enfoque 1ntennedio de 1nterpretac ion que exige el par-rafo 1 l b), siempr-e debe tenersE! en cuenta la doctrina de los equivalentes.

21. 06 :E:l E__a_r:_r~i:l(c:~-~_)}?) establece dos pruebas para determinar cuando se debe consider-ar que un elemento es equivalente a un elemento tal como fue expresado en una reivindicac:i.orL Se debe considera:c que un elemento e~; equivalents :-;i satisface cualquie~a de las dos pruebas. La primera requiere que un elemento r-ealice, r·espect:o de a invencion, substancialmente la misma funcion de la rrnsma manera_ substanClCI.i y produzca substancialmente el mismo resultado que el elemento tal como fue expresado en la reivindicacion. La sesrunda prueba exige yue quede clara para una persona del oficio que la utilizacicin del elemento permitna obten"~e, respecto de La 1nvenci6n, el mismo resultado que se logrci ut.ll1zando el elementr) t.al como fue expresado en la reivindicacion. En el caso de ambas pr-uebas, el momenta para evaluar si existe equivalencia es el de cualquJ.et· SUpuesta 1nfraccion, COn independencia de cuando SE! haya realizado 0

conceb1do e.l E"~qui valente, En otras ralabras, un elemento puE!de ser un equivalente s.in pec-Juiclo de que haya sido desarrollado ante~: o despues del 8lemento expresado en lct re1vinidicacion.



Extension de la proteccion e __ interpretacion de las reivindicaciones

1) [Determinacion de la extension de la ~oteccion] a) La extension

de la proteccion conferida por la patente estara determinada por las

reivindicaciones, que deberan interpretarse a luz de la descripcion y los

dibujos.

b) Para determinar la extension de 1a proteccion, las reivindicaciones

no estaran limitadas por el significado literal de su texto ni seran

consideradas como simples directrices gue permitiran que la proteccion se

extienda a lo gue han considerado, sin haberlo reivindicado expresamente.

2) [Equiya!entes] a) No obstante lo dispuesto en el parrafo l)b), se

considerara que una reivindicacion no solo abarca todos los elementos en la

forma expresada en la reivindicacion, s1no tambien los equivalentes.

b) Se considerara que un elemento ("el elemento equivalente") es

equivalente a un elemento tal como fue expresado en una reivindicacion si, en

el momenta de cualquier supuesta infraccion,

i) el elemento equivalente realiza, respecto de la invencion,

substancialmente la misma funcion de la misma manera substancial y produce

substancialmente el mismo resultado gue el elemento expresado en la

reivindicacion, o

ii) resulta evidente para una persona del oficio, respecto de la

invencion, que mediante el elemento equivalente puede lograrse el mismo

resultado que el obtenido mediante el elemento, tal como fue expresado en la

reivindicacion.



sabre e1 Articulo 21, continua.cion]

• C:'l El l_)~rraf~_3_l se refier·e a representaciones anteriores que hubiera he,.:ho el solicitante o el titular de una patente y que en forma expll.cita o 1~r:p:icita lim1ten el ambito de las n3ivindicaciones. Permite a una Parte Contratante tamar en consideracion tales representaciones para determinar la t':<tension de la protecci6n. Naturalrnente, una Parte Contratante tendra l1bertad tarnb1en para tener en cuenta otros principios qenerales de equidad y justicia, tales como la doctrina de las aleqaciones inadrnisibles.

21.08 La pnmera clausula del £Clrr_~~<2___!L destaca que los ejemplos son :. ll:straciones no c;:d1ac"'tivas de las posibilidades y no una lista limitativa de todas las posibilidades. Asi, las reivindicaciones no deberan interpretarse como l1mitadas a cualgLier ejemplo, dado en la patente, de la incorporacion de la invenc 1on o Je las func iones o re,ml tados de la misrna. La segunda clausula del p~rrafo contiene varias aplicaciones concretas de dicho principia de :.nterpcetac1on. tin pn!ducto o procedimiento no podra alejarse de la extension de la prateccion confer1da par las re1vindicaciones por la simple razon de 1Cc1uir caracteristJcas adicionales que no se encuentren en los ejernplos d.i vulqadc,s en una patente, por carecer de algunas de las caracter.isticas que 3e encuentran en dichos eJemplos o par no lograr todos los objetivos o no poseer todas las venta]as descritas en tales ejemplos.

2L.G9 El I:'~E_r::a_:_f_o ?_l r:ontiene la norma de Interpretacion de que, salvo J.ndlCi:lClon expli:c1.ta en contr·ario en la reivindicacion, una remision a un dil:m-jo 0 a parte de un dlbujo sera considerada tmicarnente en su aspecto .lustrativo y no como !1mitacion de la protecc1on conferida por la patente a id gue aparece en el d1bU]O o en la parte del misrno a que se remite podr.ia ,::,;r,.si•i.:;r:u-s·::' qt:e lill .;:;·1r:mplo de la rernision a un dibujo que limita la DI'c)L'oC::::t6n r,er:ia .~.a r•2f.e;·encia en una reivindicacion a una caracter.istica que ~·(: p<t:'e :la ,:iec'5Cl.'J.!::; L'"' ;JH::Ldamente con pa labras, por eJemplo, la referencia "tal cG.:;c. rJ.P<ln:,~.c: ,,n ,, ':·.l chbujo N° 2" en donde "a" indica una curvatura e3~ec1a qc~ resulta e3encial para la 1nvenc1on. Por otro lado, una

r2; emplo .. 'a' , en e l dibujo N° 2" generalmente sera 1 tllSt.Cdtl'VO.

; 1. lO El :f'(.l_Ic<Cl:::<:: 6 J e>TL'esa el principia generalmente adrni tido de que un YJ:3tLrner; t'micarnente tJt-,ne una funcion de informacion tecnica y no debe ·::onsJ.dera.rse .:.:omo un t:exto que pueda ser importante para determinar la

ecc16n que deber~ ronferir la patente.

[Fin de las notas]



3) [Representaciones_anteriores] Toda representacion, por el

solicitante o por el titular de la patente, que limite explicita o

implicitamente el ambito de las reivindicaciones, podra ser tenida en cuenta

para deterrninar la extension de la proteccion.

4) [E;iem_E_!g::;J Si la patente contiene ejemplos de la incorporacion de

la invencion o ejemplos de las funciones o resultados de la invencion, no se

interp:etaran las reivindicaciones limitadas a esos ejernplos, en particular,

el rnero hecho de que un producto o procedirniento incluya caracteristicas

adicionales que no figuren en los ejemplos divulgados en la patente, que

carezca de caracteristicas que figuren en tales eJemplos, que no logre todos

los objetivos 0 que posea mas de los citados 0 inherentes en tales ejernplos,

no eliminara el producto o procedimiento de la extension de la proteccion

conferida por las reivindicaciones.

5) [Referencias ~_dibu-jos] Toda referencia a un dibujo o a una parte

de un dibujo en una reivindicacion se entendera como ilustrativa solamente y

no en el sentido de que limita la proteccion conferida por la patente a lo que

muestra el dibujo o la parte del mismo, salvo que la reivindicacion indique

claramente lo contrario.

6) [Resume~] El resumen de una patente no se tendra en cuenta a los

fines de determinar la proteccion conferida por la patente.

[Fin del articulo]


Netas sobre el Articulo 22

' El Articulo 22 se ref1ere a la duraci6n de la proteccion conferida por ,_u_.:o, patente y establece, en la Varia:nte A, que la proteccion conferida por una pa·(.t>nte no term.tnar·a antes de que expire un plaza de 20 anos contados a partir de la fecha de presentac.ton de la solicitud por la que se conceda la patente. La Var1ant.e B contiene un enfoque alternative del objeto del Articulo 22, conforme al cual la reglamentacion de la duracion de la proteccion quedara al criter1o de cada Parte Contratante.

Variante A

22.02 El rarrafo l) establece la norma de que la duracion de la proteccion confer ida p(;-;,--~;-~--p~tente no termina:r:-a antes de la expiracion de un plaza de 20 anos contados a partir de la f•::cha de presentacion de la solici tud. Si b1en el parrafo 1) establece una dura.cion minima de la protecci6n, no exige a cada Parte Contratante que inicie la. proteccion a partir de la fecha de presentacion de la solicitud. Una Parte Contratante tendra libertad para inlciar la proteccion a partir de la fecha de la concesion de 1a patente. No obstante. en tal caso. el efecto del parrafo 1) sera obligar a esa Parte Contratants a garant1zar que la proteccion no expira antes de que termine un plaza de 20 anos desde la fecha de presentacion de la solicitud.

22.03 Debe entenderse que la obligaci6n establecida en el parrafo 1) se ap.i 1ca wucamercte m1entras no se haya renunciado a la patente y se hayan pagado deb1damente todas las tasas de mantenimiento de la misma. Ademas de paqa.r .Ll3 tasas de mantenirniento, no se pueden establecer condiciones act1c1onales a la conces16n de la duracion minima de proteccion exigida por el p~rra£o 1). En espcc1~1. la obligac16n en virtud del parrafo 1) no podra ser sat. tsf~cha concedu::ndc• u~1a protecc16n por un per:lodo inferior al minima 'C.stabl ~dt) \por j<:::nplc durante 15 anos a partir de la fech3. de ~)ce:=;e11tdc.:~):n: :c;::~Ilova:ld(·; :a protecc: .. Cn1 par el resto del perlodo de la tLll'dCJ()Jl minima (de' CUtCO aries en este eJemplo) condicionada al cumplimiento ~e ~na ex1qe~c1a por pac~e del t1tular de la patente. como la de explotacion lndust;:~aL rea en E:l Le"-r:<torio de J.a Parte Contratante.

22.04 D'd +~ex to de}. Fdrraio l) tarnbien se desprende que una .?arte Contratante tendr~ llbertad de prever la proteccion por un plazo superior a los 20 anos desde la fecha de presentacion de la solicitud. Dicho plaza mas largo podria 3er: aconsejable, J:lOr ejemplo, cuando la explotacion comercial de la invencion patentada ;3p haya retr·asado como resul tado de un procedimiento de aprobacion adnnnistrat iva obligat()e;_o (poe ejemplo, en el caso de herbici.das, pesticidas, 1nvenc1ones nucleares y productos farmac~uticos). La extensi.6n del plaza min1mo (o el cestablecimiento del plazo efectivo) en circunstancias de explotaci6n comerc1al d1fer1da resultante de un procedimiento de aprobacion admin.tstrativa es facult:at1vo para las Partes Contratantes.

[Contin~an las notas en la p~gina 126]

Variante A


Articulo 22 (antiguo articulo 305)

Duracion de la patente

1) [Duracion munma __ de la proteccion] La proteccion conferida por la

patente no terminara antes de la expiracion de un plazo de 20 anos contados a

partir de la fecha de presentacion de la solicitud por la gue se conceda la

patente. 1


Las disposiciones finales (vease el documento HL/CE/VIII/4] contendran una disposicion gue permita a las Partes Contratantes, bajo ciertas condiciones, formular reservas respecto de esta norma.

HL/CE/VIII/3 p.~gina 124

, ";,;t c;s sobre el Articulo 22, continuacion]

t El oarrafo 21 t1ene el proposito de aclarar que. a los fines del · D;Him1 ento-d-~--1a;bl igacion de garantizar que la proteccion confer ida por ... ' )dtente no pueda terminar antes de la expiracion del plaza de 20 a~os ••Jntados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud por la que se '(":c":;dr~ la patente, una Parte Contratante podra. en el caso de patentes

.cedldas sabre ciertos tipos de solicitudes, contar el plaza de 20 a~os a t-'ctrtir de la fecha de presentacion de otra solicitud que se haya invocado en dichas solicitudes. Existen cinco ~ipos de solicitudes respecto de las cuales tas Partes Contratantes pueden calcular el plaza de 20 a~os a partir de la •echa de presPntacion de una solici·::ud diferente. El primero es una solicitud ue una patente de adicion. Una patente de adicion. cuando existe, se entiende .''rt;Jridmente como una patente concedida para una invencion que incluye todas , '"'' ::.cH·acter:stH.:a:; d;~ una 1nvenci6n patentada o reivindicada previamente, asi ::•nnn 111:1 me.1ura ·'ie esas caracteristtcas. El segundo tipo de solicitud es una

1c1tud que rei?indlca prioridad interna. esto es. una solicitud que :-:".v·,ncllca la pr.1oridad de una solicitud presentada previamente en la misma Cflc1na. El. tercero 7 cuarto tipos de solicitudes comprendidos en la clase a 13 au~ resulta aplicable el parrafo 2) son las solicitudes de continuacion o i~ continuac16n en parte. Generalmente se entiende por solicitud de c<:mtinuacH)n aquella que contiene la misma divulgacion que la que figuraba 13n >..1na sul ici tud r.n:-t.~sentada previamenb3 en la misma Of icina. No obstante, puede ~0nten2r, ?Or eJemplo. reivindicaciones formuladas de diferente manera. ,,eneralmente 3e entiende par solicitud de continuacion en parte una solicitud que cont1ene ~..:na par·+.:e substancial de la divulgacion contenida en una -·~ol1Clt 1.!d an-cecor presentada en la misma Oficina, pero que tambien a~ade •?le;qew:us nuevas. F:l quinto tipo d1~ solicitud mencionado en el parrafo 2) 13S

·~ solJ.=itud fracc1onar1a. Se entiende por solicitudes fraccionarias aquellas :cv"- ,:;..;; rie.c.l'.r.'Hl de ur;a sol1c1tud oriqinal que se ha dividido por alguna de · · - r-~\Z'lrH~s, corn(· t-d hecho de no satisfacer la ex1gencia de unidad de la

.It· :Jna Cc1racterlstlca comUn a cada w1o de los tipos de solicitudes ;);•rv::.l•Jnadas t:•n el parrafo precedenb' es que se pueden beneficiar, en su taild~d o en parte. de la fecha de presentacion de la solicitud anterior que

; ;cuocaiL Por lo tanto, con frecuencia se considera adecuado que la duracion .ib la proteccion confer1da por una patente concedida en base a tal solicitud. i.'.) debe extenderse mas alla de la duracion de la proteccion que se hubiera JPi1cado a cualgLuer patente que hubiera sido concedida en base a la solicitud n'.'ocada. As{, el pinrafo 2) permite a una Parte Contratanb:l, a los fines de a~1aracer 1a abltgac16n establecida en el p~rrafo ll. contar la duracion de

La prot~cci6n a partir de la fecha de presentacion de la solicitud invocada en '.ldlquiera de tos tipos de solicitudes mencionados en el parrafo precedente ..

. 2.07 El enfogue adoptado en la Var1ante B permitir~ que la reglamentacion id otjeto del Articulo 22 quede al criteria de la Parte Contratante.

[Fin de las notas]



2) [Circunstancias en las gue puede contarse la duracion a partir de

la fecha de presentacion de __ otra solicitud] Cuando se conceda la patente

basandose en una solicitud de patente de adicion, una solicitud que

reivindique prioridad interna, una solicitud de continuacion o de continuacion

en parte, o una solicitud fraccionaria, el plaza mencionado en el parrafo 1)

podra contarse a partir de la fecha de presentacion de dicha solicitud o a

partir de la fecha de presentaci6n de la solicitud que se invoque en dicha

solicitud.

Variante B

[Sin Articulo 22]

[Fin del articulo]


Netas sobre el Articulo 23

~3. EJ Articulo 23 establece las medidas m1n1mas que cada Parte Contratante (·~~t6 obligada a prever para el ejercicio de los derechos conferidos por la 1;a ':ente (parrafo l)) y los derechos conferidos por la publicacion de la solicitud (pacrafo 2)).

d. 02 E.l .e_ar:r~~g __ ~L~2 exiqe que las Partes Contratantes estipulen un sistema de requerimiento cuando un tercero, sin autorizacion del titular, realice un acto que infrinja los derechos del titular de la patente, o act~e de forma que permita la realizacion de tal acto.

23.03 El pan:.i:l._fo _ _lj_Q} exiqe a las Partes Contratantes que estipulen una plena 1ndemnizac1on de da~os perjuicios cuando un tercero infrinja los derechos del ti~u1ar de la patents.

23.04 El p_~r:'E.~(l:ll)_C:) esta destinado a aclarar que las dos medidas especificadas en el parrafo l)a) y b) son medidas minimas. Correspondera a cada Pa~te Contratante determinar qu~ otras medidas puede disponer contra la 1nfracc16n de los derechos conferidos por la patente, como ordenes de 1nspecci6n de las inst~lac1ones o embargo, detencion, entrega o destruccion de los ar·t1culos n1fractores, 1ndemnizaci6n punitiva en cases de conducta premedicada y sanciones penales.

23.05 EJ parrafo ll esta redactado actualmente por referencia al Articulo 19, que establece los der·echos conferidos por la patente. Si se adoptara la ~~rlante B del Articulo 19, que permltiria que los derechos conferidos por la patente sean determ~nados por cada Parte Contratante, el parrafo 1) del presente arti2ulo deberia ser redactado nuevamente para hacer referencia a aguello;:;; actos r econoc dos por la Parte Contratante interesada como ~onstit~tivos d 0 ~nfraccJon de los derechos del titular de la patente.

[Continuan las notas en la paqlna 128]



Ejercicio de los derechos

1) [Derechos conferidos por la patente] a) Cada Parte Contratante

estipulara un reguerimiento para impedir la realizacion o la posible

realizacion, sin la autorizacion del titular de la patente, de cualguiera de

los actos mencionados en el Articulo 19.1), 2), y 4).

b) Toda Parte Contratante estipulara la plena indemnizacion de los

danos y perjuicios causados al titular de la patente como consecuencia de la

realizacion, sin su autorizaci6n, de cualguiera de los actos mencionados en el

Articulo 19.1), 2) y 4).

c) Toda Parte Contratante tendra libertad de fijar medidas adicionales

a las especificadas en los apartados a) y b) respecto de la realizacion o de

la posible realizacion, sin la autorizacion del titular de la patente, de

cualguiera de los actos mencionados en el Articulo 19.1), 2) y 4).



: :'•iotas sobre el Articulo 23, continua.cion)

.< J, 1'6 El .eA£E~_f·o _0l~J especifica la medida y por lo tanto la naturaleza de la ~;·o~ecc1on que debera d1sponer cada Parte Contratante respecto de la r:::r1. izacH)n, respecto de cualquier invencion reivindicada en una solicitud publicada, de todo acto que pudiera constituir infraccion de los derechos del :.;olJ.citante s1 se hubier-a concedido una patente en base a la solicitud. La rnedida que debe ponerse a disposicion consiste en una forma de indemnizacion monetaria. Se proporcionan medios alternativos para describir tal indemnizacion: la plena indemnizaci6n de da~os y perjuicios (Variante A) y una c:ompensacion razonable (Variante B).

23.07 !'-. los fines de cleterminar si una solicitud ha sido publicada, si ello dc;:c-a lugar a la prot(:cc:ion provisional, se determinara el significado de p1IblJ.cac:ion de conformidad con la Re9la 7 ("Significado de la publicacion").

23.08 El p~rrafc 2)a J1spone como condicion previa esencial para obtener la indernnizacion economica, el conocimiento real de que la invencion que se esta util1zando es obJec.o de una solicitud publicada o bien la notificacion escrita a tal efecto. Dicho conocimiento o dicha notificacion son necesarios, puesto sue no deber;) pr.·on,mc l.c'trse la indemnizacion contra una persona que, cuando utillzaba la iJWHlcion reivindicada en la solicitud publicada, era totalmente inocente ae cu~ u1e intencion dolosa. Por lo tanto, la responsabilidad de pa9o de una forma de n1demnizacion dependera de que el solici tante demuestre que el demandado ~'ab1a realmente que la solici tud habia sido publicada. Tal podr ia ser e l ca::;o cuando el demandado sea un colaborador del solici tante o p~.rticipare1 cc::. e l en una empresa conjunta y el solicitante le hubiera J.Ilfocmado de la invenCl0!1, de que esta era objeto de una solicitud y de que se )·LliJia pu.bl i.ca·lo ld so-'.~.citud. Otr.o ejemplo de una situacion en la que se

demost:rar q'Je ,,.1 demandado tenia conocimiento real de la publicacion de '~"· ::oO.~lCii:.ud., :~s cuard.c; el demandado er·a una de las empresas a las que el

L 1tan:s ia as1stencia para la explotacion de la invencion reivindicada e~ 12 so i~1 ~d. J a la que se habia informado de la solicit~d y de su

1cac1on. Gtro Cdso seria cuando pueda demostrarse que el demandado habia adquiri,ju n t>staba t?n posesion de un articulo marcado con una indicacion de .:p..;e el. artlC<J1 H'C.t eto de una solicitud publicada. Si el solicitante no ~s capaz de demostrar que el demandado tenia conocimiento real de la r:;ublicacion de la solicltud, alternativamente deberia poder c~emostrar que el d.emandado ha:U:la cecil:ndo una notificacion escrita de el indicando que la ::wencic1n ~:~ue estaba utllizando era objeto de una solicitud publicada pE,ndient''"' not~fic"lcion que tambien debe indicar el nllinero de orden por el que ~)uede Ldi~ntJ.L.car:3e ,, a sol1citud. Naturalmente, la noci6n de notificacion osct'i.ta ·~amb:en u1c la entrega de una queja o de un escrito presentado a..n.te ur1 tribunal~

:~3.0'1 E1. p~r_ 2 bJ tiene el p1·oposito de aclarar que la forma de lnderru"1J.zacior: rrc1e debe:1 estipular las Partes Contratantes en virtud del parrafo 2)a) es ~na med1da minima. Las Partes Contratantes tendran libertad para poner a disposlcion otras medidas, tales como las ordenes de inspeccion cic.:: los i.oca1 ,;;3 () b1en de embarqo o retencion de los articulos infractores.

[Continuan las notas Em la pagina 130)



2) [Derechos conferidos por la publicacion de la solicitud] a) Con

sujecion a las demas disposiciones del presente parrafo, cada Parte

Contratante debera disponer [~ariant~_A: la plena indemnizacion de danos y

perjuicios] [Variante B: una compensacion razonable] por los perjuicios

causados al solicitante como consecuencia de la realizacion, sin su

autorizacion, de cualquiera de los actos mencionados en el Articulo 19.1), 2)

y 4) respecto de cualquier invencion, reivindicada en una solicitud publicada,

como si se hubiera concedido una patente para dicha invencion, a condicion de

que la [Variante A: plena indemnizacion de danos y perjuicios] [Variante B:

compensacion razonable] linicamente se pronunciara contra una persona si se

demuestra que, en el memento de la realizacion de cualquiera de dichos actos,

la persona

i) tenia conocimiento real de que la invencion que estaba

utilizando era objeto de una solicitud publicada pendiente, o

ii) habia recibido notificacion escrita de que la invencion que

estaba utilizando era objeto de una solicitud publicada pendiente y que en la

mencionada notificacion se identificaba la solicitud mediante su nilmero.

b) Toda Parte Contratante t.ndra libertad para disponer medidas

adicionales a las mencionadas en el apartado a) respecto de la realizacion o

de la posible realizacion, sin la autorizacion del solicitante, de cualquiera

de los actos mencionados en el apartado a).


HL/C:E/VII I/3 pag:ina 130

[Notas sabre el Articulo 23. continuaci6n]

2 _;. ~ (} El p~rraf.Q_ 2lr:_l per·mi te a las Partes Contratantes exigu que no se adopte la decisi6n de conceder la medida mencionada en el parrafo 2lal. l:,::specto de actos no autorizados relatives a una invenc1on reivindicada en una sol1citud publicada hasta despues de que se haya concedido la patente basada en r.al solicitud.

23 .11 El par!:":_CJ.fO 2) d) establece la norma para determinar la ~~xtensi6n de la f?:·otecci6n conferida por una solicitud publicada. La extensi<)n de la protecci6n debera estar determ1nada por las reivindicaciones que figuran en la patente c::mcedida sobn~ la base de la solici tud. siempre y cua.ndo dichas reivindicaciones figur·en tambien en :~a solicitud publicada. J~n otras pa1abras. una reivindicaci6n violada unicamente puede dar lugar a una medida ~n la re1vind1.caci6n fiquraba tanto Em la solicitud publicada como en la patent•~ concedida sobre la base de esa solicitud.

[Fin de las ~otas]



c) Toda Parte Contratante tendra libertad para disponer que una

decision de conceder la medida mencionada en el apartado a) no pueda adoptarse

hasta despues de que se haya concedido la patente basada en la solicitud

publicada.

d) Al adoptar cualquier decision de conceder la medida mencionada en

el apartado a) o cualguier otra medida mencionada en el apartado b), la

extension de la proteccion conferida por la solicitud publicada estara

determinada por las reivindicaciones que figuren en la patente concedida en

base a esa solicitud tal como figuren tambien en la solicitud publicada.

[Fin del articulo]

HL/CEIVI II 13 pa9ina 132


,24. c)l ta Articulo 24 establece, en la Variante A, la obligacion de las Partes C10lntratantes de d1sponer, en ciertas circunstancias definidas, la inversion de

a carga de la prueba en procedimientos por infraccion respecto de un procedimiento patentado para la obtencion de un producto (parrafo 1)), c1isponiendo al mismo tiempo la proteccion de los intereses leg:l timos del demandado para que no se divulguen secretos de fabricacion y comerciales (parrafo 2)). Las disposiciones finales del Tratado (vease el documento HL/CE/VIII/4) contendran una disposicion que permitira a las Partes Contratantes, en c1ertas condiciones, formular reservas sobre la obligacion de disponer la inversion de la carga de la prueba en el marco del parrafo 1). La Variante B contiene un enfoque alternative del objeto del Articulo 24, dejando la r_·eglamentacion de la carga de la prueba al cri terio de cad.a Parte Contratante.

Variante A

24.02 El J2.~rrafo__;u establece que en procedimientos relativos a la violacion cie los derechos del titular de una patente de procedimiento para la obtencion de un producto. cualqu1er producto identico, salvo prueba en contrario, debera ser considerado como habiendo sido obtenido por el procedimiento patentado. Pot· lo tanto, establece la inversion de la carga normal de la prueba, segun la cual es el demandante quien debera probar que el producto identico fue obtenido mediante el procedimiento patentado. La razon de la disposicion surge de la clif.1cultad que tiene el titular de una patente de procedimiento pat·a probar que el procedimiento patentado ha sido utilizado por un presunto infractor. ya que dicho procedimiento normalmente habra sido empleado dentro de areas restr l.Ilgldas cif3 la planta 0 fabrica del presunto infractor. Nonnalmente. el 1ndic1.o mas evidente de la utilizacion de un procedimiento ;~atentado seca la ~xl.stenc1a de un producto identico. Por lo tanto, el (jerr:.J.ndado c::st:ar3. <Jbl LCJado a demostrar que ha obtenido el producto mediante un proced1miento d1ferente del procedimiento patentado.

24.03 Conviene senalar que w1a Parte Contratante esta obligada por el p~rrafo l) a establecer la inversion de la carga de la prueba respecto de un producto id~nt1co al producto obtenido mediante un procedimiento patentado "por lo menos en el caso de que dicho producto sea nuevo". Por lo tanto, la obl1gaci6n min1Qa de cada Parte Contratante es disponer la inversion de la ca.rga de la prueba cuando el producto sea "nuevo". De ahi se desprende que cada Parte Contratante tendra libertad para disponer la inversion de la carga de la prueba en otras circunstancias respecto de procedimientos por infraccion que involucren procedim1entos patentados para la obtencion de un producto. El Articulo 24 no define el significado de "nuevo" respecto de un producto, de >ndnera que cad3 l:"'arte Contratante tiene libertad para decidir, ya sea mediante disposic1ones legislativas especificas o interpretacion judicial, lo que constit.eye un p:coduct.o nuevo, por ejemplo, un producto no conocido previamente '::~ll e~ rnf:!rcadc> ~

[Continuan las notas en la pag1na 134]

Variante A



Inversion de la carga de la prueba

1) [Inversion de la carg~_de prueba en los procedimientos por

infraccion] A los fines de los procedimientos relatives a la violacion de los

derechos del titular de la patente mencionados en el Articulo 19.1), cuando el

objeto de la patente sea un procedimiento par·a la obtencion de un producto, se

reputara que todo producto identico ha sido obtenido mediante el procedimiento

patentado, salvo prueba en contrario y por lo menos en el caso de que dicho

producto sea nuevo.



[Notas sobre el Articulo 24, continuaci6n]

::4,04 El cirr:_afQ_ __ ?_) t1ende a establecer un equilibria entre los intereses del t i ;:uiar- de la patente de procedimiento y los intereses del presunto infractor (dr::mandado). El presunto infractor pudo haber obtenido el producto identico en cuesti6n ut1lizando un procedimiento diferente que haya mantenido secreta. Par lo tanto, la autor1dad ante la que se entable el procedimiento par infracci6n estara obl1gada a tener en cuenta los intereses legitimos del pres~~to infractor y no d1vulgar sus secretes de fabricaci6n y comerciales.

2,1.05 Como se menc1ona mas arriba, las dispos1ciones finales del Tratado (vease el docwnento HL/CE/VIII/4) contendran una disposici6n que permitira a las Partes Contratantes. en ciertas condiciones, formular reservas sabre la aplicaci6n del Articulo 24.

Variante B

24.06 El enfoque adoptado en la Variante B dejara la reglamentaci6n del OOJeto del Articulo 24 a I criteria de~ cada Parte Contratante.

[Fin de las notas]



2) [Secretes de fabricacion y secretes comerciales] Al exigir la

demostracion de evidencia, la autoridad ante la que se substancien los

procedimientos mencionados en el parrafo l)a) tendra en cuenta los intereses

legitimos del presunto infractor para que no se divulguen sus secretes de

fabricacion y comerciales.

Variante B

[Sin Articulo 24]

[Fin del documento]

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