UMH, 7 de marzo de 2011

Sergio Rizzo ABOGADOS DAUDEN, S.L.P.

Los contratos de transferencia de tecnologa:licencia de patentes y transferencia de Know-How

1. Introduccin sobre los contratos de transferencia detecnologa y la proteccin de los resultados de lainvestigacin

2. El contrato de licencia de patentes y la transferencia deKnow-How: examen de las clusulas ms comunes yrelevantes de estos contratos

3. Otros contratos relacionados con la transferencia detecnologa (cesin, asistencia tcnica, engineering,confidencialidad, etc.)

Esquema

Se distinguen dos fuentes de acceso a la tecnologa:1. interna (generacin propia)2. externa (adquisicin o comercializacin)

La transferencia de tecnologa se refiere a los acuerdoscontractuales segn los cuales se transmite un conjunto deconocimientos, sean patentables o no, estn o no protegidos poralgn sistema legal, ya sean correspondientes a los institutos depropiedad intelectual o al secreto industrial o empresarial

Transferencia de tecnologa

Art. 20 Ley de Patentes

Invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su funcin investigadoray que pertenezcan al mbito de su funcin docente

El profesor tendr derecho a participar, en la modalidad y cuanta que fijen losEstatutos de la Universidad

Cesin al profesor La Universidad podr ceder la titularidad de las invenciones universitarias al

profesor inventor, con reserva, en este caso, de una licencia de explotacingratuita, no exclusiva y no transferible

La Universidad tendr derecho a una participacin en los beneficios, de acuerdocon la cuanta que se fije en sus Estatutos

Investigacin contractual Los contratos entre la Universidad y la Empresa deben especificar de quin es la

titularidad de la patente

La propiedad de los resultados de investigacinInvenciones universitarias

Antes del inicio de un proyecto de investigacin y durante la redaccin delcontrato del proyecto de investigacin, es necesario considerar si se prevla obtencin de resultados que deban ser protegidos mediante su registrode propiedad industrial o intelectual.

Si se trata de resultados patentables debe determinarse en el contrato aquien corresponde la titularidad de la patente. La titularidad puede ser solode la universidad, de la empresa si las aportaciones son suficientementerelevantes o compartida por los firmantes de un proyecto.

Si el objeto del contrato es la realizacin de actividades de apoyotecnolgico el trabajo del que se trate tendr carcter confidencial y losresultados sern propiedad de la empresa. En este caso no se suele hablarde titularidad de derechos de propiedad industrial puesto que no se prev laobtencin de ningn resultado susceptible de proteccin.

La propiedad de los resultados de investigacin

Cuando la universidad sea titular de los derechos de propiedad industrialpromover una adecuada explotacin de los resultados de sus proyectosde I+D pudiendo suscribir acuerdos de licencia de uso, fabricacin ocomercializacin, en exclusiva o no, a favor de la empresa.

Cuando la empresa es la titular de los derechos de propiedad industrialdeber compensar a la universidad atendiendo a las aportaciones de lamisma en conocimientos y medios adicionales a los especficos delproyecto y que han contribuido a la consecucin de resultados explotables.

Cuando son cotitulares la universidad y la empresa de una patente, launiversidad ceder los derechos de explotacin a la empresa (no latitularidad de la patente) a cambio de una contraprestacin econmica.

La propiedad de los resultados de investigacin

La patente atribuye a su titular un derecho exclusivo deexplotacin de carcter temporal (en la mayora de loscasos, 20 aos a contar desde la fecha de su solicitud)sobre una invencin.

Como objeto de patente, podrn considerarse tanto invenciones que consistan enproductos como aquellas invenciones relativas a procedimientos.

Este derecho de explotacin exclusivo sita a su titular en una ventajacompetitiva en el mercado y propicia una situacin de dominio o monopolio entorno al producto o procedimiento a que la patente se refiera.

A cambio de esta exclusividad, la patente se hace pblica, de manera que puedacontribuir a la difusin del conocimiento y al desarrollo tecnolgico y cientfico.

El titular tiene la obligacin de explotar la patente, bien por s mismo o bien atravs de persona autorizada por l.

Proteccin de los resultados de investigacinConcepto de patente

La patentabilidad es la susceptibilidad de la invencin para llegar a estarprotegida por el derecho de patentes

Para que una invencin sea patentable es decir, para obtener un derecho monopolsticosobre ella ha de cumplir con una serie de requisitos legalmente establecidosArt. 4 dela Ley 11/1986: Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividadinventiva y sean susceptibles de aplicacin industrial.

Novedad: Se considera que una invencin es nueva cuando no est comprendida en el estadode la tcnica. El estado de la tcnica est constituido por todo lo que, antes de la fecha depresentacin de la solicitud de patente, se ha hecho accesible al pblico en Espaa o en elextranjero por una descripcin escrita u oral, por una utilizacin o por cualquier otro medio.

Actividad Inventiva: Se considera que una invencin implica actividad inventiva si aquellano resulta del estado de la tcnica de manera evidente (non obvious) para un experto en lamateria.

Aplicacin industrial: Se considera que una invencin es susceptible de aplicacinindustrial cuando su objeto puede ser fabricado en cualquier tipo de industria, incluida laagrcola.

Proteccin de los resultados de investigacinConcepto de invencin patentable

LAS MERAS IDEAS NO SON PATENTABLES!!!

HAY QUE PROTEGER LA INVENCIN ANTES DE DIFUNDIRLA!!!

Las exposiciones en feria, las publicaciones, la divulgacin oral, los congresos, permitir aterceros el acceso a la invencin, etc. son todos actos que, si realizados antes de la fecha dedepsito de la solicitud de patente, destruyen la novedad de la invencin, con consecuenciasnegativas sobre su proteccin.

Proteccin de los resultados de investigacinConcepto de invencin patentable La novedad

NO SE CONSIDERAN INVENCIONES:

Los descubrimientos (resultados obtenidos sin una actividad inventiva), teorascientficas y mtodos matemticos.

Las obras literarias, artsticas o cualquier otra creacin esttica, as como las obrascientficas (ya que se trata de creaciones no tcnicas, protegidas mediante laLey de Propiedad Intelectual).

Los planes, reglas y mtodos para el ejercicio de actividades intelectuales, parajuegos o para actividades econmico-comerciales, as como los programas deordenador (si bien se trata de un tema polmico, cuya regulacin puede versemodificada en los prximos aos; en la actualidad se les protege tambin comouna forma de propiedad intelectual).

Las formas de presentar informaciones.

Proteccin de los resultados de investigacinConcepto de invencin patentable

El secreto industrial puede ser definido como toda informacin confidencial que otorga auna empresa una ventaja competitiva: frmulas y dispositivos; algoritmos y procesos que seaplican en programas informticos, y los propios programas; procesos, tcnicas yconocimientos especializados en materia de fabricacin y reparacin; patrones; informacionesfinancieras; planes de negocios; listas de clientes, informacin sobre actividades deinvestigacin y desarrollo; y, en general, todo tipo de informacin que la empresa considerevaliosa y de la cual obtenga ventajas frente a sus competidores.

Existen tres requisitos bsicos para que las informaciones sean consideradas secretosindustriales y, por lo tanto, estn protegidas jurdicamente, por ejemplo a travs de la Leyde Competencia Desleal. La informacin tendr que ser: Secreta: entendido como informacin o conocimiento no generalmente conocido, ni fcilmente

accesible. Para ello, el titular de la informacin debe haber tomado medidas razonables con arreglo alas circunstancias pertinentes para mantener la informacin en secreto;

Sustancial: viene a significar que conlleva una informacin o conocimiento til y con un valoreconmico relevante. Ha de tener un mnimo de contenido y de solidez para poder ser objeto deproteccin;

Identificada: indica que la informacin, conocimiento o desarrollo industrial o comercial debe estardescrito y registrado en soporte material, de tal forma que sea posible verificar que cumple loscriterios de secreto y confidencial.

Proteccin de los resultados de investigacinConcepto de secreto industrial

Desde el momento en que tengamos una idea o un concepto que puedan serinnovadores, es fundamental que los tratemos como un secreto, a fin deconservar la opcin de obtener una patente en una etapa posterior.

La decisin final entre seguir la ruta del secreto industrial o la ruta de la patente a lahora de proteger una invencin depender de la naturaleza de la invencin, de supotencial comercial, de la competencia, de la facilidad con que pueda reproducirse yde la capacidad de los competidores de aplicar ingeniera inversa al producto final.

Patentar SI, pero no de manera indiscriminada.

Como regla general, el secreto industrial tiene su utilidad principal como mediocomplementario de proteccin

a) Para proteger informacin no patentable;

b) Para proteger informacin perifrica relacionada con la patente.

Hay que combinar de manera inteligente las dos alternativas de proteccin, porejemplo patentando la parte esencial de una tecnologa y manteniendo como secretolos detalles que permitan hacerla til.

Proteccin de los resultados de investigacinPatentar o no patentar?

Motivos para patentar los resultados de investigacin:

1. El punto de vista de la Universidad o centro de investigacin:a) Reconocimiento externo: parmetro ligado a la excelencia en materia de investigacin.b) Econmico: si la Universidad ha desarrollado una tecnologa por su cuenta y riesgo,

tendr inters en evitar que esos conocimientos sean utilizados por empresarios sin recibira cambio la oportuna contraprestacin econmica

2. El punto de vista del investigador.a) Reconocimiento curricular: se considera positivamente en procesos de acreditacin y

evaluacin. Exigencia de depositar la solicitud de patente en tiempos rpidos, para posterior publicacin de

los resultados en revistas y/o congresos.b) Econmica: expectativas de obtener un retorno econmico por la investigacin realizadac) Posibilidad de establecer vnculos con las empresas colaboradoras.

"Hasta que comenzamos a tomar parte en negociaciones para la concesin de licencias, no nosdimos cuenta de la importancia que tena para nuestra empresa la proteccin por patente: derepente, todos los interesados nos tomaban en serio".

Adrian McMurray, Director Ejecutivo de SPL

Proteccin de los resultados de investigacinPatentar o no patentar?

I start where the last man left off

Thomas Edison

Proteccin de los resultados de investigacinLas patentes como fuente de informacin

Licencia de patentes

Contrato de transferencia de Know-how

Cesin de patentes

Contrato de Asistencia Tcnica

Contrato de Engineering

Contrato de Confidencialidad

Contrato de I+D

Contratos relacionados con la transferencia de tecnologa

Licencia de patentes

El contrato de licencia es aquel por el cual el titular de un derecho(licenciante), reteniendo su propiedad, autoriza a un tercero(licenciatario) a usar o explotar ese derecho en las condiciones previstasen el propio contrato, a cambio de una regala u otra compensacin.

Objeto:1. Patente concedida2. Derechos emergentes de una solicitud de patente

Nota: Las innovaciones no patentadas se licencian mediantecontratos de transferencia de know-how

No es solemne

Inscripcin en el Registro de la Oficina de Patentes para conseguiroponiblilidad frente a terceros

Elementos caractersticos

Inters del licenciante Inters del licenciatario

La empresa licenciante no tiene capacidad paraexplotar la tecnologa- Comercializacin (pases)- Capacidad de produccin

El titular de la patente es una universidad o uncentro tecnolgico que no pueden fabricar ocomercializar productos

La licencia permite establecer un acuerdo conuna empresa que puede seguir desarrollandotecnolgicamente la invencin por estar msavanzada tcnicamente que el licenciante

Obtener ms dinero y rentabilizar la inversinrealizada en el desarrollo de la patente

Adquirir tecnologa probada que yafunciona comercialmente- Se evitan los riesgos de I+D

propio- Garanta de calidad

Mayor facilidad para entrar en unnuevo mercado, desarrollar una nuevaidea de negocio, un producto nuevo,etc.

Por qu licenciar?

Principio generalAutonoma de las partes

en su defecto

Prohibicin de ceder o transferir la licenciaArt. 75.3. LP Los titulares de licencias contractuales no podrn cederlas a terceros, ni concedersublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.

Extensin a todos los actos de explotacin o comercializacin del objeto de la patente durantetoda la vigencia, en todo el territorio del pas y respecto de todas las aplicaciones del objeto.

Art. 75.4. LP Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendr derecho arealizar todos los actos que integran la explotacin de la invencin patentada, en todas susaplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duracin de la patente.

No exclusividadArt. 75.5 LP: Se entender, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que ellicenciante podr conceder licencias a otras personas y explotar por s mismo la invencin.

Faculta al licenciatario a adoptar todas las medidas necesarias para la defensa de la patente afalta de iniciativa del titular.

Marco legal

La normativa aplicable prohbe establecer clusulas que:1. Produzcan un efecto negativo en la competencia y/o efectos

perjudiciales en el comercio2. Constituyan competencia desleal3. Impliquen abuso de posicin dominante del titular de la patente.

Ejemplos: Impedimentos a la impugnacin de la validez de las patentes Limitaciones al licenciatario en el plano comercial o industrial,

cuando ello no se derive de los derechos conferidos por la patente.

Marco legal

El know-how puede ser definido como un conjunto de conocimientos(no patentados), informaciones y habilidades que en su globalidadpueden ser consideradas secretas y que resultan imprescindibles parahacer practicables determinados procesos.

El contrato de licencia de know-how es un negocio jurdico por el queuna parte (transferente) se compromete a poner a disposicin de la otra(adquirente o receptor) los conocimientos tcnicos constitutivos delknow-how de modo definitivo, desprendindose de ellos en todo o parte,o bien se obliga a comunicar dichos conocimientos, posibilitando suexplotacin por un tiempo determinado, a cambio de unacontraprestacin.

El know how, en realidad, suele ser uno de los posibles contenidos delos contratos de transferencia de tecnologa, ms que una modalidad decontrato en s mismo.

Contrato de licencia de know-how

Anlisis de la estructura y principales clusulas de los contrados de licencia de

patentes y transferencia de know-how

Antes de lanzarse a negociar licencias...

Hacer firmar a la otra parte un compromiso de confidencialidad!!!

Ejemplo:

La UMH declara que dispone de cierta informacin relativa a un mtodo para ______________(la informacin) y la empresa X desea recibir y/o utilizar esa informacin con el propsitoespecfico de decidir si adquiere o no la licencia u otros derechos concernientes a la Informacin.La UMH est dispuesta a revelar la informacin a X, para que sta la utilice a los fines delpresente acuerdo, a reserva de la aceptacin, por X, de las siguientes condiciones:

X tratar confidencialmente toda la informacin recibida directa o indirectamente de laUMH y no utilizar ningn dato de esa informacin de ninguna manera distinta delpropsito del presente acuerdo. X no divulgar ningn dato de la informacin a ninguna otra parte, relacionada o no, sinel consentimiento previo por escrito de la UMH. Al expirar el plazo del presente acuerdo, y a peticin escrito de la UMH, X devolver todala informacin registrada de manera permanente, incluidas todas las copias de la misma. X no obtendr derecho alguno de ningn tipo sobre la informacin, ni tampoco ningnderecho a utilizarla, excepto para el propsito del presente acuerdo.

Estructura tpica de un contrato

1. Prembulo1.1. Identificacin de las partes.1.2. Objeto.1.3. Entrada en vigor del contrato.1.4. Lugar del contrato.1.5. Clusulas expositivas.1.5.1. Considerandos sobre el licenciante.1.5.2. Considerandos sobre el licenciatario.1.5.3. Antecedentes del contrato.1.6. Definiciones.

2. Concesin de la licencia2.1. Derechos de patente.2.1.1. Exclusividad.2.1.2. Territorio.2.1.3. Derechos conferidos.2.1.4. Limitaciones.2.1.5. Mantenimiento.2.1.6. Incumplimientos.2.1.6.1. Patentes licenciadas.2.1.6.2. Procedimientos contra licenciatario.

2.2. Know how / secretos comerciales / informacin confidencial.2.2.1. General.2.2.2. Concesin de know-how.2.2.3. Secreto.2.2.4. Uso del know-how por el licenciatario.2.3. Asistencia tcnica.2.3.1. Visitas a la planta.2.3.2. Asistencia directa.2.3.3. Consultas.2.4. Mejoras.2.4.1. General.2.4.2. Concesin de mejoras.2.4.3. Momento de la divulgacin.2.4.4. Concesin de las mejoras del licenciatario.2.5. Derechos de sublicencia.2.6. Pagos.2.6.1. Pago inicial.2.6.2. Cnones.2.6.3. Pagos separados por patentes y know-how.2.6.4. Elementos tangibles.2.6.5. Compra de maquinaria.2.6.6. Asistencia tcnica.2.6.7. Forma de pago.2.6.8. Intereses por pagos debidos.2.6.9. Registros del licenciatario.2.7. Duracin del contrato de licencia.2.7.1. Licencia de patente.2.7.2. Licencia de know-how.

3. Clusulas varias3.1. Extincin del contrato.3.1.1. Pagos debidos.3.1.2. Quiebra.3.1.3. Expropiacin.3.1.4. Cambios de control.3.2. Efectos de la extincin.3.2.1. Pagos debidos.3.2.2. Informacin tcnica.3.2.3. No uso de la tecnologa licenciada.3.2.4. Maquinaria.3.2.5. Daos y perjuicios.3.2.6. Subsistencia.3.3. Best efforts.3.4. Nacin ms favorecida.3.4.1. Concepto de ms favorecida.3.4.2. Notificacin.3.5. Garantas e indemnizaciones.3.6. Control de exportacin.3.7. Arbitraje y legislacin aplicable.3.8. Derechos reservados.3.8.1. Derechos reservados.3.8.2. Maquinaria con marca registrada.3.8.3. Restricciones en el uso de informacin tcnica y patentes.3.8.4. Compromisos del licenciatario.3.9. Disposiciones generales.3.9.1. Cesin.3.9.2. Cumplimiento divisible.3.9.3. Contrato ntegro.3.9.4. Fuerza mayor.3.9.5. Comunicaciones.

Ejemplo de prembulo

El licenciante y su capacidad para licenciar

Establecer quien es el licenciante

Establecer claramente quin va a firmar el contrato y estar seguros que es la personacorrecta y apropiada para hacerlo

En muchos casos ser necesario transferir los derechos entre las personas que firmanel contrato y otras personas o empresas con inters en el contrato (Ej: Inventores)

En cualquier caso debe estar reflejado por escrito en un contrato

Capacidad del licenciante para conceder la licencia

El licenciante debe ser capaz de conceder al licenciatario la licencia especificada enel acuerdo de licencia

Ejemplo:La UMH es titular de la solicitud de PATENTE espaola nmero 123456, de ttuloInvencin del siglo de la que son inventores los investigadores PM y SR, y que serelaciona con .

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Clarificar dnde el Licenciatario podrexplotar los derechos licenciados.

Puede ser una Regin o incluso alguna unidadespacial ms pequea. Pero es conveniente hacerlosuficientemente grande como para que sea rentablepara el Licenciatario, pero tampoco demasiadogrande como para que no haya una explotacincompleta de la misma

Ejemplo 1:

TERRITORY shall mean the United States and its territories and Canada.[]Subject to the terms and conditions set forth herein, LICENSOR hereby grants toLICENSEE a license in the FIELD OF USE under LICENSORS PATENT RIGHTS tomake, have made, use and sell any LICENSED PRODUCT and to practice anyLICENSED METHOD throughout the TERRITORY []

Territorio licenciado

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Establecer los lmites temporales del acuerdo

El periodo ms frecuente es la vida de la patente licenciada

El Know-how (secreto) podra estar vigente y sujeto a pagos hasta que seaposible demostrar que es de dominio pblico.

Ejemplo 1:

The term of the Exclusive License shall be limited to five (5) consecutive yearsfollowing the date of this agreement, at which time the License shall terminate.

Ejemplo 2:

This Agreement shall be in full force and effect from the EFFECTIVE DATE untilthe end of the term of the last-to-expire of LICENSORS PATENT RIGHTS licensedunder this AGREEMENT, unless otherwise terminated by operation of law or byacts of the parties pursuant to the terms of this AGREEMENT.

Duracin de la licencia

Objeto de la licencia

Hay que identificar claramente lo que es licenciado: Licencia de patente Licencia de know-how Licencia de patente + know-how

En caso de patentes solicitadas/registradas, incluir claramente sus nmeros de registro.En caso contrario (Ej: Know-how), describirlo especficamente en los anexos.

Muchos de los contratos de transferencia tecnolgica son ms que una licencia depatente, y viceversa. En todo caso, hay que tener en cuenta, con independencia de queen el contrato se hable expresamente de transferencia de know-how: El licenciante est obligado a poner a disposicin del licenciatario los conocimientos tcnicos

(know-how) que posea y resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotacinde la invencin (dibujos, manuales de fabricacin, formacin, etc.)

El licenciatario a quien se transmite dichos conocimientos secretos est obligado a adoptar lasmedidas necesarias para evitar su divulgacin.

Los contratos de licencia de patentes suelen incorporar otros elementos, como marcasregistradas y diseos.

Ejemplo 1:

La UMH otorga a X, en los trminos y con las limitaciones establecidas en elpresente contrato:a)Licencia para la explotacin del know-howen que se basan las

invenciones descritas en el Anexo II del presente contrato.b)Adicionalmente, en el momento en que las invenciones basadas en

el know-howa que se refiere el apartado a) anterior sematerialicen total o parcialmente en la solicitud y, posteriormente,la concesin de uno o varios modelos de utilidad, licencia para laexplotacin de dichas solicitudes y dichos modelos de utilidad.

Ejemplo 2:

El objeto del presente contrato es la licencia de los derechos de explotacin de lapatente nmero ____________ presentada en fecha ___ de _________ de 20__,titulada __________________. y actualmente titularidad del licenciante, para suexplotacin en __________, por un perodo de _______ y con la finalidad de________ El presente contrato es una licencia de explotacin y no una venta, demodo que el titular de la patente conserva la propiedad de la misma.

Objeto de la licencia (cont.)

Actividades permitidas

Fabricacin Fabricacin + venta Posibilidad de exportar Etc.

Ejemplo:

1. Las licencias de explotacin otorgadas alcanzan nicamente a las actividadesque se describen a continuacin:

a) La fabricacin de los productos referidos en la Estipulacin Primera (ylistados en el Anexo I)

b) La comercializacin de los productos referidos en la Estipulacin Primera deeste contrato (y listados en el Anexo I).

Alcance de la licencia

Puede ser exclusiva o no exclusiva

En caso de exclusividad el Licenciante no puede convertirse en un competidor delLicenciatario en el territorio concedido como licencia exclusiva

Es posible conceder varias licencias exclusivas a diferentes territorios,manteniendo el compromiso de que son exclusivas y no hay interferencias entrelicenciatarios

Dentro de la Unin Europea no es posible limitar las importaciones paralelas porla existencia de agotamiento del derecho licenciado.

Ejemplo:

The license granted under Section 2.1 shall be exclusive and LICENSORhereby agrees that is shall not grant any other license to make, have made,use, lease, sell and import LICENSED PRODUCTS or to utilise LICENSEDMETHODS in the TERRITORY for the FIELD OF USE during the term of thisAgreement.

Disfrute del derecho

Garantizar que los derechos licenciados son vlidos No es posiblegarantizar al 100% la validez de una patente

Garantizar al Licenciatario que no existe infraccin de derechos deterceros, o por lo menos, garantizar la buena fe, y que el Licenciantedesconoce que haya infraccin de derechos de terceros

Garantizar al licenciatario que podr disfrutar de los derechoslicenciados sin interferencias o problemas debidos a la negligencia dellicenciante o por infraccin de terceros (el Licenciante actuar en contra delos infractores, etc.)

Posibilidad de sublicenciar

Para garantizar la calidad del producto y su buen nombre, el Licenciatario podrtener restringido el derecho de conceder sub-licencias.

Las sub-licencias puede darse: A empresas elegidas libremente por el Licenciatario O contando con la autorizacin del Licenciante

Ejemplo:

This agreement shall be deemed terminated automatically, effectiveimmediately, upon the occurrence of any of the following:Any attempt by LICENSEE to grant a sublicense or any attempt by LICENSEEto assign any right or duty under this license agreement to anyperson,corporation, partnership, association, or any other third party, withoutthe prior written consent of LICENSOR;

Adecuacin al propsito

El Licenciante garantiza que la tecnologa es adecuada para el propsito en que eslicenciada siempre que se sigan las instrucciones del Licenciante.

Si hay una invencin radicalmente novedosa que no ha sido explotada (por ej., deUniversidades): el Licenciatario debe asumir el riesgo y normalmente el Licenciante no asume ninguna garanta

Ejemplo:

Excepto cuando expresamente se afirme lo contrario en el presente contrato,la UMH no ofrece ningn tipo de garanta (ni implcita ni explcita) conrespecto a la PATENTE o la TECNOLOGA, incluyendo, entre otras,garantas de comercializacin, de adecuacin a un uso concreto..

Modalidades de pago

En contrapartida a las ventajas que supone la explotacin de la invencin patentada, eincluso la asistencia tcnica prestada y la formacin profesional proporcionadas allicenciatario, se exigir a este una contraprestacin. Las modalidades de pago de lamisma son:

Pago fijo que se ajuste al valor aproximado de la patente licenciada, pagable biende una sola vez (down-payment), bien en pagos fraccionados a lo largo del tiempo.

Establecer un pago de regalas o cnones sobre los ingresos que la empresa recibade la explotacin por s misma o mediante terceros de los resultados del proyecto.

Otra opcin ms, es el sistema mixto consistente en el pago de una cantidad fija yun royalty posterior.

Se exigir al licenciatario que lleve archivos y libros de contabilidad para el clculo yverificacin de las cantidades pagaderas en concepto de regalas

Modalidades de pago (cont.)

Ejemplo:

1. La LICENCIATARIA estar obligada a realizar los siguientes PAGOS a la UMH, que sern incrementados por la tasa apropiada de IVA:

a) Regalas del .. % sobre las VENTAS NETAS efectuadas por ella misma. b) PAGO mnimo de . anuales. Este PAGO mnimo se compensar con las

Regalas si stas fueran de un importe superior. c) INGRESOS POR SUBLICENCIA del .% de todos los ingresos que por este

concepto ingrese la LICENCIATARIA.

Ejemplo:

1. Cambios y perfeccionamientos realizados por la LICENCIATARIA.a) Las modificaciones del producto bajo licencia slo se permiten con la autorizacin

escrita de la UMH. La LICENCIATARIA informar a la UMH de todos losperfeccionamientos realizados al producto licenciado. Si la UMH ha participado enel desarrollo del perfeccionamiento tendr derecho a ser nombrado coinventor y aexplotar y utilizar el perfeccionamiento mediante una licencia concedida en virtud deello. Las partes negociarn las condiciones de buena fe.

b) El trmino perfeccionamiento aludir a todo avance o desarrollo que se puedautilizar y aplicar directamente en el producto objeto de licencia, y que cumpla losrequisitos para obtener una proteccin mediante patente.

2. Cambios y perfeccionamientos realizados por la UMH.a) La UMH informar a la LICENCIATARIA de todos los perfeccionamientos del

producto objeto de licencia. Esta disposicin tambin es aplicable a losperfeccionamientos para los cuales se presenta una solicitud de patente. LaLICENCIATARIA tiene derecho a obtener una licencia para talesperfeccionamientos, con arreglo a las condiciones del presente contrato.

Mejoras

En la medida de lo posible interesa que el licenciatario asuma la obligacindel pago de las tasas que deben abonarse para mantener con vida el derecho.

La normativa interna de la mayor parte de las universidades espaolas sobrela proteccin de los resultados de investigacin establece que el licenciatarioasumir el compromiso de correr con los gastos de mantenimiento de lapatente.

Ejemplo:

a) La LICENCIATARIA tendr el derecho exclusivo y la obligacin de solicitar,extender, llevar adelante y mantener los derechos de PATENTE a nombre dela UMH en aquellos pases que considere relevantes. El presente contratoquedar automticamente extendido para la explotacin de la patente endichos pases.

b) Todos los gastos derivados de la preparacin, solicitud, proceso ymantenimiento de los derechos de PATENTE sern pagados por laLICENCIATARIA.

Mantenimiento en vigor de la patente

Ejemplo:

X (Licensor) and the Y (Licensee) acknowledge that it is of theutmost importance to protect the Licensors Patent againstinfringement and/or unfair competition. The Licensee shallpromptly notify the Licensor in writing of any infringement ofthe Patent or of any act of unfair competition by third partiesrelating to the Patent, whenever such infringement or actshall come to the Licensees attention. The Licensor shall havethe responsibility promptly to initiate and diligently pursueappropriate actions which, in the reasonable judgment of theLicensor, are necessary to protect its Patent rights agains suchinfringements or acts.

Defensa de la patente

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La Ley de Patentes establece que en cualquier acuerdo de licencia el Licenciantetiene la obligacin de facilitar al Licenciatario las instrucciones iniciales.

En algunos casos por mayor claridad y sencillez es mejor contemplar estos temas enun acuerdo separado (por ejemplo, un contrato de asistencia tcnica). Las empresasamericanas suelen firmar un acuerdo de I+D junto con el de Licencia a lasUniversidades Licenciantes.

La clusula sobre suministro de servicios tcnicos suele cubrir los siguientes aspectos: Asesoramiento en el planeamiento espacial de la fbrica Asistencia en el diseo de las instalaciones para los equipos Ensamble y puesta en marcha para fabricar el producto licenciado Utilizacin de ingenieros y especialistas Asistencia a los empleados del Licenciatario para operarlo Primer periodo de fabricacin Asistencia tcnica en las instalaciones productivas Formacin (especificar la documentacin necesaria, dnde se hace, sus costes y quien los

paga, viajes y alojamiento, seguros, etc.).

Suministro de servicios tcnicos

Confidencialidad

Ejemplo:

Cualquier dato o informacin tcnica, cientfica y/o comercial relacionadacon la INVENCIN, la TECNOLOGA o los trminos de este contratotendrn carcter confidencial y no podrn ser difundidos sin acuerdoexpreso entre las Partes, mientras que dichas informaciones no sean dedominio pblico o su revelacin sea requerida por la Ley.Cuando una de las Partes desee utilizar alguna de esas informaciones parasu publicacin como artculo, conferencia, u cualquier otra modalidad,deber solicitar la conformidad de la otra Parte por escrito.

Resolucin del contrato1. Este contrato permanecer en vigor hasta el vencimiento o abandono de la ltima PATENTE o solicitud de

PATENTE, bajo los trminos indicados en la clusula 3 de este contrato.2. La LICENCIATARIA puede resolver el presente contrato por motivos justos, como la existencia de

circunstancias ajenas a su control efectivo, y siempre previa notificacin por escrito a UMH al menos noventa(90) das antes de la fecha efectiva de resolucin elegida por la LICENCIATARIA, indicando los motivos dedicha resolucin.

3. UMH puede resolver este contrato si la LICENCIATARIA:a) No ha efectuado los PAGOS sealados y/o no ha enviado los INFORMES FINANCIEROS debidos;b) Ha incumplido cualesquiera otra de las obligaciones contradas en el presente contrato; oc) Ha proporcionado INFORME/S FINANCIERO/S falsos;

y la LICENCIATARIA no subsane dicha/s falta/s, incumplimiento/s o INFORME/S FINANCIERO/S falso/sdentro de los sesenta (60) das siguientes desde la notificacin escrita de UMH.

4. Este contrato tambin puede se podr resolver:a) Por acuerdo mutuo entre las partes.b) En el caso de que la LICENCIATARIA se encuentre en situacin concursal, en proceso de liquidacin o

sea permanentemente insolvente.c) En caso de la LICENCIATARIA recurra la validez de la patente o apoye a terceros en dicho recurso.

5. En ningn caso la resolucin de este contrato acabar con:a) La obligacin de la LICENCIATARIA de realizar los PAGOS devengados o devengables;b) Ninguna accin legal o reclamacin de la LICENCIATARIA o UMH, devengada o devengable, debida a

cualquier incumplimiento o falta de la otra Parte;6. Por encima de la resolucin de este contrato, UMH tendr el derecho de conservar cualquier cantidad ya

pagada por la LICENCIATARIA conforme a los trminos de este contrato. Asimismo, la LICENCIATARIAdeber pagar a UMH todas las cantidades devengadas que se deban, o vayan a ser debidas, basadas tanto enlas VENTAS NETAS como en INGRESOS POR SUBLICENCIA derivadas de los productos manufacturados,producidos y/o vendidos antes de la fecha efectiva de la resolucin.

Resolucin de conflictos y legislacin aplicableEjemplo 1:

15. RESOLUCIN DE CONFLICTOS15.1 Toda controversia, diferencia o reclamacin que surja del presente contrato y de toda

enmienda al, o relativa al, presente contrato ser resuelta amigablemente entre las partes.15.2 Si la controversia, diferencia o reclamacin no ha sido solucionada amigablemente, o en la

medida en que no haya solucionada en el plazo de sesenta (60) das desde la notificacin dela parte afectada dando detalles de la reclamacin, sta ser sometida a arbitraje deconformidad con las Reglamento de Arbitraje de la OMPI, solicitado por cualquiera de lasPartes a su coste.

15.3 El tribunal arbitral estar compuesto por un nico rbitro. El arbitraje tendr lugar enAlicante y el idioma del procedimiento arbitral ser el castellano. La resolucin tomada porel rbitro ser definitiva y no apelable.

Ejemplo 2:

Governing law: This Agreement is governed by, and is to be construed in accordance with,English law. The English Courts will have exclusive jurisdiction to deal with any disputewhich has arisen or may arise out of, or in connection with, this Agreement, except thateither party may bring proceedings for an injunction in any jurisdiction.

Condiciones generales (miscellanea)

Section 29.1 The headings of the several sections are inserted for convenience ofreference only and are not intended to be a part of or to affect the meaning orinterpretation of this AGREEMENT.

Section 29.2 This AGREEMENT shall not be binding upon the parties until it has beensigned herein below by or on behalf of each party, in which event it shall be effective asof the date first above written.

Section 29.3 No amendment or modification of this AGREEMENT shall be valid orbinding upon the parties unless made in writing and signed by both parties.

Section 29.4 This AGREEMENT embodies the entire understanding of the parties andsupersedes all previous communications, representations or understandings, either oralor written, between the parties relating to the subject matter hereof.

Section 29.5 The parties agree to execute and deliver all documents, provide allinformation and take or forbear from taking all such action as may be necessary orappropriate to achieve the purposes of this AGREEMENT.

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1. Obligacin del licenciatario de no divulgar el know-how

2. Obligacin del licenciatario de no conceder sublicencias o cesiones

3. No explotar la patente o el know-how concedidos despus del final del contrato

4. Concesin de licencias sobre mejoras del licenciatario, siempre que sean recprocas

5. Especificaciones mnimas de calidad (incluido aprovisionamiento para garantizarlo)

6. Informar de infracciones y prestar ayuda

7. Obligacin del licenciatario de continuar abonando los cnones, aunque el know-how deje de ser secreto o bien que la patente caduque (por facilidad de pagos).

8. Obligacin del licenciatario de limitar la explotacin de la tecnologa concedida auna o varias de las aplicaciones tcnicas de aqulla, o a uno o varios mercados deproductos

Clusulas permitidas

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9. Obligacin de pagar un canon mnimo o de producir una cantidad mnima

10. Dar condiciones igualmente favorables a todos los licenciatarios

11. Obligacin del licenciatario de mencionar en el producto bajo licencia el nombredel licenciante o el nmero de la patente concedida

12. Obligacin del licenciatario de no utilizar la tecnologa del licenciante paraconstruir instalaciones para terceros

13. Reserva en favor del licenciante para oponerse a la explotacin por ellicenciatario de la tecnologa fuera del territorio concedido

14. Reserva en favor del licenciante del derecho a rescindir el acuerdo si ellicenciatario impugna la validez de los derechos concedidos

15. Obligacin del licenciatario de fabricar y comercializar lo mejor posible elproducto bajo licencia

Clusulas permitidas (cont.)

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1. Una de las partes est sujeta a limitaciones de fijacin de precios, decomponentes de los precios o de descuentos en los productos bajo licencia

2. Se restrinja la libertad de una de las partes para competir, dentro delmercado comn, con la otra

3. Se obligue a las partes, o a una de ellas, sin razones justificadas objetivamente: A atender los pedidos efectuados por revendedores establecidos en su

territorio A restringir la posibilidad, para los usuarios o revendedores, de comprar los

productos de otros revendedores del mercado comn

4. Las partes fueran ya fabricantes competidores antes de la concesin de lalicencia y una de ellas est sujeta, dentro de un mismo sector tcnico deaplicacin o en un mismo mercado de productos, a limitaciones respecto de laclientela a la que puede atender

Clusulas prohibidas

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5. Una de las partes est sujeta a limitaciones respecto de la cantidad de losproductos bajo licencia fabricados o vendidos o respecto del nmero de actos deexplotacin de la tecnologa concedida

6. Se obligue al licenciatario a ceder al licenciante todos o parte de los derechossobre las mejoras o nuevas aplicaciones de la tecnologa concedida

7. Prohibicin de impugnar la validez de la patente o del know-how

8. Obligar al licenciatario a aceptar especificaciones de calidad, provisin debienes o servicios u otras licencias no necesarias para explotar tcnicamente deforma correcta la tecnologa concedida

Clusulas prohibidas (cont.)

Otros contratos relacionados con la transferencia de tecnologa

Es la figura tpica a travs de la cual se articula la transmisin plena de estosbienes, permitiendo al adquirente ocupar la posicin jurdica del cedente atodos los efectos.

Implica un desplazamiento o cambio de titular de los derechos de lapatente o de la solicitud de la misma a cambio de un precio.

Puede ser total o parcial

a) En cuanto a los derechos cedidos

b) En razn del territorio

Para su validez, la cesin debe realizarse por escrito (en la prctica totalidadde los casos se formaliza en documento pblico)

Inscripcin en el Registro de la Oficina para tener eficacia frente a terceros

El cedente tiene la obligacin de poner a disposicin del adquirente losconocimientos tcnicos que posea y que resulten necesarios para poder llevar acabo una adecuada explotacin de la invencin amparada por la patente cedida.

Cesin de patentes

Contrato de asistencia tcnica: es la transmisin de conocimientos relativosa la aplicacin prctica, mediante el cual el trasmisor, proporciona al receptorapoyo o cooperacin para obtener determinados resultados prcticos.

Contrato de engineering: es un contrato que tiene por objeto que una parteproporcione a otra los datos y conocimientos necesarios para la fabricacinde un equipo o instalacin de una planta, y/o la puesta en prctica de talesconocimientos (es la prestacin de un servicio intelectual para la elaboracinde una obra en concreto).

Ambos contratos tienen en comn los siguientes aspectos: Implican transferencia de conocimientos tcnicos a cambio de un precio Pueden ser accesorios a otros contratos de transferencia de tecnologa Pueden tener a su vez contratos accesorios. Ej. Acuerdos de confidencialidad o

transferencia de know how.

Contrato de asistencia tcnica y contrato de engineering

Publicaciones acadmicas Los datos e informes obtenidos durante la realizacin de proyectos conjuntos, as como los

resultados finales, normalmente tendrn carcter confidencial. Cuando una de las partes desee utilizar los resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad,

para su publicacin como artculo, conferencia, etc. deber solicitar la conformidad de la otraparte por escrito. La otra parte deber responder en un plazo mximo establecido en el contrato,comunicando su autorizacin, sus reservas o su disconformidad sobre la informacin contenida enel artculo o conferencia. Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta, se entender que elsilencio es la tcita autorizacin para su difusin

Ejemplo:

The University will submit to the Sponsor, in writing, details of any Results and any of the Sponsor's Background thatany employee or student of the University intends to Publish, at least 60 days before the date of the proposedPublication. The Sponsor may, by giving written notice to the University ("a Confidentiality Notice"): require theUniversity to delay the proposed Publication for a maximum of 6months after receipt of the Confidentiality Notice if,in the Sponsor's reasonable opinion, that delay is necessary in order to seek patent or similar protection for any of theSponsor's background or any Results that are to be Published; or prevent the Publication of any of the Sponsor'sBackground that is Confidential Information. The Sponsor must give that Confidentiality Notice within 20 days afterthe Sponsor receives details of the proposed Publication. If the University does not receive a Confidentiality Noticewithin that period, its employee or student may proceed with the proposed Publication, provided that, whether or not ithas received a Confidentiality Notice, any of the Sponsor's Background that is Confidential Information may not bepublished.

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Muchas gracias

Sergio RizzoABOGADOS DAUDN

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