patentes 2

Aspectos legales de la apropiación de beneficios de la innovación.

Especialización en Gerencia y Vinculación Tecnológica UNNE GTEC NEA

Abril 2011

www.pwc.com/es

PwC

Agenda

Introducción a la propiedad industrial

Gestión de la Propiedad Industrial

Marco Internacional: Convenio de París y Trip´s

Patentes. Introducción. Diferentes ámbitos de protección

Patentes: su regulación legal

Convenio de Patente Europea

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)

Cuestiones relacionadas con la titularidad

Transferencia de tecnología

Secretos empresariales

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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación

PwC

Preliminar

Introducción a la propiedad industrial

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Modalidades

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Patentes

Diseños

Nombres de dominio

Derechos de autor

Marcas

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Objeto y características de la Propiedad Industrial

La propiedad industrial tiene como principal característica

el que su objeto es un bien intangible o inmaterial.

• Carácter patrimonial

• Títulos exclusivos y excluyentes

• Principio registral

• Principio de territorialidad

• Principio de temporalidad

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Principio de territorialidad

En principio, los derechos de Propiedad Industrial se gozan

en aquellos territorios (países o uniones aduaneras) donde

se han decidido proteger. Así, por ejemplo, en el supuesto

de que haya registrado una patente sólo en España,

implicará en la práctica que su titular no podrá impedir el

uso de dicha patente respecto a dicha invención en

Argentina.

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PwC

Principio registral

Esto significa que sólo gozará su titular de los derechos que

le otorgan las legislaciones de propiedad industrial en

aquellos países donde los hubiesen registrado. La excepción

se da en los casos de los derechos de Propiedad Intelectual

donde los derechos se protegen por el mero hecho de la

creación sin necesidad de su registro.

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Principio de temporalidad

Estos derechos se gozan por un plazo de tiempo

determinado (el que estipula la legislación de cada país) el

cual una vez transcurrido implicará que los mismos pasan

al dominio público, y que, por lo tanto, podrán ser

explotados por cualquier otra empresa.

Excepciones: en España las patentes tienen una duración de

20 años, los diseños industriales hasta 25 años y las marcas

10 años (ésta últimas pueden ser renovadas

indefinidamente mientras que los dos primeros, no).

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PwC

Carácter patrimonial

Estos derechos pueden ser cedidos o licenciados. En el

primer supuesto, estamos ante un caso de transmisión

plena de los derechos (similar a la venta de un bien mueble

o inmueble), y en el segundo, ante la autorización por parte

de su titular a un tercero para que este último lo utilice bajo

ciertas condiciones (territorio, tiempo, etc.). Además, se

podrán utilizar como garantías para obtener cualquier tipo

de préstamos.

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Títulos exclusivos y excluyentes

Quienes gozan de cualquier derecho de propiedad industrial

e intelectual no sólo podrán utilizarlo a través de si mismos

o de terceros a través de contratos de licencias, sino que

también podrán impedir que cualquier tercero sin su

consentimiento comercialice productos o preste servicios

protegidos por alguna de las modalidades ya enumeradas.

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Distintas modalidades

• Creaciones industrialesCreaciones de fondo

PatentesModelos de utilidad

Creaciones de formaDiseños industriales

• Signos distintivosMarcasNombre comercialNombres de dominio

• Derechos de autor

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Derecho legal

¿Qué protege? ¿Cómo se consigue?

Derechos de autor

Obras creativas o artísticas originales

MarcasIdentificación

distintiva de productos o servicios

Uso y/o registro

Diseños registrados

Registro*

Patentes Nuevas invenciones Solicitud y examen

Existen automáticamente

Secretos comerciales

Apariencia externa

Información valiosa no conocida por el público

Esfuerzos razonables para mantener el

secreto

Fuente: Manual Didáctico sobre Patentes, Oficina Europea de Patentes, 2009.

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• Los derechos obtenidos como resultado de innovaciones tecnológicas e

inversiones en I+D son las PATENTES y MODELOS DE UTILIDAD

• Las creaciones que implican novedades en cuanto a la forma o la

apariencia externa que presentan los productos son los DISEÑOS

INDUSTRIALES

• Los signos que permiten al empresario identificar y distinguir sus

productos y servicios y sus actividades de los de sus competidores en el

tráfico económico son las MARCAS y los NOMBRES COMERCIALES.

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Caso Práctico Nro. 1

Slide 14


• Nuevo procedimiento industrial para pulir

determinados objetos, a base de utilizar un

sistema óptico (láser) en lugar del sistema

mecánico convencional.

• Juego de mesa

• Producto químico / divulgación

• Nuevo Uso

• Idea comercial

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Conclusiones

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MarcasDiseñosPatentesModelos de utilidadDerechos de AutorObtenciones vegetales

Diferentesmodalidades

Características TerritorialidadCarácter registralCarácter PatrimonialTítulos exclusivosTemporalidad

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Gestión de la Propiedad Industrial

Promoción de la inventiva

Selección y administración de proyectos

Inteligencia competitiva tecnológica

Adquisición de licencias

Estrategia de protección

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Promoción de la inventiva

Para que haya nuevas patentes o modelos de utilidad esnecesario que haya invenciones. Una adecuada políticadentro de la empresa / Universidad que motive a susempleados / docentes / investigadores a investigarredundará sin duda alguna en una mayor actividadinventiva. Para ello será necesario que en los contratoslaborales o de servicios se establezcan claramente losderechos y obligaciones de cada una de las partes como asítambién las compensaciones en los supuestos en que lasinvenciones excedan aquello para lo cual el trabajador habíasido contratado o bien que el éxito comercial supere lasexpectativas iniciales.

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Selección y administración de proyectos

Una segunda etapa consistirá en formar equipos de calidad

que faciliten el trabajo, dotar a sus jefes de autonomía

necesaria para tomar decisiones que eviten la burocracia, e

interactuar con los clientes a efectos de realizar un

seguimiento conjunto del proyecto.

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Inteligencia tecnológica competitiva

Se puede definir como una herramienta de gestión que permite alos directivos de una empresa / Universidad tener la sensibilidadsobre oportunidades, amenazas y desarrollos científicos ytecnológicos internos y externos que puedan afectar su situacióncompetitiva en función de los recursos con los que cuenta, con elfin de elaborar planes, programas y proyectos relevantes. De estamanera, se evitaría la duplicación de esfuerzos, se facilitaría ladeterminación de estrategias de inversión y serviría paraidentificar a investigadores de centros públicos o universidadesque puedan ser contratados como consultores. Indudablemente,este sistema estará íntimamente vinculado con el área depatentes y diseños de la empresa.

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PwC

Adquisición de licencias

En la etapa previa a todo comienzo de un nuevo proyecto de

investigación será necesario analizar el estado de la técnica

entendiendo por tal todo lo que se ha divulgado en

cualquier lugar del mundo y por cualquier medio en

relación a esa tecnología. Puede ocurrir que dicha

tecnología ya haya sido patentada por un tercero y que sea

conveniente contar con la autorización de dicho tercero

para poder utilizarla. Y esto se logra a través de una licencia

o autorización de uso.

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Estrategia de protección

Una vez que se obtiene el producto o se define el servicio

habrá que determinar cómo lo protegemos, dónde lo

hacemos y por cuánto tiempo.

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Marco internacional

Convenio de París y Trip´s

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Su génesis

• Dificultades para lograr la protección en diversos países.

• Exposición en Viena en 1873.

• Congreso de Viena de 1873 y 1878.

• Conferencia Diplomática de 1883. Convenio firmado por 11

Estados. Actualmente tiene 169 Partes Contratantes.

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Antecedentes del TRIP´s o ADPIC

Los motivos de su adopción:

• Intereses de países desarrollados y en vía de desarrollo.

• Introducción de procedimientos ágiles que garanticen la

observancia de los mismos.

• Deficiencias de los Tratados Internacionales adoptados

previamente: importancia del sistema de solución de

controversias.

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Definición de Propiedad Industrial (art. 1)

• La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las

patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o

modelos industriales, las marcas, el nombre comercial, las

indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como

la represión de la competencia desleal (apartado 2).

• Entre las patentes de invención se incluyen las patentes de

importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados

de adición, etc. (apartado 4).

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Trato Nacional (art. 2)

• Cada país parte en el CUP debe otorgar a los nacionales de los

demás países miembros la misma protección que otorga a sus

propios nacionales. Ver ejemplo 1.

• La aplicación del derecho del país a los nacionales de otro país

miembro no impide, sin embargo, que esos nacionales invoquen los

derechos previstos específicamente en el CUP cuando éstos fuesen

más ventajosos que la legislación nacional.

• Excepciones: cuestiones de índole procesal. Ver ejemplo 2.

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PwC

Trato Nacional (art. 2).

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País miembro A tiene un plazo de

protección de las patentes más prolongado

(20 años) que el país miembro B (15 años).

¿Tiene derecho A a disponer que las

patentes presentadas por los nacionales de

B tengan una duración igual a la de su

país?

Ejemplo 1

PwC

Trato Nacional (art. 2).

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¿Puede exigirse que los extranjeros

depositen una garantía o fianza respecto

de las costas judiciales?.

¿Es necesario que los extranjeros

constituyan domicilio a los efectos de las

notificaciones en un determinado país o

que designen a un mandatario?

Ejemplo 2

PwC

Trato Nacional en el ADPIC (art. 3).

• Los Miembros deben conceder a los nacionales de los demás

Miembros un trato no menos favorable que el que otorguen a

sus propios nacionales.

• Constituye una especie de contrapeso de la exigencia de

reciprocidad (semiconductores).

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Derecho de prioridad (art. 4)

La presentación de una solicitud para proteger ciertos objetos

de prioridad industrial en uno de los países miembros, crea a

favor del mismo solicitante o de su causahabiente un derecho

de prelación durante un período determinado, llamado plazo

de prioridad, para solicitar protección para el mismo objeto

en todos los demás países de la Unión de París.

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PwC


El derecho de prioridad también protegerá al solicitante

contra los efectos de cualquier acto realizado después de la

fecha de prioridad que normalmente podría perjudicar o

afectar la posibilidad de obtener la patente (4B).

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PwC

Derecho de Prioridad

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Solicitud presentada por un tercero

respecto de la misma invención

durante el plazo de prioridad.

Divulgación de la invención que es

objeto de la solicitud prioritaria

durante el plazo de prioridad.

Ejemplo

PwC


• El derecho de prioridad sólo puede basarse en la primera solicitud del

mismo derecho de propiedad industrial, que debe haberse presentado en

un país miembro (4C.2).

• Excepción: art. 4C.4 (primera solicitud presentada en el mismo país

hubiera sido retirada (desistida), abandonada o denegada sin haberse

publicado y sin dejar ningún derecho subsistente y que no hubiera servido

de base para invocar un derecho de prioridad).

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PwC


• Es un derecho independiente: podrá transferirse a

diferentes personas para diferentes países.

• La solicitud posterior debe referirse al mismo objeto que la

primera (es posible el cambio de modalidad).

• La primera solicitud debe haber sido presentada en regla

para que dé lugar al derecho de prioridad (ver art. 22 LP).

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PwC


• El derecho de prioridad subsiste aún cuando la solicitud

prioritaria haya dejado de existir.

• El plazo de prioridad para las patentes y los modelos de

utilidad es de 12 meses.

• El derecho de prioridad permite reivindicar “prioridades

múltiples” y “prioridades parciales”.

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PwC


Para prevalerse de un derecho de prioridad el solicitante debe

hacer una declaración expresa invocando la prioridad o

prioridades correspondientes e indicando el país y la fecha de

presentación de la solicitud prioritaria, así como el número de

esa solicitud (ver artículos 28 y 29 LP).

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Independencia de las patentes (art. 4bis)

La regla de la independencia de las patentes de invención

significa que una patente de invención solicitada o concedida

en un país de la Unión de París debe tratarse con

independencia de las patentes de invención solicitadas u

obtenidas para la misma invención en otros países.

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PwC

Independencia de las patentes (art. 4bis)

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¿Puede una disposición de la

legislación del país miembro A

disponer que el plazo de las patentes

de invención se cuente a partir de la

fecha de prioridad extranjera y no

desde la fecha de presentación de la

solicitud en el país?

Ejemplo

PwC

Mención del inventor en la patente (art. 4ter)

• El inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en

la patente de invención. Ver artículo 23 LP.

• Incumplimiento de esta disposición: diferentes alternativas.

Ver artículo 14 LP.

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Patentamiento en caso de restricción legal de laventa (art. 4quater)

El Convenio prohíbe denegar o invalidar una patente de

invención sólo por razón de que la venta del producto

patentado u obtenido por un procedimiento patentado está

sometida a limitaciones o restricciones para su venta,

comercialización o distribución, o que tales actos está sujetos

al previo cumplimiento de disposiciones especiales previstas

en la legislación nacional.

Slide 40


PwC

Plazo de gracia para el pago de tasas demantenimiento (art. 5bis)

Los países de la Unión de París están obligados a otorgar un

plazo de gracia no menor de seis meses para el pago de las

tasas de mantenimiento, pero pueden establecer el pago de

una sobretasa o recargo cuando se hiciera uso del plazo de

gracia. Ver artículo 161.3 LP.

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PwC

Conclusiones

Slide 42


Derecho de Prioridad

Mención del inventor

Trato Nacional

Independencia de las patentes

Motivos

adopción de CUP

y TRIP´S

Plazo de gracia

PwC

Patentes. Introducción. Diferentes

ámbitos de protección

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PwC

El “contrato social” implicito en el sistema de patentes

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Revele su

invención

obtenga

exclusividad

… para que otros puedan aprender de ella

y mejorar a partir de ella.


PwC

Finalidad del sistema de patentes

• Fomentar el desarrollo tecnológico divulgando la nueva

tecnología y fomentando el I + D de las empresas (siempre

que se recupere la inversión y se tenga un beneficio

razonable).

• ¡Una patente propia no previene posibles infracciones de

patentes anteriores! (al contrario, las alerta). Las patentes

sólo sirven, en principio, si se quiere evitar que los terceros

copien la tecnología propia.

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PwC

Finalidad del sistema de patentes

• Alternativa al sistema de patentes: secretos industriales

(conocidos por un sector limitado de personas). No es excluyente

del sistema de patentes.

- Patente: monopolio / divulgación

- Secretos: no monopolio / ocultación

• Aspectos a considerar: posibilidad de mantener el secreto /

tiempo.

- Riesgo de que un tercero patente la invención.

- Problemas en cuanto a la protección.

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Motivos para patentar

• Para disfrutar del monopolio de un producto o poder negociar con

este monopolio (venta o licencias)

La invención puede ser imitada

Es difícil mantenerla como secreto industrial

La condena del infractor compensa los gastos y molestias

El producto es patentable válidamente

• Embellecer una licencia de know how

• Publicación de una tecnología (evitar patentes posteriores de otros

solicitantes)

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Motivos para patentar

• Para dar una imagen tecnológica avanzada (CV Empresa oUniversidad)

- Obtención de homologaciones o subvenciones.

- Facilitar la labor del departamento de marketing otransferencia de tecnología.

• ¿Dónde patentar? Aspectos a considerar:

- Importancia económica y calidad inventiva de la invención.

- Área geográfica de interés: mercado y licencias.

- Costes: presentación, tramitación y mantenimiento.

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Las patentes como fuente de información

Necesidad de conocer:

Lo que hacen los demás

Lo que no se puede hacer

Lo que queda por hacer

Relación con el entorno delos competidores

Vigilancia tecnológica de lacompetencia.

Prevención del riesgo deinfracción.

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PwC


El 25% de todos los esfuerzos en I+d

… se desperdician cada año en invenciones que ya han sido

inventadas.

¡No emprenda actividades de I+D antes de realizar

una búsqueda!

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PwC


Slide 51


Publicada en otro

lugarPublicada en

patentes

El 80% se encuentra sólo en patentes

¿Donde publican los competidores directos sus descubrimientos de I+D?


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Abril 2011Aspectos legales de la Innovación Fuente: Manual Didáctico sobre Patentes, Oficina Europea de Patentes, 2009.

10%

protegidas

90%

de uso libre

¡Pueden encontrarse muchas buenas soluciones de forma gratuita!

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Diferentes ámbitos de protección

• Ámbito Nacional

• Ámbito europeo

• Ámbito internacional

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Approach to filing

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a)Selecting your clients carefully.

b) Selecting carefully where to file in a step by step manner.

c) Selecting PCT over national filing.

Ejemplo

The selective approach to filing is:

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Defensive publication

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a)Intended to disclose any ideas you have and do not intend to protect, thereby becoming prior art.

b) A publication which defends your position by attacking your competitor’s patent application.

c) Defending your patent application by publishing it.

Ejemplo

A defensive publication is:

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Patentes: su regulación legal

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PwC

Concepto de invención

Es la idea de un inventor que permita en la práctica la

solución técnica de un problema determinado.

La palabra técnico supone que la invención debe ser

susceptible de aplicación práctica en la industria, y que no

puede consistir en un mero hallazgo de una ley de la

naturaleza.

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PwC

Concepto de patente

Es un monopolio legal que otorga el Estado al titular de una

invención siempre que la misma sea nueva, posea actividad

inventiva y sea aplicable industrialmente.

Tiene por objeto:

• recompensar económicamente al inventor;

• hacer público el conocimiento de nuevas tecnologías.

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Concepto de modelo de utilidad

Toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en

herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios,

dispositivos u objetos conocidos que se prestan a un trabajo

práctico, en cuanto importen una mejor utilización en la

función a que estén destinados.

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¿Qué información contiene una patente?

Información bibliográfica

• Inventor, propietario, fecha de presentación, clase tecnológica, etc.

Resumen

• Unas 150 palabras de ayuda a la búsqueda para otras solicitudes de patente.

Descripción

• Resumen del estado de la técnica (es decir, la tecnología existente de la que se tenga conocimiento).

• El problema que la invención presuntamente resuelve.

• Explicación y al menos una forma de realizar la invención.

Reivindicaciones

• Definen el ámbito de protección de la patente.

Dibujos

• Ilustran las reivindicaciones y la descripción.

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PwC

¿Qué información contiene una patente?

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PwC

Patentabilidad

• Principio general

• Excepciones a la patentabilidad

- Descubrimientos, teorías científicas;

- Obras literarias o artísticas;

- Programas de computación;

- Métodos de tratamientos quirúrgicos, terapéuticos

o de diagnóstico.

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Requsitos de Patentabilidad

• Novedad

• Actividad inventiva

• Aplicación industrial

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Novedad

Es nueva toda invención que no esté comprendida en el

estado de la técnica.

Deberá entenderse por estado de la técnica el conjunto

de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes

de la fecha de presentación de la solicitud de patente,

mediante una descripción oral o escrita, por la explotación

o por cualquier otro medio de difusión o información, en el

país o en el extranjero.

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PwC

Fecha de solicitud

Antes Después

Destruye la novedad No destruye la novedad

Tesis doctorales Cualquier

Publicaciones clase de

Congresos divulgación

Divulgaciones orales

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PwC

Qué hay que evitar mientras se estudia la posibilidad de solicitar una patente

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• No efectuar publicaciones antes de presentar la solicitud:

por ejemplo, evitar artículos, comunicados de prensa,

presentaciones/pósters/debates en conferencias, o

entradas en blogs.

• No vender productos que incorporen la invención antes de

presentar la solicitud.

• No impartir cursos o presentaciones antes de presentar la

solicitud, salvo bajo un contrato de confidencialidad.

• ¡Buscar asesoramiento profesional lo antes posible!

• ¡Presentar la solicitud antes que los demás!


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Novedad

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a)You should publish it in a conference.

b) File an application for suitable protection.

c) Discuss it with friends at your local bar.

Ejemplo

Before disclosing the contents of a good idea:

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Actividad inventiva

Habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o

sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en

forma evidente para una persona normalmente versada en

la materia técnica correspondiente.

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Actividad inventiva

Indicios positivos de actividad inventiva:

• Solución necesitada desde hace mucho tiempo

• Fallos de terceros en resolver ciertos problemas

• Superación de un prejuicio en el estado de la técnica

• Efecto sorprendente

• Nueva dirección de un desarrollo técnico

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PwC

Aplicación Industrial

Se considera que una invención es susceptible de aplicación

industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado

en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

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PwC


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Análisis previo a la solicitud de protección

PwC


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Análisis de patentabilidad: novedad

PwC


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Derecho a la patente

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El Procedimiento de Concesión de la patente

• Procedimiento general de concesión

• Presentación de la solicitud

• Examen formal de la solicitud

• Informe del Estado de la Técnica

• Continuación con el procedimiento general

• Procedimiento con examen previo

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PwC

Efectos de la patente

• Duración (20 años desde la solicitud de la patente)

• Contenido del derecho: faz positiva y faz negativa

• Límites:

- actos realizados en un ámbito privado o académico y con

fines no comerciales, y los actos realizados con fines

experimentales que se refieren al objeto de la invención

patentada;

- agotamiento del derecho.

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La patente como objeto de derechos

• Cesión

• Licencia

• Garantías

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Nulidad y Caducidad

• Causas de nulidad

- cuando no concurre alguno de los requisitos de patentabilidad;

- cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y

completa para que pueda ejecutarla un experto sobre la materia

• Causas de caducidad

- por la expiración del plazo para el que hubieren sido concedidas;

- por renuncia del titular;

- por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad;

- por falta de explotación.

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Violación de los derechos conferidos por la patente

• Acción de cesación

• Indemnización de los daños y perjuicios sufridos

• Embargo de los objetos producidos con violación de su derecho

• Adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la

violación de la patente

• Publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a

costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas

interesadas

• Medidas cautelares

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Acción de indemnización

La acción de indemnización de los daños y perjuicios derivadosde la violación de la patente -una de las más importantes, ya quepermitirá al titular o al licenciatario resarcirse de los perjuiciossufridos-, deberá abarcar tanto el daño emergente como el lucrocesante. Para determinar éste último, se podrían tomar comopautas:

• los beneficios que el titular habría obtenido previsiblementede la explotación del objeto patentado si no hubiera existidola competencia del infractor;

• los beneficios que este último haya obtenido de laexplotación del invento patentado;

• el precio que el infractor hubiera debido pagar por laconcesión de una licencia.

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PwC

Conclusiones

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Novedad

Efectos

Excepciones a la patentabilidad

Actividad inventiva

Concepto de

patente y modelo

de utilidad

Nulidad y Caducidad

PwC

Convenio de Patente Europea

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PwC

Estados Miembros

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Características

• Único estandar de protección en todos los países

• Abaratamiento de costes

• Aspectos básicos del procedimiento de concesión.

• Validación en los países designados.

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PwC

El Tratado de Cooperación en

materia de Patentes (PCT)

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PwC

Características

• Finalidad del Tratado

• Idiomas de la solicitud

• Tasas

• Procedimiento de protección

• Validación en los países designados

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PwC

El procedimiento PCT

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Eventual solicitud de patente anterior (prioridad)

Solicitud de patente PCT

El solicitante decide: ¿examen previo?

22 meses tras la fecha de prioridad

Inicio directo de la fase

nacional/regionalExamen previo

Publicación

18 meses tras la fecha de prioridad

Fase nacional:

30-31 meses tras presentar la primera solicitud

No Si


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Ventajas del Sistema

• El solicitante puede retrasar el comienzo de la

tramitación en cada uno de los países hasta 30 o 31 meses

desde la prioridad (en otras palabras, compra tiempo para

saber en qué países su invención puede ser comercializada o

vendida a terceros y así evita incurrir en gastos).

• El solicitante cuenta en un plazo de tiempo relativamente

breve con un informe de búsqueda (y opinión escrita) y

luego con un examen de fondo que le permitirá conocer si

su invención puede ser patentable o no.

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PwC

Presupuesto insuficiente

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a) Simultaneously all over the world.

b) A PCT patent application only.

c) A national patent application.

Ejemplo

If you initially do not have enough budget, you would probably file:

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Tiempo

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a. National route

b. European route

c. PCT route

Ejemplo

If you are seeking more time to test the different variants of your invention, the most suitable route would probably be:

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Invenciones laborales y

universitarias

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La actividad investigadora: nivel estatal, de empresa y personal

Mayoría de las invenciones son obtenidas por trabajadoresasalariados o dependientes.

Tema regulado en casi todas las legislaciones europeas.

Art. 60, párrafo 1, Convenio de Patente Europea: “si elinventor es un empleado, el derecho a la patente europea sedeterminará de acuerdo con la legislación del Estado encuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal; sino puede determinarse el Estado en cuyo territorio ejerceesa actividad principal, la legislación aplicable será la delEstado en cuyo territorio se encuentra el establecimiento delempresario del que el empleado dependa”.

Slide 91


PwC

Concepto

Invenciones

• ¿patentables?

• ¿qué ocurre con los modelos de utilidad?

• ¿qué ocurre con las propuestas de mejoras técnicas?

• ¿debe estar concluida la invención?

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Concepto

Laborales

• invención realizada por un trabajador

• durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo

- ¿vacaciones, huelga, baja por enfermedad?

- ¿si el contrato se declara nulo?

- ¿contratos de formación?

- ¿becarios?

• para un empleador o contratista

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PwC

Clases de invenciones laborales

Invenciones de servicios

• Invenciones de encargo

• Invenciones de la experiencia

Invenciones libres

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Invenciones de encargo

Son aquellas realizadas por el trabajador que sean fruto de

una actividad de investigación explícita o implícitamente

constitutiva de su contrato (artículo 15 LP).

Pertenecen al empresario.

No importa que se llegue a un resultado.

• ¿Qué ocurre si el empresario no ejercita su derecho a

obtener la patente?

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PwC

Invenciones de encargo

“Fruto de una actividad de investigación explícita o

implícitamente constitutiva de su contrato”.

Funciones explícitas del contrato de trabajo.

Funciones asignadas por el empresario.

Nexo causal entre relación laboral o de servicios y la

invención.

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Invenciones de la experiencia

Tiene lugar cuando el trabajador realizase una invención en

relación con su actividad profesional en la empresa y en su

obtención hubieran influido predominantemente conocimientos

adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios

proporcionados por ésta (artículo 17 LP).

La titularidad originaria le pertenece al empleado: el empresario

tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o reservarse

un derecho de utilización de la misma.

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Invenciones de la experiencia

Conocimientos adquiridos dentro de la empresa.

Los medios utilizados no deben ser banales.

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Invenciones libres

La ley da una definición negativa de ellas y las regula en el

artículo 16.

Son las no comprendidas en los artículos 15 y 17.

Pertenecen al trabajador / inventor.

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Principio de igualación del artículo 20 LP

La Ley de Patentes (artículo 20.1) otorga a las invenciones de

funcionarios, empleados y trabajadores del Estado,

comunidades autónomas, provincias, municipios y demás

entes públicos el mismo tratamiento jurídico que el concedido

a las de los trabajadores del sector privado, sometidos a un

contrato de trabajo (ver Real Decreto 55/2002, de 18 de

enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en

los entes públicos de investigación).

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Especialidades de invenciones del profesor universitario

Importancia de la cooperación entre los centros de

investigación públicos y universitarios con los

empresarios.

Situación concreta en América Latina.

Cuestiones que se plantean:

• titularidad formal

• titularidad sustancial

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Especialidades de invenciones del profesor universitario

Titularidad formal y sustancial: diferentes opciones

• Atribución a los profesores e investigadores universitarios de losderechos sobre los resultados obtenidos de sus investigaciones. Sistemaseguido por la legislación alemana.

• Atribución de la titularidad de los derechos sobre los resultados de lainvestigación a la Universidad (solución que brinda la Ley española depatentes).

• Atribución originaria de la propiedad al investigador pero con laobligación de transferir dicha propiedad a la Universidad.

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Invenciones universitarias (artículo 20.2 LP)

Exigencias de orden objetivo:

• resultado de su función de investigación universitaria: se requiere

que haya un vínculo de unión o un nexo de causalidad entre la tarea

investigadora en la Universidad y la invención obtenida.

• en el ámbito de sus funciones docente e investigadora: área de

conocimiento.

• ¿Qué ocurre con las tesis doctorales?

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Invenciones universitarias (artículo 20.2 LP)

Exigencias de orden subjetivo:

• Profesor universitario como inventor: lo decisivo es si se

tienen o no asumidas las funciones docentes e investigadoras

propias del área de conocimiento.

• ¿Qué ocurre con los becarios o ayudantes de cátedra?

• ¿Qué sucede en el caso de que un equipo de

investigación sea el inventor?

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Invenciones universitarias

Titularidad de las invenciones universitarias

• Regla general: corresponden a la Universidad (art. 20.2 LP).

• Excepción: contratos con terceros (los Estatutos de las Universidades debe

prever la situación).

• Explotación por la Universidad o cesión al profesor:

• Participación del profesor en beneficios (art. 20.4 LP)

• Cesión de la titularidad al profesor reservándose la Universidad una

licencia no exclusiva (art. 20.5 LP)

• Participación de la Universidad en beneficios (art. 20.6 LP)

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Régimen jurídico común

• El deber genérico y mutuo de colaboración (art. 18.2 LP).

• El deber de notificación por escrito de la invención

• Sujeto obligado: el trabajador

• Sujeto destinatario: el empleador

• Forma y contenido de la comunicación

• Sanción frente al incumplimiento del deber de

notificación.

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Régimen jurídico común

• El deber de guardar secreto

• Presunción de titularidad, extinguida la relación laboral

• ¿Es posible la prueba en contrario?

• Titularidad versus derecho a ser mencionado.

• Nulidad de renuncia anticipada de derechos.

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Remuneración y compensación de invenciones laborales

• Criterios y procedimientos para determinar la cuantía enlas invenciones de encargo: remuneraciónsuplementaria (artículo 15.2 LP)

- Aportación personal del inventor

- Importancia para la empresa

• Posibilidad de que empresario y trabajador pacten en elcontrato de trabajo las bases para determinar la cuantía dela remuneración suplementaria.

• Plazo o momento en el que es exigible la remuneraciónsuplementaria y plazo para determinar la remuneración.

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Remuneración y compensación de invenciones laborales

• Criterios y procedimientos para determinar la cuantía enlas invenciones de la experiencia: compensacióneconómica justa (artículo 17.2 LP)

- Importancia industrial y comercial del invento

- Valor de los medios o conocimientos facilitadospor la empresa

- Aportaciones propias del trabajador

• Compensación superior a la remuneración suplementaria.

• Monto menor en el supuesto de que el empresario sóloopte por asumir un derecho de utilización.

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Ejemplo

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a. Si

b. No

Para que las invenciones puedan serconsideradas laborales, es necesario que seanfruto de la actividad de un trabajador.¿Caen también dentro del concepto delaborales las invenciones realizadas por lossujetos que tengan una relación de servicios,exclusiva o no exclusiva, con la empresa ocentro de investigación y no sometida alrégimen jurídico laboral?

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Ejemplo

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a)Implica que la titularidad pasa a manos del trabajador.

b) No implica que la titularidad pase automáticamente al trabajador.

c) Pasa automáticamente al dominio público.

d) Implica la concesión de una licencia exclusiva al trabajador.

“Las invenciones, realizadas por eltrabajador durante la vigencia desu contrato o relación de trabajo ode servicios con la empresa, quesean fruto de una actividad deinvestigación explícita oimplícitamente constitutiva delobjeto de su contrato, pertenecenal empresario”.¿Qué ocurre en el supuesto de queel empresario decida no protegerlasbajo ninguna modalidad depropiedad industrial (patente,modelo de utilidad, know how,etc.)?

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Ejemplo

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a) el aporte que ha hecho el trabajador ha ido más allá del originariamente exigido.

b) el trabajador ha logrado que un tercero adquiera la licencia de uso en forma gratuita.

c) la invención gana un premio en la reunión anual de inventores de España.

En el caso de las invencionespor encargo, en principio eltrabajador no tiene derecho auna remuneraciónsuplementaria por haberobtenido la invención.

Sin embargo, sí tendrá derechoa esa remuneración si:

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Conflicto en materia de invenciones laborales

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Conflicto en materia de invenciones laborales

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Conclusiones

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Remuneraciones

¿Cómo evitar conflictos?

¿Qué ocurre con las invenciones

universitarias?

Derechos y obligaciones de las partes

Diferentes tipos

de invenciones

laborales

Importancia de los acuerdos

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Transferencia de tecnología

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Transacciones comerciales de activos de propiedad intelectual

• Uno de los activos más valorado en cualquier empresa en la

actualidad son los activos intangibles (derechos de propiedad

industrial e intelectual).

• Sirven para realizar transacciones comerciales (a través de

licencias, contratos de cesión, fusiones de empresas, etc.).

• DPI: ¿derechos para excluir a terceros de utilizarlos o para

obtener beneficios?

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Importancia para las empresas

¿Es clave dentro de las empresas la gestión de carteras de DPI?.

¿Tienen plena conciencia las empresas de la función de los DPI?.

• Normas de contabilidad

• Insuficiencia de explotación

• Falta de coordinación entre departamentos

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Función de los DPI en una empresa

• ¿Cuáles son los derechos de P.I. usados en la empresa?

• ¿Cuál es su valor (y, por ende, el nivel de riesgo)?

• ¿Quién es su titular? (¿puedo llevar al infractor a juicio, o es mi

empresa la que infringe?)

• ¿Cuál es la mejor manera de explotarlos (por ejemplo,

concediendo o adquiriendo licencias de tecnología)?

• ¿En qué momento necesito cubrirme de riesgos?

Fuente: Kelvin King, “El Valor de la propiedad intelectual, los activos intangibles y la reputación”.

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Planteamiento del tema

La información sobre patentes promueve la transferencia de tecnologíay las inversiones extranjeras directas;

Las patentes fomentan las actividades de investigación y desarrollo enlas universidades y los centros de investigación;

Las patentes son un catalizador de nuevas tecnologías y empresas; y

Las empresas acumulan patentes y llevan a cabo transacciones deconcesión de licencias, empresas conjuntas y otras iniciativas degeneración de ingresos sobre la base de esos activos.

Fuente: OMPI, “La Propiedad Intelectual al servicio del crecimiento económico”.

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Las patentes promueven la transferencia de tecnología

Importancia de las base de datos sobre patentes.

Ejemplo: caso sobre la AZITROMICINA


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Las patentes al servicio de los centros de investigación

Repercute en ingresos adicionales para las Universidades.

Evita “fuga de cerebros”.


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Las patentes como estímulo de nuevas tecnologías

Las investigaciones farmacéuticas y biotecnológicas tienden al

establecimiento de vínculos de cooperación entre empresas

de todo el mundo.

Ejemplo: el caso BIOBRAS.


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Acuerdos de transferencia de tecnología: Contratos típicos

La licencia de secretos empresariales o de patentes es el

contrato en el que una de las partes (licenciante), titular de un

secreto empresarial o de una patente autoriza a la otra

(licenciatario) a explotarlo durante un tiempo determinado o no

a cambio de un precio cierto.

Cesión: contrato en el que el cedente transmite al cesionario

definitivamente todos los derechos sobre el secreto empresarial

o patente cedido.

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La utilización de patentes por las empresas spin-off surgidas de la Universidad

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Q&A

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[email protected]

Teléfono 34-965980383

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patentes 2

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