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Patentes, marcas, diseños, secretos

comerciales y derechos de autor: claves para su protección

Fidel Porcuna de la Rosa - Senior Associate

Bird & Bird (Spain) LLP

Madrid 22 de enero de 2015 UP Comillas ICAI-ICADE

Uso exclusivo para fines docentes por parte de profesores y alumnos de la Universidad Pontificia Comillas

Contenido

• Visión general de las categorías de propiedad industrial e intelectual.

• Algunos aspectos básicos en relación con la transferencia de propiedad industrial e intelectual (innovación en el seno de la empresa)

Page 2 © Bird & Bird LLP 2014

© Bird & Bird LLP 2014

Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual

• Patentes

• Marcas

• Diseños industriales

• Secretos empresariales (know-how)

• Derechos de autor

Patentes

Patentes

Patente= (Del lat. patens, -entis, part. act. de patēre, estar descubierto, manifiesto).

Ley de Patentes de Venecia – 15 de marzo de 1474


Patentes: requisitos

1. Novedad

• Concepto mutable: todo lo que no está en el Estado de la Técnica en el momento de la solicitud

• Accesibilidad al público - confidencialidad

• Alcance mundial

• Whole content approach

2. Actividad inventiva

• No resulta de manera evidente para un experto en la materia

3. Aplicación industrial

4. Suficientemente descrita. No se establece como requisito, pero su

ausencia implica la nulidad de la patente.


La novedad del contenedor de obra


Patentes: delimitación

No son invenciones

● Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos

● Obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.

● Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales. In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. Cir. 2008).

● Los programas de ordenador – efectos técnicos sí pueden: invenciones implementadas por ordenador Alice Corp. v. CLS Bank International 717 F.3d 1269, 1292-313, 106 U.S.P.Q.2d 1696, 2013 ILRC 1851 (Fed. Cir. 2013) - (OEP II/IBM (T0935/97)

● La forma de presentar información.


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Requisitos de patentabilidad vs. Invenciones no patentables

Son invenciones no patentables

● Métodos de tratamiento terapéutico, quirúrgico o de diagnóstico ● Procedimientos de clonación de seres humanos ● Procedimiento de modificación de la identidad genética germinal del ser

humano o de animales (que impliquen sufrimiento sin utilidad médica y los animales resultantes – ratón transgénico OEP T315/03, 3-3-08)

● Utilización de los embriones humanos con fines industriales o comerciales.

● Las variedades vegetales y razas animales (excepto si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal/raza animal determinada)

● Procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales (cruce o selección).

● El cuerpo humano, así como el descubrimiento de uno de sus elementos, incluidas la secuencia o secuencia parcial de un gen (excepto si es aislado u obtenido por un procedimiento técnico – aplicación industrial).


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Patentes: título jurídico de ámbito territorial

● Sistema territorial: las patentes se conceden para un determinado territorio

• Patente nacional – Oficina Española de Patentes y Marcas (Madrid)

• Patente Europea – Oficina Europea de Patentes (Munich)

• PCT – Organización Mundial de la Propiedad Industrial (Ginebra)


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La bicicleta Brompton


Ratón de Harvard



Apple "Swipe to Unlock"

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Apple y sus patentes de telefonía

Selective Laser Sintering


Los “Patent Trolls”


http://www.inc.com/magazine/201202/kris-frieswick/patent-troll-toll-on-businesses.html

Know-how


Know-how

Cualquier información científica, comercial o técnica que es secreta, que tiene un valor por ser secreta y sobre la que se han aplicado medidas razonables para mantenerla secreta

CONFIDENCIALIDAD

Ventajas respecto patentes: ● Ad aeternum (potencialmente)

● Sin costes de registro

● Efectos inmediatos

● Protección por competencia desleal – Futura Directiva

Inconvenientes de los Secretos Comerciales ● “Ingeniería Inversa”

● Cuando se divulga todo el mundo lo conoce

● Dificultad llevar a cabo negocios jurídicos

● Protección débil

• Más difícil de proteger (dificultad de prueba)

• Puede ser patentado por otra persona


Know-how

NDA (“non disclosure agreement”) – Acuerdo de Confidencialidad

• Determinar su ámbito de aplicación: objeto al que se refiere el compromiso de confidencialidad

• Prever “reverse engineering”

• Daños y perjuicios en caso de incumplimiento

• Duración


Diseños Industriales


Diseño Industrial

Diseño: La apariencia de un producto, que se derive de las características de sus líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.

Producto: todo artículo industrial o artesanal.

• Originalidad y carácter singular

• No función técnica

• Usuario informado

• Diseños nacionales y comunitarios

• Protección temporal limitada: hasta 25 años


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Apple iPhone vs. Samsung Galaxy


Apple iPad vs. Samsung Galaxy


Salvador Bachiller - UGT


Jeans & Sleeve Design


Otros diseños


Marcas y nombres comerciales

Marcas

Signo distintivo empresarial

• Palabra

• Elemento gráfico o símbolo

• Un logotipo

• Apariencia de un producto o su presentación

• Colores, formas, etc.

Identifica un producto o servicio y lo distingue de otros idénticos o similares


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Marcas

Nombre comercial y Marca

• El nombre comercial identifica una empresa o negocio

The Coca-Cola Company

• Las marcas distinguen los productos o servicios de esa empresa • Indican el origen empresarial, garantizan la calidad de los productos contraseñados y condensan

la reputación (goodwill)


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Marcas

• Derecho exclusivo y excluyente

• Identidad y Riesgo de Confusión

•Protección limitada a la categoría de productos / servicios comprendidos en solicitud (Nomenclátor Internacional)

• Registro constitutivo - marcas notorias ex art. 6bis CUP

• Duración indefinida mientras se renueve (10 años)

• Derechos territoriales

• OEPM – marcas nacionales

• OAMI – marcas comunitarias

• OMPI – marcas internacionales



Infracción de marcas


No todas las marcas no son creadas de la misma forma

1. Marcas tradicionales (palabras, gráficos)

2. Marcas no tradicionales (color por sí solo, configuración del producto, packaging, uniformes, interiores, exteriores de edificios, etc.)


Las Marcas Tradicionales (palabras, gráficos)

1. Son indicadores intrínsecos, distinguen los productos o servicios o indican el origen empresarial de forma automática

2. Se obtienen fácilmente mediante registro


Marcas no tradicionales (color por sí solo, configuración del producto, packaging, uniformes, interiores, exteriores de edificios, etc.)

1. Tienen potencial 2. Pero obtener su protección requiere más tiempo, es más caro y es más difícil. 3. Debe demostrarse que tienen un carácter distintivo 4. Es importante tener en cuenta el timing

Marcas

• Obligación de uso

• Uso correcto:

• Utilización de sustantivos tras la marca (un [pañuelo] kleenex)

• Evitar el uso en plural de la marca (dos [teléfonos] NOKIAS)

• Evitar vertiente posesiva (calidad de post-it – calidad “post-it”)

• Evitar su utilización como verbo (Xerox)


Marcas

Vulgarización de la marca (“genericide”)


"Once a trademark, not always a trademark

They were proud trademarks, now they’re just names. They failed to take precautions that would have helped them have a long and prosperous life.

We need your help to stay out of there. Whenever you use our name, please use it as a proper adjective in conjunction with our products and services: e.g. Xerox copiers or Xerox financial services. An never as a verb: “to Xerox” in place of “to copy”, or as a noun: “Xeroxes” in place of “copies”. With your help and a precaution or two on our part, it’s “Once the Xerox trademark, always the Xerox trademark”

Marcas

Vulgarización de la marca


“If you didn’t know zipper was a trademark, don’t worry, it’s not. But it used to be. It was lost because people misused the name…”

Marcas



Derechos de autor y derechos conexos


Derechos de autor

• Copyright: derecho de copia

• Creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas en cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro.

• 70 años + vida del autor (o desde su divulgación: o. colectivas) • Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd., 2014 WL 2726187 (7th Cir. June 16, 2014)

• Automatismo de la protección

• Doble vertiente: derechos patrimoniales y morales

• Derechos conexos: bases de datos, meras fotografías

• Acumulación de derechos (Brompton)

• Límite de la copia privada (art. 31.2 LPI) – canon digital


Obras plásticas


Obras literarias y software

# include<stdio.h> main() { int i; printf("Los numeros pares entre 20

y 10 inclusive son: \n"); for(i=20;i>=10;i=i-2) printf("%d \n",i); return 0; }


Obras literarias

Vainas de pimiento

añádeles alas

y serán libélulas

Kisaku


Obras de arte aplicado


Obras fotográficas y meras fotografías


Videojuegos


Autores: personas físicas / jurídicas


Propiedad Intelectual: los nuevos horizontes digitales



Invenciones desarrolladas en el seno de la Empresa

Invenciones Internas

El derecho a la invención pertenece al inventor o a su causahabiente

• Inventor es quien concibe y diseña una invención, no quien simplemente trabaja en ella - dominación intelectual sobre la invención: no “pair of hands” (Stern v. Trustees of Columbia University, 434 F.3d 1375 [Fed. Cir. 2006], SAP Madrid 7-IV-1999 Procedimiento para obtención de aceite de oliva): becarios, ayudantes y contratos de formación no son inventores.

El derecho a solicitar la patente es transmisible por todos los medios reconocidos en Derecho


Invenciones internas – Contratos de obra y servicios

● La invención pertenece a la empresa (art. 15 LP)

• derecho a solicitar registro o mantener know-how (importancia cláusulas confidencialidad)

• principio de la ajenidad de frutos: se niega al trabajador remuneración suplementaria

- Evidente desproporción entre actividad exigible al trabajador y la realmente aplicada (conocimientos, esfuerzo, tiempo, etc.)

- Importancia de lo inventado supera evidentemente lo que cabía esperar de los términos del contrato de trabajo

• Solicitud de patente reclamarse incluso extinguida la relación laboral (ex. art. 19 LP)

● Invención mixta (art. 17 LP) – derecho de opción empresario

• durante vigencia del contrato pero no son fruto de la actividad del contrato. En cualquier caso:

• Invención relacionada con la actividad laboral contratada

• Conocimientos adquiridos en la empresa y/o utilización medios proporcionados por la empresa (hidrogeología es distinto a estaciones depuradoras SAP Murcia 12-XII-2006 “depuradora simbiótica de aguas residuales”)


Invenciones internas

Tercer supuesto:

Invenciones libres (art. 16)

Cronológicamente coincidente con vigencia contrato pero:

• El contrato no ha previsto actividad de investigación

• El trabajador no ha aplicado predominantemente conocimientos o medios proporcionados por la empresa

• No existen condicionamientos: propiedad del trabajador


Gracias

¿Preguntas?

[email protected]

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Fidel Porcuna de la Rosa

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