Patentes submarinas, Patent Trolls, Patent Busters, Patent Thickets ¿Qué está pasando con las patentes?

Patentes submarinas, Patent Trolls, Patent Busters, Patent Thickets ¿Qué está pasando con las patentes?

En los últimos tiempos han surgido en el ámbito de la Propiedad Industrial términos que nos hacen pensar más en las novelas fantásticas de Julio Verne o J.R.R. Tolkien que en los conceptos legales y técnicos que se asocian siempre a las patentes.

AUTOR | Esther Arias Pérez-Ilzarbe. Oficina Española de Patentes y Marcas 25/06/2009

Desde luego ello no contribuye a mejorar la imagen de un sistema que en los últimos años es objeto de un gran debate en la sociedad, y del que cada día se cuestiona más su validez. Sin entrar a analizar este apartado, que sería objeto de un extenso estudio, en las siguientes líneas se comenta esta nueva terminología que cada día se utiliza con más frecuencia: PATENTES SUBMARINAS Son patentes que pasan desapercibidas a la sociedad bien porque no se han considerado relevantes y no se explotan comercialmente o porque se ha ido retrasando su tramitación. Todo ello determina que sean desconocidas y estén ocultas, pero cuando aparece un producto de éxito relacionado con la tecnología que recogen, estas patentes salen a la luz y tratan de conseguir rentabilidad exigiendo a las empresas implicadas el pago de royalties. Uno de los casos más conocidos es el sufrido en Estados Unidos por la empresa Research in Motion (RIM), fabricante de las agendas Blackberry, que tuvo que pagar en el año 2006 más de 500 millones de euros a la compañía NTP, que había interpuesto contra ella una demanda por violación de patentes. La disputa comenzó cuatro años antes, cuando NTP acusó a RIM de violar cinco de sus patentes con la tecnología de las Blackberry[1][2] . Pero lo paradójico de este caso es que NTP no produce ningún producto ni ofrece ningún servicio. Se trata de una empresa creada por el abogado Donald Stout y el inventor Thomas Campana, que falleció en el año 2004, para proteger las más de 50 patentes de este último. Aunque algunas de ellas están relacionadas con la tecnología de la empresa RIM no son equivalentes y sobre todo no están en explotación (se pueden consultar las patentes de este inventor en la página de la Oficina Americana de Patentes Otro de los casos conocidos de "patentes submarinas" corresponde al inventor Jerome Lemelson que con más de 560 patentes ha sido el inventor más prolífico en Estados Unidos después de Thomas Edison, y entre cuyas invenciones se encuentra los lectores de códigos de barras o los scanner.

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Hay quien acusa a este inventor de retrasar la concesión de sus patentes, utilizando las posibilidades que ofrecía la ley de patentes americana antes de su modificación en 1999, ya que hasta entonces las patentes no se publicaban hasta que eran concedidas así como el propio sistema de patentes americano que permite lo que se conoce como Continuation-in-part: solicitar nuevas patentes basadas en otras anteriores a las que se incorporan elementos técnicos nuevos. Claro ejemplo de ello es la patente US-4338626, solicitada en el año 1979 y concedida en 1982 y que deriva de una primera solicitud del año 1954, a la que siguieron otras. Se crea así una "cadena de patentes" que se entrelazan y permiten "prolongar" en el tiempo la protección de una invención más allá del plazo que determinan las leyes de patentes. PATENT TROLLS Y PATENT BUSTERS El concepto de Patent Troll[3][4] se aplica a los titulares de patentes que obtienen beneficios económicos de su cartera de propiedad industrial (IP portfolio), no porque exploten comercialmente sus patentes sino porque obtienen royalties de empresas a las que amenazan con litigios al considerar que infringen sus derechos. En algunos casos el Patent Troll es una empresa que tiene patentes submarinas y sólo las saca a la luz cuando ve en el mercado una tecnología que puede estar próxima a su patente. En otras ocasiones el Patent Troll se corresponde con empresas que se dedican a comprar patentes a compañías en quiebra, y las utilizan para entablar litigios por infracción de derechos de propiedad industrial. Sea cual sea el origen, podemos decir que un Patent Troll no es una empresa productiva, y utiliza el sistema de patentes de una manera agresiva y desviada de su objetivo original, que es la explotación industrial. Este término se le ocurrió al consejero general de Intel Corp, Peter Detkin, en 2001 para describir aquellas empresas que jamás habían trabajado con semiconductores y que estaban llevando a juicio a Intel por infracción de patentes. En aquel momento Detkin las calificó como "veneno para el desarrollo", pero curiosamente hoy en día es el director general de una de ellas, Intellectual Ventures LLC. Como reacción a los Patent Troll ha surgido la figura de los Patent Buster[5] organizaciones que tratan de anular patentes basándose en que no cumplen los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva) o porque no están siendo explotadas comercialmente. Dentro de estas organizaciones podemos mencionar:

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Public Patent Foundation, organización sin ánimo de lucro que funciona en Estados Unidos con el apoyo de la Fundación Rockefeller y el Open Society Institute, y que se encuadra en la Benjamin N. Cardozo School of Law. En Youtube es posible visualizar un video con una charla muy interesante del director de esta organización.

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Electronic Frontier Foundation, organización que se financia con donaciones privadas y fue fundada a principios de los 90 con el objetivo de velar por los derechos de los ciudadanos en la sociedad de la información. En su página de Internet pueden consultarse algunas de las demandas en las que han trabajado.

PATENT THICKET, PATENT POOLS Y LICENCIAS CRUZADAS (CROSS LICENSES)

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La expresión Patent Thicket puede traducirse al español como maraña de patentes[6][7] y refleja la idea de que en la actualidad el desarrollo de un producto nuevo se ve dificultado por decenas, centenares o incluso miles de patentes que están entrelazadas e interrelacionadas, puesto que protegen innovaciones anteriores, o partes de ellas, de forma que resulta complicado avanzar en determinadas invenciones, por el temor a los litigios por violación de patentes. Una forma de superar este problema consiste en negociar acuerdos de licencias cruzadas entre partes (Cross Licenses[8]) . En el acuerdo de licencias, dos empresas negocian compartir sus patentes y en la mayor parte de los casos sin intercambio económico, y de esta forma ambas puedan explotar las tecnologías que comparten. Se trata de un mecanismo muy usado en las empresas de software. En el caso de que un nuevo producto necesite utilizar tecnologías protegidas por patentes de diferentes empresas, una solución son los Patent Pool que permiten que un conjunto de patentes de diferentes titulares se licencie de forma conjunta pagando royalties agrupados. Para ello las empresas titulares de las patentes forman un consorcio que es el encargado de la gestión colectiva de estos derechos. CONCLUSIONES El sistema de propiedad industrial que durante siglos ha constituido el mecanismo más adecuado, dentro de sus limitaciones, para la protección de la innovación está sufriendo una verdadera revolución. Es cierto que muchos de los problemas comentados tienen su origen en el sistema americano de patentes, que aunque en principio parece riguroso posee unas determinadas particularidades que están permitiendo situaciones "absurdas" como las comentadas y que hacen perder credibilidad en el sistema de patentes. Además cada día crece el número de patentes que se concede, lo que supone un peligro, pues un nuevo producto que se lance al mercado puede estar infringiendo muchas patentes sin saberlo. La concesión de estos derechos depende de la labor de las oficinas de patentes, que presentan unas limitaciones de recursos humanos que determinan que cuanto mayor número de patentes se soliciten más dificultades se plantean para realizar su examen, pues los Patent Thicket no son sólo un problema para quienes solicita patentes sino para las personas que deben evaluar la novedad y la actividad inventiva de las invenciones. Ello a su vez determina también un gran retraso en la concesión de estos derechos como corrobora el dato de que la Oficina Europea de Patentes tarde una media de 4 años en conceder una patente y que exista un gran retraso en el nº de solicitudes de patentes sin examinar (backlog). También es importante señalar las dificultades que se presentan en los litigios de patentes por la falta de preparación técnica de los responsables legales que deben decidir sobre estos temas, lo que dificulta aún más la objetividad en este campo. En ciertos foros se señala que el establecimiento de sistemas integrados de concesión de patentes como la posible Patente Comunitaria, que se está tratando de implantar desde hace más de 40 años, podría evitar parte de estos problemas[9], pero sin embargo otros estudios revelan que el problema es mucho más complejo pues el posible efecto de un sistema de este

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tipo, donde se produciría una reducción muy importante de costes, tendría como contrapartida una crecimiento exponencial en el nº de patentes, con lo que los problemas anteriormente señalados volvería a aumentar[10]. Quizás el futuro nos lleve a desarrollar sistemas de protección que se ajusten mejor a la evolución del mercado pero hoy por hoy hay que jugar la partida con las reglas de juego vigentes.

[1] Blackberry llega a un acuerdo con NTP http://www.vnunet.es/Actualidad/Noticias/Inform%C3%A1tica_profesional/Acuerdos/20060306014 [2] BlackBerry: ¿innovación vs. patentes?. Neus Palomeras e-business Center PwC&IESE. 13/02/06 http://www.iese.edu/es/files/Art_Palomeras_Blackberry_Feb06_ESP_tcm5-7230.pdf [3] Patent trolls, secuestradores de patentes. Marta Peirano. Consumer Eroski. Enero 2006. http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/software/2006/01/27/148902.php [4] Patent Trolls in the U.S., Japan, Taiwan and Europe. Joe Brennan, Hui-Wen (Fiona) Hsueh, Miyuki Sahashi and Yasuo Ohkuma CASRIP Newsletter - Spring/Summer 2006, Volume 13, Issue 2. [5] Patent trolls and patent-busters. Matthew Rimmer. http://www.abc.net.au/news/stories/2008/04/21/2222428.htm [6] Una maraña de patentes: ¿Proteger o compartir el conocimiento?. Esteve Almirall. Parasaber.com. 08/02/2008. http://www.parasaber.com/economia/innovacion/conceptos-clave/articulo/innovacion-empresas-patentes-marana-proteger-compartir-conocimiento/3805/ [7] Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools and Standard Setting Carl Shapiro. Innovation Policy and the Economy, Adam Jaffe, Joshua Lerner, and Scott Stern, eds., National Bureau of Economics, 2001. http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/thicket.pdf [8] Patentes que bloquean el sistema y las consecuencias para la investigación científica. Datos de la industria biotecnológica. Nikolaus Thumm. Ipr-helpdesk bulletin. N. 23, Septiembre-Octubre 2005. http://www.ipr-helpdesk.org/newsletter/23/html/ES/IPRTDarticleN1025F.html [9] Mejorar el sistema de patentes en Europa. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 3 de abril de 2007. [COM (2007) 165 final - no publicada en el Diario Oficial. http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/com_2007_165_es.pdf [10] Introducción al análisis del impacto de la patente comunitaria en la estructura de la demanda de patentes en Europa. Miguel Ángel Gutiérrez Carvajal. Revista Madri+D. Número 49, octubre 2008. http://www.madrimasd.org/revista/revista49/tribuna/tribuna2.asp

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