Patentes y Software ¿hora de cambiar el chip?...14 Patentes y Software ¿hora de cambiar el chip?...

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Patentes y Software Patentes y Software ¿¿hora de cambiar el chip?hora de cambiar el chip?

Impacto de las decisiones Impacto de las decisiones BilskiBilski vsvsKapposKappos y EPO G 3/08y EPO G 3/08

RamonRamon PamiesPamies

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““Todo cambia, nada Todo cambia, nada ééss..Lo Lo úúnico que permanece estable es el cambio nico que permanece estable es el cambio ““

((HeraclitoHeraclito))

““Estos son mis principios.Estos son mis principios.Si no le gustan, tengo otros.Si no le gustan, tengo otros.””(Groucho Marx)(Groucho Marx)

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-- Decisiones Decisiones ““in re in re BilskiBilski”” y y ““BilskiBilski vsvs KapposKappos””

-- DecisiDecisióón EPO EBA EPO G 3/08n EPO EBA EPO G 3/08

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Caso Caso BilskiBilski

El derecho de patentes USA contiene una El derecho de patentes USA contiene una definicidefinicióón muy amplia de la materia patentable:n muy amplia de la materia patentable:

§§ 101. 101. InventionsInventions patentablepatentable: :

WhoeverWhoever inventsinvents oror discoversdiscovers anyany newnew andand usefuluseful

processprocess,, machinemachine, , manufacturemanufacture, , oror

compositioncomposition ofof mattermatter, , oror anyany newnew andand usefulusefulimprovementimprovement thereofthereof, may , may obtainobtain a a patentpatent therefortherefor, ,

subjectsubject toto thethe conditionsconditions andand requirementsrequirements ofof thisthis titletitle. .

No aparece la palabra No aparece la palabra ““TECHNICALTECHNICAL””

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§§ 101. 101. InventionsInventions patentablepatentable: :

WhoeverWhoever inventsinvents oror discoversdiscovers anyany newnew andand usefuluseful processprocess,,

machinemachine, , manufacturemanufacture, , oror compositioncomposition ofof mattermatter, , ororanyany newnew andand usefuluseful improvementimprovement thereofthereof, may , may obtainobtain a a patentpatent therefortherefor, ,

subjectsubject toto thethe conditionsconditions andand requirementsrequirements ofof thisthis titletitle..

Duda:Duda:

-- Son patentables los procesos NO TECNICOS?Son patentables los procesos NO TECNICOS?

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Duda:Duda:

-- Son patentables las invenciones NO TECNICAS?Son patentables las invenciones NO TECNICAS?

Respuesta:Respuesta:

Caso State Caso State StreetStreet BankBank

(Business (Business MethodMethod PatentPatent))

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United States Courtof Appeals for the

Federal Circuit(Tribunal Federal)

Supreme Court of theUnited States

(Tribunal Supremo)

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Caso State Caso State StreetStreet BankBank & Trust Co. V. & Trust Co. V. SignatureSignature FinancialFinancial GroupGroup

El Tribunal Federal invoca el principio general El Tribunal Federal invoca el principio general establecido en el caso establecido en el caso ChakrabartyChakrabarty de 1978 de 1978 ““EverythingEverything underunder thethe sunsun made by made by manman isis patentablepatentable””

Concluye afirmando:Concluye afirmando:““A A claimclaim isis eligibleeligible forfor protectionprotection by a by a patentpatent in in thetheUnitedUnited StatesStates ifif itit involvedinvolved somesome practicalpracticalapplicationapplication andand itit produces a produces a usefuluseful, , concreteconcrete andandtangible tangible resultresult..””

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““EVERYTHINGEVERYTHING underunder thethe SunSun…”…”

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La decisiLa decisióón favorecin favorecióó la proliferacila proliferacióón de diversas formas n de diversas formas de abuso basadas en el Derecho de patentes.de abuso basadas en el Derecho de patentes.

Entre ellas podemos Entre ellas podemos citar las llamadas citar las llamadas ““SubmarineSubmarine PatentsPatents””

Y la figura del Y la figura del ““PatentPatent TrollTroll””

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Sin embargo, el Tribunal Supremo parecSin embargo, el Tribunal Supremo parecíía no a no estar muy de acuerdo:estar muy de acuerdo:

“…“…En este litigio se afirma que un proceso es En este litigio se afirma que un proceso es patentable si produce un resultado patentable si produce un resultado úútil, concreto y til, concreto y tangibletangible……..

……sin embargo, sin embargo, esta Corte nunca ha hecho tal esta Corte nunca ha hecho tal afirmaciafirmacióónn……..

……y si se interpreta literalmente, y si se interpreta literalmente, la afirmacila afirmacióón n abarcarabarcaríía casos en que esta Corte ha sostenido a casos en que esta Corte ha sostenido lo contariolo contario..””

(Caso (Caso LaboratoryLaboratory Corp. Corp. OfOf America v. America v. MetaboliteMetabolite LaboratoiresLaboratoires))

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Caso Caso BilskiBilski. . La invenciLa invencióónn

1. Bernard L. 1. Bernard L. BilskiBilski y Rand y Rand WarsawWarsaw

presentaron el 10 de abril de 1997 presentaron el 10 de abril de 1997

la solicitud de patente 08/833,892 la solicitud de patente 08/833,892

para un para un mméétodo de disminuir el todo de disminuir el

riesgo en la negociaciriesgo en la negociacióón de n de

mercancmercancíías o servicios.as o servicios.

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La patente describe un mLa patente describe un méétodo para facilitar un precio todo para facilitar un precio fijo a los consumidores (tarifa plana) limitando el riesgo fijo a los consumidores (tarifa plana) limitando el riesgo para la empresa: el consumidor paga una tarifa fija para la empresa: el consumidor paga una tarifa fija independientemente de cual sea su consumo.independientemente de cual sea su consumo.

Si el producto es gas natural, por ejemplo, el Si el producto es gas natural, por ejemplo, el consumidor que pague tarifa plana supondrconsumidor que pague tarifa plana supondráá una una ppéérdida para la empresa si el invierno es riguroso, rdida para la empresa si el invierno es riguroso, porque su consumo serporque su consumo seráá elevado.elevado.


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Ahora bien, si el invierno es riguroso, la demanda Ahora bien, si el invierno es riguroso, la demanda mundial de gas natural sermundial de gas natural seráá muy elevada, con lo que la muy elevada, con lo que la compacompañíñía tendra tendráá que pagar mque pagar máás caro el gas que s caro el gas que suministre a sus clientes. La compasuministre a sus clientes. La compañíñía se enfrenta pues a se enfrenta pues a un doble riesgo, que la invencia un doble riesgo, que la invencióón trata de minimizar.n trata de minimizar.


EMPRESARiesgo derivado del mercado

Riesgo derivado de la cartera de clientes

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AsAsíí pues, el problema a resolver es limitar el riesgo pues, el problema a resolver es limitar el riesgo combinado que suponen este tipo de ofertas combinado que suponen este tipo de ofertas comerciales para la empresa.comerciales para la empresa.


La soluciLa solucióón propuesta es llevar a cabo una serie de n propuesta es llevar a cabo una serie de operaciones de compra y venta del producto y de operaciones de compra y venta del producto y de opciones sobre el mismo de forma que el riesgo total opciones sobre el mismo de forma que el riesgo total se vea compensando.se vea compensando.

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Examen de la solicitud:Examen de la solicitud:

Caso Caso BilskiBilski. . La tramitaciLa tramitacióón de la patenten de la patente

El examinador rechaza las 11 reivindicaciones referidas al mEl examinador rechaza las 11 reivindicaciones referidas al méétodo, todo, argumentando que:argumentando que:

““La invenciLa invencióón no estn no estáá implementada en un aparato especimplementada en un aparato especíífico y fico y puramente manipula una idea abstracta y resuelve un problema puramente manipula una idea abstracta y resuelve un problema puramente matempuramente matemáático, sin que se concrete en ninguna aplicacitico, sin que se concrete en ninguna aplicacióón n practica. Por lo tanto, practica. Por lo tanto, la invencila invencióón no estn no estáá dirigida al campo dirigida al campo tecnoltecnolóógicogico”” ((TechnologicalTechnological Art Test)Art Test)

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Recurso ante el BPAI Recurso ante el BPAI ((BoardsBoards ofof PatentPatent AppealsAppeals andand InterferencesInterferences))


El BPAI mantienen la decisiEl BPAI mantienen la decisióón de rechazar, pero con diferentes n de rechazar, pero con diferentes argumentos:argumentos:

-- El Examinador errEl Examinador erróó al referirse al al referirse al TechnologicalTechnological Art Test, porque Art Test, porque el Case el Case LawLaw no sustenta esta postura.no sustenta esta postura.

-- El requisito de exigir un aparato especEl requisito de exigir un aparato especíífico sobre el que se fico sobre el que se implemente la invenciimplemente la invencióón es errn es erróóneo tambineo tambiéén.n.

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Recurso ante el BPAI Recurso ante el BPAI ((BoardsBoards ofof PatentPatent AppealsAppeals andand InterferencesInterferences))


-- Una reivindicaciUna reivindicacióón que no se refriera a un aparato especn que no se refriera a un aparato especíífico fico puede estar referida, no obstante, a materia patentable si hay upuede estar referida, no obstante, a materia patentable si hay una na transformacitransformacióón de materia fn de materia fíísica de un estado a otro estado.sica de un estado a otro estado.

-- En este caso, dado que los riesgos financieros no son materia En este caso, dado que los riesgos financieros no son materia ffíísica, no hay idea patentable.sica, no hay idea patentable.

-- Por otra parte, las reivindicaciones solo se refieren a una idePor otra parte, las reivindicaciones solo se refieren a una idea a abstracta y no a un proceso que pueda ser lleva a cabo por una abstracta y no a un proceso que pueda ser lleva a cabo por una mmááquina.quina.

-- Por Por úúltimo, el proceso no produce ningltimo, el proceso no produce ningúún resultado que sea n resultado que sea úútil, til, concreto y tangible.concreto y tangible.

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Recurso ante el USCAFC Recurso ante el USCAFC ((UnitedUnited StatesStates CourtCourt ofof AppealsAppeals forfor thethe Federal Federal CircuitCircuit))

Caso Caso BilskiBilski. . Circuito FederalCircuito Federal

-- Aunque la invenciAunque la invencióón se refiere a un mn se refiere a un méétodo de hacer negocios, a todo de hacer negocios, a estas alturas ya era evidente que el caso estas alturas ya era evidente que el caso BilskiBilski acabaracabaríía a estableciendo un precedente que modificarestableciendo un precedente que modificaríía la la la líínea establecida nea establecida en State en State StreetStreet BankBank. .

-- El sector del software, y muy especialmente las empresas e El sector del software, y muy especialmente las empresas e instituciones relacionadas con el Software Libre tomaron instituciones relacionadas con el Software Libre tomaron enseguida interenseguida interéés en el caso, y se detecta un notable inters en el caso, y se detecta un notable interéés por le s por le tema en los foros especializados.tema en los foros especializados.

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OpiniOpinióón Mayoritarian Mayoritaria--(J. (J. PaulPaul Redmond Michel) Redmond Michel)

OpiniOpinióón Concurrenten Concurrente--(J. Timothy (J. Timothy DykDyk) )

OpiniOpinióón Disidenten Disidente

--(J. Haldane Robert Mayer)(J. Haldane Robert Mayer)


--(J. Randall R. (J. Randall R. RaderRader))


--(J. (J. PaulinePauline Newman)Newman)

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OpiniOpinióón Mayoritaria (J. n Mayoritaria (J. PaulPaul Redmond Michel) Redmond Michel)

““A claimed process is surely patentA claimed process is surely patent--eligible if:eligible if:--It is tied to machine or apparatus, orIt is tied to machine or apparatus, or--It transforms a particular article into a different It transforms a particular article into a different state or thingstate or thing”” (Machine Transformation Test)(Machine Transformation Test)

““Those portions of our opinions in State Street Those portions of our opinions in State Street relying solely on a relying solely on a useful, concrete and tangible result should not be relied onshould not be relied on””

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MachineMachine oror TransformationTransformation TestTest


““A claimed process is surely patentA claimed process is surely patent--eligible if:eligible if:--It is tied to machine or apparatus, orIt is tied to machine or apparatus, or--It transforms a particular article into a different state or thiIt transforms a particular article into a different state or thingng””

““UnpatentableUnpatentable sujectsuject mattermatter cannotcannot be made patentable by be made patentable by indignificantindignificant postpost--solutionsolution oror extraextra--solutionsolution activityactivity””

““TheThe transfomationtransfomation mustmust be CENTRAL be CENTRAL forfor thethe purposepurpose ofof thetheclaimedclaimed processprocess””

““In In mostmost cases, cases, gatheringgathering data data wouldwould notnot constituteconstitute a a transformationtransformation ofof anan articlearticle””

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MachineMachine oror TransformationTransformation TestTest


““BilskiBilski subject matter is a nonsubject matter is a non--transformative process that transformative process that emcompassesemcompasses a purelya purely--mental processmental process””

““WhileWhile thethe claimedclaimed processprocess containedcontained physicalphysical stepssteps ((initatinginitatingidentifyingidentifying, , etcetc) ) itit doesdoes notnot involveinvolve transformingtransforming anan articlearticle intointo a a differentdifferent statestate oror thingthing ””

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OpiniOpinióón Disidente (J. Haldane Robert Mayer ) n Disidente (J. Haldane Robert Mayer )

““BusinessBusiness--methods patents are unconstitutional. methods patents are unconstitutional. ((……) Before State Street led us down the wrong ) Before State Street led us down the wrong way, this court has rightly concluded that way, this court has rightly concluded that patents were designed to protect technological patents were designed to protect technological innovations, not ideas about the best way to innovations, not ideas about the best way to run a business. (run a business. (……) ) State Street was a grave State Street was a grave errorerror””

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OpiniOpinióón Concurrente (J. Timothy Dick) n Concurrente (J. Timothy Dick)

EstEstáá de acuerdo con las opiniones del Juez de acuerdo con las opiniones del Juez Michel, aunque comparte las dudas del Juez Michel, aunque comparte las dudas del Juez Mayer sobre la constitucionalidad de las Mayer sobre la constitucionalidad de las patentes sobre mpatentes sobre méétodos de negocio.todos de negocio.““Methods for organizing human activity that do Methods for organizing human activity that do not involve manufactures, machines, or not involve manufactures, machines, or compositions of mattercompositions of matter”” are not patentare not patent--eligibleeligible””

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OpiniOpinióón Disidente (J. Randall R. n Disidente (J. Randall R. RaderRader ) )

““TheThe decisiondecision shouldshould havehave saidsaid, in a single , in a single sentencesentence, , ““becausebecause BilskiBilski claimsclaims merelymerely ananabstractabstract idea, idea, thisthis courtcourt affirmsaffirms thethe BoardBoardRejectionRejection””””

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OpiniOpinióón Disidente (J. n Disidente (J. PaulinePauline Newman ) Newman )

““TheThe PTO PTO shouldshould havehave allowedallowed thethe BilskiBilski PatentPatent..ItIt isis inconcebible inconcebible thatthat thethe FramersFramers ofof thethe PatentPatentStatuteStatute 1in 1790 1in 1790 intendedintended subsub silentiosilentio toto imposeimposethethe limitationslimitations nownow createdcreated by by thisthis courtcourt””

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La DecisiLa Decisióón del Circuito federal puso en cuestin del Circuito federal puso en cuestióón la validez de cientos de n la validez de cientos de patentes de mpatentes de méétodos de negocio.todos de negocio.

Caso Caso BilskiBilski. . Impacto de la decisiImpacto de la decisióón del Circuito Federaln del Circuito Federal

La USPTO empezLa USPTO empezóó a aplicar la sentencia del caso a aplicar la sentencia del caso BilskiBilski desde el primer desde el primer ddíía, denegando patentes de ma, denegando patentes de méétodos de negocio y sobre todo, patentes todos de negocio y sobre todo, patentes de software. De las cinco primeras decisiones en las que se invode software. De las cinco primeras decisiones en las que se invoccóó la la doctrina de doctrina de BilskiBilski, cuatro fueron relativas a patentes de software , cuatro fueron relativas a patentes de software solicitadas por IBM.solicitadas por IBM.

Los Jueces de distrito empezaron a aplicar el nuevo criterio conLos Jueces de distrito empezaron a aplicar el nuevo criterio con enorme enorme entusiasmo:entusiasmo:““May be May be thethe endend has has arrivedarrived forfor businessbusiness methodmethod patentspatents. . TheThe closingclosingbellbell may be may be ringingringing forfor themthem andand theirtheir patenteespatentees may may findfind theytheyhavehave becomebecome bagholdersbagholders””

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Cuando el caso Cuando el caso BilskiBilski llega al Supremo, su repercusillega al Supremo, su repercusióón medin mediáática ya es tica ya es inmensa, inmensa, especialementeespecialemente dentro del sector del software. Existe el dentro del sector del software. Existe el convencimiento de que convencimiento de que BislkiBislki cerrarcerraráá la puerta de State la puerta de State StreetStreet BankBankabriabrióó

Caso Caso BilskiBilski. . Se inicia el RecursoSe inicia el Recurso

Los escritos de alegaciones a tLos escritos de alegaciones a tíítulo de tulo de ““Amicus Amicus CuriaeCuriae”” se acumulan en se acumulan en el Tribunal Supremo hasta totalizar casi 70, incluyendo todas lael Tribunal Supremo hasta totalizar casi 70, incluyendo todas las s asociaciones de software libre y empresas de software propietariasociaciones de software libre y empresas de software propietario.o.

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Caso Caso BilskiBilski. . DecisiDecisióón Finaln Final

Opinión mayoritaria

(Kennedy, Roberts, Thomas, Alito y Scalia)

Opinión

concurrente (Stevens, Ginsburg, Breyer y

Sotomayor)

Opinión

concurrente

(Breyer y Scalia)

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- El Supremo confirma la decisión del Tribunal Federal de denegar las reivindicaciones.

- Sin embargo, niega que el “Machine or transformation test”sea el único test posible de patentabilidad, dado que se rechazó expresamente en Gottschalk v. Benson y Parker v. Flook

- También niega una exclusión categórica de las patentes de métodos de negocio, ya que la palabra “process” incluye los métodos.

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- Rechaza patentar el método de Bilski, porque lo considera una idea abstracta, y no una invención.

- Afirma que adoptar el “Machine or transformation test”como único test posible de patentabilidad, crearía incertidumbre en muchos sectores de la tecnología, especialmente en el sector informático y de comunicaciones.

- Las meras ideas abstractas no son patentables.

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Opinión Concurrente

(Stevens, Ginsburg, Breyer y Sotomayor)

- La interpretación del término “process” es demasiado amplia

- Es verdad que la legislación de patentes fue modificada en 1999 con la First Inventors Defense Act, y que su actual redacción deja la puerta abierta a esta interpretación, pero…

- Los métodos de hacer negocio no deberían ser patentables.

… la aprobación de la reforma en el Congreso fue debida a la confusión creada por State Street Bank.

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(Breyer)

Un método general de llevar a cabo transacciones mercantiles no es un proceso patentable

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(Breyer y Scalia)

Cuatro puntos de Scalia:

1. Aunque la definición legal de lo que es patentable es amplia, no es ilimitada.

2. El Supremo ha afirmado repetidamente que la transformación de un objeto a un estado distinto o en una cosa distinta es la pista para la patentabilidad de las reivindicaciones de proceso que no vayan dirigidas a una máquina en concreto.

3. El “Machine-or-Transformation Test” ha sido un instrumento importante, pero jamás ha sido el único test posible

4. A pesar de ello, no podemos afirmar que cualquier cosa que producta un resultado útil, concreto y tangible haya de ser patentable

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Impacto y consecuencias

- Enorme inseguridad para los titulares de patentes de software y Business MethodPatents. Podría haber miles de patentes inválidas.

- Satisfacción dentro del mundillo del Software Libre, que interpretan el caso Bilskicomo la confirmación de que las patentes de software son nulas.

- Brusca reducción en la concesión de patentes relacionadas con la informática.

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EUROPEAN PATENT OFFICE. EUROPEAN PATENT OFFICE.

ENLARGED BOARD OF APPEAL

Opinion G 3/08

12 – Mayo 2010

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Opinion G 3/08

- En fecha 22 de octubre de 2008, la Presidenta de la EPO remitió al

EBA una serie de preguntas relacionadas con la patentabilidad de las

llamadas “Computer Implemented Inventions” (CII).

- Menos de dos años antes, el 22 de febrero de 2007, Lord Justice

Jacob plateó al anterior Presidente, Alain Pompidou, la posibilidad de

platear unas cuestiones similares al EBA, en el marco del caso

Aerotel/Macrosan. La propuesta fue rechazada de manera informal.

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Opinion G 3/08

- El asunto levantó una gran expectativa. Se recibieron casi 100

declaraciones a título de “Amicus Curiae”

- 30 de ellas, de Agentes de la Propiedad Industrial y Abogados

- 54 de ellas, de Empresas y Asociaciones (17 de ellas pertenecientes al mundo

del Software Libre)

- 6 de ellas fueron presentadas por Universidades

- 2 fueron presentadas por Oficinas nacionales de PI

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Opinion G 3/08

- La primera cuestión planteada en los escritos de “Amicus Curiae”

fue la admisibilidad del recurso al EPA por parte del Presidente

-Un 25% de los escritos se mostraron contrarios a su admisibilidad, o

expresaron dudas. Esta postura fue mayoritaria dentro del grupo de empresas

y asociaciones relacionadas con el Software Libre.

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Opinion G 3/08

- En no pocos casos, los autores expresaron sus puntos de vista en

relación con la admisibilidad de las patentes de software, en general.

- Una tercera parte se mostró partidaria de restringir mucho los criterios

de patentabilidad para las CII

- El 30% se manifestó a favor de mantener los actuales criterios de

patentabilidad.

- El 10% se mostró partidario de adoptar un criterio menos restrictivo.

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Opinion G 3/08

- En no pocos casos, los autores expresaron sus puntos de vista en

relación con la admisibilidad de las patentes de software, en general.

- Una tercera parte se mostró partidaria de restringir mucho los criterios

de patentabilidad para las CII

- El 30% se manifestó a favor de mantener los actuales criterios de

patentabilidad.

- El 10% se mostró partidario de adoptar un criterio menos restrictivo.

- Uno de los escritos plateó la no imparcialidad de uno de los miembros del EBA

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Opinion G 3/08

- De entrada se platean una serie de cuestiones formales relacionadas

con la admisibilidad

- ¿Puede la Presidenta de la EPO tomar una decisión contraria a la que

tomó su predecesor?

El EBA entendió que sí, siempre y cuando las circunstancias hayan

cambiado de forma objetiva.

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Opinion G 3/08

Article 112116Decision or opinion of the Enlarged Board of Appeal

(1) In order to ensure uniform application of the law, or if a point of law of fundamental importance arises:

(a) …

(b) the President of the European Patent Office may refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal where two Boards of Appeal have given different decisions on that question.

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Opinion G 3/08

Article 112116Decision or opinion of the Enlarged Board of Appeal

(1) In order to ensure uniform application of the law, or if a point of law of fundamental importance arises:

(b) the President of the European Patent Office may refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal where two Boards of Appeal have given different decisions on that question.

1) Ha de ser un tema de importancia fundamental.

2) Tiene que haber dos decisiones diferentes sobre el tema en cuestión por parte de dos Boards of Appeal distintos.

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Opinion G 3/08

Se suscita la cuestión de qué debe entenderse por Boards of Appeal DISTINTOS. ¿Qué ocurre si se trata de decisiones del mismo Board ofAppeal pero con diferente composición?

¿Qué ocurre si se trata de decisiones del mismo Board of Appealpero con diferente composición?

El EBA termina por decidir que si se trata de que el mismo Board ofAppeal, pero con composiciones distintas, se cumple igualmente la condición, ya que, de lo contrario, las Decisiones del Legal Board ofAppeal quedarían excluídas de esta posibilidad.

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Opinion G 3/08

El EBA comenta que el desarrollo de la ley es un aspecto esencial de su

aplicación y que es inherente a toda actividad judicial. Por consiguiente,

el simple hecho de que los Board of Appeal vayan poco a poco

modificando sus criterios NO PUEDE motivar un Referal al EBA.

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Opinion G 3/08

"In othe words, given that theconcept of legal development is a natural aspect of the judicial process, the fact thatindividual decisions may fallto one side or the other of a line leading to the conclusión ofthe development, perhaps someway from the line, does notmean that two decisonsfalling even subtantially onopposite sides of the notionalline of development shouldbe considered to be different.”

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Opinion G 3/08

"El EPA no puede desarrollar la ley de la misma forma que lo hacen los Board

Of Appeal, ya que no decide sobre casos reales.

Por lo tanto, no son razones admisibles para un Referal las siguientes:

- para llevar las decisiones de los Board of Appeal a una instancia superior,

- porque el Parlamento Europeo haya adoptado una Directiva sobre el tema

- porque el público en general lo requiera

- porque un tribunal nacional lo considere útil o conveniente.

En estos casos, quien debe actuar es el legislador, no el EBA

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Opinion G 3/08

Decisiones supuestamente contradictorias.

T1173/97 (IBM) T424/03 (Microsoft)

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Opinion G 3/08

La primera cuestión que se consideró era si el léxico empleado en la patente podía afectar a su patentabilidad. Es decir, si el criterio de patentabilidad cambia en función de si la reivindicación tiene las siguientes redacciones:

- Computer program- Computer program product stored on a readable medium- Method of operatinf a computer-Computer adaptated to carry out a method ….

-Las otras tres cuestiones dependían de ésta primera.

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Opinion G 3/08

En T1173/967, el BA decidió que incluso un programa de ordenador reivindicado por sí mismo no quedaría excluído de patentabilidad si el programa, al ejecutarse, generaba un efecto técnico : "furthertechnical efect which goes beyond the normal physicalinteractions between the software and the hardware".

Con esta decisión, se apartó del llamado "contribution approach" que atendía sobre todo a la aportación que la invención suponía para dicho campo de la técnica.

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Opinion G 3/08

Sin embargo, si no existía tal “Further Technical Effect”, las reivindicaciones del estilo:

- “Ordenador con un programa cargado en RAM…”- “Ejecución de un programa en un ordenador…”- “Soporte de almacenamiento conteniendo un programa…”

tampoco escaparían a la prohibición.

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Opinion G 3/08

Dicho "Further Techical Efect" ¿debe considerarse en relación con el Prior Art?

No, la Decision t 1173/97 ya establece que dicha comparación es adecuada a la hora de establecer si existe novedad y actividad inventiva, pero no a la hora de establecer la posible exclusión.

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Opinion G 3/08

T424/03 (MICROSOFT)

No importa si el programa está reivindicado por sí mismo o como archivo en un soporte, ya que el soporte por sí mismo ya tiene carácter técnico.

IMPORTANTE DIFERENCIA respecto a T1173/967

Ahora bien… esta diferencia significa que las decisiones son diferentes?

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Opinion G 3/08

Microsoft sigue a IBM en cuanto al criterio del "Further technicalEffect"

pero se aparta de IBM cuando dice que el programa almacenado en un soporte es patentable.

Ahora bien, este cambio de criterio:

- Es el resultado de todo un proceso gradual, no una decisión aislada.- No ha sido discutido en ninguna decisión posterior.

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Opinion G 3/08

T931/95 Pension Benedit Systems:

Aunque no hay aun "further technical effect", un ordenador con un programa cargado en la RAM no deja de ser un "aparato", y por lotanto, no se le puede excluir de patentabilidad.

T258/03 Hitachi

Cualquier reivindicación que incluye medios técnicos (aunque se trate de un papel y un lápiz) no está excluida de patentabilidad.

Examinando otros precedentes:

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Opinion G 3/08

También hay que tener en cuenta que hay una diferencia de tiempo de siete años entre una decisión y la otra.

De hecho, la decision de IBM de abandonar el "Contribution Approach" no es coherente con la de excluir de patentabilidad el software grabado en el soporte, y si el BA, en su día, hubiera aplicado este cambio de criterio de forma coherente, hubiera llegado a la misma conclusión a la que llega Microsoft

Así pues, no ha “diferencia” sino una simple evolución lógica.

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Opinion G 3/08

También hay que tener en cuenta que hay una diferencia de tiempo de siete años entre una decisión y la otra.

De hecho, la decision de Microsoft de abandonar el "ContributionApproach" no es coherente con la de excluír de patentabilidad el software grabado en el soporte, y si el BA, en su día, hubiera aplicado este cambio de criterio de forma coherente, hubiera llegado a la misma conclusión a la que llega IBM

Así pues, no ha “diferencia” sino una simple evolución lógica.

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Opinion G 3/08

CONCLUSION

Las cuestiones propuestas no

son admisibles, y no lo son

porque las decisiones en cuestión

no son diferentes, si se

contemplan como parte de un

desarrollo de la ley

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Impacto de la Decision de la EBA

Satisfacción también por parte de los titulares y licenciatarios de patentes europeas, en contraste con la situación en los U.S.A.

Por un lado, satisfacción dentro de la EPO al ver confirmado su Case Law

Ahora bien, el mensaje general de “NO CHANGE” que transmite la Decisión del EBA es un tanto engañoso.

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Impacto de la Decision de la EBA

Dos posibles lecturas

Si ponemos en relación ambas decisiones, descubrimos que las tornas han cambiado, y ahora es la EPO la que tiene una postura muy abierta al respecto.

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Ramon Pamies

[email protected]

Muchas gracias por su atención

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