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1 Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

COL.LEGI DE QUÍMICS DE CATALUNYASecció Tècnica PATENTS

Curs PATENTS QUÍMIQUES AL COL.LEGI

Sesión 5. Barcelona, 6 y 7 de febrero 2008_____________________________________________

Qué se puede patentar en química y farmacia

Montserrat JanéQuímica colegiada

Técnico de patentes y tutora del Centre de Patents de la UBQualified European Patent Attorney

Socia de la agencia de patentes y marcas ZBM Patents


Industria farmacéutica

• El coste del desarrollo del producto es mucho mayor que el de la misma producción– ¡Se vende el conocimiento de la utilidad del producto!

• El desarrollo del producto precisa mucho tiempo• En la mayoría de los casos es imposible guardar las

invenciones como secretos industriales– ¡Sin sistema de patentes no existiría la industria

farmacéutica tal y como la conocemos!


DISCOVERYPatente

Elucidación estructural/ Aislamiento / PurificaciónScreening primario/Recogida / Taxonomía

PRECLÍNICAToxicidad / farmacocinéticaFormulación / Estabilidad

Estudios biológicos

FASE IDosis /régimen de administración

Dosis máxima toleradaToxicidad/farmacocinética/seguridad

FASE IIEficacia / Seguridad

Selección indicación terapeutica

FASE IIIComparación con

Tratamientos standard

ES-285

2-4 años*

3-4 años*

5-7 años*

Lanzamientoal mercadoREGISTRO

*media de la industria

Desarrollo de un medicamento:

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MoA

MoA 1 MoA 2

Potencia

Estabilidad Metabolica

Solubilidad

AbsorpciónSelectividad

Seguridad

Drug-drug PKToxicidad

LeadLead

DrugDrug

Química Médica: optimización del "lead"

1.Propiedades farmacológicas(Indice terapéutico, Actividad y Modo de Acción)

2.ADME, Toxicidad y pharmacocinética

3. Modelado y Simulación (S.A.R.)4 Posibilidad de desarrollar el

compuesto

Desarrollo de un principio activo:

Preparación de análogos y derivados para mejorar:

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¡que quede protegido por la patente!

producto conocido al patentar


El sistema de patentes y la industria farmacéutica en ES (al margen de la normativa de la administración sanitaria)

- Antes de 1986: Bajo el Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI) no eran patentables los productos químicos o farmacéuticos, ni los procedimientos de "simple mezcla"; había "patente de cobertura" frente a la infracción de una patente anterior de procedimiento de obtención.

- 1986: Ley de Patentes (LP) y Convenio de la Patente Europea (CPE), con reservas hasta 7.10.1992 (patentabilidad productos químicos y farmacéuticos; medidas legales).

- 1992.10.8: Se levantan las reservas. Inversión de la carga de la prueba. Diligencias de comprobación de hechos. Medidas cautelares.

- 1995.01.24: Entra en vigor el ADPIC (se discute si en 1996)

- 1998.01.02: Certificados Complementarios de Protección (CCP), al entrar en vigor el Reglamento CEE 1768/92.

- 2006.07.28: La Ley de Patentes introduce la "Cláusula Bolar"

- Tras 2012.10.08: caducarán las patentes solicitadas tras 1992.10.08 (a los 20 años, o más tarde si tienen CCP)


Requisitos de patentabilidad

• Un producto químico ha de ser nuevo para ser patentable– La novedad no se rompe por una fórmula de Markush,

aunque sí que afectará a la actividad inventiva del producto• Dependencia de patentes

• Las condiciones generales de un procedimiento químico no quitan novedad a condiciones específicas

• Un compuesto nuevo no puede ser patentable a menos que tenga aplicabilidad industrial– Compuestos sin ningún uso excepto ser intermedios en la

preparación de otros compuestos son patentables


Requisitos de patentabilidad II

• Un compuesto puede ser nuevo y útil pero todavía no patentable porque esté tan cercano al estado de la técnica que sea obvio: no hay actividad inventiva

• Que una invención sea mejor que lo ya conocido no es un requisito de patentabilidad– Invenciones alternativas

• Si una patente se plantea en el formato problem-solution, sólo se remarcan los aspectos positivos, no los negativos


Estado de la técnica• La novedad y la actividad inventiva se deben estudiar en

función del estado de la técnica• “El estado de la técnica está constituido por todo lo que

antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio” (Art. 6.2 LP)

• También las solicitudes de patente o modelo de utilidad en trámite en la correspondiente oficina anteriores a la fecha de solicitud (o prioridad) de la patente y todavía no publicadas deben ser tenidas en cuenta para evaluar la novedad, no la actividad inventiva


Isómeros ópticos• Posiblemente es uno de los casos en que un

compuesto nuevo puede estar más cerca del ET• La EPO considera que los isómeros ópticos de un

compuesto racémico conocido pueden ser considerados como nuevos per se y que lapatentabilidad es cuestión de actividad inventiva. Este punto de vista coincide con la jurisprudencia de UK y USA

• El isómero óptico puede ser patentado si tiene “sorprendentemente” mejores propiedades que el racémico o que si tiene un uso que no tiene el racémico


Invenciones de selección

• Tienen lugar cuando un elemento o un grupo de elementos de un grupo mayor ya conocido se selecciona con el fin de obtener una patente sobre la base, por ejemplo, de un rasgo no mencionado explícitamente en una patente anterior sobre el grupo mayor

• Una divulgación genérica, como la que ofrece una fórmula de Markush, no quita novedad a un producto concreto– Temp. 0-100ºC con ejemplo 25ºC vs. 70ºC

• Se debe demostrar la actividad inventiva del producto que se selecciona


GB 1.533.235EP 454.436

Invención de selección

N

N

N

NH

S


Invenciones de selección en farmacia

• Selección de un compuesto específico a partir de una descripción genérica

• Selección al nivel de enfermedad• Selección de intervalos/fórmulas que se solapan

A________*_______________BA’_______________B’

• Selección de sub-intervalosA B

A’___B’


1ª Patente de un principio activo

• Mientras está vigente la “patente de producto” de un principio activo el titular de la patente tiene el derecho a impedir cualquier explotación industrial sobre el mismo– No puede salir otro producto al mercado

• La fecha de caducidad de dicha patente en un país es básica pues a partir de la misma hay posibilidades, no seguridad, de comercializar un producto genérico

• En España algunas de las primeras patentes de productos farmacéuticos que se comercializan siguen siendo de procedimiento y no tienen ese nivel de protección

• Cuidado con el ADPIC y los CCPs


Estrategias para ampliar la protección

• Solicitud de nuevas patentes relacionadas con los productos protegidos. Procedimiento muy utilizado en la industria farmacéutica, pero no restringido a ella:– Estereoisómeros– Polimorfos– Sales– Formulaciones galénicas– Dosificaciones (en algunos casos)– Nuevas indicaciones– Protección de intermedios– Variantes de procedimientos de fabricación– Nuevas combinaciones

¡Las empresas innovadoras no describen todas las opciones de forma concreta en la primera patente!


Polimorfos, sales, hidratos….

• Rigen las mismas normas que para el resto de invenciones (novedad y actividad inventiva, dependencia de patentes, suficiencia de la descripción,…)

• Se utilizan frecuentemente para aumentar la protección temporal de los principios activos– Claritromicina

• EP 41355 – Primera patente de claritromicina• WO 9804573 – Polimorfo Forma I• WO 9804574 – Polimorfo Forma II (procedimiento)• WO 9831699 – Forma solvatada


Patentes “defensivas”• La obtención de patentes por una invención posterior puede

suponer una gran ayuda frente a una posible demanda por infracción, siempre y cuando la realización no caiga dentro del alcance literal de la primera patente

• Estas patentes defensivas son efectivas frente a una posible infracción por equivalencia, pero en ningún caso lo son frente aposibles infracciones literales de patente

• La consecución de una patente supondría la existencia de actividad inventiva y, por tanto, la solución que se aporte en esta patente no podría ser obvia frente a la patente que puede ser infringida


Alternativas

• No hacer nada• Guardar como secreto industrial• Publicación defensiva


Reivindicaciones permitidas en el campo médico

• Sustancia/composición X (nueva sustancia/composición)• Sustancia/composición X para uso como medicamento (primera

indicación terapéutica)• Sustancia composición para curar la enfermedad Y (segunda

indicación terapéutica (EPC 2000)• Uso de la sustancia/composición para la preparación de un

medicamento para el tratamiento de la enfermedad Y (segunda indicación terapéutica, estilo “swiss type claim”)

• Procedimiento para la preparación de un medicamento


Reivindicaciones permitidas en el campo médico cont.

• Combinación (“kit of parts”):

– Preparación combinada de X e Y para uso simultáneo, separado o secuencial en terapia (primera indicación médica)

– Uso de las sustancias X e Y para la preparación de un medicamento para el tratamiento de la enfermedad Z (segunda indicación terapéutica)


Reivindicaciones de producto

• Invenciones relacionadas con un producto se pueden definir en una reivindicación de varias maneras:– Producto químico definido por su fórmula química– Producto definido por su procedimiento de

obtención– Producto definido por parámetros

(excepcionalmente)


Reivindicaciones de producto (Markush)• Reivindicación única que define varias alternativas (químicas o no), siendo las

alternativas de naturaleza similar.• Compuestos químicos: las alternativas se considerarán de naturaleza similar

si cumplen los siguientes criterios:A) que todas las alternativas tengan en común una propiedad o actividad

determinada, yB1) que exista una estructura común, es decir, que todas las alternativas

compartan un elemento estructural importante, oB2) en los casos en los que la estructura común no pueda ser el criterio

unificador, que todas las alternativas pertenezcan a una clase de compuestos químicos reconocida en el sector al que pertenece la invención.

• Ejemplo:1. Compuesto de la fórmula adjunta, donde R1 es metilo o fenilo, X y Z se seleccionan del oxígeno (O) y del azufre (S).


Sales de principios activosPrimera patente principio activo:


Sales de principios activos conocidos: Besilato de amlodipina

• Patente de producto de amlodipina (EP 89.167)• 4 años después: Patente de producto de besilato de amlodipina

EP 244.944. La sal de adición que presenta numerosas ventajas (besilato de amlodipina) resulta que no es ninguna de las citadas en la patente anterior.

• En España se protegió el procedimiento de preparación (Procedimiento de analogía)– Procedimiento de salificación de un compuesto se encuentra

en los libros elementales de química

– Antecedente del besilato de sultamicilina.


Besilato de amlodipina


Besilato de amlodipina

• Reivindicación 1 patente ES 2.013.803:

“Un procedimiento para la preparación de la sal de besilato de amlodipina, caracterizado por las etapas de hacer reaccionar amlodipina base con una solución de ácido bencenosulfónico o su sal amónica en un disolvente inerte y recuperar la sal besilato de amlodipina”

En la EPO y UK si un producto es nuevo y tiene actividad inventiva, no sólo es patentable el compuesto per se sino también el procedimiento de preparación,incluso si los productos de partida son conocidos y el proceso por si mismo es conocido para obtener compuestos similares


Intermedios de reacción

• Con el término “intermedio” se intenta designar a los productos intermedios o de partida.

• Se considera que hay unidad de la invención cuando se cumplen las dos condiciones siguientes:

A) los productos intermedio y final tienen el mismo elemento estructuralesencial, en el sentido de que:

• las estructuras químicas básicas de los productos intermedio y final son las mismas, o

• las estructuras químicas de ambos productos están estrechamenteinterrelacionadas desde el punto de vista técnico, introduciendo, el intermedio, un elemento estructural esencial en el producto final, y

B) existe una interrelación técnica entre los productos intermedio y final, es decir, que el producto final se obtiene directamente del intermedio o bienestá separado de él por un pequeño número de intermedios quecomparten, todos ellos, el mismo elemento estructural esencial.



Esquema de síntesis: A → Y → B → X• Y es nuevo, pero el último paso de reacción es conocido:

– Reivindicar el producto Y per se– Reivindicar el proceso de obtención de Y (A → Y)– Intentar (a veces el examinador no dejará) reivindicar los

pasos adicionales hasta la obtención de X• Procedimiento A → Y• Procedimiento según reivindicación anterior

caracterizado porque adicionalmente se hace reaccionar Y para dar B y éste para dar X



N

NCl

N

NN

N

CH2OH H

NHN

N

N

N

N

O

N COOH

H3C CH3O

H3C

N

NN

HN

Losartán Irbesartán Candesartán Valsartán

NH

NN

N

N

N

COOH

O

CH3

Reivindicación intermedio común para todos los sartanes:

EP 291969


Reivindicaciones de producto definido por su procedimiento (PRODUCT-BY-PROCESS)

• Es un tipo de reivindicación es muy útil para proteger productos químicos de difícil caracterización, tales como los polímeros modificados que no responden a una unidad repetitiva conocida.


Estereoisómeros


Polimorfos de principios activos farmacéuticos


Formas sólidas• Invención definida por parámetros• En el campo farmacéutico, patentes relacionadas

con nuevas formas sólidas de sustancias conocidas pueden tener una gran importancia económica

• Cada vez es más común la aparición de patentes de nuevas formas sólidas de un principio activo

• Es importante proteger las formas propias para no quedarse fuera del mercado– Deben tener características adecuadas para su

formulación


Novedad: Descripción implícita y parámetros

• El requisito de novedad puede romperse por descripciones explícitas o implícitas

• En las descripciones implícitas, dado que no hay datos específicos (p. ej. Difractograma de RX, en el caso de formas cristalinas), es difícil evaluar el alcance de las divulgaciones existentes– No se da ningún parámetro– Se dan parámetros distintos (puntos de fusión)

• La carga de la prueba en el caso de descripciones implícitas, enprincipio, está en el lado del solicitante


Descripción implícita cont.

• Extractos de la memoria de la patente ES 2.167.587 :– "La patente de Estados Unidos número 5.273.995 que se

incorpora a la presente como referencia muestra el enantiómeroque tiene la forma R del ácido de ciclo abierto de trans-5-(4-fuorofenil)-2-(1-metiletil)-N,4-difenil-1-[(2-tetrahidro-4-hidroxi-6-oxo-2H-piran2-il)etil]-1H-pirrol-3-carboxamida, es decir, ácido [R-(R _ ,R _ )]-2-(4-fuorofenil)-β,δ-dihidroxi-5-(1-metiletil)-3-fenil-4-[(fenilamino)carbonil]-1H-pirrol-1-heptanoico."

– "Los procesos mencionados anteriormente en las patentes de Estados Unidos muestra una atorvastatina amorfa que posee unas características determinadas............“

• De acuerdo con esta declaración del solicitante la forma amorfa de este principio activo ya estaba descrita de forma intrínseca en la patente US 5.273.995


¿Actividad inventiva?Opinión OEP:


Defensa actividad inventiva:


Ejemplo de forma cristalina protegida con todos los picos del difractograma

• Cuando lo que interesa es obtener una protección efectiva sobre la forma que realmente se ha descubierto

• Será más fácil y rápido la obtención de una patente. Se controlará el gasto de tramitación (posiblemente se evitarán las discusiones con el examinador)

ES 2.159.346


Estrategias de protección de formas sólidas

Protección genérica

Protección especifica

a) Protección de una nueva forma cristalina

Protección en base a 2 valores de 2 θ

Protección en base a un único valor característico

Protección en base a todos los valores


Alcance de la protección

• Se intenta dar mayor protección indicando únicamente un par de picos del espectro de RX en lugar de todo el conjunto

• Puede ser una opción útil para una empresa descubridora, les interesa confundir y poder iniciar pleitos, aunque luego los pierda

• El ámbito de protección de la solicitud era mucho más amplio que el de la concesión final


Protección de cualquier forma cristalina de un API

EP 1.287.826 ( amlodipina base)


Protección de cualquier forma cristalina de un API cont.

• EP 737.186 (montelukast)18. Crystalline sodium 1-(((1(R)-(3-(2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl)-phenyl)-3-(2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl)propyl)thio)methyl)cyclo propaneacetate

• Estas reivindicaciones protegen cualquier forma cristalina del producto (no se especifica ninguna forma concreta, ningún espectro o dato experimental que pueda restringir la protección)• Cualquier preparación del producto protegido en cada una de ellas en forma cristalina supondría una infracción de las respectivas patentes


Composiciones farmacéuticas

• Combinación de dos o más principios activos• Sistemas de liberación• Formas galénicas • Presencia de algún excipiente o de una clase de

excipientes que proporciona alguna ventaja: estabilidad, mejora de la biodisponibilidad

• Tamaño de partícula del principio activo


Combinaciones de fármacos

• Novedad• Actividad inventiva: deben mostrar una propiedad

mejorada– Sinergia– Menores efectos secundarios, asumiendo que no

era predecible


Combinaciones de fármacos


Sistemas de liberación de fármacos

• Métodos de liberación de fármacos conocidos más efectivos

• La invención no radica en el principio activo sino en otros componentes que permiten que el fármaco se administre de una determinada manera

• Plataforma aplicable a gran variedad de fármacos


EP 967.214 A1 sildenafilintranasal

formulation

(1/2)


EP 967.214 A1 sildenafilintranasal

formulation

(2/2)

Nueva formulación, nueva sal (selección) y método (uso)


Librerías combinatorias• Método de drug discovery• Síntesis simultánea mediante una combinación de diferentes

productos de partida, etapas de reacción y reactivos para producir una librería

• Varias técnicas:– Fase sólida (síntesis gran cantidad de compuestos)– Grupo pequeño compuestos identificados

• Protección por patente– Librería de compuestos definida por el procedimiento por el

que se ha sintetizado– Compuestos individuales (aplicabilidad industrial puede ser

un problema)


Claiming and arrayed combinatorial libraryper se

"Claim 1. An array of 10,240 different compounds, each comprising the reaction product of an oxazolone, aldehyde and amine, with the oxazolonebeing one of the eight oxazolones of Table 1, the aldehyde being one of the thirty-two aldehydes of Table 2 and the amine being one of the forty amines of Table 3. US 5,962,736 (Arqule, Inc.)

Claiming the individual compounds in the library

"Claim 1: A single isoquinoline compound of the formula (I):.." US 5,874,443 (Trega Biosciences)

- All compounds must be chemically unknown for the general formula claim to have novelty.

- This claim may be considered non-patentable if most of the claimed compounds do not have industrial application (utility) per se.


Claiming the library per se, defined as a general formula

"Claim 10: An isoquinoline library of an approximately equimolar mixture of two or more compounds of the formula (I)..."

US 5,874,443 (Trega Biosciences)- It has novelty if none of the claimed combinations have been disclosed.

- It may be considered with industrial application (utility), because the library itself is commercialized as a tool for research (some successful examples should be included).

Patenting libraries as mixturesIn order to have novelty, one should be careful to claim a combinatorial library as a mixture of:- compounds that includes one or more novel compounds, or- known compounds that are not likely to have been described in association previously.


Métodos de tratamiento terapéutico en la OEP

CIV.4.8. According to Art. 53(c) EPC, Europeanpatnets are not to be granted in respect of methodsfor treatment of the human or animal body by surgeryor therapy and diagnostic methods practised on thehuman or animal body; this provision shall not applyto products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods. “Hence, Patents may, however, be obtained for surgical, therapeuticor diagnostic instruments or apparatus for use in such methods.... Patents may also be obtained fornew products, particularly substances orcompositions for use in these methods of treatmentor diagnosis,


Primera indicación terapéutica

• Patentes de la primera indicación terapéutica de un producto:– “Producto x como medicamento”

• Patente de producto limitada al sector farmacéutico• Esta figura ayuda al desarrollo de moléculas con

posible interés farmacológico pero que no se investigaban al no poderse patentar como productos


Reivindicaciones de segunda indicación terapéutica

• Patentes de uso o utilización: Protegen la nueva utilización de un producto ya conocido– Nueva indicación terapéutica

• Suponen una protección fuerte• En España los usos de los productos químicos se pueden

proteger desde la entrada en vigor de la LP en 1986• La protección de los usos de los productos famacéuticos es

discutida entre la fecha antes indicada y el 7 de octubre de 1992 (disposición transitoria primera de la LP)

• De acuerdo con la última sentencia de la Audiencia provincial de Barcelona, Sec 15ª de 17.01.08 (olanzapina) el ADPIC es aplicable directamente a los particulares y en principio las reivindicaciones de uso serían válidas.


Reivindicaciones de segunda indicación terapéutica

• Use of a substance or composition X for the manufacture of a medicament for therapeutic application Z “Swiss type claim”

• Method for manufacturing a medicament intended fortherapeutic application Z, characterised in that the substance X is used


Primera y segunda indicación terapéutica

EP 1.287.826 ( amlodipinabase)

Reivindicación de primera indicación terapeútica

Reivindicación de segunda indicación terapeútica


Ejemplo de principio activo farmacéutico con dos indicaciones.

Dosis distintas: Proscar 5 mg; Propecia 1mg


EPC 2000

• Permite la protección de producto relacionado con el propósito (“purpose related product protection”) para cada nuevo uso de una sustancia o composición ya conocida como medicamento– Compound for use as antihipertensive (segundo uso

médico)

• La protección es equivalente, en lo que se refiere a segundo uso médico a la que ofrecen las llamadas “swiss type claims”

• Ambos formatos “compound for use as…” y swiss type claims” se permiten tanto para un primer uso como para cualquier uso posterior


Algunos nuevos usos terapéuticos válidamente patentables en la OEP

Nuevo/a...• indicación

• forma galénica. Ej: T 51/93; Subcutaneous administration ofhuman chorionic gonadotrophin/Serono); "A different mode ofadministration for a pharmaceutical can render a medical use claim novel".

• población de pacientes. Ej. T 19/86; Pigs II/Duphar; "2.Thetherapeutic application of a vaccine, which is known fortreatment of a particular class of animal (here sero-negativepigs), to a new and different class of the same animal (heresero-positive pigs), is a second medical use". T 893/90 Controlling bleeding (Queen's University). cont.


Algunos nuevos usos terapéuticos válidamente patentables en la OEP

Nuevo/a...• efecto funcional. Ej. T 290/86; Cleaning plaque/ICI; "3. When a prior document and a claimed invention are both

concerned with a similar treatment of the human body for thesame therapeutic purpose (here: prevention of tooth decay), theclaimed invention represents a further medical indication ... if itis based upon a different technical effect which is both new andinventive over the disclosure of the prior document (here: use ofcompositions including lanthanum salts to reduce the solubilityof tooth enamel cf. use of such compositions to improve theremoval of plaque from teeth).

• ¿régimen de tratamiento?


Ocupación selectiva de un receptor específico

• La ocupación selectiva de un receptor específico por una sustancia determinada no se puede considerar en sí misma una aplicación terapéutica

• El descubrimiento de que una sustancia selectivamente se une a un receptor, aunque represente una pieza importante del conocimiento científico, todavía necesita encontrar una aplicación en forma de un tratamiento real definido de una condición patológica con el objeto de hacer una contribución a la técnica y ser considerado una invención.


Reivindicaciones de procedimiento

• Únicas reivindicaciones que se permitían en el sector químico hasta la entrada en vigor de la LP en 1986

• Es la reivindicación más débil de todas las existentes– Posibilidad de procedimientos alternativos– Dificultad de probar la infracción

• Precisan de unos productos de partida, unos productos finales y de medios de actuación


Protección de un procedimiento de obtención

• Siempre que el requisito de novedad y actividad inventiva lo permitan:– La reivindicación principal debería contener únicamente el

último paso de reacción– Es mejor indicar únicamente los productos de partida y el

producto final, con unos medios de actuación mínimos o nulos

– Hacer reivindicaciones dependientes protegiendo las diferentes condiciones de reacción, pasos previos, especificando los productos que intervienen (concretando a partir de las fórmulas de Markush)


Procedimiento en varias etapas

A B C D

E

F

G


Ejemplo de procedimiento de obtención de un API en varias etapas

O

NNH

N

OR2

R1O

N

O

NH2

O

NNH2

O

O

N

O

N NCH2O + HNR1R2+ R2

R1

(II)

H

(I)

S-(II)S-(I)


(I) (II) S-(II) S-(I)


Ejemplo de protección poco efectivaSolicitud de patente WO 02/59087:


• La reivindicación de procedimiento es tan detallada que aún expresamente es difícil infringirla• Se realizan hasta 10 operaciones distintas todas ellas incluidas en la misma reivindicación


Alcance de la protección de la patente española ES 2.063.734

N

NCl

OH

N

NHN

N


La protección que confiere esta patente prácticamente abarca cualquier procedimiento de obtención en que se una el bifenilocon el imidazol para dar lugar al producto final.


El ámbito de protección de esta reivindicación comprende que launión bifenilo-imidazol se haga:a) al final de la síntesis

NH

NCl N

NHN

N N

NCl

OH

N

NHN

N+X

CHO

N

NCl

OH N

NCl

OH

N

NHN

N

CN

b) en una etapa intermedia. Después se acoplan o desprotegen los otros grupos funcionales


Alcance de la protección de la patente española ES 2.182.349


Producto directamente obtenido por un procedimiento patentado

• Artículo 61.1 LP: “Cuando se introduzca en España un producto con relación al cual exista una patente de procedimiento para lafabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá con respecto al producto introducido los mismos derechos que la presente Ley le concede en relación con los productos fabricados en España”

• La importación de productos obtenidos por procedimientos que pasen a través de pasos intermedios protegidos en España no suponen una infracción de patente en España.

• La protección del intermedio per se no se extiende tampoco al producto


Instrumentos jurídicos para conseguir exclusividad en el mercado farmacéutico

• Para la empresa innovadora la exclusividad de mercado es fundamental para recuperar la inversión en I+D (de lo comercializado y de lo fracasado), así como para dar beneficios

• Principales instrumentos jurídicos:– Patentes:

• Protegen una invención • Derecho de exclusión. • Cuando caducan o no resultan eficaces propician los genéricos-no-

impedidos por patente– Extensión de la protección de patente: CCPs, “patent term restoration…– Protección de datos de registro:

• Protegen los datos relativos a la prueba de la calidad, eficacia y seguridad de una invención (protección de datos)

• Derecho a la no divulgación• Cuando finaliza el período de exclusividad se propicia los genéricos no

impedidos por registro– Estatus de medicamento huérfano– Exclusividad pediátrica


Administración Sanitaria

Sistema de patentes (su eficacia depende del tipo de protección: producto-uso-proced.)

Mercado de la empresa inventora (me-toos, PAscompetidores)

Empresa que inventa un principio activo (PA) de gran éxito comercial

Empresa que lanza EFG (competencia interior)

Exportador paralelo que usa la bajada del precio del PA del inventor, que sigue a la EFG (competencia en el extranjero)

(1) patenta

(2) somete información

(3) autoriza(fecha referencia)

(5a) autoriza tras ≅ 10 años (domina en ES)

(4) lanza el PA en la UE

(5b) impide hasta ≅ 15 años(patente + CCP)

Farmacovigilancia


Industria de genéricos

• La actividad de la industria de genéricos se promueve por el sistema de patentes

• Es lícito y deseable explotar una invención cuando su patente ha caducado o cuando no existe la proteccióna adecuada de la invención

• El “copiar” un producto cuando su patente ha caducado o no existe, no debería tener una connotación negativa, pues es una parte importante del desarrollo del sistema de patentes


Especialidades de simvastatina en España y sus precios(PVP en EUR de 28 comprimidos -normales o recubiertos- de 20 mg)

1997 2006Zocor (MSD) 35,53 Zocor (MSD) 14,21

Colemin (Biohorm) 35,26 Colemin (Biohorm) 14,21

Pantok (Lacer) 35,11 Pantok (Lacer) 14,21

INVENTOR + 2 LICENCIATARIOS 4 espec. con marca 14,21

15 EFGs 9,44 - 9,77

4 EFGs 10,72 - 11,69

13 EFGs 12,07 - 13,19

LAS 32 EFGs SE VENDEN A UN PRECIO ENTRE 1/3 Y 1/4 DEL ORIGINAL

LA INTRODUCCIÓN DE LAS EFGs HA HECHO QUE EL INVENTOR, LOS LICENCIATARIOS Y LAS ESPECS. CON MARCA SE VENDAN A MENOS DE LA MITAD DEL PRECIO ORIGINAL (no se ha corregido por el IPC)


Medicamentos genéricos

• En el mercado español había una gran confusión sobre los productos genéricos debido a la posibilidad de copias (legales) antes de que acabaran las primeras patentes de los productos

–Productos con marcas: Insup, Dabonal...–Productos con denominación genérica: Enalapril Ratiopharm

–- Genérico respecto a la patente de producto–- Genérico respecto al registro


Lilly-Icos han comercializado en exclusiva (bajo la marca Cialis®) un nuevo inhibidor selectivo de la PDE-v denominado tadalafilo para el tratamiento de la disfunción eréctil.

Ejemplo de principio activo patentado perse en España


Primera patente en España sobre tadalafilo (1/2)

la patente de producto caduca el 19.01.2015 (a los 20 años de la fecha de presentación)


tadalafilo

Me

O

N

N

NH

O

O

O

H

R

R

Primera patente en España sobre tadalafilo(2/2)

Se debe patentar el uso -y todo lo posible- y de todas las formas posibles


CCP de tadalafilo en España

fecha límite del CCP: 15 añosdespués de la primera autorización en la UE

la patente de producto caduca el 19.01.2015, a los 20 años

En España y los demás países de

la UE, es previsible que los

primeros "genéricos respecto a

patente“ de tadalafilo

aparezcan después de 12-11-2017, cuando

haya caducado el CCP de la patente

de producto


EP 463.756 B1 (1/4): de la primera familia de patentes de Pfizer sobre sildenafilo


EP 463.756 B1 (2/4): de la primera familia de patentes de Pfizer sobre sildenafilo

sildenafil


producto químico intermedio (no farmacéutico)

reivindicación de segundo uso terapéutico a la suiza

reivindicación al estilo primer uso terapéutico

EP 463.756 B1 (3/4): reivs. de la primera familia de patentes de Pfizer sobre sildenafilo


EP 463.756 B1 (4/4): reivs. de la primera familia de patentes de Pfizer sobre sildenafilo

¡Hasta el 8.10.1992 ESPAÑA Y GRECIA FUERON DIFERENTES!

producto químico intermedio

(no farmacéutico)


EP 702.555 B1 (1/2): de la segunda familia de patentes de Pfizer sobre sildenafilo


EP 702.555 B1: de la segunda familia de patentes de Pfizersobre sildenafilo

profético (sin pruebas)

¡intolerable! (equivale a proteger el mecanismo de acción)


"Viagra use patent invalid, court rules"Pfizer's patent on the use of phosphodiesterase-5 (PDE(V)) inhibitors fortreatment of male erectile dysfunction (MED) is invalid, the UK Court ofAppeal ruled at the end of January. The Court was considering anappeal by Pfizer against a High Court judgement in November 2000 thatthe patent was invalid on the grounds of obviousness.

Pfizer originally sought patent protection for a number of PDE(V) inhibitors, including sildenafil citrate (Viagra), in 1991, but its patentapplication referred only to their potential in the treatment ofcardiovascular disorders, and made no mention of erectile dysfunction. The patent relating to the use of PDE(V) inhibitors in the treatment ofMED was not filed until June 1994.

However, in 1992 and 1993 a number of scientific publications appeareddetailing studies of the role of nitric oxide in the relaxation of the smoothmuscle of the penis. Such relaxation enables blood to fill the tissues, thereby causing an erection...


In its judgement, the Appeal Court said that several facts were known atthe time the Viagra patent was filed. Not only had the structure of Viagraand its inhibitory effect on cGMP PDE(V) been elucidated, but it was alsoknown that cGMP PDE(V) broke down the cGMP that contributed to anerection. It had also been suggested by this time that cGMP PDE(V) inhibitors might be useful in the treatment of impotence.

The Court considered that the difference between the content of thesearticles and the concept of claim 1 was obvious. In other words, anyonereading the articles would have realised that PDE(V) inhibitors were likelyto be effective in the treatment of MED. "There was nothing inventive in trying them out for that purpose," it said.

However, the Court said that there was every reason to expect a goodresult in the treatment of MED by using cGMP PDE(V) selective inhibitors. The Court also rejected Pfizer's assertion that it discovered the potential ofsildenafil in the treatment of MED through the observation of unwantederections in patients taking part in trials of the drug's cardiovascular properties. In effect, it said the fact that the erections came as a surprise toPfizer did not necessarily imply invention.

ERA-News (5.02.2002), No. 120, p18.


¿Se venderá pronto en España sildenafilo distinto de VIAGRA® ?


CCP de sildenafiloen España, extendiendo la protección relativa al mismo en la patenteES 2.071.919 hastael 14.09.2013

(BOPI 1.03.2002)


En muchos países sudamericanos no son patentables los nuevos usos farmacéuticos


Pacto Andino:Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.


OPPOSITION PROCEDURE

Status de la patente europea EP 702.555 B1 sobre uso del sildenafilo para el tratamiento de la impotencia


Autorización de un fármaco

• 200 - 500 millones de dólares• 10 - 12 años de promedio desde las primeras solicitudes de

patente• Discriminación frente a otros sectores:

– Precisa más inversión– Sólo dispone de un promedio de 8 - 10 años de exclusiva

para amortizar los gastos• Justificación de la extensión de las patentes farmacéuticas


Extensiones de patentes

• US (1984) - Ley de Waxman - Hatch• JP (1988)• IT (1991) y FR (1990) Leyes nacionales• Europa (1993...) Certificado Complementario de Protección. ES

(1998)• AU (1995)• NZ...


CCP• Reglamento 1768/92 de la UE

– Ratificado por todos los países de la UE– Entró en vigor el 02.01.93– Reserva hasta 1998 hecha por España, Grecia y Portugal– En realidad aplicable a los productos autorizados a partir de julio

de 1997 (6 meses para pedir el CCP)• Adoptado también por Islandia, Noruega y Suiza• La publicación del reglamento europeo (02.07.92) dejó sin efectos las

leyes nacionales (CCP francés, CCP italiano)• Duración del CCP: El menor de los siguientes dos plazos:

– 5 años desde la fecha de caducidad de la patente– 15 años desde la primera autorización comercial en un país de la

UE• Para los nuevos productos, las patentes y sus posibles extensiones

expirarán probablemente al mismo tiempo en todos los países de la UE (aparición simultánea de genéricos)


CCP• Solicitud y título nacional• Presentada en los seis meses siguientes a la primera

autorización del producto en el país• El producto debe estar protegido por una patente “básica”

en vigor en el país– Patente de producto– Patente de uso– Patente de preparación

• La patente la elige el solicitante• Alcance de la protección:

– El CCP extiende la protección de la patente elegida, pero limitándose al producto farmacéutico

– Una patente puede tener más de un CCP (más de un principio activo) pero un producto, en principio, no puede tener más de un CCP


Ensayos para la autorización y excepción de uso experimental

• Estados Unidos, Japón, no los consideran infracción de patente• En Israel no hay infracción si es para el propio país o para un

país que los permita• En Australia si están permitidos durante las extensiones, pero

no durante la vida normal de la patente• En Canadá no supone infracción• Situación en Europa

– En el Reino Unido y Países Bajos había infracción– En el resto la situación era confusa– Directiva 2004/27/CE


Directiva 2004/27/CE• Disposición tipo Bolar

– Los estudios clínicos y otros requisitos prácticos para conseguir las autorizaciones sanitarias no suponen infracción de patentes

• Exclusividad de datos: 8 + 2 + 1– Se puede hacer el registro a partir del año 8 de la primera

autorización, pero no se puede salir hasta los 10– Se extiende a 11 si en el periodo previo el titular de la

autorización ha conseguido la aprobación de una nueva indicación del producto con suficiente interés


Transposición de la Disposición Tipo Bolar en el Derecho español

• Disposición Final Segunda de la Ley 29/2006 previendo la modificación del artículo 52.1(b) LP:

•Introducción de la cláusula con “fines aclaratorios”: los ensayos clínicos para la obtención de una autorización comercial se identifican “en particular” dentro de la categoría general de actos realizados con fines experimentales.• RD1345/2007 completa la transposición de la directiva


RESERVAS DE PATENTABILIDAD CONTEMPLADAS EN EL C.P.E.Artículo 167. Reservas1. Cualquier Estado contratante, en el momento de la firma ... , solamente podrá hacer las reservas previstas en el párrafo 2 [no a productos microbiológicos como se hizo en la Disp. Trans. LP]2. Cualquier Estado contratante podrá reservarse la facultad de prever:a) Que las patentes europeas, en la medida en que confieran protección a productos químicos, farmacéuticos o alimenticios como tales, no surtirán efecto o podrán ser anuladas conforme a las disposiciones en vigor para las patentes nacionales; esta reserva no afectará a la protección conferida por la patente en la medida en que se refiera a un procedimiento de fabricación o de utilización de un producto químico o a un procedimiento de fabricación de un producto farmacéutico o alimentario [¿y a las reivindicaciones de uso terapéutico, no contempladas cuando se redactó el CPE?].5. Cualquier reserva formulada en virtud de los apartados a), b) ó c) del párrafo 2 se extenderá a las patentes europeas concedidas en base a solicitudes de patentes europeas presentadas durante el período en el transcurso del cual la reserva produce sus efectos [¿aunque reivindiquen una prioridad anterior a 7.10.1992?]. Los efectos de esta reserva subsistirán durante toda la duración de esas patentes.


RESERVAS DE PATENTABILIDAD: ELECCIÓN DE ESPAÑA RESPECTO A LAS POSIBILIDADES CONTEMPLADAS EN

EL CONVENIO DE LA PATENTE EUROPEA

Protocolo 8 del Tratado de Adhesión a la CEE (1.01.1986)3. El Reino de España se adherirá al CPE... para poder invocar, sólo para los productos químicos y farmacéuticos, las disposiciones del Art. 167.

RD 2424/1986 de aplicación del CPE a España (27.11.1986)

DISPOSICION TRANSITORIA: En virtud de la reserva temporal hecha en el momento del depósito del Instrumento de Adhesión de España alConvenio de Munich sobre la concesión de patente europea de 5 deoctubre de 1973, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 167, apartado 2, del Convenio, las patentes europeas que designen a España no producirán ningún efecto [en lugar de poder ser anuladas] en España en la medida en que confieran protección a productos químicos y farmacéuticos [no a los alimentarios] y mientras dicha reserva esté en vigor.


Acuerdo ADPIC• Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)• Entrada en vigor del Acuerdo 24.01.1995/01.01.2006 (en discusión)• Artículo 70 ADPIC. Protección de la materia existente

1. El presente acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate

2. Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos por el presente acuerdo…

7. En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente Acuerdo. Tales reivindicaciones no incluirán materia nueva

.


olanzapina


Sentencia de la Audiencia provincial de Barcelona (APB) , Sec 15ª de 17.01.2008

• El ADPIC es aplicable directamente por los particulares, y hace que :– Cualquier reivindicación de producto –o de producto

disfrazado, como las de procedimiento de obtención de simple mezcla- sean válidas, independientemente de las fechas de solicitud o de concesión de la patente

– En principio, la misma situación aplica a las reivindicaciones de uso

Desaparecen los efectos de las reservas de no patentabilidad de estos dos tipos de reivindicaciones


Incertidumbres ante la posible aplicación del ADPIC

• ¿Qué ocurrirá con las siguientes patentes?– Validaciones españolas con reivindicaciones sólo

de procedimiento, debido a la presencia de un juego específico de reivindicaciones en la patente europea

– Patentes españolas de la vieja ley que todavía estén en vigor o lo estén los correspondientes CCPs


Incertidumbres ante la posible aplicación del ADPIC

• Sentencia primera instancia de losartán (Madrid)– Interpretación amplia del ADPIC usando el

artículo 70.2, concluye que cualquier materia reivindicada en la patente europea inicial puede ser protegida en Españai.e. el ADPIC puede aplicarse a cualquier patente, incluso sin contener reivindicaciones de producto

• La incertidumbre perdurará al menos hasta que se conozca la decisión sobre el losartán de la Audiencia Provincial de Madrid


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Qué se puede patentar en química y farmacia - ub.edu · Diapositiva gentileza de Pharmamar ¡que...

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