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JULIO 2012

CRITERIOS PARA LA ADECUADA REDACCIÓN DE

MEMORIA Y REIVINDICACIONES

AMAYA EZCURRA

Jefe de Servicio de Técnicas Industriales

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Fracaso?

Éxito?

Defensa

Comercialización

Concesión y publicación de la patente

Procedimiento de la solicitud de patente

Redacción y presentación de la solicitud de patente

Cristalizar la idea en una invención

Encontrar una solución a un problema técnico

Hay que tener en cuenta que REDACTAR una patente

es uno de los pasos dentro de la ESTRATEGIA

COMERCIAL A veces las solicitudes de patentes son una estrategia para cerrar el

mercado.

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Puntos importantes a tener en cuenta para la

redacción de una solicitud de patente

1) Entender la invención

2) Encontrar la esencia de la invención

3) Encontrar la realización o realizaciones

preferentes

4) Encontrar las palabras, terminología y frases

adecuadas para describir la invención

5) Tener imaginación: ¿cómo podrían los

competidores evitar la invención reivindicada

y tomar ventaja de su divulgación (prever el

futuro)?

O

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Dirección única

1)No se puede ampliar la descripción y las

reivindicaciones después de presentada la

solicitud

2)No se tiene una segunda oportunidad salvo

para simples aclaraciones o para limitar el

contenido de las reivindicaciones

3)No se puede conseguir protección para lo

que no ha sido descrito convenientemente

4)No se puede ampliar el contenido de las

reivindicaciones una vez concedida la

patente.

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PRINCIPIO BÁSICO DEL SISTEMA DE PATENTES

PROTECCIÓN a cambio de DIVULGACIÓN

REIVINDICACIONES:

Se define el alcance de la protección que

confiere la patente, es decir, se define

el alcance de lo que se recibe a cambio

de la divulgación

“La extensión de la protección conferida por la

patente o por la solicitud de patente se determina por

el contenido de las reivindicaciones. La descripción y

los dibujos sirven, sin embargo, para la

interpretación de las reivindicaciones.”

DESCRIPCIÓN:

se describe la invención

para que otros la puedan

utilizar, es decir, se da a

conocer la invención

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10 pasos a seguir para redactar una solicitud de

patente

1) Descubrir la invención

2) Generalizar la invención

3) Dibujar una o varias figuras que representen la invención

4) Organizar las figuras en una secuencia

5) Decidir la terminología para describir la invención

6) Redactar las reivindicaciones

7) Redactar la descripción detallada (referencias

numéricas)

8) Insertar las referencias numéricas en las reivindicaciones

9) Escribir la parte introductoria de la descripción

10) Escribir el resumen, utilizando las referencias numéricas

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Paso 1º : Descubrir la invención

Identificar en qué consiste la invención

Ver si se trata de una invención nueva

Identificar las diferencias entre la invención y el estado

de la técnica mas cercano

Identificar cuál es la diferencia específica que tiene el

efecto técnico mas relevante (mas significativo, de mayor

peso, mas inesperado…)

Identificar la nueva característica o combinación de

características que proveen la “esencia” de la invención

(el requerimiento de actividad inventiva)

Identificar el problema que soluciona la invención.

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Paso 2º : Generalizar la invención

Una vez descubierta la característica específica o

combinación de características importantes para la

invención, todavía no estamos preparados para redactar

la reivindicación principal

Se necesita generalizar las características importantes

y cristalizar lo que se cree que es la idea general que

subyace de la invención

Esto se puede hacer una vez redactada una

reivindicación principal de cobertura estrecha y se debe

revisar (varias veces)

Es importante generalizar el concepto de la invención

concentrándose en las características esenciales,

utilizando conceptos técnicos amplios, lenguaje amplio y

evitando limitaciones innecesarias

O

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9

Pasos 3º y 4º : Figuras

Se requieren figuras cuando son necesarias para

entender la invención

Para facilitar la redacción de la patente, es bueno

tener un conjunto de figuras ordenadas de manera lógica,

que van desde vistas generales, pasando por figuras

intermedias, hasta aquellas figuras que muestran los

detalles de la invención

Los diagramas y hojas de flujo se consideran figuras

O

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Paso 5º : Decidir la terminología para

describir la invención

Al redactar la descripción puede ser de ayuda tener un

conjunto de figuras para manejar, que se han etiquetado

con los nombres de las partes mostradas en las figuras.

Se puede escribir al lado de cada elemento mostrado

en las figuras cómo se denominan estos elementos por

un especialista y cómo podrían denominarse en términos

generales (p. ej. en lugar de cable de cobre puede

hablarse de conductor eléctrico)

Es recomendable utilizar diccionarios y/o documentos

de patente publicados

Se debe tener cuidado al utilizar términos absolutos de

cualquier tipo: si una solicitud de patente utiliza palabras

tipo “tiene que” o “siempre”, estas palabras expresan una

situación muy precisa y concisa en caso de litigio

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Paso 6º : Reivindicaciones

La reivindicación o reivindicaciones definen la materia que se

desea proteger

Deben ser claras y concisas

Deben fundarse en la descripción

Las reivindicaciones deben definir la invención mediante

características técnicas. Las características técnicas pueden

ser estructurales o funcionales

Se deben evitar definiciones no técnicas: ventajas económicas, características

estéticas, declaraciones legales, declaraciones de valor, declaraciones de

origen, términos inventados

O

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Reivindicaciones

La solicitud de patente debe contener una o más reivindicaciones

numeradas correlativamente, cuya redacción debe estar en función

de las características técnicas de la invención.

la reivindicación esencial puede ir seguida de una o varias

reivindicaciones dependientes, haciendo éstas referencia a la

reivindicación de la que dependen y precisando las características

adicionales que pretenden proteger.

De igual modo debe procederse cuando la reivindicación

esencial va seguida de una o varias reivindicaciones relativas a

modos particulares o de realización de la invención.

REIVINDICACIÓN INDEPENDIENTE: se entiende que debe definir

las características esenciales de la invención

REIVINDICACIONES DEPENDIENTES

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Reivindicaciones

“Invención” (realización preferida)

Estado de la técnica

Reivindicación independiente

Reivindicaciones dependientes

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Reivindicaciones

REIVINDICACIONES INDEPENDIENTES

Una misma solicitud puede comprender reivindicaciones independientes que

respondan a la unidad de invención, y en congruencia con lo expresado en el

título de la invención. Podrá incluirse en la solicitud (no es una lista taxativa):

a) Una reivindicación independiente para un producto, una reivindicación

independiente para un procedimiento concebido especialmente para la

fabricación de ese producto y una reivindicación para una utilización de ese

producto.

b) Una reivindicación independiente para un procedimiento y una reivindicación

independiente para un dispositivo o medio especialmente concebido para la

puesta en práctica de ese procedimiento.

c) Una reivindicación independiente para un producto, una reivindicación

independiente para un procedimiento concebido especialmente para la

fabricación de ese producto y una reivindicación independiente para un

dispositivo o un medio especialmente concebido para la puesta en práctica de

ese procedimiento.

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Reivindicaciones

REIVINDICACIONES INDEPENDIENTES

No obstante, se puede admitir más de una reivindicación

independiente de la misma categoría en determinados casos:

varios productos interrelacionados

diferentes aplicaciones de un producto o un aparato

soluciones alternativas a un problema concreto, que no

puedan ser cubiertas adecuadamente por una sola

reivindicación.

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Reivindicaciones

REIVINDICACIONES DEPENDIENTES

Se considera reivindicación dependiente a cualquier reivindicación que

incluya todas las características técnicas de otra reivindicación.

Lo anterior considerando que además pertenezcan a la misma

“categoría”, es decir, entidad física o actividad que la reivindicación de la

que dependen.

Ejemplo:

Invención: Dispositivo que comprende A+B+C

1.- Dispositivo que comprende A+B, caracterizado por que adicionalmente comprende C. (reiv.

independiente)

El Estado de la Técnica sería: Dispositivo que comprende A+B

2.- Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, que adicionalmente comprende D. (reiv.

dependiente)

Luego el dispositivo comprende A+B+C+D

3.- Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, con E en lugar de C.

CUIDADO! Se trata de una reivindicación independiente porque no tiene todas las

características técnicas de ninguna otra reivindicación.

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Reivindicaciones

REIVINDICACIONES DEPENDIENTES

Las reivindicaciones dependientes definen “realizaciones” más concretas dentro

de un ámbito más genérico definido en una reivindicación independiente.

Básicamente, cada reivindicación dependiente define algo más concreto dentro

del marco establecido por la reivindicación independiente de la que depende.

Sirven para establecer “fall-back positions”.

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DILEMA DE LA REDACCION DE Reivindicaciones

Reivindicaciones demasiado amplias (que engloban el estado

de la técnica anterior)

No se obtiene protección en absoluto ya que la

reivindicación no es NUEVA

Reivindicaciones de ámbito demasiado restringido

(terminología, características…)

Los competidores pueden utilizar la invención

Reivindicar en su justa medida

Es un arte y requiere de imaginación

Cada reivindicación debe ser una única frase y debe estar

claramente redactada

Cada reivindicación debe ser precisa y sin repeticiones

innecesarias

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DILEMA DE LA REDACCION DE Reivindicaciones

específico vs general

La descripción de un componente específico destruye la

novedad de una reivindicación general que incluye el

componente específico

documento que describe un cable de cobre

REIVINDICACION: cable de metal

DESTRUYE LA NOVEDAD

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DILEMA DE LA REDACCION DE Reivindicaciones

general vs específico

Una descripción general no destruye la NOVEDAD de

un componente específico

documento que describe un cable de metal y que en todas las

realizaciones el cable es de cobre

REIVINDICACION: cable de aluminio

NO DESTRUYE LA NOVEDAD

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DILEMA DE LA REDACCION DE Reivindicaciones

El derecho a la protección se da solo a lo reivindicado, no a

cualquier materia descrita en toda la solicitud. Por otra parte,

debe evitarse reivindicar lo que no esta soportado por la

descripción

Las reivindicaciones definen la frontera legal de protección y

forman un muro de protección alrededor de la invención

Recordar que la inclusión de las características de las

reivindicaciones dependientes puede utilizarse para resolver

una objeción por novedad o actividad inventiva de la

reivindicación independiente.

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La reivindicación se compone de tres partes:

a) PREAMBULO/ PARTE INTRODUCTORIA /ESTADO DE LA

TECNICA ANTERIOR

b) CUERPO PRINCIPAL O PARTE INVENTIVA DE LA

INVENCION (PARTE CARACTERIZADORA)

c) frase de enlace de las partes anteriores:

…caracterizado por que…

…que comprende…. (definición abierta)

…que consiste en…. (definición cerrada)

No se debe aplicar de forma estricta, ya que hay casos en los que esta

redacción no es aplicable o no es la más adecuada.

ESTRUTURA básica de las Reivindicaciones

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Básicamente, hay dos tipos de reivindicaciones:

Reivindicaciones que definen una ENTIDAD FÍSICA

•Aparato que comprende A+B+C.

• Dispositivo que comprende A+B+C.

• Sistema que comprende A+B+C.

• Compuesto/composición que comprende...

Reivindicaciones que definen una ACTIVIDAD

• Método que comprende los pasos A, B y C.

• Procedimiento que comprende…

• Uso de X para Y

CATEGORIAS de las Reivindicaciones

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¿Es mejor reivindicar LA ENTIDAD FISICA (el “aparato”) o LA

ACTIVIDAD (el “procedimiento”)?

…depende…

…pero lo mejor puede ser reivindicar ambos “aspectos”

de la invención.

- ESTO DA MAYORES POSIBILIDADES EN EL CASO DE

UN EVENTUAL LITIGIO

- TAMBIEN DA MAS POSIBILIDADES DE CONSEGUIR Y/O

DEFENDER UNA PATENTE

CATEGORIAS de las Reivindicaciones

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“…Deben ser claras…” - ¿por qué?

-- 1) porque el público tiene derecho a saber qué es lo

que está reivindicado/protegido (el “campo de minas”

debe estar bien señalizado); y

--2) porque si las reivindicaciones no son claras, es

imposible comparar lo reivindicado con el estado de la

técnica (y entonces, ¿cómo comprobamos que lo

reivindicado es nuevo e implica una actividad inventiva?)

--3) Además, es difícil (¿imposible?) traducir una

reivindicación que no es clara en caso de querer

externalizar la protección.

CLARIDAD de las Reivindicaciones

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que no esté bien definida la categoría de la reivindicación

falsas dependencias de reivindicaciones

términos ambiguos

contradicciones entre reivindicaciones y descripción

términos relativos, como p. ej. “pequeño”, “grueso”, “largo”…

cuidado con la utilización de términos como “aproximadamente” o “sustancialmente”

(en general se admiten, pero tiene que ser claro)

utilización de marcas (salvo en casos excepcionales)

definir la invención en términos del resultado que se desea obtener (no confundir

con características funcionales)

definir una invención en términos de sus “parámetros” (se permite sólo cuando no

hay otra forma de definir la invención)

reivindicaciones “product_by_process”

características negativas (“disclaimers”)

producto o aparato definido por su relación con elementos ajenos al objeto de la

invención

Otros criterios:

usar referencias numéricas a elementos de las figuras.

las reivindicaciones tienen que ser autosuficientes.

Posibles problemas de CLARIDAD de las Reivindicaciones

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Se debe analizar tanto en su conjunto como individualmente.

Repeticiones inadecuadas de palabras o la multiplicación

indebida de reivindicaciones de una forma trivial.

No deben admitirse reivindicaciones redundantes hasta tal punto

que no permitan el objeto de la invención. (Sin embargo, si las

reivindicaciones, aunque sean muchas, difieren unas de otras y no

hay dificultad en entender el ámbito de la protección, no se debe

señalar una objeción).

Si las reivindicaciones presentadas en la solicitud son idénticas o

son tan parecidas en su contenido que, a pesar de una ligera

diferencia en la redacción, cubren el mismo concepto, se debe

hacer la objeción de falta de concisión.

Una reivindicación aislada sólo se suspenderá por falta de

concisión si contiene declaraciones extensas o detalles poco

importantes que causan la indefinición del objeto de la invención

reivindicada.

CONCISION de las Reivindicaciones

O

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Esto significa que debe haber una base en la descripción

para el objeto de cada reivindicación y que el ámbito de

protección de las reivindicaciones no debe ser más amplio de

lo justificado por la extensión de la descripción y los dibujos.

A veces puede confundirse la “falta de soporte” en la

descripción con la “insuficiencia descriptiva”

Hay que tener en cuenta que el monopolio que otorga la

patente tiene que estar justificado con la contribución técnica

al estado de la técnica.

SOPORTE de las Reivindicaciones en la

Descripción

O

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Reivindicaciones

En resumen:

Deben ser el primer documento de la solicitud en

redactarse, concibiendo primeramente lo que se tiene

como realización y reemplazando los términos limitativos

por otros más amplios, dentro de límites objetivos.

A partir de ellas se desarrollará posteriormente la

descripción.

Tras la redacción de la descripción, deben ser objeto

nuevamente de revisión/modificación.

O

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Paso 7º: Redactar la descripción detallada

Divulgar y explicar la invención

Dar soporte a las reivindicaciones

Proporcionar las base para interpretar las

reivindicaciones

Proporcionar un contexto para interpretar las

reivindicaciones

Proporcionar la base para futuras modificaciones de

las reivindicaciones (durante el procedimiento o la

litigación)

O

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La descripción estará redactada en la forma más concisa y clara posible,

sin repeticiones inútiles y en congruencia con las reivindicaciones.

Tres elementos a tener en cuenta:

Estructura de la descripción

Suficiencia descriptiva

CUIDADO: muy difícil de solucionar !!! Es motivo de nulidad

“La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera

suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia

pueda ejecutarla.”

Normas generales relativas a la presentación de los documentos de la

solicitud

(según las leyes nacionales, regionales o del PCT)

Memoria descriptiva

O

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EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 1/2

Para soportar las reivindicaciones independientes, es preferible usar

afirmaciones del tipo:

“ De acuerdo con uno de los aspectos de la presente invención, se presenta un

aparato…”.

Los procedimientos o usos, deben presentarse como otros aspectos o

realizaciones de la invención. En principio, si se reivindica un producto nuevo,

deben mencionarse y reivindicarse su método de preparación y los aparatos para

la realización de dicho método.

Una buena práctica es copiar el texto de las reivindicaciones (independientes

y dependientes) y retocarlas un poco para que quede una redacción más natural.

De esta forma no se olvidará mencionar explícitamente la materia de todas y cada

una de las reivindicaciones. (En la práctica las reivindicaciones se redactan antes

de la descripción, pero después de haber comprendido la contribución de la

invención y haber redactado la parte del estado de la técnica anterior).

Conviene introducir los elementos de manera muy amplia, generalizando

(“disolvente, preferiblemente acetona”…) o mediante una definición funcional del

tipo “medios para” conseguir el efecto deseado (“medios de sujeción, como por

ejemplo un tornillo”…).

Memoria descriptiva

O

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EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 2/2

Si se dice que una característica técnica o un elemento es “esencial” o que “tiene

que” tener una propiedad específica, este elemento o propiedad deberá incluirse en

las reivindicaciones independientes.

En caso de presentar varias alternativas, es importante mencionar las

diferencias y separar claramente las características y comportamiento de las

alternativas, incluyéndolas en reivindicaciones separadas. Hay que estar preparado

por si hay que restringirse a alguna de ellas (con “posiciones de retroceso” o “fall-

back positions”).

Es conveniente introducir afirmaciones de ventaja atribuida a los elementos de

la invención, ya que pueden ser muy útiles para alegar la presencia de actividad

inventiva. Cada ventaja debe corresponderse con alguna deficiencia del estado de

la técnica.

Cuando se dan rangos o fórmulas generales (tipo Markush), es importante

asegurarse de que el rango/fórmula más amplio cubre todos los valores posibles

en los que la invención funcionaría, o podría funcionar.

Memoria descriptiva

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BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS La descripción es mínima, simplemente diciendo la naturaleza del dibujo, no

explicando su contenido.

DIBUJOS Al menos una de las figuras ha de ilustrar la invención claramente y de

forma separada, para que pueda ser usada en caso de litigio.

Si una figura representa estado de la técnica anterior, debe indicarse claramente

en la propia figura (no sólo en el texto).

En invenciones electrónicas complejas pueden usarse diagrama de bloques

(block diagramas) para agrupar circuitos.

En invenciones químicas o informáticas se usan mucho diagramas de flujo (flow

charts).

En mecánica la calidad de los dibujos es esencial. Cada elemento

reivindicado debe estar separado en un dibujo.

Es conveniente combinar distintas vistas: en perspectiva, en proyección

(frontal, lateral,…), en sección, de despieces, etc.

A veces conviene incluir dibujos sobre cómo se usa la invención (con perfiles

de personas humanas usándolo).

En las figuras y gráficas debe haber las mínimas palabras posibles (idealmente

ninguna) usando símbolos para magnitudes y unidades.

Es recomendable utilizar referencias a elementos mencionados en la descripción.

Memoria descriptiva

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EJEMPLOS O EXPOSICIONES DETALLADAS DE MODOS DE

REALIZACIÓN

Esta parte de la memoria pretende describir una o más realizaciones particulares de

cómo llevar a cabo la materia reivindicada. En esta sección no se deben incluir

definiciones de la invención, ni afirmaciones de los problemas o ventajas respecto al

estado de la técnica.

No referirse nunca a la “invención”, sólo a “una realización de la invención”, en

conexión con cualquier característica técnica específica descrita en esta sección.

Aquí la descripción es específica, de lo que se ha hecho, sin generalizar a medios

equivalentes (p. ej. describir algo unido con un “tornillo”, en lugar de con “medios de

sujeción”).

Los experimentos suelen redactarse en pasado (“el producto X fue preparado de tal

manera…y presentó tal actividad…”).

Es la parte que, en general, se supone reproducible por un experto en la

materia.

Memoria descriptiva

O

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Paso 8º: Insertar las referencias numéricas en las

reivindicaciones

Cuando la descripción detallada de la invención está

redactada, lleva poco tiempo insertar las referencias

numéricas en las reivindicaciones anteriormente

redactadas, y sin embargo, aporta claridad a las mismas

El listado de piezas realizado durante la redacción de la

descripción puede ayudar a evitar errores y omisiones

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Paso 9º: Escribir la parte introductoria de la

descripción

Establecer el título de la descripción.

Especificar el campo técnico al que se aplica la invención

Indicar el estado de la técnica de la invención que, siendo

conocido por el solicitante, puede ser útil para facilitar el

entendimiento, la búsqueda y el examen de la invención.

Preferiblemente se debe citar documentos de patente.

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TÍTULO DE LA INVENCIÓN

Título de la invención, en el que , sin denominaciones de

fantasía y de la manera más clara y concisa posible, aparezca

la designación técnica de la invención que deberá ser

congruente con las reivindicaciones

El título no debe ser demasiado general.

Suele ser suficiente que incluya, aunque no necesariamente de

forma literal, algunas palabras del preámbulo de la/s

reivindicación/es independiente/s.

Conviene que incluya los distintos aspectos de la invención,

p.ej.: “Método y aparato para fabricar zapatos”.

Puede cambiarse durante la tramitación.

Parte introductoria de la descripción

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CAMPO DE LA TÉCNICA

Una frase introductoria general que identifica la tecnología en la que se enmarca

la invención. No debe definir “la invención”. Puede referirse en general a la/s

primera/s frase/s de la/s reivindicación/es independiente/s (incluyendo p. ej.

métodos y dispositivos).

Su ámbito ha de ser, como mínimo, tan amplio como el de la reivindicación más

amplia.

Ejemplo: La presente invención se refiere a altavoces y aparatos de reproducción

de sonido que se regulan de acuerdo a la fuerza y/o frecuencia del sonido

reproducido.

Parte introductoria de la descripción

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ESTADO DE LA TÉCNICA ANTERIOR

La indicación del estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad,

conocido por el solicitante y que pueda ser útil para la comprensión de la invención

y para la elaboración del informe sobre el estado de la técnica, citando, en la medida de

lo posible, los documentos que sirvan para reflejar el estado de la técnica anterior.

Preferiblemente documentos de patentes. No se debe citar documentos no publicados.

Contribuye a definir el conocimiento del experto en la materia a efectos de actividad

inventiva, permitiendo incorporar por referencia lo descrito en otras solicitudes de patente

(ayudando a la suficiencia de la descripción)

Permite presentar las deficiencias o limitaciones del estado de la técnica, cuya superación

contribuirá a justificar la presencia de actividad inventiva.

Permite presentar las posibles enseñanzas previas que alejan de la solución proporcionada

por la invención (teaching away).

Sirve para plantear el o los problemas del estado de la técnica que nos interese, en la

forma que nos interese.

Están prohibidas las afirmaciones despreciativas de productos o procedimientos de una

determinada persona física o jurídica. Sin embargo, se aceptan las meras comparaciones con

el estado de la técnica.

No es necesario que la técnica reivindicada sea mejor que la conocida, puede ser

simplemente una alternativa, proporcionando nuevos productos o nuevos procesos.

El examinador podría solicitar la introducción en este apartado de la descripción de

referencias a documentos encontrados en la fase de búsqueda, para ubicar la invención en una

correcta perspectiva.

Parte introductoria de la descripción

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Paso 10º: Escribir el resumen, utilizando las

referencias numéricas

Ayuda a realizar la búsqueda, ya que explica brevemente

de qué trata la patente

Máximo 150 palabras

A menudo, se basa en la reivindicación principal, aunque

no es obligatorio, ni siempre ayuda

A diferencia con otras partes de la invención, no

contribuye a la divulgación de la invención

Pero supone “estado de la técnica” para futuras

solicitudes de patente

O

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Después del paso10º: Revisión

Cuando se ha terminado de redactar la memoria

completa (descripción, reivindicaciones, dibujos,

resumen), hay que revisarla, especialmente el lenguaje

empleado en las reivindicaciones.

¿ Se mencionan todas las características técnicas de

las reivindicaciones en la descripción?

¿ Se ha explicado cómo las características y los

elementos de la invención interactúan o se utilizan

conjuntamente?

O

EP

M

¿Dudas, preguntas?

Fin de la presentación Muchas gracias

Sugerencias