Reglamento para las Licencias Obligatorias

por Prácticas Anticompetitivas en Costa Rica

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REGLAMENTO PARA LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS

POR PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS

REPÚBLICA DE COSTA RICA

GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Contenido:

INTRODUCCION .............................................................................................................................. 3

Propiedad Industrial en el Marco de la Constitución Política ................................................ 3

La Propiedad Industrial frente a la libre competencia............................................................. 5

Las Patentes en el contexto constitucional y económico ....................................................... 7

MARCO NORMATIVO COSTARICENCE ................................................................................ 9

PROYECTO DE REGLAMENTACIÓN ....................................................................................... 14

CAPITULO I ................................................................................................................................. 16

CAPITULO II ............................................................................................................................... 18

CAPITULO III .............................................................................................................................. 20

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INTRODUCCION

Propiedad Industrial en el Marco de la Constitución Política

La Constitución Política de la República de Costa Rica reconoce no solo los derechos y garantías individuales sino también los sociales, logrando un equilibrio donde se reconoce al individuo y a sus derechos dentro de un componente social, por medio del cual se procura el mayor bienestar para todos los habitantes del país, estimulando el más adecuado reparto de la riqueza, según lo plantea la propia Constitución, en su artículo 501. El artículo 45 de la Constitución2, al tiempo que garantiza la propiedad privada como inviolable, reconoce la posibilidad de imponer limitaciones con amparo en el interés público y social, lo cual implica el claro reconocimiento de que no es un derecho de carácter absoluto. De la misma manera, desde el artículo 46 de la Constitución se reconoce como de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica de tendencia monopolizadora, con lo cual, se contempla como fin del Estado la promoción de la competencia, prohibiendo, en contraste, los monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria. Cuando se garantiza al individuo la propiedad privada, también se reconocen sus diversas formas de protección, una de las cuales es la propiedad intelectual3. En consonancia, la propia Constitución Política de la Republica de Costa Rica

1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA (1949). “TITULO V.

DERECHOS Y GARANTIAS SOCIALES. CAPITULO UNICO. ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.”

2 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA (1949). “TITULO IV

DERECHOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES CAPITULO UNICO. (,,,) ARTÍCULO 45.- ARTICULO 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia.

Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer ala propiedad limitaciones de interés social.”

3 Se entiende por propiedad intelectual, “cualquier propiedad que, de común acuerdo, se

considere de naturaleza intelectual y merecedora de protección, incluidas las invenciones científicas y tecnológicas, las producciones literarias o artísticas, las marcas y los identificadores, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones geográficas” Declaración Mundial sobre Propiedad Intelectual. Comisión Asesora en materia de Políticas. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 26 de junio de 2000.

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establece de manera expresa la protección a la propiedad intelectual en el artículo 47, por virtud del cual "Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley." Así, la Constitución ampara tanto los derechos de autor, cuando habla de obras, como la propiedad industrial, en sus dos formas: patentes y signos distintivos, cuando hace referencia a invención, modelo de utilidad, marca o nombre comercial. Resulta relevante destacar como de vieja data4 en Costa Rica la propiedad intelectual ha venido gozando de tutela jurídica constitucional de manera expresa. Esto evidencia la importancia que tanto como para el Constituyente en 1949, como para el Legislador ha revestido la materia. Desarrollar el alcance de los derechos de propiedad intelectual corresponde a la Asamblea Legislativa, quien a su vez tiene asignada la tarea de promover el progreso de las ciencias y de las artes y de asegurar la propiedad de las invenciones y obras a los respectivos inventores y autores, de acuerdo con lo establecido por el artículo 121 constitucional. Tal responsabilidad supone, por lo demás, resguardar el contenido esencial que le ha otorgado la constitución a la propiedad intelectual, sin que sea admisible bajo el régimen jurídico limitarlo o hacerlo impracticable. Así, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia N.° 425-91 de las 15:12 horas del 20 de febrero de 1991, describió el límite de la actuación del legislador en relación con el contenido esencial de los derechos, diciendo: "II.- El recurso debe declararse con lugar, primero porque la regulación de los derechos fundamentales está reservada a la ley formal, siempre que respete el contenido esencial del derecho fundamental regulado.".

4 El tema de la propiedad intelectual encuentra sus orígenes históricos en Costa Rica en la Ley

de Propiedad Intelectual N° 40 del 27 de junio de 1896, habiendo sido adicionado su artículo 44 mediante la Ley N° 1568 de 1953 y posteriormente reformada mediante Ley N° 2834 de 1961 así como en la Ley de Imprenta N° 32 del 12 de julio de 1902, revalidada por la Ley N° 7 de 15 de mayo de 1908 y reformada por leyes N° 37 de 18 de diciembre de 1934 y 213 de 31 de agosto de 1944. Estas disposiciones normativas son fiel reflejo de la preocupación de nuestros legisladores por el tema desde el siglo XIX. Ya en la Ley N° 40 se esbozaban algunas pinceladas sobre definiciones, alcances, limitaciones y registros en cuanto a las obras. Pero con la aparición de las nuevas tecnologías, la legislación sobre propiedad intelectual fue sufriendo cambios y reformas, tanto en el ámbito nacional como internacional, para adaptarse, entre otros, a la protección de las obras insertas en tecnología digital, cuyos soportes más simples van desde los casetes y vídeos hasta las redes digitales referidos a programas informáticos y obras multimedia. También debe ocuparse de involucrar la transmisión y retransmisión, difusión y comunicación por cable o por satélite, sin dejar de lado la protección a las patentes, las marcas y las obtenciones vegetales. Por ello la legislación nacional e internacional ha evolucionado, por ejemplo con el Tratado sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, (WPPT), donde se involucran diversos temas de actualidad y se han llamado comúnmente como “tratados internet”, de los cuales nuestro país ya forma parte. Aunque el tema de la propiedad intelectual se aborda desde diferentes perspectivas, todas ellas convergen en un mismo punto, el cual es su objeto de estudio, constituido por las creaciones provenientes del intelecto humano, de su espíritu, no incluyéndose como objeto de protección las meras ideas (…)”. Corte Suprema de Justicia. Sala Primera. Sentencia número 1245 de las 11 horas del 21 de diciembre del 2001.

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La Propiedad Industrial frente a la libre competencia

La propiedad intelectual, tal como lo ha expresado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “comprende una serie de derechos que se refieren a bienes inmateriales y que cuando están asociados a la libertad industrial y mercantil, generan posibilidades de competir en un mercado de bienes concretos.”5. Por su parte, la política de defensa de la competencia juega un papel fundamental en las economías de mercado ya que es un instrumento básico para garantizar que los recursos sean utilizados de forma eficiente. La existencia de una competencia efectiva en los mercados se traduce en la necesidad de las empresas de abordar un mejoramiento continúo, propendiendo por la calidad y la innovación, manteniendo precios bajos a favor de los consumidores. El vínculo, entonces, entre la libre competencia y la protección de la propiedad industrial está enmarcado en una estrecha relación de doble vía6, donde, por una parte, (i) los derechos de propiedad industrial, signos distintivos y patentes, son considerados como instrumentos que permiten el desarrollo de la libre competencia; y por la otra, (ii) la libre competencia aparece como el condicionamiento básico para que se pueda ejercer los derechos derivados del reconocimiento estatal de la propiedad industrial. Es decir, se puede sostener que existe una relación de complementariedad enmarcada en el objetivo de fomentar la innovación y el desarrollo. Es así que desde la perspectiva de la propiedad industrial, los signos distintivos cumplen una función identificadora del origen empresarial y de información. Tal función permite al consumidor adoptar una decisión que satisfaga su necesidad, lo que representa necesariamente un presupuesto para la competencia en el mercado. Por su parte, las patentes suministran un mecanismo de diferenciación en el mercado, dando exclusividad temporal en el uso de una invención en pro de la innovación. En particular, del vínculo entre la política competencia y los derechos de patente se infiere la necesidad de un equilibrio en donde se proteja la exclusividad del

5 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COSTA RICA.

Expediente número 1805-S-90 Sentencia número 2134-95 de las 15:00 horas del 2 de mayo de 1995.

6 La interrelación entre la política de la competencia y los derechos de propiedad intelectual (DPI)

es fundamental para la dinámica económica, tanto de los países en desarrollo como de los países industrializados, que tratan de fomentar la innovación, la transferencia de tecnología, una oportunidad justa en los mercados para las empresas competitivas y productos asequibles y de buena calidad para los consumidores. UNCTAD. LA POLÍTICA DE LA COMPETENCIA Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO. Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones Financieras Conexas. Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de la Competencia. Noveno periodo de sesiones. Ginebra, 15-18 de Julio de 2008.

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titular de la patente en relación con su invención, pero también se impida el abuso de ese derecho7. Lograr ese equilibrio es indispensable para evitar que se provoquen distorsiones en el mercado.8 Las políticas de competencia son, en ese contexto, instrumentos potenciales que permiten, por una parte, complementar las limitaciones derivadas de los derechos de patentes y, por la otra, evitar los posibles abusos que se den con ocasión de su ejercicio. En efecto, cuando las normas de competencia buscan, de manera general, prevenir los abusos de la posición en el mercado, de contera permiten el cumplimiento de los objetivos fijados por el sistema de patentes. Así, las normas para promover la competencia, con ocasión de un derecho de patentes, regulan situaciones en que se impida el acceso al mercado por otros competidores, las ventas restrictivas, la fijación de precios o la creación de acuerdos horizontales. Debe advertirse, sin embargo, que como suele suceder en materia de desarrollo y apertura de mercados, para algunos esta relación no es considerada como complementaria sino incluso contradictoria9, se ha llegado a poner en duda que la

7 Véase, entre otros, Organisation for Economic Cooperation and Development. OECD.

Competition, Patents and Innovation 2006 y SIEW KUAN, Elizabeth Estudio para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): LAS CONSECUENCIAS DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO. OMPI. 2003.

8 Al respecto la OMPI en el Programa sobre Patentes ha expresado: “La búsqueda de ese

equilibrio entre los objetivos de la legislación sobre patentes y los de las políticas de competencia queda plasmada en el propio sistema de patentes, así como en su relación con las normas sobre competencia: •Los principios fundamentales en los que se basa el sistema de patentes se han fijado precisamente con el fin de velar simultáneamente por la promoción de la innovación y la concordancia del sistema con las reglas garantes del equilibrio del mercado. De ahí que se crearan salvaguardias y limitaciones en el sistema de patentes para que sólo se puedan otorgar patentes a las invenciones que revistan con más probabilidad un interés para el público en general, impidiendo conceder patentes a las invenciones que no benefician a la sociedad. En particular, en virtud de dichas salvaguardias y limitaciones, en la mayor parte de los sistemas de patentes se protegen únicamente las invenciones, no los descubrimientos; asimismo se establecen limitaciones de los derechos de patente en lo que respecta a su contenido y duración; se formulan excepciones a los derechos conferidos; y se fijan las condiciones de patentabilidad de modo que no se puedan conceder patentes a invenciones que sean obvias y carezcan de novedad. •Por otro lado, las normas sobre competencia persiguen el objetivo de prevenir comportamientos no deseados en el mercado y, en particular, los abusos de una posición en el mercado. En el caso de los derechos de patente, esos comportamientos serían actividades que violan los objetivos y las limitaciones fijados por el sistema de patentes. Esas situaciones pueden ocurrir, por ejemplo, en el caso de que una licencia exclusiva impida totalmente a los demás competidores acceder al mercado, en el caso de las prácticas de venta restrictivas o cuando se utiliza los derechos de patente para crear acuerdos horizontales y fijar el nivel de los precios.

9 Ver CARSLTEN, Fink. Intellectual Public Goods and Transfer of Technology, Cambridge 2005, en International Public Goods and Transfer of Technology. Under a Globalized Intellectual Property Regime. Edited by Keith E. Maskus and Jerome H. Reichman. Cambridge. 2005.

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política de competencia pueda ser adecuada para impedir los abusos en el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual.10 Respecto de la complementariedad de la política de competencia y la política de propiedad intelectual, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés) ha encontrado tres principios que se dirigen a fundamentar la relación entre la política de competencia y la política de propiedad intelectual en su complementariedad. El primero propone que la política de propiedad intelectual se aleje lo más posible del mercado conservando su neutralidad, de manera que la provisión de capacidades genéricas no se vincule con la política de competencia y ésta no se distorsione prestando apoyo a determinados sectores. El segundo principio resalta la necesidad de que no se perciba como opuesto a las grandes empresas. Y el tercero está dirigido a que guardando el enfoque independiente se prioricen los objetivos de la política social e industrial en la aplicación de la política de competencia. 11

Las Patentes en el contexto constitucional y económico

El reconocimiento constitucional a las invenciones como una propiedad temporal se desarrolló en Costa Rica bajo la Ley 6867 de 1983, de protección para Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. El alcance particular de esta norma está determinado no solo en los preceptos constitucionales sino en los estándares internacionales de protección contenidos que los convenios internacionales que Costa Rica ha suscrito, los cuales comprenden desde el Convenio de Estocolmo celebrado el 14 de julio de 1967,

10 “The relationship between intellectual property protection and fair competition presents difficult

challenges to policy-makers, particularly in developing countries that have little experience in the application of competition law and policies. Intellectual property (IP) law subjects intellectual assets to the exclusive control of right owners. In contrast, competition law seeks to avoid market barriers and benefit consumers by ensuring that a multiplicity of suppliers of goods, services and technologies may effectively compete against each other. Competition laws can be applied to remedy anti-competitive practices related to the acquisition and exercise of intellectual property rights (IPRs). However, many developing countries lack competition laws or effective mechanisms for their implementation. A Competition Approach to Intellectual Property Protection. Carlos Correa. International Centre for Trade and Sustainable Development. Noviembre de 2007.

11 “There are at least three principles that help ensure that competition policy and industrial policy

are more complementary than contradictory. The first is that industrial policy support should be as far from the market as possible. The provision of generic capabilities can fit comfortably with competition policy and be completely non-distortionary; the closer one gets to providing support to selected sectors and firms, however, the more difficult it is for industrial policy and competition policy to co-exist. The second principle is that support for industrial policy and competition policy should not translate into a competition policy that is perceived to be opposed a priori to large firms. A third principle expressed is that, without compromising their own approach, competition policy enforcers can espouse prioritisation principles or apply prosecutorial discretion in a way which supports the industrial and social policy objectives of government.” UNCTAD. Competition policy and the exercise of intellectual property rights. Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy Ninth session. Geneva, 15–18 July 2008

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ratificado por Costa Rica mediante Ley No. 6468 del 18 de setiembre de 1980, hasta el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y sus protocolos modificatorios o enmiendas, los cuales han sido concebidos en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las patentes son consideradas un documento oficial que reconoce la propiedad sobre un invento, entendido éste como “toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.”12 El otorgamiento de la patente de invención consulta la obtención para el titular de un derecho de propiedad que comprende el uso exclusivo de la invención durante un tiempo determinado, en el que el Estado garantiza su protección. Lo anterior implica en palabras de la Sala Constitucional que crea una “especie de monopolio tutelado por la ley por cierto espacio de tiempo, transcurrido el cual el invento pasa a ser de dominio público, cumpliéndose así la función social de las patentes, es decir la transferencia de tecnología.”13 Se hace evidente, entonces, que para estimular la innovación, como un motor de crecimiento económico, se le concede a los creadores de invenciones la facultad de recuperar la inversión requerida en investigación y a la vez retribuir su esfuerzo inventivo, lucrándose durante un plazo en el que el Estado protege el derecho exclusivo, en el entendido de que existe una contraprestación para la sociedad cuando vencido el término ese conocimiento pasa a ser de uso común. En ese contexto, el propio sistema de patentes, desde su concepción internacional, prevé el equilibrio entre el interés particular y el interés común, con el diseño de algunas válvulas de escape que incorporan instrumentos flexibilizadores. Tal es el caso de las licencias obligatorias previstas desde el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC). En adición la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, confirma que cada Miembro tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y es libre de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias.

12 ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, LEY 6867. Ley de Patentes

de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. Artículo 1. 13 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COSTA RICA.

Expediente número 1805-S-90 Sentencia número 2134-95 de las 15:00 horas del 2 de mayo de 1995.

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MARCO NORMATIVO COSTARICENCE

Teniendo en cuenta el marco constitucional y los convenios internacionales, la

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica desarrolló el alcance de la

protección para Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos

de Utilidad, mediante la Ley 6867.

De manera particular, con el fin de equilibrar la protección a los titulares de

patentes de invención con la política económica y el interés público, la Ley 6867

contempló la posibilidad de que terceros utilicen las invenciones patentadas en el

territorio de Costa Rica, sin autorización de su titular, a través de licencias

obligatorias. Así, se otorgó en cabeza del Gobierno Nacional un instrumento para

evitar el abuso del derecho, proteger la seguridad nacional y responder a

situaciones de emergencia.

En concreto, la falta de explotación o explotación insuficiente de la invención

patentada, la utilidad pública, la existencia de patentes dependientes y las

prácticas anticompetitivas son las causas que se incorporan en la Ley de Patentes

como elemento para contemplar la limitación del derecho a través de una licencia

obligatoria de una patente de invención, de la siguiente manera:

Artículo 18.- Falta o insuficiencia de explotación industrial. 1. La concesión de una patente conlleva la obligación de explotarla en Costa Rica,

en forma permanente y estable, de modo que el mercado sea abastecido conveniente y razonablemente dentro del plazo de tres años, contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años, contados a partir de la solicitud de la patente, según sea el plazo más largo. Tampoco podrá interrumpirse la explotación por más de un año

2. (Derogado por Ley 8632 de 25-3-2008) 3. Para efectos del primer párrafo del presente artículo, se considerarán formas de

explotación, entre otras, la producción local y la importación lícita de productos 4. (Derogado por Ley 8632 de 25-3-2008) 5. Vencidos los plazos a que se refiere el párrafo 1 de este artículo, cualquier

persona podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria por falta de explotación, durante el año siguiente. En caso de que la concesión de la licencia obligatoria no sea suficiente para enmendar la falta de uso de la patente, se declarará la caducidad de la patente. Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente obligatoria podrá entablarse antes de la expiración de un plazo de dos años, contado a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria.

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6. La autorización de las licencias obligatorias será considerada en función de sus circunstancias propias y se extenderá a las patentes relativas a los componentes y procesos que permitan su explotación. Se autorizarán esos usos, principalmente para abastecer el mercado interno, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Previamente a que se le otorgue una licencia obligatoria, el solicitante deberá probar que tiene la capacidad suficiente para explotar la invención patentada y que ha intentado obtener la autorización del titular de los derechos, en términos y condiciones comerciales razonables, y que estos intentos no han surtido efectos dentro del plazo fijado en el primer párrafo de este artículo.

7. El Registro de la Propiedad Industrial decidirá, en un plazo de noventa días naturales, la concesión de una licencia obligatoria, previa audiencia a las partes. De concederla, determinará las condiciones bajo las cuales la otorga, limitando el alcance y duración a los fines autorizados, y la remuneración económica que recibirá el titular de los derechos. Para ello, deberán tomarse en cuenta las circunstancias particulares de cada caso y el valor económico de la autorización, y tener presente la tasa de regalías promedio para el sector de que se trate, en los contratos de licencias comerciales entre partes independientes. Respecto de la tecnología de semiconductores, solo podrá hacerse un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o administrativo.

8. Si se interpone recurso contra la decisión que otorga la licencia obligatoria, el reclamo no impedirá la explotación al licenciatario ni interrumpirá los plazos que estén transcurriendo. Tampoco impedirá al titular de la patente percibir las regalías determinadas por el Registro de la Propiedad Industrial, por la parte no reclamada.

9. La concesión y las condiciones de las licencias obligatorias podrán ser modificadas en cualquier momento por acuerdo de las partes, a petición de una de ellas, de oficio por el Registro de la Propiedad Industrial cuando lo justifiquen hechos nuevos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda licencia a terceros en condiciones más favorables que las establecidas. Asimismo, la autorización de las licencias obligatorias podrá cancelarse a reserva de los intereses legítimos de quienes hayan recibido la autorización, si las circunstancias que la originaron han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El Registro de la Propiedad Industrial examinará, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo; además, tendrá facultades para denegar la revocación de la autorización, si resulta probable que se repitan las condiciones que dieron lugar a esa autorización.

10. Las licencias obligatorias no serán exclusivas ni podrán ser transmitidas, aun bajo la forma de concesión de sublicencia, salvo con la parte de la empresa o el establecimiento mercantil que explote esa licencia. Los licenciatarios estarán obligados a explotar su patente dentro del plazo de un año, a partir de la fecha en que se otorgue y no podrán suspender la explotación por un período mayor, so pena de que la licencia concedida quede revocada de pleno derecho.

11. (Derogado por Ley 8632 de 25-3-2008)

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Artículo 19.- Licencias obligatorias de patentes dependientes y licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas A.- Licencia obligatoria en caso de patentes dependientes

1.- Si la invención reivindicada en una patente no puede explotarse industrialmente en el país sin infringir una patente anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, a petición del titular de la segunda patente, de su licenciatario o el beneficiario de una licencia obligatoria sobre la patente posterior, otorgará una licencia obligatoria en tanto sea necesaria para evitar la infracción de la patente anterior, con sujeción en lo pertinente a las disposiciones del artículo 18 de la presente ley y a las condiciones siguientes: a) La invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance

técnico relevante, de importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) El titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables, para explotar la invención reivindicada en la segunda patente.

c) No podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

2.- El Registro de la Propiedad Industrial deberá conceder, en las mismas circunstancias, licencia obligatoria con respecto a la patente posterior, si lo solicita el titular de la patente anterior, su licenciatario o el beneficiario de una licencia obligatoria sobre esa patente.

B.- Licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas

1.- Serán otorgadas licencias obligatorias cuando la Comisión para Promover la Competencia determine que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas. En estos casos, sin perjuicio de los recursos y audiencias que le competan al titular de la patente, la concesión se efectuará sin necesidad de que: a) El potencial licenciatario haya intentado obtener la autorización del titular

según el párrafo 6) del artículo 18 de la presente ley. b) Sea para abastecer el mercado interno.

2.- No obstante lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 1 de este artículo, el titular de la patente objeto de la licencia deberá ser notificado cuando sea razonablemente posible.

3.- Para los fines de la presente ley, se considerarán prácticas anticompetitivas, entre otras, las siguientes: a) La fijación de precios excesivos o discriminatorios de los productos

patentados. b) La falta de abastecimiento del mercado en condiciones comerciales

razonables. c) El entorpecimiento de actividades comerciales o productivas.

Artículo 20.- Licencias de utilidad pública 1.- Cuando lo exijan razones calificadas de extrema urgencia, interés público, emergencia o seguridad nacional, el Poder Ejecutivo, mediante decreto, podrá someter la patente o la solicitud de la patente a licencia obligatoria en cualquier momento, aun sin acuerdo de su titular, para que la invención sea explotada por una

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entidad estatal o por terceros autorizados por el Gobierno. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible. Para otorgar estas licencias, deberán observarse, en lo procedente, las disposiciones contenidas en el artículo 18 de la presente ley. 2.- Para las licencias de utilidad pública, el Estado deberá compensar al titular de la patente. El titular podrá acudir a la vía contencioso-administrativa a fin de que el tribunal competente establezca la respectiva remuneración económica. Para ello, la autoridad judicial considerará las circunstancias de cada caso y el valor económico de la autorización, teniendo presente la tasa de regalías promedio para el sector de que se trate, en los contratos de licencias comerciales entre partes independientes. 3.- Cuando el Gobierno haya otorgado una licencia de utilidad pública a un tercero, este deberá retribuirle al Estado, total o parcialmente, la compensación que corresponda al titular.”

Los detalles del procedimiento que debe seguirse para el otorgamiento de una licencia obligatoria por falta o ausencia de explotación, o de una licencia de utilidad pública o una por patente dependiente están contenidos en el Decreto Reglamentario No. 15222 de 1983, de la siguiente manera:

Artículo 28.- Licencia obligatoria para explotación industrial. La solicitud de licencia obligatoria para la explotación industrial de la invención patentada contendrá: a) El nombre, domicilio y dirección del solicitante. b) El número de la patente con respecto a la cual se solicita la licencia. c) Los fundamentos de derecho y de hecho que justifican la solicitud, así como los

motivos y circunstancias que fueren pertinentes. ch) La prueba de que el solicitante tiene la capacidad para explotar industrialmente

la invención patentada, entendiéndose que tal capacidad podrá resultar de un convenio o contrato suscrito por el solicitante de la licencia obligatoria con un tercero en virtud del cual éste transfiera a dicho solicitante la tecnología necesaria para efectuar tal explotación industrial.

d) La prueba de que el solicitante de la licencia obligatoria ha pedido previamente al titular de la patente una licencia contractual y que no ha podido obtenerla en condiciones y plazo razonables.

2. La prueba referida en el inciso ch) podrá ofrecerse en la solicitud y presentarse posteriormente, dentro de un plazo de tres meses contado desde la fecha de presentación de la solicitud. A petición de la parte interesada, dicho plazo podrá ser prorrogado prudencialmente por el Registro. La solicitud caerá en abandono y se ordenará su archivo si no se presentare la prueba referida dentro del plazo prescrito. 3. La solicitud de licencia obligatoria será comunicada al titular de la patente y a cualquier licenciatario inscrito en el Registro, quienes podrán presentar sus observaciones dentro de un plazo de treinta días hábiles contado desde la fecha de la notificación. A solicitud de parte interesada, el plazo para presentar observaciones

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podrá ser prorrogado prudencialmente por el Registro de la Propiedad Industrial, cuando existan razones justificadas. 4. A solicitud de alguna de las partes interesadas, o de oficio cuando lo estime conveniente para resolver mejor, el Registro podrá convocar a una audiencia de todas las partes interesadas en el procedimiento de concesión de la licencia obligatoria. En dicha audiencia se procurará llegar a un acuerdo entre las partes con respecto a todos o algunos de los aspectos de la concesión de la licencia. La resolución de concesión de la licencia obligatoria incorporará aquellos puntos en los que se hubiere llegado a un acuerdo durante la audiencia y se ajustará a las regulaciones existentes sobre actos y contratos de transferencia de tecnología. 5. La revocación y la modificación de la licencia obligatoria se sujetarán, en cuanto fuere aplicable, al procedimiento previsto para la concesión de la licencia obligatoria. 6. El beneficiario de la licencia obligatoria podrá renunciar a ella mediante declaración escrita dirigida al Registro, el que inscribirá la renuncia y la notificará al titular de la patente y a las demás partes en el procedimiento de concesión de la licencia. La renuncia surtirá efectos a partir de la fecha de su recepción por el Registro. Artículo 29.- Caducidad. El Director del Registro declarará de oficio la caducidad de las patentes y publicará el aviso correspondiente en el Diario Oficial. Artículo 30.- Licencia obligatoria en caso de patentes dependientes. La solicitud de licencia obligatoria en caso de patentes dependientes se sujetará a las disposiciones del artículo 28, en cuanto corresponda. 2. El solicitante deberá indicar en su solicitud el número de la patente o de las patentes de las que fuere titular y cuya explotación industrial requiera la concesión de la licencia obligatoria. 3. El Registro examinará las patentes en cuestión para determinar la necesidad de conceder la licencia solicitada. La resolución que conceda la licencia establecerá: a) El alcance de la licencia, especificando en particular las reivindicaciones que

quedan sometidas a la licencia y los actos para los cuales se concede. b) La cuantía y las condiciones del pago que deberá efectuar el licenciatario,

debiendo determinarse dicho pago sobre la base de la extensión de la licencia otorgada y de la amplitud de la explotación de la invención objeto de la licencia.

c) Otras condiciones y limitaciones que el Registro estime convenientes para la mejor explotación de las invenciones protegidas por las patentes en cuestión.

Artículo 31.- Licencias de utilidad pública. El decreto del Poder Ejecutivo por el cual se autorice la explotación de la invención patentada en aplicación del artículo 20 de la ley, establecerá:

a) La entidad que estará autorizada a explotar la invención patentada. b) Las razones de interés público que justifican la autorización. c) El alcance o extensión de la explotación que se autoriza, especificando en

particular el período por el cual se concede la autorización y los actos que podrán realizarse con respecto a la invención patentada.

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ch) La cuantía y las condiciones del pago que deberá efectuarse al titular de la patente o a cualquier licenciatario exclusivo de dicha patente, debiendo determinarse dicho pago sobre la base de la amplitud de la explotación de la invención objeto de la autorización.

d) Cualesquiera otras condiciones y limitaciones que el Poder Ejecutivo estime conveniente establecer con respecto a la explotación de la invención.

2. Serán aplicables a las licencias de utilidad Pública las disposiciones del artículo 28, párrafo 3º, en cuanto corresponda. El procedimiento allí referido no necesitará haberse concluido para que pueda concederse la autorización cuanto por circunstancias de emergencia urgiera disponer inmediatamente del producto patentado.”

Debe tenerse en cuenta que el procedimiento correspondiente a los supuestos, trámite y obtención de licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas previstas en el artículo 19 de la Ley de 6867 no se reglamentó. Este hecho ha limitado las posibilidades de acción para las autoridades de Gobierno, a la vez que ha dejado un espacio de inseguridad jurídica alrededor de una figura de crucial importancia para la garantía del equilibrio entre los derechos de propiedad industrial y el libre funcionamiento del mercado. Es importante resaltar que desde el particular alcance que la Constitución propone para los derechos de propiedad intelectual, evaluado frente a la importancia que bajo el régimen costarricense se confiere a la libre competencia como motor del desarrollo resulta necesario reglamentar el procedimiento que se debe seguir para obtener una licencia obligatoria por prácticas anticompetitivas.

PROYECTO DE REGLAMENTACIÓN De acuerdo con los fines anteriormente planteados y los antecedentes normativos que proveen los lineamientos para el manejo de las licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas, se hace necesario fijar los criterios que faciliten la aplicación de la disposición legal contenida en el artículo 19 de la Ley de 6867 y señalar los procedimientos para su cabal aplicación.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y LOS MINISTROS DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Y DE JUSTICIA Y GRACIA,

En uso de las facultades conferidas en los incisos 3) y 18) del

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Artículo 121 de la Constitución Política y 19 de la ley Nº 6867 del 25 de abril de 1983; y

Considerando:

PRIMERO: Que la Constitución Política de la República de Costa Rica dentro de

los derechos y garantías individuales reconoce, en su articulo 47, a todo autor,

inventor, productor o comerciante la facultad para gozar temporalmente de la

propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial.

SEGUNDO: Que la Constitución Política de la República de Costa Rica, en su

articulo 46, prohíbe los monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque

fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio,

agricultura e industria. Asimismo, reconoce como de interés público la acción del

Estado encaminada a impedir toda práctica de tendencia monopolizadora.

TERCERO: Que la República de Costa Rica, como miembro de la Organización

Mundial del Comercio, aplica el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en virtud del cual el

Gobierno puede otorgar licencias obligatorias sobre los derechos de patentes

concedidos en el país.

CUARTO: Que por virtud del Acuerdo sobre los ADPIC los países tienen la libertad

de determinar los motivos para la concesión de licencias obligatorias, lo cual ha

sido confirmado en la Declaración Ministerial de Doha sobre los ADPIC y la Salud

Pública.

QUINTO: Que la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y

Modelos de Utilidad, Ley Nº 6867, se promulgó con el fin de equilibrar la

protección a los titulares de las patentes de invención con la política económica y

el interés público, y con base en las disposiciones de los instrumentos

internacionales, se contempló la posibilidad de conceder licencias obligatorias.

SEXTO: Que entre otras razones, la Ley Nº 6867, estableció la posibilidad de

otorgar licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas, de manera que se

garantice la previsión constitucional de protección de la libre competencia.

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SÉPTIMO: Que el articulo 19 de la Ley Nº 6867 establece que “1.- Serán

otorgadas licencias obligatorias cuando la Comisión para Promover la

Competencia determine que el titular de la patente ha incurrido en prácticas

anticompetitivas. En estos casos, sin perjuicio de los recursos y audiencias que le

competan al titular de la patente, la concesión se efectuará sin necesidad de que:

a) El potencial licenciatario haya intentado obtener la autorización del titular según

el párrafo 6) del artículo 18 de la presente ley. b) Sea para abastecer el mercado

interno.”

OCTAVO: Que el articulo 19 de la Ley Nº. 6867, establece que para los fines de

las licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas, se consideran como tales,

entre otras: a) La fijación de precios excesivos o discriminatorios de los productos

patentados; b) La falta de abastecimiento del mercado en condiciones comerciales

razonables; c) El entorpecimiento de actividades comerciales o productivas.

NOVENO: Que la Ley Nº 6867, y su Reglamento Decreto Ejecutivo Nº 15222-MIEM-J, no establecieron los detalles del procedimiento que debe seguirse para el otorgamiento de una licencia obligatoria por prácticas anticompetitivas, lo cual limita el alcance constitucional que se propone para los derechos de propiedad intelectual y el régimen de libre competencia.

Por tanto,

DECRETAN:

El siguiente

Reglamento para las licencias obligatorias de Patentes de Invención por prácticas anticompetitivas

CAPITULO I

Prácticas anticompetitivas

Procedimiento ante la Comisión para Promover la Competencia

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Artículo 1.- Objetivo. Establecer el procedimiento que se seguirá para otorgar licencias obligatorias cuando la Comisión para Promover la Competencia haya determinado que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas establecidas en el artículo 19 de la Ley de Patentes de Invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad Ley Nº 6867.

Artículo 2. Licencias por prácticas anticompetitivas. El procedimiento para otorgar licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas será iniciado ante el Registro Nacional cuando la Comisión para Promover la Competencia haya determinado que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas vinculadas a la existencia de la patente, de acuerdo con la normatividad nacional (artículo 19 de la Ley Nº 6867). Artículo 3.- Inicio de los Procedimientos. El Procedimiento Administrativo para determinar que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas, se podrá iniciar de oficio o por denuncia, de acuerdo con los requisitos y el procedimiento previsto en la Ley 7472, el Decreto Ejecutivo 36234 y la Ley General de Administración Pública (LGAP). En caso de que el procedimiento sea iniciado por denuncia, el denunciante podrá solicitar que se considere la existencia de la patente como una de las posibles causas de la práctica anticompetitiva. Artículo 4.- Auto de Apertura. La Comisión para Promover la Competencia tomando en consideración la recomendación de la Unidad Técnica de Apoyo y cuando haya mérito suficiente para iniciar formalmente un procedimiento administrativo, dictará el auto de apertura el cual debe incluir la advertencia de que en la resolución final podrá decidirse el otorgamiento de una licencia obligatoria, en la medida en que resulte necesaria para liberar al mercado de la eventual distorsión antijurídica. Artículo 5.- Resolución Final. La resolución final que emita la Comisión para Promover la Competencia, debe indicar si el otorgamiento de una licencia obligatoria tiene la capacidad para solucionar el problema derivado de dicha práctica anticompetitiva e informar que iniciará el trámite correspondiente ante el Registro Nacional para otorgar la licencia obligatoria. La determinación de la necesidad de otorgar una licencia obligatoria no será obstáculo para imponer la o las sanciones que corresponda en los términos del artículo 28 de la Ley 7472. Artículo 6.- Traslado de la Resolución Final. La Comisión para Promover la Competencia, cuando determine que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas, enviará la resolución final firme al Registro Nacional, Dirección de Propiedad Industrial, dentro de los treinta (30) días naturales posteriores a la fecha en que la misma adquirió firmeza.

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CAPITULO II

Determinación de licenciatario

Procedimiento ante el Registro Nacional

Artículo 7.- Publicación. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha del traslado de la decisión que determine que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas, mediante aviso publicado en el Diario Oficial y en la página web del Registro Nacional, comunicará lo siguiente:

a) Que las patentes señaladas en la declaratoria podrán ser licenciadas; b) Que se recibirán solicitudes de licencias obligatorias sobre las patentes

señaladas en la resolución expedida por la Comisión para Promover la Competencia.

c) El plazo en que se recibirán las solicitudes y, d) Los términos, condiciones y requisitos especiales que deben reunir las

solicitudes de la clase particular de licencia obligatoria, en razón de las causales específicas previstas en la norma nacional en materia de promoción de la competencia (Ley Nº 7472 artículos 10, 11 y 12).

Artículo 8.- Contenido de la solicitud. Quien esté interesado en obtener la licencia sobre la patente deberá presentar la correspondiente solicitud ante el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica. La solicitud de licencia obligatoria contendrá:

a) El nombre, domicilio y dirección del solicitante. b) El número e identificación de la patente con respecto a la cual se solicita la licencia. c) La prueba de que el solicitante tiene la capacidad para ser licenciatario de la patente de que se trate, de acuerdo con los términos establecidos en la decisión final que haya determinado la existencia de una práctica anticompetitiva, en especial la capacidad para explotar industrialmente la invención patentada. d) Los términos, condiciones y requisitos especiales que se deriven de las causales específicas que constituyen la práctica anticompetitiva de que se trate.

Artículo 9.- Examen de Forma. La solicitud será examinada por el Registro Nacional dentro de los quince (15) días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si la misma cumple con los requisitos dispuestos en el artículo anterior. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene tales requisitos, se le otorgará al interesado hasta (10) días hábiles para que complete o aclare los requerimientos que sean necesarios.

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Artículo 10.- Notificación al Titular. El titular de la patente objeto de la licencia deberá ser notificado cuando sea razonablemente posible. Además, se le dará un término de quince (15) días hábiles para que haga valer las argumentaciones y aporte las pruebas que estime pertinentes. Artículo 11.- Pruebas. Vencido el plazo establecido en el artículo anterior, si el solicitante de la licencia obligatoria, el titular de la patente, o la administración solicitan se practique alguna prueba, la misma se realizará en el plazo que señale el acto que las decrete. Artículo 13.- Traslado para decisión. Vencido el término probatorio, el expediente quedará a disposición de los intervinientes, por un plazo de diez (10) días hábiles; para que de estimarlo conveniente presente los argumentos pertinentes en respaldo de sus pretensiones. Artículo 14.-, Sin perjuicio de los recursos y audiencias que le competan al titular de la patente, la concesión se efectuará sin necesidad de que:

a) El potencial licenciatario haya intentado obtener la autorización del titular según el párrafo 6) del artículo 18 de la presente ley. b) Se fundamente en el abastecimiento del mercado interno.

Artículo 15.- Compensación. Para la fijación de la compensación que el licenciatario debe pagar al titular de la patente se deberán tener en cuenta, entre otros factores: (i) el valor económico de la autorización; (ii) las condiciones que rigen las licencias contractuales de productos similares en el mercado nacional e/o internacional, (iii) las inversiones que exigirá al licenciatario la explotación de la patente y (iv) la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas.

El Registro Nacional y únicamente en caso de existir controversia respecto a la remuneración, podrá acudir a expertos evaluadores y/o peritos autorizados por este y con cargo a la persona que intenta obtener la licencia obligatoria para establecer la respectiva remuneración económica.

Artículo 16.- Decisión. Finalizado el procedimiento, el expediente quedará a disposición de la Dirección de Propiedad Industrial para que resuelva si se concederá o negará la licencia solicitada. En caso de concederse la licencia, en la resolución se determinará: a) El alcance o extensión de la explotación que se autoriza, especificando en particular el período por el cual se concede la autorización y los usos que podrán realizarse con respecto a la patente de invención. b) La cuantía y las condiciones del pago que deberá efectuarse al titular de la patente o a cualquier licenciatario exclusivo de dicha patente. c) Cualesquiera otras condiciones y limitaciones que se estime conveniente establecer con respecto a la explotación de la invención.

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CAPITULO III

Vigencia de la Licencia Obligatoria

Artículo 17.- Derecho de explotación directa por parte del titular. La imposición de una licencia obligatoria no priva al titular de su derecho de uso o explotación. Artículo 18.- Modificación. Cuando se solicite la modificación de las condiciones establecidas en las licencias obligatorias se seguirá las disposiciones aplicables al derecho de petición en interés particular, conforme a la Ley General de Administración Pública. Artículo 19.- Revocatoria. El titular de la patente podrá comparecer ante el Registro Nacional para solicitar la revocatoria de la licencia obligatoria cuando:

a) El licenciatario incumpla grave y reiteradamente alguna de las obligaciones contenidas en el acto de concesión de la licencia;

b) Las circunstancias que dieron origen a la licencia hayan desaparecido.

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