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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME JURIDICO1

PROYECTO DE LEY REFORMA DE VARIOS ARTICULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY N.7978 DEL 6 DE ENERO DE 2000 Y DE LA

LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, LEY N.6867 DE 25 DE ABRIL

DE 1983

EXP. Nº 16.118

I. RESUMEN DEL PROYECTO:

La iniciativa pretende reformar dos leyes relacionadas con la propiedad intelectual, específicamente con la propiedad industrial, tales son la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N. 7978 del 6 de enero de 2000 y la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley N. 6867. Además, a esta última se le adicionan un artículo 32 bis y dos Transitorios.

II. CONSIDERACIONES GENERALES:

Se desprende del texto normativo, aunque no lo indica la exposición de motivos, la aprobación de algunas modificaciones que ajusten la normativa nacional con los compromisos adquiridos en los tratados internacionales y con las exigencias que conllevaría la eventual aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El proyecto “in examine” se enmarca dentro de la materia de “propiedad intelectual”, específicamente en uno de sus aspectos: la propiedad industrial, que comprende las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas y las indicaciones geográficas.

La importancia que le ha dado nuestro constituyente a la materia de protección de la propiedad intelectual y por ende de la propiedad industrial, se plasma en los artículos 47 y 121 inciso 18 de nuestra Carta Magna. Siendo la primera, una norma de reconocimiento y total protección a los derechos de propiedad intelectual, y la segunda es una norma que le atribuye a la Asamblea Legislativa la aprobación de leyes de protección de esa propiedad.

Es prioritario indicar, que el derecho de propiedad intelectual y por ende la propiedad industrial, es un derecho real, con una protección de goce temporal, esto último así establecido por el constituyente.

Ese derecho real supone un poder jurídico ejercitado por una persona determinada, para aprovechar los beneficios personales y patrimoniales

1 Informe realizado por la Lic. Mayela Chaves Villalobos (Asesora Parlamentaria) y supervisado por el Lic.

Freddy Camacho Ortiz, Coordinador Grupo Jurídico. El informe integral puede ser solicitado al Área de Investigación y Gestión Documental del Departamento de Servicios Técnicos. Revisado por la Licda. Gloria Valerín Rodríguez. Directora D.S.T.

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producto de su creación, pudiendo oponerlo erga omnes. Como derecho, otorga dos tipos de facultades al autor: la primera, de carácter personal que reconoce la paternidad de la obra o invención y tutela la personalidad del autor en relación con su invento, con lo que se garantizan los intereses intelectuales del llamado derecho moral de duración, en principio ilimitado; y en segundo lugar, están las facultades de carácter patrimonial que son siempre de duración limitada.

Nuestro país ha aprobado y ratificado varios instrumentos internacionales de protección de la propiedad industrial, tales son: Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Marcas, Nombres Comerciales, y Expresiones o Señales de Propaganda, Ley No. 4543 de 18 de marzo de 1970; el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, Ley No. 7484 de 28 de marzo de 1995; el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), firmado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967, Ley No. 6468 de 18 de setiembre de 1980, y finalmente, el Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales (Marrakech, 15 de abril de 1994), que dio como resultado el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo de los ADPIC), que comprende, además del acta propiamente dicha, el Anexo 1C Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Ley 7475 de 20 de diciembre de 1994.

En cuanto a legislación nacional, la propiedad industrial se encuentra regulada mediante la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley No. 6867, de 25 de Abril de 1983, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 7978 de 6 de enero de 2000 y la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 8039 del 12 de octubre del 2000.

II.- CONSIDERACIONES ACERCA DEL ARTICULADO DEL PROYECTO

A.-REFORMAS A LA LEY DE MARCAS, Nº 7978 Artículo 3.- Signos que pueden constituir una marca

La reforma pretende que “los sonidos” sean considerados como una marca. Esta reforma no plantea ningún problema desde el punto de vista legal ni constitucional. Es más, la definición de marca que tiene nuestra actual legislación, implícitamente, comprende los sonidos al estipular que marca es “cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes y servicios”. Un caso de marca de sonido inscrita en Costa Rica, fue el reconocimiento del grito del águila de la Cerveza Imperial. No obstante, por seguridad jurídica y a fin de evitar problemas de aplicación por parte del operador jurídico, es que es enteramente recomendable que el sonido sea incluido dentro de los signos que pueden constituir una marca.

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El Tratado de Libre Comercio República Dominica-Centromérica-Estados

Unidos (TLC), que se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa,

establece en el artículo 15.2 la obligación para los firmantes, de dar

protección a las marcas, especialmente las marcas colectivas, de

certificación, las sonoras y olfativas. Por tanto, la modificación propuesta

en esta iniciativa viene a constituir, además de una necesidad para el

comercio, parte de la agenda complementaria al TLC

Artículos 9 (solicitud de registro) y 10 (admisión para el trámite de la solicitud presentada).- La reforma únicamente elimina la palabra “básica” en los incisos j) y e) de esos artículos, respectivamente. Esa corrección es necesaria para armonizar esos incisos con la reforma que se realizó a la Ley de Marcas, mediante Ley N.8020 del 6 de setiembre del 2000. Artículo 18.- Resolución La reforma planteada para eliminar el último párrafo del artículo 18 de la Ley de Marcas es procedente y necesaria desde el punto de vista legal. La norma vigente presenta problemas de inconstitucionalidad, ya que el sancionar el incumplimiento de una obligación tributaria con la pérdida definitiva del mismo derecho -aspecto patrimonial- viola el artículo 40 de la Constitución Política, que establece que nadie será sometido a penas perpetuas. Además, con la reforma propuesta se da mayor respaldo legal al artículo, en tres aspectos: a.- Se armoniza el tema de las tasas con la reforma planteada hace seis años

mediante Ley 8020, que eliminó las tasas complementarias. b. El artículo se ajusta a los principios consagrados en el Acuerdo de los

ADPIC, de que las decisiones sobre el fondo se pondrán a disposición de las partes “sin retrasos indebidos” y se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes “la oportunidad de ser oídas” (artículo 41 inciso 3).

De conformidad con el Acuerdo de los ADPIC, sancionar los retrasos, tales como la falta de pago de las tasas, sería incompatible con el principio general de que los procedimientos “no deben ser innecesariamente complicados”, según se expresa en el párrafo 2 del artículo 41 y en el párrafo 4 del artículo 62, ya que esa falta de pago no se vincula a ninguna razón válida relacionada con el procedimiento de examen y concesión de la marca.

c.- Se subsana los posibles roces de constitucionalidad que presenta el artículo.

Artículo 35.- Licencia de uso de la marca La reforma agrega que “el registro de dicha licencia no es requisito condicionante para que la misma sea válida”, lo cual es legalmente procedente.

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Efectivamente, la licencia de una marca nace a la vida jurídica con la suscripción del contrato. O sea, es válida desde el momento en que el titular del derecho sobre una marca suscribe un contrato privado con una persona o varias personas para que puedan usar esa marca. Aquí se recalca la teoría de los efectos del contrato privado: y es que éste surte efectos desde el momento en que hay un acuerdo de voluntades, y no desde el momento en que ese contrato se registra. Esta reforma, además, está acorde con los requerimientos del Tratado de Libre Comercio de República Dominicana-Centroamérica- Estados Unidos (aún no ratificado por nuestro país), específicamente en lo establecido en el artículo 15.2, punto 10, donde además de mencionar que el registro de la licencia no es condición de validez, dispone que las Partes podrán establecer los medios para permitir a los licenciatarios registrar la misma para que sea del conocimiento de terceros.

La eliminación de requisitos estipulados en el párrafo tercero de esta

propuesta, es compatible con el principio general de que los procedimientos

no deben ser innecesariamente complicados, según se estipula en el párrafo

2 del artículo 41 del Acuerdo ADPIC.

Artículo 80.- Derecho de empleo de la denominación La reforma propuesta para eliminar los dos párrafos iniciales es válida desde el punto de vista constitucional. Ambos párrafos confunden los conceptos de “denominación de origen” e “indicación geográfica”, la propuesta pretende eliminar esa confusión. La indicación geográfica o de procedencia es un término genérico, mientras que “denominación de origen” es más específico. Si bien es cierto, la “denominación de origen” lleva implícita una indicación geográfica, no toda indicación geográfica es una denominación de origen. Como parte de la adecuación de la legislación nacional y el cumplimiento de los compromisos internacionales que asumió Costa Rica en materia de Propiedad Intelectual, en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No. 8039, se incluyó, en el capitulo de Delitos contra la Propiedad Intelectual, un nuevo delito de utilización fraudulenta de indicaciones o denominaciones de origen. Artículo 94.- Tasas Desde el punto de vista legal, esta reforma es procedente, ya que el poder tributario no conoce más límites que aquellos que establece la propia Constitución Política. En consecuencia, es posible crear un tributo, específicamente una tasa para el cobro del servicio público que brinda el Registro de la Propiedad Industrial, siempre y cuando la creación del mismo emane de una ley que defina el hecho generador, el sujeto pasivo y la tarifa, como es el caso presente.

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B.- REFORMA ARTÍCULOS LEY PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, Nº 6867.

Artículo 12.- Oposición y observaciones La reforma para ampliar el plazo de un mes a tres meses para presentar las objeciones a la concesión de las patentes, no plantea ningún roce de constitucionalidad, y tampoco es desproporcionado. Corresponde a las señoras Diputadas y señores Diputados analizar ese plazo de los tres meses desde el punto de vista de la conveniencia y oportunidad. Recomienda esta Asesoría incluir en esta reforma, que el plazo de los tres meses debe contarse a partir de la primera publicación de la solicitud en el Diario Oficial La Gaceta. Artículo 13.- Examen de fondo La reforma amplía el plazo a un año para que el Registro se pronuncie sobre el fondo de la solicitud, ello debido a que el artículo vigente establece un plazo corto de seis meses, en cuyo plazo debe concluirse el informe técnico y el examen de fondo. El plazo actual de los seis meses para pronunciarse por el fondo es desproporcional, comparado con la complejidad del estudio que requiere la inscripción de la patente, tales como la comprobación de la novedad, nivel inventivo y analizar si es susceptible de aplicación industrial. Recomienda esta Asesoría incluir en el artículo en examen, que el plazo de un año se comenzará a contar a partir de la última publicación de la solicitud , en el Diario Oficial. Artículo 17.- Duración de la protección de la patente Tal como está redactado el primer párrafo de este artículo que elimina la palabra “improrrogable”, hace que el plazo de veinte años pueda prorrogarse varios veces sin límite alguno, lo cual es violatorio del artículo 47 de la Constitución Política que establece el goce temporal de la patente. Parece extraerse de los párrafos siguientes de ese artículo, que la intención del proponente es que el retraso injustificado o demora en la resolución de la solicitud no afecte la vigencia de los veinte años de la patente, pero la redacción planteada de eliminar la improrrogabilidad de la patente no es la correcta. Para eliminar la evidente inconstitucionalidad, recomienda esta Asesoría, se dé una mejor redacción al primer párrafo, para que sin eliminar la improrrogabilidad, se establezcan algunas excepciones que permita ajustar el plazo de vigencia de la patente en casos de demora o retrasos injustificados según las fórmulas de los párrafos allí indicados. El Tratado de Libre Comercio de República Dominicana- Centroamérica y Estados Unidos exige, específicamente en el Artículo 15.9.6, que se establezca el ajuste del término de la patente si existen atrasos irrazonables.

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Artículo 21.- Nulidad La reforma planteada hace que esta norma esté más acorde con la realidad. La normativa vigente faculta a declarar la nulidad de una patente cuando se demuestre que el titular de ésta no es su inventor, obviando así la complejidad de las nuevas relaciones comerciales que hoy en día se dan. Gracias a esta propuesta de reforma, esas situaciones ya no van a ser objeto de nulidad de la patente. Debemos recordar que el derecho es viviente y debe ir cambiando de acuerdo con las exigencias de la época y este es el caso de la reforma.

Artículo 33.- Destino de las tasas Este artículo presenta roces de constitucionalidad ya que quebranta los artículos 9, 121 inciso 13 y 140 incisos 3 y 18 de la Constitución Política al delegar en un reglamento la posibilidad de fijar una tarifa reducida de la tasa, para cuatro sujetos pasivos allí señalados, sin indicar dicha norma los parámetros para la reducción, la base de cálculo, ni los requisitos para aplicar esa reducción. Estos elementos esenciales, lamentablemente no están definidos en este artículo, ni tampoco en los demás artículos que se refieren a las tasas.

C.- ADICIÓN LEY PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, Nº 6867.

Artículo 32 bis.- Abandono de la gestión Este artículo es una copia textual del artículo 85 de la Ley de Marcas vigente, pero posee una serie de imprecisiones que deben ser corregidas. Este aplica erróneamente el concepto de abandono, ya que según lo estipulado en los artículos 339 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, ante la paralización por más de seis meses del procedimiento, lo que procede es declarar la caducidad del procedimiento, salvo haya operado el silencio administrativo. Recomienda esta Asesoría, eliminar la palabra abandono e incluir en ese artículo, que la paralización debe ser imputable al interesado que lo ha promovido -ello de conformidad con el principio de rogación-, salvo haya operado silencio administrativo. Además, debe incluirse que la paralización, por más de seis meses, de la acción de oposición no producirá la caducidad del procedimiento de registro. TRANSITORIO I No puede el Poder Legislativo poner límite de tiempo a la actuación reglamentaria del Poder Ejecutivo, porque se estaría ante una intromisión de las funciones propias del último y ello es violatorio del principio de división y separación de poderes establecido en los artículos 9 y 140 inciso 3) de la Constitución Política.

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Recomienda esta asesoría que se disponga que el artículo 17 entrará en vigencia a partir del momento en que el Poder Ejecutivo establezca los procedimientos necesarios para implementar las disposiciones incorporadas en esta ley. TRANSITORIO II.- Lo regulado no constituye materia propia de un transitorio, sino que lo que pretende es hacer efectivo el “rige” de la ley . Preocupa a esta Asesoría el hecho de que no se haya regulado la transición, o los efectos de la aplicación del artículo 17, para las solicitudes de patentes que se encuentren en trámite o pendientes de resolución para cuando comience a regir esta ley. Considera esta Asesoría que esta nueva regulación debería aplicarse en beneficio de aquella persona que tenga en trámite una solicitud de patente.

IV.-ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

El proyecto requiere para su aprobación una mayoría absoluta de los votos presentes. Asimismo, puede ser delegado en una Comisión con Potestad Legislativa Plena. No requiere consulta obligatoria. No obstante, por conveniencia y oportunidad se sugiere se escuche la opinión del Registro de la Registro de la Propiedad Industrial, el Ministerio de Justicia y Gracia, la Asociación de Farmacéuticos (ASIFAN), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), y la Defensoría de los Habitantes .

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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS

INFORME JURÍDICO

PROYECTO DE LEY

REFORMA DE VARIOS ARTICULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS

SIGNOS DISTINTIVOS, LEY N.7978 DEL 6 DE ENERO DE 2000 Y DE LA

LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS

INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, LEY N.6867 DEL 25 DE ABRIL

DE 1983.

EXPEDIENTE Nº 16.118

OFICIO Nº S.T. 146-2006-J

INFORME A CARGO DE:

LIC. MAYELA CHAVES VILLALOBOS

SUPERVISADO POR:

LIC. FREDDY CAMACHO ORTIZ

REVISADO POR:

LICDA. GLORIA VALERÍN RODRÍGUEZ

DIRECTORA D.S.T

AGOSTO, 2006

TABLA DE CONTENIDO

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I. RESUMEN DEL PROYECTO: .................................................................................... 10

II. CONSIDERACIONES SOBRE EL FONDO DEL PROYECTO: ........................... 10

III.- CONSIDERACIONES ACERCA DEL ARTICULADO DEL PROYECTO ...... 12

A.-REFORMAS A LA LEY DE MARCAS PLANTEADAS EN EL ARTICULO 1.- .... 12

Artículo 3.- ................................................................................................................... 12

Artículos 9 y 10.- ....................................................................................................... 13

Artículo 18.- ................................................................................................................. 13

Artículo 35.- ................................................................................................................. 14

Artículo 94.- ................................................................................................................. 16

B.-REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY 6867 ....................................... 17

Artículo 12.- ................................................................................................................. 17

Artículo 13.- ................................................................................................................. 18

Artículo 17.- ................................................................................................................. 18

Artículo 21.- ................................................................................................................. 18

Artículo 33.- ................................................................................................................. 19

C.- ADICION A LA LEY DE PATENTES ...................................................................... 21

Artículo 32 bis. ............................................................................................................ 21

TRANSITORIO I ............................................................................................................. 22

TRANSITORIO II.- .......................................................................................................... 22

IV.-ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ........................................... 22

VOTACIÓN ......................................................................................................................... 22

DELEGACIÓN EN COMISIÓN CON POTESTAD LEGISLATIVA PLENA ..................................... 22

CONSULTAS ....................................................................................................................... 22

Obligatorias: ................................................................................................................ 22

V.- ANTECEDENTES ...................................................................................................... 23

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INFORME JURIDICO2

REFORMA DE VARIOS ARTICULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY N.7978 DEL 6 DE ENERO DE 2000 Y DE LA

LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, LEY N.6867 DE 25 DE ABRIL

DE 1983

EXP. Nº 16.118

I. RESUMEN DEL PROYECTO:

La iniciativa pretende reformar dos leyes relacionadas con la propiedad intelectual, específicamente con la propiedad industrial, tales son la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N. 7978 del 6 de enero de 2000 y la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley N. 6867. Además, a esta última se le adicionan un artículo 32 bis y dos Transitorios.

II. CONSIDERACIONES SOBRE EL FONDO DEL PROYECTO:

Pese a lo extenso del proyecto, son pocas las modificaciones propuestas a las leyes vigentes. Su objetivo, básicamente, es la implementación de una normativa moderna, adecuándola a las nuevas realidades y desarrollo de la economía y la industria, a la apertura de los mercados y a la globalización. Se desprende del texto normativo, aunque no lo indica la exposición de motivos, la aprobación de algunas modificaciones que ajusten la normativa nacional con los compromisos adquiridos en los tratados internacionales y con las exigencias que conllevaría la eventual aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

El proyecto “in examine” se enmarca dentro de la materia de “propiedad intelectual”, específicamente en uno de sus aspectos: la propiedad industrial, que comprende a las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas y las indicaciones geográficas.

La importancia que le ha dado nuestro Constituyente a la materia de protección de la propiedad intelectual y por ende de la propiedad industrial, se plasma en los artículos 47 y 121 inciso 18 de nuestra Carta Magna. Siendo la primera, una norma de reconocimiento y total protección a los derechos de propiedad intelectual, y la segunda es una norma programática que le atribuye a la Asamblea Legislativa la aprobación de leyes de protección de esa propiedad; así:.

2 Informe realizado por la Lic. Mayela Chaves Villalobos (Asesora Parlamentaria) y supervisado por el Lic.

Freddy Camacho Ortiz, Coordinador Grupo Jurídico. Revisado por la Licda. Gloria Valerín Rodríguez. Directora D.S.T.

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“ARTÍCULO 47.-"Todo autor, inventor, productor, o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley."

“ARTÍCULO 121.- (...)Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:

18.- Promover el progreso de las ciencias y las artes y asegurar por tiempo limitado, a los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones."

Es prioritario indicar, que el derecho de propiedad intelectual y por ende la propiedad industrial, es un derecho real, con una protección de goce temporal, esto último así establecido por el constituyente.

Ese derecho real supone un poder jurídico ejercitado por una persona determinada, para aprovechar los beneficios personales y patrimoniales producto de su creación, pudiendo oponerlo erga omnes. Como derecho, otorga dos tipos de facultades al autor: la primera, de carácter personal que reconoce la paternidad de la obra o invención y tutela la personalidad del autor en relación con su invento, con lo que se garantiza los intereses intelectuales del llamado derecho moral de duración, en principio ilimitado; y en segundo lugar, están las facultades de carácter patrimonial que es siempre de duración limitada3

Nuestro país ha firmado y ratificado varios instrumentos internacionales de protección de la propiedad industrial, tales son: Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Marcas, Nombres Comerciales, y Expresiones o Señales de Propaganda, Ley No. 4543 de 18 de Marzo de 1970; el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de Marzo de 1883, Ley No. 7484 de 28 de Marzo de 1995; el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), firmado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967, Ley No. 6468 de 18 de Setiembre de 1980, y finalmente, el Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales (Marrakech, 15 de abril de 1994), que dio como resultado el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo de los ADPIC), que comprende, además del acta propiamente dicha, el Anexo 1C Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Ley 7475 de 20 de diciembre de 1994.

En cuanto a legislación nacional, la propiedad industrial se encuentra regulada mediante la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley No. 6867, de 25 de Abril de 1983, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 7978 de 6 de enero de 2000 y la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 8039 del 12 de octubre del 2000.

3 En este sentido ver Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 2134-95 del 2 de mayo de

1995.

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III.- CONSIDERACIONES ACERCA DEL ARTICULADO DEL PROYECTO

El proyecto está dividido en tres artículos. Los dos primeros, se refieren a reformas a la Ley de marcas y otros signos distintivos, Ley 7978 del 6 de enero de 2000 y a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley N. 6867 del 25 de abril de 1983 respectivamente. El tercer artículo, se refiere a una adición a esta última ley. De acuerdo a esa división, se procede a realizar el análisis.

A.-REFORMAS A LA LEY DE MARCAS .

Artículo 3.- Signos que pueden constituir una marca.

La reforma pretende que “los sonidos” sean considerados como una marca. Esta reforma no plantea ningún problema desde el punto de vista legal ni constitucional. Es más, la definición de marca que tiene nuestra actual legislación, implícitamente, comprende a los sonidos al estipular que marca es “cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes y servicios”. No obstante, por seguridad jurídica y a fin de evitar problemas de aplicación por parte del operador del derecho, es que es enteramente recomendable que el sonido sea incluido dentro de los signos que pueden constituir una marca. Los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país, mantiene una definición de marca semejante a la establecida en nuestra Ley de Marcas, por lo que la reforma propuesta no evidencia ningún roce con esa normativa. En Ginebra, en el año 2002, los Estados miembros de la OMPI (Costa Rica es parte) deciden proseguir con la armonización del derecho marcario y abordaron el tema de la necesidad de difundir marcas no tradicionales, por ejemplo, las marcas sonoras, olfativas, hologramas y marcas tridimensionales. Actualmente las marcas sonoras a nivel mundial son toda una novedad como marca comercial y suelen ser más exitosas que las marcas visuales o nominativas. Algunas legislaciones han reconocido a los signos auditivos como la música o a los sonidos vocales como marcas, pero la propuesta costarricense prefiere utilizar un término más amplio como lo son “ los sonidos” como signo de marca que va más allá de los signos auditivos que se plasman en partituras o en pentagramas. Un caso de marca de sonido inscrita en Costa Rica, fue el reconocimiento del grito del águila de la Cerveza Imperial. Otros países ya han inscrito marcas sonoras que han sido famosas, como sucedió con el jingle de Merry Melodies de los dibujos animados de Hanna Barbera y en Reino Unido, Unilever, registró como marca el sonido producido por la fricción de los dedos contra los platos recién lavados.

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La legislación de Marcas española4, del 07 de diciembre del 2001 y que entró a regir el 31 de julio del 2002, es una de las más modernas en la protección de marcas, incorpora en el artículo 4.2 la marca sonora. La ley española contiene disposiciones de carácter comunitario e internacional a las que se ha comprometido el Estado Español, e introduce en su ordenamiento jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y de procedimiento que adaptan el sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva Sociedad de la Información. De manera que la legislación española crea un nuevo concepto de marca, da la reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, se da una extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorpora la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca y de las sanciones por su incumplimiento. El Tratado de Libre Comercio República Dominica- Centromérica- Estados Unidos (TLC), que se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa, establece en el artículo 15.2 la obligación para los firmantes, de dar protección a las marcas, especialmente las marcas colectivas, de certificación, las sonoras y olfativas. Por tanto, la modificación propuesta en esta iniciativa viene a constituir, además de una necesidad para el comercio, parte de la agenda complementaria al TLC

Artículo 9 ( solicitud de registro) y Artículo 10 (Admisión para el trámite de la solicitud presentada).-

La reforma únicamente elimina la palabra “básica” después de la palabra “tasa”, en los incisos j) y e) de esos artículos, respectivamente. Esa corrección es necesaria para armonizar esos incisos con la reforma que se realizó a la Ley de Marcas mediante Ley N.8020 del 6 de setiembre del 2000. La Ley N.8020 “Reforma a la Ley de Marcas y de Financiamiento a la Editorial Costa Rica” modificó los montos de las tasas a cobrar por el Registro Nacional por concepto de marcas y con ello, eliminó las llamadas tasas básicas anteriormente establecidas. Lamentablemente, esa ley no corrigió los demás artículos que hacían mención de ello. Cabe agregar, en cuanto a la inscripción de los derechos de marca, que Costa Rica adoptó el llamado sistema atributivo, lo cual implica que sólo existe protección para lo que está debidamente registrado. Así lo ha establecido el Tribunal Segundo Civil, Sección Primera del Segundo Circuito Judicial de San José, en sentencia de las nueve horas diez minutos del veintiséis de mayo del 2004.

Artículo 18.- Resolución

La reforma planteada para eliminar el último párrafo del artículo 18 de la Ley de Marcas es procedente y necesaria desde el punto de vista legal. La norma

4 Para mayor información y consulta de la Ley de Marcas de España , ésta se adjunta en los anexos.

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vigente presenta vicios de inconstitucionalidad, ya que el sancionar el incumplimiento de una obligación tributaria con la pérdida definitiva del mismo derecho -aspecto patrimonial- viola el artículo 40 de la Constitución Política, que establece que nadie será sometido a penas perpetuas. Además, con la reforma propuesta se da mayor respaldo legal al artículo, en tres aspectos: a.- Se armoniza el tema de las tasas con la reforma planteada hace seis años mediante Ley 8020., que eliminó las tasas complementarias. b.- El artículo se ajusta a los principios consagrados en el Acuerdo de los ADPIC, de que las decisiones sobre el fondo se pondrán a disposición de las partes “sin retrasos indebidos” y se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes “la oportunidad de ser oídas” (artículo 41 inciso 3). De conformidad con el Acuerdo de la ADPIC, sancionar los retrasos, tales como la falta de pago de las tasas, sería incompatible con el principio general de que los procedimientos “no deben ser innecesariamente complicados”, según se expresa en el párrafo 2 del artículo 41 y en el párrafo 4 del artículo 62, ya que esa falta de pago no se vincula a ninguna razón válida relacionada con el procedimiento de examen y concesión5.de la marca. c.- Se subsana los posibles roces de inconstitucionalidad. Que presenta el artículo.

Artículo 35.- Licencia de uso de marca.

La reforma agrega que “el registro de dicha licencia no es requisito condicionante para que la misma sea válida”, lo cual es legalmente procedente. Efectivamente, la licencia de una marca nace a la vida jurídica con la suscripción del contrato. O sea, es válida desde el momento en que el titular del derecho sobre una marca suscribe un contrato privado con una persona o varias personas para que puedan usar esa marca. Aquí se recalca la teoría de los efectos del contrato privado: y es que éste surte efectos desde el momento en que hay un acuerdo de voluntades, y no desde el momento en que ese contrato se registra. Queda facultativo para el dueño de la marca el querer inscribirlo, para efectos de seguridad y publicidad registral. Esta reforma, además, está acorde con los requerimientos del Tratado de Libre Comercio de República Dominicana-Centroamérica- Estados Unidos (aún no ratificado por nuestro país), específicamente en lo establecido en el artículo 15.2, punto 10, donde además de mencionar que el registro de la licencia no es condición de validez, dispone que las Partes podrán establecer los medios para

5 Lo anterior fue citado por la Procuraduría General de la República en el Dictamen 063-2005 del 14 de

febrero del 2005.

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permitir a los licenciatarios registrar la misma para que sea del conocimiento de terceros. La eliminación de requisitos estipulados en el párrafo tercero de esta propuesta, es compatible con el principio general de que los procedimientos no deben ser innecesariamente complicados, según se estipula en el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo ADPIC. ARTICULO 80.- La reforma propuesta para eliminar los dos párrafos iniciales es válida desde el punto de vista constitucional. Ambos párrafos confunden los conceptos de “denominación de origen” e “indicación geográfica”, por lo que la propuesta pretende eliminar esa confusión6. ”

6 Según el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, se

considera una indicación de procedencia, el nombre geográfico de la localidad, región o

país que se consigne o haga aparecer en alguna etiqueta, cubierta, envase, envoltura o

precinto de cualquier mercancía, o directamente sobre la misma, como lugar de

elaboración, recolección o extracción de ésta.

Denominación de origen es el nombre geográfico en que se designa un producto

fabricado, elaborado, cosechado o extraído en el lugar al cual corresponde el

nombre usado como denominación y que sirve para determinar una calidad y ciertas características.

Todo industrial, comerciante o prestador de servicios establecidos en un país, lugar

o región determinada, tiene derecho a usar el nombre geográfico del mismo como indicación de procedencia de sus productos, mercancías o productos.

El nombre geográfico que se emplee como indicación de procedencia o como

denominación de origen, deberá corresponder exactamente al lugar donde la mercancía adquirió su naturaleza o substancia de donde proviene.

Se considerará falso e ilegal y por tanto prohibido, el uso de denominaciones de

origen que no correspondan realmente al lugar en que los productos, mercancías o servicios fueron fabricados, elaborados, cosechados o extraídos.

No hay falsa indicación de origen cuando el nombre con que se identifica un

producto, mercancía o servicio corresponda, en todo o en parte, a un nombre

geográfico que haya pasado, por los usos constantes, generales y honrados del

comercio, a formar el nombre o designación propias de la mercancía o servicio,

siempre que la denominación de origen sea precedida de las palabras "tipo", "género", "imitación", u otras semejantes, en caracteres fácilmente legibles.

La inserción de falsas indicaciones de procedencia o denominaciones de origen en

alguna etiqueta, cubierta, envase, envoltura o precinto de cualquier mercancía, o

directamente sobre la misma, bien sea que dichas mercancías estén identificadas

por marcas registradas o no, hará incurre a los responsables en las sanciones

previstas en el Convenio Centroamericano.” Tomado de la página Web del Registro Industrial del Registro Nacional (www.registronacional.go.cr)

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La indicación geográfica o de procedencia es un término genérico, mientras que “denominación de origen” es más específico. Si bien es cierto, la “denominación de origen” lleva implícita una indicación geográfica, no toda indicación geográfica es una denominación de origen. Para que la denominación de origen sea reconocida, debe acreditar mayor información y cumplir con una serie de elementos y características propias que, luego de una ardua investigación, se pueda certificar y acreditar el producto, lo cual va más allá de la sola indicación de procedencia o geográfica. Por ello, no todo productor, fabricante o artesano que desempeñe su actividad dentro de una zona geográfica delimitada, tiene derecho a utilizar una denominación de origen registrada, sino únicamente quienes estén autorizados para usarla comercialmente. Un caso de ello, es la denominación de origen “Champagne” que no todos los fabricantes de vinos de la localidad Champagne pueden utilizar; ya que si no están autorizados deben utilizar la expresión “vino espumante”. Otro caso es la de la denominación de origen Limonge, que no todos los artesanos de la región de Limonge, Francia, pueden utilizar. La denominación de origen ampara el interés público de asegurar al consumidor la procedencia y calidad de los productos de determinada región y brinda a los productores la garantía de que su producto no va a ser mezclado con otros similares, de distinta procedencia, bajando su calidad. Como parte de la adecuación de la legislación nacional y el cumplimiento de los compromisos internacionales que asumió Costa Rica en materia de Propiedad Intelectual, en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No. 8039, se incluyó, en el capitulo de Delitos contra la Propiedad Intelectual, un nuevo delito de Utilización fraudulenta de indicaciones o denominaciones de origen7.

Artículo 94.- Tasas

Esta reforma incluye el cobro de tasas y su respectivo monto para otros servicios que no fueron incluidos en la reforma realizada a la Ley de Marcas mediante la Ley 8020 del 6 de setiembre del 2000. Los nuevos cobros corresponden a: la licencia de uso, solicitud de oposición, modificación o corrección de una solicitud, división de una solicitud de denominación de origen, recargo en la renovación en plazo de gracia, solicitud de nulidad o cancelación de cada signo distintivo.

7 Artículo 48 Utilización fraudulenta de indicaciones o denominaciones de origen

Será reprimido con prisión de uno a tres años quien utilice o anule indicaciones

geográficas o denominaciones de origen susceptibles de engañar al público sobre la

procedencia, la identidad o el fabricante o comerciante de un producto, de manera que

se cause perjuicio a los derechos de la propiedad intelectual derivados del uso, la

identificación y el disfrute de una indicación o denominación de origen.

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Desde el punto de vista legal, esta reforma es procedente, ya que el poder tributario no conoce más límites que aquellos que establece la propia Constitución Política. En consecuencia, es posible crear un tributo, específicamente una tasa para el cobro del servicio público que brinda el Registro de la Propiedad Industrial, siempre y cuando la creación del mismo emane de una ley que defina el hecho generador, el sujeto pasivo y la tarifa, como es el caso presente8.

B.-REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY 6867

Artículo 12.- Oposición y observaciones.

La reforma para ampliar el plazo de un mes a tres meses para presentar las objeciones a la concesión de las patentes, no plantea ningún roce de constitucionalidad, y tampoco es desproporcionado. Corresponde a las señoras Diputadas y señores Diputados analizar ese plazo de los tres meses desde el punto de vista de la conveniencia y oportunidad. Como apoyo para realizar esa valoración, se manifiesta lo siguiente: dentro del marco legal de los países del Istmo y República Dominicana, la legislación de Costa Rica es la que estipula el plazo más corto para presentar oposiciones. Así, por ejemplo, Guatemala otorga un plazo de tres meses, Panamá establece un plazo máximo de dos meses y República Dominicana tiene un plazo similar, únicamente que lo computan en días (sesenta días) Tomando en consideración la experiencia de la Oficina de Patentes, donde el mayor número de oposiciones que se presentan provienen del sector farmacéutico, el plazo de un mes les causa indefensión por la complejidad para el acceso a las pruebas que provienen, en su gran mayoría, del extranjero (publicaciones, documentación, trámites consulares y traducciones oficiales). Recurriendo a una adecuada y pertinente lectura del actual inciso 3) del artículo 10, la solicitud de la patente debe publicarse por tres días consecutivos en el Diario Oficial y al menos una en un diario de circulación nacional, mientras que el artículo 12 que se pretende reformar, señala, de manera clara y sin necesidad de incurrir en equívocos, que el plazo de tres meses se computará "desde la fecha de la primera publicación de la solicitud". Es decir, se está reconociendo en la norma que se darán otras "sucesivas publicaciones" (por tres días consecutivos en este caso), por lo que se hace necesario disponer, expresamente, que dicho cómputo debería realizarse a partir de la primera de ellas, que en la especie son las que se dan en el Diario Oficial.9

8 Al respecto se ha pronunciado la Sala Constitucional en Voto N. 2134-95 de las quince horas

del 2 de mayo de 1995. 9 En este sentido se pronunció el Despacho del Ministro de Justicia y Gracia, conociendo un recurso de

apelación, mediante resolución de las 10:00 horas del 9 de febrero de 1989.

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Artículo 13.- Examen de fondo.

La reforma amplía el plazo a un año para que el Registro se pronuncie sobre el fondo de la solicitud, ello debido a que el artículo vigente establece un plazo corto de seis meses, en cuyo plazo debe concluirse el informe técnico y el examen de fondo. El plazo actual de los seis meses para pronunciarse por el fondo es desproporcional, comparado con la complejidad del estudio que requiere la inscripción de la patente, tales como la comprobación de la novedad, nivel inventivo y analizar si es susceptible de aplicación industrial. Recomienda esta Asesoría incluir en el artículo en examen, que el plazo de un año se comenzará a contar a partir de la última publicación de la solicitud, en el Diario Oficial.

Artículo 17.- Duración de la protección de la patente.

Tal como está redactado el primer párrafo de este artículo que elimina la palabra “improrrogable”, hace que el plazo de veinte años pueda prorrogarse varios veces sin límite alguno, lo cual es violatorio del artículo 47 de la Constitución Política que establece el goce temporal de la patente. Parece extraerse de los párrafos siguientes de ese artículo, que la intención del proponente es que el retraso injustificado o demora en la resolución de la solicitud no afecte la vigencia de los veinte años de la patente, pero la redacción planteada de eliminar la improrrogabilidad de la patente no es la correcta. Para eliminar la evidente inconstitucionalidad, recomienda esta Asesoría, se dé una mejor redacción al primer párrafo, para que sin eliminar la improrrogabilidad, se establezcan algunas excepciones que permita ajustar el plazo de vigencia de la patente en casos de demora o retrasos injustificados según las fórmulas de los párrafos allí indicados. El Tratado de Libre Comercio de República Dominicana- Centroamérica y Estados Unidos exige, específicamente en el Artículo 15.9.6, que se establezca el ajuste del término de la patente si existen atrasos irrazonables en el otorgamiento de la misma. Según el mismo, los atrasos deben ser imputables a la administración e incluir por lo menos cinco años desde la fecha de presentación de la solicitud o tres años desde la solicitud del examen de la patente. Para ello, el legislador deberá desarrollar estas disposiciones y podría hacerlo estableciendo montos mínimos y máximos de la ampliación, así como la fórmula para establecerlo.

Artículo 21.- Nulidad.

La reforma planteada hace que esta norma esté más acorde con la realidad.

La normativa vigente faculta a declarar la nulidad de una patente cuando se demuestre que el titular de ésta no es su inventor, obviando así la complejidad de las nuevas relaciones comerciales que hoy en día se dan.

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Actualmente, muchos de los inventores no registran su invento por razones de costos o de diversa índole. Algunos lo venden a otras personas o a empresas que pretenden comercializar el invento, y en otros casos lo ceden a quienes le subvencionan todo el proceso del invento, para posteriormente patentizarlo. Gracias a esta propuesta de reforma, esas situaciones ya no van a ser objeto de nulidad de la patente. Debemos recordar que el derecho es viviente y debe ir cambiando de acuerdo con las exigencias de la época y este es el caso de la reforma.

Artículo 33.- Destino de las tasas.

Este artículo presenta roces de constitucionalidad ya que quebranta los artículos 9, 121 inciso 13 y 140 incisos 3 y 18 de la Constitución Política al delegar en un reglamento la posibilidad de fijar una tarifa reducida de la tasa, para cuatro sujetos pasivos allí señalados, sin indicar dicha norma los parámetros para la reducción, la base de cálculo, ni los requisitos para aplicar esa reducción. De conformidad con el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, existen tres categorías de tributos: impuestos, tasas y contribuciones especiales. La tasa "es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación”. En otras palabras, la tasa es la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios inherentes al Estado. En el caso de las patentes de invención, no cabe duda de que el Registro de la Propiedad Industrial organiza todo un sistema registral de protección de los derechos de las patentes por él y en él inscritas. Como ya se dijo en el análisis anterior, el poder tributario no conoce más límites que aquellos que establece la propia Constitución Política y en consecuencia sí es posible crear un tributo, específicamente una tasa con efectos hacia el futuro, para el cobro del servicio público que brinda el Registro de la Propiedad Indus-trial en materia de patentes de invención, siempre y cuando la creación del mismo emane de una ley que defina el hecho generador, el sujeto pasivo y la tarifa. En cuanto a la tarifa o el quántum de la tasa, la Sala ha aceptado -en algunos casos concretos- la delegación relativa y restringida, siempre que la ley fije claramente los parámetros dentro de los cuales, el Poder Ejecutivo puede actuar reglamentando la ley. Además, esos parámetros deben ser razonables. El Poder Ejecutivo puede desarrollar la ley dentro de los límites que la misma señala, porque de lo contrario se estaría violando la potestad reglamentaria establecida en el artículo 140 incisos 3 y 18 de la Constitución Política, con el consecuente quebranto de los artículos 9 y 121 inciso 13 de la Constitución Política. Para que se dé la flexibilidad en materia impositiva, debe la ley establecer los elementos esenciales del tributo (creación por medio de ley, definición del hecho

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generador, tarifa y sus bases de cálculo y el sujeto pasivo), para que el Ejecutivo, vía reglamento la desarrolle dentro de los parámetros fijados. Estos elementos esenciales, lamentablemente no están definidos en este artículo, ni tampoco en los demás artículos que se refieren a las tasas. Fijar el quántum, es un elemento esencial del tributo. Resulta evidente que estamos ante una delegación absoluta del quantum, a través del reglamento, para cuatro sujetos pasivos preferentes, lo cual carece de validez constitucional quebrantando así el principio de reserva de ley (artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política). Corresponde únicamente a la ley, la creación de los tributos, la determinación del sujeto pasivo, el hecho generador y la tarifa, así como las sus bases de cálculo, más aún cuando está dando un trato diferentes a ciertos sujetos pasivos.10 En relación a la flexibilidad en materia impositiva, la Sala señaló en la sentencia

N. 0730-95 de las 15 horas del 3 de febrero de 1995 lo siguiente: "I.- EN CUANTO A LA "FLEXIBILIDAD" REGULADA EN EL ARTICU-LO 12 DE LA LEY DE CONSOLIDACION DE IMPUESTOS SELECTIVOS DE CONSUMO: II.- Nuestra jurisprudencia, en forma atinada, ha reconocido, habida cuenta de determinadas circunstancias, la posibilidad de que opere -dentro de ciertos límites razonables- una "delegación relativa" de dichas facultades, siempre y cuando, se señalen en la ley los márgenes del tributo respectivo, pues de lo contrario, estaríamos en presencia de una "delegación absoluta" de tales facultades, proceder que carece, como se expuso, de validez constitucional. Sobre el tema ha indicado la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de su antigua función contralora de la constitucionalidad de las normas: "Las alegaciones del recurrente, en este caso, se dirigen a demostrar que la autorización de tarifas variables, aun dentro de ciertos límites, infringe el principio de legalidad en materia tributaria (...) No lo cree así esta Corte, y por lo contrario, considera que no hay delegación ni se infringe el princi-pio de reserva legal cuando la Asamblea determina los límites de la tarifa impositiva, pues lo que interesa es que la ley establezca las bases estructurales del impuesto y señale las pautas que debe seguir el Poder Ejecutivo. (...) El artículo 11 de la Ley de Reforma Tributaria, No. 4961 de 10 de marzo de 1972, señala un máximum del cincuenta por ciento sobre el valor imponible, de manera que el Poder Ejecutivo, al fijar el impuesto selectivo de consumo en las listas de mercaderías a que se refiere el artículo 4, tiene que someterse forzosamente al límite establecido por el legislador, sin que la citada regla pueda estimarse inconstitucional por el solo hecho de autorizar una tarifa variable o de carácter elástico, pues en ello no hay delegación de la potestad tributaria que le compete a la Asamblea Legislativa sino una mera consecuencia de la índole del impuesto, de la diversidad de mercaderías gravadas y de la serie de factores variables que obligan a modificar las tasas o a incluir nuevas mercaderías o sucedáneas de otras. (...) De modo que la propia Ley es la que establece la cuantía del gravamen, por el sistema de señalar un máximun, quedando a cargo del Poder Ejecutivo la facultad de fijar 10

En este sentido ver Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 2134-95 de las quince

horas del 2 de mayo de 1995.

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el impuesto en un porcentaje menor, no de una manera antojadiza o arbitraria, sino con miras a lograr que se cumplan los fines que la ley persigue". (Corte Plena, sesión extraordinaria del 21 de noviembre de 1973).

C.- ADICION A LA LEY DE PATENTES

Artículo 32 bis. Abandono de la gestión

Este artículo es una copia textual del artículo 85 de la Ley de Marcas vigente, pero posee una serie de imprecisiones que deben ser corregidas. Este aplica erróneamente el concepto de abandono, ya que según lo estipulado en los artículos 339 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, ante la paralización por más de seis meses del procedimiento, lo que procede es declarar la caducidad del procedimiento, salvo haya operado el silencio administrativo. La caducidad del procedimiento se circunscribe exclusivamente a los procedimientos administrativos incoados a instancia de parte interesada. Aún cuando la Administración está obligada a impulsar oficiosamente el procedimiento -artículo 222 de la LGAP- con base en lo dispuesto en el artículo 340 de esa misma Ley, se debe enfatizar que la figura extintiva de la caducidad del procedimiento es de aplicación restrictiva. Ello, por tanto, resulta aplicable únicamente a los procedimientos administrativos incoados a instancia de parte interesada11. Recomienda esta Asesoría, eliminar la palabra abandono e incluir en ese artículo, que la paralización debe ser imputable al interesado que lo ha promovido –ello de conformidad con el principio de rogación-, salvo haya operado silencio administrativo. Además, debe incluirse que la paralización, por más de seis meses, de la acción de oposición no producirá la caducidad del procedimiento de registro. La Ley General de la Administración Pública dispone : “Artículo 340.- 1. Cuando el procedimiento se paralizare por más de seis meses en virtud de causa imputable al interesado que lo ha promovido, se producirá la caducidad y se ordenará enviar las actuaciones al archivo, a menos que se trate del caso previsto en el párrafo final del artículo 339. 2. No procederá la caducidad cuando el interesado ha dejado de gestionar en virtud de haberse operado el silencio positivo o negativo, o cuando el expediente se encuentre listo para la resolución final, salvo, en este caso, que no haya sido presentado el papel sellado prevenido al respecto por el órgano de la Administración”.

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En este sentido se puede consultar la Opinión Jurídica de la Procuraduría General de la República OJ-

083-2003 de 5 de junio de 2003.

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TRANSITORIO I

No puede el Poder Legislativo poner límite de tiempo a la actuación reglamentaria del Poder Ejecutivo, porque se estaría ante una intromisión de las funciones propias del último y ello es violatorio del principio de división y separación de poderes establecido en los artículos 9 y 140 inciso 3) de la Constitución Política. Recomienda esta Asesoría que se disponga que el artículo 17 entrará en vigencia a partir del momento en que el Poder Ejecutivo establezca los procedimientos necesarios para implementar las disposiciones incorporadas en esta ley.

TRANSITORIO II.-

Lo regulado no constituye materia propia de un transitorio, sino que lo que pretende es hacer efectivo el “rige” de la ley . Preocupa a esta Asesoría el hecho de que no se haya regulado la transición, o los efectos de la aplicación del artículo 17, para las solicitudes de patentes que se encuentren en trámite o pendientes de resolución para cuando comience a regir esta ley. Considera esta Asesoría que esta nueva regulación debería aplicarse en beneficio de aquella persona que tenga en trámite una solicitud de patente.

IV.-ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

Votación

De acuerdo con el artículo 119 de la Constitución Política, el proyecto requiere para su aprobación una mayoría absoluta de los votos presentes.

Delegación en Comisión con Potestad Legislativa Plena

Conforme a lo dispuesto por el artículo 124 de la Carta Magna, esta iniciativa puede ser objeto de delegación en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, por no encontrarse dentro de los supuestos de excepción allí establecidos.

Consultas

Obligatorias: No hay

Facultativas: Por razones de conveniencia y oportunidad, el presente proyecto puede ser consultado a las siguientes instituciones:

Registro de la Propiedad Industrial

Ministerio de Justicia y Gracia

Ministerio de Comercio Exterior

Asociación de Farmacéuticos (ASIFAN)

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Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP).

Defensoría de los Habitantes .

V.- ANTECEDENTES

-Constitución Política de la República de Costa Rica., del 9 de noviembre de 1949.

Convenios Internacionales.

-Anexo 1C del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Aprobación del Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, Ley Nº 7475 de 20 de diciembre de 1994. -Convención de París para la protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, Ley N° 7484 del 28 de marzo de 1995. -Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Estocolmo 1967. Ley Nº 6468 de 18 de setiembre de 1980. -Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT), Washington 19 de junio de 1970 y Reglamento al PCT (1 de julio de 1992). Ley N° 7836 del 22 de octubre de 1998, Publicado en alcance 86, Gaceta N° 232 del 30 de noviembre de 1998. -Convenio Centroamericano para la protección de la propiedad industrial (marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda), ley 4543 de 18 de marzo de 1970.

Leyes

-Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 del 06 de enero de 2000, publicada en La Gaceta No. 22 de 1 de febrero del 2000. -Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 del 25 de abril de 1983, publicada en La Gaceta No. 111 de 13 de junio de 1983. -Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 de 5 de octubre del 2000, publicado en La Gaceta No. 206 de 27 de octubre del 2000. Pronunciamientos de la Procuraduría General de la República -Dictamen 009 del 12 de enero de 1999 -Dictamen 048 del 29 de marzo de 1990 -Dictamen 063 del 14 de febrero 2005 -Dictamen 208 del 26 julio de 2001 -Dictamen 262 del 9 de setiembre de 2004 -Opinión Jurídica 106 del 31 de agosto de 2000 Resoluciones Judiciales -Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 0764 de las quince horas cuarenta y cinco minutos del 26 de setiembre del 2001. Expediente 92-001037-181-CI. - Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 00855 de las dieciséis horas del 2 de mayo de 1995. Expediente 02-000579-0638.

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- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia . Voto 02134 de las quince horas del 2 de mayo de 1995. Expediente 1805-S-90 - Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 8757 de las quince horas del cuatro de octubre del 2000. Proyectos de Ley Expediente 16.047. Tratado de Libre Comercio de República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. Informes del Departamento de Servicios Técnicos -Oficio N.ST-320-2004 de noviembre de 2004 del Expediente 15650 “Reforma del artículo 15 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos” - Oficio ST –398-06 2001 Junio de 2001. Expediente 14050 “Reforma del artículo 80 de la Ley de Marcas y Signos distintivos”

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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPTO. SERVICIOS TÉCNICOS

ASUNTO URGENTE DST-023

San José, 23 de enero de 2007

Señor

Ing. Antonio Ayales Esna Director Ejecutivo Asamblea Legislativa

Estimado señor;

Para los efectos del trámite en Plenario Legislativo del Exp. 16.118 “Reforma a varios artículos de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, Ley Nº 7978 y de la Ley de Patentes de Invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, Ley Nº 6867” deseamos aclarar que en el análisis jurídico este Departamento reconoce que la reforma a las tasas ahí consignadas forman parte del poder tributario del

Estado. Se afirma, que “es posible crear un tributo, específicamente una tasa para el cobro del servicio público que brinda el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre y cuando la creación del mismo emane de una ley que defina el hecho generador, el sujeto pasivo y la tarifa, como es el caso presente.”

A pesar de esa claridad respecto a que estábamos frente a una reforma a un tributo, en el apartado de Aspectos de Procedimiento Legislativo indicamos que el proyecto es delegable en una Comisión con

Potestad Legislativa Plena, por no encontrarse dentro de los supuestos de excepción establecidos en el artículo 124 de la Constitución Política.

Ese criterio es incorrecto y se corrige mediante el presente

adendum, ya que el artículo 124 citado no permite la delegación cuando

se trate de la creación de los impuestos nacionales o la modificación de los existentes.

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Por tanto, lo relativo a la delegatoria debe leerse así:

“Delegación en Comisión con Potestad Legislativa Plena

Conforme a lo dispuesto por el artículo 124 de la Carta

Magna, esta iniciativa NO puede ser objeto de delegación en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, por encontrarse dentro de los supuestos de excepción allí establecidos.”

De usted con toda consideración y estima,

Gloria Valerín Rodríguez

Directora

Departamento Servicios Técnicos

cc: Dr. Francisco Antonio Pacheco, Presidente Dra. Elena Fallas Vega, Directora Legislativa C:archivo