El riesgo de la vulgarización para

empresas titulares de marcas exitosas

José Antonio Moreno Campos Director General ANDEMA La protección de la marca notoria y/o renombrada frente a la vulgarización: defensa y experiencias. OEPM Madrid, 19 de junio de 2013

Indice 1. La importancia de las marcas para las

empresas

2. La necesidad de mantener una política activa de defensa de la marca

3. Consecuencias negativas de la vulgarización

Indice 1. La importancia de las marcas para

las empresas

2. La necesidad de mantener una política activa de defensa de la marca

3. Consecuencias negativas de la vulgarización

1. La importancia de las marcas para las empresas

Vocación de toda empresa hacia la universalidad: el conocimiento y aceptación mediante la compra de sus

productos o sus servicios por el consumidor, por el

público en general, nacional y/o internacional.

La marca es el gran instrumento que tiene la empresa para alcanzar dicho objetivo de universalidad, mediante

una activa e inteligente política de gestión de marca.

1. La importancia de las marcas para las empresas

Funciones de la marca:

1. Distinguir e individualizar un producto del resto

de los productos competidores presentes en el mercado.

1. La importancia de las marcas para las empresas

Funciones de la marca:

2. Indicar el origen empresarial de la marca:

conectar un producto con su elaborador o un servicio con su prestador.

1. La importancia de las marcas para las empresas

Funciones de la marca:

3. Servir de cauce de comunicación de la empresa con el consumidor.

- A través de ese cauce, la empresa pueda trasladarle al consumidor los valores de la empresa, del producto, su filosofía, un estilo de vida…. Asímismo, ese cauce permite ejercer la responsabilidad de la empresa sobre el producto respecto del consumidor.

1. La importancia de las marcas para las empresas

Funciones de la marca:

4. Permitir una internacionalización de calidad

del producto en mercados exteriores, reteniendo el valor añadido del producto.

1. La importancia de las marcas para las empresas

Funciones de la marca:

5. Servir de principal activo intangible empresarial, susceptible de venta, licencia,

constitución como garantía….

1. La importancia de las marcas para las empresas

ANDEMA lleva de sus inicios en 1989 ayudando a que las empresas alcancen sus objetivos a través de la marca

1. La importancia de las marcas para las empresas

ANDEMA lleva de sus inicios en 1989 ayudando a que las empresas

alcancen sus objetivos a través de la marca:

- Ayudando a mejorar el marco legislativo nacional y comunitario

- Creando una cultura de marca entre las PYMES

- Sensibilizando a políticos, jueces, medios de comunicación y público en general sobre la importancia de la marca para la sociedad y la economía.

- Activa red de colaboración con principales instituciones: CGPJ, AEAT, CNP, Guardia Civil, OEPM, OAMI, Fiscalía General del Estado,….

1. La importancia de las marcas para las empresas

• ANDEMA, junto con otras instituciones como la OEPM, AEAT y el Ministerio del Interior, realiza constantemente campañas de sensibilización que ayuden al consumidor a valorar lo que hay detrás de un producto y un envase, la importancia de las marcas para nuestra economía y sociedad.

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1. La importancia de las marcas para las empresas

Indice 1. La importancia de las marcas para las

empresas

2. La necesidad de mantener una política activa de defensa de la marca

3. Consecuencias negativas de la vulgarización

2. La necesidad de mantener una política activa de defensa de la marca

• El certificado-título de marca otorgado por la OEPM

u otra Oficina de Registro concede un derecho de explotación de un signo distintivo en régimen de monopolio y de prohibir que terceros lo utilicen sin consentimiento (ius prohibendi).

• El derecho concedido por el certificado-titulo

empieza a cobrar valor en función de la gestión integral de la propiedad industrial que haga su titular.

2. La necesidad de mantener una política activa de defensa de la marca

• La política activa de marca por parte de su titular hará que su

marca pueda llegar a ser conocida por un sector importante del

público, y podra ser considerada notoria o renombrada, lo

que significará una protección mayor de la misma.

• La defensa del derecho frente a las múltiples amenazas corresponde, fundamentalmente, a su titular……

………….pero en esa defensa no está sola: puede contar con varias instituciones!

2. La necesidad de mantener una política activa de defensa de la marca

• A nivel legislativo, ANDEMA participa activamente

ante cualquier modificación normativa, enviando propuestas de enmienda o alegaciones, para que el catálogo de derechos y obligaciones de las marcas sea el más favorable para la empresa titular.

• ANDEMA fue muy proactiva en que la Ley 17/2001 de Marcas incorporara una definición de la notoriedad y el renombre de la marca y se regulara su régimen jurídico.

2. La necesidad de mantener una política activa de defensa de la marca

• A nivel práctico, ANDEMA lleva a cabo una activa defensa de

los derechos de los titulares de marca frente a las falsificaciones de productos, copias y otras vulneraciones de marcas en el mundo físico (importaciones paralelas) o en el mundo digital (venta de productos falsos en internet, utilización de marcas como adwords,…)

• Desde 2001, ANDEMA tiene un servicio de análisis y estudio de la notoriedad y/o renombre de marcas, con vistas a la expedición eventual de certificado de notoriedad que pueda

aportarse como prueba en procedimiento civil u oposición en fase administrativa.

2. La necesidad de mantener una política activa de defensa de la marca

Pero la empresa titular de la marca debe ser consciente que el

derecho de marca es un derecho privado pese a la ayuda que puede encontrar en el camino, defender

el valor de su marca, que su marca no se vea eclipsada por competidores, que en el mercado haya una pervivencia pacífica de marcas, que su marca siga en vigor, enfrentarse a todas las amenazas presentes en el mercado…..

….. le corresponde a la propia empresa titular de la marca !!! La vulgarización de la marca es una más de las amenazas.

Indice 1. La importancia de las marcas para las

empresas

2. La necesidad de mantener una política activa de defensa de la marca

3. Consecuencias negativas de la vulgarización

3. Consecuencias negativas de la vulgarización

El gran objetivo de la universalidad, del conocimiento y aceptación del público en general, puede conseguirse mediante una activa e inteligente gestión de la marca.

El riesgo de la universalidad es morir de éxito: que el consumidor llegue a identificar la marca con el nombre de toda una categoría de producto.

Situaciones: - el producto es el primero en el mercado, - se ha gozado de monopolio - o la comunicación del producto comercializado no deja claro la

diferencia entre la marca y el producto

3. Consecuencias negativas de la vulgarización

La vulgarización destruye las principales funciones de la marca:

- Individualización y distintividad del producto.

- Indicación del origen empresarial.

Perjuicio para la marca: los productos competidores en la misma categoría de producto se benefician de los esfuerzos realizados en la construcción de marca.

3. Consecuencias negativas de la vulgarización

La vulgarización tiene como consecuencia una de las prohibiciones absolutas del artículo 5, párrafo 1, letra c) de la Ley de Marcas:

Conversión de la marca en signos o indicaciones que puedan

servir en el comercio para designar la especie. Artículo 5, párrafo 1, letra d): No podrán registrarse como marcas, los signos siguientes: d) Los que se compongan exclusivamente de signos o

indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie”

3. Consecuencias negativas de la vulgarización

La vulgarización tiene como consecuencia una de las prohibiciones absolutas del artículo 5, párrafo 1, letra d) de la Ley de Marcas:

Conversión de la marca en indicaciones habituales para

designar productos o servicios en el lenguaje común. Artículo 5, párrafo 1, letra d): No podrán registrarse como marcas, los signos siguientes: d) Los que se compongan exclusivamente de signos o

indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o servicios en el lenguaje común”

3. Consecuencias negativas de la vulgarización

La vulgarización significa un camino inverso al que recorre una solicitud hasta convertirse en marca.

Solicitud termina siendo una marca por consistir en un signo susceptible de distinguir en el mercado un producto o un servicio de una empresa de los de otros (y pasar el examen de las prohibiciones absolutas).

El uso en el mercado de la marca lleva a que la marca se perciba en el comercio como una especie o como indicación habitual para designar un producto, por lo que pierde su distintividad.

3. Consecuencias negativas de la vulgarización

La vulgarización puede tener como consecuencia la declaración judicial de caducidad.

Artículo 55 Ley 17/2001.

“Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro:

d) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o servicio para el que esté registrada.

José Antonio Moreno Campos

Director General

ANDEMA

91 5906939

91 5906908

joseantonio.moreno@cscamaras.es

Muchas gracias