SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad...

Proceso 61-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Deci-

sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segun-da Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito,República del Ecuador; e, interpretación de oficio de los artículos 83 literal

e), 84 y 102 de la misma Decisión 344. Marca: PRUDENTIAL SEGURO.Actor: sociedad THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERI-CA. Proceso interno Nº 7047-00-M.P. ..........................................................

Proceso 4-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 122 y 123 de suEstatuto, con fundamento en lo solicitado por la Sala Constitucional y

Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca:TONY. Actor: sociedad KELLOGG DE PERÚ S.A.C. Proceso interno Nº2396-2008 ......................................................................................................

Proceso 70-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 21, 22, 52, 238, 240 y 243 de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por laSegunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo,Distrito de Quito, República del Ecuador. Actor: PFIZER IRELAND PHAR-

MACEUTICALS. Proceso Interno Nº 13.302-05-FMC ..................................

Proceso 84-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 89 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 82 literal d)

de la misma Decisión; con fundamento en la consulta formulada por elConsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Pri-mera, de la República de Colombia. Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Marca: “FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO” (mixta). Expediente Interno: Nº2001-00367 ....................................................................................................

Proceso 90-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión

486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la con-sulta formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admi-nistrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Actor: César

Adolfo Ramos Moreno. Marca: “R&CO” (mixta). Expediente Interno: Nº2005 – 00134 .................................................................................................

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXVI - Número 1785

Lima, 10 de diciembre de 2009

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GACETA OFICIAL 10/12/2009 2.48

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losveinticuatro días del mes de julio del año dos milnueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y susanexos, remitida por la Segunda Sala del Tribu-nal de lo Contencioso Administrativo, Distrito deQuito, República del Ecuador relativa a los artícu-los 81, 82 literal a), 83 literales a) y d) y 95 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, dentro del proceso interno Nº 7047-00-M.P.;

El auto de 14 de mayo de 2009, mediante elcual este Tribunal decidió admitir a trámite lareferida solicitud de interpretación prejudicial porcumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal y con los requisitos con-templados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, com-plementados con los documentos incluidos enanexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad THE PRUDENTIAL IN-SURANCE COMPANY OF AMERICA.Demandados: Director Nacional de PropiedadIndustrial, Presidente del Instituto Ecuatorianode Propiedad Intelectual y Procurador Generaldel Estado.Tercero interesado: TEXTILES NACIONALESS.A. TENASA.

b) Hechos relevantes

1. La sociedad TEXTILES NACIONALES S.A.TENASA solicitó al Instituto Ecuatoriano dePropiedad Intelectual, el registro como marcadel signo PRUDENTIAL SEGURO para distin-guir servicios de la Clase 35.

2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de laPropiedad Industrial No. 387, correspondien-te al mes de abril de 1997, a la que presentóobservación la sociedad THE PRUDENTIALINSURANCE COMPANY OF AMERICA sobrela base de sus marcas PRUDENTIAL, THEPRUDENTIAL y THE PRUDENTIAL y DISE-ÑO registradas para distinguir servicios de laClase 36; y, de la solicitud de registro de lossignos PRUDENTIAL SECURITIES Y PRUDEN-TIAL-BACHE para distinguir servicios, tam-bién de la Clase 36.

3. Mediante Resolución Nº 0974821, de 16 dediciembre de 1999, la Dirección Nacional dePropiedad Industrial, resolvió “Rechazar la ob-servación presentada, y conceder el registrode la denominación solicitada”.

4. Contra esta Resolución la sociedad THE PRU-DENTIAL INSURANCE COMPANY OF AME-RICA acudió a la vía contencioso administra-tiva interponiendo un recurso subjetivo o deplena jurisdicción.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La sociedad THE PRUDENTIAL INSURANCECOMPANY OF AMERICA en su escrito de de-manda argumenta que:

1. Tiene registradas en el Ecuador y en variospaíses del mundo “las prestigiosas y notoria-mente conocidas marcas de servicios PRU-DENTIAL, THE PRUDENTIAL, THE PRUDEN-TIAL (y DISEÑO), las mismas que las havenido utilizando en los servicios por ellasprotegidos (…)” y que “han adquirido un altí-simo prestigio”. Estas marcas están registra-das en el Ecuador para distinguir servicios dela Clase 36. Adicionalmente, registró las mar-cas PRUDENTIAL SECURITIES Y PRUDEN-TIAL BACHE también para distinguir servi-cios de la misma Clase 36.

PROCESO 061-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Segunda Sala delTribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador;e, interpretación de oficio de los artículos 83 literal e), 84 y 102 de la misma Decisión

344. Marca: PRUDENTIAL SEGURO. Actor: sociedad THE PRUDENTIALINSURANCE COMPANY OF AMERICA. Proceso interno Nº 7047-00-M.P.


2. El signo solicitado “no es susceptible de re-gistro, puesto que contraviene lo dispuestoen el Art. 81 de la Decisión 344 (…)” además“presenta dos de los impedimentos estable-cidos en el Art. 83 de la Decisión 344 (…)”.

3. El signo solicitado y la marca PRUDENTIALSECURITIES “es semejante y confundible aprimera vista, debido a que la denominaciónsolicitada es una imitación de la marcaPRUDENTIAL SECURITIES (…). Tal confu-sión e indiscutible identidad es evidente (…)”.

4. Entre los signos en conflicto “no hay duda deque existen semejanzas en los aspectos gra-matical, visual, auditivo y fonético, que defini-tivamente pueden inducir al público a errorcon respecto al origen, procedencia, cualida-des o características de los bienes y servi-cios para los cuales se usan las marcas”.

5. “(…) tanto por no ser la denominación PRU-DENTIAL SEGURO suficientemente distinti-va, cuanto por la misma naturaleza de losservicios que protegen los signos en conflic-to, es indudable que se incurrió en las causa-les de irregistrabilidad (…) por tanto, el Direc-tor Nacional de Propiedad Industrial debiódenegar su registro”.

6. La confusión entre los signos “pueden darseno únicamente por las denominaciones o sig-nos, sino también por los servicios o produc-tos similares aunque no estén ubicados en elmismo grupo de la clasificación internacional(…) lo cual induciría a error o confusión en elámbito comercial”.

7. El de permitirse el registro de la denomina-ción PRUDENTIAL SEGURO “constituiría unacto de competencia desleal que afecta-ría los derechos de THE PRUDENTIAL INSU-RANCE COMPANY OF AMERICA”.

8. La afirmación de la compañía TEXTILES NA-CIONALES S.A. TENASA de que ha adquiri-do un derecho de exclusividad sobre el térmi-no PRUDENTIAL y que este derecho se vereforzado por la formación de una familia demarcas, es falsa, ya que el hecho de haberregistrado denominaciones “como PRUDEN-CIAL, PRUDENTIAL, PROTECTOR SEGURO,PRUDENTIAL ESENCIAL, POMPIS PRUDEN-TIAL (…) no le otorga ningún derecho exclusi-vo sobre la denominación PRUDENTIAL (…)”

y que “no puede apropiarse ni monopolizar ladenominación PRUDENTIAL para todas lasclases internacionales”.

9. Surge la interrogante de por qué la DirecciónNacional de Propiedad Industrial “no conside-ró también los derechos prioritarios y losderechos adquiridos de THE PRUDENTIALINSURANCE COMPANY OF AMERICA conrespecto a su familia de marcas (…) queidentifican plenamente una línea determinadade servicios, conocida a nivel nacional e in-ternacional”.

10. Sus marcas son notoriamente conocidas.

d) Fundamentos jurídicos de la contestacióna la demanda

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de laPropiedad Intelectual, contesta la demandadiciendo: “Niego los fundamentos de hecho y dederecho de la demanda (…). Me ratifico en laResolución Nº 0974821, materia de la impugna-ción, pues guarda conformidad con la legisla-ción andina y nacional (…). Al momento dedictar sentencia sírvase acoger mis excepcio-nes y rechazar la demanda (…)”.

El Director Nacional de Propiedad Indus-trial, contesta la demanda manifestando: “Ne-gativa pura, simple y llana de los fundamentosde hecho y derecho de la demanda (…). Alegoexpresamente la legitimidad del Acto Adminis-trativo impugnado por provenir de autoridadcompetente, y haber sido expedido observandolas formalidades previstas en la ley de la mate-ria (…). Improcedencia de la demanda por care-cer de fundamento legal las pretensiones de laparte actora (…). Caducidad del derecho de laactora y prescripción de la acción (…). Falta dederecho del actor (…)”.

El Director de Patrocinio, delegado del Pro-curador General del Estado, al contestar lademanda manifiesta que acude “Con el fin devigilar las actuaciones judiciales en esta causa(…)”.

La sociedad TEXTILES NACIONALES S.A.TENASA, tercero interesado en el proceso, res-ponde la demanda señalando casillero judicial.

CONSIDERANDO:


Que, las normas contenidas en los artículos 81,82 literal a), 83 literales a) y d) y 95 de la De-cisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, cuya interpretación ha sido solicita-da, forman parte del ordenamiento jurídico de laComunidad Andina, conforme lo dispone el lite-ral c) del artículo 1 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpre-tar por vía prejudicial las normas que conformanel ordenamiento jurídico comunitario, con el finde asegurar su aplicación uniforme en el territo-rio de los Países Miembros, siempre que la soli-citud provenga de un Juez Nacional también concompetencia para actuar como Juez Comunita-rio, como lo es, en este caso, el Tribunal Con-sultante, en tanto resulten pertinentes para laresolución del proceso, conforme a lo estableci-do por el artículo 32 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina(codificado mediante la Decisión 472), en con-cordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y121 del Estatuto del Tribunal (codificado me-diante la Decisión 500);

Que, si bien en los documentos que se encuen-tran en el expediente no se señala la fecha desolicitud de registro como marca del signo PRU-DENTIAL SEGURO, sin embargo, de la fecha depublicación de la solicitud en la Gaceta Oficial,en abril de 1997, se desprende que la solicitudse la hizo en vigencia de la Decisión 344. Por loque los hechos controvertidos y las normasaplicables al caso concreto se encuentran den-tro de la citada normativa, por tanto, de acuerdoa lo expresamente solicitado por el consultantese interpretarán los artículos 81, 83 literales a) yd) de la Decisión 344 y, de conformidad con elartículo 34 del Tratado de Creación del Tribunaly 126 de su Estatuto, de oficio, se interpretaránlos artículos 83 literal e), 84 y 102 de la mismaDecisión 344. No se interpretarán los artículos82 literal a) y 95 por no ser aplicables al casoconcreto; y,

Que, el texto de las normas objeto de la inter-pretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena

“(…)

Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-

cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na.

(…)

Artículo 83. Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

(…)

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, a unamarca anteriormente solicitada para regis-tro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para pro-ductos o servicios respecto de los cualesel uso de la marca pueda inducir al públicoa error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación,la traducción o la transcripción, total oparcial, de un signo distintivo notoriamenteconocido en el país en el que solicita elregistro o en el comercio subregional, ointernacional sujeto a reciprocidad, por lossectores interesados y que pertenezca aun tercero. Dicha prohibición será aplica-ble, con independencia de la clase, tantoen los casos en los que el uso del signo sedestine a los mismos productos o servi-cios amparados por la marca notoriamenteconocida, como en aquellos en los que eluso se destine a productos o serviciosdistintos.

Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producirconfusión con una marca notoriamente co-nocida, independientemente de la clase delos productos o servicios para los cualesse solicita el registro.


Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida;

(…)

Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo deuna marca se adquirirá por el registro de lamisma ante la respectiva oficina nacional com-petente.

(…)”.

1. La marca y los requisitos para su registro

Sobre la base del concepto de marca que con-tiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribu-nal, en reiterada jurisprudencia, ha definido lamarca como un bien inmaterial constituido porun signo conformado por una o más letras, nú-meros, palabras, dibujos, colores u otros ele-mentos de soporte, individual o conjuntamenteestructurados que, perceptible a través de me-dios sensoriales y susceptible de representa-ción gráfica, sirve para identificar y distinguir enel mercado los productos o servicios producidoso comercializados por una persona de otrosidénticos o similares, a fin de que el consumidoro usuario medio los identifique, valore, diferen-cie, seleccione y adquiera sin riesgo de confu-sión o error acerca del origen o la calidad delproducto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de sutitular al conferirle un derecho exclusivo sobre elsigno distintivo de sus productos o servicios,como el interés general de los consumidores ousuarios de dichos productos o servicios, ga-rantizándoles el origen empresarial y la calidadde éstos, evitando el riesgo de confusión o error,tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los si-guientes requisitos para el registro de un signocomo marca:

La perceptibilidad, es la cualidad que tiene unsigno de poder ser aprehendido por los consu-midores o usuarios a través de los sentidos.

Siendo la marca un bien inmaterial, para quepueda ser captada y apreciada, es necesarioque lo abstracto pase a ser una impresión mate-rial identificable, soportada en una o más letras,números, palabras, dibujos u otros elementos

individual o conjuntamente estructurados a finde que, al ser aprehendida por medios sensoria-les y asimilada por la inteligencia, penetre en lamente de los consumidores o usuarios del pro-ducto o servicio que pretende amparar y, deesta manera, pueda ser seleccionada con facili-dad.

En atención a que la percepción se realiza ge-neralmente por el sentido de la vista, se consi-deran signos perceptibles aquéllos referidos auna o varias letras, números o palabras, o a unoo varios dibujos o imágenes, individual o conjun-tamente estructurados.

La distintividad, es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferenciaren el mercado unos productos o servicios deotros, haciendo posible que el consumidor ousuario los seleccione y los requiera. Es consi-derada como característica esencial que debereunir todo signo para ser registrado como mar-ca y constituye el presupuesto indispensablepara que cumpla su función principal de identifi-car e indicar el origen empresarial y la calidaddel producto o servicio, sin riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el trata-dista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder ocarácter distintivo es la capacidad intrínsecaque tiene para poder ser marca. La marca, tieneque poder identificar un producto de otro. Por lotanto, no tiene ese poder identificatorio un signoque se confunde con lo que se va a identificar,sea un producto, un servicio o cualesquiera desus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derechode Marcas. Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot,Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado,en reiteradas ocasiones, que: “Signo distintivoes aquel individual y singular frente a los demásy que no es confundible con otros de la mismaespecie en el mercado de servicios y de produc-tos. El signo que no tenga estas característi-cas, carecería del objeto o función esencial dela marca, cual es el de distinguir unos produc-tos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publicadoen la G.O.A.C. Nº 585, de 20 de julio de 2000,marca: LOS ALPES).

La susceptibilidad de representación gráfi-ca, es la aptitud que tiene un signo de ser des-crito o expresado en letras, números, palabras,imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir,


en algo perceptible para ser captado por el pú-blico consumidor. Este requisito guarda corres-pondencia con lo dispuesto en el artículo 88literal d) de la Decisión 344, en el cual se exigeque la solicitud de registro sea acompañada porla reproducción de la marca cuando ésta con-tenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene:“La representación gráfica del signo es una des-cripción que permite formarse la idea del signoobjeto de la marca, valiéndose para ello de pala-bras, figuras o signos, o cualquier otro mecanis-mo idóneo, siempre que tenga la facultad expre-siva de los anteriormente señalados”. (Alemán,Marco Matías. Normatividad Subregional sobreMarcas de Productos y Servicios, Ed. Top Ma-nangement, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-lizar en el presente caso, si la marca PRUDEN-TIAL SEGURO cumple con los requisitos del ar-tículo 81 y si no se encuentra incursa dentro delas causales de irregistrabilidad previstas en losartículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. Clases de marcas. Comparación entre sig-nos denominativos compuestos. Compa-ración entre signos denominativos com-puestos y signos mixtos

En vista de que el signo solicitado para registroes denominativo compuesto, PRUDENTIAL SE-GURO y los signos sobre la base de los cualesse presenta la observación son PRUDENTIAL,THE PRUDENTIAL y THE PRUDENTIAL y dise-ño, es necesario referirse a este tipo de signosy a su comparación.

Marcas denominativas

Las marcas denominativas llamadas tambiénnominales o verbales, utilizan expresiones acús-ticas o fonéticas, formadas por una o varias le-tras, palabras o números, individual o conjunta-mente estructurados, que integran un conjuntoo un todo pronunciable y que pueden o no tenersignificado conceptual. Este tipo de signos sesubdividen en: sugestivos que son los que tie-nen una connotación conceptual que evoca cier-tas cualidades o funciones del producto identifi-cado por la marca o por el nombre comercial; yarbitrarias que no manifiestan conexión algunaentre su significado y la naturaleza, cualidades

y funciones del producto que va a identificar o laactividad económica que va a realizar, en elcaso del nombre comercial.

Dentro de las marcas denominativas están lasmarcas denominativas compuestas, que sonaquellas que se componen de dos o más pala-bras. Al respecto, el Tribunal ha establecidoque: “No existe prohibición alguna para que lossignos a registrarse adopten, entre otros, cual-quiera de estas formas: se compongan de unapalabra compuesta, o de dos o más palabras,con o sin significación conceptual, con o sin elacompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677,de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Marcas mixtas

Las marcas mixtas se componen de un elemen-to denominativo (una o varias palabras) y unelemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos al ser aprecia-dos en su conjunto produce en el consumidoruna idea sobre la marca que le permite diferen-ciarla de las demás existentes en el mercado.Sin embargo al efectuar el cotejo de estas mar-cas se debe identificar cuál de estos elementosprevalece y tiene mayor influencia en la mentedel consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marcamixta es una unidad, en la cual se ha solicitadoel registro del elemento nominativo como el grá-fico, como uno solo. Cuando se otorga el regis-tro de la marca mixta se la protege en su integri-dad y no a sus elementos por separado”. (Pro-ceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial:BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos denominativos com-puestos y signos denominativos compues-tos con simples

En la comparación entre signos denominativos,ya sean simples o compuestos, el Tribunal so-bre la base de la doctrina, ha recogido lo ex-puesto por Fernández Novoa quien ha manifes-tado que, los signos deben ser observados enconjunto y con la totalidad de los elementos quelo integran, sin descomponer su unidad fonéticay gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de lassílabas y letras que forman los vocablos de lasmarcas en pugna, sin perjuicio de destacar aque-


llos elementos dotados de especial eficaciadiferenciadora, atribuyendo menos valor a losque disminuyan dicha función. Para realizar estalabor, se considera que el Juez Consultantedeberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas com-paradas cuando la sílaba tónica de las mis-mas ocupa la misma posición y es idéntica omuy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo or-den habla a favor de la semejanza de las mar-cas comparadas porque la sucesión de voca-les asume una importancia decisiva para fijarla sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativashay que tratar de encontrar la dimensión máscaracterística de las denominaciones con-frontadas: la dimensión que con mayor fuerzay profundidad penetra en la mente del consu-midor y determina, por lo mismo, la impre-sión general que la denominación va a susci-tar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusivadel administrador o juez nacional, en su caso,quienes deben aplicar los criterios elaboradospor la doctrina y recogidos por la jurisprudenciacomunitaria para la comparación de todo tipo demarcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signoestá compuesto por una palabra y se solicita suregistro, entre los signos ya registrados y el re-querido para registro, puede existir confusióndependiendo de las terminaciones, número devocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber ele-mentos diferenciadores en dicha expresión,siempre en el entendido de que los productos acubrirse sean los mismos. Al cotejar dos mar-cas denominativas, el examinador deberá so-meterlas a las reglas para la comparación mar-caria, y prestará especial atención al criterioque señala que a los signos se les observará através de una visión de conjunto, sin fraccionarsus elementos.

En el caso de solicitarse el registro como marcade un signo denominativo compuesto, como enel presente caso, que haya de juzgarse sobre elriesgo de confusión de dicho signo con una mar-ca previamente registrada, en este caso unadenominativa simple y una denominativa com-puesta, habrá de examinarse especialmente la

relevancia y distintividad de los vocablos queformen parte de aquel signo y no de esta marca,resultando que no habrá riesgo de confusión“cuando los vocablos añadidos a los coinciden-tes están dotados de la suficiente carga semán-tica que permita una eficacia particularizadoraque conduzca a identificar el origen empresarialevitando de este modo que el consumidor puedacaer en error”. (Proceso 13-IP-2001, ya citado).En consecuencia, “De existir un nuevo vocabloen el segundo signo que pueda claramente lo-grar que las semejanzas entre los otros térmi-nos queden diluidas, el signo sería suficiente-mente distintivo para ser registrado”. (Proceso14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS,citando al Proceso 21-IP-98, publicado en laG.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998,marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)).

Comparación entre signos mixtos y deno-minativos compuestos

En el caso de realizarse el cotejo entre un signodenominativo compuesto solicitado y un signomixto registrado se debe identificar cuál de es-tos elementos prevalece y tiene mayor influen-cia en la mente del consumidor, si el denomina-tivo o el gráfico. A fin de llegar a tal determina-ción, “en el análisis de una marca mixta hay quefijar cuál es la dimensión más característica quedetermina la impresión general que (…) suscitaen el consumidor (…) debiendo el examinadoresforzarse por encontrar esa dimensión, la quecon mayor fuerza y profundidad penetra en lamente del consumidor y que, por lo mismo,determina la impresión general que el signomixto va a suscitar en los consumidores”.(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos deDerecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A.,Madrid 1984, p. 237 a 239).

También ha reiterado que: “La doctrina se hainclinado a considerar que, en general, el ele-mento denominativo de la marca mixta suele serel más característico o determinante, teniendoen cuenta la fuerza expresiva propia de las pa-labras, las que por definición son pronunciables,lo que no obsta para que en algunos casos se lereconozca prioridad al elemento gráfico, tenien-do en cuenta su tamaño, color y colocación,que en un momento dado pueden ser definitivos.El elemento gráfico suele ser de mayor impor-tancia cuando es figurativo o evocador de con-ceptos, que cuando consiste simplemente en


un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publi-cado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de1999, marca: C.A.S.A. mixta).

Con base a estos criterios el Juez Consultantedeberá identificar cuál de estos elementos pre-valece y tiene mayor influencia en la mente delconsumidor, si el denominativo o el gráfico yproceder a su cotejo a fin de determinar el ries-go de confusión, conforme a los criterios conte-nidos en la presente interpretación. En el casode que en uno de los signos prevalezca el ele-mento gráfico y en el otro el denominativo oviceversa no habrá, en principio, riesgo de con-fusión.

3. Irregistrabilidad por identidad o similitudde un signo. Riesgo de confusión. Reglaspara efectuar el cotejo marcario. Simili-tud ortográfica, fonética e ideológica

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente,precautelar el interés de terceros. El literal a) dedicho artículo prohíbe que se registren comomarcas los signos que, en relación con dere-chos de terceros, sean idénticos o se asemejena una marca anteriormente solicitada para re-gistro o registrada por un tercero, para los mis-mos productos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir al público a error. En con-secuencia, no es necesario que el signo solici-tado para registro induzca a error a los consumi-dores, sino que es suficiente la existencia delriesgo de confusión para que se configure lairregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de claridadpara poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicadoen la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de2004, marca: DIUSED JEANS).

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión será necesario determinar si existe iden-tidad o semejanza entre los signos en disputa,tanto entre sí como en relación con los produc-tos o servicios distinguidos por ellos y conside-rar la situación de los consumidores o usuarios,la cual variará en función de los productos oservicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizada por-que el vínculo de identidad o semejanza induceal público a adquirir un producto o a usar unservicio determinado en la creencia de que estácomprando o usando otro, lo que implica laexistencia de un cierto nexo también entre losproductos o servicios; y la indirecta, caracteri-zada porque el citado vínculo hace que el con-sumidor atribuya, en contra de la realidad de loshechos, a dos productos o dos servicios que sele ofrecen, un origen empresarial común.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los produc-tos o servicios que cada uno de ellos ampara,serían los siguientes: (i) que exista identidadentre los signos en disputa y también entre losproductos o servicios distinguidos por ellos; (ii)o identidad entre los signos y semejanza entrelos productos o servicios; (iii) o semejanza en-tre los signos e identidad entre los productos yservicios; (iv) o semejanza entre aquellos y tam-bién semejanza entre éstos. Criterios conteni-dos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y enabundante jurisprudencia de este Tribunal. (Pro-ceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y di-seño).

El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza yla identidad, ya que “la simple semejanza pre-supone que entre los objetos que se comparanexisten elementos comunes pero coexistiendocon otros aparentemente diferenciadores, pro-duciéndose por tanto la confundibilidad. En cam-bio, entre marcas o signos idénticos, se suponeque nos encontramos ante lo mismo, sin dife-rencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29de enero de 2003, marca: CHIP’S).

La comparación entre los signos, deberá reali-zarse en base al conjunto de elementos que losintegran, donde el todo prevalezca sobre laspartes y no descomponiendo la unidad de cadauno. En esta labor, como dice el Tribunal: “Laregla esencial para determinar la confusión esel examen mediante una visión en conjunto delsigno, para desprender cual es la impresióngeneral que el mismo deja en el consumidor enbase a un análisis ligero y simple de éstos,pues ésta es la forma común a la que recurre elconsumidor para retenerlo y recordarlo, ya que


en ningún caso se detiene a establecer en for-ma detallada las diferencias entre un signo yotro (…)”. (Proceso 48-IP-2004, publicado en laG.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, marca:EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340, de13 de mayo de 1998, marca: US TOP).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acer-ca del cuidado que se debe tener al realizar elcotejo entre dos signos para determinar si entreellos se presenta riesgo de confusión, toda vezque entre los signos en proceso de compara-ción puede existir identidad o similitud así comotambién entre los productos o servicios a losque cada uno de esos signos pretenda distin-guir. En los casos en los que los signos no sólosean idénticos sino que tengan por objeto losmismos productos o servicios, el riesgo de con-fusión sería absoluto. Cuando se trata de simplesimilitud, el examen requiere de mayor profundi-dad, con el objeto de llegar a las determinacio-nes en este contexto, con la mayor precisiónposible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determina-ción del riesgo de confusión corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, quien la determinará conbase a principios y reglas que la doctrina y lajurisprudencia han sugerido a los efectos deprecisar el grado de confundibilidad, la que vadel extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confu-sión el Tribunal ha sentado los siguientes crite-rios: “El primero, la confusión visual, la cual ra-dica en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los de for-ma. El segundo, la confusión auditiva, en dondejuega un papel determinante, la percepción so-nora que pueda tener el consumidor respecto dela denominación aunque en algunos casos vis-tas desde una perspectiva gráfica sean diferen-tes, auditivamente la idea es de la misma deno-minación o marca. El tercer y último criterio, esla confusión ideológica, que conlleva a la perso-na a relacionar el signo o denominación con elcontenido o significado real del mismo, o mejor,en este punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Pro-ceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Pro-

ceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

Reglas para efectuar el cotejo marcario

A objeto de facilitar a la Autoridad NacionalCompetente el estudio sobre la supuesta con-fusión entre los signos en conflicto, es necesa-rio tomar en cuenta los criterios elaborados porlos tratadistas Carlos Fernández-Novoa y PedroBreuer Moreno que han sido recogidos de ma-nera reiterada por la jurisprudencia de este Tri-bunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de con-junto despertada por los signos, es decir quedebe examinarse la totalidad de los elemen-tos que integran a cada uno de ellos, sindescomponer, y menos aún alterar, su uni-dad fonética y gráfica, ya que “debe evitarsepor todos los medios la disección de lasdenominaciones comparadas, en sus diver-sos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa,Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcasdeben ser examinadas en forma sucesiva yno simultánea, de tal manera que en la com-paración de los signos confrontados debepredominar el método de cotejo sucesivo,excluyendo el análisis simultáneo, en aten-ción a que éste último no lo realiza el consu-midor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existan entre lossignos, ya que la similitud generada entreellos se desprende de los elementos seme-jantes o de la semejante disposición de losmismos, y no de los elementos distintos queaparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocar-se en el lugar del consumidor presunto, to-mando en cuenta la naturaleza de los produc-tos o servicios identificados por los signos endisputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado deMarcas de Fábrica y de Comercio”, EditorialRobis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, esnecesario determinar los diferentes modos enque pueden asemejarse los signos en disputa eidentificar la posible existencia o no de similitudo identidad entre ellos.


4. Marca notoriamente conocida y su prue-ba. Riesgos en el mercado.

El Tribunal considera importante abordar el temaen vista de que la sociedad observadora argu-menta que los signos sobre la base de loscuales presenta las observaciones son notoria-mente conocidos.

Los signos notoriamente conocidos son aque-llos en la que convergen su difusión entre elpúblico consumidor del producto o servicio alque el signo se refiere con el uso intensivo delmismo y su consiguiente reconocimiento dentrode los círculos interesados por la calidad de losproductos o servicios que él ampara, ya queningún consumidor recordará ni difundirá el co-nocimiento del signo cuando los productos oservicios por él protegidos no satisfagan lasnecesidades del consumidor, comprador o usua-rio, correspondiente.

La difusión del signo en los diferentes merca-dos, la intensidad de su uso y el prestigio adqui-rido, influyen decisivamente para que éste ad-quiera el carácter de notorio, ya que así el con-sumidor reconocerá y asignará dicha caracte-rística debido al esfuerzo que el titular del mis-mo realice para elevarlo de la categoría de signocomún u ordinario al status de notorio.

Este Tribunal caracteriza al signo notorio comoaquel que reúne la calidad de ser conocido poruna colectividad de individuos pertenecientes aun determinado grupo de consumidores o usua-rios del tipo de bienes o de servicios a los queles es aplicable, porque se encuentra amplia-mente difundido entre dicho grupo.

Con referencia a lo previsto en el literal d) delartículo 83 de la Decisión 344 en el caso de queel signo que se pretende registrar constituya lareproducción, la imitación, la traducción o latranscripción total o parcial de una marca noto-riamente conocida en el País Miembro en el quese solicita el registro, en el comercio subregio-nal o en el comercio internacional sujeto a reci-procidad, la irregistrabilidad opera por este solohecho sin necesidad de que se analice el riesgode confusión, es decir, con independencia de laclase a la que pertenezcan los productos o ser-vicios y del territorio en que haya sido registra-da. En este caso el Tribunal ha sostenido “atenor de la disposición prevista (…) el reconoci-

miento de la marca notoria, como signo distinti-vo de bienes o servicios determinados presupo-ne su conocimiento en el país en que se hayasolicitado su registro o en el comercio subre-gional, o internacional sujeto a reciprocidad, porlos sectores interesados, es decir, por la mayorparte del sector de consumidores o usuarios aque estén destinados los bienes o servicios”.(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C.Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca:BONITO+GRÁFICA). Esta jurisprudencia, tam-bién, es aplicable a los casos en los que elsigno notoriamente conocido sea un nombre co-mercial.

Asimismo, con relación al literal e) del artículo83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifesta-do que: “la protección especial que se otorga ala marca notoriamente conocida se extiende–caso de haber riesgo de confusión por similitudcon un signo pendiente de registro- con inde-pendencia de la clase a que pertenezca el pro-ducto de que se trate y del territorio en que hayasido registrada, pues se busca prevenir el apro-vechamiento indebido de la reputación de lamarca notoria, así como impedir el perjuicio queel registro del signo similar pudiera causar a lafuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.(Proceso 143-IP-2004, ya citado). Igual que encaso anterior, esta jurisprudencia es aplicable alos casos de un nombre comercial notoriamenteconocido.

La notoriedad de un signo no se presume, debeser probada, por quien alega ese estatus. Alrespecto, el Tribunal recogiendo criterios doc-trinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia:“En la concepción proteccionista de la marcanotoria, ésta tiene esa clasificación para efec-tos de otorgarle otros derechos que no los tie-nen las marcas comunes, pero eso no significaque la notoriedad surja de la marca por sí sola,o que para su reconocimiento legal no tenganque probarse las circunstancias que precisa-mente han dado a la marca ese status”. (Proce-so 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231,de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Aplica-ble a nombre comercial.

Igualmente, el Tribunal ha sostenido que: “Va-rios son los hechos o antecedentes que deter-minan que una marca sea notoria: calidad deproductos o servicios, conocimiento por partede los usuarios o consumidores, publicidad, in-tensidad de uso, que deben ser conocidos por


el juez o administrador para calificar a la marcade notoria, y que para llegar a esa conviccióndeben ser probados y demostrados dentro delproceso judicial o administrativo. Aun en el su-puesto de que una marca haya sido declaradaadministrativa o judicialmente como notoria, tie-ne que ser presentada a juicio tal resolución osentencia, constituyéndose éstas en una prue-ba con una carga de gran contenido procedi-mental”. (Proceso 40-IP2003, publicado en laG.O.A.C. Nº 961, de 4 de agosto de 2003, mar-ca: FINO (mixta) mencionando al Proceso 8-IP-95, ya citado).

La protección de la marca notoria en rela-ción a los diferentes tipos de riesgos en elmercado

La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, noconsagra una protección de la marca notoria deforma tan específica y diferenciada en relacióncon los diferentes tipos de riesgos que puedesufrir una marca notoria en el mercado. Es de-cir, no califica la protección de los tipos demarcas en relación con los diversos tipos deriesgos.

Con el objeto de proteger a signos distintivosnotoriamente conocidos de los riesgos a losque están expuestos en el mercado, la doctrinaha reconocido a cuatro tipos de riesgos: riesgode confusión, de asociación, de dilución y deuso parasitario. Estos criterios han sido recono-cidos por el Tribunal en el Proceso 10-IP-2009,publicado en la G.O.A.C. Nº 1721 de 3 de juniode 2009, marca: PENTAMIX (nominativa).

El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un productopiense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución es la posibilidad de queel uso de otros signos idénticos o similarescause el debilitamiento de la altísima capaci-

dad distintiva que el signo notoriamente co-nocido ha ganado en el mercado, aunque seuse para productos que no tengan ningúngrado de conexidad con los que ampara elsigno notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario esla posibilidad de que un competidor parasita-rio se aproveche injustamente del prestigiode los signos notoriamente conocidos, aun-que la acción se realice sobre productos oservicios que no tengan ningún grado deconexidad con los que ampara el signo noto-riamente conocido.

No obstante lo anterior, en el ámbito de la Deci-sión 344 el signo notoriamente conocido tantoen el mercado como tal, como en el ámbitoregistral, se encuentra protegido contra el ries-go de confusión, asociación y dilución.

5. Familia de marcas

En vista de que la demandante se refiere a “Laafirmación de la compañía TEXTILES NACIONA-LES S.A. TENASA de que ha adquirido un dere-cho de exclusividad sobre el término PRUDEN-TIAL y que este derecho se ve reforzado por laformación de una familia de marcas”, el Tribunalconsidera necesario referirse a la familia demarcas.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “En elDerecho de Marcas se admite en general laexistencia de una pluralidad de marcas queposean un rasgo distintivo común. Si este ele-mento común figura al inicio de la denomina-ción, será, por lo general, el elemento dominan-te. El elemento dominante común hará que to-das las marcas que lo incluyan produzcan unaimpresión general común, toda vez que induciráa los consumidores a asociarlas entre sí y apensar que los productos a que se refieren par-ticipan de un origen común. Dado que el ele-mento dominante común obra como un indica-dor de pertenencia de la marca a una familia demarcas, es probable que el consumidor medioconsidere que el producto donde figura el cita-do elemento común constituye objeto de unamarca que pertenece a determinada familia demarcas, por lo que el registro de aquélla, casode corresponder a distinto titular, podría inducira confusión”. (Proceso 97-IP-2002, publicado enla G.O.A.C. N° 912 de 25 de marzo de 2003, ca-so “ALPIN”).


6. Derecho al uso exclusivo de un signo

En la doctrina y en los diferentes ordenamientosjurídicos se conocen dos sistemas para la pro-tección de un signo: el sistema declarativo, queprotege a la marca únicamente por su uso; y, elsistema atributivo que confiere derecho al usoexclusivo sólo a raíz del registro del signo en laoficina nacional competente. El artículo 102 dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena recoge el sistema atributivo, en elcual el derecho nace exclusivamente al regis-trarse el signo; esto quiere decir, que goza delos derechos inherentes a la marca quien laregistra en la oficina correspondiente.

En este sentido, el Tribunal reitera “en el marcode la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena, que el registro del signo comomarca, en la oficina competente de uno de losPaíses Miembros de la Comunidad Andina, con-figura el único acto constitutivo del derecho desu titular al uso exclusivo del signo, y que estederecho le confiere la posibilidad de ejercer ac-ciones positivas a su respecto, así como deobrar contra los terceros que, sin su consenti-miento, realicen cualquier acto de aprovecha-miento de la marca, prohibido por la Decisión344”. (Proceso 10-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1177, de 22 de marzo de 2005, marca:EKSTASE).

Sobre la posibilidad de obrar contra cualquiertercero, el Tribunal ha precisado que “el titulartendrá el derecho de oponerse, de presentarobservaciones al registro de otra marca solici-tada, tanto en el país de registro como en losdemás Países Miembros, cuando quiera quecon ellos se afecte su interés legítimo”. (Proce-so 09-IP-98, publicado en G.O.A.C. N° 481, de13 de septiembre de 1999, marca: DERMALEX).

7. Conexión competitiva

Además de los criterios referidos a la compara-ción entre signos, es necesario tener en cuentalos productos o servicios que distinguen dichossignos a efecto de establecer la posible co-nexión competitiva y en su caso aplicar los cri-terios relacionados con la misma. En el presen-te caso, al referirse los signos en cuestión aproductos de diferente clase, el consultante de-berá analizar si se trata en efecto de un caso deconexión competitiva.

Con relación a las consideraciones relativas a laconexión competitiva entre productos o servi-cios, la orientación jurisprudencial de este Tri-bunal, con base en la doctrina, señala algunaspautas o criterios que pueden conducir a esta-blecer o fijar la similitud o la conexión compe-titiva entre los productos o servicios, que sesintetizan: (i) La inclusión de los productos oservicios en una misma clase del nomenclátor;(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismosmedios de publicidad; (iv) Relación o vincula-ción entre los productos o servicios; (v) Usoconjunto o complementario de productos o ser-vicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo gé-nero de los productos o servicios; (viii) Mismafinalidad; (ix) Intercambiabilidad de los produc-tos o servicios.

La Autoridad Nacional Competente debe consi-derar que, si bien el derecho que se constituyecon el registro de un signo como marca, por vir-tud de la regla de la especialidad, en principiocubre únicamente los productos o serviciosidentificados en la solicitud y ubicados en unade las clases de la Clasificación Internacionalde Niza, la pertenencia de dos productos oservicios a una misma clase no prueba quesean semejantes, así como su pertenencia adistintas clases tampoco prueba que sean dife-rentes.

También debe tomar en cuenta la intercambia-bilidad, en el sentido de que los consumidoresestimen que los productos o servicios son sus-tituibles entre sí para las mismas finalidades, yla complementariedad, relativa al hecho de quelos consumidores juzguen que los productos oservicios deben utilizarse en conjunto, o que eluso de uno de ellos presupone el del otro, o queuno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo debe analizar si la conexión competi-tiva podría surgir en el ámbito de los canales decomercialización o distribución de los produc-tos o servicios, provenientes de la identidad osimilitud en la utilización de medios de difusióno publicidad. En tal sentido, si ambos productoso servicios se difunden a través de los mediosgenerales de publicidad (radio, televisión o pren-sa), cabe presumir que la conexión entre ellosserá mayor, mientras que si la difusión se reali-za a través de revistas especializadas, comuni-cación directa, boletines o mensajes telefóni-cos, es de presumir que la conexión será me-nor.


Finalmente, deberá considerar la clase de con-sumidor o usuario y su grado de atención almomento de identificar, diferenciar y seleccio-nar el producto o servicio. A juicio del Tribunal,“el consumidor al que debe tenerse en cuentapara establecer el posible riesgo de confusiónentre dos marcas, es el llamado ‘consumidormedio’ o sea el consumidor común y corrientede determinada clase de productos, en quiendebe suponerse un conocimiento y una capaci-dad de percepción corrientes (...)”. (Proceso 09-IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 demayo de 1995, marca: DIDA). Como se dijosupra, el consultante deberá aplicar lo relacio-nado con productos a servicios

En consecuencia el consultante deberá tener encuenta en el presente caso que, de acuerdo a loprevisto en el artículo 83 literal a) de la Decisión344, se encuentra prohibido el registro del signocuyo uso pueda inducir al público a error si,además de ser idéntico o semejante a una mar-ca anteriormente solicitada para registro o re-gistrada por un tercero o a un nombre comercialprotegido, tiene por objeto un producto o servi-cio semejante al amparado por el signo en refe-rencia, sea que dichos productos o serviciospertenezcan a la misma clase del nomenclátoro a clases distintas que lleven a que se asocieel producto o servicio a un origen empresarialcomún.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizarsi el signo PRUDENTIAL SEGURO, cumple conlos requisitos de registrabilidad establecidos enel artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena y si no se encuentraincurso dentro de las causales de irregistrabili-dad previstas en los artículos 82 y 83 de lamisma Decisión.

SEGUNDO: En un signo denominativo compues-to, de existir un nuevo vocablo que pueda cla-ramente identificar al signo y diferenciarlo de losdemás, sería suficientemente distintivo para serregistrado.

En el caso de solicitarse el registro como marcade un signo denominativo compuesto, como enel presente, que haya de juzgarse sobre el ries-go de confusión de dicho signo con una marcapreviamente registrada, en este caso denomina-tiva simple y denominativa compuesta, habrá deexaminarse especialmente la relevancia y dis-tintividad de los vocablos que formen parte deaquel signo y no de esta marca, resultando queno habrá riesgo de confusión cuando los voca-blos añadidos a los coincidentes estén dotadosde la suficiente carga semántica que permitauna eficacia particularizadora que conduzca aidentificar el producto y su origen empresarialevitando de este modo que el consumidor puedacaer en error.

En el caso de realizarse el cotejo entre un signodenominativo compuesto solicitado y un signomixto se debe identificar cuál de estos elemen-tos, si el denominativo o el gráfico, prevalece ytiene mayor influencia en la mente del consumi-dor que, por lo mismo, determina la impresióngeneral que el signo va a suscitar en los consu-midores.

TERCERO: No son registrables como marcaslos signos cuyo uso en el comercio afectara elderecho de un tercero y que, en relación conéste, el signo que se pretenda registrar, seaidéntico o se asemeje a una marca ya registra-da o a un signo anteriormente solicitado pararegistro, para los mismos productos o servicios,o para productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error, de donde resulta que no esnecesario que el signo solicitado para registroinduzca a confusión a los consumidores sinoque es suficiente la existencia del riesgo deconfusión para que se configure la prohibiciónde irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y,en su caso, al Juzgador determinar el riesgo deconfusión con base a principios y reglas elabo-rados por la doctrina y la jurisprudencia señala-dos en la presente interpretación prejudicial yque se refieren básicamente a la identidad o a lasemejanza que pudieran existir entre los signosy entre los productos.

QUINTO: De conformidad con el literal d) delartículo 83 de la Decisión 344, la protecciónespecial que se otorga a la marca notoriamente


conocida en el caso de que el signo que sepretende registrar constituya la reproducción, laimitación, la traducción o la transcripción total oparcial de una marca notoriamente conocida enel País Miembro en el que se solicita el registro,en el comercio subregional o internacional suje-to a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por elsolo hecho de la reproducción, imitación, tra-ducción o transcripción, con independencia dela clase a la que pertenezcan los servicios y delterritorio en el cual se haya registrado, pues sebusca prevenir el aprovechamiento indebido dela reputación de la marca notoria, así comoimpedir el perjuicio que el registro del signosimilar pudiera causar a la fuerza distintiva o ala reputación de aquélla.

Asimismo conforme a lo dispuesto en el literale) del artículo 83 de la citada Decisión 344, laprotección especial que se otorga a la marcanotoriamente conocida se extiende –caso dehaber riesgo de confusión por similitud con unsigno pendiente de registro- con independenciade la clase a que pertenezca el servicio de quese trate y del territorio en que haya sido regis-trada con los fundamentos y los efectos prece-dentemente indicados.

La calidad de marca notoriamente conocida nose presume debiendo probarse, por quien laalega, las circunstancias que le dan ese estatus,con base a los criterios señalados en la presen-te interpretación prejudicial.

SEXTO: En la familia de marcas existe un ele-mento dominante común que obra como indica-dor de pertenencia de una o varias marcas adicha familia. Es probable que el consumidormedio considere que el producto donde figura elcitado elemento pertenece a una determinadafamilia de marcas, por cuya razón el registro deuna nueva marca, caso de corresponder a dis-tinto titular, podría inducir a confusión. Sin em-bargo, si la familia de marcas contiene comoindicador dominante una partícula de uso co-mún no puede impedir su inclusión en marcasde terceros y, fundar en esa sola circunstanciala existencia de confundibilidad.

SÉPTIMO: El registro del signo como marca,en la oficina competente de uno o más de losPaíses Miembros de la Comunidad Andina, con-figura el único acto constitutivo del derecho de

su titular al uso exclusivo del signo. Este dere-cho le otorga la posibilidad de obrar en dichosPaíses contra terceros que, sin su consenti-miento, realicen cualquier acto de aprovecha-miento de la marca, prohibido por la Decisión344.

OCTAVO: Además de los criterios sobre la com-paración entre signos, es necesario tener encuenta los criterios relacionados con la cone-xión competitiva entre los productos o servicios.En el presente caso, al referirse los signos encuestión a diferentes productos, el consultantedeberá analizar si se trata en efecto de un casode conexión competitiva, con base en los crite-rios señalados en la presente interpretaciónprejudicial.

La Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de loContencioso Administrativo de Quito, Repúblicadel Ecuador, deberá adoptar la presente in-terpretación prejudicial cuando dicte sentenciadentro del proceso interno Nº 7047-00-M.P., deconformidad con lo dispuesto por el artículo 35del Tratado de Creación del Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina, así como dar cumpli-miento a lo previsto en el artículo 128, párrafotercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presenteinterpretación a la Secretaría General de la Co-munidad Andina para su publicación en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel FerrerPRESIDENTE

Oswaldo Salgado EspinozaMAGISTRADO

Leonor Perdomo PerdomoMAGISTRADA

Isabel Palacios LeguizamónSECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.SECRETARIA


PROCESO 04-IP-2009

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 122 y 123 de su

Estatuto con fundamento en lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de laCorte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: TONY. Actor:

sociedad KELLOGG DE PERÚ S.A.C. Proceso interno Nº 2396-2008.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losdieciséis días del mes de septiembre del añodos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y susanexos, remitida por la Sala Constitucional ySocial de la Corte Suprema de Justicia de laRepública del Perú, por intermedio de su Presi-dente, relativa a los artículos 155 literal d) y 238de la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina, dentro del proceso interno Nº 2396-2008;

El auto de 28 de mayo de 2009, mediante elcual este Tribunal decidió admitir a trámite lareferida solicitud de interpretación prejudicial porcumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal y con los requisitos con-templados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, com-plementados con los documentos incluidos enanexos.


Demandante: sociedad KELLOGG DE PERÚS.A.C.Demandado: Instituto Nacional de Defensa de laCompetencia y de la Protección de la PropiedadIntelectual de la República del Perú, INDECOPI.Tercero interesado: AMAY COMMERCIAL INC.

b) Hechos

1. El 23 de octubre de 2006, AMAY COMMER-CIAL INC. formuló acción por infracción a losderechos de propiedad industrial contraKELLOGG COMPANY de Estados Unidos yKELLOGG DE PERÚ S.A.C.

De la demanda y de la contestación a la de-manda, del informe del consultante, de la

Resolución impugnada y de los documentosacompañados en el expediente, se despren-de que la sociedad AMAY COMMERCIALINC. denuncia la infracción a los derechos depropiedad industrial sobre los siguientes fun-damentos:

a. Que AMAY COMMERCIAL INC. es titularde la marca EL TIGRE y TONY para distin-guir productos de la clase 30. Estas mar-cas están licenciadas a favor de AMERALS.A.A.

b. Que KELLOGG COMPANY y KELLOGGDE PERÚ S.A.C. vienen utilizando indebi-damente la marca TONY en sus productosde la marca ZUCARITAS y de la marcaCHOCO ZUCARITAS. Que dichas empre-sas vienen importando, comercializando ydistribuyendo en el mercado nacional losproductos con la marca ZUCARITAS y en-voltura y el término TONY.

c. Que KELLOGG COMPANY y KELLOGGDE PERÚ S.A.C. hacen creer a los consu-midores que el término TONY, que apare-ce en el empaque del producto de marcaZUCARITAS y de marca CHICO ZUCARITAS,es una marca registrada, pues luego de lapalabra TONY consignan una letra R en uncírculo pequeño. Lo cual es falso ya queincluso mediante Resolución Nº 1122-95/INDECOPI-TDCPI de 30 de mayo de 1995,se denegó el registro de la marca de pro-ducto TONY THE TIGER solicitada por Ke-llogg Company, por lo que la marca ZUCA-RITAS y envoltura únicamente está consti-tuida por la denominación ZUCARITAS.

Sobre la base de lo manifestado la sociedadAMAY COMMERCIAL INC. solicitó:

a. El cese del uso del término TONY, en for-ma independiente o conjuntamente y conotros elementos para distinguir productosde la clase 30, así como el material publi-citario respectivo.


b. El cese de importación de los productosantes mencionados con la denominaciónTONY.

c. La inmovilización de los productos referi-dos y/o del material publicitario que con-tenga el signo materia de litis.

d. Se dicte la medida cautelar de comiso eincautación de todos los productos deno-minados ZUCARITAS TONY.

2. Por Resolución Nº 498-2005/OSD-INDECOPI,de 17 de enero de 2005, la Oficina de SignosDistintivos del INDECOPI declaró fundada laacción de infracción de los derechos de pro-piedad industrial interpuesta por AMAYCOMMERCIAL INC. contra KELLOGG DEPERÚ S.A.C.

3. Contra dicha Resolución la actora interpusorecurso de apelación, el cual fue resuelto porel Tribunal de Defensa de la Competencia yde la Propiedad Intelectual del INDECOPI que,por Resolución Nº 0427-2005/TPI-INDECOPI,de 20 de abril de 2005, decidió: “CONFIR-MAR la Resolución Nº 498-2005/OSD-IN-DECOPI (…) en el extremo que declaró fun-dada la acción por infracción de derechos depropiedad industrial interpuesta por AmayCommercial Inc. (…), le prohibió el uso de ladenominación TONY, materia de la presentedenuncia, tanto en forma independiente comoconjuntamente con otros elementos, para dis-tinguir hojuelas de maíz correspondientes ala clase 30 de la Nomenclatura Oficial (prohi-bición que incluye la de importar y/o comer-cializar en el país los productos referidos enlos cuales se emplee tal signo) y la amones-tó por la comisión de los hechos denuncia-dos, dejándola FIRME en lo demás que con-tiene”.

4. La sociedad KELLOGG DE PERÚ S.A.C. in-terpuso demanda contencioso administrati-va, contra la Resolución antes citada. PorResolución número catorce de 2 de mayo de2007, la Primera Sala Transitoria Especiali-zada en lo Contencioso Administrativo de laCorte Superior de Justicia de Lima, declaró“INFUNDADA en todos sus extremos la de-manda (…)”. Contra dicha Providencia la ac-tora interpuso recurso de apelación, este re-curso fue resuelto por la Sala Civil Permanen-te de la Corte Suprema de Justicia de laRepública del Perú que por sentencia Nº 4525-2007, de 11 de junio de 2008 decidió confir-

mar “la sentencia apelada (…) que declarainfundada la demanda (…)”.

5. La actora sociedad KELLOGG DE PERÚ S.A.C.interpuso recurso de casación contra la sen-tencia mencionada. La Sala de Derecho Cons-titucional y Social de la Corte Suprema deJusticia de la República del Perú, al calificarel recurso, mediante providencia CAS. 2369-2008, de 13 de octubre de 2008, dispuso elenvío de copias certificadas de las actuacio-nes procesales a fin de que este Tribunalemita la interpretación prejudicial correspon-diente. En dicha providencia la mencionadaSala dice: “(…) para los pronunciamientosjurisdiccionales de última instancia nacionalque supongan la interpretación de normascomunitarias, el último párrafo del artículo 33estableció la consulta obligatoria. En el casode autos, se ha emitido sentencia de segun-da y última instancia de revisión sobre elfondo de la materia controvertida, interpretan-do los artículos 155 inciso d) y 238 de la De-cisión 486 de la Comunidad Andina de Nacio-nes (sic); no obstante, no se ha contado conla interpretación prejudicial del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina, por lo que,se ha violado el principio del debido proceso,al incumplir la formalidad procesal de obtenerla interpretación prejudicial emitida por el Tri-bunal de Justicia de la Comunidad Andina deNaciones (sic), previa a la expedición de lasentencia de vista”.


La actora sociedad KELLOGG COMPANY DEPERÚ S.A.C. fundamenta su demanda diciendoque:

1. “No existe posibilidad de confusión entre lasmarcas en litigio, menos aún infracción” yque tampoco existe conexión competitiva osimilitud entre los productos que distinguenlas marcas en litigio” ya que los productosque distingue cada uno de los signos tienendistinta finalidad “las hojuelas de maíz no secomercializan conjuntamente con galletas,dulces, chocolates, caramelos, confites, bom-bones, turrones, cocoa, que distingue la mar-ca TONY de Amay Comercial Inc. (sic)”.

2. Los signos en cuestión “No son similares ensu aspecto gráfico ni en su aspecto fonético”criterio que fue reconocido por el INDECOPI.


3. “Los demandantes tienen derecho a utilizar ladenominación TONY en los empaques de susproducto (sic) que se expenden bajo las mar-cas CHOCO y CHOCO ZUCARITAS” ya quese ha reconocido que Kellogg Company es“titular de los derechos de autor sobre el per-sonaje TONY, el cual es precisamente el per-sonaje que ilustra los empaques registradoscomo marcas, que lleva también marcasdenominativas CHOCO ZUCARITAS y ZUCA-RITAS (…). Resulta evidente que no se usa ladenominación TONY como marca, ni se pro-mueve ni publicita el producto en el mercadocomo TONY (…). En consecuencia (…) losdemandantes usan en el empaque de susproductos la denominación TONY, no a títulode marca sino para indicar el nombre delpersonaje que ilustra el empaque, en aplica-ción al artículo 157 de la Decisión 486 (…)”.

4. En el supuesto no consentido de que no sedé aplicación al artículo 157 de la Decisión486, se debería dar aplicación al artículo 159de la misma Decisión ya que se cumplentodos los presupuestos legales exigidos poresta normativa, sin embargo “la autoridad ad-ministrativa no ha interpretado correctamenteel artículo 159 (…)”.

5. En aplicación del mencionado artículo “debedeclararse que Amay Commercial Inc. no tie-ne derecho a impedir el ingreso al Perú delproducto ‘hojuelas de maíz’ distinguido con lamarca TONY, concedida en Venezuela y Co-lombia, no sólo porque no usa la marca paraese producto sino porque además AmayCommercial Inc. no es titular en el Perú de lamarca Tony para distinguir ‘hojuelas de maíz’”.

6. “La libre circulación de mercancías es la re-gla en la Comunidad Andina, constituyen unaexcepción a esta regla los derechos de pro-piedad industrial. En consecuencia, las ex-cepciones a este principio son las expresa-mente señaladas por las leyes y no puedencrearse más por analogía”.

7. Se cuestiona el alcance del artículo 159 en elsentido de que si los productos para la impor-tación deben ser idénticos o similares a loscomercializados por la marca en conflicto ysi deben ser para los mismos productos oservicios o si se hace extensivo al caso deconexión competitiva, como en el presentecaso.

8. Como pretensión subsidiaria solicitan “quese declare la nulidad de todo lo actuado en elprocedimiento administrativo hasta el momentoen el cual el Tribunal del Indecopi debió deemitir resolución, ordenando se suspenda elprocedimiento administrativo (…) hasta quese resuelva la acción interpuesta por KelloggCompany, solicitando la cancelación parcialde la marca Tony (…)”. Ya que sostiene quese ha demostrado “que la marca TONY no seutiliza para distinguir todos los productos paralos cuales fue registrada y que no es utiliza-da para distinguir ningún producto que guardeconexión competitiva con el producto cerealpara el desayuno que, bajo las marcasZUCARITAS y CHOCO ZUCARITAS comer-cializan la hoy demandantes (sic) en el Perú”.Y que esta actuación del INDECOPI significala violación del procedimiento administrativo.


El INDECOPI contesta la demanda manifestan-do que:

1. Respecto al fundamento de la actora de queno existiría confusión entre las marcas enconflicto por falta de conexión competitivaentre los productos que distinguen “se danlugar ciertos elementos de juicio que ponenen evidencia la vinculación de los productosque distingue la marca TONY (…) con losproductos que identifican los signos usadospor KELLOGG (…) que al determinarse laexistencia de elementos de juicio vinculantesentre los productos en cuestión, el Tribunalinfirió con acertada lógica que los signosenfrentados eran susceptibles de inducir aconfusión indirecta a los consumidores, yaque era absolutamente previsible esperar quelos consumidores pudieran asumir que la fir-ma titular AMAY había autorizado a la empre-sa KELLOGG a utilizar su marca TONY, oque el uso de dicha denominación para iden-tificar cereales, se debía a que la empresaAmay había incursionado en una nueva líneacomercial afín a la comercialización de galle-tas, caramelos, chocolates, etc.”.

2. Sobre el fundamento de que la actora tendríael derecho a usar la denominación TONY porrecaer sobre ella un derecho de autor, enbase al artículo 157 de la Decisión 486 diceque “Kellogg utilizó la denominación TONY


acompañada del símbolo ® , siendo induda-ble que el símbolo ® cumplía estrictamentela función de indicar que la denominación,logotipo, figura o diseño que la acompaña seencontraba debidamente registrada, por loque la utilización de la denominación TONYacompañada de dicho símbolo evidentemen-te tenía la intención de indicar que la denomi-nación TONY constituía marca registrada afavor de quien la utilizaba” por lo que “no escierto que la palabra TONY haya sido em-pleada en su condición de nombre de un per-sonaje, sino a título de marca, por lo que nose configura el supuesto de excepción con-templado en el artículo 157 de la Decisión486, máxime, si (…) el uso de la denomina-ción TONY por parte de KELLOGG es sus-ceptible de inducir a confusión a los consumi-dores”.

3. Respecto a la aplicación del artículo 159 dela Decisión 486, dice que éste no es aplica-ble debido a que “la apelante en el procedi-miento administrativo era Kellogg de PerúS.A.C. y no Kellogg Company (contra quienla presente acción fue declarada infundadapor la Primera instancia, por lo que ya no eraparte del presente procedimiento), no se cum-plía el primer requisito para la aplicación delreferido artículo 159, al no ser Kellogg dePerú S.A.C. la titular de la marca TONY enotros países de la Subregión (…). Además,tampoco se cumple la segunda condiciónpara la aplicación del artículo 159, consisten-te en la falta de uso de la marca TONY (deAmay Commercial Inc.) más aún si, confor-me se desprende del informe de anteceden-tes (…) la Sala de Propiedad Intelectual (…)declaró infundada la acción de cancelaciónpor falta de uso interpuesta contra dicha mar-ca por parte de Kellogg Company (…)”.

4. Sobre el hecho de que se debería haber sus-pendido el procedimiento administrativo mien-tras se resuelva el proceso de cancelacióninterpuesta por KELLOGG COMPANY “la de-cisión del Tribunal de dar impulso al procedi-miento, obedeció a que la espera de los pro-cedimientos de cancelación interpuestos porKELLOGG COMPANY carecía (sic) de objetopor cuanto lo que se discutía era la comisiónde actos infractores durante la vigencia de lamarca, la cual sólo podía eventualmente per-derse, a partir de la declaración de cancela-ción, la misma que no tenía efectos retroacti-

vos (…) el Tribunal consideró que (…) la Salade Propiedad Intelectual declaró INFUNDA-DA la acción de cancelación por falta de usointerpuesta contra el registro de la marcaTONY al haberse demostrado el uso de lamisma en el período pertinente (…). Asimis-mo, tomó en consideración que quien habíaformulado recurso de apelación en el presen-te caso era Kellogg de Perú S.A.C., contraquien se declaró fundada la presente acciónpor infracción, siendo Kellogg (empresa dis-tinta a la apelante) quien había solicitado lasreferidas acciones de cancelación”.

e) Fundamentos jurídicos de la contestacióna la demanda por parte del tercero inte-resado

La sociedad AMAY COMMERCIAL INC. terce-ro interesado en el proceso, contesta la deman-dan sosteniendo que:

1. Es titular de la marca TONY y que la licen-ciataria de dicha marca es la sociedad AME-RAL S.A.A. quien viene usando la marcaTONY por varios años. El Tribunal del INDE-COPI “falló declarando INFUNDADA la acciónde cancelación por falta de uso de la marcade producto TONY (…)”.

2. No ponen en duda el derecho que KellogCompany “tiene en países distinto al nuestro,por el contrario, esta empresa tiene todo elderecho de comercializar sus productos endichos países (…). Lo que no podemos acep-tar es que Kellogg Company y Kellogg PerúS.A.C. amparándose en dichos registros in-tenten introducir en el mercado nacional pro-ductos de la clase 30, cuando la única quetiene el derecho de uso de la marca denomi-nativa TONY es la empresa recurrente”.

3. “existe confusión por asociación, en razón deque existe conexión competitiva por relacióno vinculación entre productos (…). Como lohemos expresado (…) la demandante vieneusando la marca ‘TONY’ de manera ilegal,generando con ello confusión en los consu-midores y perjudicando los intereses de nues-tro licenciatario Ameral S.A.A. empresa dedi-cada al rubro de alimentos y que comerciali-za diversos productos de la clase 30, confor-me se acredita de los certificados de marcade los cuales somos titulares y que se encuen-tran licenciados a favor de dicha empresa”.


4. No existe acuerdo entre Kellogg Company yAMAY COMERCIAL INC. y en caso de quefuera aplicable el artículo 159 de la Decisión486 “En el caso de una marca idéntica osimilar a nombre de titulares diferentes (AMAYy Kellogg Company) para distinguir los mis-mos productos o servicios, se prohíbe lacomercialización de las mercancías o servi-cios identificados con esa marca en el territo-rio del respectivo País Miembro (Perú). Dichaprohibición de (sic) superaría en caso de queexista acuerdo entre los titulares, es decirAMAY y Kellogg Company, y no como ten-denciosamente quieren hacer ver los deman-dantes (Kellogg de Perú SA) que el referidoacuerdo deba ser entre la matriz y la filial, locual sería una clara y burda manera de birlar(sic) la norma en cuestión (…)”.

5. No se violó ningún procedimiento administra-tivo por parte del INDECOPI.

f) Fundamentos de la apelación y de la con-testación a la apelación

Tanto en la apelación realizada por la sociedadKELLOGG DE PERÚ S.A.C. como en la con-testación a la apelación por parte del INDECOPIy de la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. laspartes mantienen los argumentos esgrimidos enla demanda y en las contestaciones a la deman-da, respectivamente.

CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en los artículos 155literal d) y 238 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, cuya interpreta-ción ha sido solicitada, forman parte del ordena-miento jurídico de la Comunidad Andina, confor-me lo dispone el literal c) del artículo 1 delTratado de Creación del Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpre-tar por vía prejudicial las normas que conformanel ordenamiento jurídico comunitario, con el finde asegurar su aplicación uniforme en el territo-rio de los Países Miembros, siempre que lasolicitud provenga de un Juez Nacional tambiéncon competencia para actuar como Juez Comu-nitario, como lo es, en este caso, el TribunalConsultante, en tanto resulten pertinentes parala resolución del proceso, conforme a lo esta-blecido por el artículo 32 del Tratado de Crea-

ción del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina (codificado mediante la Decisión 472),en concordancia con lo previsto en los artículos2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificadomediante la Decisión 500);

Que, la Sala de Derecho Constitucional y Socialde la Corte Suprema de Justicia de la Repúblicadel Perú, al conocer el caso en Recurso deCasación, emite un pronunciamiento en el quedice: “(…) para los pronunciamientos jurisdic-cionales de última instancia nacional que su-pongan la interpretación de normas comunita-rias, el último párrafo del artículo 33 establecióla consulta obligatoria. En el caso de autos, seha emitido sentencia de segunda y última ins-tancia de revisión sobre el fondo de la materiacontrovertida, interpretando los artículos 155 in-ciso d) y 238 de la Decisión 486 de la Comuni-dad Andina de Naciones (sic); no obstante, nose ha contado con la interpretación prejudicialdel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,por lo que, se ha violado el principio del debidoproceso, al incumplir la formalidad procesal deobtener la interpretación prejudicial emitida porel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinade Naciones (sic), previa a la expedición de lasentencia de vista”;

Que, conforme a lo expuesto y de acuerdo a lofacultado por la normativa comunitaria, el Tribu-nal considera que, de oficio, se debe interpretarlos artículos 32 y 33 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina y122 y 123 de su Estatuto; y,

Que, las normas objeto de la presente interpre-tación prejudicial se transcriben a continuación:

Tratado de Creación del Tribunal de Jus-ticia de la Comunidad Andina

“(…)

De la Interpretación Prejudicial

Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal inter-pretar por vía prejudicial las normas que con-forman el ordenamiento jurídico de la Comu-nidad Andina, con el fin de asegurar su apli-cación uniforme en el territorio de los PaísesMiembros.

Artículo 33.- Los Jueces nacionales que co-nozcan de un proceso en el que deba apli-


carse o se controvierta alguna de las normasque conforman el ordenamiento jurídico de laComunidad Andina, podrán solicitar, directa-mente, la interpretación del Tribunal acercade dichas normas, siempre que la sentenciasea susceptible de recursos en derecho in-terno. Si llegare la oportunidad de dictar sen-tencia sin que hubiere recibido la interpreta-ción del Tribunal, el juez deberá decidir elproceso.

En todos los procesos en los que la senten-cia no fuere susceptible de recursos en dere-cho interno, el juez suspenderá el procedi-miento y solicitará directamente de oficio o apetición de parte la interpretación del Tribu-nal.

(…)”.

Estatuto del Tribunal de Justicia de la Co-munidad Andina

“(…)

Artículo 122.- Consulta facultativa

Los jueces nacionales que conozcan de unproceso en el que deba aplicarse o se contro-vierta alguna de las normas que conforman elordenamiento jurídico de la Comunidad An-dina, podrán solicitar, directamente y me-diante simple oficio, la interpretación del Tri-bunal acerca de dichas normas, siempre quela sentencia sea susceptible de recursos enderecho interno. Si llegare la oportunidad dedictar sentencia sin que hubiere recibido lainterpretación del Tribunal, el juez deberá de-cidir el proceso.

Artículo 123.- Consulta obligatoria

De oficio o a petición de parte, el juez nacio-nal que conozca de un proceso en el cual lasentencia fuera de única o última instancia,que no fuere susceptible de recursos en dere-cho interno, en el que deba aplicarse o secontrovierta alguna de las normas que confor-man el ordenamiento jurídico de la Comuni-dad Andina, deberá suspender el procedi-miento y solicitar directamente y mediantesimple oficio, la interpretación del Tribunal.

(…)”.

1. De la interpretación prejudicial del Orde-namiento Comunitario Andino

De las disposiciones previstas en los artículos32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina se desprendeque es de la competencia de este órgano juris-diccional supranacional la interpretación, por víaprejudicial, del ordenamiento jurídico de la Co-munidad, mientras que la aplicación de dichoordenamiento, en las causas sometidas válida-mente al conocimiento de los Tribunales de losEstados Miembros, al igual que la interpreta-ción y aplicación del respectivo ordenamientojurídico nacional, así como el examen y valora-ción de los hechos controvertidos en aquellascausas, corresponden a los Tribunales compe-tentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional,en el ámbito de la consulta prejudicial, se fundaen la necesidad de garantizar la uniformidad enla interpretación y aplicación de la norma comu-nitaria en el ámbito de cada uno de los EstadosMiembros. Por ello, de admitir la consulta queformule el Tribunal Nacional, este Tribunal deJusticia deberá pronunciarse a su respecto me-diante la expedición de una providencia en quese limitará a precisar el contenido y alcance dela norma comunitaria, no de la norma nacional,relativa al caso concreto. De este modo, el ór-gano jurisdiccional comunitario contribuye conel órgano jurisdiccional nacional en la configura-ción de la sentencia que éste habrá de dictar,en la causa sometida a su conocimiento, con elobjeto de asegurar en ella la aplicación unifor-me del ordenamiento jurídico de la Comunidad.

Dictada la providencia interpretativa y transmiti-da al órgano jurisdiccional consultante, éstedeberá acogerla en la sentencia que pronuncie,toda vez que se trata de una obligación previstaen un tratado integrante del ordenamiento jurídi-co fundamental de la Comunidad Andina, cuales el Tratado de Creación de su Tribunal deJusticia. Y puesto que los órganos jurisdiccio-nales nacionales constituyen parte orgánica yfuncional de los Estados Miembros, el incumpli-miento de la obligación citada constituiría unainfracción del ordenamiento comunitario imputa-ble al respectivo Estado Miembro.

En efecto, por mandado del Tratado, “(…) losjueces nacionales que conozcan en un procesode alguna norma comunitaria que deba ser apli-


cada por ellos en un juicio interno, debe pedir alTribunal Andino la interpretación de dicha norma(…)”. (Proceso 10-IP-94, publicada en la G.O.A.C.Nº 177, de 20 de abril de 1995, caso: Nombresde publicaciones periódicas, programa de radioy televisión y estaciones de radiodifusión, crite-rio reiterado en el Proceso 01-IP-2002, publica-do en la G.O.A.C. N° 786, de 25 de abril de2002, caso: JOHANN MARIA FARINA). Se tratade una providencia declarativa a la que precedeun procedimiento incidental de carácter no con-tencioso.

Por tanto, la interpretación prejudicial no es nipuede asimilarse a una prueba, tampoco es lasimple absolución de un cuestionario, ni estállamada a constituirse en un informe de exper-tos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal.

2. De la consulta facultativa y de la consultaobligatoria

Como se tiene dicho, el caso concreto versasobre la falta de solicitud de interpretación pre-judicial en última instancia, por lo tanto, el Tri-bunal considera importante referirse a la oportu-nidad en la que debe solicitarse la interpreta-ción prejudicial.

Cualquier juez de un País Miembro puede, deoficio o a petición de parte, solicitar de esteTribunal de Justicia la interpretación de los prin-cipios y normas que integran el ordenamientojurídico de la Comunidad Andina —contenidasen el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos eInstrumentos adicionales; en el Tratado de Crea-ción del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios;en las Decisiones del Consejo Andino de Minis-tros de Relaciones Exteriores y de la Comisión;en las Resoluciones de la Secretaría General dela Comunidad; y en los Convenios de Com-plementación Industrial y otros que adopten losPaíses Miembros en el marco del proceso deintegración andina—, en todos aquellos casosen que el citado ordenamiento deba ser aplica-do o sea controvertido por las partes en unproceso interno.

Se conoce como consulta facultativa, cuandolos órganos judiciales nacionales cuyas deci-siones no sean susceptibles de ulterior recursoen derecho interno —o si sólo fueran proceden-tes recursos que no permitan revisar la normasustantiva comunitaria (Proceso 01-IP-87, publi-cado en la G.O.A.C. Nº 28, de 15 de febrero de

1988, caso: Aktiebolaget VOLVO), están obli-gados, en todos los procesos en que deba apli-carse o se controvierta una norma comunitaria,a solicitar la interpretación prejudicial, inclusocuando ya exista un pronunciamiento anteriordel Tribunal sobre la cuestión debatida (Prpoceso07-IP-89, publicado en la G.O.A.C. Nº 53, de 18de diciembre de 1989, caso: patente de inven-ción solicitada por CIBA-GEIGY A.G.,) o sobrecasos similares o análogos (Caso: AktiebolagetVOLVO, ya citado).

Por otra parte la consulta obligatoria se da apropósito de los recursos que no permiten larevisión de la norma sustantiva comunitaria, elTribunal se manifestó en los términos siguien-tes: “Resulta claro entonces el alcance de estanorma en el sentido de que si los recursos queexistan, según el derecho interno, no permitenrevisar la aplicación que se haga de la normacomunitaria, tales recursos no deben ser teni-dos en cuenta para determinar si la solicitud deinterpretación es obligatoria o tan sólo faculta-tiva. En otros términos, únicamente la existen-cia de un recurso en el derecho interno quepermita revisar la interpretación de la normaaplicable convierte en facultativa la solicitud deinterpretación prejudicial la que, en principio,resulta obligatoria” (Proceso 03-IP-90, publica-do en la G.O.A.C. Nº 70, de 15 de octubre de1990, caso: NIKE INTERNATIONAL).

En cuanto a la obligatoriedad de la solicitud deinterpretación prejudicial, este Órgano Jurisdic-cional reitera que “La interpretación que realizael Tribunal es para cada caso concreto por loque la ‘teoría del acto claro’ no tiene aplicacióndentro del sistema interpretativo andino” (Proce-so 04-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 189,de 15 de septiembre de 1995, caso: EDEN FORMAN (etiqueta)).

En los casos en que la consulta de interpreta-ción prejudicial es obligatoria —jueces naciona-les de única o de última instancia—, el plantea-miento de la solicitud lleva consigo la suspen-sión del proceso interno hasta el pronuncia-miento del Tribunal comunitario, el cual se cons-tituye en un presupuesto procesal de la senten-cia (Proceso 06-IP-99, publicado en la G.O.A.C.Nº 468, de 12 de agosto de 1999, caso:HOLLYWOOD LIGHTS) que debe tener presen-te el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso:Nombres de publicaciones periódicas, progra-ma de radio y televisión y estaciones de radiodi-fusión, ya citado), y cuya inobservancia puede


derivar en acciones de incumplimiento y viciosprocesales (Proceso 11-IP-96, publicado en laG.O.A.C. Nº 299, de 17 de octubre de 1997,caso: BELMONT).

En efecto, en el caso de la consulta obligatoria,cuando no cabe un recurso ulterior, la inobser-vancia del trámite constituye una clara violaciónal principio fundamental del debido proceso y,en consecuencia, debería acarrear su nulidad,si es que dicha sentencia puede ser materia deun recurso de casación o de un recurso deamparo 1, toda vez que las normas que garanti-zan el derecho al debido proceso son de ordenpúblico y de ineludible cumplimiento. Cabe se-ñalar que, a razón de los principios de aplica-ción inmediata y efecto directo de las normasde derecho comunitario, estas pasan a formarparte del ordenamiento interno de los PaísesMiembros, sin necesidad de ninguna fórmula deincorporación o de recepción, generándose asípara el juez nacional la obligación de cumplirlay aplicarla.

En este sentido, la suspensión del proceso y laconsiguiente solicitud de interpretación prejudi-

cial (cuando es obligatoria) constituye un requi-sito previo e indispensable para que el juezpueda dictar sentencia toda vez que él “no pue-de decidir la causa hasta no haber recibido lainterpretación autorizada de las normas comu-nitarias”. Este “requisito previo” debe entender-se incorporado a la normativa nacional comouna norma procesal de carácter imperativo ycuyo incumplimiento debe ser visto como unaviolación al debido proceso 2.

3. De la oportunidad de la solicitud de inter-pretación prejudicial

La solicitud puede formularse en cualquier tiem-po, antes del pronunciamiento de la sentenciadefinitiva (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya cita-do), aunque, a los efectos de lograr una com-prensión in toto de la cuestión debatida y unadecisión útil del Tribunal de Justicia, convieneque aquélla se lleve a cabo después de haberseoído a las partes, de modo que el juez nacionaltenga los elementos de juicio necesarios pararesumir, en dicha solicitud, el marco fáctico yjurídico del litigio.

4. De los requisitos de la solicitud de inter-pretación prejudicial

La solicitud del juez nacional debe motivarse demanera resumida pero completa, a objeto deque el Tribunal alcance una comprensión deconjunto del tema sometido a consulta. Porello, dicha solicitud debe incluir un informe su-

1 Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la cons-trucción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”.Quito, octubre 2006. Págs. 26-29.

Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de laCorte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sen-tencia y repusieron la causa al estado en que se debiódar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tri-bunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre laaplicación de las normas contenidas en los artículo 81,83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena. En otro caso, en la Sentenciade la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de loCivil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramenteestableció en sus considerandos que era obligación dela Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instan-cia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal dejusticia de la Comunidad Andina, y que dicha obligaciónno se extendía a los Recursos de casación por seréstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y,en tal situación son las Cortes que absuelven el gradoen última instancia los obligados a formular la consulta.En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fun-dado un Recurso de Amparo por incumplimiento de laobligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribu-nal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lomismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecua-dor, como verdaderos jueces comunitarios al restable-cer las reglas del debido proceso y aplicar el Derechocomunitario en los casos en que la consulta a losTribunales de Justicia de las respectivas Comunidadeses obligatoria.

2 María Antonieta Gálvez Krüger: “Comentarios sobre lainterpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina“. En: Revista THÉMIS de la PontificiaUniversidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001).Págs. 142-143.

La autora señala que: “Una sentencia dictada sin cum-plir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado deCreación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, queuna sentencia emitida sin contar con el dictamen delMinisterio Público en un proceso contencioso adminis-trativo. (…) Contra una sentencia que haya adquiridocalidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antesseñalado cabría, en principio, demandar su nulidadalegando que se ha afectado el debido proceso (nuli-dad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podríaintentarse una acción de amparo alegando que se tratade una resolución judicial emanada de un procesoirregular que viola el derecho a un debido proceso. Enambos procesos el juez que resuelva como últimainstancia también se encontraría obligado a solicitarinterpretación prejudicial, ya que para resolver nece-sariamente tendría que remitirse al Tratado de Crea-ción del TJCA”.


cinto de los hechos que el consultante conside-re relevantes, la relación de las normas del or-denamiento jurídico de la Comunidad Andinacuya interpretación se requiere, así como lasalegaciones formuladas en torno a su aplica-ción. Además, la solicitud deberá ir acompaña-da de una copia de los documentos necesariosque sustenten el informe de los hechos y de lasdisposiciones aplicables, todo ello con el objetode hacer útil al juez nacional la interpretaciónprejudicial que emane del Tribunal comunitario.De otro modo, la citada interpretación podríaalcanzar tal grado de generalidad y abstracciónque resultaría inútil, en consecuencia, tanto paradecidir el caso concreto como para asegurar laaplicación uniforme del derecho comunitario (Pro-ceso 30-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº497, de 18 de octubre de 1999, caso: DENIM).

5. De la competencia del Tribunal comuni-tario

Requerida la interpretación prejudicial, pasa aser de la exclusiva competencia del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina la determina-ción de las normas pertinentes a interpretar. Enconsecuencia, el Tribunal podrá establecer siinterpreta la totalidad de las normas solicitadas,o si, según su pertinencia para el caso concre-to, suprime la interpretación de unas o agrega lade otras. Además, podrá absolver las consultasen el orden de prelación que estime conducente(Proceso 01-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº164, de 2 de noviembre de 1994, caso: MCPOLLO SU POLLO RICO).

6. De las obligaciones del Juez consultante

Una vez notificada la interpretación prejudicial aljuez nacional, éste deberá continuar la tramita-ción del proceso interno y, en su sentencia,adoptar el pronunciamiento del Tribunal comuni-tario (Artículo 35 del Tratado de Creación delTribunal). Además, según lo dispone el artículo128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal,deberá remitir a éste la sentencia que dicte encada uno de los casos que haya sido objeto deinterpretación. (Criterios reiterados en los Pro-cesos 91-IP-2002 y 97-IP-2002, publicados enla G.O.A.C. Nº 912, de 25 de marzo de 2003,caso: ALPIN y ALPINETTE, respectivamente).

Es necesario aclarar que, el hecho que el juezde un País Miembro no solicite interpretaciónprejudicial cuando ésta es obligatoria, constitu-ye un incumplimiento por parte del País Miem-

bro respecto de las obligaciones emanadas delas normas que conforman el Ordenamiento Ju-rídico de la Comunidad Andina, siendo esteincumplimiento susceptible de ser demandadoa través de una acción de incumplimiento, deacuerdo a los artículos 23 y siguientes del Tra-tado de Creación de este Tribunal y 107 y si-guientes de su Estatuto.



CONCLUYE:

La consulta de interpretación prejudicial es obli-gatoria para los Tribunales Nacionales de últimainstancia que deban conocer sobre la aplicaciónde algunas de las normas que conforman elOrdenamiento Jurídico de la Comunidad Andinay, deberán suspender el procedimiento mientrasel Tribunal Comunitario precise el contenido yalcance de las normas interpretadas. Por lotanto, en el presente caso, la Sala Civil Perma-nente de la Corte Suprema de Justicia de laRepública del Perú, órgano de segunda y últimainstancia en el caso concreto, se encontrabaobligada a solicitar la interpretación prejudicialrespectiva ante el Tribunal de Justicia de laComunidad Andina.




Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO





PROCESO 070-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 21, 22, 52, 238, 240 y 243 de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Segunda Sala del

Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito,República del Ecuador. Actor: PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS.

Proceso Interno Nº 13.302-05-FMC.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losdieciséis días del mes de septiembre del añodos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y susanexos, remitida por la Segunda Sala del Tribu-nal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administra-tivo, Distrito de Quito, República del Ecuador,dentro del proceso interno Nº 13.302-05-FMC;

El auto de 11 de junio de 2009, mediante el cualeste Tribunal decidió admitir a trámite la referidasolicitud de interpretación prejudicial por cum-plir con los requisitos contenidos en el artículo125 del Estatuto y con lo dispuesto en losartículos 32 y 33 del Tratado de Creación delTribunal y;

Los hechos relevantes señalados por el consul-tante y complementados con los documentosincluidos en anexos.


Demandante: sociedad PFIZER IRELANDPHARMACEUTICALS.Demandada: sociedad ACROMAX LABORATO-RIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A.

b) Hechos

Del escrito de demanda se extraen los siguien-tes hechos:

1. La sociedad PFIZER IRELAND PHARMACEU-TICALS patentó el “procedimiento para la pre-paración del SILDENAFIL”. Dicha patente deprocedimiento se encuentra en el título No. PI99-1598 otorgado por el Instituto Ecuatorianode la Propiedad Intelectual, concedido el 30de agosto de 1999 y vigente hasta el 4 dejunio de 2017. Por lo que tiene el derecho aexplotar en forma exclusiva la invención.

2. El producto obtenido directamente del proce-dimiento patentado, es un medicamento cuyoprincipio es el SILDENAFIL y que PFIZERIRELAND PHARMACEUTICALS comerciali-za bajo la marca VIAGRA.

3. La demandada ACROMAX LABORATORIOQUÍMICO FARMACÉUTICO S.A., se encuen-tra comercializando en el Ecuador el medica-mento MAX, cuyo principio activo es SILDE-NAFIL.

4. En virtud de la normativa de propiedad inte-lectual, la señora Juez Quinta de lo Civil dePichincha, dictó en contra de ACROMAX LA-BORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A.,varias medidas cautelares consistentes en laprohibición de importar materia prima quecontenga el principio activo SILDENAFIL, laprohibición de comercialización en el Ecua-dor del medicamento MAX, así como el retirode los circuitos comerciales del producto MAXy su depósito judicial. Tales medidas se en-cuentran ejecutando actualmente.


La sociedad PFIZER IRELAND PHARMACEU-TICALS en su escrito de demanda manifiestaque:

1. La demandada ACROMAX LABORATORIOQUÍMICO FARMACÉUTICO S.A. ha violadolos derechos de PFIZER IRELAND PHARMA-CEUTICALS consagrados en el artículo 149literales a), b), c), d) y f) de la Ley de Propie-dad Intelectual. Asimismo se alegan daños yperjuicios con base en el artículo 303 de laLey de Propiedad Intelectual, así como elmáximo de la multa prevista en el artículo 304de la misma ley.

2. De acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual“únicamente PFIZER IRELAND PHARMA-CEUTICALS esta (sic) facultada para fabri-


car, ofrecer en venta, vender o usar el pro-ducto patentado en el territorio ecuatoriano,es decir tiene derecho a la explotación exclu-siva de la patente concedida a su favor” y quede acuerdo a la misma norma “los derechosconferidos por la patente de procedimiento‘se extienden a los productos obtenidos di-rectamente de dicho procedimiento (…)’” queen el caso concreto “es un medicamentohumano cuyo principio activo es el SILDENA-FIL y que mi representada comercializa bajola marca VIAGRA lo cual hace asumir quecualquier otro medicamento de uso humanoque contenga el indicado principio activo noestá autorizado para la comercialización enel Ecuador”.

3. “La exclusividad en la explotación de la pa-tente y/o del producto obtenido directamentedel procedimiento patentado, constituye unprincipio legal recogido en Tratados Interna-cionales de los cuales el Ecuador es parte yque al ser normativa supranacional, son partede la legislación nacional vigente” entre estostratados cita la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina.

4. El hecho de que ACROMAX LABORATORIOQUÍMICO FARMACÉUTICO S.A. se encuen-tre comercializando en el Ecuador el medica-mento MAX cuyo principio activo es el SIL-DENAFIL es una conducta que “viola los de-rechos derivados de la Patente de Procedi-miento, especialmente lo expresamente con-templado en los literales a), b), c), d) y f) delartículo 149 de la Ley de Propiedad Intelec-tual (…)”. Motivo por el cual, como se señalóen la parte de los hechos, la Jueza Quinta delo Civil de Pichincha dictó en contra de lademandada varias medidas cautelares.

5. “El envío y consecuente introducción (impor-tación) al Ecuador de SILDENAFIL base algranel para la manufactura (fabricación) detabletas y/o tabletas listas para ser comer-cializadas que contenga SILDENAFIL, parasu posterior almacenamiento y oferta en elmercado ecuatoriano constituyen infraccio-nes a las prohibiciones establecidas (…)”.Por lo tanto, “la infracción a los derechosconcedidos por la patente de procedimientocomienza cuando la mercancía infractora sepone en situación comercial y jurídica de serintroducida al país (…)”.

6. La demandada deberá demostrar “que el pro-cedimiento que ha usado para fabricar elSILDENAFIL base, es distinto al patentado(…)”.

7. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS des-conoce donde se fabrica el medicamenteMAX. Sin embargo, ACROMAX LABORATO-RIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A. ha de-clarado dentro de otros procesos judicialesque “el laboratorio que le provee de SILDE-NAFIL para la elaboración del ‘MAX’ es lacompañía ARYL S.A. una compañía de ori-gen argentino (…)”. Por lo que el Juez Sépti-mo de lo Civil de Pichincha, “dictó asimismoen contra de ARYL S.A. una medida caute-lar, en virtud de la cual se prohibió todo actoque tienda a poner a disposición del públicoel producto SILDENAFIL, hasta que demues-tre que su procedimiento de fabricación delSILDENAFIL, no altera la patente concedidapor el IEPI a PFIZER IRELAND PHARMACEU-TICALS (…)”.


En el marco de la Audiencia de Conciliación,ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMA-CÉUTICO S.A. a través de su representanteEduardo C. García Fabre, contesta a la deman-da diciendo:

1. Que niega los fundamentos de hecho y dederecho de la demanda y la violación delartículo 149 literales a), b), c), d) y f) de laLey de Propiedad Intelectual.

2. De la relación cronológica se tiene que lapretensión contenida en la demanda, no tienecausa legal y deviene en improcedente por laforma y por el fondo, y configura “plus peti-ción sobre los beneficios específicos yataxativos que la actora posee como titular deuna patente de procedimiento del productoSILDENAFIL (no de invención (…)) pues esteprincipio activo, carece de novedad y nivelinventivo”. Cita el Proceso 34-AI-2001.

3. Quedan únicamente amparados bajo la pa-tente de procedimiento que invoca el actor, altenor de lo que determina el artículo 148 de laLey de Propiedad Intelectual, “aquél medica-mento cuyo principio activo sea el SILDE-


NAFIL, obtenido siguiendo sin modificaciónalguna el procedimiento de preparación –amanera de PFIZER- del mismo producto, yque no versa ni ampara al producto específicocomo producto y que no versa ni ampara alproducto como tal, que es susceptible depreparación y obtención por otros procedi-mientos de la creatividad intelectual, como elque utiliza científica y legalmente, la compa-ñía ARYL S.A. PRODUCTOS QUÍMICOS, fa-bricante de citrato de SILDENAFIL, usadopor ACROMAX para elaborar su producto co-mercial MAX, y que (…) es diferente al proce-dimiento protegido por PFIZER para elaborarel mencionado citrato, como reconoce expre-samente la Dirección Nacional de PropiedadIndustrial en Resolución No. 00000986725 de14 de octubre de 2005, esto es, cuatro me-ses después de la presentación de la deman-da”.

4. Solicitó al IEPI “la Tutela Administrativa desus Derechos de Propiedad Intelectual (…)para que no se impida la producción y co-mercialización del medicamento cuyo nom-bre comercial es MAX”. Dicha Tutela fue ne-gada. Por lo que se interpuso un AmparoConstitucional con el mismo fin y a través deeste recurso la Tutela fue revocada.

5. La demanda contenciosa administrativa, estápresentada el 24 de junio del 2005 y la cita-ción a la empresa demandada se efectúa ca-si un año después de surtir sus efectos lega-les el otorgamiento del Amparo Constitucio-nal que dispone que el procedimiento utiliza-do por la compañía ARYL S.A. PRUDUCTOSQUÍMICOS, fabricante de citrato de SILDE-NAFIL utilizado por ACROMAX en la elabora-ción de MAX es diferente al procedimiento deelaboración empleada por PFIZER. Dicho actoconstituye deliberada intención del accionan-te de desafiar y oponerse al contenido delamparo constitucional.

6. La Jueza Quinta de lo Civil de Pichincha, porpedido inconstitucional e ilegal del actor, con-trariando los mandatos del amparo constitu-cional, al ordenar medidas cautelares en con-tra de ACROMAX, prohibiéndole la importa-ción de materia prima que contiene el princi-pio activo de SILDENAFIL, así como el retirode los circuitos comerciales del producto MAXy su depósito judicial incurrió también endesconocimiento y violación de los aspectos

mandatarios del amparo constitucional con-cedido un año antes.

7. En lo formal, en tanto quien es titular de lapatente de procedimiento hace una serie deconsideraciones que resultan contradictoriasa la excepción planteada. Entre dichas con-sideraciones se alega la existencia de unaaceptación de tutela administrativa planteadaen 2004 en el cual operó el silencio adminis-trativo, sin embargo, no se repara el hecho deque en la tramitación de dicha tutela no exis-tió prueba técnica que haya demostrado queel procedimiento empleado para la elabora-ción del producto MAX es distinto al utilizadopor ACROMAX. De ahí que no se puede pre-tender la violación del artículo 148 de la leyde Propiedad intelectual.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos 16,21, 22, 52, 238, 240 y 243 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina, formanparte del ordenamiento jurídico de la ComunidadAndina, conforme lo dispone el literal c) delartículo 1 del Tratado de Creación del Tribunalde Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpre-tar por vía prejudicial las normas que conformanel ordenamiento jurídico comunitario, con el finde asegurar su aplicación uniforme en el territo-rio de los Países Miembros, siempre que lasolicitud provenga de un Juez Nacional tambiéncon competencia para actuar como Juez Comu-nitario, como lo es, en este caso, el Juez Con-sultante, en tanto resulten pertinentes para laresolución del proceso, conforme a lo estableci-do por el artículo 32 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina(codificado mediante la Decisión 472), en con-cordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y121 del Estatuto del Tribunal (codificado me-diante la Decisión 500);

Que, conforme a lo solicitado por el juez con-sultante, se interpretarán los artículos 21, 22,52, 238, 240, 243 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina. No se inter-pretará el artículo 16 de la mencionada Decisiónpor no ser aplicable al caso concreto;

Que, las normas objeto de la presente interpre-tación prejudicial se transcriben a continuación:


Decisión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina

“(…)

Artículo 21.- Los productos o procedimien-tos ya patentados, comprendidos en el esta-do de la técnica, de conformidad con el ar-tículo 16 de la presente Decisión, no seránobjeto de nueva patente, por el simple hechode atribuirse un uso distinto al originalmentecomprendido por la patente inicial.

(…)

Artículo 22.- El derecho a la patente pertene-ce al inventor. Este derecho podrá ser trans-ferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Los titulares de las patentes podrán ser per-sonas naturales o jurídicas.

Si varias personas hicieran conjuntamenteuna invención, el derecho a la patente corres-ponde en común a todas ellas.

Si varias personas hicieran la misma inven-ción, independientemente unas de otras, lapatente se concederá a aquella o a su causa-habiente que primero presente la solicitudcorrespondiente o que invoque la prioridad defecha más antigua.

(…)

Artículo 52.- La patente confiere a su titularel derecho de impedir a terceras personasque no tengan su consentimiento, realizarcualquiera de los siguientes actos:

a) cuando en la patente se reivindica un pro-ducto:i) fabricar el producto;ii) ofrecer en venta, vender o usar el pro-ducto; o importarlo para alguno de estosfines; y,

b) cuando en la patente se reivindica un pro-cedimiento:i) emplear el procedimiento; oii) ejecutar cualquiera de los actos indica-dos en el literal a) respecto a un productoobtenido directamente mediante el proce-dimiento.

(…)

Artículo 238.- El titular de un derecho prote-gido en virtud de esta Decisión podrá entablaracción ante la autoridad nacional competentecontra cualquier persona que infrinja su dere-cho. También podrá actuar contra quien eje-cute actos que manifiesten la inminencia deuna infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lopermite, la autoridad nacional competente po-drá iniciar de oficio, las acciones por infrac-ción previstas en dicha legislación.

En caso de co titularidad de un derecho,cualquiera de los cotitulares podrá entablar laacción contra una infracción sin, que seanecesario el consentimiento de los demás,salvo acuerdo en contrario entre los cotitu-lares.

(…)

Artículo 240.- En los casos en los que sealegue una infracción a una patente cuyoobjeto sea un procedimiento para obtener unproducto, corresponderá al demandado encuestión probar que el procedimiento que haempleado para obtener el producto es dife-rente del procedimiento protegido por la pa-tente cuya infracción se alegue. A estos efec-tos se presume, salvo prueba en contrario,que todo producto idéntico producido sin elconsentimiento del titular de la patente, hasido obtenido mediante el procedimientopatentado, si:

a) el producto obtenido con el procedimientopatentado es nuevo; o

b) existe una posibilidad sustancial de que elproducto idéntico haya sido fabricado me-diante el procedimiento y el titular de lapatente de éste no puede establecer me-diante esfuerzos razonables cuál ha sidoel procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentación de pruebas en contrario,se tendrán en cuenta los intereses legítimosdel demandado o denunciado en cuanto a laprotección de sus secretos empresariales.

Artículo 243.- Para efectos de calcular laindemnización de daños y perjuicios se to-mará en cuenta, entre otros, los criterios si-guientes:


a) el daño emergente y el lucro cesante sufri-do por el titular del derecho como conse-cuencia de la infracción;

b) el monto de los beneficios obtenidos por elinfractor como resultado de los actos deinfracción; o,

c) el precio que el infractor habría pagado porconcepto de una licencia contractual, te-niendo en cuenta el valor comercial delderecho infringido y las licencias contrac-tuales que ya se hubieran concedido.

(…)”.

1. La no patentabilidad de los segundos usos

La Comisión de la Comunidad Andina estable-ció por medio del artículo 21 de la Decisión 486,una prohibición para el otorgamiento de paten-tes en la Subregión. Este criterio fue reconocidoigualmente en el artículo 16 de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Dicha norma, en efecto, excluye de manera ex-presa la posibilidad de patentamiento de losproductos o procedimientos que gocen ya de laprotección que confiere la patente, así sea “porel simple hecho de atribuirse un uso distinto aloriginalmente comprendido por la patente ini-cial”. El pretender obtener los beneficios queotorga la patente para un segundo uso de inven-ciones previamente patentadas, con el argu-mento de que es un uso distinto al originalmen-te reconocido por la patente inicial, no implicaque se satisfaga el requisito esencial de nove-dad, toda vez que al existir una patente previadel invento original, éste ya se encuentra en elestado de la técnica.

La prohibición o exclusión consagrada en elartículo 21 en comento, contiene como presu-puestos básicos a juicio del Organismo, prime-ramente, la determinación de que los productoso los procedimientos para los cuales se requie-re la nueva protección de una patente, se en-cuentran ya amparados por igual derecho y, enconsecuencia, se han ubicado en el estado dela técnica por haberse hecho accesibles al pú-blico.

Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello quees nuevo puede ser protegido por una patente,principio incorporado al derecho comunitario con

el objeto de incentivar la investigación; por loque conceder protección del Estado a produc-tos o procedimientos carentes de novedad, re-sultaría atentatorio tanto al propósito señaladocomo a la misma función social asignada alDerecho de Propiedad Industrial.

En segundo término, el simple hecho de atri-buirse un uso distinto al originalmente compren-dido por la patente inicial, debe ser necesaria-mente entendido como la consagración en elartículo 21 de la Decisión 486, del principio deque no podrá reclamarse patente para usosdistintos del invento o de la invención compren-didos y protegidos ya por la patente inicial oprimigenia; regla prohibitiva para el otorgamien-to de patentes de invención, que este Tribunalconsidera como parte de los requisitos estable-cidos por la referida Decisión. (Proceso 89-AI-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 722, de 12de octubre del 2001, reiterado en el Proceso 01-AI-2001, G.O.A.C. Nº 818, de 23 de julio de2002, y Proceso 34-AI-2001, G.O.A.C. Nº 839de 25 de septiembre de 2002).

En consecuencia, el Tribunal manifiesta que elartículo 21 de la Decisión 486 forma parte, enrazón de su contenido y alcances, de las exclu-siones a la patentabilidad fijadas también porlos artículos 15 y 20 de ese Régimen Común;proscripciones a las cuales, por cierto, se aña-de la no patentabilidad de segundos usos esta-blecida por el referido artículo.

Cabe destacar, de la redacción del artículo 21de la Decisión 486, que la razón esencial parano otorgar una nueva patente a un producto oprocedimiento al que se atribuya un uso distintoal originalmente comprendido en la patente ini-cial, radica en el hecho de que dicho producto oprocedimiento se encuentre ya comprendido enel estado de la técnica. Ello llevó a este ÓrganoJurisdiccional a señalar que: “(…) además deque el simple hecho de atribuirse un uso distintoal originalmente comprendido por la patente ini-cial, no se constituye en posibilidad jurídicapara la concesión de una nueva patente, esadeterminación del derecho comunitario conlle-va, adicionalmente, la prohibición a los PaísesMiembros, para el otorgamiento de derechos depatente para productos o procedimientos com-prendidos ya en el estado de la técnica y que,por tal circunstancia, han perdido la virtud de lanovedad, que se constituye en uno de los funda-mentos básicos para la concesión de patentes


en el Régimen Común sobre Propiedad Indus-trial determinado por la Decisión 344”. (Proceso01-AI-2001; ya citado). Este criterio es perfecta-mente aplicable a la Decisión 486, ahora anali-zada.

2. Los derechos que confiere la patente asu titular

El artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina, al momento de reco-nocer los derechos que tiene el titular sobre unproducto o procedimiento patentado, le otorgauna facultad negativa, denominada “ius prohi-bendi” que se refiere a los derechos de exclu-sión y oposición para impedir la explotación dela invención objeto de patente, entendida aque-lla como el uso integral del procedimiento reivin-dicado y la consiguiente distribución y comer-cialización de los resultados obtenidos por ter-ceras personas no autorizadas expresamentepor el titular. Esta facultad deriva del derecho deexclusividad sobre la explotación de la inven-ción, otorgado por la concesión de la patente.

De lo precedentemente expuesto e interpretan-do la norma, contrario sensu, podemos afirmarque el titular de la patente puede exclusivamen-te utilizar el procedimiento reivindicado, y con-secuentemente fabricar un determinado produc-to, ofertarlo, venderlo o importarlo para algunode estos fines.

Es preciso señalar que el derecho de patente,“ius prohibendi”, tiene su origen en un actoexpreso, ejecutado por una autoridad estatalcompetente, sin embargo el derecho de explotarla invención patentada, como manifestación dela libertad de industria y comercio, es anterior aéste, puesto que un inventor que no solicitapatente alguna o que prefiere mantener su in-vención en forma de tecnología confidencial, notiene ningún obstáculo jurídico para llevar ade-lante la explotación de la invención, salvo lasdisposiciones legales de orden público vigentesen un determinado Estado, referidas a licenciaso autorizaciones particulares relacionadas conel producto o procedimiento patentado, por ejem-plo las disposiciones ambientales, sanitarias yde seguridad industrial, entre otras.

Cabe mencionar que los derechos conferidospor la patente, de acuerdo a lo dispuesto por elartículo 50 de la Decisión objeto de interpreta-ción, tienen una duración máxima de veinte años,

contados a partir de la fecha de presentación dela respectiva solicitud en el País Miembro.

Finalmente y siguiendo el criterio de GuillermoCabanellas podemos distinguir tres tipos de in-fracciones a los derechos emergentes de lapatente: “las directas, que son aquellas cometi-das por quien usa o vende la invención paten-tada, sin permiso de su titular. Las indirectasque se configuran cuando una persona induce aotra a usar o vender ilícitamente la invención ylas infracciones contributivas, son las que tie-nen lugar cuando una persona vende o suminis-tra un elemento al infractor principal, siendo quetal elemento tiene como único o principal usoposible, su empleo en el contexto de la inven-ción patentada”. (Guillermo Cabanellas, Dere-cho de las patentes de Invención. Editorial He-liasta, Buenos Aires, 2001 p. 475).

3. Derechos del titular de un derecho depatente, para entablar una acción porinfracción a su derecho y para la repara-ción de daños y perjuicios

Con relación a la facultad que tiene el titular deuna patente para iniciar una acción que protejasus derechos, el Tribunal expresó en la interpre-tación contenida en el expediente 14-IP-2007 de21 de marzo de 2007, publicada en la G.O.A.C.Nº 1513 de 27 de junio del mismo año, lo si-guiente:

“El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye altitular de un derecho protegido en ella el poderde obrar ante la autoridad nacional competentecontra cualquier persona que incurra en la in-fracción de aquel derecho o que ejecute actosque la hagan inminente. El texto recoge el prin-cipio de la correlación normal entre la titularidaddel derecho sustancial que se deduce en juicioy la titularidad del poder de obrar ante la juris-dicción. Se entiende que el titular podrá ser unapersona natural o jurídica y que el derecho po-drá ser transmitido por acto entre vivos o mortiscausa, por lo que la legitimación alcanzará altitular y a sus causahabientes. La norma tam-bién legitima para obrar al cotitular del derecho,sin necesidad, en este caso, del consentimien-to de los demás cotitulares, salvo acuerdo encontrario. Además, para el supuesto de que lalegislación interna del País Miembro lo permita,la norma habilita a la autoridad nacional compe-tente para impulsar el proceso por iniciativapropia. En lo que concierne al legitimado pasivo,


se entiende que la tutela jurisdiccional no podráser concedida sino frente al destinatario delefecto o de los efectos en que la tutela seconcreta, cual es, en el caso de las accionesque se examinan, el autor de la presunta infrac-ción o el ejecutor de los actos constitutivos dela presunta amenaza. La autoridad competentedeberá verificar la legitimación de las partes enforma preliminar al examen de las cuestionesde mérito”.

Con referencia a la disposición contenida en elartículo 239 de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina, cabe destacar que esuna norma complementaria del artículo 238, ana-lizado precedentemente, puesto que como ex-presó este Tribunal “El ejercicio de la acción,por infracción de los derechos de propiedadindustrial, puede estar dirigido a la obtención, através de la sentencia de mérito, de una o variasde las siguientes formas de tutela: el cese delos actos constitutivos de la infracción; la in-demnización de los daños y perjuicios; el retiro,de los circuitos comerciales, de los productosresultantes de la infracción, así como de losmedios y materiales que hubiesen servido pre-dominantemente para cometerla; la prohibiciónde la importación y de la exportación de talesproductos, medios y materiales; la adjudicaciónen propiedad de los productos, medios y mate-riales en referencia; la adopción de las medidasnecesarias para evitar la continuación o la repe-tición de la infracción, tales como la destruc-ción de los productos, medios y materiales o elcierre de los establecimientos; y la publicaciónde la sentencia condenatoria y su notificación, acosta del infractor”. (Proceso 116-IP-2004, pu-blicado en la G.O.A.C. Nº 1172, de 7 de marzode 2005, marca: CALCIORAL).

Es necesario dejar claramente establecido losiguiente: mencionamos en líneas precedentesque el “ius prohibendi” del titular de la patentetiene su origen en un acto expreso de autoridadnacional competente, consecuentemente se pue-de considerar que una explotación no autoriza-da del producto o procedimiento reivindicado,sucedido después de esta declaración adminis-trativa, se constituye en una infracción a losderechos conferidos al titular, quien tiene lafacultad de activar el mecanismo previsto en elartículo 238 de la decisión objeto de interpreta-ción; sin embargo la norma comunitaria a objetode proteger los legítimos intereses del inventor,ha establecido en su artículo 239, que si una

tercera persona sin autorización, explota el ob-jeto de la patente durante el período comprendi-do entre la fecha en que adquiera carácter públi-co y pueda ser consultada la solicitud respecti-va y la fecha de concesión de la patente, eltitular tendrá la facultad de iniciar una acciónjudicial por daños y perjuicios por el uso noautorizado de la invención.

En este sentido, es preciso puntualizar que lapretensión de resarcimiento de daños y perjui-cios causados al titular de la patente, estarálimitado en su alcance por los términos de lareivindicación protegida y será cuantificada deacuerdo a la explotación indebida que realizó eldemandado del producto o procedimiento tu-telado.

Por otra parte, la disposición contenida en elartículo 240 de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina, establece con claridadque la carga de la prueba en un proceso sobreinfracción a una patente cuyo objeto sea unprocedimiento para obtener un producto, le co-rresponde al demandado y se presume, salvoprueba en contrario que todo producto idénticoproducido sin el consentimiento del titular de lapatente, ha sido obtenido mediante el procedi-miento patentado.

El Tribunal aclara que la acción que se puedainiciar se refiere únicamente a daños y perjui-cios y no así a posibles procedimientos pena-les.

4. Criterios a tomarse en cuenta en el cálcu-lo de la indemnización por daños y per-juicios

El artículo 243 de la Decisión enuncia, en formano exhaustiva, los criterios que deberán tomar-se en cuenta para el cálculo de la indemniza-ción de los daños y perjuicios sufridos, cuyaexistencia haya sido oportunamente probada enel curso del proceso por el actor. Éste deberáaportar, igualmente, la cuantía de los daños yperjuicios en referencia o, al menos, las basespara fijarla.

Al referirse a estos criterios el Tribunal ha seña-lado “El primer criterio es el del daño emergentey el lucro cesante. Por daño emergente se en-tiende el perjuicio efectivamente sufrido por elactor y que se encuentre causalmente determi-nado por la conducta del infractor. De conformi-dad con ello se deberán indemnizar, por ejem-


plo, los gastos de publicidad y difusión en queincurrió el afectado para hacer frente a la com-petencia desleal (…). Por lucro cesante se en-tiende las ganancias que el afectado dejó depercibir debido a la competencia desleal, de nohaberse presentado ésta. Las ganancias se de-terminan en el periodo de tiempo que se en-cuentra comprendido entre la ocurrencia efecti-va del daño y el pago de la indemnización”.(Proceso 11-IP-2006, publicado en la G.O.A.C.Nº 1354, de 8 de junio de 2006, marca: VELASIMPERIALES).

La norma autoriza, además, que se adoptenotros tipos de criterios como el monto del dañoindemmizable y los beneficios obtenidos por elinfractor como consecuencia de sus actos decompetencia desleal, y el precio que habríatenido que pagar por la concesión a su favor deuna licencia contractual, teniendo en cuenta elvalor del derecho infringido y las licencias con-tractuales que ya se hubiera concedido. Eneste marco, el juez consultante tendrá que to-mar en cuenta el período de vigencia del dere-cho de explotación, el momento de inicio de lainfracción y el número y clase de las licenciasconcedidas.



CONCLUYE:

PRIMERO.- En el ordenamiento jurídico de laComunidad Andina, a diferencia de otros orde-namientos, las invenciones de producto o deprocedimiento ya patentadas y, en consecuen-cia, integradas en el estado de la técnica, nopueden ser objeto de nuevas patentes, aunquese atribuya a tales invenciones usos nuevos odistintos.

SEGUNDO.- El inventor de un producto o proce-dimiento goza del derecho de utilización y ex-plotación de su invención, sin necesidad deformalidad alguna; sin embargo para obtener laexclusividad de este derecho y el consiguiente“ius prohibendi” frente a terceros, es necesarioque una autoridad nacional competente conce-da la patente de invención, a través de un actoexpreso, a partir del cual el titular de la patentepodrá ejercer la exclusividad y la facultad deoposición y exclusión.

TERCERO.- El titular de una patente tiene lafacultad de iniciar una acción legal, en virtud delprincipio de la correlación normal entre la titula-ridad del derecho sustancial conferido por lapatente, que se deduce en juicio y la titularidaddel poder de obrar ante la jurisdicción nacionalcompetente, contra cualquier persona que incu-rra en la infracción de aquel derecho, que ejecu-te actos que la hagan inminente o que cause undaño o perjuicio al titular una vez solicitada lapatente y antes de ser concedida.

CUARTO.- Será indemnizable el daño que, su-frido por el titular, se encuentre causalmenteenlazado con la conducta del infractor. En estemarco, será indemnizable el daño emergente,es decir, la pérdida patrimonial sufrida por eltitular como consecuencia de la vulneración delderecho al uso exclusivo de su patente. Sinembargo, si el actor ha demandado también laadjudicación en propiedad de los productos re-sultantes de la infracción, así como de los me-dios y materiales que hubiesen sido utilizadospredominantemente para cometerla, deberáimputarse el valor de tales bienes al monto de laindemnización que se acuerde.

Será igualmente indemnizable el lucro cesante,es decir, las ganancias que el titular de la pa-tente protegida habría obtenido mediante lacomercialización normal de sus productos, deno haber tenido lugar la competencia desleal delinfractor. En este caso, las ganancias a consi-derar serán las que habrían sido obtenidas en elperíodo que medie entre la ocurrencia efectivadel daño y el pago de la indemnización.

La Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de loContencioso Administrativo, Distrito de Quito,República del Ecuador deberá adoptar la pre-sente interpretación prejudicial cuando dicte sen-tencia de conformidad con lo dispuesto por elartículo 35 del Tratado de Creación del Tribunalde Justicia de la Comunidad Andina, así comodar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128,párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.







PROCESO 084-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 89 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 82 literal d) de lamisma Decisión; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la Repúblicade Colombia. Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca: “FAMILIA 2 EN 1 DOBLE

ROLLO” (mixta). Expediente Interno: Nº 2001-00367.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los16 días del mes de septiembre del año dos milnueve.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 1075, de 16 de junio de2009, recibido en este Tribunal el 23 de junio de2009, el Consejo de Estado, Sala de lo Conten-cioso Administrativo, Sección Primera, de laRepública de Colombia, solicita la Interpreta-ción Prejudicial de los artículos 81 y 89 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, a fin de resolver el Proceso InternoNº 2001 - 00367.

1. ANTECEDENTES

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada, estima procedente destacar, comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Las partes

La parte demandante: Productos Familia S.A.

La parte demandada: La Nación Colombianaa través de la Superintendencia de Industria yComercio.

Los terceros interesados: Sociedad Colom-biana Kimberly Colpapel S.A. y Papeles Nacio-nales S.A.

1.2 Determinación de los hechos relevan-tes:

El 05 de mayo de 1999, Productos Familia S.A.solicitó el registro del signo “FAMILIA 2 EN 1DOBRE ROLLO” (mixto), para distinguir produc-tos comprendidos en la Clase 16 de la Clasifica-ción Internacional de Niza.

La Superintendencia de Industria y Comercioconsideró que la solicitud reunía los requisitosde forma establecidos, por lo tanto, dispuso supublicación en la Gaceta de la Propiedad Indus-trial.

Los días 10 y 11 de agosto de 1999, las socie-dades Papeles Nacionales S.A. y ColombianaKimberly Colpapel S.A. presentaron observacio-nes contra la solicitud de registro del signo“FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO” (mixto).

La sociedad Papeles Nacionales S.A., funda-mentó sus observaciones en el hecho que laexpresión “FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO” esirregistrable por describir las calidades esencia-les de los productos que se desea distinguir.Por otro lado, las observaciones de la sociedad




Colombiana Kimberly Colpapel S.A., se funda-ron en el hecho de carecer la marca de distintivi-dad y novedad para amparar los productos per-tenecientes a la Clase 16 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

La División de Signos Distintivos, a través de laResolución Nº 23221, de 29 de octubre de 1999,declaró infundadas las observaciones realiza-das por ambas sociedades, motivo por el cualinterpusieron recurso de reposición y, en subsi-dio, de apelación.

La Resolución Nº 07562, de 12 de abril de 2000,revocó parcialmente la Resolución Nº 23221, de29 de octubre de 1999, otorgando así el registrode la marca “FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO”(mixta), en la cual las expresiones “2 en 1 doblerollo”, irán como explicativas.

En la Resolución Nº 15629, de 17 de julio de2000, se resolvió el recurso de apelación confir-mando las decisiones contenidas en las Reso-luciones Nos: 7562 y 23221, declarando agota-da la vía gubernativa.

PRODUCTOS FAMILIA S.A. presenta ante elConsejo de Estado, Sala de Contencioso Admi-nistrativo, acción de nulidad y Restablecimientodel Derecho contra las Resoluciones Nos: 07562y 15629.

1.3 Fundamentos de la Demanda:

La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. fun-damenta su demanda de la siguiente manera:

• La Superintendencia de Industria y Comerciovulneró el artículo 81 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, ya queel signo no contempla ninguna de las causalesde irregistrabilidad absolutas o relativas por-que el conjunto solicitado a registro de ningu-na manera constituye la indicación exactaque denote las características de los produc-tos que con ella se van a distinguir.

• La Superintendencia de Industria y Comerciovioló la ley y lesionó el derecho que le asistea la sociedad demandante para obtener elregistro solicitado ya que el conjunto cumplecon la función principal de las marcas.

• La Superintendencia de Industria y Comerciovioló el artículo 89 de la Decisión 344 aldisponer que las expresiones “2 EN UNO

DOBLE ROLLO” iban como explicativas, mo-dificando de oficio la solicitud, infringiendolas normas ya que sólo el peticionario puedeintroducir modificaciones a la solicitud de re-gistro.

1.4 Contestación de la Demanda:

La Superintendencia de Industria y Comerciocontesta la demanda fundamentando lo siguien-te:

• Con la expedición de los actos demandadosno se violan las normas contenidas en laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena.

• El artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 se-ñala que no podrán registrarse como marcasaquellos signos que, en relación con dere-chos de terceros, presenten algunos impedi-mentos como signos o indicaciones para de-signar o describir la especie, la calidad o eldestino. La expresión “2 EN 1” se encuentraincursa en la causal de irregistrabilidad con-tenida en el artículo mencionado anterior-mente, esto debido a que es una expresiónusada comúnmente en el mercado.

Como tercero interesado contestó la demandala SOCIEDAD COLOMBIANA KIMBERLY COL-PAPEL S.A. de la siguiente manera:

• El término “2 EN 1” no podía ser apropiable atítulo de marca debido a su carácter descrip-tivo, por lo que no se pueden otorgar dere-chos marcarios sobre él.

• Las palabras “2 EN 1” son insuficientementedistintivas por su imposibilidad manifiesta dedistinguir un producto de otro, dado su carác-ter simple, usual y corriente.

• Las marcas constituyen un complemento esen-cial de los productos o mercancías al otorgar-les individualidad y permitir su distinción.

PAPELES NACIONALES S.A., tercer interesa-do en el presente proceso, no contestó la de-manda.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición previstaen el artículo 1, literal c), del Tratado de Crea-


ción del Tribunal, las normas cuya interpreta-ción se solicita forman parte del OrdenamientoJurídico de la Comunidad Andina;

Que, al tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo establecido en losartículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunales competente para interpretar por vía preju-dicial las normas que integran el OrdenamientoJurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de 28 de agosto de2009.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El Consejo de Estado, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, de la Repúbli-ca de Colombia, ha solicitado la interpretaciónprejudicial de los artículos 81 y 89 de la Deci-sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.Adicionalmente, procede interpretar de oficio, elartículo 82 literal d) de la Decisión 344.

En consecuencia, los textos de las normas aser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 344

(…)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRODE MARCAS

“Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na.

(…)

Artículo 82.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

(…)

d) Consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comerciopara designar o para describir la especie,la calidad, la cantidad, el destino, el valor,el lugar de origen, la época de producciónu otros datos, características o informa-ciones de los productos o de los serviciospara los cuales ha de usarse;

(…)

Artículo 89.- El peticionario de un registro demarca, podrá modificar su solicitud inicialúnicamente con relación a aspectos secun-darios. Asimismo, podrá eliminar o restringirlos productos o servicios principalmente es-pecificados.

La oficina nacional competente podrá encualquier momento de la tramitación, reque-rir al peticionario modificaciones a la solici-tud. Dicho requerimiento de modificación setramitará de conformidad con lo establecidoen el artículo 91 de la presente Decisión.

En los casos previstos en el presente artícu-lo, no podrá modificarse la solicitud para cam-biar el signo ni para ampliar los productos oservicios principalmente especificados”.

El Tribunal procede a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual analizará as-pectos relacionados con:

1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOSCONSTITUTIVOS

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena define lo que debeentenderse como marca. De acuerdo a esta de-finición legal, este Órgano Jurisdiccional ha in-terpretado que la marca constituye un bien in-material representado por un signo que, percep-tible a través de medios sensoriales y suscepti-ble de representación gráfica, sirve para identifi-car y distinguir en el mercado los productos oservicios producidos o comercializados por unapersona de otros idénticos o similares, a fin deque el consumidor o usuario medio los valore,diferencie, identifique y seleccione, sin riesgode confusión o error acerca del origen o la cali-dad del producto o servicio correspondiente.

Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradasocasiones acerca de los requisitos que los sig-


nos deben satisfacer para ser registrados comomarcas, éstos son:

- Perceptibilidad,- Distintividad y,- Susceptibilidad de representación gráfica.

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un bien inmaterial, para quepueda ser captado por uno de los sentidos (vis-ta, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensablesu materialización o exteriorización por mediode elementos que transformen lo inmaterial oabstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referen-cia a todo elemento, signo o indicación quepueda ser captado por los sentidos para que,por medio de éstos, la marca penetre en lamente del público, y éste la asimile con facili-dad. Por cuanto para la percepción sensorial oexterna de los signos se utiliza en forma másgeneral el sentido de la vista, han venido carac-terizándose preferentemente aquellos elemen-tos que hacen referencia a una denominación, aun conjunto de palabras, a una figura, a un dibu-jo, o a un conjunto de dibujos.

b) Distintividad

El artículo 81 se refiere también a la distintividad,considerada característica y función primigeniaque debe reunir todo signo para ser susceptiblede registro como marca; lleva implícita la nece-saria posibilidad de identificar y distinguir unosproductos o unos servicios de otros, haciendoviable de esa manera la diferenciación por partedel consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sísolo sirva para diferenciar un producto o unservicio, sin que se confunda con él o con suscaracterísticas esenciales o primordiales.

c) Susceptibilidad de representación gráfica

La susceptibilidad de representación gráficaconsiste en expresiones manifestadas a travésde palabras, gráficos, signos mixtos, colores,figuras etc., de tal manera que los componentesdel signo puedan ser apreciados en el mercadode productos.

El signo tiene que ser expresado en forma ma-terial para que el consumidor, a través de los

sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. Latraslación del signo del campo imaginativo desu creador hacia la realidad comercial, puededarse, como ha sido expresado, por medio de lautilización de los elementos referidos en el pá-rrafo anterior.

2. MARCAS CONFORMADAS POR TÉRMINOSDESCRIPTIVOS.

En el presente caso, Papeles Nacionales S.A.fundamentó su observación en el hecho que laexpresión “FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO”es irregistrable por describir las calidades esen-ciales de los productos que se pretende distin-guir. Por otro lado, la observación de la Socie-dad Colombiana Kimberly Colpapel S.A. se basóen el hecho de carecer el signo solicitado dedistintividad y novedad para amparar los produc-tos pertenecientes a la Clase 16.

Asimismo, tomando en cuenta que el signo soli-citado “FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO” (mix-to) está compuesto por los términos “2 EN 1DOBLE ROLLO”, se hace necesario tratar eltema de las palabras descriptivas en la confor-mación de signos marcarios.

Al conformar una marca su creador puede va-lerse de toda clase de elementos como: pala-bras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones,que individualmente consideradas pueden esti-marse como expresiones de uso común, por loque no pueden ser objeto de monopolio o domi-nio absoluto por persona alguna.

Es claro que el titular de una marca que lleveincluida una expresión de tal naturaleza no tieneun dominio exclusivo sobre ella y, en conse-cuencia, no está facultado por la ley para impe-dir que terceros puedan utilizar dicha expresiónen combinación de otros elementos en la con-formación de signos marcarios, siempre que elresultado sea suficientemente distintivo a fin deno crear riesgo de confusión.

El Tribunal ha reiterado esta posición de lasiguiente manera:

“Una marca puede incluir en su conjunto pa-labras que individualmente consideradas pue-den estimarse como expresiones de uso co-mún, y que por ser tales no pueden ser objetode monopolio por persona alguna. Por ello eltitular de una marca que lleve incluida una


expresión de tal naturaleza no está legalmen-te facultado para oponerse a que tercerospuedan utilizar dicha expresión, en combina-ción de otros elementos en la conformaciónde signos marcarios, siempre que el resulta-do sea original y lo suficientemente distintivoa fin de no crear confusión.” (Proceso 70-IP-2005. Marca: “U.S. ROBOTICS”, publicadoen la Gaceta Oficial N° 1231, de 16 de agostode 2005).

En el caso de signos conformados por palabrasdescriptivas, la distintividad se busca en el ele-mento diferente que integra el signo, ya quedichas palabras son marcariamente débiles. Lamarca conformada por uno o más vocablos des-criptivos, tiene la posibilidad de ser registradasiempre que constituya un conjunto marcariosuficientemente distintivo.

3. MARCAS CONFORMADAS POR TÉRMINOSDE USO COMÚN.

En el presente caso, KIMBERLY COLPAPELS.A., obrando como tercero interesado, al con-testar la demanda argumenta que “2 EN 1” esun término de uso común, “permitiendo que unparticular como lo es la sociedad PRODUCTOSFAMILIA S.A. monopolice ese término de usocomún y descriptivo en detrimento de los legíti-mos derechos de sus competidores”.

Al respecto, se entiende por signo común ousual aquel que se encuentra integrado exclu-sivamente por uno o más vocablos o indicacio-nes de los que se utilizan en el lenguaje corrien-te, usanza o en el uso comercial del país en quese ha solicitado el registro del signo como mar-ca, para identificar los productos o servicios deque se trate. En este caso, el signo no serásuficientemente distintivo y no podrá otorgarsea su titular el derecho al uso exclusivo de losvocablos comunes o usuales que lo integren.

La prohibición alcanza tanto a los signos deno-minativos como a los gráficos: en efecto, cuan-do la disposición alude a la indicación que seutiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretarque se refiere al signo denominativo; y cuandotrata de la indicación común en el uso comer-cial, cabe considerar que la prohibición se refie-re también al signo gráfico.

La circunstancia de que, al igual que en el casode los signos descriptivos, la prohibición de

registro haya de configurarse cuando el signose encuentre compuesto únicamente por voca-blos que hayan devenido en habituales, haceque, si un vocablo distintivo forma parte de di-cho signo, éste pueda ser registrado como mar-ca, sin perjuicio de la imposibilidad para el soli-citante de reivindicar el uso exclusivo del voca-blo habitual.

4. MARCAS EVOCATIVAS.

En el presente caso, PRODUCTOS FAMILIAS.A. señala que “2 EN 1” como tal correspondea una creación arbitraria, que evoca y no descri-be en forma alguna características únicas, pre-cisas y exclusivas de los productos de la Clase16, por lo cual este Tribunal considera pertinen-te analizar el tema de las marcas evocativas.

Al respecto cabe señalar que, este Órgano Co-munitario considera como signos evocativos losque poseen la capacidad de transmitir a la men-te una imagen o una idea sobre el producto, através de llevar a cabo un desarrollo de la imagi-nación que conduzca a la configuración en lamente del consumidor, del producto amparadopor el signo distintivo. Los signos sugestivos oevocativos no determinan una relación directa oinmediata con una característica o cualidad delproducto o del servicio; para identificar o relacio-nar al producto amparado por una marca, elconsumidor deberá realizar un proceso deducti-vo e imaginativo entre la marca y el producto oel servicio distinguidos por aquélla. Los signosevocativos, a diferencia de los descriptivos, cum-plen a cabalidad la función distintiva de la marcay, por lo tanto, pueden ser registrados.

No existe un límite exacto para diferenciar lossignos descriptivos de los evocativos y, por tan-to, corresponderá al Juez Consultante examinarla presente solicitud de registro, a fin de esta-blecer si dicho signo solicitado se refiere a unoo a otro tipo.

5. SOBRE LA NOTORIEDAD ALEGADA PORLA SOLICITANTE.

La demandante argumenta que el éxito de lamarca FAMILIA se debe a las cuantiosas inver-siones que se han realizado con el fin de darsea conocer, “sería un verdadero desacierto casti-gar la fama o notoriedad de una marca, que porsu reconocimiento entre el público consumidor,termine siendo calificada como una expresión


de uso común y por consiguiente de dominiopúblico”.

Al respecto, este tribunal señala que dicho ar-gumento sólo puede ser invocado por quien seopone a un registro y no por quien lo solicita,como ocurre en el presente caso.

Cabe señalar además, que la calificación deuna marca como notoriamente conocida puedeconstituir la base jurídica para otorgar a un sig-no un reconocimiento especial dentro del siste-ma de marcas (protección privilegiada frente alos principios de inscripción registral y territoria-lidad). Sin embargo, dicha calidad no otorga elderecho de acceder, de forma automática, alregistro del signo notoriamente conocido ya quela protección ampliada prevista para dichos sig-nos no debe prescindir de los derechos de ter-ceros. En términos generales, este Tribunal se-ñala que todo signo distintivo cuyo registro sesolicite debe cumplir con los requisitos exigidospor la ley y no estar incurso en ninguna de lasprohibiciones establecidas.

6. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD INICIAL.

En el presente caso, es pertinente hacer refe-rencia al artículo 89 de la Decisión 344 debido aque PRODUCTOS FAMILIA S.A. considera quela Superintendencia de Industria y Comerciovioló el artículo antes mencionado, al modificarde oficio, la solicitud de registro.

El artículo 89 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena atribuye al peticiona-rio del registro de un signo como marca lafacultad de pedir a la Oficina Nacional Compe-tente que se modifique su solicitud inicial.

A propósito de la disposición prevista en el ar-tículo mencionado, el Tribunal fijó los siguientescriterios:

“(…) una solicitud de registro de marca con-tiene dos clases de elementos o aspectos:unos que se estiman substanciales y otrosque se estiman accesorios. Los primeros noson susceptibles de modificación, es decir,son inamovibles dentro de la tramitación (cam-bios esenciales de los elementos del signocomprendido en la solicitud de registro). Unamodificación de esa naturaleza en cualquiermomento del trámite, constituiría una solici-tud nueva, independiente de la primera, suje-

ta al procedimiento de registro inicial y deter-minante, para efectos del derecho de priori-dad, de una nueva fecha de presentación.

Los aspectos accesorios o secundarios quepudiere contener la solicitud inicial para elregistro de un signo, tales como tamaño, tipode letra en algunos casos, faltas ortográficaso mecanográficas, dirección del solicitante,supresión de algún elemento genérico o se-cundario de la denominación o, en general,todos aquellos que al cambiarse no alteren elaspecto general del signo solicitado, pueden,en cambio, ser modificados, sin que estosignifique la presentación de una nueva soli-citud, sino la continuación de la inicial. Esrequisito de procedibilidad de estos cambiosque ellos no denoten para el público la pre-sencia de un signo diferente en sus aspectosesenciales, al contenido en una primera soli-citud de registro.

(…) De lo antes dicho se concluye que siluego de presentada la solicitud inicial, seeliminan o limitan los productos o serviciosque identificará el signo solicitado, esta mo-dificación será de carácter secundario y enconsecuencia susceptible de ser tomada encuenta por la administración”. 1

De la referencia señalada se destaca que:

• El solicitante puede modificar su solicitud deregistro del signo a instancia de la autoridadcompetente o por motu proprio.

• Dicha modificación no es absoluta, sino con-dicionada a que no se cambie aspectossustantivos del signo o amplíe los productoso servicios señalados inicialmente en la soli-citud de registro.

Resulta necesario abordar los siguientes te-mas:

• ¿La interesada puede modificar la solicituden cualquier estado del trámite?

• ¿La modificación se puede realizar al interpo-ner un recurso administrativo contra el actoadministrativo que negó el registro del signo?

1 Proceso 104-IP-2003, sentencia dictada el 29 de oc-tubre de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 1015, de 27de noviembre de 2003. Marca: “BSCH mixta”. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


En relación con el tiempo durante el cual el peti-cionario puede pedir que se modifique su solici-tud, el artículo mencionado no hace referencia aeste respecto. Debe interpretarse que lo podráhacer en cualquier momento del trámite.

Este Tribunal, en su jurisprudencia, ha hecholas siguientes consideraciones:

“(…) La limitación o restricción adquiere ma-yor importancia cuando luego que de la publi-cación de la solicitud se presentan observa-ciones, y éstas pueden referirse a la existen-cia de signos anteriores registrados o solici-tados para iguales o semejantes productosde la misma o diferente clase, y con la limita-ción que haga el peticionario de los produc-tos a protegerse con su marca desaparezcano queden insubsistentes las razones de laobservación (…) el observante acceda a lainscripción de la marca. Igual criterio deberíaadoptarse para cualquier momento en que sepresente la restricción o limitación de pro-ductos, sea que la marca anterior abarquetodos los productos de una misma clase ouna sola parte de ellos. Por el hecho de queel peticionario restrinja o excluya los produc-tos contenidos en la solicitud no se presumeque el signo pueda ser aceptado como mar-ca. La administración analizará el contenidoglobal de los hechos materia del procedi-miento y el cumplimiento de los elementosesenciales que debe reunir el signo y la posi-bilidad de que pueda o no ser registrado”. 2

El artículo 89, por otra parte, en su segundoinciso determina que la Oficina Nacional Com-petente podrá, en cualquier momento de la tra-mitación, requerir al peticionario, modificacio-nes a la solicitud. Dicho requerimiento de modi-ficación se tramitará de conformidad con lo de-terminado en el artículo 91 que establece, quesi del análisis realizado por la Oficina NacionalCompetente apareciera que alguno de los requi-sitos formales no se ha cumplido, debe notificár-sele al peticionario para que en un plazo detreinta (30) días hábiles (prorrogables por unasola vez, por treinta días hábiles adicionales),siguientes a la notificación, subsane dicha irre-gularidad.

En relación al tema de que si la modificación sepuede realizar al interponer un recurso adminis-trativo contra el acto administrativo que negó elregistro del signo, este Tribunal ha manifestadoque si bien es cierto que la norma no disponenada al respecto, por tratarse de un tema estric-tamente procesal del derecho interno, cuya re-gulación puede variar en las normas adjetivas delos Países Miembros, le corresponderá al JuezConsultante evaluar la oportunidad de la modifi-cación en relación con la regulación de los re-cursos en vía administrativa.

El tercer inciso del aludido artículo 89 determinaque las modificaciones no podrán estar dirigidasal cambio de aspectos sustantivos del signo, nia la ampliación de los productos o servicios queconstituyan su objeto.

7. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONALCOMPETENTE PARA TOMAR SUS DECI-SIONES.

Tomando en cuenta que la demandante alegó lasupuesta falta de imparcialidad e igualdad enlas actuaciones de la Superintendencia de In-dustria y Comercio, el Tribunal estima adecua-do referirse al tema de la autonomía de la Ofici-na de Registro Marcario en relación a anterioresdecisiones proferidas.

Sobre el tema se transcribe lo expresado poreste Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008.

“El sistema de registro marcario que se adop-tó en la Comunidad Andina se encuentra so-portado en la actividad autónoma e indepen-diente de las Oficinas Competentes en cadaPaís Miembro. Dicha actividad, que aunquede manera general se encuentra regulada porla normativa comunitaria, deja a salvo la men-cionada independencia, y es así como el Ca-pítulo V de la Decisión 344 regula el procedi-miento de registro marcario, e instaura encabeza de las Oficinas Nacionales Compe-tentes el procedimiento y el respectivo exa-men de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en rela-ción con decisiones emanadas de otras ofici-nas de registro marcario (principio de inde-pendencia), como en relación con sus pro-pias decisiones”.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho:

2 Proceso 20-IP-95, sentencia dictada el 16 de octubrede 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 236, de 26 denoviembre de 1996, caso: “MONO”. TRIBUNAL DE JUS-TICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


“Si bien las Oficinas Competentes y las deci-siones que de ellas emanan son independien-tes, algunas figuras del derecho marcariocomunitario las ponen en contacto, como se-ría el caso del derecho de prioridad o de laoposición de carácter andino, sin que lo ante-rior signifique de ninguna manera uniformizarlos pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independen-cia de las Oficinas de Registro Marcario sig-nifica que juzgarán la registrabilidad o irre-gistrabilidad de los signos como marcas, sintener en consideración el análisis de regis-trabilidad o irregistrabilidad realizado en otrau otras Oficinas Competentes de los PaísesMiembros. De conformidad con lo anterior, sise ha obtenido un registro marcario en deter-minado País Miembro esto no significa queindefectiblemente se deberá conceder dichoregistro marcario en los otros Países. O bien,si el registro marcario ha sido negado en unode ellos, tampoco significa que deba ser ne-gado en los demás Países Miembros, aún enel caso de presentarse con base en el dere-cho de prioridad por haberse solicitado en elmismo País que negó el registro.” (Proceso71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15de agosto de 2007, publicada en Gaceta Ofi-cial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15de octubre de 2007).

Sobre el segundo tema, como se advirtió, lanorma comunitaria colocó en cabeza de las ofi-cinas nacionales de registro marcario la obliga-ción de realizar el examen de registrabilidad, elque es obligatorio y debe llevarse a cabo aún enel caso de que no hubiesen sido presentadasobservaciones; en consecuencia, la AutoridadCompetente en ningún caso queda eximida derealizar el examen de fondo para conceder odenegar el registro. En el caso de que seanpresentadas observaciones, la oficina nacionalcompetente se pronunciará acerca de ellas, asícomo, acerca de la concesión o de la denega-ción del registro solicitado.

Asimismo, es pertinente agregar que este exa-men de oficio, integral y motivado debe ser autó-nomo tanto en relación con las decisiones pro-feridas por otras oficinas de registro marcario,como en relación con anteriores decisiones pro-feridas por la propia oficina, en el sentido de queésta debe realizar el examen de registrabilidadanalizando cada caso concreto, es decir, estu-

diando el signo solicitado para registro, las ob-servaciones presentadas y la información re-caudada para dicho procedimiento, independientede anteriores análisis sobre signos idénticos osimilares.

Con ello no se está afirmando que la oficina deregistro marcario no tenga límites a su actua-ción y que no puede utilizar como precedentessus propias actuaciones, sino que la oficina deregistro marcario tiene la obligación en cadacaso de hacer un análisis de registrabilidad conlas características mencionadas, teniendo encuenta los aspectos y pruebas que obran encada trámite. Además, los límites a la actua-ción administrativa de dichas oficinas se en-cuentran dados por la propia norma comunitariay las acciones judiciales para defender la legali-dad de los actos administrativos proferidos.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado comomarca si reúne los requisitos dedistintividad, perceptibilidad y sus-ceptibilidad de representación grá-fica, establecidos por el artículo 81de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena. Esa ap-titud se confirmará, por cierto, si elsigno, cuyo registro se solicita, nose encuentra comprendido en nin-guna de las causales de irregis-trabilidad determinadas por los ar-tículos 82 y 83 de la mencionadaDecisión.

SEGUNDO: El derecho de uso exclusivo delque goza el titular de la marca des-carta que palabras descriptivas per-tenecientes al dominio público pue-dan ser utilizadas únicamente porun titular marcario, ya que al seresos vocablos usuales, no se pue-de impedir que el público en gene-ral los siga utilizando. En el casode signos conformados por pala-bras descriptivas, la distintividad sebusca en el elemento diferente queintegra el signo, ya que dichas pa-


labras son marcariamente débiles.La marca conformada por uno omás vocablos descriptivos, tiene laposibilidad de ser registrada siem-pre que constituya un conjunto mar-cario suficientemente distintivo.

TERCERO: La circunstancia de que, al igualque en el caso de los signos des-criptivos, la prohibición de registrohaya de configurarse cuando el sig-no se encuentre compuesto única-mente por vocablos que hayandevenido en comunes, hace que, siun vocablo distintivo forma parte dedicho signo, éste pueda ser regis-trado como marca, sin perjuicio dela imposibilidad para el solicitantede reivindicar el uso exclusivo deltérmino de uso común.

CUARTO: Las marcas evocativas son consi-deradas como marcas débiles, porcuanto cualquier persona tiene elderecho de evocar en sus marcaslas propiedades o característicasde los productos o de los serviciosque van a ser distinguidos con aque-llas, lo que supone que su titulardeba aceptar o no pueda impedirque otras marcas evoquen igual-mente las mismas propiedades ocaracterísticas de su marca. Asípues, el signo evocativo cumple lafunción distintiva de la marca y, portanto, es registrable.

QUINTO: La calificación de una marca comonotoriamente conocida no otorga elderecho de acceder, de forma auto-mática, al registro del signo noto-riamente conocido ya que la pro-tección ampliada prevista para di-chos signos no debe prescindir delos derechos de terceros. En térmi-nos generales, este Tribunal seña-la que todo signo distintivo cuyoregistro se solicite debe cumplir conlos requisitos exigidos por la ley yno estar incurso en ninguna de lasprohibiciones establecidas.

SEXTO: El artículo 89 de la Decisión 344regula, por un lado, la facultad delpeticionario de modificar su solici-

tud inicial de registro, determinan-do que ella sólo procede en aspec-tos secundarios, relativos a la des-cripción de la marca o, en su caso,a la eliminación o restricción de losproductos o de los servicios princi-palmente especificados. Establece,por otro lado, la facultad de la Ofici-na Nacional Competente, para re-querir al peticionario la introducciónde modificaciones a su solicitud deregistro, aplicando desde luego pa-ra ese propósito, el trámite fijadopor el artículo 90 de la misma Deci-sión.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad querealizan las Oficinas de RegistroMarcario debe ser de oficio, inte-gral, motivado y autónomo, de con-formidad con lo expresado en lapresente providencia. Debiéndoserecalcar que el sistema de registromarcario que adoptó la ComunidadAndina se encuentra soportado enla actividad autónoma e indepen-diente de las Oficinas Competen-tes en cada País Miembro. Activi-dad ésta, que aunque generalmen-te se encuentra regulada por la nor-mativa comunitaria, deja a salvo lamencionada independencia. Esta au-tonomía se manifiesta tanto en re-lación con decisiones provenientesde otras oficinas de registro marca-rio (principio de independencia), co-mo con sus propias decisiones.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2001 –00367 deberá adoptar la presente interpreta-ción. Asimismo, deberá dar cumplimiento a lasprescripciones contenidas en el párrafo tercerodel artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Ge-neral de la Comunidad Andina, para su publica-ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena.



PROCESO 090-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículo 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada

por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciónPrimera, de la República de Colombia. Actor: César Adolfo Ramos Moreno.

Marca: “R&CO” (mixta). Expediente Interno: Nº 2005 – 00134.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los16 días del mes de septiembre del año dos milnueve.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 0276, de 17 de febrero de2009, recibido en este Tribunal el 14 de julio de2009, el Consejo de Estado, Sala de lo Conten-cioso Administrativo, Sección Primera, de laRepública de Colombia, solicita la Interpreta-ción Prejudicial de los artículos 134, 135 literali) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Co-misión de la Comunidad Andina, a fin de resol-ver el Proceso Interno Nº 2005 - 00134.

1. Las partes:

Demandante: César Adolfo Ramos Moreno.

Demandada: La Nación Colombiana a travésde la Superintendencia de Indus-tria y Comercio.

Tercero interesado: Alisardo Restrepo Buitra-go.

2. Determinación de los hechos relevantes:

El 01 de febrero de 2002, el señor AlisardoRestrepo Buitrago solicitó el registro del signo“R&CO” (mixto) para identificar productos de la

Clase 25 de la Clasificación Internacional deNiza.

Mediante Resolución Nº 25622, de 14 de agostode 2002, la Jefe de la División de Signos Distin-tivos de la Superintendencia de Industria y Co-mercio denegó el registro del signo “R&CO”(mixto) en la Clase 25 por encontrarlo confun-dible con la marca ROOT&CO (mixta), inscritacon Certificado Nº 200783 a favor de CésarRamos Moreno.

Contra la anterior Resolución, el señor AlisardoRestrepo Buitrago interpuso recurso de reposi-ción y en subsidio de apelación, siendo que elacto administrativo que resolvió el recurso dereposición confirmó el acto administrativo ante-rior y el que resolvió el recurso de apelación lorevocó, por lo que se otorgó, finalmente, el re-gistro del signo solicitado “R&CO” (mixto).

2.1. Fundamentos de la Demanda:

El señor César Adolfo Ramos Moreno, titularde la marca “ROOT&CO” (mixta) fundamenta lademanda de la siguiente manera:

• Anota que en las marcas mixtas, el elementopredominante es el denominativo; las deno-minaciones R&CO y ROOT&CO son simila-res, la expresión &CO (y compañía) es deuso común en las marcas de la Clase 25, poresta razón la distintividad de la marca debe







situarse en los elementos inusuales o no co-munes; la letra R no es distintiva ya quecomparada con ROOT constituye la primeraletra de esa palabra, lo cual implica que losconsumidores que ya conocen la ropa identi-ficada con ROOT&CO, cuando observen lamarca R&CO en los mismos bienes, no ha-rán cosa diferente que asociarlas, ya quevisualmente generan una misma impresión,además R&CO sería el diminutivo de la mar-ca ROOT&CO.

• Agrega que fonéticamente las expresionesR&CO y ROOT&CO producen una sonoridadsimilar y que el público consumidor creeráque tienen el mismo origen empresarial.

2.2. Contestación de la Demanda:

La Superintendencia de Industria y Comer-cio al contestar la demanda señala que:

• Entre los signos confrontados R&CO yROOT&CO existen elementos ortográficos yfonéticos diferenciadores que le otorgan sufi-ciente distintividad al signo solicitado, por locual los dos signos pueden coexistir pacífica-mente en el mercado.

• El signo solicitado R&CO está conformadopor cuatro letras cuya composición es diferen-te respecto a la marca opositora ROOT&CO,la cual está compuesta por siete letras y leotorga suficiente distintividad desde el puntode vista visual.

• La Superintendencia de Industria y Comercioagrega que no se puede alegar similitud deorden fonético u ortográfico capaz de induciren error al público consumidor, ya que cadauna tiene una pronunciación particular y dife-rente.

Como tercero interesado contestó la deman-da el señor Alisardo Restrepo Buitrago, titularde la marca R&CO, de la siguiente manera:

• Señala que el actor no presentó demanda deoposición y que ahora mediante el ejerciciode la acción de nulidad, pretende un interésparticular, el cual no procede, pues esta ac-ción puede ejercerse contra los actos de ca-rácter individual, siempre y cuando sólo sepersiga un interés general, esto es, la legali-dad del acto.

• Menciona que la marca R&CO se pronunciacomo RICO o RYCO, es decir, que no existe

ni siquiera una leve semejanza auditiva foné-tica con la marca ROOT&CO; ortográficamen-te no tienen semejanza, pues la marca oposi-tora se lee ROOTICO o ROOTYCO.

• Concluye diciendo que para la comparaciónde las marcas se debe tener en cuenta elelemento gráfico como el figurativo, de donderesulta que los signos son diferentes, que sibien identifican productos de la misma Clase25, lo cierto es que tienen canales de distri-bución diferentes.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

Que, de conformidad con la disposición previs-ta en el artículo 1, literal c), del Tratado de Crea-ción del Tribunal, las normas cuya interpreta-ción se solicita forman parte del OrdenamientoJurídico de la Comunidad Andina;

Que, al tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo establecido en losartículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunales competente para interpretar por vía prejudi-cial las normas que integran el OrdenamientoJurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de 28 de agosto de2009.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Procede la Interpretación Prejudicial solicitadade los artículos 134 y 136 literal a) de la Deci-sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.Sin embargo, no procede la interpretación delartículo 135 literal i) de la mencionada Decisión,por no ser pertinente para el caso en concreto.

En consecuencia, los textos de las normas aser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 486

“Artículo 134.- A efectos de este régimen cons-tituirá marca cualquier signo que sea aptopara distinguir productos o servicios en elmercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicio


al cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los si-guientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,

logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;d) las letras y los númerose) un color delimitado por una forma, o una

combinación de colores;f) la forma de los productos, sus envases o

envolturas;g) cualquier combinación de los signos o me-

dios indicados en los apartados anteriores

(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse comomarcas aquellos signos cuyo uso en el co-mercio afectara indebidamente un derechode tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación;

(…)”.

El Tribunal procede a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual analizará as-pectos relacionados con:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOSESENCIALES PARA SU REGISTRO.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina, en su artículo 134, define a la mar-ca como “cualquier signo que sea apto paradistinguir productos o servicios en el mercado.Podrán registrarse como marcas los signos sus-ceptibles de representación gráfica”.

La marca es un bien inmaterial constituido porun signo conformado por palabras o combina-ción de palabras, imágenes, figuras, símbolos,gráficos, etc., que susceptibles de representa-ción gráfica, sirvan para distinguir en el mercado

productos o servicios, a fin de que el consumi-dor o usuario medio los identifique, valore, dife-rencie y seleccione sin riesgo de confusión oerror acerca del origen o la calidad del productoo del servicio.

2. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD OSIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/ORIESGO DE ASOCIACIÓN.

El demandante argumenta que los signos con-frontados “R&CO” (mixto) y “ROOT&CO” (mixto)no cuentan con suficientes elementos diferen-ciadores, por lo que el público consumidor incu-rrirá en riesgo de confusión, tanto visual comofonéticamente.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente,precautelar el interés de terceros. En efecto,conforme a lo previsto en el literal a) del referidoartículo 136, no son registrables como marcaslos signos que, en el uso comercial, afecten in-debidamente los derechos de terceros, espe-cialmente cuando sean idénticos o se asemejena una marca anteriormente solicitada para re-gistro o registrada para los mismos servicios oproductos, o para productos o servicios respec-to de los cuales el uso de la marca puedacausar un riesgo de confusión y/o de asocia-ción.

El Tribunal considera que no es necesario queel signo solicitado para registro induzca a errora los consumidores, sino que es suficiente laexistencia del riesgo de confusión y/o de aso-ciación, tanto con relación al signo como res-pecto a los productos o servicios que amparan,para que se configure la irregistrabilidad, dedonde resulta que el hecho de que los signos encuestión amparen productos o servicios que per-tenezcan a diferentes clases, no garantiza porsí la ausencia de riesgo de confusión y/o aso-ciación, toda vez que dentro de los productos oservicios contemplados en diferentes clasespuede darse conexión competitiva y en conse-cuencia, producir riesgo de confusión y/o deasociación y como tal constituirse en causal deirregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente pa-


ra ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, marca:DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta OficialNº 1124, de 4 de octubre de 2004).

Sobre el riesgo de confusión y asociación, elTribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un productopiense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica.”(Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa“SHERATON”, publicado en la Gaceta OficialN° 1648, de 21 de agosto de 2008).

Para determinar la existencia del riesgo de con-fusión y/o de asociación será necesario verifi-car si existe identidad o semejanza entre lossignos en disputa, tanto entre sí como en rela-ción con los productos o servicios distinguidospor ellos, y considerar la situación de los con-sumidores o usuarios, la cual variará en funciónde los productos o servicios de que se trate,independientemente de la clase a la que perte-nezcan dichos productos o servicios.

Con base en la jurisprudencia emitida por esteTribunal, los supuestos que pueden dar lugar alriesgo de confusión entre varios signos y entrelos productos o servicios que cada una de ellosampara, serían los siguientes: (i) que existaidentidad entre los signos en disputa y tambiénentre los productos o servicios distinguidos porellos; (ii) o identidad entre los signos y seme-janza entre los productos o servicios; (iii) osemejanza entre los signos e identidad entrelos productos y servicios; (iv) o semejanza en-tre aquellos y también semejanza entre éstos.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la semejan-za” y “la identidad”, ya que la simple semejan-za presupone que entre los objetos que se com-paran existen elementos comunes pero coexis-tiendo con otros aparentemente diferenciadores,produciéndose por tanto la confundibilidad. Encambio, entre marcas o signos idénticos, se su-

pone que nos encontramos ante lo mismo, sindiferencia alguna entre los signos”. (Proceso82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la Ga-ceta Oficial Nº 891, de 29 de enero de 2003).

La identidad o la semejanza de los signos pue-de dar lugar a dos tipos de confusión: la direc-ta, caracterizada porque el vínculo de identidado semejanza induce al comprador o usuario aadquirir un producto o servicio determinado en lacreencia de que está comprando o usando otro,lo que implica la existencia de un cierto nexotambién entre los productos o servicios; y laindirecta, caracterizada porque el citado víncu-lo hace que el consumidor atribuya, en contrade la realidad de los hechos, a dos productos oservicios que se le ofrecen, un origen empresa-rial común.

El Tribunal observa que la determinación delriesgo de confusión y/o de asociación corres-ponde a una decisión del funcionario administra-tivo o, en su caso, del juzgador, con base aprincipios y reglas que la doctrina y la jurispru-dencia han sugerido a los efectos de precisar elgrado de confundibilidad, la que va del extremode identidad al de semejanza.

En consecuencia, el Tribunal con base en ladoctrina, ha señalado que para valorar la simili-tud marcaria y el riesgo de confusión es nece-sario considerar, los siguientes tipos de simili-tud:

La similitud ortográfica.- se presenta por lacoincidencia de letras en los segmentos a com-pararse, toda vez que el orden de tales letras,su longitud, o la identidad de sus raíces o termi-naciones, pudieran aumentar el riesgo de confu-sión.

La similitud fonética.- se da entre signos queal ser pronunciados tienen un sonido similar. Ladeterminación de tal similitud depende, entreotros elementos, de la identidad en la sílabatónica o de la coincidencia en las raíces o termi-naciones. Sin embargo, deben tomarse en cuen-ta las particularidades de cada caso, pues lapercepción por los consumidores de las letrasque integran los signos, al ser pronunciadas,variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica.- se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del mismo contenido o parecido concep-


tual de los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, carac-terística o idea, se estaría impidiendo al consu-midor distinguir una de otra, a contrario sensu,si los signos confrontados evocan ideas o con-ceptos distintos en la mente del consumidor, noserán susceptibles de causar riesgo de confu-sión en el público consumidor.

2.1. Reglas para realizar el cotejo marcario.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en sujurisprudencia las siguientes reglas originadasen la doctrina para realizar el cotejo entre mar-cas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresiónde conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse suce-sivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme-janzas y no las diferencias que existen entre lasmarcas, esto es, no cabe el análisis simultá-neo, en razón de que el consumidor no analizasimultáneamente todas las marcas sino lo haceen forma individualizada. El efecto de este sis-tema recae en analizar cuál es la impresión finalque el consumidor tiene luego de la observaciónde las dos marcas. Al ubicar una marca al ladode otra se procederá bajo un examen rigurosode comparación, no hasta el punto de “disecar-las”, que es precisamente lo que se debe obviaren un cotejo marcario.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colo-carse en el lugar del comprador presunto y teneren cuenta la naturaleza de los productos.

En el cotejo que haga el Juez Consultante, esnecesario determinar los diferentes modos enque pueden asemejarse los signos en disputa eidentificar la posible existencia o no de similitudo identidad, entre los signos en conflicto.

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS.

El demandante César Adolfo Ramos Moreno,titular de la marca “ROOT&CO” (mixta) mencio-na en la demanda que los signos confrontadosson mixtos, por lo que en las marcas mixtas, elelemento predominante es el denominativo; porlo tanto, este Tribunal considera pertinente de-sarrollar este tema.

Las marcas mixtas se componen de un ele-mento denominativo (una o varias palabras) y unelemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos al ser aprecia-dos en su conjunto produce en el consumidoruna idea sobre la marca que le permite diferen-ciarla de las demás existentes en el mercado.Sin embargo al efectuar el cotejo de estas mar-cas se debe identificar cuál de estos elementosprevalece y tiene mayor influencia en la mentedel consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marcamixta es una unidad, en la cual se ha solicitadoel registro del elemento nominativo como elgráfico, como uno solo. Cuando se otorga elregistro de la marca mixta se la protege en suintegridad y no a sus elementos por separado”.(Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BUR-BUJA VIDEOS 2000”, publicado en la GacetaOficial Nº 821, de 1 de agosto de 2002).

Al respecto, en la comparación entre marcasmixtas, el elemento predominante en el conjun-to marcario será el denominativo, como normageneral; aunque en algunos casos pueda sermás importante el elemento gráfico; en todo ca-so, en la comparación entre los signos mixtosdeberá examinarse todo el conjunto, tanto el ele-mento gráfico como el elemento denominativo,vista su relevancia para que el público consumi-dor identifique la marca y distinga el producto.

Si al realizar la comparación se determina queen la marca mixta predomina el elemento deno-minativo, debe procederse al cotejo de los sig-nos aplicando las reglas que para ese propósitoha establecido la doctrina; y, si por otro lado, enla marca mixta predomina el elemento gráficofrente al denominativo, no habría lugar a la con-fusión entre las marcas, pudiendo éstas coexis-tir pacíficamente en el ámbito comercial.

Con base a estos criterios, el Juez Consultantedeberá identificar cuál de estos elementos pre-valece y tiene mayor influencia en la mente delconsumidor, si el denominativo o el gráfico, yproceder a su cotejo, a fin de determinar siexiste riesgo de confusión, conforme a los cri-terios contenidos en la presente interpretación.

4. PARTÍCULAS DE USO COMÚN.

En el presente caso, el demandante señala queel sufijo -&CO, que significa “y compañía”, es de


uso común en las marcas de la Clase 25, por loque este Tribunal considera pertinente desarro-llar el presente tema.

Al respecto, en el cotejo entre marcas que utili-zan partículas o palabras de uso común o gene-ralizado, dichos elementos no deben entrar enla comparación, lo que supone una excepción alprincipio que el examen comparativo ha de reali-zarse atendiendo a una simple visión de lossignos enfrentados, donde la estructura preva-lezca sobre los componentes parciales. Si lasdenominaciones enfrentadas tienen algún ele-mento genérico, común a las mismas, este ele-mento no debe ser tenido en cuenta en el mo-mento de realizarse la comparación.

En el caso de que el signo pudiera haber sidoconfeccionado con elementos de uso generalrelativos a la propiedad del producto, sus princi-pios activos, su uso terapéutico o contengaprefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia“la distintividad debe buscarse el elemento dife-rente que integra el signo y en la condición designo de fantasía que logre mostrar el conjuntomarcario”. (Proceso 78-IP-2003, marca: HEMA-VET, publicado en la Gaceta Oficial Nº 998, de13 de octubre de 2003).

También, la jurisprudencia de este Tribunal, hareiterado que una marca que contenga una par-tícula de uso común no puede impedir su inclu-sión en marcas de terceros y fundar, en esasola circunstancia, la existencia de confundibi-lidad, ya que entonces se estaría otorgando asu titular un privilegio inusitado sobre un ele-mento de uso general o necesario. El titular deuna marca con un elemento de uso común sabeque tendrá que coexistir con las marcas anterio-res y con las que se han de solicitar en el futuro.Esta realidad, necesariamente, tendrá efectossobre el criterio que se aplique en el cotejo, porello se ha dicho que esos elementos de usocomún son necesariamente débiles y que loscotejos entre marcas que los contengan debenser efectuados con criterio benevolente. (Proce-so 31-IP-2003, marca: & MIXTA, publicado en laGaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRI-BUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado comomarca, cuando distingue productoso servicios en el mercado y reúneel requisito de ser susceptible derepresentación gráfica, de confor-midad con lo establecido por el artí-culo 134 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.Esa aptitud se confirmará si el sig-no, cuyo registro se solicita, no seencuentra comprendido en ningunade las causales de irregistrabilidaddeterminadas por los artículos 135y 136 de la mencionada Decisión.La distintividad del signo presupo-ne su perceptibilidad por cualquierade los sentidos.

SEGUNDO: No son registrables los signos que,según lo previsto en el artículo 136literal a) de la referida Decisión 486,y en relación con derechos de ter-ceros, sean idénticos o se aseme-jen a una marca anteriormente soli-citada para registro o registrada pa-ra los mismos servicios o produc-tos o, para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de lamarca pueda causar en el públicoun riesgo de confusión y/o de aso-ciación. De ello resulta, que no esnecesario que el signo solicitadopara registro induzca a error o aconfusión a los consumidores, sinoque es suficiente la existencia delriesgo de confusión para que seconfigure la prohibición de irregis-trabilidad.

TERCERO: En la comparación de marcas mix-tas, el elemento predominante enel conjunto marcario será el deno-minativo, como norma general; aun-que en algunos casos pueda sermás importante el elemento gráfi-co; en todo caso, en la compara-ción entre los signos mixtos debe-rá examinarse todo el conjunto, tan-to el elemento gráfico como el ele-mento denominativo, vista su rele-vancia para que el público consu-midor identifique la marca y distin-ga el producto. Si al realizar la com-paración se determina que en lamarca mixta predomina el elemen-


to denominativo, debe procederseal cotejo de los signos aplicandolas reglas que para ese propósitoha establecido la doctrina; y, si porotro lado, en la marca mixta predo-mina el elemento gráfico frente aldenominativo, no habría lugar a laconfusión entre las marcas, pudien-do éstas coexistir pacíficamente enel ámbito comercial.

CUARTO: La marca que contenga una partí-cula de uso común no puede impe-dir su inclusión en marcas de ter-ceros y fundar, en esa sola circuns-tancia, la existencia de confun-dibilidad, ya que entonces se esta-ría otorgando a su titular un privile-gio inusitado sobre un elemen-tode uso general o necesario. El titu-lar de una marca con un elementode uso común sabe que tendrá quecoexistir con las marcas anterioresy con las que se han de solicitar enel futuro. Esta realidad, necesaria-mente, tendrá efectos sobre el cri-terio que se aplique en el cotejo,por ello se ha dicho que esos ele-mentos de uso común son necesa-riamente débiles y que los cotejosentre marcas que los contengandeben ser efectuados con criteriobenevolente.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional Consultante, alemitir el fallo en el proceso interno, deberá adop-tar la presente interpretación. Asimismo, debe-rá dar cumplimiento a las prescripciones conte-nidas en el párrafo tercero del artículo 128 delEstatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Gene-ral de la Comunidad Andina, para su publicaciónen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.








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