Teoría de los equivalentes: Principios Fundamentales y Jurisprudencia

F Fernandez Brañas 10.12.2012

EL EFECTO ANGORA

Interpretación Literal Equivalentes

Las reivindicaciones definen e informan al público del ámbito de protecciónde la patente:

Raison d'être

• El ámbito de protección debe ser suficiente para impedir a los terceros "escapar" de la infracción mediante pequeñas adaptaciones o modificaciones banales.

• Describir todas las variaciones posibles de realización de la invención es imposible. Siempre es posible modificar elementos que resuelvan el mismo problema con el mismo efecto.

• Balance entre protección adecuada y certidumbre legal

protección

certidumbre

Que son Equivalentes?

• Equivalente = que tiene el mismo valor

• Elemento que para el experto en la materia es obvio que su uso resulta en el mismo resultado que el alcanzado por el elemento especificado el la reivindicación.

• No existe un consenso universal sobre la definición de equivalentes en materia de patentes

Equivalentes

A C B2

Patente:Aparato A, B1, C A: carameloB1: vástago rígidoC: un extremo libre,otro penetra en el caramelo

Presunto InfractorAparato A, B2, C A: carameloB2: vástago elásticoC: un extremo libre,otro penetra en el caramelo

B2 equivalente a B1?

B1

Jurisprudencia US

• Graver Tank & Mfg v Linder Air (1950) (Supreme Court): Un equivalente a) realiza la misma función b) de la misma manera c) obteniendo el mismo resultado (en este caso: reemplazar el magnesio de la reivindicación con manganeso en composiciones de soldadura).

• Function-way-result test

• Pennwalt Corp v Durand-Wayland Inc 1987

• La doctrina de equivalentes no puede eliminar la plétora de limitaciones estructurales y funcionales de la reivindicación en las cuales el público tiene derecho en confiar para evitar la infracción. Cada elemento de la reivindicación es esencial y el propietario debe mostrar cada elemento o su equivalente en el aparato acusado de infracción .

• “principio de Element by Element”

• Wilson Sporting Goods Co v David Geoffrey & Associates (1990); Stream feeder v Sure-Feed Systems Inc (1999)

• Un proceso o aparato no puede infringir bajo la doctrina de equivalentes si es una mera variación obvia del los procesos o aparatos del estado de la técnica

• Warner-Jenkinson Co v Hilton Davis Chem Co (1997, Supreme Court)

• Cada elemento de la invención reivindicada debe de compararse, y no solo la invención como un todo.

• File wrapper Estoppel: el abandono de materia durante la prosecución de la patente puede excluir el recapturar esa materia mas tarde, incluso si es equivalente a la materia reivindicada. Si las razones del abandono no están claras en el expediente, la carga de la prueba está en el titular de la patente.

Jurisprudencia US

• Festo Corpn v Shoketsu Kinzoku Kabushiki Co

• Limitaciones a las reivindicaciones para satisfacer cualquier requerimiento de la Ley de Patentes y no solo para evitar "prior art" pueden dar lugar a un Estoppel.

• Un Estoppel no impide de manera total y automática los equivalentes; la cuestión es determinar que "equivalentes" has sido abandonados (decisión diferente a la del Tribunal de la Corte Federal).

Jurisprudencia US

10

Catnic v. Hill & Smith, [1982]

Infractor con6û inclinación:

90û

Jurisprudencia Europea: UK

• Antes de 1977, (CEP), tendencia a la interpretación Literal en pro de una mayor certidumbre legal

• “Catnic Components LTD vs Hill & Smith” (1982) e “Improver Corporation v Remington Consumer” (1990), Kirin-Amgen, EPO

– Tiene el equivalente un efecto material en la manera en que la invención funciona? Si no tiene efecto material-

– Sería este hecho (no tener efecto material sobre la invención) obvio para el experto en la materia? Si fuera así-

– Habría entendido el experto en la materia de la lectura de las reivindicaciones que el titular de la patente pretendía un seguimiento estricto de todos los elementos de la reivindicación?

– Si fuera así : No hay equivalencia

Improver v Remington

Improver v Remington

Improver vs Remington en Europa

• GB: infracción denegada

• DE: infracción

• NL: infracción

• AT: infracción denegada

• IT: infracción

Jurisprudencia Europea: DE

• Reimann/Koeler 2002: Tilmann 2003; Meier-Beck 2003

• Tres condiciones:

– El elemento equivalente debe producir el mismo efecto técnico;

– El experto en la materia debe poder reconocer que el elemento equivalente produce el mismo efecto técnico sin necesidad de un ïnventive skill”

– El experto en la materia debe de considerar el modo de realización divergente con sus elementos modificados como una solución equivalente teniendo en cuenta los elementos semánticos de la reivindicación.

Jurisprudencia Europea: DE

• Defensa Formstein (1987): la pretendida infracción deriva de manera obvia del estado de la técnica. No puede haber infracción para un desarrollo del estado de la técnica accesible al público y que deriva de manera obvia del mismo.

• Invenciones dependientes infringen la patente, siempre que la enseñanza de la patente sea aplicada o utilizada, incluso si la invención subsecuente alcanza un mayor desarrollo inventivo (Befestigungsvorrichtung II, 1992)

Teoría de los equivalentes: Convención Europea

• Art. 69(1) y protocolo de interpretación (Art 1 y 2):

• Art 69(1): El ámbito de protección conferido por la patente está determinado por las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven para interpretar las reivindicaciones.

• Art (1) del Protocolo de interpretación: El Art 69 no debe interpretarse de manera que las reivindicaciones determinen de manera literal el ámbito de protección de la patente , ni tampoco que la protección determinada por las reivindicaciones quede abierta a cualquier interpretación basada en la descripción, sirviendo solo de referencia.

• Art 2 del Protocolo de interpretación del Art 69:

"For the purpose of determining the extent of protection conferred by a

European patent, due account shall be taken of any element which is

equivalent to an element specified in the claims."

• Conferencia de revisión EPC 2000: No acuerdo en la definición de equivalentes. Las cortes de Justicia deben decidir en cada caso.

Teoría de los equivalentes: Convención Europea

Teoría de los equivalentes: principios generales

• Las reivindicaciones definen un derecho de exclusividad, y deben de interpretarse como un texto legal.

• Las reivindicaciones definen el ámbito de protección y deben de ser interpretadas a la luz de la descripción y los dibujos. Sin embargo la protección no se extiende a el contenido técnico que se describe pero no se reivindica.

• La descripción es el diccionario de la patente, especialmente en campos técnicos emergentes.

• La interpretación de las reivindicaciones debe ser hecha teniendo en cuenta el uso o propósito de la solución técnica que ofrece la patente. Una interpretación literal basada en un análisis puramente verbal no es la apropiada.

• La interpretación de las reivindicaciones ha de basarse en el conocimiento del experto en la materia.

• Declaraciones restrictivas realizadas durante el procedimiento de concesión, oposición o apelación son irrelevantes si no se encuentran en el texto de la patente misma. El tipo "US prosecution history estoppel" no se practica en Europa (proposición en esta dirección fué rechazada durante la Conferencia de revisón EPC 2000).

Teoría de los equivalentes: Principios generales

US prosecution History Estoppel

• Los tribunales en Europa sí pueden tener en cuenta lo ocurrido durante la concesión de la patente: en Institute Pasteur vs Chiron, 23.11.2010, tribunal de casación (reivindicaciones limitadas duranmte oposición); Institute Pasteur vs Siemens, tribunal de primera instancia, 28.05.2010; Safeway vs Kedge 10.03.2010, tribunal de La Haya; Institute Pasteur vs Chiron, tribunal de apelación, 04-03-2009

Teoría de los equivalentes: Principios generales

• No hay uso equivalente si el modo de realización del infractor no es patentable con respecto al estado de la técnica o si la descripción claramente excluye el modo de realización.

• El hecho que el modo de realización equivalente esté patentado no excluye la infracción

• Todas la caracteristicas técnicas de la reivindicación tienen el mismo valor. La distinción entre lo "esencial" y "no esencial" es problematico.

Teoría de los equivalentes: principios generales

• Un modo de realización (mejor o peor que la patente) constituye INFRACCIÓN si TODAS las caracteristicas de la reivindicación están presentes de manera literal o de forma equivalente

“We are not final because we are infallible, but we are infallible only because we are final.”

(Robert Jackson, USA Supreme Court)