PATENTES FARMACEUTICASY BIOTECNOLOGICAS

Valparaíso 27 de Agosto, 2013

UNIVERSIDAD DE VALPARAISO

Ernesto Manríquez M.Subdirección de Patentes

INAPI

Contexto de PI y Tecnología

Las Patentes de Invención

Buenas Prácticas

Invenciones Patentables

Limitaciones al Derecho de Patente

Ejemplos de Patentes Farmacéuticas

y Biotecnológicas

Materias a Tratar

PI como herramienta

PI como herramienta

PI como herramienta

PI como herramienta

¿Cuándo debo preocuparme de la PI?

IDEA PROYECTO EJECUTO RINDO PUBLICO TRANSFIERO

¿Cuándo debo preocuparme de la PI?

EN TODO MOMENTO DE UNA ACTIVIDAD CREATIVA, INNOVADORA O EMPRENDEDORA

EN TODO MOMENTO DE UNA ACTIVIDAD CREATIVA, INNOVADORA O EMPRENDEDORA

IDEA PROYECTO EJECUTO RINDO PUBLICO TRANSFIERO

¿Cuándo debo preocuparme de la PI?

Propiedad Intelectual

PROPIEDAD INTELECTUAL

Creaciones de la mente que son

novedosas universalmente

DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS

VARIEDADES VEGETALES

PATENTES

MARCAS

INDICACIONES GEOGRAFICAS/

DENOMINACIONES DE ORIGEN

Invención

Modelo de Utilidad

Diseño y Dibujo Industrial

Esquema de Trazados y Circuitos

Topográficos

Producto/Servicio

Colectivas

Certificación

Secreto Industrial

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Variedades Vegetales

Ley 19.342, Obtentor de Variedades Vegetales

Protege Variedades Vegetales (Plantas)

Requiere comprobación de la Variedad (Testigo)

Se caracteriza por cualidades fenotípicas (apreciables)

Variedades Vegetales

Ley 19.342, Obtentor de Variedades Vegetales

Requisitos:

Nueva

Distinta

Homogénea

Estable

Variedades Vegetales

HOMOGENEA

F1

F2

Fn

ESTABLE

DISTINTIVA

Propiedad Intelectual

PROPIEDAD INTELECTUAL

Creaciones de la mente que son

novedosas universalmente

DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS

VARIEDADES VEGETALES

PATENTES

MARCAS

INDICACIONES GEOGRAFICAS/

DENOMINACIONES DE ORIGEN

Invención

Modelo de Utilidad

Diseño y Dibujo Industrial

Esquema de Trazados y Circuitos

Topográficos

Producto/Servicio

Colectivas

Certificación

Secreto Industrial

PROPIEDAD INDUSTRIAL

¿Qué es una patente?

Se entiende por patente el derechoexclusivo que concede el Estado…

Artículo 31 Ley 19.039.

El sistema de patentes, a través de la

concesión de derechos exclusivos limitados en

el tiempo y a un territorio, tiene como objetivo

directo la protección de la creación intelectual,

recompensar por su trabajo e indirectamente

fomentar la innovación, inversión e incentivar la

divulgación y extensión del saber técnico.

¿Qué es una patente?

¿Qué es una patente?

Las patentes podrán obtenerse para…productos o procedimientos, en todos loscampos de la tecnología…

Artículo 32 Ley 19.039.

Tipos de patentes

Se pueden obtener distintos tipos depatentes, siendo éstas excluyentes:

Patente de Invención

Patente de Modelo de Utilidad

Patente de Diseño o Dibujo Industrial

Patente de Esquema de trazados o topografías de circuitos integrados

Tipos de patentes

Beneficios de las patentes

- Otorgan a su dueño (titular) el derecho exclusivopara producir, vender o comercializar, en cualquierforma, el producto u objeto del invento y, en general,realizar cualquier otro tipo de explotación comercialdel mismo, en el territorio cubierto por la patente.

- Permite acceder a nuevos mercados con beneficios.

- El objeto protegido se transforma en un activotransable, mediante licencia de la patente o cesión.

- Permite acceder a otras tecnologías mediante laconcesión de licencias cruzadas.

Buenas Prácticas

No Divulgar

Identificar Invención

Conocer el Estado dela Técnica

Presentar una Solicitudde Patente

NovedadDescribir InvenciónNivel InventivoPrioridad

Derecho TerritorialExclusividadSe debe publicarRegistro

Diseñar una estrategiade Protección

Impulsar la tramitación

Gestión Tecnológica

PASOS RECOMENDADOS A SEGUIR

a) Identificar la Invención.b) Conocer el Estado de la Técnica.c) ¿Cumple con los requisitos paraobtener una patente?d) ¿Dónde desea patentar?e) Redacte la solicitud de patente.f) Presente la solicitud.

¿Desea solicitar una Patente?

• Necesita saber en que consiste lacreación.

• Requiere tener la capacidad dedescribir en términos técnicos lacreación.

• Necesita estar en posesión de lainvención, es decir tener la facultad dereproducirla.

Identificar la Invención

PASOS RECOMENDADOS A SEGUIR

a) Identificar la Invención.

b) Conocer el Estado de laTécnica.c) ¿Cumple con los requisitos paraobtener una patente?d) ¿Dónde desea patentar?e) Redacte la solicitud de patente.f) Presente la solicitud.

¿Desea solicitar una Patente?

Conocer el Estado de la Técnica

• Necesita saber que se conocerespecto de su creación y en el ámbitotécnico relacionado. En cualquier lugardel mundo y divulgado por cualquiermedio.

• Absténgase de divulgar su creación,aun si toma resguardos legales evalúemuy bien lo que comparte.

PASOS RECOMENDADOS A SEGUIR

a) Identificar la Invención.b) Conocer el Estado de la Técnica.

c) ¿Cumple con los requisitospara obtener una patente?d) ¿Dónde desea patentar?e) Redacte la solicitud de patente.f) Presente la solicitud.

¿Desea solicitar una Patente?

¿Cumple con los requisitos para obtener una patente?

Patente de Invención

Modelo de Utilidad

Diseños/ Dibujos

Industrial

Circuitos Integrados

Novedad NivelInventivo AplicaciónIndustrial No estarexcluido

PASOS RECOMENDADOS A SEGUIR

a) Identificar la Invención.b) Conocer el Estado de la Técnica.c) ¿Cumple con los requisitos paraobtener una patente?

d) ¿Dónde desea patentar?e) Redacte la solicitud de patente.f) Presente la solicitud.

¿Desea solicitar una Patente?

Esta pregunta es muy relevante, ya quedependiendo de la respuesta, determinarála legislación de patente que debeconsultar y los procedimientos que debeseguir.

Si al decisión es impulsar la protección porpatente en el extranjero, deberá tenerpresente las siguientes alternativas.

¿Dónde desea patentar?

Para tramitación en extranjero se deben tenerpresente dos Convenios:Convenio de París: Quien hubiese depositadouna solicitud de patente de invención tendrá12 meses a partir de la fecha de presentaciónpara presentar la solicitud en cualquier otropaís miembro de la Unión.

Mes 1 Mes 12

Primera Presentación

PresentaciónExtranjero

Oficinas Nacionales

País 1

País 2

País 3

País n

¿Dónde desea patentar?

Tratado de cooperación en materia depatentes PCT: Este tratado permite iniciar unasolicitud simultáneamente en 142 países laprotección de una invención por patentemediante la presentación de una únicasolicitud de patente.

¿Dónde desea patentar?

Mes 1 Mes 12

Primera Presentación

PresentaciónExtranjeroOficinas

Nacionales

Mes 30

PCT

Mes 1 Mes 12

Primera Presentación

PresentaciónExtranjeroOficinas

Nacionales

Mes 30

PCT

Tratado de cooperación en materia depatentes PCT:

¿Dónde desea patentar?

Tratado de cooperación en materia depatentes PCT

¿Dónde desea patentar?

PASOS RECOMENDADOS A SEGUIR

a) Identificar la Invención.b) Conocer el Estado de la Técnica.c) ¿Cumple con los requisitos paraobtener una patente?d) ¿Dónde desea patentar?

e) Redacte la solicitud depatente.f) Presente la solicitud.

¿Desea solicitar una Patente?

Las solicitudes de patentes de invenciónse componen de cuatro componentesprincipales:

i. Formularios.ii. Memoria descriptiva.iii. Pliego de reivindicaciones.iv. Dibujos.

Redacte la solicitud de patente.

PASOS RECOMENDADOS A SEGUIR

a) Identificar la Invención.b) Conocer el Estado de la Técnica.c) ¿Cumple con los requisitos paraobtener una patente?d) ¿Dónde desea patentar?e) Redacte la solicitud de patente.

f) Presente la solicitud.

¿Desea solicitar una Patente?

Presente la solicitud

Depósito de Solicitud de

Patente

Examen Preliminar Publicación

Búsqueda y Examen

SustantivoConcesión

Depósito de Solicitud de

Patente

Examen Preliminar Publicación

Depósito de Solicitud de

Patente

Examen Preliminar

Búsqueda y Examen

SustantivoPublicación

Depósito de Solicitud de

Patente

Examen Preliminar Concesión

Búsqueda y Examen

SustantivoPublicación

Depósito de Solicitud de

Patente

Examen Preliminar

REQUISITOS SUSTANTIVOS NOVEDAD NIVEL INVENTIVO APLICACIÓN INDUSTRIAL EXCLUSIONES SUFICIENCIA DESCRIPTIVA

REQUISITOS FORMALES

ANTECEDENTES LEGALES ESTRUCTURA FORMAL DOCUMENTOS TECNICOS

¿Qué se puede Patentar?

Las patentes podrán obtenerse para…productos o procedimientos, en todos loscampos de la tecnología…

Artículo 32 Ley 19.039.

¿Qué se puede Patentar?Exclusiones de Patentabilidad.

Artículo 37, Ley 19.039

No se considera invención y quedaránexcluidos de la protección por patente deesta ley:…

¿Qué se puede Patentar?

Artículo 37, Ley 19.039

(a) Los descubrimientos, las teorías científicas y losmétodos matemáticos.

¿Qué se puede Patentar?

1.- Método de identificación de agonistas de receptor X,CARACTERIZADO porque se evalúa la activación del receptor X.

EXCLUIDO

1.- Método in vitro de identificación de agonistas de receptor X,CARACTERIZADO porque en un medio sólido, al cual se encuentraunido el receptor X conjugado con… (señal luminosa), se expone auna muestra candidata, donde el agonismo se verifica por una señaldetectable con medios electrónicos.

NO EXCLUIDO

¿Qué se puede Patentar?

Artículo 37, Ley 19.039

(b) Las plantas y los animales, excepto losmicroorganismos que cumplan las condicionesgenerales de patentabilidad.

Las variedades vegetales sólo gozarán de protecciónde acuerdo con lo dispuesto por la ley Nº 19.342, sobreDerechos de Obtentores de Nuevas VariedadesVegetales.

¿Qué se puede Patentar?

Artículo 37, Ley 19.039

Continuación (b)…Tampoco son patentables losprocedimientos esencialmente biológicos para laproducción de plantas y animales, excepto losprocedimientos microbiológicos.

Para estos efectos, un procedimiento esencialmentebiológico es el que consiste íntegramente enfenómenos naturales, como los de cruce y selección.

¿Qué se puede Patentar?

1.- Ejemplar de quinoa, CARACTERIZADO porque comprende unasecuencia nucleotídica conforme a la SEQ ID N° 18, útil para sercultivada en condiciones de stress ambiental.

EXCLUIDO

1.- Microorganismo, CARACTERIZADO porque comprende unasecuencia nucleotídica heteróloga conforme a la SEQ ID N° 18, enuna estructura molecular que permite la transmisión a otrosorganismos.

4.- Microorganismo de acuerdo a la reiv. 1, CARACTERIZADOporque está depositado en la ATCC con el N° de depósito 1286.

NO EXCLUIDO

¿Qué se puede Patentar?

Tratado de Budapest

Reproducibilidad de Invenciones Biotecnológicas

Estableció la creación de Organismos

Internacionales de Depósito de material biológico

Certificados de Depósito

¿Qué se puede Patentar?

1.- Método para cultivar arboles frutales, CARACTERIZADO porquese disponen en un predio en una configuración de 9X9...

EXCLUIDO

1.- Método para cultivar arboles frutales, CARACTERIZADO porqueen condiciones controladas se suministra la hormona X al menos 60días antes…, así promover la maduración selectiva y anticipada.

NO EXCLUIDO

¿Qué se puede Patentar?

Artículo 37, Ley 19.039

(c) Los sistemas, métodos, principios o planeseconómicos, financieros, comerciales de simpleverificación y fiscalización; y los referidos a lasactividades puramente mentales o intelectuales o amaterias de juego.

¿Qué se puede Patentar?

1.- Método para el traspaso de capitales, CARACTERIZADO porquese disponen de un primer dispositivo emisor, que frente aconfirmación remite una señal codificada que es procesada…

EXCLUIDO

1.- Sistema de confirmación financiera, CARACTERIZADO porquedispone de un dispositivo de interacción primario que permiteseleccionar datos predefinidos o aleatorios para generar unacodificación encriptada que se transmite inalámbricamente a unservidor que verifica el origen de la codificación con datos derespaldo de una base de datos...

NO EXCLUIDO

¿Qué se puede Patentar?

Artículo 37, Ley 19.039

(d) Los métodos de tratamiento quirúrgico oterapéutico del cuerpo humano o animal, así como losmétodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano oanimal, salvo los productos destinados a poner enpráctica uno de estos métodos.

¿Qué se puede Patentar?Artículo 37, Ley 19.039

(e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio dedimensiones, el cambio de proporciones o el cambio demateriales de artículos, objetos o elementos conocidos yempleados con determinados fines.

Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invenciónsusceptibles de protección el nuevo uso de artículos,objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevouso resuelva un problema técnico sin solución previaequivalente, cumpla con los requisitos a que se refiere elartículo 32….

¿Qué se puede Patentar?

Artículo 37, Ley 19.039

(f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran enla naturaleza, los procesos biológicos naturales, elmaterial biológico existente en la naturaleza o aquelque pueda ser aislado, inclusive genoma ogermoplasma.

Sin embargo, serán susceptibles de protección losprocedimientos que utilicen uno o más de losmateriales biológicos antes enunciados y los productosdirectamente obtenidos por ellos, siempre quesatisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32de la presente ley, que el material biológico estéadecuadamente descrito y que la aplicación industrialdel mismo figure explícitamente en la solicitud depatente.

¿Qué se puede Patentar?

Productos y Procesos BiotecnológicosArt. 37 letra f)

Será susceptible de protección “losprocedimientos que utilicen” uno o más de losmateriales biológicos enunciados.

Es decir, “Los procedimientos que utilicen Partede los seres vivos tal como se encuentran en lanaturaleza, los procesos biológicos naturales, elmaterial biológico existente en la naturaleza o aquelque pueda ser aislado, inclusive genoma ygermoplasma” si podrán patentarse.

¿Qué se puede Patentar?

Será susceptible de protección “los productosdirectamente obtenidos por ellos”.

Es decir, “los productos directamente obtenidos porlos procedimientos que utilicen uno o más de losmateriales biológicos antes enunciados” si podránpatentarse.

¿Qué se puede Patentar?

1.- Gen para una proteína de páncreas de puerco,CARACTERIZADO porque comprende la secuencia nucleotídicaSEQ ID N° 1 y el producto codificado es estable a condiciones desalinidad y acides superior a lo normal.

EXCLUIDO

1.- Secuencia nucleotídica, CARACTERIZADA porque comprende lasecuencia nucleotídica SEQ ID N° 1, o secuencias con identidadigual o superior al 85%, cuyo producto codificado es capaz de…

6.- Secuencia de acuerdo a la reivindicación 1, CARACTERIZADAporque comprende modificaciones respecto de la secuencianucleotídica SEQ ID N° 1, en su extremo 5’…

NO EXCLUIDO

Limitaciones a los Derechos exclusivos

• En general las limitaciones se refieren a lalibertad que tiene cualquier tercero de usar lainvención patentada.

• Puede corresponder a usos en el ámbitoestrictamente privado (con fines deexperimentación o de investigaciónacadémica por ejemplo)

• Puede referirse a productos introducidoslícitamente.

Limitaciones a los Derechos exclusivos

Artículo 30 ADPIC: “Los Miembros podrán preverexcepciones limitadas de los derechosexclusivos conferidos por una patente, acondición de que tales excepciones no atentende manera injustificable contra la explotaciónnormal de la patente ni causen un perjuicioinjustificado a los legítimos intereses del titularde la patente, teniendo en cuenta los intereseslegítimos de terceros”.

Limitada: en el ámbito, extensión, cantidad. Respecto a actos, objeto, resultado, aquiénes lo realizan o su duración.

No atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente.No causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular (políticas

públicas)

Limitaciones a los Derechos exclusivos

Agotamiento (internacional) de derechos

Art. 49 LPI “La patente de invención noconfiere el derecho de impedir que terceroscomercialicen el producto amparado por lapatente, que ellos hayan adquiridolegítimamente después de que ese productose haya introducido legalmente en elcomercio de cualquier país por el titular delderecho o por un tercero, con elconsentimiento de aquél”.

Limitaciones a los Derechos exclusivos

Excepción Bolar.

Art. 49 LPI “La patente de invención noconfiere el derecho de impedir que tercerosimporten, exporten, fabriquen o produzcan lamateria protegida por una patente con elobjeto de obtener el registro o autorizaciónsanitaria de un producto farmacéutico. Loanterior no faculta para que dichos productossean comercializados sin autorización deltitular de la patente”.

Limitaciones a los Derechos exclusivos

• Otras Limitaciones:

– Uso de gobierno (salud pública)

– Enseñanza e investigación

– Experimentación para testear o

mejorar

– Uso previo

Ernesto Manríquez M.Subdirección de Patentes

INAPIemanriquez@inapi.cl