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Año XXXIV – Número 2918

Lima, 2 de febrero de 2017

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 332-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00517. Referencia: Signo involucrado: NEGRITA (denominativo).......... ................................................................ 2

PROCESO 384-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00011. Referencia: Signos involucrados: MUJER LATINA (mixto) y el lema comercial registrado SI ES MUJER ............ 12

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 13 de octubre del 2016

Proceso: 332-IP-2016

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente interno del Consultante: 2009-00517

Referencia: Signo involucrado: NEGRITA (denominativo)

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 2663, recibido el 15 de junio del 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00517; y,

El Auto del 22 de septiembre del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante:

Demandado:

Tercero Interesado:

CONOPCO INC.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALICORP S.A.A.

1

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b

2. Hechos Relevantes

2.1. El 16 de noviembre del 2006, la sociedad ASA ALIMENTOS S. A (hoy ALICORP S.A.A.) solicitó el registro del signo NEGRITA (denominativo), para distinguir productos como "café, té, cacao y

sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de paste/erfa y confiterfa; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear, sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo", comprendidos en la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2.2. El 28 de abril del 2006, se publicó la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 563 y dentro del término legal la sociedad CONOPCO INC., presento oposición contra la mencionada solicitud, con fundamento en la falta de distintividad del signo NEGRITA (denominativa), porque consiste exclusivamente en un término descriptivo de los productos que pretende identificar en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.3. El 22 de agosto del 2006, ASA ALIMENTOS S.A., (hoy ALICORP S.A.A.), respondió la oposición presentada indicando que el signo solicitado es novedoso y con la suficiente fuerza distintiva para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.4. El 30 de diciembre del 2008, mediante Resolución 57360, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), declaró infundada la oposición presentada por CONOPCO INC., y concedió el registro de la marca NEGRITA (denominativa) a favor de la sociedad ALICORP S.A.A.

2.5. Inconforme con tal decisión, la sociedad CONOPCO INC., interpuso Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación, los cuales fueron resueltos el primero mediante Resolución 1677 4 del 31 de marzo del 2009 y el segundo mediante Resolución 21308 del 30 de abril del 2009, las dos confirmando la decisión inicial.

2.6. El 11 de septiembre del 2009, la sociedad CONOPCO INC., interpuso Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra las Resoluciones 57360 del 30 de diciembre del 2008, 16774 del 31 de marzo del 2009 y 21308 del 30 de abril del 2009 dictadas por la SIC.

2.7. El 25 de noviembre del 2011, la SIC dio respuesta a la demanda presentada por CONOPCO INC.

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2.8. El 23 de noviembre del 2011, ALICORP S.A.A. dio contestación a la demanda como Tercero Interesado.

2.9. Mediante Auto de 30 de marzo de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de CONOPCO INC. contenidos en la Acción deNulidad

CONOPCO INC., con domicilio en New York, EEUU, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

3.1. "( ... ) dicho signo no cumple con la función distintiva que se requiere para ser registrado como marca, pues al observarlo, el consumidor asociará directamente el producto con sus características. Como consecuencia, el signo descriptivo no servirá para que el consumidor diferencie un producto del otro, lo que significa que éste no tendrá aptitud para identificarlo en el mercado".

3.2. "( ... ) el término NEGRITA es descriptivo por cuanto informa de manera directa las características de los productos que pretende distinguir con dicho signo, pues está indicando que se trata precisamente productos de color negro. Por consiguiente, el signo NEGRITA es una expresión descriptiva cuya lectura no requiere de un esfuerzo mental o imaginativo por parte del consumidor, quien la reconocerá fácilmente al observarla".

3.3. "(. .. ) es evidente que cualquier producto de los incluidos en la Clase 30 que tenga una apariencia oscura o negra, se puede calificar como "NEGRITO" o "NEGRITA". Por ejemplo, un flan puede ser de un sabor como el chocolate y llevar una apariencia oscura, de manera que el consumidor lo percibe como "NEGRITO". Esta misma situación es verificable en otros productos tales como el café, té, vinagre, cacao, pan, pasteleria, helados, salsas y especias".

3.4. "(. .. ) informa directa e inequivocamente al consumidor, que el producto tiene una apariencia oscura. El consumidor no requerirá de un esfuerzo mental ni imaginativo para descifrar que la palabra NEGRITA como marca del producto, signifique algo diferente a la apariencia oscura de los mismos, esto es, las características de este producto".

3.5. "( ... )Afirmar que la expresión NEGRITA es un signo evocativo y que no trae una idea directa sobre las características del producto que identifica, es reconocer que este signo es engañoso y trae falsa información al consumidor, quien al observar la expresión NEGRITA, a

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simple vista entenderá que el producto identificado es de apariencia oscura".

4. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad

La SIC en su escrito de contestación, en lo principal, expresa los siguientes argumentos:

4.1. "( ... ) el signo solicitado no se refiere de manera directa a las características esenciales de los productos que pretende identificar, antes bien resulta evocativa de las mismas, pues puede referirse a que se trata de algunos productos saborizados con chocolate o bañados en vino oscuro o algunos de color negro, por ejemplo, pero no informa de manera directa que se trata de productos con esas caracterfsticas; es decir se trata de una denominación que sugiere, en el consumidor o en el usuario ciertas cualidades o efectos del producto pero que le exige hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto".

4.2. "( .. .) Asf pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Adicionalmente el Tribunal de la Comunidad Andina mediante PROCESO: 0008-IP-2008 ASUNTO: Marca: "CRISTAL AIR" nos da la razón en la apreciación por parte de esta entidad frente al registro de la marca Negrita (denominativa) clase 30".

5. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad del TerceroInteresado, ALICORP S.A.A.

ALICORP S.A.A. en su escrito de contestación, en lo principal, expresa

los siguientes argumentos:

5.1. "(. .. ) La palabra NEGRITA de propiedad de mi representada es un signo con suficiente fuerza distintiva que en este caso se encuentra registrada para distinguir productos que se encuentran comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza".

5.2. "( ... ) la norma no impide el registro de signos que, de acuerdo a lo antes expuesto, sean descriptivos sino de aquellos que sean exclusivamente descriptivos, lo que implica que, si un signo de esta naturaleza se acompaña de otros elementos que le otorguen distintividad, o que por su significado na pueda ser considerado como descriptivo de los productos que pretenden amparar, puede ser registrado como marca".

5.3. "(. .. ) Este tipo de signos, como NEGRITA no designan directamente las características del producto que trata de distinguir, sino que sugiere o

evoca estas cualidades. En razón a que son lo suficientemente

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arbitrarias y originales son capaces de funcionar como marcas y pueden ser registradas':

5.4. ''( ... ) la expresión NEGRITA al ser escuchada por una persona cualquiera, no va a pensar que se trata de un producto a ser utilizada en un alimento de origen vegetal que san los productos que se

amparan en esta clase".

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo135 Literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina 1, interpretación que se hará por ser procedente.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad.2. Signos descriptivos.3. Signos evocativos.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad

1.1. En el proceso interno, consta que la sociedad ASA ALIMENTOS S. A. (hoy ALICORP S.A.A.) solicitó el registro del signo NEGRITA (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que por otra parte, CONOPCO INC. presento oposición contra la mencionada solicitud con fundamento en la falta de distintividad del signo solicitado.

1.2. La normativa andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas, estas son: absolutas o relativas. En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación se hará referencia a la primera clase mencionada.

1.3. Al respecto, el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina estipula lo siguiente:

"Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

( ... )

b} carezcan de distintividad;

(... )

e} consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos,caracterlsticas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signoo indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios".

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"Artículo 135.· No podrán registrarse como marcas los signos que:

( ... )

b) carezcan de distintividad;

(. . . )"

1.4. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 2

1.5. La distintividad tiene un doble aspecto:3

1) La distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual sedetermina la capacidad que debe tener el signo para distinguirproductos o servicios en el mercado.

2) La distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual sedetermina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signosen el mercado.

1.6. Se debe tener en cuenta que la causal de nulidad absoluta del Literal b) del Articulo 135 de la Decisión 486 está referida a la distintividad intrínseca.

1.7.

2

3

4

Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan dificiles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.4

De modo referencial, ver Proceso 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, pp. 23-25.

De modo referencial, ver Proceso 388-IP-2015 del 25 de febrero de 2016, p. 6.

De modo referencial, ver Proceso 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, pp. 23-25.

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1.8. El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la autoridad competente debe, en primer lugar, analizar si el signo NEGRITA (denominativo) solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto.

2. Signos descriptivos

2.1. Conopco lnc. presentó oposición contra la mencionada solicitud, con fundamento en la falta de distintividad del signo NEGRITA

(denominativo), porque consiste exclusivamente en un término descriptivo de los productos que pretende identificar en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que resulta pertinente abordar el tema planteado, al que hace referencia el Articulo 135 Literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas /os signos que:

( ... )

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en elcomercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, laprocedencia geográfica, la época de producción u otros datos,características o informaciones de los productos o de los servicios para loscuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresioneslaudatorias referidas a esos productos o servicios".

2.2. Los signos descriptivos son aquellas que informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es en relación con el producto o servicio de que se trata? se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

2.3. Se advierte que los signos descriptivos deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.5

2.4. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones

s lbidem.

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descriptivas, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

2.5. Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas, éstas al estar combinadas con otras designaciones descriptivas pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las palabras descriptivas puedan ser utilizadas por otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca6

•

2.6. Se deberá determinar si la expresión NEGRITA es descriptiva para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo todo lo expresado anteriormente.

3. Signos evocativos

3.1. Conopco lnc. en su escrito de demanda manifiesta que afirmar "( .. .) que la expresión NEGRITA es un signo evocativo y que no trae una idea directa sobre las caracterfsticas del producto que identifica, es reconocer que este signo es engañoso y trae falsa información al consumidor, quien, al obse,var la expresión NEGRITA, a simple vista entenderá que el producto identificado es de apariencia oscura", en consecuencia, es pertinente analizar el tema, empezando por advertir que un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara. Sin embargo, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo a través de un proceso deductivo.

3.2. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por lo tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo,

6 Dentro del lema Jorge Olamendi sei'lala que: "El Ulular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas asl configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partlculas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles·. OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS". Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.

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también lo tornan especialmente débil, ya q,ue su titular no puedeimpedir que terceros utilicen dichos elementos.

3.3. Cosa distinta ocurre cuando el signo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.

3.4. Se deberá determinar si la expresión NEGRITA es evocativa para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00517, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron en su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

�ª� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA

Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

7 Revisar a modo de referencia la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 410-IP-2015, de fecha 25 de febrero de 2015, marcas FRUTIBOM y FRUTI.

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De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 14 de octubre del 2016

Proceso: 384-IP-2016

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente interno del Consultante: 2009-00011

Referencia: Signos involucrados: MUJER LATINA (mixto) y el lema comercial registrado SI ES MUJER

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 2927, recibido el 1 de julio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literal b) y 136 Literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2009-00011; y,

El Auto del 22 del septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Las Partes en el Proceso Interno

Demandante:

Demandado:

LEONISA S. A.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

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Tercero Interesado: MARROCAR S. A.

2. Hechos Relevantes

2.1. El 21 de agosto del 2007, MARROCAR S.A. solicitó a la División de Signos Distintivos de la Delegatura para la Propiedad lndustria11 el registro del signo MUJER LATINA (mixto) para distinguir servicios de: "(. .. ) publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, compra, venta, importación, distribución y comercialización de vestidos, calzado, sombrerería y ropa interior femenina" de la Clase 35 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)2.

ropa íullmJ

2.2. Una vez publicada la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 580 de fecha 28 de septiembre del 2007, CONFECCIONES LEONISA S.A. presentó oposición sobre la base de ser titular del lema comercial "SI ES MUJER" previamente registrado el 18 de abril del 2002, asociado a la marca L LEONISA (mixta), Clase 25 de Productos: "( ... ) Ropa interior femenina, vestidos de baño, ropa deportiva''\ argumentando que el signo solicitado, no es lo suficientemente distintivo para que pueda ser registrado como marca.

2.3. El 18 de abril del 2008, mediante Resolución 011400, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) decidió declarar infundada la oposición y en consecuencia concedió el registro como marca del signo MUJER LATINA (mixto) a la sociedad MARROCAR S. A.

2

Expediente Administrativo N" 07·085327.

Conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza), Décima Edición, Año 2011, la Clase 35 distingue servicios de: ª( .. .) publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina".

3 Certificado N" 250109, Resolución Concesión del nombre comercial "SI ES MUJER": N" 11173 de 18 de Abril de 2002. Conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza), Décima Edición, Año 2011, la Clase 25 distingue los siguientes productos: "( ... ) Prendas de vestir, calzado, articulas de sambrererla".

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2.4. La demandante interpuso Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación4 en contra de la Resolución 011400, los cuales fueron resueltos por las resoluciones 16462 de 28 de mayo del 2008 y 21498 de 26 de junio del 2008, las mismas que confirmaron la decisión inicial, concediendo el registro marcario.

2.5. El 28 de noviembre del 2008, CONFECCIONES LEONISA S. A. presentó Acción de Nulidad contra las Resoluciones 011400, 16462 y 21498 expedidas por la SIC.

2.6. El 13 de marzo del 2009, la Sección Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado de la Republica de Colombia admite la demanda de Acción de Nulidad interpuesta por CONFECCIONES LEONISA S. A.

2.7. El 25 de mayo del 2016, la Sección Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado de la Republica de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de CONFECCIONES LEONISA S. A. contenidos en laAcción de Nulidad

CONFECCIONES LEONISA S.A. en su escrito de demanda expresa,en lo principal, los siguientes argumentos:

3.1. La Superintendencia de Industria y Comercio "( ... ) al conceder el registro de la marca MUJER LA TINA (mixta) no tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486, puesto que para el uso que nos ocupa, la expresión MUJER LA TINA cabe perfectamente dentro del tipo de expresiones genéricas ya que hace referencia a un grupo de mujeres que pertenecen o hacen parte del conjunto de mujeres del pueblo latino".

3.2. La expresión MUJER LATINA es descriptiva "(. .. ) informa a los consumidores lo concerniente a las características de los productos o del servicio que se requiere distinguir con la marca, en este caso, su destino".

3.3. La expresión MUJER LATINA no es lo suficientemente novedosa, por tanto, no reúne las condiciones para que se le otorgue el reconocimiento como marca.

3.4. Que "( ... ) el signo que se pretende registrar MUJER LA TINA incurre en semejanza o identidad de tipo conceptual y fonética con el signo

4 De la revisión del expediente no consta la fecha en que la demandante interpuso los referidos recursos de reposición y apelación.

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previamente registrado SI ES MUJER, lo cual impide el registro de la marca solicitada".

3.5. Entre los productos que ambos signos protegen se genera riesgo de confusión en el público consumidor.

4. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad de la SIC

La SIC en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

4.1. Con las Resoluciones expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, no se ha incurrido en violación del ordenamiento legal en materia de propiedad industrial.

4.2. "(. .. ) En el caso que nos ocupa la marca 'MUJER LA TINA' (mixta) para distinguir se,vicios comprendidos en la clase 35 de la nomenclatura vigente, además de reunir los requisitos establecidos en la norma comunitaria, NO se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en la Decisión 486 de la Comunidad Andina".

4.3. "(. . .) entre las expresiones en conflicto MUJER LA TINA (mixta) frente a SI ES MUJER, existe elementos bien diferenciados entre si, y que, en consecuencia, el registro marcarlo concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado".

5. Argumentos de la contestación por parte del Tercero Interesado,MARROCAR S. A.

MARROCAR S. A. en su escrito de contestación a la demandaexpresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

5.1. La norma mencionada por el actor como violada, está mal invocada por el demandante "( .. .) puesto que ello no se refiere ni a la DISTINTIVIDAD, ni a que la marca sea o no genérica o descriptiva, el artículo 134 se refiere a los signos que pueden ser o no marca en sentido estricto".

5.2. "(. .. ) no existe ningún servicio de la clase 35 conocido como MUJER LA TINA y ningún servicio ni producto de ninguna otra clase que se llame o identifique igual".

5.3. "( ... ) la marca demandada se compone de un término que en gracia a la discusión podría determinarse como descriptivo, como es el caso del signo MUJER, que podrla designar el destino de los productos, sin embargo la expresión LA TINA, es de fantasía para los mismos se,vicios o al menos evocativa".

4

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5.4. Para concluir "(. .. ) los signos enfrentados presentan muchas diferencias que los hacen inconfundibles, el solo hecho de comenzar y terminar de distinta forma es augurio de distintividad, los números de palabras son distintos, Jo mismo /as silabas y los grafemas, en fin no existe similitud reprobable ente Jo signos enfrentados".

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de losArtículos 134, 135 Literal b) y 136 Literal c) de la Decisión 486 de laComunidad Andina5

, de los cuales se interpretará únicamente elArtículo 136 Literal c) de la referida Decisión 486 por ser procedente.

2. No procede la interpretación de los Artículos 134 y 135 Literal b) de lareferida Decisión 486 porque no está en discusión la distintividadintrínseca de los signos en conflicto.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo deconfusión, directo, indirecto y de asociación. Reglas generales para elcotejo de signos distintivos.

2. Signos descriptivos.3. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso

común y genéricas (MUJER).4. Conexión competitiva entre servicios de la clase 35 y productos de la

clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo deconfusión directo, indirecto y de asociación. Reglas generalespara el cotejo de signos distintivos.

1.1. En el proceso interno se discute si el signo mixto MUJER LA TINA es confundible con el lema comercial SI ES MUJER, por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal c), cuyo tenor literal es el siguiente:

5 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

( . .. )

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que, dadas lascircunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

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''Articulo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(. . .)

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado oregistrado, siempre que dadas las circunstancias, su usopudiera originar un riesgo de confusión o de asociación".

1.2. El lema comercial es un tipo de signo distintivo cuyo objeto es acompañar a la marca principal para dotarle de mayor prestigio o distinción en el mercado, la doctrina enseña que "(. .. ) los lemas (slogans) son extensiones, prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizados para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un 'clima' o 'atmósfera de valorización' ... ".6

1.3. El lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.

1.4. Según la precitada norma no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a un lema comercial anteriormente solicitado para registro o registrado por un tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Es decir que un titular de un lema comercial puede oponerse al registro de un signo idéntico o semejante, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

1.5. Un signo es idéntico al lema comercial solicitado o registrado cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen el lema comercial y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

1.6. En este sentido un signo solicitado para registro anterior puede

6

considerarse idéntico o semejante al registrado cuando acumulativamente se den dos condiciones:

a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o lasdiferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor mediono las tendrá en cuenta.

BENTATA, Víctor. "Reconslrucción del Derecho Marcario", Edilorial Jurldica Venezolana, 1994, p. 230.

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b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente, tanto por lamarca solicitada a registro como por la marca a la cual sirve decomplemento el lema comercial opositor, son idénticos o presentanconexión competitiva. A la hora de verificar dicha identidad se debetener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacerun análisis extensivo de la presunta identidad.

1.7. Al respecto, se advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en el segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno pretenda distinguir.7 Cuando los signos no sólo seanidénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables.

1.8. En cuanto al riesgo de confusión, igualmente el Tribunal ha sostenido que éste puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

1.9. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 8

1.1 O. Se debe tener en cuenta que la similitud entre dos signos puede ser:

7

1.10.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.10.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración,

Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: "LOCKHEED MARTIN•.

8 Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR".

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esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.10.3. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.10.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. "Es la representación o evocación a una misma cosa, caracterfstica oidea la que impide al consumidor distinguir una de otra". 9

1.11. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deben observar las siguientes reglas:

1.11.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.11.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.11.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.11.4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

1.12. Es importante que al resolver la acción de nulidad interpuesta se tome en cuenta que la determinación de las similitudes de los signos en conflicto se confronta desde los distintos tipos de semejanza que harían que el consumidor incurra en riesgo de confusión y/o de asociación.

2. Signos descriptivos

2.1. CONFECCIONES LEONISA S. A. en su demanda manifestó que la expresión MUJER LATINA es descriptiva pues "( ... ) infonna a los consumidores lo concerniente a las caracterfsticas de los productos o

9 Jorge Otamendi, DERECHO DE MARCAS, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Pág. 153.

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del servicio que se requiere distinguir con la marca, en este caso, su L'"Tstino".

2.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan de manera exclusiva acerca de las siguientes caracteristicas y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es en relación con el producto o servicio de que se trata? se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

2.3. Los signos descriptivos deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que esdescriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; lostérminos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de serviciosmecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y ala inversa.

2.4. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

2.5. Si bien se prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas, estas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las palabras descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, rª que las palabrasdescriptivas se deben excluir del cotejo de la marca 1

2.6. Se deberá determinar si la expresión MUJER LATINA es descriptiva para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo todo lo expresado en la presente interpretación.

3. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras deuso común y genéricas (MUJER)

3.1. CONFECCIONES LEONISA S.A. en su escrito de demanda ha manifestado que la Superintendencia de Industria y Comercio "(. .. ) al

10 Dentro del tema Jorge Otamendi sel\ala que: "El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partfculas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcaría. Eslo necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles·. OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS". Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Argentina, 2010. Pág. 215.

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conceder el registro de la marca MUJER LA TINA (mixta) no tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486, puesto que para el uso que nos ocupa, la expresión MUJER LA TINA cabe perfectamente dentro del tipo de expresiones genéricas ya que hace referencia a un grupo de mujeres que pertenecen o hacen parte del conjunto de mujeres del pueblo latino".

3.2. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna 11

.

3.3. De ahí que el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohiba el registro de signos de uso común en los siguientes términos:

"No podrán registrarse como marcas los signos que:

(. . .)

g) consistan exclusivamente o se hubieren convertido en unadesignación común o usual del producto o servicio de que se trateen el lenguaje corriente o en la usanza del país".

3.4. La norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar así a expresarlo y, por lo tanto, de representar el signo gráfico o mixto en su total estructura una designación común o usual del producto, se adecuarla a esta causal de irregistrabilidad, constitutiva a la vez de causal de nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del Articulo 172 contenido en la misma Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina.

3.5. Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca. En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición,

11 lnterprelación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17,IP-2013.

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porque las palabras o partículas de uso común se deben excluir del ,;otí=JG da :Tareas.

3.6. Si bien la aludida norma prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

3.7. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 12

3.8. Por su parte, el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

"No podrá registrarse como marca los signos que:

( ... )

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea elnombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate".

3.9. El Literal transcrito prohíbe el registro de signos que consisten exclusivamente en indicaciones genéricas, pero no impide que palabras o partículas de dichas características, en combinación con otros elementos, conformen un singo distintivo.

3.1 O. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de ese elemento.

3.11. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que se desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.

3.12. Sin embargo, una expresión genérica podría ser distintiva cuando se use para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

12 Dentro del tema Jorge Otamendi sei'\ala que: "El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el fuluro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamenle débiles". OTAMENDI Jorge. ºDERECHO DE MARCAS". Ed. Abeledo Perrol Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.

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3.13. De todos modos, en forma similar a lo ya expuesto respecto de los signos que involucran gráficos, partículas o expresiones de uso común, el titular de una marca que incluya elementos genéricos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones genéricas deben ser excluidas al realizar el cotejo de marcas.

3.14. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común o genérico) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

3.15. Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso común y genérico en una clase determinada, pueden no ser asi en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes, y a la inversa.

3.16. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá si la expresión MUJER LATINA es genérica o de uso común en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación y que, posteriormente, se debe realizar la comparación excluyendo la expresión considerada genérica o de uso común, si es que la misma forma parte del conjunto de la marca de conformidad con lo expresado en la presente interpretación.

4.

4.1.

Conexión competitiva entre servicios de la clase 35 y productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza

En el proceso interno, consta que MARROCAR S.A. solicitó a la el registro del signo MUJER LATINA (mixto) para distinguir servicios de "(. . .) publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, compra, venta, importación, distribución y comercialización de vestidos, calzado, sombrerería y ropa interior femenina" de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; mientras que, CONFECCIONES LEONISA S.A. presentó oposición a dicha solicitud sobre la base de la titularidad del lema comercial "SI ES MUJER" asociado a la marca L LEONISA (mixta), previamente registrado a su favor para distinguir productos de la Clase 25 de Productos: "(. .. ) Ropa interior femenina, vestidos de baño, ropa deportiva", por lo que se considera pertinente abordar el tema planteado.

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4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486.13

4.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.14

4.4. Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

a) El grado de sustitución entre los productos o servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

13 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.•

14

"Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Pafses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificaci(m Internacional referida en el pátTBfo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.

"

(Subrayado agregado)

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

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A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad de los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La pertenencia a una misma clase de complementariedad delos productos o servicios de la Clasificación Internacional deNiza

La inclusión de productos o serv1c1os en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros.

d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o decomercialización; los medios de publicidad empleados; latecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género;o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprendan con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Es más, dos productos completamente disímiles (los chocolates ylos neumáticos) pueden tener el mismo canal de comercialización (supermercados) y compartir el mismo medio de publicidad (un

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panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. 15

Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios criterios en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00011, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

MAGISTRADA

Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

,s Lo mismo puede decirse de los clavos y el veneno para ratas, que si bien ambos se comercíalizan a través de ferreterías, no por ello exíste conexión competitiva entre ambos.

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Notiffquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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