CONTRATOS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL · educación continuada tecnologÍa ≠ propiedad...

Educación Continuada

CONTRATOS SOBRE

PROPIEDAD

INTELECTUAL

POR: JOSÉ LUIS REYES V.

BOGOTÁ, AGOSTO 2 DE 2013


OBJETIVOS

• DEMOSTRAR QUE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL TRASCIENDE EL

RESTRINGIDO CONCEPTO DEL “DERECHO

DE EXCLUSIVA”.

• INTRODUCIR LOS CONTRATOS

RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD

INTELECTUAL Y LA TECNOLOGÍA EN

GENERAL, EN ESPECIAL LOS CONTRATOS

DE LICENCIA Y CESIÓN.

• PASAR REVISTA A ALGUNAS CLÁUSULAS

MÁS FRECUENTES PARA ESTE TIPO DE

CONTRATOS.


TECNOLOGÍA ≠ PROPIEDAD

INTELECTUAL

• TECNOLOGÍA: CONJUNTO DE

CONOCIMIENTOS APLICADOS PARA LA

PRODUCCIÓN DE BIENES O LA PRESTACIÓN

DE SERVICIOS. TAMBIÉN ”EL USO PRÁCTICO

DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA”.

• DPIs: BIENES INMATERIALES,

CONSISTENTES EN DERECHOS

TEMPORALES DE EXCLUSIVA,

RECONOCIDOS O CONCEDIDOS POR EL

ESTADO A CIERTAS CREACIONES

INTELECTUALES.


TECNOLOGÍA ≠ PROPIEDAD

INTELECTUAL (Cont.)

• TECNOLOGÍA PUEDE SER LIBRE O

PROTEGIDA.

• NO TODOS LOS DPI SON DE CARÁCTER

TECNOLÓGICO (V.GR., SIGNOS DISTINTIVOS).

• NO TODA LA TECNOLOGÍA ES PROTEGIBLE

COMO DERECHO DE PI (POR EJ.

TECNOLOGÍA LIBRE; CIERTOS SECRETOS

EMPRESARIALES).


A PROPÓSITO DE LOS

SECRETOS EMPRESARIALES

• REFIEREN A INFORMACIÓN NO DIVULGADA QUE

UNA PERSONA LEGÍTIMAMENTE DETENTE, QUE

PUEDA USARSE EN CUALQUIER ACTIVIDAD

INDUSTRIAL O COMERCIAL, EN TANTO SEA:

– SECRETA;

– TENGA UN VALOR ACTUAL POR SER SECRETA;

– HAYA SIDO OBJETO DE MEDIDAS RAZONABLES

PARA MANTENERLA EN RESERVA (ELEMENTO

SUBJETIVO)

• LA PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL SE

MANTIENE, EN TANTO SE CONSERVEN LOS

REQUISITOS DE PROTECCIÓN MENCIONADOS.

• LOS SECRETOS EMPRESARIALES SON

SUSCEPTIBLES DE SER LICENCIADOS O CEDIDOS.


MODALIDADES

CONTRACTUALES DPI y SEs.

• CONTRATOS DE

LICENCIAMIENTO.

• CONTRATOS DE CESIÓN DE

DERECHOS DE PI o DE

SECRETOS EMPRESARIALES.

• CONTRATOS DE SERVICIOS

PARA REALIZAR DESARROLLOS

TECNOLÓGICOS.


LICENCIA JURÍDICAMENTE

• EN GENERAL PERMISO PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD QUE DE LO CONTRARIO SERÍA CONTRARIA A DERECHO.

• EN PI. PERMISO OTORGADO POR EL TITULAR O EL SOLICITANTE DE UN DPI O EL DETENTADOR DE UN SECRETO EMPRESARIAL O DE UN CONJUNTO DE UNOS y/u OTROS, A UN TERCERO, PARA QUE ÉSTE PUEDA EXPLOTAR TODAS O ALGUNAS DE LAS FACULTADES QUE LES SON PROPIAS, POR UN PERÍODO ESPECÍFICO Y DENTRO DE UN TERRITORIO O TERRITORIOS DETERMINADOS.

• LA LICENCIA CONSTITUYE, EN CONSECUENCIA, UNA EXCEPCIÓN A LA EXCLUSIVA DEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL O AL MONOPOLIO DE HECHO (CONSTITUIDO ALREDEDOR DEL SECRETO EMPRESARIAL).


ESPECIES DE LICENCIAS (PEDRO DE MIGUEL ASENSIO)

• SIMPLES: SE REFIEREN A UN SOLO

TIPO DE BIENES INMATERIALES (P.

INTELECTUAL o KNOW-HOW).

• MIXTAS: CUBREN DIFERENTES

DERECHOS DE PROPIEDAD

INTELECTUAL. (EJ.: CONTRATO DE

FRANQUICIA).


ESPECIES DE LICENCIAS

(CONTINUACIÓN)

• RECÍPROCAS (CRUZADAS): EL

LICENCIANTE FACULTA AL LICENCIATARIO

A EXPLOTAR UN DPI A CAMBIO DE LA

CONCESIÓN POR PARTE DE ÉSTE, DE

OTRA U OTRAS LICENCIAS.

• INCLUIDAS EN OTRO TIPO DE

CONTRATOS: FORMAN PARTE, NO

NECESARIAMENTE PRINCIPAL DE CIERTOS

CONTRATOS, V.GR., DE INGENIERÍA, JV,

LLAVE EN MANO, ETC.


ESPECIES DE LICENCIAS

(SEGÚN SU VOLUNTARIEDAD)

• CONTRACTUALES: CONSECUENCIA DE UN ACUERDO DE VOLUNTADES DE LICENCIANTE Y LICENCIATARIO.

• OBLIGATORIAS: IMPUESTAS AL TITULAR DE UNA PATENTE DE INVENCIÓN O DE MODELO DE UTILIDAD POR LA OFICINA ESTATAL COMPETENTE (ACTO SOBERANO EN CONTRA DE LA VOLUNTAD DEL TITULAR DEL DERECHO). LA EXPLOTACIÓN POR EL TERCERO NO ES VIOLATORIO DE LA EXCLUSIVA OTORGADA.


LICENCIAS SEGÚN SU ÁMBITO

• SEGÚN SUS LÍMITES TERRITORIALES:

– LICENCIA TOTAL.

– LICENCIA PARCIAL.

• SEGÚN SUS LÍMITES CUALITATIVOS:

– DE FABRICACIÓN.

– DE COMERCIALIZACIÓN.

– DE EXPORTACIÓN.

PARA PATENTES, SE PRESUME TOTAL, ARTs. 556 Y 557 C.Co.)

• EN ATENCIÓN A SU INDIVIDUALIDAD: – ÚNICAS (RIESGO POR COMPETIR CON LICENCIANTE)

– EXCLUSIVAS.

– NO EXCLUSIVAS (LAS PRESUME LA LEY - ART. 556, 1º C.Co.)

– EXCLUSIVIDAD O NO EXCLUSIVIDAD TRANSICIONAL.


LICENCIAS SEGÚN SU OBJETO

SU OBJETO PUEDE REFERIRSE A:

• CREACIONES INTELECTUALES O INDUSTRIALES PROTEGIDAS CON DERECHOS DE EXCLUSIVA.

• BIENES INMATERIALES NO PROTEGIDOS CON DERECHOS EXCLUSIVOS. – SOLICITUDES DE DERECHOS EN TRÁMITE ANTE

LA OFICINA COMPETENTE.

– KNOW HOW.

• ESQUEMAS MIXTOS: IMPLICAN SIMULTÁNEAMENTE EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS SOBRE DERECHOS EXCLUSIVOS Y NO EXCLUSIVOS.


SUJETOS DEL CONTRATO

DE LICENCIA

• LICENCIANTE O LICENCIADOR: TITULAR y/o SOLICITANTE DEL (DE LOS) DERECHO(S) DE EXCLUSIVA y/o POSEEDOR DE UN MONOPOLIO DE HECHO (E.G., KNOW-HOW) QUE AUTORIZA SU EXPLOTACIÓN A UN TERCERO.

• LICENCIATARIO O LICENCIADO: PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE EXPLOTA UN DERECHO EXCLUSIVO CONCEDIDO O EN TRÁMITE y/o UN MONOPOLIO DE HECHO POR AUTORIZACIÓN DE SU TITULAR, SOLICITANTE O POSEEDOR.


CARACTERÍSTICAS

JURÍDICAS

• MERCANTIL.

• ¿TÍPICO O NOMINADO? (ARTS. 57, 106, 162, 264 DECISIÓN 486).

• CONSENSUAL (NO CONFUNDIR REQUISITOS DE EFICACIA CON REQUISITOS DE OPONIBILIDAD).

• ONEROSO.

• CONMUTATIVO (¿QUÉ PASA EN LAS LICENCIAS DE SOLICITUDES DE PI EN TRÁMITE?

• TRACTO SUCESIVO.

• DE LIBRE NEGOCIACIÓN (NO ADHESIVO).)

• INTUITU PERSONAE.

• DE COLABORACIÓN, NO ASOCIATIVO.


ALTERNATIVAS DE PAGO POR LA

LICENCIA

• SUMA FIJA PREDEFINIDA (PAID UP LICENSE) UTILIZADA EN DERECHOS A PUNTO DE EXPIRAR O POR SIMPLIFICACIÓN CONTABLE.

– A MODO DE DERECHO DE ENTRADA o ENTRANCE FEE.

– PAGADA EN INSTALAMENTOS.

• ROYALTY O REGALÍA SUMA PERIÓDICA PAGADA AL LICENCIANTE COMO RETRIBUCIÓN POR LA EXPLOTACIÓN DE LOS ACTIVOS LICENCIADOS.

• REMUNERACIÓN MIXTA.


DEFINICIÓN DEL MONTO DEL

ROYALTY

• BASE: SUELE ESTABLECERSE EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS NETAS, PERO PUEDE HABER OTROS CRITERIOS (VENTAS BRUTAS, UTILIDADES, ETC.)

• TASA: SU MONTOS VARÍAN EN FUNCIÓN DE INNUMERABLES CIRCUNSTANCIAS (TIPO DE DERECHOS CONCEDIDOS, RAMO INDUSTRIAL, FECHA DE EXPIRACIÓN DE LOS DPI, EXCLUSIVIDAD, TERRITORIO, COMPETIDORES ACTUALES O POTENCIALES FACULTAD O NO DE SUBLICENCIAR, ETC.


DEFINICIÓN DEL MONTO DEL

ROYALTY (II)

• EN DUDA, TASA SUELE ESTABLECERSE ENTRE UN 5% Y UN 10% DE ROYALTY MENSUAL.

• PUEDE ESTABLECERSE UN ROYALTY MÍNIMO Y VARIARSE EL MISMO (HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO) EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS.

• LICENCIATARIO DEBE PROCURAR ESTIPULACIÓN MFL y EVITAR MÍNIMO GARANTIZADO, AL MENOS AL COMIENZO.

• GIROS AL EXTERIOR: BASE (100% DEL VALOR A GIRAR)* y TARIFA (33%) DE RETEFUENTE EN GIROS DE ROYALTIES AL EXTERIOR.

* SALVO LICENCIAS DE SOFTWARE BG= 80%


ASIGNACIÓN TERRITORIAL

• ELEMENTO ESENCIAL Y SENSIBLE DEL CONTRATO

DE LICENCIA.

• DEBE DEFINIRSE CON PRECISIÓN.

• LA REMUNERACIÓN VARÍA SI EXISTE

EXCLUSIVIDAD PARA EL LICENCIATARIO EN EL

(LOS) TERRITORIO(S) O SI LA LICENCIA ES ÚNICA.

• LEY COLOMBIANA NO PRESUME EXCLUSIVIDAD

TERRITORIAL A FAVOR DEL LICENCIATARIO, NI

FACULTADES DE OTORGAR SUBLICENCIAS (ART.

556, NUMS. 1º y 3º C.Co.)


PLAZO DEL CONTRATO

• CONTRATO DE LICENCIA ES DE TRACTO SUCESIVO.

• PERO, SU EXTENSIÓN DEPENDERÁ DE LAS

NECESIDADES DE LAS PARTES (E.G., RECUPERACIÓN

DE INVERSIONES o PUNTO DE EQUILIBRIO).

• EN LICENCIAS SIMPLES, PLAZO PUEDE SER MENOR

QUE EL DE VIGENCIA DEL DERECHO ÚNICO, AUNQUE

NO MAYOR, A MENOS QUE EL TÍTULO SEA RENOVABLE

A LA EXPIRACIÓN (E.G., MARCAS) O QUE NO EXPIRE

(SE).

• LICENCIAS DE SOFTWARE PUEDEN SER A

PERPETUIDAD.


DETERMINACIÓN DEL OBJETO

• DEBEN ESPECIFICARSE CON

PRECISIÓN EL DERECHO A LICENCIAR

(V.GR., PATENTE #, MARCA XXX,

SECRETO YYY, ETC.) Y LAS

ATRIBUCIONES OTORGADAS.

• TRATÁNDOSE DE LICENCIAMIENTO DE

VARIOS DERECHOS (LICENCIA

COMPLEJA) SE SUGIERE

PRECISARLOS EN UN ANEXO.

• ESTABLECER SI LA LICENCIA INCLUYE

ASISTENCIA TÉCNICA (OJO CON LAS

IMPLICACIONES FISCALES).


ASPECTOS PRINCIPALES DEL

CONTRATO DE LICENCIA

• OTORGAMIENTO. OJO IDENTIFICAR

DERECHOS CONFERIDOS Y

ATRIBUCIONES.

• EXCLUSIVIDAD Y SUBLICENCIAS.

• ÁMBITO TERRITORIAL.

• REMUNERACIÓN (FEE, ROYALTIES,

ASISTENCIA. TÉCNICA) / MÍNIMOS

GARANTIZADOS, CONTROL DE

OPERACIONES E INGRESOS.


OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE

• ABSTENERSE DE EJERCER SU DERECHO DE

EXCLUSIÓN FRENTE AL LICENCIATARIO.

• REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES A SU ALCANCE

PARA PERMITIR LA EXPLOTACIÓN DEL BIEN O

BIENES LICENCIADOS POR EL LICENCIATARIO

(PERSEGUIR TURBACIONES, MANTENER VIGENTES

LOS DERECHOS / PROSEGUIR LOS TRÁMITES

RESPECTIVOS, ETC.

• PROVEER ASISTENCIA TÉCNICA AL LICENCIATARIO,

CUANDO ELLO SE REQUIERA.

• RESPONDER POR PERJUICIOS CAUSADOS AL

LICENCIATARIO Y A TERCEROS.


OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO

• EXPLOTAR LA LICENCIA.

• PAGAR LAS CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS

ACORDADAS /PERMITIR AUDITORÍAS.

• Obligación de NO DIVULGACIÓN. (CUANDO APLIQUE).

• OBLIGACIÓN DE NO COMPETENCIA.

• OBLIGACIÓN DE NO CESIÓN (INTUITU PERSONAE).

• INFORME SOBRE TURBACIONES DE QUE LOS DERECHOS

SEAN OBJETO.

• AJUSTAR PRODUCTOS O SERVICIOS A ESTÁNDARES DE

CALIDAD PREESTABLECIDOS.

• COMUNICAR MEJORAS INTRODUCIDAS A LA(S)

TECNOLOGÍA(S) LICENCIADA(S). OJO ≠GRANT BACK.


ASPECTOS PRINCIPALES DEL

CONTRATO DE LICENCIA (II)

• ASISTENCIA TÉCNICA Y/O

COMERCIAL.

• CONTROLES DE CALIDAD Y

RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.

• DURACIÓN Y CAUSALES DE

TERMINACIÓN ANTICIPADA.

• MISCELÁNEOS.


CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE

• “EL TITULAR DE LOS DERECHOS EXCLUSIVOS

(LICENCIANTE) AUTORIZA EL USO DE UN PROGRAMA

DE COMPUTADOR A UN TERCERO (LICENCIATARIO)

A CAMBIO DE UN PRECIO, SOMETIENDO EL USO A

PRECISOS TÉRMINOS Y CONDICIONES…..” MARCELA

CASTRO DE CIFUENTES)

• SEGÚN LA AUTORA:

– LOS TÉRMINOS DE LA LICENCIA DELIMITAN

DERECHOS DEL CESIONARIO.

– LA LICENCIA PUEDE SER TEMPORAL O

PERPETUA.

– NO ES EXCLUSIVA NI SUELE IMPLICAR

TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS.


CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE

(CONT.)

• SEGÚN DNDA ( Concepto 1-2004-21716 de Diciembre 31 de 2004 ) LA

LICENCIA DEBE ESTABLECER ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES

FACTORES:

– TIEMPO.

– TERRITORIO.

– FORMA SINGULAR DE APROVECHAMIENTO DE LA OBRA Y

DEL MEDIO O SOPORTE PARA SU DIFUSIÓN, PARA EVITAR

QUE POR SU INDETERMINACIÓN SE TORNE EN UNA CESIÓN

DEL DERECHOS.

• DERECHOS ESPECIALES DEL LICENCIATARIO:

A) HACER FIJACIÓN DEL PROGRAMA EN LA MEMORIA DEL

COMPUTADOR (ART. 26 DE LA DECISIÓN ANDINA DE 1993).

b) REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD O DE BACK UP (ARTÍCULO 24

LITERAL B) DE LA DECISIÓN ANDINA DE 1993).

c) ADAPTAR EL PROGRAMA PARA SU EXCLUSIVA UTILIZACIÓN

(ARTÍCULO 24 DE LA DECISIÓN ANDINA 351 DE 1993).


CONTRATO DE CESIÓN DE

DERECHOS • “…CONSISTE EN LA TRANSMISIÓN POR PARTE DEL

CEDENTE DE LA TITULARIDAD DEL DERECHO DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL, A CAMBIO DE UN PRECIO,

NORMALMENTE EN DINERO.” (PEDRO DE MIGUEL

ASENSIO).

• OBLIGACIONES DEL CEDENTE:

– GARANTIZAR LA VIGENCIA DEL DPI O KNOW HOW

RESPECTIVO.

– TRANSFERIR LA TITULARIDAD DEL DERECHO DE

PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL TERRITORIO O

TERRITORIOS ACORDADOS O BIEN, LA DEL

SECRETO EMPRESARIAL.

• OBLIGACIONES DEL CESIONARIO:

– PAGAR LA CONTRAPRESTACIÓN RESPECTIVA.

CONTRATOS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL · educación continuada tecnologÍa ≠ propiedad...

Documents

Transcript of CONTRATOS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL · educación continuada tecnologÍa ≠ propiedad...