Extensión y Límites del derecho de patentes

F J Fernandez Brañas 10.12.2012

• La Patente y el Sistema Internacional de Patentes

• Extensión y límites del derecho de patentes

Un producto – varios derechos de propiedad Intelectualim

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• Diseño Industrial

• Marca: - "NOKIA”

• Copyright - software, ringtones

• Patentes – protección de la tecnología

• Secreto Industrial (know-how)

Conceptos generales

• Derecho de propiedad exclusivo:

Ø título legal que otorga el derecho a impedir a los terceros la explotación de la invención (protección negativa).

• Limitado:

Ø Temporalmente

Ø protección determinada por lasreivindicaciones

Ø concesión es siempre cuestionableante los tribunales Nacionales

• Territorial

Reivindicaciones

EP2148687

Quid Pro Quo

• Novedad, Actividad inventiva, Aplicación Industrial y descripción completa de la invención a cambio de:

– Un monopolio de mercado

Investigación Solicitud de ConcesiónPatente Patente

Procedimientos Nacionales de infracción y validez, ComercializaciónLicencias

Innovación Depósito y procesamiento de la patente Ejecución del derecho

Protección provisional (Art 67 EPC)

Protección definitiva(Art EPC CPE, Art 28 Trips)

Solicitud

Publicación de la solicitud

Publicación de la concesión de patente

Expiración del periodo de oposición

18 meses

9 meses

8

El proceso de obtención de una patente (Europea)

Examen

• Organizacion Nacional:

– Requerimientos formales específicos

– Tasas específicas

– Procedimiento de búsqueda y examen específicos

– Legislación de patentes específica

– Procedimientos específicos de oposición (EP), re-examen (US)...

– Procedimientos de Invalidez e Infracción ante los

Tribunales de Justicia Nacionales

FJ Fernandez Brañas

Organización del sistema de Patentes

PCT (1970)

Tratado Regional

Tratado

Regional

Tratado Regional

OficinaNacional

OficinaNacional

OficinaNacional

Internacional

Regional

Nacional

Procedural

Ejecución del Derecho

TRIPS (1994), Convención de Paris (1883)

Tratado sobre el derecho de Patentes (2000)

• Unión de París (1883): 173 miembros

– Derecho de Prioridad– Tratamiento igualitario a los miembros de la Unión– Licencias obligatoria– Designación del inventor

• PCT (1970), Tratado de cooperación en materia de patentes: 142 miembros

– Procedimiento internacional de depósito, búsqueda y examen preeliminar

• TRIPS (1994):157 miembros

– Artículos 27-34: obligación de los países miembros de conceder patentes en todos los campos de la tecnología, con la sola excepción del Artículo 27(2)(3) y las disposicionestransitorias para los “last developed countries”y las patentes farmaceúticas

• Convencion Europea de Patentes (EPC 2000): 38 miembros

– En linea con TRIPS y Patent Law treaty (Art 87, prioridad; Regla 40, fecha de depósito)– Nuevos procedimientos centrales de limitación y revocación (Art 105a)

• Patent law treaty (2000): 25 miembros

– Requerimientos simplificados para obtener una fecha de depósito– Establecimiento de plazos, prolongación de los mismos, “continued processing” y reestablecimiento

de derechos– Déposito electrónico contemplado sin rechazar el soporte papel

FJ Fernandez Brañas

• El sistema Internacional de Patentes

• Extensión y límites del derecho de patentes

Efecto del Derecho de Patente

• Impedir que los terceros fabriquen, usen, ofrezcan la venta, vendan, o importen un producto o un procedimiento patentado

• Permitir la transmisión de estos derechos (licencias, cesión)

• No otorga el derecho a producir o explotar

Extensión del Derecho de Patentes

Art. 33 TRIPS:

Duración de la patente : no menor de 20 añosa partir de la fecha de depósito

Art 63 EPC: 20 años a partir de la fecha de depósito

Art 63(2)(a)(b) EPC: prolongación de la duración por un estado contratante

- Guerra

- Producto/proceso sujeto a autorización de comercialización

medicamentos/plantas: SPC (máximo 5 años, EC1610/96 y

EC469/2009)

Art. 28 TRIPS: Derechos conferidos por la patente

(a) producto: Impedir que los terceros fabriquen, usen, ofrezcan la venta, vendan, o importen un producto que infrinja la patente en el país en el que la patente tenga validez.

(b) procedimiento: impedir a los terceros la utilización del

procedimiento patentado. Los derechos de patente se extienden a los

productos obtenidos directamente por ese proceso

Art 64 EPC:

(1)(2) Los derechos concedidos por la patente Europea son los mismos que los concedidos a una patente Nacional. La protección conferida por la patente a un proceso se extiende al producto obtenido directamente por el proceso

Inversión de la carga de la Prueba

• Art 34 TRIPS: Para patentes de procedimiento, las autoridades judiciales pueden ordenar a la parte acusada de infracción probar que el proceso para obtener un producto idéntico es diferente del proceso patentado.

• Sin prueba de lo contrario el producto idéntico se presupone haber sido producido por el proceso patentado si

– El producto es nuevo

– Es muy probable que el producto fuera producido mediante el proceso patentado y el titular de la patente no a podido determinar el procedimiento utilizado a pesar de haberlo intentado

Art. 67 EPC: Derechos de la solicitud de patente europeadespués de su publicación

(1) Provisionalmente, igual que la patente (Art. 64)

(2) O distinta, pero siempre igual que una publicación nacional

(3) A partir del momento de la traducción de las reivindicaciones

(4) Anulación de efectos si se retira o rechaza la solicitud

Art. 68 EPC. Efectos de revocación o de limitación

de la patente europea

• Retroactivo

Art. 69 EPC. Extensión de la protección

(1) Determinada por las reivindicaciones

La descripción y las figuras sirven para interpretar las reivindicaciones

(2) Después de la concesión, oposición, limitación o rechazo : Efecto retroactivo a la protección conferida por la solicitud.

Equivalentes tomados en cuenta para determinar la extensión de la protección (Art(1)(2) Protocolo de interpretación del Art 69 CPE)

Límites del derecho de Patentes

• La patente no otorga el derecho de explotar. Por ejemplo, la puesta en el mercado de un medicamento patentado require la autorización de los órganos Nacionales competentes.

• El titular puede hacer uso en la patente de un producto o proceso patentado previamente: entonces requiere una licencia o el pago de royalties (regalías) (Art 31 TRIPS)

• En muchos sistemas de patentes el titular está obligado a explotar la patente por sí mismo o a través de licencias. Licencias obligatorias podrían ser concedidas en caso de no haber explotación (Art 5 Convención de París)

• Concesión de licencias obligatorias por razones de emergencia nacional o similar (Art 31(b) TRIPS)

• La presencia en embarcaciones, vehículos y aviones de objetos patentados no supone infracción, cuando ellos entrasen temporalmente en el país donde existe una patente para ese objeto (Art 5ter Paris Convention, Art 2 (1) TRIPS)

Límites del derecho de Patentes

• Dependiendo de las legislaciones, los siguientes actos podrían no constituir infraccion a la patente:

– Uso exclusivo para la investigación científica sin fín comercial

– Uso ulterior de el producto patentado que ha sido comercializado previamente en el mercado por el titular de la patente (agotamiento del derecho)

– Pruebas clínicas para poner en el mercado medicamentos genéricos (Art 10 (6), directiva Europea 2001/83/EC)

– Usos en el ámbito privado

Límites del derecho de Patentes

Límites del derecho de Patentes

• Otras limitaciones:

– Patentes secretas por razones de seguridad nacional

– Preparación de medicamentos en farmacias de manera extemporánea y por unidad de ejecución

– La protección conferida por una patente en productos que contienen material genético se extiende a todos los materiales que contengan ese material genético , con excepción del cuerpo humano, siempre y cuando el material genético ejerza su función (Art 9 directiva 98/44 EC )

• Material biológico: Los derechos conferidos por la patente no se extenderán a los actos relativos a la materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación de una materia biológica protegida objeto de la patente, después de que ésta haya sido puesta en el mercado en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea por el titular de la patente o con su consentimiento, cuando la reproducción o multiplicación sea el resultado necesario de la utilización para la que haya sido comercializada dicha materia biológica, y a condición de que la materia obtenida no se utilice posteriormente para nuevas reproducciones o multiplicaciones. (Art 10 Directiva 98/44 EC)

• Excepción para la agricultura (Art 11 (1)(2) Directiva 98/44 EC)

Límites del derecho de Patentes

¡¡ Gracias por su atención !!

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ffernandez@epo.org