Gaceta Oficial 241 - Procesos 8-IP-94, 25-IP-95, 30-IP-95...

Año XIII - Número 241

Lima, 20 de enero de 1997

Para nosotros la Patria es América

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S U M A R I O

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena

Proceso 8-IP-94.- Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 64 y 65 de laDecisión 85 (correspondientes a los artículos 92 y 96 de la Decisión 344),formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia -Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo. ConsejeroPonente: Doctor Miguel González Rodríguez. Expediente Nacional Nº 2607;demandante: “SOCIEDAD ESPUMAS PLASTICAS S.A.”. E interpretaciónde los artículos 58, 67, 68 de la Decisión 85; y 72, 80, 81, 85 yDisposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313. Caso: “COMODISIMOS”.

Proceso 25-IP-95.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 113, literal c) y elnumeral 2°, literal c) íbidem, de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, presentada por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia - Sala de lo Contencioso Administrativo - SecciónPrimera, Consejero Ponente doctor Rafael Ariza Muñoz. Interpretación delos artículos 58, 60, 61, 62 y 64 de la Decisión 85 del Acuerdo deCartagena. Expediente Nacional N° 3045. Marca Bonita. Actor: NacionalMercantil S.A......................................................................................................

Proceso 30-IP-95.- Interpretación Prejudicial del artículo 3 del Tratado de Creación del Tri-bunal; de los artículos 99, inciso segundo, y Disposición Transitoria Primerade la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; del artículo63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.Presentada por el doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, Consejero deEstado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera. Caso: Productos Concentrados Argom. Aliños el CheffLtda. Marca Scheik. Expediente Nacional N° 3246. ...................................

Proceso 32-IP-95.- Interpretación Prejudicial del artículo 3 del Tratado de Creación del Tri-bunal; de los artículos 99, inciso segundo, y Disposición Transitoria Primerade la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; del artículo63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.Presentada por el doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, Consejero deEstado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera. Caso: Productos Concentrados Argom. Aliños el CheffLtda. Marca Cheff. Expediente Nacional N° 3245. .....................................

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GACETA OFICIALdel Acuerdo

de Cartagena

GACETA OFICIAL 20/01/97 2.40

PROCESO 8-IP-94

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 64 y 65 de la Decisión 85(correspondientes a los artículos 92 y 96 de la Decisión 344), formulada

por el Consejo de Estado de la República de Colombia - Sección Primera,Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente:

Doctor Miguel González Rodríguez. Expediente Nacional Nº 2607;demandante: “SOCIEDAD ESPUMAS PLASTICAS S.A.”. E interpretación

de los artículos 58, 67, 68 de la Decisión 85; y 72, 80, 81, 85 yDisposición Transitoria Cuarta, de la Decisión 313.

Caso: “COMODISIMOS”.

A. Que los actos administrativos impugna-dos versan sobre los hechos que a continuaciónse describen, considerados por el Tribunalsolicitante como los relevantes para la inter-pretación prejudicial:

“a) La sociedad ESPUMAS PLASTICAS S.A.,presentó las solicitudes de registro de lasmarcas COMODISIMOS (etiqueta conreivindicación de colores) y COMODISIMOS(etiqueta), para distinguir productos de laclase 20 del artículo 2º del Decreto 755 de1.972...

“b) Mediante autos de 3 de marzo de 1.988,proferidos en ambos expedientes por la Divi-sión de Propiedad Industrial, se advirtió quelas marcas en cuestión no eran susceptiblesde registro por encuadrar dentro de las cau-sales de irregistrabilidad consagradas en losliterales a) á c) de la Decisión 85”, según lasolicitud de interpretación. Observa esteTribunal Andino que, en efecto, la respectivaconstancia administrativa de la Superinten-dencia da fe de que sobre esas normas versóla advertencia, en tanto que, conforme a lospropios términos del escrito impugnatorio, laadvertencia administrativa de la que se ha-bla, se encuentra -según la demandante-limitada a los incisos “a) y c)” del señaladoartículo “58 de la Decisión 85 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena”.

“c) Por memoriales Nos. 008794 y 008795 de7 de abril de 1.988 agregados en cada uno delos expedientes se dió respuesta a lasadvertencias sobre irregistrabilidad aclarandoque lo que se pretendía registrar era ladescripción del contenido externo de las mar-

Quito,14 de octubre de 1996

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDODE CARTAGENA,

V I S T O S:

Que en el proceso judicial interno corres-pondiente al Expediente Nº 2607 identificado enel epígrafe, instaurado ante el Tribunal consul-tante Consejo de Estado de la República deColombia por la SOCIEDAD ESPUMAS PLAS-TICAS S.A. , fueron intentadas, a través deapoderados, acciones de nulidad y restableci-miento de derechos contra las Resolucionesadministrativas números: 08227 y 08229, am-bas de 17 de octubre de 1991; 02925 y 02926 de27 de agosto de 1992; y 733 de 31 de mayo de1993. Las cuatro primeras, fueron emitidas porla División de Propiedad Industrial de la Super-intendencia de Industria y Comercio; y la 733 porla citada Superintendencia de Industria y Comercio.

Que esta última resolvió -acumulándolos- losrecursos de apelación interpuestos contra lasindicadas Resoluciones 08229 y 08227, las quea su vez habían confirmado, respectivamente ypor vía de “reposición” o “reconsideración”, lastambién ya identificadas números 02925 y 02926.

Que la consulta se tramita con observanciaformal de lo dispuesto por el artículo 61 delEstatuto del Tribunal Comunitario, indicándoseel nombre del Tribunal Nacional que formula lasolicitud; la relación de las normas del ordena-miento jurídico cuya interpretación se requiere;el lugar y dirección del despacho judicial solici-tante; la identificación de las causas que handado origen a la solicitud de interpretación; y,además,


cas, es decir, sus figuras, sus signos y suscolores. No obstante ello -afirma la deman-dante- la División de Propiedad Industrialdecidió negar los registros solicitados porconsiderar que las marcas COMODISIMOSson expresiones que pueden llevar a los medioscomerciales y al público consumidor a engañossobre las características o aptitud para el usode los productos y son denominacionesdescriptivas por cuanto transmiten una ideaclara e inmediata de una calidad o un rasgoparticular de los productos” (subrayado deesta sentencia).

Asímismo, y conforme a lo que concluye elAlto Tribunal solicitante por vía de narración delos hechos del proceso judicial interno: “Parasustentar los cargos de violación adujo lademandante, en síntesis, lo siguiente:

“ - Se violó el artículo 65 inciso 1º de la De-cisión 85 (92 de la Decisión 344) por cuantolas solicitudes de registro de las marcasCOMODISIMOS no merecían observaciones.Además que dichas observaciones fueronclara y oportunamente desvirtuadas. En efecto,el signo COMODISIMOS no lleva a los me-dios comerciales ni al público consumidor aengaños sobre las características o aptitudpara el uso de los productos que distingue yaque los productos de la clase 20 son denaturaleza doméstica. Tales productos procedende materias primas extraídas del reino animaly/o vegetal. Son fabricados en madera, corcho,caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil,etc. El modo de fabrica-ción hace referenciaa las técnicas empleadas para su elaboracióny las características se refieren a las cualidadesque permiten distinguirlos de otros productos.De tal suerte que la expresión COMODISIMOSno indica nada de lo anterior”.

“ - Se violó el artículo 64 de la Decisión 85 (96de la Decisión 344), por cuanto la adverten-cia de que las marcas COMODISIMOS in-currían en causales de irregistrabilidad llevóa la División de Propiedad Industrial a violarpor aplicación indebida dicha norma, pues sihubiere tenido en cuenta que las aludidasmarcas no incurrían en tales causales, nohubiera dado aplicación al citado artículo 64”.Adicionalmente, y por su parte, observa el

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagenaque entre los argumentos esgrimidos por laimpugnante de las resoluciones administrativas

denegatorias de las marcas solicitadas, destacaque “COMODISIMOS” (etiqueta con reivindi-cación de colores) y “COMODISIMOS” (etique-ta) no describen ninguno de los productoscomprendidos en la clase 20 del artículo 2 delDecreto 755 de 1972 y que, a lo sumo, sondenominaciones sugestivas o evocativas sus-ceptibles de ser registradas como tales. Obser-va además esta jurisdicción andina que la so-ciedad demandante fundamenta los recursosadministrativos y el judicial interpuestos, “entreotros, en el siguiente argumento doctrinario:

“Deslindar el campo entre las denominacio-nes descriptivas y las sugestivas o evocativasno es fácil. Nosotros consideramos que lamarca AROMA , para jabones, es lo sufi-cientemente distintiva para que se permita suregistro, tal como se resolvió hace algunosaños en Colombia, pues simplemente su-giere o evoca una característica del ja-bón” (negrillas fuera del texto). PACHONMUÑOZ, Manuel. Manual de Propiedad In-dustrial. 1 ed. Bogotá: Temis, 1.984, P.103)”.

Y así mismo, justifica el demandante esosrecursos, entre otros razonamientos, en lassiguientes normas de Derecho positivo comuni-tario andino:

“...las citadas marcas no incurrían en lascausales de irregistrabilidad contenidas enlos literales a) y c) del artículo 58 de laDecisión 85 (hoy literales h) y d) del artículo72 de la Decisión 313 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena)”.

“Es conveniente -continúa el recurrente-interpretar las causales de irregistrabilidadreferidas: ...

“Del literal a) del artículo 58 de la Decisión85, se desprenden las siguientes causales deirregistrabilidad:

“i) Que la marca sea contraria a las buenascostumbres.”

“ii) Que la marca sea contraria al orden público.”“iii) Que la marca pueda engañar a losmedios comerciales o al público consumidor,sobre la naturaleza, la procedencia, el modode fabricación, las características o la aptitudpara el uso de los productos o servicios de


que se trate.”

“No ocurre lo mismo con el literal h) delartículo 72 de la Decisión 313, pues el susodi-cho literal sólo hace referencia a la causal deirregistrabilidad citada en el punto iii., causalen la cual, tanto la División de PropiedadIndustrial (hoy División de Signos Distintivos)como la Superintendencia de Industria yComercio, se apoyaron para negar el registrode las marcas que ahora nos ocupa.”

“Por tales razones, sólo es pertinente anali-zar la modalidad última citada.

“En efecto, el signo COMODISIMOS no llevaa los medios comerciales ni al público con-sumidor a engaños sobre las característicaso aptitud para el uso de los productos quedistingue.

“Sometida a examen la expresión CO-MODISIMOS acerca de la posibilidad de engañara los medios comerciales o al público consumidorsobre la naturaleza, la procedencia, el modode fabricación, las características o la aptitudpara el uso de los productos o servicios queidentifica, se obtienen los siguientes resultados:

“- Los productos de la clase 20 son de natura-leza doméstica. Los muebles, espejos ymarcas, etc., comprendidos en la clasemencionada, forman parte del ajuar de lacasa.

“- Tales productos proceden de materias pri-mas extraídas del reino animal y/o del reinovegetal. Son fabricados en madera, corcho,caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil,ballena, corcho (sic), ámbar, nácar, espumade mar, sucedáneos de todas estas materiaso de materias plásticas (procesamiento sin-tético).

“- El modo de fabricación hace referencia alas técnicas (artesanales, industriales, etc.)empleadas para su elaboración.

“- Las características se refieren a las cuali-dades que permiten distinguirlos de otrosproductos, por ejemplo: muebles reclinables,muebles acolchados, muebles de tocador,etc. La aptitud para el uso se refiere a lacualidad que hace que sean idóneos, adecuadoso acomodados para cierto fin o destinación.Verbigracia: muebles para sala, muebles para

alcoba, espejos para baños, marcos paraespejos, etc, etc.

“Como puede observase, la expresión CO-MODISIMOS no indica que los productosque distingue, esto es, los comprendidos enla clase 20, son de naturaleza doméstica, oque procedan de elementos extraídos devegetales o animales; tampoco determina elmodo de fabricación ni las características nilas aptitudes para el uso de los mismos”.

Después de transcribir los artículos 58, letrac), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena, y 72, letra d), de la Decisión313, afirma la demandante:

“Regulan las normas acabadas de transcribirlo atinente a la prohibición de registrar comomarcas los signos o denominaciones des-criptivas, idóneas para comunicar las carac-terísticas, funciones, cualidades o ingredien-tes de los productos que distinguen.”

Y añade:

“Con todo, dicho registro también es proce-dente por la siguiente razón adicional:

“Porque ya está registrada la marca CO-MODISIMOS, a nombre de mi mandante,para distinguir tal clase de productos.”

Visto que este Tribunal estima, como va sien-do ya tradicional en su jurisprudencia, que lanarración de los hechos de la parte demandantedebe acompañarse también de los expuestospor la demandada, en el caso la Nación colom-biana (Superintendencia de Industria y Comer-cio), y así lo ha dejado establecido en efecto -porejemplo en el caso 7-IP-95, proceso entre lasmismas partes, sentencia de 7 de agosto de1995-, y como en la presente solicitud deinterpretación considera también indispensableresumir el contenido del escrito de respuesta ala demanda, pieza siempre relevante en todoproceso judicial:

B. Aporta en efecto la demandada en sucontestación, que las resoluciones 08227 y08229, ambas del 17 de octubre de 1991, seexpidieron con arreglo a la Decisión 85, artículo85, letras a) y c), y al respecto expresa que “lamención que hace el demandante.... de la Deci-sión 313 no es pertinente, habida cuenta (de)que ésta solamente entró a regir el 14 de febrero


de 1992 y las resoluciones antes citadas seexpidieron el 17 de octubre de 1991, es decir,antes de la vigencia de la Decisión 313.”

Pero observa al respecto este Tribunal An-dino que si bien, en efecto, las mencionadasresoluciones, denegatorias de la inscripciónregistral, al amparo de la Decisión 85, impug-nadas luego “en reposición” o “reconsidera-ción”, fueron confirmadas por resoluciones ad-ministrativas de índole jurisdiccional números02925 y 02926, ambas del 27 de agosto de1992; confirmación que se produjo también bajoel mismo régimen comunitario de la Decisión85. Resuelto posteriormente el subsidiario re-curso de alzada, apelación o jerárquico, me-diante la tantas veces citada providencia admi-nistrativa 733 del 31 de mayo de 1993 -igualmen-te confirmatoria de las anteriores que declararonla irregistrabilidad de las marcas COMODISI-MOS- fue esta última la única en agotar la víaadministrativa, habiendo consecuentemente“causado estado”, vigente la Decisión 313 des-de el 14 de febrero de 1992 (fecha de su publi-cación en la Gaceta Oficial Nº 101 del Acuerdode Cartagena).

Expresa en efecto la administración recu-rrida, en su referido escrito de contestación a lademanda lo siguiente: “Es inequívoco que lascausales de irregistrabilidad contempladas en elartículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena y las que ahora precep-túa la Decisión 313 son normas de orden públi-co y de obligatorio cumplimiento, a las que nopuede sustraerse la Oficina Nacional Compe-tente en su acatamiento.”

La demandada apoya también sus resolu-ciones decisorias en jurisprudencia comunita-ria.

C. Por todo lo anteriormente expuestoconsidera también relevante este Tribunal An-dino, a los fines de la interpretación solicitada,hacer mención aunque sucinta, del contenido dela Resolución 733; de la cual se desprende:

Que la Administración recurrida, obligada co-mo estaba por la Decisión 85 a examinar lascausales de irregistrabilidad de las marcassolicitadas, las declaró inadmisibles, y así loconfirmó al decidir los respectivos recursos dereposición, e igualmente al resolver el subsi-diario de “apelación” o de “alzada” mediante supronunciamiento Nº 733 del 31-5-93, definitivo y

firme en la vía administrativa, producido esteúltimo, como se ha reseñado supra, cuando yaestaba vigente la Decisión 313 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena.

Consideró en esa oportunidad la Adminis-tración recurrida que con “la expresión COMO-DISIMOS” se le está dando un calificativo almismo producto sobre una de sus caracterís-ticas, por lo que las respectivas solicitudes caendentro de la causal de irregistrabilidad aplica-bles a las denominaciones descriptivas o gené-ricas que puedan servir para designar la calidado un rasgo particular del producto; a pesar deque la expresión ‘COMODISIMOS’ se ha pre-sentado con características especiales comoson el tipo de letra especial utilizado en supresentación,” porque “no puede dejarse delado la descriptividad de la expresión, la cualdebe apreciarse siempre en su relación directacon los productos comprendidos en la clasesolicitada.”

Se apoya la recurrida en que “la doctrina haprecisado también que las denominacionesdescriptivas corresponden a la pregunta ‘¿cómoes?’ (Manuel Pachón Muñoz, Manual de PropiedadIndustrial...). A juicio de este despacho -continúa-la expresión ‘COMODISIMOS’ referida a productosde la clase 20 de la nomenclatura vigente resultadescriptiva, puesto que enuncia las característicasdel producto (muebles) ya que se refiere a laproporcionalidad y comodidad para satisfacerlas necesidades de descanso y reposo por quienla utiliza, vale decir responde a la pregunta¿cómo es el producto distinguido?; enconsecuencia se trata de una expresión irregistrableen razón de su descriptividad respecto de losproductos que pretende distinguir.” Como ya seha expuesto supra, la demandada respalda,además, las resoluciones impugnadas en lajurisprudencia de esta Jurisdicción Comunitariay cita, en el escrito de contestación a la demanda,sentencia de fecha 19 octubre de 1989.

Con ocasión de la presente consulta, advier-te el Tribunal Andino que aun la Resolución 733del 31.5.93, producida obviamente vigente laDecisión 313 -Resolución aquella confirmato-ria, se insiste, de las números 02925 y 02926,ambas del 27 de agosto de 1992, y estas últimas,a su vez confirmatorias también de las Reso-luciones Nº 08227 y 08229, del 17 de octubre de1991, todas emitidas en vigencia de la Decisión85- alude sinembargo (la número 733, en su


parte fundamentatoria), a las causales deirregistrabilidad contempladas en el artículo 58,letras a) y c), de la Decisión 85. La defensa delas impugnadas la realiza la administración enlos términos que ya se han dejado expuestos:“Es cierto que las Resoluciones Nº 08227 del 17de octubre de 1991 y Nº 08229 de la mismafecha, se fundamentaron entre otras conside-raciones en que las marcas COMODISIMOS(etiqueta) solicitadas en registro, se encontra-ban comprendidas dentro de las causalesestablecidas en los literales a) y c) de la Deci-sión 85 de la Comisión del Acuerdo de Carta-gena; la mención que hace el demandante deeste hecho de la Decisión 313 no es pertinentehabida cuenta de que ésta solamente entró aregir el 14 de febrero de 1992 y las resolucionesantes citadas se expidieron el 17 de octubre de1991, es decir, antes de la vigencia de la De-cisión 313.”

Y finalmente se desprende de la recurrida:“Que a pesar de que el solicitante insiste en elregistro del contenido externo de las marcas‘COMODISIMOS’ (etiqueta) y ‘COMODISIMOS’(etiqueta con reivindicación de colores), el signodescrito no tiene connotación o característicasdiferentes al conceptual de la misma expresión;por lo tanto, la insistencia del interesado no tienecabida; además la respuesta a la advertencia deirregistrabilidad en ningún momento describiófiguras o características externas que desvirtuaranlas causales de irregistrabilidad observadas conanterioridad para la expresión ‘COMODISIMOS’;”(véase folio treinta y dos).

Y concluye:

“... en consecuencia este Despacho consi-dera que la expresión ‘COMODISIMOS’ (eti-queta) y ‘COMODISIMOS’ (etiqueta con reivin-dicación de colores) están comprendidas en lascausales de irregistrabilidad consagradas en losliterales a) y c) del artículo 58 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena.”

C O N S I D E R A N D O:Por tanto este Tribunal de Justicia del Acuerdo

de Cartagena, con vista de todo lo anteriormenteexpuesto:

I. APLICACION DE LA DECISION 313

Habiendo entrado a regir el 14 de febrero de

1992, estima el juzgador comunitario, y así lodeclara expresamente, que sus normas sonobviamente aplicables a la Resolución Nº 733 defecha 31 de mayo de 1993, emitida por laSuperintendencia de Industria y Comercio de laRepública de Colombia por vía de tramitacióndel recurso gubernativo o jerárquico, y enconsecuencia quedó firme en la vía adminis-trativa al haber causado estado. En razón de locual las disposiciones de la misma, pertinentespara el caso concreto planteado ante la juris-dicción nacional, han de añadirse al catálogo delas solicitadas por esta última en interpretaciónprejudicial.

En efecto a pesar de que dicha Resoluciónaparece como presentada por la administraciónrecurrida con fundamento en las letras a) y c) delArtículo 58 de la Decisión 85, dictada como fuecuando ya se encontraba en vigencia la Deci-sión 313 de la Comisión del Acuerdo de Carta-gena, su fundamento implícito se encuentra enlas normas bajo cuyo imperio nació, particular-mente en su Artículo 72. Véase esta funda-mentación implícita, en la defensa judicial de larecurrida, punto DÉCIMO CUARTO, frasetranscrita supra, y que textualmente expresa:

“Es inequívoco que las causales de irre-gistrabilidad contempladas en el artículo 58de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdode Cartagena y las que ahora preceptúa laDecisión 313 son normas de orden público yde obligatorio cumplimiento, a las que nopuede sustraerse la Oficina Nacional Compe-tente en su acatamiento.”

En opinión de esta Jurisdicción Andina, tam-poco repelería al Derecho Comunitario la funda-mentación de una resolución administrativa enel Derecho derogado, si los principios generalesde éste hubieren pasado a formar parte delDerecho, también Comunitario, vigente.

Tanto más cuanto -como es el caso de autos-si en la cadena de actuaciones administrativasresolutorias, que configuran el procedimiento deconformación y revisión de éstas, las inicialesque denegaron la marca y las posteriores,decisorias de los recursos de reconsideración oreposición, se dictaron en ejecución de la Deci-sión 85, habiendo culminado finalmente en elacto que causó estado (Resolución 733), adop-tado con arreglo a la Decisión 313, que ya habíaentrado a regir el caso. Lo que no es más queuna manifestación del “límite temporal de la


vigencia de la ley”, respecto de la Decisión 85;y de aplicación de la para entonces recién en-trada en vigor Decisión 313 a los procedimien-tos en curso, problema de “la vigencia temporalde la Ley”, prolijamente examinado en sentenciade este Tribunal del 11 de octubre de 1994 (‘So-ciedad Comidas Rápidas Mac Pollo S.A.’, “Juris-prudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdode Cartagena, Tomo III, pág. 115 y s.s.”). Dentrode la misma problemática se inscribe también laCuarta Disposición Transitoria de la Decisión313, que protege “todo derecho de PropiedadIndustrial válidamente concedido de conformi-dad con la legislación existente con anterioridada la fecha de entrada en vigencia de la” referidaDecisión 313. Lo que por argumento a contrarioexcluye la tramitación de solicitudes que no hanculminado en un derecho ya adquirido, aplicán-dose por tanto desde su entrada en vigencia alas tramitaciones en curso.

De consiguiente, en opinión de este Tribunal,la norma vigente al momento de resolverse losrecursos interpuestos, a los que puso fin latantas veces citada Resolución 733, era la Deci-sión 313 que en el tránsito legislativo sustituyóa la Decisión 311, derogatoria a su vez de laDecisión 85, ésta aplicada a las Resoluciones08227 y 08229, ambas de 17.10.91., y a las de27.08.92, números 02925 y 02926. En razón delo cual, la Decisión 313 es también aplicable alcaso controvertido, y por tanto viable su inter-pretación prejudicial. Así lo ha decidido esteTribunal en caso semejante al de autos, trabadoentre las mismas partes (Proceso 7-IP-95,sentencia de 07.08.95, caso “COMODISIMOS”).

La correspondiente aplicación de las Deci-siones 85 y 313 aparece también reseñada enlos propios argumentos de la demandante cuan-do hace referencia a las normas equivalentes delas Decisiones 85 y 313 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena. (Véase supra, páginastres y siguientes de la presente sentencia).

Habrá de ser examinado entonces por laJurisdicción Nacional si ambas DecisionesComunitarias conservan idénticos principios -yen el caso límite las mismas normas- en relaciónal caso concreto en debate, debiendo ser acata-dos los criterios sentados a continuación poreste Tribunal respecto de las:

II. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACION

Considera este Tribunal como objeto de inter-pretación los siguientes textos:

DECISION 85:

“...Artículo 58.- No podrán ser objeto deregistro como marcas:

a) Las que sean contrarias a las buenascostumbres o al orden público, o las quepuedan engañar a los medios comerciales oal público consumidor, sobre la naturaleza,la procedencia, el modo de fabricación, lascaracterísticas o la aptitud para el uso de losproductos o servicios de que se trate;”(...)

c) Las denominaciones descriptivas ogenéricas, en cualquier idioma y los signosque puedan servir para designar la especie, lacalidad, la cantidad, el destino, el valor o laépoca de la producción de los productos o dela prestación de servicios;”(...)

“Artículo 64.- En los casos de incumpli-miento de los requisitos señalados en losArtículos 56, 58, y 59 la oficina nacionalcompetente, previa audiencia del solicitante,podrá decidir el rechazo de la solicitud.”

“Artículo 65.- Si la solicitud no mereciereobservaciones o fuere complementada debi-damente, se ordenará la publicación de unextracto, por una vez, en el órgano de publici-dad que determine la legislación interna delrespectivo País Miembro.

“Dentro de los treinta días hábiles siguientesa la publicación cualquier persona podráoponerse al registro de la marca”.

“Artículo 67.- Si no se presentaren oposicio-nes o éstas fueren rechazadas, la oficinanacional competente expedirá el certificadode registro.”

“Artículo 68.- El registro de una marca y suprotección se extenderán solamente a unaclase. Para registrar una marca en variasclases se requerirá solicitudes separadas paracada una de ellas, deberán pagarse los dere-chos respectivos y su tramitación se hará enforma independiente.

“Los Países Miembros se comprometen a


adoptar la clasificación internacional suscritaen Niza el 15 de junio de 1957.

“Los Países Miembros que todavía no hanadoptado dicha clasificación tendrán un plazode un año, contado a partir de la vigencia delpresente Reglamento, para hacerlo.”

DECISION 313:

“Artículo 72.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:(...)

“g) sean contrarios a la ley, a la moral, alorden público o a las buenas costumbres;”

“h) Puedan engañar a los medios comercia-les o al público, en particular sobre la pro-cedencia, la naturaleza, el modo de fabrica-ción, las características o cualidades o laaptitud para el empleo de los productos oservicios de que se trate;”

“Artículo 80.- Si del examen resulta que lasolicitud no cumple con los requisitos for-males establecidos en el presente Capítulo,la oficina nacional competente notificará alpeticionario para que, en un plazo de treintadías hábiles siguientes a su notificación, subsanelas irregularidades. Este plazo será prorrogablepor una sola vez, por treinta días hábilesadicionales, sin que la solicitud pier-da suprioridad.

“Si dentro del término señalado, no se hansubsanado las irregularidades, la solicitudserá rechazada.”

“Artículo 81.- Si la solicitud de registroreúne los requisitos formales establecidos enel presente Capítulo, la oficina nacionalcompetente ordenará la publicación, por unasola vez.”

“Artículo 85.- Vencido el plazo establecidoen el artículo 82, sin que se hubieren presen-tado observaciones la oficina nacional com-petente procederá a realizar el examen deregistrabilidad y a otorgar o denegar el regis-tro de la marca. Este hecho será comunica-do al interesado mediante resolución debida-mente motivada.”

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS

“CUARTA.- Todo derecho de propiedad in-dustrial válidamente concedido de confor-midad con la legislación existente con ante-rioridad a la fecha de entrada en vigencia dela presente Decisión, subsistirá por el tiempoen que fue concedido. En lo relativo a su uso,goce, obligaciones, licencias, renovaciones yprórrogas, se aplicarán las normas conte-nidas en la presente Decisión.”

III. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD

Sobre el particular este Tribunal se ha ma-nifestado en el señalado caso 7-IP-95 (“COMO-DISIMOS”), sentando una doctrina enteramen-te aplicable al caso concreto, orientadora para eljuez consultante, y en su caso para el funcio-nario administrativo, de la aplicación de lascausales de irregistrabilidad que en el juiciointerno se controvierte.

El orden público

Expresó en esa ocasión la Jurisdicción An-dina que: “El artículo 58, literal a), de la Deci-sión 85 del Acuerdo de Cartagena tutela elinterés general frente a marcas que puedancontrariar el orden público y las buenas costum-bres o puedan causar engaño al consumidor,conceptos también incorporados en los literalesg) y h) del artículo 72 de la Decisión 313 delAcuerdo de Cartagena.” Protección que juega-se afirma- en los artículos de esas Decisiones,que van dirigidos tanto a la protección del con-sumidor como del productor, pero siempre eninterés general de la comunidad andina, dis-criminando al respecto:

“Del primero, el consumidor, a fin de de-fender su autonomía y evitar que pueda caeren error de hecho en el proceso de selec-ción y adquisición de los bienes y serviciosque consume, por verse inducido al engañoo confusión sobre la naturaleza, la proce-dencia, el modo de fabricación, las carac-terísticas o, en general, sobre la informa-ción acerca de los productos que eventual-mente esté llamado a adquirir. Del segundo,el productor, con el fin de protegerlo de lasprácticas desleales de comercio que puedanmenoscabar la legítima posición que hayanlogrado los productores y distribuidores deun determinado bien en el mercado. Adi-cionalmente la capacidad distintiva de lamarca que protege el registro, tiene como


finalidad contribuir al libre comercio en unmercado competitivo que debe caracterizarsepor la transparencia en la oferta pública debienes y servicios. Estas consideracionesde orden público en beneficio de la co-lectividad, son las que deben orientar elcriterio de la Oficina Nacional Competenteen el examen de registrabilidad de las mar-cas sometidas a su aprobación...., con mirasa la protección del interés general del mer-cado de bienes y servicios y de quienesintervienen en el mismo como productoresy consumidores.”

“Sobre los anteriores temas se ha pronun-ciado el Tribunal en las InterpretacionesPrejudiciales 1-IP-87, 4-IP-88, 2-IP-89(citada por la administración recurrida enla defensa de los actos impugnados antela jurisdicción consultante), 6-IP-89, 3-IP-90,4-IP-90, 3-IP-91, 4-IP-91 y 2-IP-94,publicadas en las Gacetas Oficiales delAcuerdo de Cartagena, 28, 39, 49, 50, 70,71, 93, 97 y 163, respectivamente.” (Elparéntesis de este párrafo corresponde ala presente sentencia).

Denominaciones Descriptivas y Denomi-naciones Evocativas o Sugestivas

En cuanto al alegato del demandante deque la marca “COMODISIMOS” correspondea una denominación evocativa y no des-criptiva, el pronunciamento del juez consul-tante ha de estar orientado también por laconstante jurisprudencia de este Tribunal,concretada en el caso arriba señalado, yconforme a la cual, tanto el artículo 58, li-teral c), de la Decisión 85 como el artículo72, literal d), de la Decisión 313 del Acuerdode Cartagena, que lo sustituyó, establecen ala par la irregistrabilidad de los signos des-criptivos, entendiendo por éstos, los que de-signan la calidad o características usuales delproducto que se describe, apoyada dicha sen-tencia en autorizada doctrina.

Pero reconoce así mismo el Tribunal Andinoque: “La naturaleza de signo descriptivo no escondición sine qua non para descalificar per seun signo descriptivo; para que exista la causalde irregistrabilidad a que hacen referencia lasnormas citadas, se requiere que el signo porregistrar se refiera exactamente a la cualidad

común y genérica de un producto. De ahí, porejemplo, que el término confortable no seasusceptible de registro para sillones y en cam-bio, sí podría serlo, también por ejemplo, parapasta de dientes.” (Señalada sentencia del07.08.95., Proceso 07-IP-95, “COMODISIMO”,confirmando la jurisprudencia pacíficamentereiterada a partir de nuestra sentencia de 19 deoctubre de 1989, caso “empresa Productos Fa-milia S.A.”, citada por la recurrida en la defensaque ante la jurisdicción nacional interna hizo delas resoluciones impugnadas).

También reconoce esta Alta Jurisdicción An-dina:

“Al lado de los signos descriptivos se encuen-tran los evocativos que por cumplir a cabalidadla función distintiva de la marca, pueden serregistrables. No existe un límite exacto paradiferenciar lo signos descriptivos de losevocativos y por tanto corresponderá tambiéna la autoridad nacional en cada caso esta-blecer, al examinar la solicitud de registro, siella se refiere a uno o a otro tipo. Se encuen-tran dentro de la categoría de signos evo-cativos los que poseen la habilidad de trans-mitir a la mente una imagen o idea sobre elproducto, por el camino de un esfuerzoimaginativo. Ejemplo de ellos son los que serefieren al producto utilizando una expresiónde fantasía, de manera que despierten re-mota o indirectamente la idea del mismo,como por ejemplo Nescafé para café, ChocoMilk para una bebida con sabor a chocolate,Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguirun líquido brillador de superficies de madera,Nosalt para productos alimenticios, etc.(Rangel Medina, David, “Tratado de DerechoMarcario”, 1960, págs. 273 y 356 y Otamendi,obra citada). En este sentido la doctrinacoincide en la validez para registro de lasmarcas evocativas.”

Corresponde ahora al juez consultante juzgarel caso de autos a la luz de la doctrina interpre-tativa -reiterada y constante-, de este TribunalAndino.IV. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

De lo expuesto supra, al reseñar tanto el juezsolicitante como el Tribunal Andino, las cau-sales de impugnación alegadas por la deman-dante, expresa ésta que la Administración recurrida,al dictar las resoluciones impugnadas, violó: el


artículo 65, inciso 1º, de la Deci-sión 85; y el 64de la Decisión 85, por aplicación indebida deesta última, argumentando al respecto que si laAdministración hubiere tenido en cuenta que lasmarcas COMODISIMOS no incurrían en lascausales de irregistrabilidad previstas en la normacomunitaria, “no hubiera dado aplicación al citadoartículo 64”.

Es atinente al caso concreto, la doctrina sen-tada y reiterada por este Tribunal, conforme a lacual:

“La demandante considera que los actostachados de ilegalidad violaron los artículos64 de la Decisión 85 y 85 de la Decisión 313del Acuerdo de Cartagena, al advertir la Ofi-cina Nacional Competente que la marcasolicitada está incursa en las causales deirregistrabilidad contempladas en la normacomunitaria.

“A fin de dar aplicación al ordenamiento jurí-dico andino en materia procesal y distinguirlode normas sustantivas como las contenidasen los artículos 58 de la Decisión 85 y 72 dela 313, este Tribunal estima del caso referirseal procedimiento de registro contenido en losartículos 60 y siguientes de la Decisión 85 ya los correspondientes de la Decisión 313 delAcuerdo de Cartagena, a fin de desentrañarel alcance de la tramitación del registro deuna marca para que el Juez Nacional puedadeterminar en el proceso contencioso en cur-so, si la División de Propiedad Industrial (hoyDivisión de Signos Distintivos) de la Superen-tendencia de Industria y Comercio, se ciñó ono al procedimiento establecido en el ordena-miento jurídico comunitario.

“Las normas de procedimiento mencionadasse refieren al contenido y a los documentosque deberán acompañarse a una solicitud deRegistro (Arts. 60 de la Decisión 85 y 76 de la313); al examen de forma y de fondo de lasolicitud (Arts. 62 y 63 de la Decisión 85 y 79y 80 de la 313); y al rechazo o expedición delregistro (Arts. 64 y 67 de la Decisión 85 y 80,inciso 2º de la 313).“La norma comunitaria contempla pues lossiguientes trámites procesales para la apro-bación o rechazo de un registro que deberánser cumplidos para que la actuación ad-ministrativa no sea viciada de nulidad: elexamen formal de registrabilidad y la deter-minación, también mediante examen, acerca

de si el signo que se solicita registrar esnovedoso, visible y suficientemente distin-tivo, y si no está incurso en causales deirregistrabilidad como las contenidas en losartículo 58 y 59 de la Decisión 85 y 72 y 73de la 313; la notificación al interesado con ellleno de los requisitos de forma exigidos porlos artículo 60 y 61 de la Decisión 85; la ordende publicación del extracto de la solicitud paraque las personas puedan oponerse a ellasegún lo establecido por el artículo 65 de laDecisión 85 o puedan presentar observa-ciones de acuerdo con los artículo 82 y 83 dela Decisión 313 y la tramitación de ellas; yfinalmente la aprobación o negación de lasolicitud según el caso.

“Admitida desde el punto de vista formal lasolicitud, debe la administración examinar deoficio si la marca puede registrarse por nohallarse comprendida en ninguna de la cau-sales que impiden el registro como marca deun signo distintivo. En esta etapa del procesoadministrativo la Oficina Nacional Compe-tente en su análisis sobre la registrabilidad dela marca, obra en interés general para pro-teger los derechos de los consumidores delos productores y de la trasparencia del mer-cado. El examen ex officio sobre la registrabi-lidad de la marca debe preservarse comopilar fundamental que garantiza la protecciónde los pequeños comerciantes y de losconsumidores. La autoridad cuando actúa deoficio decide de conformidad con los hechosy con las pruebas que obren en el expediente,aplicando además su propio criterio y evaluan-do las pruebas de acuerdo con las normas dela sana crítica.

“De lo anteriormente expuesto puede dedu-cirse que si la administración se ha ajustadoa las normas procedimentales para la apro-bación o rechazo de una solicitud de registro,habiendo dado oportunidad procesal a laspartes para ejercer el derecho de defensa, laactuación de la Oficina Nacional Competentese habrá ajustado a lo previsto por el artículo64 de la Decisión 85 (relacionado con elartículo 80 inciso 2º de la Decisión 313), sinque pueda alegarse, como lo hace la deman-dante, que las normas citadas se han violadopor el hecho, en sí mismo, de haberse negadoel registro al considerar que el signo no eraregistrable por los motivos aducidos en lasResoluciones que se acusan de ilegalidad.


“Otra cosa distinta sería el juzgamiento quedebe hacer el juez nacional acerca de laconducta de la administración al aplicar lasnormas sustantivas sobre registrabilidad dela marca. Tal caso se daría cuando frente alhecho evidente de que el signo que se exa-mina se encuentra dentro de las causales deirregistrabilidad de la marca, la administra-ción, sinembargo, procediera a su registro, ocuando lo rechazara sin existir tales cau-sales. En esas circunstancias la OficinaNacional Competente estaría incurriendo enaplicación indebida de la ley, generadora denulidad en su actuación, lo cual será objeto dedecisión por el Consejo de Estado en el pro-ceso contencioso correspondiente medianteaplicación de la legislación comunitaria quese interpreta en el presente caso.” (Señaladasentencia del 7.8.95, proceso 7-IP-95, COMO-DISIMOS).

V. PROTECCION DEL REGISTRO MARCARIO

La jurisprudencia del Tribunal Andino ha sidotambién constante en dejar sentado el carácterde “sistema atributivo” que nuestra legislacióncomunitaria tiene, “en virtud del cual sólo gozaráde derechos inherentes a la marca quien la hayainscrito en el registro marcario correspondien-te, a cargo de la Oficina Nacional Competente”;pero dejando aclarado que el “beneficiario delregistro de una marca dentro de una clasedeterminada del nomenclator” sólo “goza detítulo legítimo para ejercer el derecho al usoexclusivo de la misma con respecto a los bienescomprendidos en la clase para la cual solicitóel registro, no pudiendo extenderse los bene-ficios a productos incluidos en otras clases”.(Señalada sentencia de 07.08.95, proceso 7-IP-95).

Concluye la señalada sentencia:

“En otros términos, autorizado el registro sutitular adquiere un derecho al uso de la marcaen consideración a determinado producto oclase de productos. En el caso aludido por eldemandante dentro del proceso interno quedio origen a la presente consulta, el titular dela marca COMODISIMOS puede utilizarlapara distinguir productos comprendidos en laclase 20 de la clasificación internacional deNiza y en tal sentido tiene un derecho adqui-rido sobre ella; pero de esta situación no

puede derivarse derecho eventual alguno paraobtener el registro de la misma marca conrespecto a productos comprendidos en unaclase diferente, porque las razones que tuvoen cuenta la administración para registrardeterminada marca en una clase, no constitu-yen condición necesaria para que puedan seraplicadas al registro de productos pertene-ciente a otra clase. Se trata de dos actua-ciones distintas, para dos clases de produc-tos diferentes y de dos situaciones jurídicasdiversas: en el caso del registro de la marcaCOMODISIMOS dentro de la clase 20 delnomenclator, existe un derecho adquirido osituación jurídica concreta para su titular, entanto que las pretensiones del demandantefrente al registro del mismo signo en la clase24 apenas representan una mera expectativao situación jurídica abstracta.

“El artículo 68 de la Decisión 85, es claro alestablecer que el registro de una marca y suprotección se extienden solamente a unaclase; de manera que para registrar una marcaen varias clases se requerirán solicitudesseparadas para cada una de ellas, y su tra-mitación por la Oficina Nacional Competentedeberá hacerse en forma independiente. Ló-gico es concluir que en presencia de diversassolicitudes de registro de una misma marca,las consideraciones sobre registrabilidad quehaga autónomamente la administración serándistintas en uno y otro caso, como quiera queellas deberán examinarse en forma inde-pendiente, sin que el criterio del administra-dor deba verse necesariamente comprome-tido por la preexistencia de un signo ya regis-trado como marca en otra clasificación delnomenclator."

Interpretación que deberá tener en cuenta eljuez consultante cuando le toque juzgar acercadel argumento de la demandante, conforme alcual ya tiene registrada la marca COMODISI-MOS a su nombre, para distinguir determinadosproductos.

Con fundamento en las precedentes consi-deraciones,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDODE CARTAGENA,

C O N C L U Y E:

1. Las normas del ordenamiento jurídico comu-nitario andino que se encuentren vigentes al


momento de adoptarse las resoluciones in-ternas que pongan fin a un procedimientoadministrativo, son aplicables para juzgar lalegalidad del acto final producido durante lavigencia de aquellas.

2. No son registrables como marcas los signosdescriptivos de productos cuando se refierenprecisamente a la cualidad que necesaria,usual o comúnmente es aplicable al nombredel producto de que se trate.

Por el contrario, pueden ser objeto de re-gistro como marcas los signos evocativosque, incorporando un elemento de fantasía,transmitan indirectamente al consumidor unaidea que le permita asociar el signo con elproducto que se anuncia.

3. El examen sobre la registrabilidad de lamarca que deba hacer la oficina nacionalcompetente, según lo dispuesto en los ar-tículos 62 y 63 de la Decisión 85, y 79 y 80de la Decisión 313, se enmarca dentro delos criterios de orden público. Por tantodeberá ceñirse a consideraciones de interéscolectivo en beneficio general del mercadode bienes y servicios y de quienes interven-gan en el mismo.

4. El cumplimiento de las normas procedimen-tales para la aprobación del registro de unamarca por parte de la autoridad nacionalcompetente, constituye requisito necesariopara garantizar el debido proceso, pero esindependiente del resultado de la aplicaciónde las normas sustantivas contenidas en losartículos 58 y 59 de la Decisión 85 y 72 y 73de la Decisión 313, en su caso.

5. De conformidad con lo establecido en elartículo 68 de la Decisión 85 del Acuerdo deCartagena, el registro de una marca y suprotección se extiende solamente a la clasede productos para la cual se hubiere solici-tado, y no confiere a su titular expectativa oderecho alguno para obtener necesariamen-te el registro de igual signo distintivo en otraclase de productos.

6. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 31

del Tratado, el Consejo de Estado de laRepública de Colombia deberá adoptar lapresente interpretación en la sentencia quedicte dentro del Proceso Interno Nº 2607.

7. En cumplimiento de lo dispuesto por el ar-tículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justi-cia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese alConsejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Adminis-trativo, Sección Primera, mediante copiacertificada y sellada.

8. Remítase copia certificada de esta sen-tencia de interpretación prejudicial a la Jun-ta del Acuerdo de Cartagena para su publi-cación en la Gaceta Oficial.

Gualberto Dávalos GarcíaPRESIDENTE

Luis Henrique Farías MataMAGISTRADO

Patricio Bueno MartínezMAGISTRADO

Roberto Salazar ManriqueMAGISTRADO

Juan José Calle y CalleMAGISTRADO

Patricio Peralvo MendozaSECRETARIO a.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DECARTAGENA.- SECRETARIA.- La sentenciaque antecede es fiel copia del original que re-posa en el respectivo expediente de esta Se-cretaría. CERTIFICO.



PROCESO 25-IP-95

Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 113, literal c) y elnumeral 2°, literal c) íbidem, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia -

Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Primera, Consejero Ponentedoctor Rafael Ariza Muñoz. Interpretación de los artículos 58, 60, 61, 62 y 64 dela Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. Expediente Nacional N° 3045. Marca

Bonita. Actor: Nacional Mercantil S. A.

Quito, Octubre 18 de 1996

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DECARTAGENA

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la República deColombia, Sala de lo Contencioso Administra-tivo, Sección Primera, por conducto del Conse-jero Ponente Ernesto Rafael Ariza Muñoz, enoficio dirigido a este Tribunal dentro del procesocontencioso administrativo de nulidad contra laNación representada por la Superintendenciade Industria y Comercio de la República deColombia y contra la firma Mover Ltda., sociedadcomercial domiciliada en Pereira, en el quefigura como demandante la empresa NacionalMercantil S. A. de la República del Perú - de-manda de nulidad contenida en el expedienteN° 3045 relacionada con la Resolución N° 3418de 13 de junio de 1991, expedida por la Super-intendencia de Industria y Comercio de Colom-bia - solicita a este Tribunal Comunitario inter-pretación por la vía prejudicial de las disposi-ciones referidas en el encabezamiento de estasentencia;

Que la consulta se origina en el mandato delartículo 29 del Tratado de Creación del Tribunalde Justicia del Acuerdo de Cartagena, orga-nismo competente de acuerdo con el artículo 28del mismo Tratado, se presenta por juez na-cional competente y se tramita con observanciade lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto delmismo Tribunal, indicándose el nombre del tri-bunal nacional que formula la solicitud; las nor-mas del ordenamiento jurídico andino cuyainterpretación se requiere; el lugar y direcciónen donde el despacho judicial solicitante recibirála notificación correspondiente, y el siguienteinforme sucinto de los hechos que la autoridadconsultante estima relevantes para la interpre-tación:

“...1°) La sociedad DEL MAR S. A., domiciliadaen Lima, Perú, solicitó y obtuvo ante la Direcciónde Propiedad Industrial de la mencionada ciu-dad, el registro de las marcas:

Fecha de concesión

039038 TIMONEL clase 29 16 junio 1981043344 TIMONEL (mixta) clase 29 18 febrero 1982043344 TIMONEL (mixta) clase 29 18 febrero 1982

“Los anteriores registros fueron cedidos pordicha sociedad en favor de la demandante.

“2°) El 21 de Diciembre de 1987, lasociedad MOVER LTDA., solicitó en Colombiael registro de una marca idéntica (también mixta),sustituyendo la expresión TIMONEL por BO-NITA, para distinguir igual clase de productos, lacual fue concedida por la División de PropiedadIndustrial (hoy Signos Distintivos) de la Super-intendencia de Industria y Comercio mediante laResolución N° 3418 de Junio 13 de 1991.

“3°) El 30 de Marzo de 1994, medianteFAX, fue remitida por el representante legal dela sociedad MOVER LTDA. a la sociedad DELMAR S. A. una comunicación en la que infor-maban el registro de la marca BONITA y ofrecíanla compra e importación de sus productos, locual demuestra que la marca cuya anulación ycancelación se pretende se obtuvo de mala fe.

“4°) El hecho de que en la descripciónde la marca BONITA se haya afirmado que laexpresión “BONITA” es esencial en ella, nosignifica que sea suficientemente distinta de lamarca TIMONEL de propiedad de la actora.

“Para sustentar los cargos de violación de lasnormas indicadas en la demanda, adujo la actoralo siguiente:

“1°) Se viola el literal c) del artículo 113de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo


de Cartagena, dado que el registro de la marcaBONITA (mixta) se obtuvo con el fin de co-mercializar los mismos productos del mar,especialmente atún, pescado y sardinas enla-tados, comercializados y distinguidos por lademandante, tanto en el Perú como en Colom-bia, con las marcas TIMONEL (mixtas).

“2°) Se viola el numeral 2° del literal c)del artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdode Cartagena, dado que la mala fe se configurapor el solo hecho de haberse obtenido el registrode la marca BONITA (mixta), a sabiendas deque la sociedad DEL MAR S. A. ya había obtenido,ante la dirección de propiedad industrial deLima, Perú, el registro de las marcas TIMONEL(mixtas), esencialmente idénticas, para distin-guir la misma clase de productos...”.

Este Tribunal estima además necesario, paraorientar la presente interpretación prejudicial,hacer una síntesis de los argumentos esgrimi-dos por los demandados, la firma MOVER LTDA.y la Nación Colombiana por intermedio de laSuperintendencia de Industria y Comercio ensendos memoriales sustentatorios de la contes-tación de la demanda. La primera de ellas seopone a las pretensiones de la demanda adu-ciendo que el registro de la marca “BONITA”obtenido mediante Resolución N° 3418 de 13 dejunio de 1991, le ha permitido hacer uso legal dela marca “BONITA” y de la comercialización delos productos obrando de buena fe y que la malafe que pregona la entidad demandante “obe-dece única y exclusivamente a celos co-merciales con el fin de adquirir la exclusi-vidad en la comercialización de los produc-tos en nuestro territorio”.

A su vez la Superintendencia de Industria yComercio por medio de apoderado solicita notener en cuenta las pretensiones del deman-dante argumentando, entre otras cosas que noes cierto que la marca “BONITA” (mixta) seaidéntica a las marcas “TIMONEL” (mixta) quesegún la parte demandante se encuentran re-gistradas en la República del Perú y expone lassiguientes razones de defensa: que la Super-intendencia obró dentro de las atribucionesotorgadas al momento de efectuarse el registro,por el Decreto ley 149 de 1976 y la Decisión85 del Acuerdo de Cartagena, la cual era apli-cable, válida y legalmente, sin que pueda afir-marse que se violaron las normas legales a quese refiere la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena,

que solo entró a regir el 14 de febrero de 1992;que el solicitante del registro cumplió con losrequisitos exigidos por los artículos 60 y 61 de laDecisión 85 citada, y que se ordenó publicar elextracto de la solicitud, sin que se hubieranpresentado en el plazo previsto oposiciones adicha solicitud; finalmente advierte que la sociedaddemandante, Nacional Mercantil S. A., no demostróen la oportunidad legal correspondiente tener unmejor derecho o prioridad sobre el registro de lamarca “BONI-TA” (mixta).

Que en el expediente anexo a la consulta, seincluyen, en copias, los siguientes documen-tos: el Certificado de Constitución y Gerencia dela Sociedad Mover Ltda. expedido por la Cámarade Comercio de Pereira (Colombia); copias de laexpresión mixta (denominativa y gráfica) de lasmarcas “Timonel” y “Bonita”; carta de marzo 30de 1994 suscrita por la firma Mover Ltda. deColombia y dirigida a la firma del Mar, S.A. delPerú en la que da cuenta del registro en Colom-bia de la marca “Bonita”; demanda ante el Con-sejo de Estado de nulidad de la Resolución 3418de 1991, de la División de Propiedad Industrial,hoy División de Signos Distintivos de la Super-intendencia de Industria y Comercio de Colom-bia, presentada por la firma Nacional Mercantil,S.A. del Perú, titular de la marca “Timonel” endicho país; auto admisorio de la demanda expe-dido por el Consejo de Estado de la República deColombia de 19 de septiembre de 1994; certificadode registro de la marca “Bonita” (etiqueta), expedidoen Colombia el 21 de diciembre de 1987;certificado de Constitución y Gerencia de “MoverLtda.” expedido por la Cámara de Comercio dePereira de 18 de noviembre de 1987; copia de lasolicitud de la marca “Bonita” (etiqueta) de 16 defebrero de 1988, y otros documentos relacionados;Resolución 3418 de junio 13 de 1991 de laDivisión de Propiedad Industrial de laSuperintendencia de Industria y Comercio, objetode la Demanda; contestaciones de la demandasuscritas por el apoderado de Mover Ltda. y dela Superintendencia de Industria y Comercio deColombia.

C O N S I D E R A N D O:

I. NORMAS APLICABLES AL CASO CON-TROVERTIDO.-

Antes de entrar en consideraciones sobre elfondo del asunto controvertido, este Tribunalpone de presente que el acto administrativo de


registro de la marca “BONITA” (mixta), cuyanulidad se reclama, fue expedido en plena vi-gencia de la Decisión 85 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena que rigió hasta el día 11de diciembre de 1991; a partir del 12 de diciem-bre de 1991 entró en vigor la Decisión 311 de laComisión del Acuerdo de Cartagena sustituidael 14 de febrero de 1992 por la Decisión 313, lacual a su vez fue subrogada íntegramente el 1de enero de 1995 por la Decisión 344 actual-mente vigente en materia de régimen comúnsobre propiedad industrial.

De lo anterior debe deducirse que la conduc-ta administrativa derivada del acto de registro dela marca “BONITA” (mixta) por parte de laSuperintendencia de Industria y Comercio, debejuzgarse a la luz de las normas contenidas en laDecisión 85 del Acuerdo de Cartagena vigenteal momento de otorgarse dicho registro, y no deotras.

En el presente caso, este Tribunal Comuni-tario no podría entrar a interpretar la Decisión344 solicitada por las siguientes razones:

a) Irretroactividad de la Ley.-

Es abundante su tratamiento en derecho yconstituye noción elemental al estudiar lasaplicaciones de las leyes en el tiempo, el prin-cipio generalmente aceptado de que las leyesno producen efectos retroactivos, o lo que es lomismo, que ellas solo disponen para el futuro.

Para resumir el significado de este principiobásico de derecho que ha sido objeto de debateamplísimo dentro del estudio de los derechosadquiridos, (Blondeau), de las más recientesteorías sobre las situaciones jurídicas concretas(Bonecasse) o la teoría de la “facta praetérita”(Savigni, Roubier), conviene anotar que todaslas teorías se dirigen a sustentar desde diver-sos enfoques la no retroactividad de la ley, esdecir la imposibilidad de que la nueva normajurídica pueda afectar los derechos adquiridos,las situaciones jurídicas concretas o los hechoscumplidos antes de su vigencia.

En el caso que se estudia no cabe duda deque cualquiera de las teorías que se acojan paraaplicar a las pretensiones de la demanda, llevaa la conclusión de que el registro de la marca“Bonita” (mixta), se otorgó el 13 de junio de 1991mediante Resolución # 3418 de junio 13 de 1991

de la División de Propiedad Industrial, hoySignos Distintivos de la Superintendencia deIndustria y Comercio de la República de Colom-bia. Ahora bien, la Decisión 85 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena era la norma vigentey aplicable al régimen comunitario andino sobrePropiedad Industrial, mientras que la Decisión344 del Acuerdo de Cartagena sobre la mismamateria, apenas entró a regir el 1 de enero de1995.

La razón para avocar este tema reside en queen el presente caso, por el texto mismo de laDecisión que se interpreta, se está ante unevento en el que se ventila la forma, el reco-nocimiento y la constitución de un derecho real,que incorporado al individuo le confiere un claroderecho adquirido dentro del imperio de unanorma como la vigente en el momento de suconstitución. Por tanto a él debe aplicarse elprincipio de la irretroactividad de la ley, en elsentido de que ese derecho no podrá ser modi-ficado con arreglo a leyes sustantivas poste-riores, como serían las contenidas en las De-cisiones 311, 313 o 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena.

Desconocer la existencia de la Decisión 85como norma incorporada a los derechos adqui-ridos dentro de su vigencia, llevaría a la eventualidadde que al acogerse interpretaciones basadas ennormas sustantivas posteriores, como sería porejemplo la Decisión 344, se rompería el principiode la irretroactividad de la ley, consagradouniformemente en los Países Miembros delAcuerdo de Cartagena.

Anotan los autores, entre ellos, Luis Moissetde Espanes, en su obra sobre “Irretroactividadde la Ley” que “..pretender juzgar la creación,modificación o extinción de una relación jurídicacon arreglo a las nuevas leyes, es darles unefecto retroactivo” y agrega: “el mismo principiorige para las consecuencias ya agotadas de lassituaciones jurídicas existentes; tampoco eneste caso se puede pretender volver atrás, ygobernarlas por leyes nuevas, porque se vulne-raría el principio básico de la irretroactividad dela ley”.

De otro lado Luis Claro Solar en sus “expli-caciones de Derecho Civil Chileno”, págs. 67 y73, recoge el principio de la no retroactividad dela ley como cuestión de derecho universal,remontándose a las instituciones de derecho


romano y de los códigos francés, argentino,español y alemán. Así mismo explica que, entratándose de leyes relativas a los bienes, “elprincipio de la no retroactividad y de los dere-chos adquiridos toma toda su importancia.”

Este Tribunal se ha pronunciado sobre laaplicación de la ley en el tiempo a propósito delartículo 85 de la Decisión 85 del Acuerdo deCartagena, con motivo de la interpretación preju-dicial 1-IP-88, cuya parte pertinente se repro-duce a continuación:

“...De la lectura de la misma se aprecia enprimer término que la Comisión, órgano de lacual legítimamente emana, al reconocer queel Reglamento es de aquellos actos que tie-nen efectos directos y primacía sobre el de-recho interno de los Países Miembros, tomóla previsión de regular la incidencia temporaldel nuevo “corpus iuris”. La naturaleza con-ceptual innovadora de este último, frente aleyes nacionales de un corte más tradicional,hacía necesario establecer los mecanismosadecuados para que las situaciones jurídicaspreexistentes, en diversas fases de desa-rrollo, fueran atendidas y consideradas. Enesta forma previó en primer término la situa-ción de los derechos adquiridos. En tal sen-tido, optó por la homologación temporal detodos aquellos derechos otorgados con ante-rioridad a la vigencia de la normativa co-munitaria. Es decir, se aceptó que el dere-cho otorgado se mantendría o subsistiría enprincipio durante el mismo lapso por el cualfue concedido”.

Las consideraciones que anteceden llevansin lugar a dudas a rechazar la posibilidad deinterpretación, para el caso consultado, de laDecisión 344 del Acuerdo de Cartagena queentró a regir más de tres años después de haberexpirado la vigencia de la Decisión 85 y des-pués de que en el tiempo intermedio rigieronpara el régimen común sobre Propiedad Indus-trial, las Decisiones 311 (vigente desde el 12 dediciembre de 1991) y 313 (vigente a partir del 14de febrero de 1992) de la Comisión del Acuerdode Cartagena.

b) Interpretación de la Decisión 85.-

Reiteradamente el Tribunal ha consideradoque la finalidad de la interpretación prejudicial esla de dar alcance al cuerpo legal en el conjunto

de materias pertinentes al caso controvertido,adicionando o restringiendo el acervo de lasnormas solicitadas en consulta por el jueznacional, a fin de lograr una comprensión globaldel caso, que tome en consideración no solo losargumentos del actor, sino de la parte demandadapara dar cabida global a la declaración delderecho comunitario en juego. En el caso presente,estas consideraciones resultan además pertinentesfrente al principio de igualdad que prevalece enel proceso ordinario que se deriva del principiode igualdad de las personas ante la ley y de laconsiguiente obligación de aplicar el precepto“audiatur altera pars” (óigase a la otra parte) queprecisamente le introduce la bilateralidad a unjuicio. Couture deriva de este principio, entreotras, las siguientes aplicaciones: La de que“ambas partes tengan iguales posibilidades depresentar sus exposiciones de conclusión oalegatos y de impugnar...”

Es así como en el proceso sub-judice laparte demandada representada por la Super-intendencia de Industria y Comercio, sostieneque al registro de la marca “Bonita” le es apli-cable la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagenay que el solicitante del registro cumplió con losrequisitos exigidos por los artículos 60 y 61 de laDecisión 85. Resulta entonces pertinente paraeste Tribunal el examen de la Decisión 85 delAcuerdo de Cartagena vigente en la época quese expidió el acto administrativo que se enjuiciaen el proceso interno, haciendo mención, nosolo a los artículos 60 y 61 que cita la partedemandada, sino a aquellos que se refieren a laverificación de los requisitos señalados en losliterales f) y g) del artículo 58, el artículo 62 y elartículo 64 de la Decisión citada, cuyos textos setranscriben a continuación.

“...Decisión 85

Artículo 58.- No podrán ser objeto de registrocomo marcas:

f) Las que sean confundibles con otras yaregistradas o solicitadas con anterioridadpor un tercero o solicitada posteriormentecon reivindicación válida de una prioridadpara productos o servicios comprendidosen una misma clase;

g) Las que sean confundibles con otras no-toriamente conocidas y registradas en elpaís o en el exterior para productos o


servicios idénticos o similares;

Artículo 60.- La solicitud de registro de unamarca deberá presentarse ante la respectivaoficina nacional competente y deberá contener:

a) El nombre y apellido o la razón social y eldomicilio del solicitante;

b) La descripción clara y completa de la mar-ca que se pretende registrar; y

c) Indicación de la clase o clases de losproductos o servicios para los cuales sesolicita el registro de la marca.

Artículo 61.- A la solicitud deberá acompa-ñarse:

a) Comprobantes de pago de los derechosfiscales correspondientes;

b) Los poderes que fueren necesarios;

c) Los documentos que acrediten la existen-cia y la representación de la persona jurí-dica solicitante; y

d) Reproducciones de la marca si fuere elcaso.

Artículo 62.- Presentada la solicitud, laoficina nacional competente procederá a exa-minar si ella cumple con los requisitos legales yreglamentarios y en especial si se ajusta a lasdisposiciones de los Artículos 56, 58, 59, 60 y61 del presente Capítulo.

Artículo 64.- En los casos de incumplimientode los requisitos señalados en los Artículos 56,58 y 59 la oficina nacional competente, previaaudiencia del solicitante, podrá decidir el re-chazo de la solicitud...”

Este Tribunal no concuerda con la afirmaciónde que basta el cumplimiento de los artículos 60y 61 de la Decisión 85 para garantizar la lega-lidad de la actuación de la Oficina NacionalCompetente. Estos artículos se refieren única-mente a los requisitos formales o de procedi-miento que deberán reunir las solicitudes deregistro y a los documentos que las debanacompañar; tales son las exigencias del nom-bre y domicilio del solicitante, de la descripciónclara y completa de la marca y de la indicación

de la clase de productos o servicios para los quese solicita la marca, según lo establece el ar-tículo 60 de la Decisión citada, o la exigencia dedocumentos como los comprobantes de pagosfiscales, los poderes, la acreditación de la exis-tencia y representación de la persona jurídicasolicitante o las reproducciones de la marca sifuere el caso, a que se refiere el artículo 61 dela Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.

De los documentos acompañados a la con-sulta no se desprende que el cuestionamientode la actuación de la Superintendencia de In-dustria y Comercio, se refiera al cumplimientode los requisitos formales de la solicitud deregistro, que naturalmente constituye obligaciónde toda entidad encargada del registro de lamarca. El artículo 62 de la Decisión 85, asignauna responsabilidad concreta a la Oficina Na-cional Competente para que presentada unasolicitud de registro de marca, proceda a exa-minar el cumplimiento de los requisitos seña-lados no solamente en los artículos 60 y 61 delEstatuto comunitario mencionado, sino tambiéndeberá constatar que las solicitudes se ajustana las disposiciones de los artículos 56, 58 y 59de los cuales son aplicables al presente caso losdos artículos primeramente citados.

Es lo que se denomina requisitos de fondode la solicitud que comprende el estudio de lasexigencias requeridas por la Decisión Comuni-taria para que el signo sea susceptible de registrarsecomo marca.

II. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD DELA MARCA.-

Las causales de irregistrabilidad de la marca,que constituyen parte fundamental del estudiode fondo de las solicitudes de registro, se deri-vaban en vigencia de la Decisión 85 de susartículos 56, 58 y 59.

El examen de fondo presenta dos aspectosque conducen a una misma determinación, laregistrabilidad de la marca . El primero deellos está contenido en el artículo 56 de laDecisión 85, que establece la función distintivade la marca. Desde el proceso 1-IP-87 (G. O. N°28 de 15 de Febrero de 1988 este Tribunal serefirió al tema en los siguientes términos:

“...6.2. La función distintiva .- De lascaracterísticas que el artículo 56 de la Decisión85 atribuye a las marcas, la más importante es


la de que los signos que la constituye deben ser‘suficientemente distintivos’. Las demás carac-terísticas atribuidas a la marca son derivaciónde este carácter distintivo primigenio que debetener todo signo para poder cumplir con ladiferenciación, que es el objeto principal de lamarca. De allí que el signo que se elija paraidentificar un producto o servicio, tiene que serdistintivo y novedoso en relación con otros sig-nos utilizados en el mercado, a fin de evitar laconfusión con productos o servicios similares.

“Para proteger a los consumidores y tambiéna los propietarios de marcas, el artículo 58 de laDecisión 85 prohíbe el registro de aquellos sig-nos ‘que puedan engañar a los medios comer-ciales o al público consumidor sobre la natura-leza, la procedencia, el modo de fabricación, lascaracterísticas o la aptitud para el uso de losproductos o servicios de que se trate’ (literal a).Por las mismas razones prohíbe el registro delos signos que puedan confundirse con otros yaregistrados, o cuyo registro haya sido solicitadocon anterioridad por un tercero o posteriormentecon una reivindicación válida del derecho deprioridad para productos o servicios compren-didos en una misma clase (literal f). Asimismose prohíbe el registro de las que puedan confun-dirse con otras ‘notoriamente conocidas y re-gistradas en el país o en el exterior para pro-ductos o servicios idénticos o similares’ (literalg).

“La marca, pues, es el signo distintivo de losproductos o servicios en un mercado compe-tidor, y como tal cumple una función indi-vidualizadora. Entre productos o servicios delmismo género, especie o grupo, la marca es elelemento identificador que permite al empre-sario considerar suyo el producto o servicio quepresta y al consumidor exigir el producto oservicio que conoce, aprecia y busca, según lamarca. Esta, por lo tanto, debe estar acompa-ñada de elementos externos sensibles que permitandiferenciarla. Es por ello que el artículo 56 de laDecisión 85 exige que los signos sean ‘visibles’,calidad que es la única que normalmente permitela identificación. Es esencial, en resumen, queel signo que ha de constituir una marca, tengafuerza distintiva suficiente respecto a productoso servicios que puedan confundirse. Esta fuerzadistintiva del signo, más aún que su novedad uoriginalidad -que siempre serán relativas-,constituye el requisito indispensable para que lamarca exista jurídicamente hablando (artículo

56)...”.

En el proceso 5-IP-94 este Tribunal reco-giendo antigua jurisprudencia hacía un parangónentre la distintividad de la marca considerada enel artículo 56 de la Decisión 85 y el concepto delriesgo de confusión o confundibilidad de la mar-ca, que debe ser objeto de examen cuidadosopor la autoridad nacional competente antes dedecidir sobre la registrabilidad de la marcasolicitada. Similares consideraciones han sidorepetidas por el Tribunal en los casos 9-IP-94 y2-IP-95. (Gacetas Oficiales 180 de mayo 10 de1995 y 199 de enero 26 de 1996).

Es conveniente anotar el caso 9-IP-94 en elque este Tribunal destacó la distintividad comorequisito esencial de los signos marcarios. A suvez el riesgo de confusión de una marca ha sidoasociado por la jurisprudencia del Tribunal demanera uniforme con la exigencia establecidaen el artículo 58, literales f) y g) de la Decisión85, sobre las marcas confundibles con otras yaregistradas. En el proceso N° 4-IP-88 el Tribu-nal dio alcance a estas causales de irregistra-bilidad dirigidas a otorgar protección legal con-tra el engaño en los medios comerciales resultantede un examen de comparación entre marcasque se prestan a confusión, como las referidasen los literales f) y g) citados, pudiendo conducirtambién a engaño público al consumidor acercade aspectos básicos del correspondiente pro-ducto, tales como naturaleza, procedencia, modode fabricación, características, etc.

En los procesos 3-IP-88 (Gaceta Oficial 35 deoctubre 28 de 1988) y 4-IP-90 (Gaceta Oficial 71de octubre 17 de 1990), el Tribunal también serefiere al tema reiterando distintos pronun-ciamientos anteriores (proceso 4-IP-88), en elsentido de que “la finalidad de una marca ... noes otra que la de individualizar los productos yservicios con el propósito de diferenciarlos deotros iguales o similares”. En virtud de estafunción diferenciadora, ha añadido el Tribunal,que “la marca protege a los consumidores, quie-nes, al identificar el origen y la procedencia delproducto o servicios de que se trata, evitan serconfundidos o engañados”.

III. COMPARACION ENTRE LAS MARCAS.-

En el análisis comparativo de las marcas ocotejo de las mismas que debe hacer la OficinaNacional Competente dentro del examen de


registrabilidad, ha de tomar en cuenta entreotras circunstancias el carácter denominativo ygráfico de la marca a fin de contar con criteriosadecuados de valoración para determinar lasimilitud entre las mismas.

En el proceso 9-IP-94 el Tribunal ha hecho undetenido análisis sobre los tipos de marcas enorden a su comparabilidad dividiéndolas entremarcas denominativas, marcas gráficas, y mar-cas mixtas como las que se contraponen en elpresente caso, definiéndolas así:

“...La MARCA DENOMINATIVA, llamadatambién nominal o verbal, utiliza un signo acús-tico o fonético y está formada por varias letras,que integran un conjunto o un todo pronuncia-ble, que puede o no poseer significado concep-tual...”

“...La MARCA GRAFICA es la definida comoun signo visual porque se dirige a la vista a fin deevocar una figura que se caracteriza por suconfiguración o forma externa...”

“...La MARCA MIXTA, está compuesta por unelemento denominativo (una o varias palabras)y un elemento gráfico (una o varias imágenes).(Proceso 4-IP-91, G.O. N° 97 de 16 de diciembrede 1991)...”.

En el caso Daimler - Benz, A. G. marca“Mister Benz”, Proceso 4-IP-88, este Tribunalseñaló las pautas para comparación de marcas,que deberá tomar en cuenta el juzgador a fin deestablecer si hay lugar a la identidad o seme-janza de las mismas. Conceptuó en aquellaoportunidad el Tribunal:

“...Señala la doctrina que, cuando se trata decomparar marcas mixtas, lo primero que debehacerse es determinar en cada marca cuál delos dos elementos -el denominativo o el gráfico-resulta predominante o determinante dada sufuerza propia de expresión o de comunicación,que es lo que le permite a la marca llegar a sudestinatario, o sea al público. La doctrina se hainclinado a considerar que, en general, el ele-mento denominativo de la marca mixta suele serel más característico o determinante, teniendoen cuenta la fuerza expresiva propia de laspalabras, las que por definición son pronuncia-bles, lo que no obsta para que en algunos casosse le reconozca prioridad al elemento gráfico,teniendo en cuenta su tamaño, color y coloca-

ción, que en un momento dado pueden serdefinitivos. El elemento gráfico suele ser demayor importancia cuando es figurativo o evo-cador de conceptos, que cuando consistesimplemente en un dibujo abstracto.

“Identificada la dimensión característica decada una de las marcas mixtas que se com-paran, puede resultar que en una predomine elfactor gráfico y en la otra el denominativo, oviceversa, y en tales casos la conclusión lógicaserá la de que no exista confusión. Si, por elcontrario, el elemento predominante en ambasmarcas es del mismo tipo, denominativo o grá-fico, corresponderá el respectivo cotejo entrelas palabras o los dibujos. En cuanto a lacomparación entre gráficos, indican la doctrinay la jurisprudencia que debe atenderse princi-palmente al efecto visual de la figura, apreciadaen su conjunto. Es ésta la imagen que llega alpúblico y por tanto no es pertinente el análisiscomparativo detallado de trazos o líneas to-mados aisladamente.

“En estos procesos de comparación paradeterminar la confundibilidad de marcas, debetenerse muy presente, en todo caso, cuál es laactitud normal y cuál la reacción espontáneadel público consumidor de un determinado pro-ducto o servicio. Se ha observado al respectoque el signo es captado en iguales condicionespor personas alfabetas y analfabetas, lo cual porsupuesto resulta relevante sólo en el caso deque éstas últimas hagan parte del públicoconsumidor...” pues estas pueden ser enga-ñadas debido al efecto de confusión que vaimplícito en los componentes gráficos idénticosde dos marcas”.

“El producto o servicio concretos al que elsigno se refiere, constituyen la dimensión real yobjetiva de la marca, cuya vigencia radica, deotra parte, en la reacción del público que está encondiciones de utilizar el servicio o de adquirir elproducto. Y este público consumidor, se hadicho, no distingue entre las clases de nomen-clator sino entre los productos o servicios que seofrecen”.

Alcance del “Rechazo de la solicitud de unaMarca”.-

El artículo 64 de la Decisión 85 establece lasconsecuencias provenientes del incumplimien-to de los requisitos señalados en los artículos


56, 58 y 59 de la misma Decisión. Es a la OficinaNacional Competente, a la que correspondedecidir sobre el rechazo de la solicitud, cons-tituyendo ésta un obligación para la oficina dadala posibilidad técnica de establecer el incum-plimiento, como se anota más adelante. EsteTribunal en el Proceso 4-IP-88 (G.O. N° 39 de24 de enero de 1989) dio alcance al artículo 64mencionado, en los siguientes términos:

“...El artículo 64 de la Decisión 85, por suparte, dispone que es obligación de la OficinaNacional Competente la de rechazar las solici-tudes de registro de marcas que no cumplan conlos requisitos exigidos al efecto en la mismaDecisión 85 (artículos 56, 58 y 59). El texto literaldel artículo 64, en cuanto dice que la OficinaNacional Competente ‘podrá decidir el rechazode la solicitud’ (subraya el Tribunal), debeentenderse en concordancia con la posibilidadalternativa de formular observaciones a la solicitud,la cual puede ser complementada (artículo 65ibidem), pero nunca en el sentido de que resulteopcional para el funcionario nacio-nal competenteel registro de marcas sin el cumplimiento detodos los requisitos legales, bajo pena de nulidad...”.

Lo anterior significa que corresponde a laoficina nacional competente la obligación derechazar el registro cuando ella establezca elincumplimiento de los requisitos señalados en laley comunitaria.

En el caso presente, para determinar elcumplimiento de la obligación establecida por elartículo 64 de la Decisión 85, por la OficinaNacional Competente, ha de tenerse en cuentalas circunstancias que rodean el caso en litigio,es decir, el hecho de que en el examen deregistro, el ejercicio de comparabilidad entre lasmarcas que disputan el mejor derecho tendríaque hacerse entre marcas registradas en paí-ses distintos para establecer una identidad grá-fica que desembocaría en causal de irregistrabi-lidad sólo en el supuesto, no conocido por esteTribunal, de comprobarse la calidad de notoriade la marca “Timonel”.

Dado el principio de territorialidad marcaria,por el cual la protección del registro de unamarca no se extiende más allá de la fronteras delpaís que tutela el registro marcario, no habríalugar a negar el registro de una marca igual osimilar, en el país “A”, proveniente de otro país“B”. El Tribunal únicamente ha dado alcance

extraterritorial a la marca en el caso de que éstatenga las características de notoria a que serefiere el artículo 83, literal d) de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,y en el evento de los acuerdos de comerciali-zación previstos en el artículo 107 de la mismaDecisión .

En el supuesto de imposibilidad técnica deestablecer la registrabilidad de la marca, en elmomento de solicitar el registro, al legítimocontradictor de la marca en vigencia de la De-cisión 85, le asistiría el derecho de solicitar antela oficina nacional competente la cancelación dela misma cuando se verificara que su expediciónfue contraria a los requisitos exigidos en elartículo 58 de la Decisión 85.

Es de advertir acá que la cancelación delregistro por las causales antedichas dejó deexistir jurídicamente a partir de la expedición dela Decisión 311 del Acuerdo de Cartagena, queen su artículo 103 otorgó el derecho a la parteinteresada de solicitar la nulidad si el registro fueconcedido en contravención a la norma comu-nitaria. Similar disposición establecen los ar-tículos 102 de la Decisión 313 y 113 de laDecisión 344. Esta última disposición agregaademás, como causal de nulidad de registro deuna marca, aquel que se haya obtenido de malafe. Sinembargo como el Tribunal lo ha anotadoal referirse a la irretroactividad en la aplicaciónde la ley, en la presente sentencia, por ina-plicabilidad de la Decisión 344 del Acuerdo deCartagena al caso controvertido, no es posibleinterpretar el artículo 113 de dicha norma. Hacerlosignificaría para este Tribunal desconocer elprincipio fundamental de “nulla paena sine le-ge” que rige para la aplicación de la ley en eltiempo.

Sinembargo, este Tribunal comunitario con-sidera importante advertir el inconveniente deque al amparo de deficiencias en el plantea-miento de una demanda, por indebida aplicaciónde la ley, puedan quedar sin tutela jurídica losderechos sobre una marca idéntica o similar,notoria y debidamente registrada en tercerospaíses, en los que por imposibilidad técnica nose pudo detectar la identidad de marcas entiempo oportuno por las oficinas nacionalescompetentes, con el consiguiente riesgo deconfusión en el mercado comunitario. Desde laexpedición de la Decisión 311 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena (artículo 122), el sentido


finalista de la ley andina ha sido el de consolidarun sistema de administración comunitaria de lapropiedad industrial, mediante el fortalecimien-to técnico e intercambio de información entre lasoficinas nacionales competentes. Qué impor-tante sería que como culminación de ese pro-ceso de avance, la ley positiva andina pudieradar el paso hacia una protección comunitariacentralizada de las marcas en el mercado sub-regional, con miras a amparar el interés deconsumidores y empresarios del área andina.

C O N C L U S I O N E S:

1. El principio audiatur altera pars (óigasea la otra parte) que debe orientar a todoproceso judicial o administrativo, es con-secuencia de la bilateralidad del proceso,de manera que todas las partes en el mis-mo deben gozar de iguales derechos parasu intervención en el proceso, en cuantoimpugnación, alegatos, conclusiones, etc.De ahí la conveniencia de que el juez na-cional que hace una solicitud de interpre-tación prejudicial, deba contemplar en lasíntesis de los hechos a que se refiere elartículo 61 del Estatuto del Tribunal de Jus-ticia del Acuerdo de Cartagena, tanto losargumentos de la parte demandante comolos de la parte demandada (Superinten-dencia de Industria y Comercio en el pre-sente caso), que ilustran el objeto de lacontroversia judicial.

2. La actuación administrativa derivada del actode registro de una marca por parte de laOficina Nacional Competente, que suponeel estudio de la forma, el reconocimiento y laconstitución de un derecho, debe juzgarseal amparo de las normas contenidas en laDecisión del Acuerdo de Cartagena vigenteal momento de otorgarse dicho registro, yno de otras.

3. En el caso de la presente consulta, la De-cisión 344 del Acuerdo de Cartagena queentró a regir más de 3 años después dehaber expirado la vigencia de la Decisión 85,no es aplicable para el examen de legalidadde las actuaciones de la Oficina NacionalCompetente relacionadas con el registro dela marca “Bonita”. La norma aplicable es laDecisión 85 del Acuerdo de Cartagena.

4. Corresponde a la Oficina Nacional Compe-tente, en relación con el registro de las

marcas dentro del régimen de la Decisión85 del Acuerdo de Cartagena, proceder alexamen no sólo del cumplimiento de losrequisitos formales establecidos en losartículos 60 y 61 de la Decisión, sino tam-bién practicar el examen de fondo de lasolicitud de registro, a que aluden los ar-tículos 56, 58 y 59 de la misma queconceptualmente se conservan hoy en losartículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344.

5. La marca como signo distintivo de los pro-ductos o servicios que se transan en unmercado, cumple una función individualiza-dora e identificadora y por lo tanto debeestar acompañada de elementos externossensibles que permitan diferenciarla de otrosproductos o servicios.

6. El concepto de riesgo de confusión oconfundibilidad de la marca, debe ser objetode cuidadoso examen por la autoridad na-cional competente antes de decidir sobre laregistrabilidad de una marca. Ello implica,que la Oficina Nacional Competente, o eljuez en su caso, deba acudir a todos losmedios probatorios y técnicos a su alcancepara determinar la similitud entre ellas.

7. El factor predominante (denominativo o grá-fico) de las marcas que deban compararsedentro del examen de registrabilidad, deberácontemplar el cotejo tanto de las palabras,como de los dibujos. El factor gráfico de lamarca, puede llegar a ser predominante enconsideración al público consumidor, cuan-do una persona analfabeta pueda ser enga-ñada debido al efecto de confusión que vaimplícito en la identidad de los componen-tes gráficos de dos marcas.

8. La ley comunitaria andina sólo contempla lacausal de irregistrabilidad de marcas idén-ticas o similares, entre países distintos, enel supuesto de que el signo que se pretendaregistrar en un País Miembro constituya lareproducción, imitación, traducción o trans-cripción, total o parcial de una marcanotoriamente conocida en la subregión o enotro país extranjero sujeto a la reciprocidadcomercial .

9. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo64 del Estatuto del Tribunal de Justicia delAcuerdo de Cartagena, notifíquese al Con-sejo de Estado de la República de Colombia,


Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciónPrimera, mediante copia certificada y sellada.

10. Remítase copia certificada de esta senten-cia de interpretación prejudicial a la Juntadel Acuerdo de Cartagena para su publica-ción en la Gaceta Oficial.







TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DECARTAGENA.- La sentencia que antecede esfiel copia del original que reposa en el expe-diente de esta Secretaría.- CERTIFICO.-


PROCESO 30-IP-95

Interpretación Prejudicial del artículo 3 del Tratado de Creacióndel Tribunal; de los artículos 99 inciso segundo, y Disposición Transitoriaprimera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; delartículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Presentada por el doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, Consejero de Estadode la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo -

Sección Primera. Caso: Productos Concentrados Argom. Aliños el Cheff Ltda.Marca Scheik. Expediente Nacional N°3246.

Quito, Noviembre 8 de 1996

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDODE CARTAGENA

V I S T O S:

Que el Consejo de Estado de la República deColombia, Sala de lo Contencioso Administra-tivo, Sección Primera, por conducto del Conse-jero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodrí-guez, en oficio dirigido a este Tribunal dentro delproceso contencioso administrativo de nulidad yrestablecimiento del derecho, expediente No.3246, seguido contra la Nación representadapor la Superintendencia de Industria y Comerciode la República de Colombia, en el que figuracomo demandante la firma Productos Con-centrados, Argom Aliños el Cheff Ltda., solicitaa este Tribunal Comunitario, interpretar por la

vía prejudicial el artículo 3 del Tratado de Crea-ción del Tribunal de Justicia del Acuerdo deCartagena, el artículo 63 de la Decisión 85 y elartículo 99, inciso 2° de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena.

Que tanto el tribunal solicitante, como esteTribunal Comunitario son competentes parasolicitar e interpretar, respectivamente las nor-mas que conforman el ordenamiento jurídico delAcuerdo de Cartagena, de acuerdo con losartículos 28 y 29 del Tratado constitutivo delTribunal Andino.

Que la solicitud del Tribunal requirente reúnelos requisitos exigidos por el artículo 61 delEstatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo deCartagena y de conformidad con lo establecidoen el literal c) de dicho artículo el Consejo deEstado de la República de Colombia hace el


siguiente informe sucinto de los hechos queestima relevantes para la interpretación:

“...1°. Productos Concentrados Argom Aliñosel Cheff Ltda. por intermedio de apoderadosolicito ante la División de Signos Distintivos dela Superintendencia de Industria y Comercio larenovación del Registro N° 116.022 marcaSCHEIK, clase 29, período julio 6 de 1989 a julio6 de 1999.(sic).

“2. Mediante Resolución N° 36928 de fecha26 de agosto de 1994 la División de SignosDistintivos de la Superintendencia de Industria yComercio, ordenó el archivo de la solicitud derenovación de la marca solicitada, argumen-tando que conforme a los artículos 12 y 13 delCódigo Contencioso Administrativo, se enten-día que el peticionario había desistido de susolicitud al no haber dado cumplimiento dentrodel término procedente y oportuno (2 meses) alrequerimiento que se le formuló para quecompletara su solicitud de renovación, apor-tando la prueba de uso de la marca.

“3. Contra la anterior decisión la solicitanteinterpuso recurso de apelación alegando:

“a). Que a todo derecho de PropiedadIndustrial en lo relativo a su uso, goce, obliga-ciones, licencias, renovaciones y prórrogas leson aplicables las normas contenidas en laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena según lo establecido en su Dispo-sición Transitoria Primera, vigente a la fecha enque se expidió la Resolución impugnada.

“b). que la renovación de un registro norequiere que se aporte la prueba de uso de lamarca, conforme a lo dispuesto por el artículo 99de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

“4. Dicho recurso fue resuelto mediante laResolución número 2401 de 3 de noviembre de1994 de manera desfavorable para el recurrentecon base en los siguientes argumentos:

“a) Que la razón por la cual la División deSignos Distintivos ordenó el archivo del expedienteobedeció a la circunstancia de que el peticionariono dio cumplimiento dentro del término de dosmeses concedido al requerimiento formuladopara que se aportara la prueba del uso de lamarca que exigía la Decisión 85 de la comisióndel Acuerdo de Cartagena para proceder a larenovación de los registros marcarios.

“b). Que el haber vencido dicho términodentro de la vigencia de la Decisión 85 de laComisión del Acuerdo de Cartagena sin darsecumplimiento al requerimiento formulado, enaplicación a lo dispuesto en el artículo 13 delCódigo Contencioso Administrativo operó eldesistimiento tácito de la solicitud.

“c). Que “...el recurso interpuesto nodesvirtúa los fundamentos fácticos y jurídicosde la providencia cuya legalidad se cuestiona,pues se limita a puntualizar que hoy en día, bajola vigencia de la Decisión 344 del Acuerdo deCartagena, no se requiere la prueba de uso,aspecto éste que en ningún momento estácontrovirtiendo este Despacho, pero el cual esajeno a las consideraciones que sirvieron paraproferir la providencia recurrida, en razón a que-se reitera- el desistimiento operó al vencerse eltérmino otorgado por la administración para quese aportara la prueba de uso, momento en elcual se exigía dicho requisito, sin que la mismase hubiere allegado al respectivo expediente....”.

Este Tribunal estima además necesario, paraorientar la presente interpretación prejudicial,hacer una síntesis de los argumentos esgri-midos por la demandada (la Nación Colom-biana) por intermedio de la Superintendencia deIndustria y Comercio en memorial sustentatoriode la contestación de la demanda.

La demandada arguye que el solicitante derenovación de registro de la marca SCHEIK nodio cumplimiento al requerimiento formuladobajo la vigencia de la Decisión 85 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena, por el entonces Jefede la División de la Propiedad Industrial, paraque el interesado allegara la prueba de uso de lamarca, cuya renovación fue solicitada en 1989.Agrega que las resoluciones demandadas nohan incurrido en violación de normas de caráctersuperior, puesto que la Superintendencia deIndustria y Comercio obró dentro de sus precisasatribuciones legales conferidas por la ley, elCódigo Contencioso Administrativo y la Deci-sión 85 de la Comisión del Acuerdo de Carta-gena y la solicitud de registro atrás mencionada,se resolvió con arreglo a la Decisión 85, apli-cable, válida y legalmente a la solicitud derenovación.

Que no se incurrió, por parte del Superinten-dente de Industria y Comercio, en violación delas normas legales a que se refiere la deman-


dante y “menos aún, en lo previsto en la Deci-sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Carta-gena, la cual solamente entró a regir el 29 deoctubre de 1993 (sic), mucho tiempo después”de la actuación administrativa cuya legalidad secuestiona.

Que dichas actuaciones se ajustan a lasdisposiciones legales vigentes sobre la materiamarcaria, habiéndose acatado el principio deldebido proceso, otorgado a las partes intere-sadas plenas garantías para el ejercicio delderecho de defensa, y requerido al interesadopara que completara su solicitud de renovación,quien se abstuvo de cumplir con los mismos. Lademandada considera aplicable en este caso elartículo 13 del Código Contencioso Adminis-trativo de Colombia, según el cual “se entenderáque el peticionario ha desistido de su solicitud sihecho el requerimiento de completar los requisitos,los documentos o las informaciones..., no darespuesta en el término de dos meses”. Final-mente cita en apoyo de sus argumentos lassentencias del Consejo de Estado, Sala de loContencioso Administrativa, Sección Primera,de 30 de octubre de 1992 y de 21 de abril de1995 sobre la materia controvertida, conclu-yendo con la legalidad de la actuación de laSuperintendencia de Industria y Comercio.

Que en el expediente anexo a la consulta, seincluyen, en copias, los siguientes documentos:poderes de la parte demandante; Resoluciones36928 de 26 de agosto de 1994 y 2401 de 3 denoviembre del mismo año; recurso de apelacióna la resolución N° 36928 presentado por laactora a la División de Signos Distintivos de laSuperintendencia mencionada; texto de lademanda de nulidad referida al inicio de estasentencia y auto admisorio de aquella; texto dela contestación de la demanda por el apoderadode la Superintendencia de Industria y Comercio;resolución de la Sección primera de la Sala de loContencioso Administrativo del Consejo de Es-tado, decretando la solicitud de interpretaciónprejudicial a este Tribunal, así como otrosdocumentos relativos a la tramitación del ex-pediente interno.

CONSIDERANDO:

1. Normas Objeto de la Interpretación

De la descripción de los hechos a que esteTribunal ha hecho referencia en páginas ante-

riores, se desprende claramente que la parteactora solicitó a la División de Signos Distintivosde la Superintendencia de Industria y Comercio,la renovación de su registro N° 106022, para lamarca SCHEIK, clase 29 dentro de la vigenciadel artículo 70 de la Decisión 85 del Acuerdo deCartagena. Asimismo de la confrontación judi-cial interna resulta que la mencionada Divisiónde la Superintendencia, procedió a archivar lasolicitud de renovación de la marca en vigenciade la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena,dando aplicación a los artículos 12 y 13 delCódigo de lo Contencioso Administrativo deColombia.

La demandante pretende hacer valer su de-recho a la renovación del registro de la marcaamparada en la ausencia de facultad de laSuperintendencia para archivar la petición deregistro y que debió darse aplicación al artículo63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdode Cartagena, sobre plazo de dos meses paralas correcciones a la solicitud de registro.

En concepto de este Tribunal los antece-dentes fácticos y desarrollos conocidos del ne-gocio interno que origina la presente consulta,hacen necesario referirse al tránsito legislativoentre las Decisiones 85 y 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena y al alcance interpre-tativo de los artículos 63 y 70 de la Decisión 85y 99, 114, 143 y 144 y disposición transitoriaPrimera de la Decisión 344 del Acuerdo deCartagena. De igual modo corresponde inter-pretar el artículo 3°, inciso primero del Tratadode Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdode Cartagena. Su texto se transcribe a continua-ción:

Tratado del Tribunal

“Artículo 3 .- Las Decisiones de la Comisiónserán directamente aplicables en los PaísesMiembros a partir de la fecha de su publicaciónen la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos quelas mismas señalen una fecha posterior”.

“...DECISION 85 .-

“Artículo 63: Si del examen resulta que lasolicitud no cumple con los requisitos del Ar-tículo 60 o no se han acompañado los docu-mentos previstos en el Artículo 61, la oficinanacional competente notificará al interesadopara que en un plazo de sesenta días hábiles


haga las correcciones a que hubiere lugar opresente los documentos que faltaren, sin queesto perjudique la prioridad prevista en el pre-sente Capítulo.

“Artículo 70: Para tener derecho a la reno-vación, el interesado deberá demostrar, ante laoficina nacional competente respectiva, que es-tá utilizando la marca en cuestión, en cualquierPaís Miembro...”.


“Artículo 99: La renovación de una marcadeberá solicitarse ante la oficina nacionalcompetente, dentro de los seis meses ante-riores a la expiración del registro. No obstante,el titular de la marca gozará de un plazo degracia de seis meses contados a partir de lafecha de vencimiento del registro, para solicitarsu renovación acompañando los comprobantesde pagos respectivos, si así lo disponen laslegislaciones internas de los Países Miembros.Durante el plazo referido, el registro de marca ola solicitud en trámite, mantendrán su plenavigencia.

“La renovación no exigirá la prueba de uso dela marca y se otorgará de manera automática,en los mismos términos del registro de cuyovencimiento se trata. Ello no obsta, sin em-bargo, el derecho del titular a renunciar pos-teriormente a parte o a la totalidad de los pro-ductos o servicios amparados por dicha marca.

“Artículo 114: El registro de la marca cadu-cará si el titular no solicita la renovación, dentrodel término legal, incluido el período de gracia,de acuerdo con lo establecido en la presenteDecisión.

“Asimismo, será causal de caducidad la faltade pago de las tasas, en los términos queacuerde la legislación nacional del País Miem-bro.

“Artículo 143: Los Países Miembros, me-diante sus legislaciones nacionales o acuerdosinternacionales, podrán fortalecer los derechosde Propiedad Industrial conferidos en la pre-sente Decisión. En estos casos, los PaísesMiembros se comprometen a informar a la Co-misión acerca de estas medidas.

“Artículo 144: Los asuntos sobre PropiedadIndustrial no comprendidos en la presente De-

cisión, serán regulados por la legislación nacio-nal de los Países Miembros...”.

Disposición Transitoria Primera

“Todo derecho de propiedad industrial váli-damente concedido de conformidad con lalegislación existente con anterioridad a la fechade entrada en vigencia de la presente Decisión,subsistirá por el tiempo en que fue concedido.En lo relativo a su uso, goce, obligaciones,licencias, renovaciones y prórrogas, se aplica-rán las normas contenidas en la presente Deci-sión”.

2. Naturaleza Especial del Registro y Di-ferencias con la Renovación de la Marca

Ni la Decisión 85, ni las posteriores reformasdel régimen común sobre Propiedad Industrial,en lo referente a las marcas de fábrica, estable-cen en forma expresa identidad entre la figuradel registro de una marca y la renovación de lamisma, de manera tal que ellas regulan actua-ciones procesales autónomas cuyos requisitos,naturaleza y fines están claramente delimita-dos en la legislación comunitaria andina.

Este Tribunal Comunitario ha definido ya ensu interpretación prejudicial 13-IP-95, casoGAMBRO LUNDIA AB. Gaceta Oficial N° 207 de29 de abril de 1996, el contenido del artículo 70de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagenasobre renovación de la marca y lo ha distinguidodel procedimiento registral. Dicha Jurispruden-cia ha sido recogida por el Consejo de Estado dela República de Colombia, en sentencia del 27de junio de 1996.

Después de considerar el Tribunal en lainterpretación 13-IP-95, que la legislación co-munitaria no ha establecido trámite especialpara la renovación de las marcas y después dedeclarar que “la renovación no significa la crea-ción del derecho a la marca sino su continua-ción en el uso exclusivo de la misma”, desarro-lló estos conceptos en los siguientes términos:

“...Entre el registro de la marca y la reno-vación existe una gran diferencia jurídica: elregistro a través de la solicitud crea o configurao da nacimiento u origen al derecho marcario afavor de su titular. El derecho original del titularde una marca queda fijado y determinado con lainscripción o registro de la marca, constituyendo


la renovación una continuidad o prolongación deese derecho en el tiempo.

“En el procedimiento del registro, se admitencorrecciones y oposiciones y se controviertenderechos. La renovación no es sino la simplemanifestación del interesado de continuar ejer-ciendo el derecho exclusivo sobre la marca, queha tenido existencia pacífica durante el períodode vigencia. No cabe, bajo estas considera-ciones aceptar oposición u observación a unamarca o denegar la solicitud de renovaciónargumentando, por ejemplo, que la marca quese pretende renovar atenta contra los principiosde registrabilidad referidos en la esencia mismadel signo (novedad, distintividad o visibilidad) oafectan a derechos de terceros (marcas simi-lares), pues estas acciones y oposiciones sonpropias del trámite del registro. Estas materiaso puntos podrían ser objeto de otras accionesque la norma comunitaria consagra como es elcaso de la nulidad del registro.

“El registro de la marca y la renovación de lamisma son figuras jurídicas diferentes en losfines que cada una persigue; y, en tal virtud nocabe aplicarse a la renovación un trámite o unprocedimiento similar o semejante al de laconcesión del registro de la marca, en el cual sepueden discutir eventualmente derechos deterceros o causales de irregistrabilidad que nose presentan dentro de la renovación.

“La sección segunda de la Decisión 85 (ar-tículos 60 y 68) contempla las disposicionespara el procedimiento de registro de una marca.Su inaplicabilidad para el trámite de renovaciónes evidente, por consideraciones diferentes quemiran al objetivo del registro y de la renovación,la que, hasta por un sentido práctico, debetramitarse sumarísimamente por cuanto el goceo la continuación del goce de un derecho nopuede estar suspendido indefinidamente o su-jeto a un engorroso procedimiento como sucedecon el registro de marcas.

“Una marca sólo podrá extinguirse o anularsepor las causales previstas en la Decisión 85pudiendo acudir los Países Miembros a normassupletorias del Derecho Interno, únicamente enaquellos puntos en que existen vacíos en lalegislación comunitaria (Procesos 5-IP-95, Ga-ceta Oficial 179 del 28 de abril de 1995).

“La renovación de una marca, de confor-midad con la Decisión 85, depende de la volun-

tad del titular traducida en dos aspectos: laprueba de uso de la utilización de la marca y lapresentación antes del vencimiento del plazo deexpiración del registro de la solicitud corres-pondiente por parte del titular, quien podríadesistir de la solicitud o renunciar al derecho quela ley marcaria le confiere.

“Presumir o hacer presumir esa falta de ‘vo-luntad expresa’ para la continuidad en el gocedel derecho al uso exclusivo de una marca,sustituyéndola por cualquiera otra figura oinstitución jurídica, sería condicionar la reno-vación de una marca a una causal no prevista enla norma comunitaria de la Decisión 85, hechojurídico que contraría la interrelación o com-plementariedad entre el derecho comunitario yel nacional.

“Rechazada una renovación por falta decumplimiento de los requisitos o por no habersido presentada la misma, el efecto jurídico es lacancelación del registro o extinción del derechoy la disponibilidad de la marca para el público.Igual efecto tendría el supuesto de nulidad delregistro. No así otras figuras no contempladasen las normas comunitarias...”.

3. La Norma Comunitaria y el Derecho In-terno. Aplicación Directa y Preferente.

En la Comunidad Andina el principio deaplicación directa del derecho comunitario sederiva tanto de la Jurisprudencia como del de-recho positivo comunitario. Es, a su vez, basefundamental para entender el principio depreeminencia de la ley comunitaria sobre lanacional. Establece el artículo 3 del Tratado decreación del Tribunal que “Las Decisiones de laComisión serán directamente aplicables en losPaíses Miembros a partir de la fecha de supublicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, amenos que las mismas señalen una fecha pos-terior”. La norma ha tenido abundantes desa-rrollos doctrinarios y jurisprudenciales.

La jurisprudencia ha desarrollado el principiode la aplicación directa, partiendo de la Sen-tencia de nulidad de fecha 10 de Junio de 1987(Gaceta Oficial N° 21, de 15 de julio de 1987), alexpresar que “ha de tenerse en cuenta ade-más, que el Ordenamiento Jurídico del Acuer-dode Cartagena es imperativo, de aplicaciónobligatoria en todos los Países Miembros y quedebe ser respetado y cumplido por todos ellos y


por supuesto por los Organos del Acuerdo, lomismo que por todos los Organismos y funcio-narios que ejercen atribuciones conforme a dichoOrdenamiento, el cual regula el proceso de laintegración que se cumple en una comunidad deDerecho, cual es la constituida en el PactoAndino”.

En el examen de la actuación administrativade la Superintendencia de Industria y Comercioy de la División de Signos Distintivos que secuestiona en el proceso interno, la parte actoraarguye en primer lugar que se violó el régimencomunitario por haberse omitido dar aplicaciónal artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena que señala un plazode 60 días para completar las solicitudesincompletas y en segundo lugar se aplicaron sinser procedentes los artículos 12 y 13 del Có-digoContencioso Administrativo sobre solicitud deinformaciones y documentos adicionales y sobrepresunción de desistimiento de una solicitud porno dar respuesta al requerimiento de requisitosadicionales por la administración, en el plazo dedos meses.

De la primera parte de las consideraciones dela presente sentencia ha quedado claro quesiendo figuras distintas la del registro y la derenovación del mismo, a esta última no le esaplicable el artículo 63 de la Decisión 85 de laComisión del Acuerdo de Cartagena.

En cuanto a la segunda objeción de la parteactora sobre no aplicabilidad de los artículos 12y 13 del Código Contencioso Administrativocolombiano, cabe dar alcance a los artículos 84de la Decisión 85 y 143 y 144 de la Decisión 344del Acuerdo de Cartagena, para determinar cualha sido la evolución jurisprudencial en cuanto alas relaciones entre el derecho comunitario y elderecho interno y a la inaplicabilidad de esteúltimo.

En vigencia de la Decisión 85 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena, este Tribunal desdeel caso 2-IP-88, en sentencia de 25 de mayo,(Gaceta Oficial N° 33 de julio 26 de 1988), serefirió al artículo 84 de la Decisión 85 sobredesarrollo normativo interno de la ley comuni-taria. Fue enfático el Tribunal en afirmar que lanorma comunitaria, la doctrina y la jurispruden-cia recomiendan aplicar criterios restrictivos,como el principio del “complemento indispen-sable” para medir hasta donde pueden llegar las

innovaciones normativas de derecho interno,anotando que sólo serían legítimas aquellascomplementarias que resulten ser “estrictamen-te necesarias para la ejecución de la normacomunitaria y, por tanto, que favorezcan suaplicación y que de ningún modo la entraben odesvirtúen”. Desde aquella oportunidad el Tri-bunal advirtió la inaplicabilidad del derecho in-terno que sea contrario al ordenamiento jurídicocomunitario, debiendo quedar substraídos de lacompetencia legislativa interna los asuntosregulados por la legislación comunitaria. Deesta manera, “la norma interna que sea con-traria a la norma comunitaria, que de algúnmodo la contradiga o que resulte irreconciliablecon ella, si bien no queda propiamente dero-gada, dejará de aplicarse automáticamente biensea anterior (subrayamos) o posterior a la normaintegracionista”. Esta jurisprudencia aplicabletambién al actual artículo 144 de la Decisión 344ha sido reiterada por el Tribunal. En el caso 10-IP-94 se pronunciaba así el Tribunal haciendocompatible la jurisprudencia expedida desde1988 con el actual artículo 144 de la Decisión344 vigente:

“...El desarrollo de la ley comunitaria por lalegislación nacional, es empero excepcional ypor tanto a él le son aplicables principios talescomo el del ‘complemento indispensable’, se-gún el cual no es posible la expedición denormas nacionales sobre el mismo asunto, salvoque sean necesarias para la correcta aplicaciónde aquellas. Este régimen de excepción, dadasu naturaleza de tal, debe ser aplicado en formarestringida de acuerdo con normas elementa-les de hermenéutica jurídica. Significa esto quepara que tenga validez la legislación interna serequiere que verse sobre asuntos no reguladosen lo absoluto por la comunidad, lo cual resultaobvio dentro del espíritu y el sentido natural ylógico de la expresión ‘régimen común sobretratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdode Cartagena. Como lo ha dicho el Tribunal enla interpretación del artículo 84 de la Decisión85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena(caso 2-IP-88), “No se puede admitir en conse-cuencia que la legislación Nacional modifique,agregue o suprima normas sobre tales aspec-tos...” regulados por la legislación comunitaria“o que se insista en mantener la vigencia deleyes nacionales anteriores a la norma comuni-taria incompatibles con ella...”, debiendo úni-camente legislar sobre lo no comprendido en laDecisión supranacional.


En los procesos 3-IP-94 (Gaceta Oficial 162de 9 de septiembre de 1994), 6-IP-94 (GacetaOficial 170 de enero 23 de 1995) y 10-IP-94(Gaceta Oficial 177 de abril 20 de 1995), el Tri-bunal se refirió al contenido del artículo 143 dela Decisión 344 sobre fortalecimiento por laslegislaciones nacionales de los derechos depropiedad industrial, en los siguientes términos:

“...Los países signatarios por imperio de lanorma comunitaria vigente, Decisión 344, puedenfortalecer el régimen de Propiedad Industrialmediante normas legales internas con la solaobligación de informar a la Comisión acerca deestas medidas y además, deben legislar sobrelo no comprendido en la norma comunitaria.

“En concepto de este Tribunal debe interpre-tarse lo que se entiende por ‘fortalecer los dere-chos de propiedad industrial’ a que se refiere elartículo 143 de la Decisión 344 para justificar laadopción de medidas de derecho interno por laslegislaciones nacionales de los países miem-bros.

“Desde el punto de vista etimológico, según elDiccionario de la Real Academia española, elverbo fortalecer se refiere a la acción de ‘hacermás fuerte o vigoroso’. De esta noción fluye enforma natural y obvia la interpretación literal deque el régimen común de propiedad industrialpuede ser complementado por las leyes internaspara fortalecerlo siempre que con ello no serestrinja el sistema del régimen común en suspropósitos ni se recorte en su finalidad de pro-tección de los derechos que consagra.

“Desde el punto de vista teleológico cobratambién validez la interpretación literal de laexpresión anotada, como quiera que los propó-sitos que persigue el sistema de integraciónadoptado por el Acuerdo Subregional Andino sefundan -como lo establece su preámbulo- en elfortalecimiento de la unión de sus pueblos, en laformación de una comunidad subregional, en lacooperación para el desarrollo, en la armoniza-ción de sus políticas económicas y en la unifi-cación de la legislación de interés comunitario.

“Este Tribunal debe advertir que otra inter-pretación de las normas consagradas en elartículo 143 de la Decisión 344 entrañaría elpeligro de que como resultado de su aplicaciónse violara el texto literal y el espíritu del acuer-do subregional andino, en perjuicio del propósito

fundamental de lograr regímenes uniformes enáreas comunes de interés subregional...”.

A las anotaciones anteriores ha de agregar-se que el fortalecimiento de los derechos depropiedad industrial por parte de los paísesmiembros requiere de información a la Comisióndel Acuerdo de Cartagena sobre estas medi-das, lo cual indica a las claras que el fortaleci-miento del régimen comunitario de propiedadindustrial contemplado en el artículo 143 citado,no es posible desarrollarlo dando aplicación demanera arbitraria a disposiciones internas vi-gentes con anterioridad a la Decisión comuni-taria. Lo anterior lleva al convencimiento de queel procedimiento claro y conciso establecido ensu momento por las Decisiones 85, artículo 70 y344, artículo 99, no era ni es susceptible dedesarrollo interno, pues la aplicación de la normacomunitaria, pura y simple bastaba para dartratamiento uniforme a la renovación de lasmarcas, siendo vedado a los países establecerrequisitos adicionales no contemplados en la leycomunitaria.

4. Situación Jurídica de la Marca frente alTránsito Legislativo

Preocupa sobremanera a este Tribunal que alamparo de la aplicación equívoca de la leyinterna frente al régimen marcario andino, porfallas en la administración interna de los países,puedan beneficiarse y estimularse las prácticasprecisamente rechazadas por el sistema mar-cario andino, como la marca defensiva, cuandose registra sin la intención de usarla, con el solopropósito de impedir el uso y el registro de unamarca legítima. Precisamente para este tipo demarcas de defensa la legislación comunitaria haimpuesto siempre la carga de uso por su titular,unas veces como requisito para la renovaciónde la marca como fue el caso del artículo 70 dela Decisión 85 y otras veces como causal decaducidad de la marca, cuando no se hayausado en al menos uno de los Países Miem-bros, sin motivo justificado, por un período detres años, como lo establece el artículo 108 dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena.

En el presente caso el procedimiento gu-bernativo o administrativo que se examina en elproceso interno transcurrió desde mayo 09 de1989, fecha de la solicitud de renovación delregistro y agosto de 1994 fecha en que la


Superintendencia de Industria y Comercio deci-dió el archivo de la renovación del registro.

En ese lapso rigieron en cuanto hace a larenovación del registro las Decisiones 85, ar-tículo 70 y 344, artículo 99, ambas de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena. La primera deellas condicionaba el derecho de renovación a lademostración por el interesado, de que se es-taba utilizando la marca en cuestión, en cual-quier País Miembro. La Decisión 85 rigió hastael 11 de diciembre de 1991, fecha a partir de lacual entró en vigencia la Decisión 311 quesustituyó a la primera y fue a su vez sustituidapor la Decisión 313 del 14 de febrero de 1992 yésta por la Decisión 344 vigente a partir del 1°de enero de 1994, las cuales eliminaron laprueba de uso de la marca, previa a la reno-vación del registro.

De la sucesión de los hechos y del derechosupuestamente aplicable a ellos se pueden darlas siguientes hipótesis:

Al entrar en vigencia las Decisiones 311, 313y 344, la marca en estudio estaba vigente, y surenovación debió concederse al amparo delartículo 99 de la Decisión 344 del Acuerdo deCartagena, de manera automática y sin la exi-gencia de la prueba del uso de la marca; o,

En la segunda hipótesis, el derecho a larenovación del registro de la marca no nació a lavida jurídica por cuanto su titular no demostróante la oficina nacional competente, que estabautilizando la marca en cuestión en cualquierPaís Miembro; ante la eliminación de prueba deuso de la marca, al entrar en vigencia la Deci-sión 344, se tiene que el titular de la marca nohabía solicitado su renovación dentro del tér-mino legal previsto por la Decisión 85 del Acuer-do de Cartagena, habiendo perdido por tanto suderecho a obtener la renovación.

Frente a las dos hipótesis planteadas en lostérminos anteriores, al tenor de lo dispuesto enel artículo 70 de la Decisión 85, se estableció allíuna condición suspensiva para dar nacimientoal derecho de la renovación de una marca, cualera la demostración de su uso. Si esta condi-ción no se dio porque el titular no demostró entiempo oportuno el uso de la misma, el términode vigencia del registro de la marca expiró alvencerse el período de cinco años contadosdesde la fecha de su otorgamiento. Pretender

que el registro permaneció en vigencia, impli-caría aceptar la posibilidad de que la culpa onegligencia de quien fue titular de la marca endemostrar oportunamente su uso pueda sergeneradora de un derecho a la renovación,ilimitado en el tiempo, lo cual choca con losprincipios generadores de las fuentes del de-recho y en especial con el de que nadie puedealegar su culpa en provecho propio.

Aún en el supuesto, inadmisible de que lamarca hubiese estado vigente al momento deexpedirse la Decisión 344, de conformidad conel artículo 99 de dicha Decisión, el titular de lamarca gozaba de un plazo de gracia de seismeses, contados a partir de la fecha de venci-miento del registro, para solicitar su renovación,al cabo del cual debía aplicarse el artículo 114de la Decisión 344 sobre cancelación del registrode la marca cuando el titular no solicita la reno-vación dentro del término legal incluido el pe-ríodo de gracia de seis meses.

A este respecto, el Tribunal en sentencia 09-IP-94 (Gaceta Oficial 180 de 10 de mayo de1995), ha dicho: “...El registro caducado, dejaen libertad al propio titular o un tercero parasolicitar la marca ubicándose todos en la mismasituación jurídica, como si se tratara de unnuevo registro”, “Acorde con la LegislaciónComunitaria, la marca tendrá su eficacia legalhasta el día del vencimiento del período degracia, eficacia que se traduce, inclusive comoun impedimento de irregistrabilidad para marcassemejantes o similares, que se pretenda inscribirdurante el lapso total de la vigencia del registrode una marca...”.

Sobre el particular el Dr. Marco Matías Ale-mán (“Marcas”, página 118) dice: ‘Bajo la Deci-sión 85 al momento de hacer la solicitud derenovación se debían aportar las pruebastendientes a demostrar el uso de la marca, yafuera en Colombia o en otro País de la Subre-gión’.

Bertone y Cabanellas (pág. 203) señalan: ‘Sino se cumple con este requisito formal, quedebe acompañar la solicitud de renovación an-tes de la expiración del término final para supresentación, la marca registrada se extinguirápor falta de renovación. La presentación de ladeclaración jurada o la acreditación del uso de lamarca con posterioridad a la expiración delregistro, no impedirán su extinción’. En la


Legislación Argentina se exige la declaracióndel uso durante 5 años previo a la renovación(artículo 20 de la ley 22362)...”.

5. Disposición Transitoria Primera de laDecisión 344

La Comisión del Acuerdo de Cartagena en sutécnica legislativa ha sido cuidadosa en esta-blecer mecanismos adecuados para que lassituaciones jurídicas preexistentes al momentode entrar a regir la ley comunitaria, fueran aten-didas y consideradas. En esta forma la Disposi-ción Transitoria Primera de la Decisión 344 delAcuerdo de Cartagena, previó la situación de losderechos adquiridos optando por homologar to-dos aquellos derechos otorgados con anterio-ridad a la vigencia de la normativa andina,previendo que el derecho de propiedad indus-trial válidamente otorgado, subsistirá por eltiempo en que hubiere sido concedido. Aplicadaslas reglas de tránsito legislativo a que se refierela disposición transitoria primera al caso delregistro de propiedad industrial, concedidoválidamente bajo el imperio de la Decisión 85 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena, a él leserían atribuirles los postulados de proteccióndel derecho adquirido o de la situación jurídicaconcreta, por parte del ordenamiento jurídicoque le sirvió de origen y que continuaría am-parándolo mientras subsista la validez del re-gistro. En el evento en que no se diere lapresencia de validez del registro porque éstehabía caducado o cumplida su fecha de vencimientosin que hubiere podido ser prorrogado en tiempooportuno, se estaría ante la ausencia de unasituación jurídica concreta y cualquier intento derevivirla implicaría la necesidad de presentarante la oficina nacional competente una nuevasolicitud de registro dentro de los términosestablecidos en la Decisión 344 del Acuerdo deCartagena.


C O N C L U Y E:

1. El ordenamiento jurídico del Acuerdo deCartagena es imperativo, de aplicaciónobligatoria por los órganos del Acuerdo, portodos los Países Miembros, por los funcionariosque ejercen atribuciones conforme a dichoordenamiento, y para los particulares.

2. Los artículos 84, de la Decisión 85 y 144 de

la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena están inspirados en los prin-cipios fundamentales de aplicación directade la ley comunitaria, sin complementolegislativo interno y de preeminencia sobrela ley nacional, siendo inaplicables las dis-posiciones de derecho interno que contra-digan o sean irreconciliables con la normacomunitaria.

3. Las normas contenidas en el ordenamientojurídico comunitario relativas al régimen depropiedad industrial, establecen claramen-te los requisitos para el otorgamiento de losregistro de marcas y señalan específica-mente los procedimientos sumarios para larenovación del registro de una marca, siendovedado a los países miembros establecerrequisitos adicionales no contemplados enla ley comunitaria, como sería la declaraciónpor el administrador nacional, del desistimientotácito de una solicitud de renovación.

4. La prueba de uso de la marca era aplicablea las solicitudes de renovación del registro,presentadas durante la vigencia de la De-cisión 85, artículo 70 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena. Según ésta el de-recho a la renovación del registro de lamarca estaba sujeto a una condición sus-pensiva, de manera que no pudo nacer a lavida jurídica si el titular se abstuvo de de-mostrar oportunamente el uso de la marcaante la Oficina Nacional Competente.

5. De conformidad con el artículo 143 de laDecisión 344, el fortalecimiento por laslegislaciones nacionales de los derechos depropiedad industrial, sólo es posible deestablecer siempre que con ello no se res-trinja el régimen común en sus propósitos, nise recorte la protección de los derechos,que dicho régimen consagra.

6. Como consecuencia de lo expuesto en elpárrafo anterior, no se podría admitir quesea válida la renovación del registro de unamarca cuya prórroga fue solicitada en vi-gencia de la Decisión 85, sin comprobacióndel uso de la misma exigido por el artículo70 de esta norma, pues ello implicaríareconocer que la culpa o negligencia en elcumplimiento de la ley sobre demostraciónde uso, pueda generar un derecho a larenovación, ilimitado en el tiempo.


7. Dentro del régimen de la Decisión 85 elregistro de una marca expiraba al transcu-rrir los cinco años de su otorgamiento o desu última renovación, cuando no se hubieredado cumplimiento a la solicitud de reno-vación acompañada de la prueba de uso.

8. En cumplimiento de lo dispuesto por el ar-tículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justi-cia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese alConsejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Adminis-trativo, Sección Primera, mediante copiacertificada y sellada.

9. Remítase copia certificada de esta senten-cia de interpretación prejudicial a la Juntadel Acuerdo de Cartagena para su publica-ción en la Gaceta Oficial.







TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DECARTAGENA.- La sentencia que antecede esfiel copia del original que reposa en el expedientede esta Secretaría. CERTIFICO.-


PROCESO 32-IP-95

Interpretación Prejudicial del artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal;de los artículos 99 inciso segundo, y Disposición Transitoria primera de la

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; del artículo 63de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Presentada por eldoctor Libardo Rodríguez Rodríguez, Consejero de Estado de la República de

Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Caso:Productos Concentrados Argom. Aliños el Cheff Ltda. Marca Cheff.

Expediente Nacional N°3245.

Quito, Noviembre 8 de 1996


V I S T O S:

Que el Consejo de Estado de la República deColombia, Sala de lo Contencioso Administra-tivo, Sección Primera, por conducto del Conse-jero Ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Mu-ñoz, en oficio dirigido a este Tribunal dentro delproceso contencioso administrativo de nulidad yrestablecimiento del derecho, expediente No.3245, seguido contra la Nación representada

por la Superintendencia de Industria y Comerciode la República de Colombia, en el que figuracomo demandante la firma Productos Con-centrados Argom - Aliños El Cheff Ltda., solicitaa este Tribunal Comunitario, interpretar por lavía prejudicial el artículo 3 del Tratado de Crea-ción del Tribunal de Justicia del Acuerdo deCartagena, el artículo 63 de la Decisión 85 y elartículo 99, inciso 2°de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena.

Que tanto el tribunal solicitante, como esteTribunal Comunitario son competentes para soli-citar e interpretar, respectivamente las normasque conforman el ordenamiento jurídico del Acuer-


do de Cartagena, de acuerdo con los artículos28 y 29 del Tratado constitutivo del TribunalAndino.

Que la solicitud del Tribunal requirente reúnelos requisitos exigidos por el artículo 61 delEstatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo deCartagena y de conformidad con lo establecidoen el literal c) de dicho artículo el Consejo deEstado de la República de Colombia hace elsiguiente informe sucinto de los hechos queestima relevantes para la interpretación:

“...Como hechos relevantes para la inter-pretación se señalan los siguientes:

“1. La sociedad PRODUCTOS CON-CENTRADOS ARGOM -ALIÑOS EL CHEFFLTDA.- a través de apoderado, solicitó ante laSuperintendencia de Industria y Comercio larenovación del registro N° 116.024 de la marcaSCHEIK, para distinguir los productos de laclase 30, solicitud que fue tramitada bajo enexpediente N° 302.116.

“2. Mediante la Resolución N° 35634 de 26 deAgosto de 1994, expedida por la División deSignos Distintivos de la Superintendencia deIndustria y Comercio, se ordenó el archivo de lasolicitud de renovación argumentando que no seaportó la prueba de uso de la marca.

“3. Contra la Resolución mencionada seinterpuso el recurso de apelación, el cual fuedecidido mediante la Resolución N° 2399 de 3de noviembre de 1994, expedida por la Su-perintendencia Delegada para la Propiedad In-dustrial, en el sentido de confirmar la Resolu-ción N° 35634, mediante la cual se había orde-nado el archivo de la solicitud.

“Para sustentar el cargo de violación de lasnormas indicadas en la demanda, adujo la actoralo siguiente:

“1. Tanto la División de Signos Distintivoscomo la Superintendencia Delegada para laPropiedad Industrial, dependencias ambas dela Superintendencia de Industria y Comercio,no dieron aplicación a la Disposición Tran-sitoria Primera de la Decisión 344, de laComisión del Acuerdo de Cartagena, esto es,no tuvieron en cuenta las normas de dichaDecisión relativas a renovaciones de registrosmarcarios.

“Al no darse aplicación directa e inmediata aesta Disposición Transitoria se violó conse-cuencialmente el artículo 3° del Tratado quecrea el Tribunal de Justicia del Acuerdo deCartagena que dispone que las Decisiones rigena partir de la fecha de su publicación en laGaceta Oficial del Acuerdo o en la fecha queellas señalen, que para la Decisión 344, segúnsu Disposición Transitoria Segunda, lo fue el 1°de enero de 1994.

“2. Se violó el inciso 2° del artículo 99 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, dado que las dependencias de laSuperintendencia de Industria y Comercio antesmencionadas no tuvieron en cuenta que larenovación solicitada no exigía prueba de uso yque, por tanto, debía ser otorgada (o concedi-da) en forma automática.

“3. Se violó el artículo 63 de la Decisión 85 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena (enconcordancia con el artículo 80 de la Decisión313 y el artículo 91 de la Decisión 344): al omitirla aplicación de la norma mencionada, debiendohacerlo, que señala un plazo de sesenta díaspara completar las solicitudes incompletas enmateria de solicitudes de registros marcarios ysus consiguientes renovaciones; y al aplicar, sinser procedente, los artículos 12 y 13 del CódigoContencioso Administrativo de Colombia, queson normas especiales, de excepción, y, porconsiguiente, de interpretación restrictiva, noaplicables por vía de analogía en lo referente adesistimientos de peticiones en materia de re-gistros marcarios y sus consecuenciales reno-vaciones.

“En parte alguna la Decisión 85, disponíaque la falta de respuesta al requerimiento deaportar documentos generaba, como sanción,que se tuviera por desistida la solicitud...”

Este Tribunal estima además necesario, paraorientar la presente interpretación prejudicial,hacer una síntesis de los argumentos esgrimi-dos por la demandada (la Nación Colombiana)por intermedio de la Superintendencia de Indus-tria y Comercio en memorial sustentatorio de lacontestación de la demanda.

La demandada arguye que el solicitante derenovación de registro de la marca SCHEIK nodio cumplimiento al requerimiento formuladobajo la vigencia de la Decisión 85 de la Comi-


sión del Acuerdo de Cartagena, por el entoncesJefe de la División de la Propiedad Industrial,para que el interesado allegara la prueba de usode la marca, cuya renovación fue solicitada en1989. Agrega que las resoluciones demanda-das no han incurrido en violación de normas decarácter superior, puesto que la Superinten-dencia de Industria y Comercio obró dentro desus precisas atribuciones legales conferidaspor la ley, el Código Contencioso Administra-tivo y la Decisión 85 de la Comisión del Acuer-dode Cartagena y la solicitud de registro atrásmencionada, se resolvió con arreglo a la Deci-sión 85, aplicable, válida y legalmente a lasolicitud de renovación.

Que no se incurrió, por parte del Superinten-dente de Industria y Comercio, en violación delas normas legales a que se refiere la deman-dante y “menos aún, en lo previsto en la Deci-sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Carta-gena, la cual solamente entró a regir el 29 deoctubre de 1993 (sic), mucho tiempo después”de la actuación administrativa cuya legalidad secuestiona.

Que dichas actuaciones se ajustan a lasdisposiciones legales vigentes sobre la materiamarcaria, habiéndose acatado el principio deldebido proceso, otorgado a las partes intere-sadas plenas garantías para el ejercicio delderecho de defensa, y requerido al interesadopara que completara su solicitud de renovación,quien se abstuvo de cumplir con los mismos. Lademandada considera aplicable en este caso elartículo 13 del Código Contencioso Adminis-trativo de Colombia, según el cual “se enten-derá que el peticionario ha desistido de susolicitud si hecho el requerimiento de completarlos requisitos, los documentos o las infor-maciones..., no da respuesta en el término dedos meses”. Finalmente cita en apoyo de susargumentos las sentencias del Consejo de Es-tado, Sala de lo Contencioso Administrativa,Sección Primera, de 30 de octubre de 1992 y de21 de abril de 1995 sobre la materia controver-tida, concluyendo con la legalidad de la actua-ción de la Superintendencia de Industria yComercio.

Que en el expediente anexo a la consulta, seincluyen, en copias, los siguientes documen-tos: poderes de la parte demandante; Resolu-ciones 35634 de 26 de agosto de 1994 y 2399 de3 de noviembre del mismo año; recurso de

apelación a la resolución N° 35634 presentadopor la actora a la División de Signos Distintivosde la Superintendencia mencionada; texto de lademanda de nulidad referida al inicio de estasentencia; texto de la contestación de la deman-da por el apoderado de la Superintendencia deIndustria y Comercio; así como otros docu-mentos relativos a la tramitación del expedienteinterno.

CONSIDERANDO:

1. Normas Objeto de la Interpretación

De la descripción de los hechos a que esteTribunal ha hecho referencia en páginas ante-riores, se desprende claramente que la parteactora solicitó a la División de Signos Distin-tivos de la Superintendencia de Industria y Co-mercio, la renovación de su registro N° 116024,para la marca Cheff clase 30, dentro de lavigencia del artículo 70 de la Decisión 85 delAcuerdo de Cartagena. Asimismo de laconfrontación judicial interna resulta que lamencionada División de la Superintendencia,procedió a archivar la solicitud de renovación dela marca en vigencia de la Decisión 344 delAcuerdo de Cartagena, dando aplicación a losartículos 12 y 13 del Código de lo ContenciosoAdministrativo de Colombia.

La demandante pretende hacer valer suderecho a la renovación del registro de lamarca amparada en la ausencia de facultadde la Superintendencia para archivar lapetición de registro y que debió darse apli-cación al artículo 63 de la Decisión 85 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, sobreplazo de dos meses para las correcciones ala solicitud de registro.

En concepto de este Tribunal los anteceden-tes fácticos y desarrollos conocidos del negociointerno que origina la presente consulta, hacennecesario referirse al tránsito legislativo entrelas Decisiones 85 y 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena y al alcance interpreta-tivo de los artículos 63 y 70 de la Decisión 85 y99, 114, 143 y 144 y disposición transitoriaPrimera de la Decisión 344 del Acuerdo deCartagena. De igual modo corresponde inter-pretar el artículo 3°, inciso primero del Tratadode Creación del Tribunal de Justicia del Acuer-do de Cartagena. Su texto se transcribe acontinuación:


Tratado del Tribunal

“Artículo 3.- Las Decisiones de la Comisiónserán directamente aplicables en los PaísesMiembros a partir de la fecha de su publicaciónen la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos quelas mismas señalen una fecha posterior”.

.“...DECISION 85 .-

“Artículo 63: Si del examen resulta que lasolicitud no cumple con los requisitos del Ar-tículo 60 o no se han acompañado los docu-mentos previstos en el Artículo 61, la oficinanacional competente notificará al interesadopara que en un plazo de sesenta días hábileshaga las correcciones a que hubiere lugar opresente los documentos que faltaren, sin queesto perjudique la prioridad prevista en el pre-sente Capítulo.

“Artículo 70: Para tener derecho a la reno-vación, el interesado deberá demostrar, ante laoficina nacional competente respectiva, que es-tá utilizando la marca en cuestión, en cualquierPaís Miembro...”.


“Artículo 99: La renovación de una marcadeberá solicitarse ante la oficina nacionalcompetente, dentro de los seis meses ante-riores a la expiración del registro. No obstante,el titular de la marca gozará de un plazo degracia de seis meses contados a partir de lafecha de vencimiento del registro, para solicitarsu renovación acompañando los comprobantesde pagos respectivos, si así lo disponen laslegislaciones internas de los Países Miembros.Durante el plazo referido, el registro de marca ola solicitud en trámite, mantendrán su plenavigencia.

“La renovación no exigirá la prueba de uso dela marca y se otorgará de manera automática,en los mismos términos del registro de cuyovencimiento se trata. Ello no obsta, sin em-bargo, el derecho del titular a renunciar poste-riormente a parte o a la totalidad de los produc-tos o servicios amparados por dicha marca.

“Artículo 114: El registro de la marca cadu-cará si el titular no solicita la renovación, dentrodel término legal, incluido el período de gracia,

de acuerdo con lo establecido en la presenteDecisión.

“Asimismo, será causal de caducidad la faltade pago de las tasas, en los términos queacuerde la legislación nacional del País Miem-bro.

“Artículo 143: Los Países Miembros, me-diante sus legislaciones nacionales o acuerdosinternacionales, podrán fortalecer los derechosde Propiedad Industrial conferidos en la pre-sente Decisión. En estos casos, los PaísesMiembros se comprometen a informar a la Co-misión acerca de estas medidas.

“Artículo 144: Los asuntos sobre PropiedadIndustrial no comprendidos en la presente De-cisión, serán regulados por la legislación na-cional de los Países Miembros...”.

Disposición Transitoria Primera

“Todo derecho de propiedad industrial váli-damente concedido de conformidad con lalegislación existente con anterioridad a la fechade entrada en vigencia de la presente Decisión,subsistirá por el tiempo en que fue concedido.En lo relativo a su uso, goce, obligaciones,licencias, renovaciones y prórrogas, se apli-carán las normas contenidas en la presenteDecisión”.

2. Naturaleza Especial del Registro y Di-ferencias con la Renovación de la Marca

Ni la Decisión 85, ni las posteriores reformasdel régimen común sobre Propiedad Industrial,en lo referente a las marcas de fábrica, esta-blecen en forma expresa identidad entre la fi-gura del registro de una marca y la renovaciónde la misma, de manera tal que ellas regulanactuaciones procesales autónomas cuyos re-quisitos, naturaleza y fines están claramentedelimitados en la legislación comunitaria an-dina.

Este Tribunal Comunitario ha definido ya ensu interpretación prejudicial 13-IP-95, casoGAMBRO LUNDIA AB. Gaceta Oficial N° 207 de29 de abril de 1996, el contenido del artículo 70de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagenasobre renovación de la marca y lo ha distinguidodel procedimiento registral. Dicha Jurispruden-cia ha sido recogida por el Consejo de Estado de


la República de Colombia, en sentencia del 27de junio de 1996.

Después de considerar el Tribunal en lainterpretación 13-IP-95, que la legislación co-munitaria no ha establecido trámite especialpara la renovación de las marcas y después dedeclarar que “la renovación no significa la crea-ción del derecho a la marca sino su continuaciónen el uso exclusivo de la misma”, desarrollóestos conceptos en los siguientes términos:

“...Entre el registro de la marca y la renova-ción existe una gran diferencia jurídica: el re-gistro a través de la solicitud crea o configura oda nacimiento u origen al derecho marcario afavor de su titular. El derecho original del titularde una marca queda fijado y determinado con lainscripción o registro de la marca, constituyendola renovación una continuidad o prolongación deese derecho en el tiempo.

“En el procedimiento del registro, se admitencorrecciones y oposiciones y se controviertenderechos. La renovación no es sino la simplemanifestación del interesado de continuar ejer-ciendo el derecho exclusivo sobre la marca, queha tenido existencia pacífica durante el períodode vigencia. No cabe, bajo estas considera-ciones aceptar oposición u observación a unamarca o denegar la solicitud de renovaciónargumentando, por ejemplo, que la marca quese pretende renovar atenta contra los principiosde registrabilidad referidos en la esencia mismadel signo (novedad, distintividad o visibilidad) oafectan a derechos de terceros (marcas simi-lares), pues estas acciones y oposiciones sonpropias del trámite del registro. Estas materiaso puntos podrían ser objeto de otras accionesque la norma comunitaria consagra como es elcaso de la nulidad del registro.

“El registro de la marca y la renovación de lamisma son figuras jurídicas diferentes en losfines que cada una persigue; y, en tal virtud nocabe aplicarse a la renovación un trámite o unprocedimiento similar o semejante al de laconcesión del registro de la marca, en el cual sepueden discutir eventualmente derechos deterceros o causales de irregistrabilidad que nose presentan dentro de la renovación.

“La sección segunda de la Decisión 85 (ar-tículos 60 y 68) contempla las disposicionespara el procedimiento de registro de una marca.

Su inaplicabilidad para el trámite de renovaciónes evidente, por consideraciones diferentes quemiran al objetivo del registro y de la renovación,la que, hasta por un sentido práctico, debetramitarse sumarísimamente por cuanto el goceo la continuación del goce de un derecho nopuede estar suspendido indefinidamente o su-jeto a un engorroso procedimiento como sucedecon el registro de marcas.

“Una marca sólo podrá extinguirse o anularsepor las causales previstas en la Decisión 85pudiendo acudir los Países Miembros a normassupletorias del Derecho Interno, únicamente enaquellos puntos en que existen vacíos en lalegislación comunitaria (Procesos 5-IP-95, Ga-ceta Oficial 179 del 28 de abril de 1995).

“La renovación de una marca, de conformi-dad con la Decisión 85, depende de la voluntaddel titular traducida en dos aspectos: la pruebade uso de la utilización de la marca y la presen-tación antes del vencimiento del plazo de expi-ración del registro de la solicitud correspon-diente por parte del titular, quien podría desistirde la solicitud o renunciar al derecho que la leymarcaria le confiere.

“Presumir o hacer presumir esa falta de ‘vo-luntad expresa’ para la continuidad en el gocedel derecho al uso exclusivo de una marca,sustituyéndola por cualquiera otra figura oinstitución jurídica, sería condicionar la reno-vación de una marca a una causal no previstaen la norma comunitaria de la Decisión 85,hecho jurídico que contraría la interrelación ocomplementariedad entre el derecho comuni-tario y el nacional.

“Rechazada una renovación por falta decumplimiento de los requisitos o por no habersido presentada la misma, el efecto jurídico es lacancelación del registro o extinción del derechoy la disponibilidad de la marca para el público.Igual efecto tendría el supuesto de nulidad delregistro. No así otras figuras no contempladasen las normas comunitarias...”.

3. La Norma Comunitaria y el Derecho In-terno. Aplicación Directa y Preferente.

En la Comunidad Andina el principio deaplicación directa del derecho comunitario sederiva tanto de la Jurisprudencia como del de-recho positivo comunitario. Es, a su vez, base


fundamental para entender el principio de pre-eminencia de la ley comunitaria sobre la nacio-nal. Establece el artículo 3 del Tratado de crea-ción del Tribunal que “Las Decisiones de laComisión serán directamente aplicables en losPaíses Miembros a partir de la fecha de supublicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, amenos que las mismas señalen una fecha pos-terior”. La norma ha tenido abundantes desa-rrollos doctrinarios y jurisprudenciales.

La jurisprudencia ha desarrollado el principiode la aplicación directa, partiendo de la Sen-tencia de nulidad de fecha 10 de Junio de 1987(Gaceta Oficial N° 21, de 15 de julio de 1987), alexpresar que “ha de tenerse en cuenta además,que el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo deCartagena es imperativo, de aplicación obliga-toria en todos los Países Miembros y que debeser respetado y cumplido por todos ellos y porsupuesto por los Organos del Acuerdo, lo mismoque por todos los Organismos y funcionariosque ejercen atribuciones conforme a dichoOrdenamiento, el cual regula el proceso de laintegración que se cumple en una comunidad deDerecho, cual es la constituida en el PactoAndino”.

En el examen de la actuación administrativade la Superintendencia de Industria y Comercioy de la División de Signos Distintivos que secuestiona en el proceso interno, la parte actoraarguye en primer lugar que se violó el régimencomunitario por haberse omitido dar aplicaciónal artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena que señala un plazode 60 días para completar las solicitudesincompletas y en segundo lugar se aplicaron sinser procedentes los artículos 12 y 13 del CódigoContencioso Administrativo sobre solicitud deinformaciones y documentos adicionales y sobrepresunción de desistimiento de una solicitud porno dar respuesta al requerimiento de requisitosadicionales por la administración, en el plazo dedos meses.

De la primera parte de las consideraciones dela presente sentencia ha quedado claro quesiendo figuras distintas la del registro y la derenovación del mismo, a esta última no le esaplicable el artículo 63 de la Decisión 85 de laComisión del Acuerdo de Cartagena.

En cuanto a la segunda objeción de la parteactora sobre no aplicabilidad de los artículos 12

y 13 del Código Contencioso Administrativocolombiano, cabe dar alcance a los artículos 84de la Decisión 85 y 143 y 144 de la Decisión 344del Acuerdo de Cartagena, para determinar cualha sido la evolución jurisprudencial en cuanto alas relaciones entre el derecho comunitario y elderecho interno y a la inaplicabilidad de esteúltimo.

En vigencia de la Decisión 85 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena, este Tribunal desdeel caso 2-IP-88, en sentencia de 25 de mayo,(Gaceta Oficial N° 33 de julio 26 de 1988), serefirió al artículo 84 de la Decisión 85 sobredesarrollo normativo interno de la ley comuni-taria. Fue enfático el Tribunal en afirmar que lanorma comunitaria, la doctrina y la jurispru-dencia recomiendan aplicar criterios restricti-vos, como el principio del “complemento indis-pensable” para medir hasta donde pueden llegarlas innovaciones normativas de derecho inter-no,anotando que sólo serían legítimas aquellascomplementarias que resulten ser “estrictamen-te necesarias para la ejecución de la normacomunitaria y, por tanto, que favorezcan suaplicación y que de ningún modo la entraben odesvirtúen”. Desde aquella oportunidad el Tri-bunal advirtió la inaplicabilidad del derecho in-terno que sea contrario al ordenamiento jurí-dico comunitario, debiendo quedar substraídosde la competencia legislativa interna los asuntosregulados por la legislación comunitaria. Deesta manera, “la norma interna que sea con-traria a la norma comunitaria, que de algúnmodo la contradiga o que resulte irreconciliablecon ella, si bien no queda propiamente dero-gada, dejará de aplicarse automáticamente biensea anterior (subrayamos) o posterior a la nor-ma integracionista”. Esta jurisprudencia apli-cable también al actual artículo 144 de la Deci-sión 344 ha sido reiterada por el Tribunal. En elcaso 10-IP-94 se pronunciaba así el Tribunalhaciendo compatible la jurisprudencia expedi-da desde 1988 con el actual artículo 144 de laDecisión 344 vigente:

“...El desarrollo de la ley comunitaria por lalegislación nacional, es empero excepcional ypor tanto a él le son aplicables principios talescomo el del ‘complemento indispensable’, segúnel cual no es posible la expedición de normasnacionales sobre el mismo asunto, salvo quesean necesarias para la correcta aplicación deaquellas. Este régimen de excepción, dada sunaturaleza de tal, debe ser aplicado en forma


restringida de acuerdo con normas elementalesde hermenéutica jurídica. Significa esto quepara que tenga validez la legislación interna serequiere que verse sobre asuntos no reguladosen lo absoluto por la comunidad, lo cual resultaobvio dentro del espíritu y el sentido natural ylógico de la expresión ‘régimen común sobretratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuer-do de Cartagena. Como lo ha dicho el Tribunalen la interpretación del artículo 84 de la Decisión85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena(caso 2-IP-88), “No se puede admitir en con-secuencia que la legislación Nacional modifi-que, agregue o suprima normas sobre talesaspectos...” regulados por la legislación comu-nitaria “o que se insista en mantener la vigenciade leyes nacionales anteriores a la normacomunitaria incompatibles con ella...”, debiendoúnicamente legislar sobre lo no comprendido enla Decisión supranacional.

En los procesos 3-IP-94 (Gaceta Oficial 162de 9 de septiembre de 1994), 6-IP-94 (GacetaOficial 170 de enero 23 de 1995) y 10-IP-94(Gaceta Oficial 177 de abril 20 de 1995), elTribunal se refirió al contenido del artículo 143de la Decisión 344 sobre fortalecimiento por laslegislaciones nacionales de los derechos depropiedad industrial, en los siguientes términos:

“...Los países signatarios por imperio de lanorma comunitaria vigente, Decisión 344, pue-den fortalecer el régimen de Propiedad Indus-trial mediante normas legales internas con lasola obligación de informar a la Comisión acercade estas medidas y además, deben legislarsobre lo no comprendido en la norma comuni-taria.

“En concepto de este Tribunal debe interpre-tarse lo que se entiende por ‘fortalecer los de-rechos de propiedad industrial’ a que se refiereel artículo 143 de la Decisión 344 para justificarla adopción de medidas de derecho interno porlas legislaciones nacionales de los paísesmiembros.

“Desde el punto de vista etimológico, según elDiccionario de la Real Academia española, elverbo fortalecer se refiere a la acción de ‘hacermás fuerte o vigoroso’. De esta noción fluye enforma natural y obvia la interpretación literal deque el régimen común de propiedad industrialpuede ser complementado por las leyes internaspara fortalecerlo siempre que con ello no se

restrinja el sistema del régimen común en suspropósitos ni se recorte en su finalidad de pro-tección de los derechos que consagra.

“Desde el punto de vista teleológico cobratambién validez la interpretación literal de laexpresión anotada, como quiera que los propó-sitos que persigue el sistema de integraciónadoptado por el Acuerdo Subregional Andino sefundan -como lo establece su preámbulo- en elfortalecimiento de la unión de sus pueblos, en laformación de una comunidad subregional, en lacooperación para el desarrollo, en la armoni-zación de sus políticas económicas y en launificación de la legislación de interés comuni-tario.

“Este Tribunal debe advertir que otra inter-pretación de las normas consagradas en elartículo 143 de la Decisión 344 entrañaría elpeligro de que como resultado de su aplicaciónse violara el texto literal y el espíritu del acuer-do subregional andino, en perjuicio del propó-sito fundamental de lograr regímenes uniformesen áreas comunes de interés subregional...”.

A las anotaciones anteriores ha de agregarseque el fortalecimiento de los derechos de pro-piedad industrial por parte de los países miem-bros requiere de información a la Comisión delAcuerdo de Cartagena sobre estas medidas, locual indica a las claras que el fortalecimiento delrégimen comunitario de propiedad industrialcontemplado en el artículo 143 citado, no esposible desarrollarlo dando aplicación de maneraarbitraria a disposiciones internas vigentes conanterioridad a la Decisión comunitaria. Lo ante-rior lleva al convencimiento de que el procedi-miento claro y conciso establecido en su mo-mento por las Decisiones 85, artículo 70 y 344,artículo 99, no era ni es susceptible de desa-rrollo interno, pues la aplicación de la normacomunitaria, pura y simple bastaba para dartratamiento uniforme a la renovación de lasmarcas, siendo vedado a los países establecerrequisitos adicionales no contemplados en la leycomunitaria.

4. Situación Jurídica de la Marca frente alTránsito Legislativo

Preocupa sobremanera a este Tribunal que alamparo de la aplicación equívoca de la leyinterna frente al régimen marcario andino, porfallas en la administración interna de los países,


puedan beneficiarse y estimularse las prácticasprecisamente rechazadas por el sistema mar-cario andino, como la marca defensiva, cuandose registra sin la intención de usarla, con el solopropósito de impedir el uso y el registro de unamarca legítima. Precisamente para este tipo demarcas de defensa la legislación comunitaria haimpuesto siempre la carga de uso por su titular,unas veces como requisito para la renovaciónde la marca como fue el caso del artículo 70 dela Decisión 85 y otras veces como causal decaducidad de la marca, cuando no se hayausado en al menos uno de los Países Miem-bros, sin motivo justificado, por un período detres años, como lo establece el artículo 108 dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena.

En el presente caso el procedimiento guber-nativo o administrativo que se examina en elproceso interno transcurrió desde mayo 09 de1989, fecha de la solicitud de renovación delregistro y agosto de 1994 fecha en que laSuperintendencia de Industria y Comercio de-cidió el archivo de la renovación del registro.

En ese lapso rigieron en cuanto hace a larenovación del registro las Decisiones 85, ar-tículo 70 y 344, artículo 99, ambas de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena. La primera deellas condicionaba el derecho de renovación a lademostración por el interesado, de que se es-taba utilizando la marca en cuestión, en cual-quier País Miembro. La Decisión 85 rigió hastael 11 de diciembre de 1991, fecha a partir de lacual entró en vigencia la Decisión 311 quesustituyó a la primera y fue a su vez sustituidapor la Decisión 313 del 14 de febrero de 1992 yésta por la Decisión 344 vigente a partir del 1° deenero de 1994, las cuales eliminaron la pruebade uso de la marca, previa a la renovación delregistro.

De la sucesión de los hechos y del derechosupuestamente aplicable a ellos se pueden darlas siguientes hipótesis:

Al entrar en vigencia las Decisiones 311, 313y 344, la marca en estudio estaba vigente, y surenovación debió concederse al amparo delartículo 99 de la Decisión 344 del Acuerdo deCartagena, de manera automática y sin la exi-gencia de la prueba del uso de la marca; o,

En la segunda hipótesis, el derecho a larenovación del registro de la marca no nació a la

vida jurídica por cuanto su titular no demostróante la oficina nacional competente, que estabautilizando la marca en cuestión en cualquierPaís Miembro; ante la eliminación de prueba deuso de la marca, al entrar en vigencia la Deci-sión 344, se tiene que el titular de la marca nohabía solicitado su renovación dentro del tér-mino legal previsto por la Decisión 85 del Acuer-do de Cartagena, habiendo perdido por tanto suderecho a obtener la renovación.

Frente a las dos hipótesis planteadas en lostérminos anteriores, al tenor de lo dispuesto enel artículo 70 de la Decisión 85, se establecióallí una condición suspensiva para dar naci-miento al derecho de la renovación de unamarca, cual era la demostración de su uso. Siesta condición no se dio porque el titular nodemostró en tiempo oportuno el uso de la mis-ma, el término de vigencia del registro de lamarca expiró al vencerse el período de cincoaños contados desde la fecha de su otorga-miento. Pretender que el registro permanecióen vigencia, implicaría aceptar la posibilidad deque la culpa o negligencia de quien fue titular dela marca en demostrar oportunamente su usopueda ser generadora de un derecho a larenovación, ilimitado en el tiempo, lo cual chocacon los principios generadores de las fuentesdel derecho y en especial con el de que nadiepuede alegar su culpa en provecho propio.

Aún en el supuesto, inadmisible de que lamarca hubiese estado vigente al momento deexpedirse la Decisión 344, de conformidad conel artículo 99 de dicha Decisión, el titular de lamarca gozaba de un plazo de gracia de seismeses, contados a partir de la fecha de venci-miento del registro, para solicitar su renovación,al cabo del cual debía aplicarse el artículo 114de la Decisión 344 sobre cancelación del re-gistro de la marca cuando el titular no solicita larenovación dentro del término legal incluido elperíodo de gracia de seis meses.

A este respecto, el Tribunal en sentencia09-IP-94 (Gaceta Oficial 180 de 10 de mayo de1995), ha dicho: “...El registro caducado, dejaen libertad al propio titular o un tercero parasolicitar la marca ubicándose todos en la mis-masituación jurídica, como si se tratara de unnuevo registro”, “Acorde con la LegislaciónComunitaria, la marca tendrá su eficacia legalhasta el día del vencimiento del período degracia, eficacia que se traduce, inclusive como


un impedimento de irregistrabilidad para marcassemejantes o similares, que se pretenda inscri-bir durante el lapso total de la vigencia delregistro de una marca...”.

Sobre el particular el Dr. Marco Matías Ale-mán (“Marcas”, página 118) dice: ‘Bajo la De-cisión 85 al momento de hacer la solicitud derenovación se debían aportar las pruebastendientes a demostrar el uso de la marca, yafuera en Colombia o en otro País de la Subre-gión’.

Bertone y Cabanellas (pág. 203) señalan: ‘Sino se cumple con este requisito formal, quedebe acompañar la solicitud de renovación an-tes de la expiración del término final para supresentación, la marca registrada se extinguirápor falta de renovación. La presentación de ladeclaración jurada o la acreditación del uso de lamarca con posterioridad a la expiración delregistro, no impedirán su extinción’. En laLegislación Argentina se exige la declaracióndel uso durante 5 años previo a la renovación(artículo 20 de la ley 22362)...”.

5. Disposición Transitoria Primera de laDecisión 344

La Comisión del Acuerdo de Cartagena en sutécnica legislativa ha sido cuidadosa en esta-blecer mecanismos adecuados para que lassituaciones jurídicas preexistentes al momentode entrar a regir la ley comunitaria, fueran aten-didas y consideradas. En esta forma la Dispo-sición Transitoria Primera de la Decisión 344 delAcuerdo de Cartagena, previó la situación de losderechos adquiridos optando por homologar to-dos aquellos derechos otorgados con anterio-ridad a la vigencia de la normativa andina,previendo que el derecho de propiedad indus-trial válidamente otorgado, subsistirá por eltiempo en que hubiere sido concedido. Aplicadaslas reglas de tránsito legislativo a que se refierela disposición transitoria primera al caso delregistro de propiedad industrial, concedidoválidamente bajo el imperio de la Decisión 85 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena, a él leserían atribuirles los postulados de proteccióndel derecho adquirido o de la situación jurídicaconcreta, por parte del ordenamiento jurídicoque le sirvió de origen y que continuaría am-parándolo mientras subsista la validez del re-gistro. En el evento en que no se diere lapresencia de validez del registro porque éste

había caducado o cumplida su fecha de ven-cimiento sin que hubiere podido ser prorrogadoen tiempo oportuno, se estaría ante la ausenciade una situación jurídica concreta y cualquierintento de revivirla implicaría la necesidad depresentar ante la oficina nacional competenteuna nueva solicitud de registro dentro de lostérminos establecidos en la Decisión 344 delAcuerdo de Cartagena.


C O N C L U Y E:

1. El ordenamiento jurídico del Acuerdo deCartagena es imperativo, de aplicaciónobligatoria por los órganos del Acuerdo, portodos los Países Miembros, por los fun-cionarios que ejercen atribuciones confor-me a dicho ordenamiento, y para los particu-lares.

2. Los artículos 84, de la Decisión 85 y 144 dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena están inspirados en los prin-cipios fundamentales de aplicación directade la ley comunitaria, sin complementolegislativo interno y de preeminencia sobrela ley nacional, siendo inaplicables lasdisposiciones de derecho interno que con-tradigan o sean irreconciliables con la nor-ma comunitaria.

3. Las normas contenidas en el ordenamientojurídico comunitario relativas al régimen depropiedad industrial, establecen claramentelos requisitos para el otorgamiento de losregistro de marcas y señalan específica-mente los procedimientos sumarios para larenovación del registro de una marca, siendovedado a los países miembros establecerrequisitos adicionales no contemplados enla ley comunitaria, como sería la declaraciónpor el administrador nacional, del desistimientotácito de una solicitud de renovación.

4. La prueba de uso de la marca era aplicablea las solicitudes de renovación del registro,presentadas durante la vigencia de la Deci-sión 85, artículo 70 de la Comisión del Acuerdode Cartagena. Según ésta el derecho a larenovación del registro de la marca estabasujeto a una condición suspensiva, de maneraque no pudo nacer a la vida jurídica si el


titular se abstuvo de demostrar oportunamenteel uso de la marca ante la Oficina NacionalCompetente.

5. De conformidad con el artículo 143 de laDecisión 344, el fortalecimiento por laslegislaciones nacionales de los derechos depropiedad industrial, sólo es posible deestablecer siempre que con ello no se res-trinja el régimen común en sus propósitos,ni se recorte la protección de los derechos,que dicho régimen consagra.

6. Como consecuencia de lo expuesto en elpárrafo anterior, no se podría admitir quesea válida la renovación del registro de unamarca cuya prórroga fue solicitada en vi-gencia de la Decisión 85, sin comprobacióndel uso de la misma exigido por el artículo 70de esta norma, pues ello implicaría reco-nocer que la culpa o negligencia en el cum-plimiento de la ley sobre demostración deuso, pueda generar un derecho a la reno-vación, ilimitado en el tiempo.

7. Dentro del régimen de la Decisión 85 elregistro de una marca expiraba al trans-currir los cinco años de su otorgamiento o desu última renovación, cuando no se hubieredado cumplimiento a la solicitud de reno-vación acompañada de la prueba de uso.

8. En cumplimiento de lo dispuesto por el ar-tículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justi-cia del Acuerdo de Cartagena, notifíqueseal Consejo de Estado de la República de

Colombia, Sala de lo Contencioso Admi-nistrativo, Sección Primera, mediante copiacertificada y sellada.

9. Remítase copia certificada de esta sen-tencia de interpretación prejudicial a la Jun-ta del Acuerdo de Cartagena para su pu-blicación en la Gaceta Oficial.







TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DECARTAGENA.- La sentencia que antecede esfiel copia del original que reposa en el expedientede esta Secretaría.- CERTIFICO.-


Editado por la Junta del Acuerdo de Cartagena - P. de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

Gaceta Oficial 241 - Procesos 8-IP-94, 25-IP-95, 30-IP-95...

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