Gaceta Oficial 299 - Procesos 7-IP-96, 11-IP-96,...

Año XIV - Número 299

Lima, 17 de octubre de 1997

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Proceso 7-IP-96.- Solicitud de Interpretación Prejudicial presentada por el doctor Rodrigo RamírezGonzález, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sección Primera,Sala de lo Contencioso Administrativo, registro de la marca ELEGANTETRIGUEÑA CON TURBANTE, expediente N° 3202. Interpretación Prejudicialdel artículo 58, literales c) y g) de la Decisión 85; artículo 73, literales d) y e) dela Decisión 313 y artículos 82, literal d), 83, literales d) y e), 89 y 113 de laDecisión 344 del Acuerdo de Cartagena............................................................

Proceso 11-IP-96.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 107 y 110 y de laDisposición Final de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,presentada por el doctor Eloy Torres Guzmán, Presidente del Tribunal DistritalN° 1 de lo Contencioso Administrativo, inscrito en Quito, República del Ecuador.Proceso Interno N° 1430-681-94. Caso Marca �BELMONT� e InterpretaciónPrejudicial de oficio del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena ........................................................................................

Proceso 30-IP-96.- Solicitud de Interpretación Prejudicial del artículo 82 literales a), d), g) y h) dela Decisión 344 y del artículo 72 literales a), d), g) y h) de la Decisión 313 de laComisión del Acuerdo de Cartagena; interpretación de oficio del artículo 113 dela Decisión 344, presentada por el Dr. Manuel Urueta Ayola, Consejero deEstado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera. Expediente Nacional N° 3539. Caso: �KRAFT LA AUTENTICAMAYONESA� .......................................................................................................

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Quito, Agosto 29 de 1997

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA,

V I S T O S:

Que el Consejo de Estado de la Repúblicade Colombia, Sala de lo Contencioso Administra-

tivo, sección Primera, por intermedio del Conse-jero Ponente doctor Rodrigo Ramírez González,solicita a este Tribunal comunitario, la interpre-tación por vía prejudicial de los artículos 58,literal c) de la Decisión 85, 72 literal d) y 73literales d) y e) de la Decisión 313, y artículos82 literal d), 83 literales d) y e), 89 y 113 de laDecisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Proceso Nº 7-IP-96

Solicitud de Interpretación Prejudicial presentada por el doctor RodrigoRamírez González, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sección

Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, registro de la marcaELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE, expediente N° 3202. Interpretaciónprejudicial de los artículo 58, literales c) y g) de la Decisión 85; artículo 73,

literales d) y e) de la Decisión 313 y artículos 82, literal d), 83, literales d) y e),89 y 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

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del Acuerdode Cartagena

GACETA OFICIAL

GACETA OFICIAL 17/10/97 2.52

Que dicha solicitud tiene origen en el procesointerno, instaurado por la Sociedad Refinadorade Maíz Venezolana Compañía Anónima RE-MAVENCA, expediente N° 3202, sobre nulidadde las resoluciones 5530 de 17 de julio de1990, del jefe de la División de Propiedad In-dustrial (hoy División de Signos Distintivos) dela Superintendencia de Industria y Comerciode la República de Colombia, de la resolución9959 de julio 23 de 1993 del jefe de la Divisiónde Signos Distintivos de la misma Superin-tendencia y 1992 de septiembre 19 de 1994,proferida por la antedicha Superintendenciamediante la cual se confirma la Resolución 5530de 1990 y se modifica el artículo segundo dela Resolución 9959 de 1993, correspondienteal registro de la marca �ELEGANTE TRIGUEÑACON TURBANTE�, otorgado a favor de laSociedad Productos de Maíz S.A. PROMASA.

Que verificados por este Tribunal Comunitarioen el expediente adjunto a la consulta, losdocumentos sobre solicitud de registro, la peticiónante la Superintendencia de Industria y Co-mercio no fue simplemente la marca �ELEGANTETRIGUEÑA CON TURBANTE�, sino que tal comofue presentada, se trata de una etiqueta conun conjunto de características descriptivas ygráficas que al examinarse en su conjunto danla inevitable sensación de identidad gráfica ydenominativa, lo cual constituyó materia im-portante para decidir sobre su registrabilidad.

Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo deCartagena es competente para pronunciarsesobre la interpretación solicitada, conforme alo dispuesto por el artículo 28 del Tratado desu Creación.

Que igualmente el Consejo de Estado deColombia está facultado para proponer la men-cionada solicitud de interpretación conforme alartículo 29 del citado Tratado.

Que la solicitud cumple con los requisitosde admisibilidad, enumerados en el artículo 61de la Decisión 84, Estatuto del Tribunal y conel informe sucinto de los hechos que la autori-dad consultante estima relevantes para lainterpretación, los cuales se transcriben así:

�...4. HECHOS DE LA DEMANDA

�Se alega en la demanda que la sociedadREFINADORA DE MAIZ VENEZOLANA

COMPAÑIA ANONIMA -REMAVENCA-, en elaño de 1960 lanzó al mercado venezolano unaharina de maíz refinada precocida que identificócon la marca P.A.N., fabricación que fueautorizada por la Dirección de Salud Públicadel Ministerio de Sanidad y Asistencia Socialde la República de Venezuela, autorizacióninscrita bajo el N° A-16.324.

�REMAVENCA obtuvo el registro de la marcamixta P.A.N, bajo el N° 54.084-F de marzo 14de 1968 para distinguir toda clase de productoselaborados a base de maíz o productos pre-mezclados de maíz y otros cereales (clase 46de la Clasificación Venezolana). La marcaregistrada consiste en una etiqueta de coloramarillo, en la cual aparece un conjunto formadopor una figura femenina con turbante blancocon pepas rojas, una figura azul sin formadeterminada que dice �masa al instante� y uncírculo azul con una mazorca de maíz a laizquierda y un óvalo rojo a la derecha. El círculotiene escritas las palabras �P.A.N.� harina demaíz refinada precocida y el óvalo dice �Paralas más deliciosas arepas�. En su parte infe-rior dice: �Productos Alimenticios Nacionales�.

�La marca mixta P.A.N. que identifica elproducto de REMAVENCA, ha sido usada enVenezuela durante 35 años aproximadamentey en virtud de su difusión es notoriamenteconocida en el mercado venezolano desde hacemás de veinte años.

�La sociedad PRODUCTOS DE MAIZ S.A.PROMASA, domiciliada en Bogotá, mediantesolicitud de fecha 24 de noviembre de 1978,radicada bajo el expediente N° 178.098 soli-citó ante la División de Propiedad Industrial dela Superintendencia de Industria y Comercio elregistro de la marca que describe en la respectivasolicitud en los siguientes términos:

��Etiqueta cuadrada de fondo amarillo divi-dida en tres secciones: en la primera al bordeizquierdo y en color rojo se leen las expresionesProductos Alimenticios Nacionales, For ExportOnly (Solamente para exportación). Productosde Maíz S.A. LMSP -A000180/IV-76 AA 80330y en el centro una figura de bordes rojos conla expresión EXPORTVEN.

��En la parte derecha apreciamos el conjuntoesencial donde se ve una elegante trigueñacon turbante en blanco de bordes azules y pe-


pas rojas, rematando en su parte inferior congrandes aretes. Una expresión de admiraciónen blanco �Masa al Instante!� se ve sobre unafigura estriada de fondo azul y bordeada deblanco. Terminado el cuello de la doncella seaprecia un círculo de gran tamaño, fondo azuly borde blanco donde aparecen las letrasexplicativas P.A.N. en blanco y bordes rojos,debajo �Harina de Maíz Refinada precocida�,al lado izquierdo de lo descrito sobresale unamazorca de maíz semidescapachada, a su la-do una figura de fondo rojo y bordes blancosdentro de la cual se leen las expresiones paralas más deliciosas Arepas. Para rematar en laparte inferior de esta sección aparece unsemicírculo también de fondo azul y las mis-mas letras explicativas P.A.N.. En la segundasección en su centro aparece un semicírculode fondo blanco y bordes azules con lasinstrucciones para los diferentes usos. Sereivindica todo el conjunto de la etiqueta consus colores amarillo, azul, blanco y rojo; aexcepción de las letras P.A.N. que son ex-plicativas�.

�En la solicitud PROMASA le atribuye uncarácter explicativo a las letras P.A.N. que notienen (pues nada explican en relación con laHarina de maíz refinada y precocida) con eldoble propósito de obtener indirectamente suregistro y vulgarizar la marca P.A.N. de pro-piedad de REMAVENCA.

�La expresión EXPORTVEN que se incluyedentro del conjunto es un elemento tendientea engañar al público consumidor sobre laprocedencia y lugar de fabricación del producto(Venezuela), como lo reconoció la propiaSuperintendencia.

�El empaque que presenta PROMASA co-mo modelo de la etiqueta que pretende regis-trar, contiene una sección con las instruccio-nes para los diferentes usos del producto queincluye alimentos típicos de la cocina venezo-lana (Hallaquita, Hallaca, Majaretes, Atoles,Polentas y Pelones), con el propósito de induciral público a creer que el producto proviene yes fabricado en Venezuela.

�...5. FUNDAMENTOS DE DERECHO

�En los fundamentos de derecho manifiestala actora que se violaron las siguientes nor-mas:

�a) Artículo 82 literal d) de la Decisión344; Artículo 72 literal d) de la Decisión313 y Artículo 58 literal c) de la Decisión85 de la Comisión del Acuerdo de Carta-gena, por falta de aplicación, por cuanto laadministración concedió el registro comomarca de las siguientes expresiones: �FOREXPORT ONLY (SOLAMENTE PARAEXPORTACION); �MASA AL INSTANTE!�;�HARINA DE MAIZ REFINADA PRECOCI-DA� PARA LAS MAS DELICIOSAS ARE-PAS�.

�El registro de la marca se concedió paradistinguir productos de la clase 30 del ar-tículo 2 del Decreto 755 de 1972, se com-prende entre otros, la harina de maíz. Lasmencionadas expresiones consisten exclu-sivamente en indicaciones para describir eldestino de los productos en que han de usarse,características de los mismos y el nombregenérico del producto y por ende son irre-gistrables y no pude recaer un derecho deexclusiva sobre las mismas. Al ser registra-das como parte del conjunto de la etiqueta,con la expresa indicación de que sonreivindicadas, se violaron directamente lasdisposiciones citadas.

�b) Artículo 83 literales d) y e) de laDecisión 344 y artículo 73 literales d) y e)de la Decisión 313 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, vigentes en la fechade expedición de los actos administrativosacusados, por falta de aplicación, si se tieneen cuenta que la marca mixta P.A.N. cuyotitular legítimo es REMAVENCA, es noto-riamente conocida en Venezuela, paísmiembro del Grupo Andino, desde una fechaanterior a la solicitud de registro de marcapresentada por PROMASA, por lo que laAdministración estaba obligada a decidir so-bre la registrabilidad de la marca a la luz delas normas vigentes al momento de suconcesión.

�c) Artículo 89 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, porcuanto la Superintendencia de Industria yComercio al disponer la exclusión de ladenominación EXPORTVEN de la etiqueta,modifica de oficio la solicitud, con lo cual seinfringe esta norma, vigente al momento deproferirse la Resolución, ya que sólo elpeticionario puede modificar la solicitud y la


administración se debe limitar a requerir aéste para que introduzca las modificacionespertinentes; además, todo requerimiento demodificación debe tramitarse de conformi-dad con lo establecido en el artículo 91 dela misma Decisión, trámite omitido. La solici-tud inicial sólo puede modificarse en relacióna aspectos secundarios y en ningún casocambiar el signo. La denominación EX-PORTVEN dentro del conjunto solicitado comomarca, es elemento esencial. Su exclusiónimplica un cambio del signo solicitado comomarca.

�d) El artículo 113 de la Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena,por cuanto procede decretar la nulidad delregistro de una marca por la autoridad nacionalcompetente, cuando éste se haya obtenidode mala fe. El registro de la marca obtenidopor PROMASA comporta un acto de malafe, destinado a crear confusión en el públicoconsumidor y obtener la desviación de laclientela en forma contraria a las costumbresmercantiles...�.

Que de conformidad con el principio audiaturpars, que debe orientar todo proceso judicialo administrativo, en consonancia con la bila-teralidad del mismo, todas las partes debengozar de iguales derechos para su interven-ción en el proceso, en cuanto a impugnación,alegatos, conclusiones, etc. es opinión de esteTribunal que el juez nacional que formule unapetición de interpretación prejudicial debe in-corporar en la síntesis de los hechos, exigidapor el artículo 61 del Estatuto de este Tribu-nal, tanto los argumentos de la parte deman-dante como los de la demandada, que ilustranel objeto de la controversia judicial. No exis-tiendo sumario de los argumentos esgrimidospor la parte demandada, Superintendencia deIndustria y Comercio de Colombia, y la coad-yuvante, Productora de Maíz S.A. PROMASA,este Tribunal sintetiza así los argumentos dedichas partes.

Superintendencia de Industria y Comercio

La Superintendencia de Industria y Comer-cio de la República de Colombia, en memorialpresentado ante el Consejo de Estado el 28de abril de 1995, por medio de apoderado, diocontestación a la demanda después de aludira cada uno de los hechos de la demanda en-

tre los cuales merece destacarse la alusión aque la Resolución 9959 del 23 de julio de 1993,se expidió otorgando el registro de la marcaen estudio, por el término de diez años deconformidad con la norma vigente de la Deci-sión 313 de la Comisión del Acuerdo de Car-tagena.

La demandada aduce las siguientes razones:

a) Que las resoluciones acusadas no hanincurrido en violación de las disposicio-nes legales contenidas en la Decisión 85y en las Decisiones 313 y 344;

b) Que la Decisión 85 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena es la norma legalaplicable al caso concreto según la le-gislación interna sobre la aplicación de laley en el tiempo;

c) Que se aplicaron debidamente el artículo56 de la Decisión 85 que exige que lossignos por registrar reúnan los requisitosde novedad, visibilidad y distintividad, elartículo 58 literal a) sobre irregistrabilidadprocedencia de fabricación y el literal g)del mismo artículo 58 sobre irregistrabi-lidad de signos confundibles con marcasnotoriamente conocidas y registradas enel país o en el exterior por cuanto para ladoctrina y jurisprudencia del Tribunal ydel Consejo de Estado, la irregistrabilidadcontemplada por ese literal, en lo querespecta a la confusión con la marca no-toria se refiere a aquella comprobada enel país en que se reclama la protección,como según la demandada se destaca enel proceso 1-IP-87 de este Tribunal;

d) Que la demandante no demostró �en lasactuaciones administrativas surtidas antela Oficina Nacional Competente que lamarca de la cual es su titular exclusiva,goce de notoriedad y por lo tanto deprotección ampliada en la República deColombia�, habiendo correspondido a di-cha parte la carga de la prueba de talhecho.

Apoya su argumentación la demandada enlas sentencias de interpretación prejudicialproferidas por el Tribunal Andino de Justiciaen los casos 1-IP-87, 1-IP-88, 2-IP-88 y 5-IP-94.


Productora de Maíz S.A. PROMASA

Así mismo PROMASA en su contestación ala demanda se apoya en la consideración dela Superintendencia de Industria y Comerciosobre la aplicabilidad de la Decisión 85 delAcuerdo de Cartagena por ser la �que regía enel momento de expedición de la providenciaimpugnada�.

Agrega que de acuerdo con la norma cita-da, artículo 58 literal g), la actora debió de-mostrar que la marca mixta registrada en Ve-nezuela, era notoriamente conocida en laRepública de Colombia para el 24 de noviem-bre de 1978 fecha de la solicitud de registro, opara el 12 de marzo de 1981 fecha de publi-cación de la solicitud, �o por lo menos hastael 17 de julio de 1990 (fecha de ResoluciónN° 5530, motivo principal de esta demanda)�.Que tal hecho nunca fue demostrado por laparte actora.

Se refiere el representante de PROMASA aque en igualdad de condiciones rige el prin-cipio lógico de que tiene mejor derecho a laconcesión de una marca el que primero la soli-cita y quien esto hizo fue su representada el24 de noviembre de 1978.

Que la opositora �alegó un sinnúmero desupuestas causales de irregistrabilidad que notuvieron viabilidad en el proceso por no serrelevantes al mismo, en especial alegó lanotoriedad de una marca de Venezuela cuan-do la legislación vigente en ese momento(Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo deCartagena) exigía que la notoriedad de la mar-ca fuera en Colombia� para lo cual cita lasentencia 1-IP-87 de este Tribunal en el casoVOLVO.

Se refiere la parte impugnadora de la de-manda al carácter territorial de la marca esta-blecida en la Decisión 85 como requisito paraque tenga �efecto la notoriedad en caso deuna oposición como se desprende de la normavigente al solicitarse el registro�. Agrega quelas demostraciones de notoriedad de la marcapor la parte demandante son irrelevantes puesmuestran ventas en Venezuela y no en Co-lombia y que �el reflejo en el mercado de lafrontera Colombo-Venezolana nunca fue de-mostrado por la parte opositora durante el trá-mite de registro de la marca�.

Que para la oposición al registro de la marcacolombiana no era argumento válido el de quela marca era notoria en Venezuela, pues enColombia �rige básicamente el principio atri-butivo para la adquisición de una marca, y lanotoriedad de la marca en Venezuela no eraargumento válido para impedir el registro de lamarca en Colombia� bajo la Decisión 85.

Reconoce la parte impugnadora que laduración del registro se concedió por diez añosdentro de las disposiciones de la Decisión 313pero sostiene que las supuestas imputacionesde violación a las Decisiones 313 y 344 �sontotalmente irrelevantes en este caso ya que laresolución base para este asunto es la Resolu-ción 5530 del 17 de julio de 1990�, expedidaen vigencia de la Decisión 85 que exigía laprueba de la notoriedad de la marca en el paísdonde se alegaba. Concluye esta demandadaque no ha habido violación alguna de la normacomunitaria andina.

Solicitud de Suspensión Provisional

La demandante solicitó al Consejo de Es-tado la suspensión provisional del artículo 2°de la Resolución 1992 de 1994 por violaciónmanifiesta del artículo 89 de la Decisión 344por carecer la administración de competenciapara modificar la marca solicitada y por haberexcluido la palabra EXPORTVEN. Agrega quelas resoluciones son contradictorias e incon-gruentes, lo que constituye error de proce-dimiento. Que además las Resoluciones 9959y 1992 infringen manifiestamente los artículos82 literal d) de la Decisión 344, 72 literal d) dela Decisión 313 y 58 literal c) de la Decisión85, que �consagran prohibiciones claras yexpresas en el sentido de que no son regis-trables como marcas las denominacionesdescriptivas o genéricas�.

El Consejo de Estado no accedió a la sus-pensión provisional al estimar, después de hacervarias consideraciones, que �la materia con-trovertida es de tal naturaleza que implicareflexiones de tipo jurídico propias del momen-to de dictar el fallo correspondiente y no delde ahora cuando de lo que se trata es deconstatar a primera vista la ostensible viola-ción de las normas citadas como infringidas,circunstancia que tal como ha quedado con-signado no observa la sala por ahora�.


C O N S I D E R A N D O:

I- NORMAS QUE SE HACE NECESARIOINTERPRETAR

Teniendo en cuenta que el proceso admi-nistrativo de registro de la marca por parte dela empresa colombiana PROMASA, tomó másde 15 años desde la solicitud de registro hastala concesión del mismo y su ratificación por laResolución 1992 de 1994 que dio por agotadala vía gubernativa, y en razón de que durantedicho lapso rigieron en cuanto a la propiedadindustrial las Decisiones 85, 311, 313 y 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena, es delcaso proceder a la interpretación de las si-guientes disposiciones contenidas en ellas(excepto de la Decisión 311 por no haber inci-dido su vigencia en el proceso a que nos veni-mos refiriendo). Por tanto las normas suscep-tibles de interpretación, según criterio de esteTribunal son las siguientes:

�...DECISION 85

�Artículo 58.- No podrán ser objeto de registrocomo marcas:

c) Las denominaciones descriptivas o ge-néricas, en cualquier idioma y los signosque puedan servir para designar la especie,la calidad, la cantidad, el destino, el valoro la época de la producción de los pro-ductos o de la prestación de servicios;...�.

g) Las que sean confundibles con otras noto-riamente conocidas y registradas en elpaís o en el exterior para productos oservicios idénticos o similares;

�...DECISION 313

�Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarsecomo marcas aquellos signos que en relacióncon derechos de terceros presenten algunosde los siguientes impedimentos:

�d) Constituyan la reproducción, la imitación,la traducción o la transcripción, total oparcial, de un signo distintivo notoria-mente conocido en el país en el que sesolicita el registro o en el comercio sub-regional, o internacional sujeto a recipro-cidad; por los sectores interesados y quepertenezca a un tercero. Dicha prohibi-

ción será aplicable, con independenciade la clase, tanto en los casos en losque el uso del signo se destine a losmismos productos o servicios ampara-dos por la marca notoriamente conoci-da, como en aquellos en los que el usose destine a productos o servicios dis-tintos.

�Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular dela marca notoriamente conocida;

�e) Sean similares hasta el punto de producirconfusión con una marca notoriamenteconocida, independientemente de la clasede los productos o servicios para loscuales se solicita el registro.


�...DECISION 344

�Artículo 82.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

�d) Consistan exclusivamente en un signoo indicación que pueda servir en elcomercio para designar o para describirla especie, la calidad, la cantidad, eldestino, el valor, el lugar de origen, laépoca de producción u otros datos,características o informaciones de losproductos o de los servicios para loscuales ha de usarse;

�Artículo 83.- Asimismo no podrán registrarsecomo marcas aquellos signos que en relacióncon derechos de terceros presenten algunosde los siguientes impedimentos:

�d) Constituyan la reproducción, la imitación,la traducción o la transcripción, total oparcial, de un signo distintivo notoria-mente conocido en el país en el quesolicita el registro o en el comercio sub-regional, o internacional sujeto a reci-procidad, por los sectores interesados yque pertenezca a un tercero. Dicha pro-hibición será aplicable, con independen-cia de la clase, tanto en los casos enlos que el uso del signo se destine a losmismos productos o servicios amparados


por la marca notoriamente conocida, comoen aquellos en los que el uso se destinea productos o servicios distintos.


�e) Sean similares hasta el punto de producirconfusión con una marca notoriamenteconocida, independientemente de la clasede los productos o servicios para loscuales se solicita el registro.


�Artículo 89.- El peticionario de un registrode marca, podrá modificar su solicitud inicialúnicamente con relación a aspectos secunda-rios. Asimismo, podrá eliminar o restringir losproductos o servicios principalmente espe-cificados.

�La oficina nacional competente podrá, encualquier momento de la tramitación, requeriral peticionario modificaciones a la solicitud. Di-cho requerimiento de modificación se tramitaráde conformidad con lo establecido en el artícu-lo 91 de la presente Decisión.

�En los casos previstos en el presente artículo,no podrá modificarse la solicitud para cambiarel signo ni para ampliar los productos o serviciosprincipalmente especificados.

�Artículo 113.- La autoridad nacional compe-tente podrá decretar, de oficio o a petición departe interesada, la nulidad del registro de unamarca, previa audiencia de las partes intere-sadas, cuando:

�a) El registro se haya concedido en con-travención de cualquiera de las dispo-siciones de la presente Decisión;

�b) El registro se hubiere otorgado con baseen datos o documentos previamente de-clarados como falsos o inexactos por laautoridad nacional competente, conteni-dos en la solicitud y que sean esenciales;

�c) El registro se haya obtenido de mala fe.Se consideran casos de mala fe, entreotros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidoro usuario del titular de una marcaregistrada en el extranjero, solicite yobtenga el registro a su nombre deesa marca u otra confundible conaquella, sin el consentimiento expre-so del titular de la marca extranjera.

2. Cuando la solicitud de registro hubie-re sido presentada o el registro hu-biere sido obtenido por quien desarrollacomo actividad habitual el registro demarcas para su comercialización.

�Las acciones de nulidad que se deriven delpresente artículo, podrán solicitarse en cual-quier momento...�.

La Materia Litigiosa

El Tribunal considera del caso analizar lossiguientes temas:

II- LEY APLICABLE

El intrincado proceso administrativo y judi-cial interno que ha dado origen a la interpreta-ción de este Tribunal, tiene la especial par-ticularidad de que estuvo regido en materia deregistro de la propiedad industrial y especial-mente en cuanto a causales de irregistrabili-dad, por la sucesión de las Decisiones 85, 311,313 y 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena. La situación administrativa antedi-cha hace necesario dilucidar la compleja ma-teria de la aplicación de la ley en el tiempo.

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Car-tagena se ha referido en varias oportunidadesa este tema enfocándolo desde el punto devista de los derechos adquiridos o situacionesjurídicas concretas, las meras expectativas olas situaciones jurídicas abstractas y la aplicacióninmediata de la ley en materia procedimental.En cuanto a los derechos adquiridos la Deci-sión 85 optó �por la homologación temporal detodos aquellos derechos otorgados con ante-rioridad a la vigencia de la normativa comuni-taria� en el sentido de que aceptó que el dere-cho otorgado se mantendría o subsistiría du-rante el mismo lapso por el cual hubiere sidoconcedido. En cuanto a las situaciones jurídi-cas caracterizadas por las expectativas de de-recho y por la situación de los procesos


pendientes o en curso para el momento deentrar en vigencia la norma andina �la Deci-sión 85 remitió las solicitudes en trámite a lodispuesto en dicha Decisión�, en aplicación delos principios de efecto directo, inmediato yprimacía del derecho comunitario. De este modosi una solicitud de marca presentada con an-terioridad a la vigencia de la Decisión 85 es-taba incursa en una causal de exclusión deregistrabilidad no prevista en la ley preexis-tente, la autoridad competente estaba obligadaa negarla en aplicación del derecho comuni-tario. Así, las solicitudes en trámite estaríanregidas por dicha Decisión, vigente para elmomento en que fue expedido el acto conce-sorio del registro de la marca en todo lo ati-nente a los aspectos sustantivos.

En cuanto se refiere a aspectos procesalesdel proceso interno, el Tribunal Andino ha opi-nado que �las dudas que puedan surgir en ma-teria de formas y hechos procesales ya ocu-rridos dentro del proceso, corresponde al jueznacional discernirlas dentro de ese con-texto�.(Proceso 1-IP-88, G.O. No. 33 de 26 deJulio de 1988

De acuerdo con el razonamiento jurispru-dencial del Tribunal, este órgano comunitarioha de considerar la materia teniendo en cuentaque el caso se sucede dentro de una solicitudde registro marcario presentada en vigenciade la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena,sujeta a oposición también en vigencia de laDecisión 85 y que el registro se concedió envigencia de la Decisión 313 (Resolución 9959de 29 de Julio de 1993 de la Superintendenciade Industria y Comercio) y fue modificado porla Resolución 1992 de 19 de Septiembre de1994 en vigencia de la Decisión 344. Para es-te Tribunal el momento de concesión del re-gistro u otorgamiento del mismo ha de serdeterminante para establecer cuándo ingresaal patrimonio del solicitante del registro su de-recho al uso del mismo; o en otras palabras,el instante en que se incorpora a su patrimo-nio la exclusividad de uso de la marca.

Con anterioridad a la fecha de expediciónde la Resolución 9959 de 1993, el solicitantedel registro estaba ante una situación jurídicaabstracta de la cual se derivaba una meraexpectativa de derecho a la obtención de lamarca.

Si bien al presentarse la oposición al registrode la marca en estudio, el día 27 de abril de1981, se declaró infundada la oposición, nueveaños después, mediante la Resolución 5530de 17 de Julio de 1990 de la División dePropiedad Industrial de la Superintendencia deIndustria y Comercio, según los documentoobrantes en escrito de 25 de Febrero de 1991,la Sociedad Refinadora de Maíz VenezolanaCompañía Anónima REMAVENCA, interpusorecurso de reposición y en subsidio de apela-ción contra la Resolución 5530 y sólo hasta el26 de Julio de 1993 se resolvió el recurso noreponiéndola y por Resolución 9959 de 29 dejulio de 1993 se decidió ordenar el registro dela marca �ELEGANTE TRIGUEÑA CONTURBANTE�, para distinguir productos de laclase 30 en favor de la Sociedad productorade MAIZ S.A., PROMASA, por el término dediez años.

El 19 de septiembre de 1994, por Resolu-ción 1992 el Superintendente de Industria yComercio resuelve el recurso de apelaciónconfirmando la Resolución 5530 de 1990 ymodificando el artículo 2° de la Resolución 9959de 1993 en el sentido de que el registro allíconcedido �ha de efectuarse con exclusión dela palabra EXPORTVEN� y advirtiendo quequedaba agotada la vía gubernativa.

La anterior situación, deberá ser tomada encuenta por el juez nacional para dilucidar deacuerdo con ella la aplicación de los regímenesde la Decisión 85 al acto de oposición de lamarca, la Decisión 313, al acto que ordena elregistro de la marca a favor de la empresacolombiana y la Decisión 344 a la modificacióndel mismo.

El Tránsito de Legislación

Para orientar el criterio de la alta jurisdic-ción nacional consultante, este Tribunal esti-ma que deberá tomarse en cuenta el tránsitolegislativo en la evolución normativa de laComunidad Andina, que ha sido preocupaciónprincipal de las resoluciones de la Comisión,especialmente de las relativas al derecho depropiedad industrial.

El artículo 85 de la decisión 85 del Acuerdode Cartagena precavió la subsistencia de �to-do derecho de propiedad industrial válidamen-te concedido� de acuerdo a la legislación ante-


rior a la vigencia del Reglamento Comunitario.La Decisión 311 guardó la misma filosofía alrespetar la vigencia de los derechos de pro-piedad intelectual de acuerdo con la legisla-ción preexistente y señalar además, que lasolicitud de registro de marca y los escritos deobservaciones a dicho registro, presentados conanterioridad, serían tramitados y resueltos con-forme al ordenamiento legal vigente en la fechade su presentación (Disposición TransitoriaCuarta).

La Decisión 313, vigente en el momento deotorgarse el registro de PROMASA y la Deci-sión 344 fueron consistentes con las prece-dentes (Decisiones 85 y 311) al respetar losderechos adquiridos con anterioridad a ellas.Sinembargo es de anotar que la Decisión 313nada estableció al respecto de solicitudes deregistro de marca en trámite y de observacio-nes u oposiciones presentadas antes de suvigencia. En tal caso concreto estamos enpresencia de una laguna aparente de la leycomunitaria que deberá ser llenada por elintérprete comunitario acudiendo a principiosde derecho desarrollados jurisprudencialmentey respaldados, en el presente caso, por el de-recho comunitario escrito, como el de la pre-eminencia, aplicación directa y efecto inme-diato que permiten aclarar los efectos de lanorma comunitaria en el tiempo. Con funda-mento en estas consideraciones, si las deci-siones 313 y 344 no se refirieron expresamentea la ley aplicable a las solicitudes en trámite,los principios comunitarios respaldados en elderecho originario (artículo 3 del Tratado delTribunal) permiten concluir que a los actos detrámite procesal les son aplicables en formainmediata las leyes vigentes al momento de laexpedición del respectivo acto.

Protección de la Marca Notoria en el Régimende la Decisión 85

Jurisprudencia anterior del Tribunal en el casodel Proceso 1-IP-87 sostiene, al interpretar elliteral g) del artículo 58 de la Decisión 85 quela prueba de la notoriedad de la marca a quese refiere dicha norma debe efectuarse �en ellugar donde se adelanta el procedimiento [deregistro] y no en otro distinto�. Sinembargo unanálisis detenido del texto del literal g) del ar-tículo 58 de la Decisión 85 permite concluirque la exégesis de esta norma facilita desa-rrollar su texto en el sentido de que una marca

es irregistrable cuando sea confundible con otrasnotoriamente conocidas en el país o en el ex-terior. La propia jurisprudencia comentada llevanecesariamente a esa interpretación cuandoen el punto 2 de las conclusiones señala que�La Oficina Nacional Competente también deberechazar aquellas solicitudes de marcas quesean confundibles con otras notoriamenteconocidas y registradas en el país o en el ex-terior para productos o servicios idénticos osimilares.�

De otra parte las Decisiones 311, 313 y 344,de idéntico tenor en sus artículos 73, literal d),las dos primeras y en su artículo 83 literal d)la última, son claras al señalar que la notorie-dad está referida, bien al país en el que soli-cita el registro, al ámbito territorial de la sub-región o al ámbito internacional sujeto a re-ciprocidad. En este sentido el Tribunal ajustael alcance de la disposición mencionada quedio en la parte motiva de la sentencia de 1987pero que dejó aclarado en sus conclusiones.

Protección en el Régimen de las Decisiones313 y 344.

Las Decisiones 313 y 344 no exigen la pruebadel uso de la marca en el país en donde setrata de reivindicar la protección marcaria, cuan-do se sucedan los siguientes supuestos: 1°que se pruebe la notoriedad en cualquier lugardel comercio subregional; 2° que se pruebe lanotoriedad en el comercio internacional sujetoa reciprocidad.

Las Decisiones 313 y 344 en este aspectode la notoriedad deben concebirse en su re-lación estrecha con la liberación del comerciosubregional caracterizado por el intercambiosin barreras de productos en la subregión. Laliberación del Comercio en el área andina dauna connotación especial a la expresión co-mercio subregional como un territorio que vamás allá de las fronteras de cada uno de lospaíses miembros, para constituirse en un nuevoespacio territorial en el que opera la liberacióncomercial. Así entendida la liberación, no hayduda de que en lo referente a la prueba de lanotoriedad de una marca, en el régimen andinobasta que con ella se produzca en cualquierlugar de la subregión, para que el titular de lamarca notoria pueda ejercer sus derechos comolegítimo contradictor de marcas idénticas osimilares a la suya en cualquiera de los paísesmiembros.


IV - MARCA NOTORIA Y RIESGO DE CON-FUSION.

Los artículos 58 de la decisión 85, 72 y73 de la Decisión 311, 72 y 73 de la Decisión313 y 82 y 83 de la 344 del Acuerdo deCartagena han venido señalando, in exten-so las causales de irregistrabilidad de las mar-cas que pueden dar lugar a oposición (hoy obser-vaciones) frente a una solicitud de registro, oque pueden ser fundamento para una poste-rior nulidad del mismo. En el presente caso lainterpretación se refiere a los literales g) delartículo 58 de la Decisión 85 y e) del artículo73 de la Decisión 313, que fue solicitada enconsulta y que corresponden a la materiacontrovertida. Para que haya lugar a la noregistrabilidad de conformidad con el artículo58 literal g) de la Decisión 85 se requiere quela marca que se pretende registrar sea con-fundible con otra notoriamente conocida yregistrada en el país o en el exterior paraproductos o servicios idénticos o similares,mientras a la luz del artículo 73 literal d) de laDecisión 313, basta que la marca que se pre-tende registrar sea confundible con una marcanotoriamente conocida en el país en el que sesolicita el registro o en el comercio subregio-nal o internacional sujeto a reciprocidad. Comoen el caso presente se trata de establecer lalegitimidad de quien se opuso alegando cau-sales de irregistrabilidad de una marca, sobrela base de reunir las condiciones de notorie-dad, a ésta y a la confusión ha de referirse lapresente sentencia.

Noción de marca notoria.

La marca notoria es aquella que reúne lacalidad de ser conocida por una colectividadde individuos pertenecientes a un determinadogrupo de consumidores o usuarios del tipo debienes o de servicios a los que les es aplicable,porque ha sido ampliamente difundida entredicho grupo. Con las consideraciones adicionalesrelativas a la prueba de la notoriedad de lamarca, este Tribunal estima pertinente recogeren esta oportunidad lo dicho acerca de la mar-ca notoria en los fallos de interpretación preju-dicial 1-IP-87, 2-IP-94 y 5-IP-94, (G.O. N° 28de 15 de febrero de 1988, 163 de 12 deseptiembre de 1994 y 177 de 20 de abril de1995, respectivamente) cuyas partes pertinentesse transcriben a continuación:

Marca notoria, según esta jurisprudencia �esla que goza de difusión, o sea la que es conocidapor los consumidores de la clase de productoo servicio de que se trate. Esta notoriedad esfenómeno relativo y dinámico, según sea elgrado de difusión o de reconocimiento de lamarca entre el correspondiente grupo deconsumidores. A diferencia de ella, la marca�renombrada�, que antes se mencionó, debeser conocida por diferentes grupos de consu-midores, en mercados diversos y no sólo den-tro de un grupo particular, como ocurre con lamarca notoria. Puede decirse entonces quetoda marca renombrada es notoria, pero notoda marca notoria es renombrada, calidad es-ta última más exigente.

Tiene especial interés en este proceso lanoción de �marca notoria�, ya que ella estáprotegida por las normas del Acuerdo deCartagena que son materia de esta consulta,más allá de los límites de �la clase� de pro-ducto o servicio o �regla de especialidad�, siem-pre que, además de ser notoria, esté tambiénregistrada, así sea en el exterior. El literal g)del artículo 58 de la Decisión 85, protege ade-más a la �marca notoriamente conocida y re-gistrada en el país o en el exterior�, en rela-ción con �productos o servicios idénticos osimilares�, no necesariamente de la misma�clase�, o sea más allá de los límites queestablece la �regla de la especialidad�.

La Confusión.

Ya se ha pronunciado reiteradamente esteTribunal sobre el riesgo de confusión. Se hasostenido que la marca confundible carece defuerza distintiva pues la identidad o semejanzase opone a la distinción o carácter distintivoque hace registrable una marca y le da lacapacidad de identificarse con el producto oservicio a que ella se refiere. De presentarseconfusión entre dos marcas se afecta a losmedios comerciales y al público consumidora quien se induce a error de consentimiento,se deteriora su capacidad de discernimientopara determinarse a comprar un cierto produc-to y no otro, dada la naturaleza del producto,su procedencia, su modo de producción, sucalidad y demás características que él conoce.

En el caso de marcas confundibles no seda el elemento indispensable que consagra elartículo 56 de la decisión 85 para que pueda


procederse al registro, como es el de la distin-tividad de los signos o marcas comerciales. Lafunción distintiva es la característica mas im-portante que el ordenamiento jurídico andinoatribuye a las marcas pues las demás se de-rivan de ella; así la visibilidad de la marca y sunovedad a que se refiere el mismo artículo 56son calidades que precisamente permiten laidentificación de la marca y su diferenciacióncon respecto a otros productos. El artículo 71de la Decisión 313 y el 81 de la Decisión 344,hoy vigente, concuerdan en otorgar a la fun-ción distintiva de los signos papel fundamentalpara que una marca sea susceptible de registro.De esta manera al no darse tal circunstanciase incurre en causal de irregistrabilidad de lamarca.

En tratándose de marcas idénticas - tantoen cuento a signos como a productos - el riesgode confusión es inevitable y puede estable-cerse �prima facie� con certeza total medianteel simple cotejo de las marcas en conflicto.

Los signos o marcas comerciales puedenatentar también contra el derecho de terceroscuando de su examen comparativo resultenidénticos o se asemejen a una marca noto-riamente conocida. La igualdad o calidad deidéntico, por definición, se opone a la distincióno acción y efecto de diferenciar que debe teneruna marca para que pueda ser registrada. Ladistinguibilidad es la cualidad que se destacacomo elemento esencial en la definición de lamarca registrable. Este elemento hace de lamarca un signo perceptible capaz de distinguiren el mercado los productos o servicios co-mercializados por una persona, de los produc-tos idénticos o similares de otra persona.

V - PROTECCION JURIDICA DE LA MARCANOTORIA.

La notoriedad de la marca que protege elartículo 58, literal g), de la Decisión 85 y el 73,literal e) de la Decisión 313 del Acuerdo deCartagena, es elemento que se asocia a lautilización generalizada y constante de un signoligado a un producto o servicio. La marca eneste sentido es la expresión que utiliza elproductor o comerciante de un bien para co-municarse con el consumidor. Su difusión im-plica para él esfuerzos, gastos y erogacionespara acreditar en el mercado su producto. Lamarca frecuentemente se asimila y se incor-

pora al �good will� del empresario como partede su patrimonio, de manera que el valor de lamarca está en relación directa con la noto-riedad de la misma. Es un activo patrimonialque la ley marcaria protege.

De ahí que al titular de la marca notoria quese encuentre en los supuestos previstos en laley marcaria (artículo 58, literal g) de la Deci-sión 85 y 73 literal a) de la Decisión 313), sele ha otorgado el derecho de oponerse a lasolicitud de registro, dentro del procedimientoabierto de oposición al registro contempladoen el artículo 65 de la decisión 85, o dentrodel procedimiento de observaciones contem-plado en el artículo 93 de la decisión 313 paraquien demuestre interés legítimo. Asimismoa la luz del artículo 102 de la Decisión 313, elpropietario de una marca notoria podrá pedirla nulidad del registro que se haya otorgadoen contravención a las disposiciones del orde-namiento jurídico comunitario, entre ellas, claroestá, la que prohibe registrar una marca sus-ceptible de producir confusión con una marcanotoriamente conocida. La interpretación ante-rior ha sido expuesta también en el caso 5-IP-94 (Gaceta Oficial Nº 177 de Abril 20 de 1995).

VI- DENOMINACIONES GENERICAS Y DES-CRIPTIVAS.

El artículo 58 literal c) de la Decisión 85señala dos causales de irregistrabilidad de lamarca que la oficina nacional competente debeexaminar cada vez que se trate de aplicar lanorma comunitaria: de una parte la originadaen la imposibilidad de registro como marca,que tienen las indicaciones o los signos gené-ricos; de la otra, la denominación descriptiva.

a) Denominación Genérica.

Las denominaciones genéricas comprenden,para efectos marcarios, las que se refieren aindividuos tanto de un mismo género propia-mente dicho como de una misma especie, enla medida en que etimológicamente tanto eluno como la otra hacen relación al conjunto deelementos que tienen uno o varios caracterescomunes y que por tanto no pueden ser objetode uso exclusivo para identificar el producto oservicio que se trate de registrar. Tanto en lanoción de género como en la de especie quetrae el Diccionario de la Real Academia, lacomunidad de elementos hace evocar la idea


de generalidad. La prohibición de registro sedirige pues, en ambos casos (género y es-pecie) a precaver que expresiones de uso co-mún o generalizado puedan ser utilizadas, víael registro marcario, para asignarlas comodenominación exclusiva de un producto o ser-vicio.

El carácter genérico de una denominación,por sí mismo o mirado en un plano abstracto,no constituye elemento suficiente para deter-minar o deducir de él la prohibición del registrocomo marca. Para que una solicitud de ins-cripción de una marca resulte incursa en lacausal de irregistrabilidad establecida en elartículo 58, literal c) de la Decisión 85 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, es nece-sario que la naturaleza genérica de la expre-sión se predique del producto o servicio al cualestá llamada a aplicarse.

Resulta necesario que la oficina nacionalcompetente, al ejercitar su facultad de proce-der al examen de registrabilidad de una marcadespliegue toda su capacidad analítica y re-flexiva para determinar el carácter genérico deun signo en su conjunto que se pretenda re-gistrar, sin limitarse al mero análisis grama-tical de la palabra o las palabras que lo com-ponen. En los signos compuestos constituidospor un conjunto de palabras -como es el casoque nos ocupa- puede darse el evento de queel carácter genérico de las palabras cuandose les considera aisladamente, desaparezcaporque el conjunto formado por ellas se tra-duce en una expresión con significado propioy poder distintivo suficiente para ser registra-da como marca. De ahí que el examinador de-ba acudir al estudio no sólo individual sino deconjunto de las palabras, para deducir o no lanaturaleza general de la expresión vista de ca-ra al producto que pretende distinguir.

Este Tribunal, en sentencia de Interpreta-ción Prejudicial proferida en el Caso 2-IP-89,Gaceta Oficial No. 49 de 10 de Noviembre de1989, a propósito de consulta prejudicial soli-citada por el Consejo de Estado en el procesoinstaurado por la empresa Productos Familia,S.A., se pronunció en los siguientes términoscon respecto al carácter no registrable de lossignos descriptivos o genéricos, contempladosen el artículo 58, literal c) de la Decisión 85del Acuerdo de Cartagena:

�...Nociones Generales.- Según el Diccionariode la Real Academia, GENERICO es �lo comúna muchas especies�, y GENERO es el �conjuntode seres que tienen uno o varios caracterescomunes�. También es �la clase a la quepertenecen personas o cosas� o el �conjuntode especies que tienen cierto número decaracteres comunes�. ESPECIE, por su parte,es �el conjunto de cosas semejantes entre sípor tener uno o varios caracteres comunes�.La �denominación genérica� o �nombre ape-lativo�, como la llama Don Andrés Bello en suGramática de la Lengua Castellana, es la queconviene �a todos los individuos de una clase,especie o familia, significando su naturaleza olas cualidades de que gozan�. Don Miguel An-tonio Caro, por su parte, afirma que la deno-minación genérica �siendo común a muchos,no pertenecen a nadie� (citados por ManuelPachón M. en Manual de Propiedad Industrial,Ed. Temis, 1984, pág. 101 y 102).

�Cuando la Decisión 85 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, en el literal c) de suartículo 58, dispone que �no podrán ser objetode registro como marcas... las denominacio-nes genéricas en cualquier idioma� se refiere,de acuerdo con el sentido literal de los térmi-nos, a nombres de �conjuntos de seres concaracteres comunes� o a clases o especies decosas semejantes entre sí por compartir cier-tos caracteres comunes. La razón de ser de laprohibición, que es usual en los ordenamien-tos marcarios, resulta evidente ya que no seríajusto que se reconociera un derecho individualexclusivo al uso de una denominación para unproducto o un servicio, cuando tal denomina-ción la comparten otros productos o serviciosde la misma especie, a los cuales también lessería aplicable, dentro del lenguaje corriente.

�Noción Jurídica.- Debe aclararse, sin em-bargo, que conforme a la más generalizadadoctrina dentro del Derecho Marcario La GE-NERICIDAD de una denominación, que impideque pueda ser utilizada como marca, debeapreciarse siempre en su relación directa conlos productos o servicios de que se trate, y noen el vacío o en abstracto. El criterio simple-mente gramatical no es suficiente para confi-gurar la �genericidad� de una denominación des-de el punto de vista jurídico. No porque unapalabra figure en el diccionario con una o va-rias acepciones amplias o genéricas, quedapor ello descalificada a priori como marca. El


análisis del término o denominación, para es-tos efectos, no puede limitarse al aspectoidiomático ya que se trata de una cuestióneminentemente práctica, que debe ser consi-derada a la luz de lo que suele entenderse enel mercado según la utilización normal de losvocablos por parte de los empresarios y delpúblico consumidor. Resulta así que una de-nominación no tiene necesariamente el carác-ter de genérica, en lo que a marcas se refiere,por el solo hecho de serlo en sentido grama-tical. La condición de genericidad de un vo-cablo apelativo, que impide jurídicamente quepueda ser utilizado como marca, sólo resultasi es que tal denominación puede servir por sísola, según el lenguaje que suele utilizarse enel mercado, para señalar o identificar la clasede producto o servicio de que se trata. De allíque la doctrina haya precisado que se estáfrente a una denominación genérica cuando ala pregunta �¿qué es?� en relación con unproducto o servicio, se responde utilizando ladenominación genérica. Así, los términos �silla�,�mueble�, �píldora�, �papel�, son genéricas enrelación con tales clases de productos.

�Conviene aclarar, en el campo doctrinal, quelas palabras pueden usarse en un sentido dis-tinto a su significado inicial o propio, de modofigurado o metafórico, y adquirir así una fuerzaexpresiva peculiar, suficiente para ser novedosay distintiva en relación con determinado pro-ducto o servicio. Una expresión, utilizada enun contexto original en relación con el objeto,puede así dejar de ser genérica, jurídicamentehablando. En otras palabras, un vocablo en símismo genérico, al ser utilizado en lenguajefigurado y en relación directa con un productoo servicio, sale del ámbito de su significadopeculiar o propio y pierde así su genericidadinicial, siempre que no sea igualmente apli-cable a otros productos o servicios de la mis-ma clase. O sea que un término genérico sepuede constituir por mera convención en pa-labra propia o independiente, apta por lo tantopara servir como marca.

�Contra esta posibilidad, admitida por ladoctrina, no resulta válido el argumento consis-tente en sostener que quien registra una marcanecesariamente monopoliza el vocablo, ya que-por supuesto- éste podrá continuar siendoutilizado libremente en el lenguaje común, ensu sentido propio, sin confundirse por ello conla marca, puesto que ya no existiría relación

alguna con el producto o servicio en referencia.Así ocurre, por ejemplo, con el uso novedosode ciertos términos en el caso de marcas co-mo �Familia�, �Ley�, �Hidalgos�, �Universo�, �Hoy�,�Comercio�, etc. etc.

�Un término es genérico, en cambio, desdeel punto de vista del Derecho Marcario, cuandolos empresarios del correspondiente sectoreconómico necesitan utilizarlo en alguna formapara señalar el producto o servicio, o cuandopor sí solo pueda servir para identificarlo. Entales casos conforme se ha indicado, no resul-taría admisible que un solo empresario pre-tendiera apropiarse de algo que es común yque los demás empresarios habrían de nece-sitar, utilizando el lenguaje corriente, para re-ferirse a su producto o servicio...�.

La anterior jurisprudencia fue reiterada poreste Tribunal en Fallo 3-IP-91, Gaceta OficialNo. 93 de 11 de Noviembre de 1991.

b) Signos Descriptivos.

Según Fernández-Novoa la denominacióndescriptiva es aquella �que permite conocer lascaracterísticas propias de los productos oservicios globalmente definidos a través de cadadenominación genérica�. Mediante la deno-minación descriptiva se da noticia de maneradirecta sobre los datos características o infor-maciones del producto no constitutivos de ras-gos propios que la hagan distinguirse de losproductos competidores. Tales característicasestán señaladas de manera enunciativa por elliteral c) del artículo 58 de la Decisión 85 quese comenta, referidas a la especie, la calidad,la cantidad, el destino, el valor, el lugar deorigen, la época de producción, entre otros.

VII- PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

La demandante considera que la adminis-tración omitió efectuar el examen de regis-trabilidad de la marca en la oportunidad pre-vista en el artículo 84 de la Decisión 313 delAcuerdo de Cartagena, al advertir la OficinaNacional Competente que incurría en causalesde irregistrabilidad de la marca contempladasen los artículos 58 de la decisión 85 y 72 dela Decisión 313.

A fin de dar aplicación al ordenamiento jurí-dico comunitario en materia procesal, este Tri-


bunal estima del caso referirse al procedimientode registro con énfasis en el examen de regis-trabilidad.

La norma comunitaria contempla los siguien-tes trámites procesales para la aprobación orechazo de un registro que deberán ser cum-plidos para que la actuación administrativa nosea viciada de nulidad: el examen formal deregistrabilidad y la determinación, tambiénmediante examen, acerca de si el signo quese solicita registrar es novedoso, visible ysuficientemente distintivo, y si no está incursoen causales de irregistrabilidad como las conte-nidas en los artículos 58 y 59 de la decisión85 y 72 y 73 de la 313, según el caso.

Admitida desde el punto de vista formal lasolicitud, debe la administración examinar deoficio si la marca puede registrarse por no ha-llarse comprendida en ninguna de las causalesque impiden el registro de un signo distintivocomo marca. En esta etapa del proceso admi-nistrativo la Oficina Nacional Competente, ensu análisis sobre la registrabilidad de la marca,obra en interés general para proteger los de-rechos de los consumidores y también de losproductores y de la trasparencia del mercado.La autoridad cuando actúa de oficio decide deconformidad con los hechos y con las prue-bas que obren en el expediente, aplicandoademás su propio criterio y evaluando las prue-bas de acuerdo con las normas de la sanacrítica.

De lo anteriormente expuesto puede dedu-cirse que si la administración se ha ajustado alas normas procedimentales para la aproba-ción o rechazo de una solicitud de registro,habiendo practicado en la ocasión procesal elexamen de registro y habiendo dado oportuni-dad a las partes para ejercer el derecho dedefensa, la actuación de la Oficina NacionalCompetente se habrá ajustado a lo previstopor los artículos 63 a 67 de la Decisión 85relacionados con los artículos 80 a 85 de laDecisión 313. La Oficina Nacional Competenteviolaría la ley comunitaria si frente al hechoevidente de que el signo que se examina seencuentra dentro de las causales de irregis-trabilidad de la marca, procediera a su regis-tro, pues en esas circunstancias la Oficina Na-cional Competente estaría incurriendo en des-viación de poder generadora de nulidad de suactuación, lo cual será objeto de decisión por

el Consejo de Estado en el proceso contencio-so correspondiente, mediante aplicación de lanorma comunitaria que se interpreta en el pre-sente caso.

VIII- LA MALA FE COMO CAUSAL DENULIDAD

El artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdode Cartagena establece una nueva causal denulidad del registro marcario, cuando éste sehubiere obtenido de mala fe en dos casos es-pecíficos expresamente contemplados: a) cuan-do el representante distribuidor o usuario deltitular de una marca registrada en el extran-jero, solicite y obtenga el registro a su nombrede una marca confundible con aquella, sin elconsentimiento expreso del titular; b) cuandoel registro se hubiere obtenido por quien de-sarrolla como actividad habitual el registro demarcas para su comercialización.

Estas causales de nulidad por mala fe hansido introducidas por primera vez en el derechomarcario andino por la Decisión 344, sin quecon anterioridad la ley comunitaria se hubiereocupado de ella. Si se toma en consideraciónque según la descripción de los hechos quehace el demandante y que reconoce como ciertala administración, el registro se solicitó el 24de Noviembre de 1978 y se obtuvo el 23 deJunio de 1993, ninguno de los dos supuestosde la conducta antijurídica a que se refiere elartículo 113 de la Decisión 344 pudieron darsedurante su vigencia sino mucho tiempo antes.Ya ha sostenido este Tribunal que el recono-cimiento y la constitución de un derecho realcomo el de propiedad industrial por el registrode la marca confiere al individuo un claro de-recho adquirido dentro del imperio de una De-cisión como la vigente al momento de suconstitución - sea en vigencia de la Decisión85 o de la 313 -. A dicho derecho se aplica elprincipio de irretroactividad de la ley, no pu-diendo ser modificado por disposiciones sus-tantivas posteriores como la 344 del Acuerdode Cartagena. Aplicar el artículo 113 de estaDecisión al caso en estudio significaría paraeste Tribunal violar el principio fundamental denulla paena sine lege que debe prevalecerpara la aplicación de la ley en el tiempo (pro-ceso 25-IP-95, Marca �Bonita�, Actor: NacionalMercantil, S.A., Gaceta Oficial No. 253 de 7 deMarzo de 1997).


IX- MODIFICACIONES AL REGISTRO DE UNAMARCA

Tampoco hay lugar a la aplicación de lasprohibiciones de modificar el registro de unamarca, contenidas en el artículo 89 de la Deci-sión 344, por la siguiente razón básica queexonera al Tribunal Comunitario de profundi-zar sobre el alcance de este artículo: la pro-hibición allí contenida hace referencia al pe-ticionario del registro, para que no pueda modi-ficar su solicitud sino para efectos secunda-rios de la marca; en ningún momento estalimitación se refiere a la Oficina NacionalCompetente.

En razón de las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDODE CARTAGENA,

C O N C L U Y E :

1. El uso exclusivo de una marca sólo seadquiere por el registro de la misma antela respectiva oficina nacional competente,al tenor de las Decisiones 85 artículo 72,311 artículo 93, 313 artículo 92 y 344 ar-tículo 102, en virtud del sistema atributivoque orienta el derecho marcario en la Co-munidad Andina.

2. Las Decisiones 85, 313 y 344 del Acuerdode Cartagena, son consistentes en ampa-rar los derechos adquiridos sobre propie-dad industrial que se consolidaron conanterioridad a la vigencia de cada una deellas.

3. Con respecto a las actuaciones en trámitecorresponderá a la autoridad nacional com-petente o al juez del proceso judicial inter-no dar aplicación a las Decisiones comu-nitarias vigentes en cada momento, segúnlas reglas establecidas en esta interpre-tación prejudicial.

4. Al tenor de las Decisiones 85, 311, 313 y344 de la Comisión del Acuerdo de Carta-gena, la exigencia del lugar de la pruebade notoriedad de la marca puede cumplir-se acreditándola bien en el país donde sereivindique su protección, en cualquier otropaís de la Subregión o -por lo que respecta

a las tres últimas Decisiones- en los paísesextra-regionales con los cuales se hayancelebrado tratados sobre reciprocidad.

5. La liberación del comercio en el área andinada una idea precisa de lo que debeconsiderarse por el término �comercio sub-regional�, calificándolo como un territoriomás allá de las fronteras de cada paísmiembro, en el que opera la liberación delcomercio intra regional.

6. Corresponde al juez nacional la resolucióndel asunto controvertido, dando aplicacióninmediata a las Decisiones vigentes almomento de la expedición del respectivoacto, según se trate de la Decisión vigenteen el momento de la oposición al registroo en el de su otorgamiento a favor de laempresa colombiana productora de Maíz,PROMASA.

7. La función distintiva de los signos marcarioses condición fundamental para su registrocomo marca. Los signos idénticos o simila-res a una marca notoriamente conocidaatentan contra el carácter distinguible delsigno marcario, elemento esencial en ladefinición de marca registrable.

8. Las denominaciones genéricas o descripti-vas no pueden ser registradas como marcas.El carácter genérico de una palabra, puededesaparecer al analizarse dentro de unaexpresión compuesta por varias, con signi-ficado propio y poder distintivo suficientepara ser registrada como marca.

9. Corresponde a la oficina nacional compe-tente efectuar en la oportunidad procesal,el examen de registrabilidad de los signoscon el criterio de evitar la confusión o engañoque pueda generarse por los mismos, enperjuicio del interés general de los consu-midores, los productores y la transparenciadel mercado en el País Miembro o en laSubregión, según el caso.

10. En cumplimiento de lo dispuesto por elartículo 64 del Estatuto del Tribunal deJusticia del Acuerdo de Cartagena, noti-fíquese al Consejo de Estado de la Repú-blica de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, mediantecopia certificada y sellada.


11. Remítase copia certificada de esta sentenciade interpretación prejudicial a la Junta delAcuerdo de Cartagena para su publicaciónen la Gaceta Oficial.

Juan José Calle y CallePRESIDENTE

Gualberto Dávalos GarcíaMAGISTRADO

Luis Henrique Farías MataMAGISTRADO

Patricio Bueno MartínezMAGISTRADO

Roberto Salazar ManriqueMAGISTRADO

Patricio Peralvo MendozaSECRETARIO a.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fielcopia del original que reposa en el expedientede esta Secretaría. CERTIFICO.-


PROCESO Nº 11-IP-96

Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 107 y 110 yde la disposición final de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, presentada por el doctor Eloy Torres Guzmán, Presidente del

Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, inscrito en Quito,República del Ecuador. Proceso Interno N° 1430-681-94. Caso Marca

�BELMONT� e Interpretación Prejudicial de oficio del artículo 108 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Quito, agosto 29 de 1997

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA,

V I S T O S:

Que el Tribunal de lo Contencioso - Admi-nistrativo, Distrito de Quito, República del Ecua-dor, en oficio N° 152-TDCA-2S de 27 de mar-zo de 1996, dentro del proceso N° 1430-681-94 propuesto por el doctor Rodrigo Bermeo ensu calidad de apoderado de C.A. Cigarrera BigottSucesores, empresa domiciliada en Caracas -Venezuela, contra el Director Nacional de Pro-piedad Industrial por el cual se impugna la pro-videncia N° 0940889 de 4 de noviembre de1994 de dicha Dirección, por la que se decretóla prohibición de importación y comercializaciónen el Ecuador del producto Belmont proceden-te de Venezuela; proceso dentro del cual esponente el doctor Eloy Torres Guzmán, Minis-tro de sustanciación del Tribunal de lo Conten-cioso Administrativo N° 1 de Quito, solicita aeste Tribunal Comunitario interpretar por vía

prejudicial los artículos 107, 110 y la Disposi-ción Final de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena.

Que tanto el Tribunal solicitante como esteTribunal Comunitario son competentes para so-licitar e interpretar, respectivamente, las nor-mas que conforman el ordenamiento jurídicodel Acuerdo de Cartagena, de acuerdo con losartículos 28 y 29 del Tratado Constitutivo delTribunal Andino.

Que la solicitud del Tribunal requirente reúnelos requisitos exigidos por el artículo 61 delEstatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdode Cartagena y de conformidad con lo estable-cido en el literal c) de dicho artículo, el Tribu-nal de lo Contencioso Administrativo del Dis-trito de Quito hace el siguiente informe sucintode los hechos que estima relevantes para lainterpretación:

�...a) El actor impugna la providencia N°.0940889 de 4 de noviembre de 1994,por la que decreta la prohibición de


importación y comercialización del pro-ducto Belmont procedente de Venezuela,fabricado por la Empresa a la que repre-senta; y solicita que se declare que elDirector de Propiedad Industrial no tienefacultades para prohibir importaciones ypide que se rectifique el procedimientoequivocado de la referida Autoridad yse revoque la providencia impugnada N°0940889;

�b) Por su parte los demandados comparecena juicio y el Procurador General del Es-tado en escrito de fojas 12 a 15 de losautos, luego de hacer un análisis de losantecedentes y de las disposiciones le-gales propone las siguientes excepcio-nes: 1) Negativa pura y simple de losfundamentos de hecho y de derecho dela demanda; 2) Alega la legitimidad delacto administrativo impugnado; 3) Faltadel derecho del actor; 4) Incompetenciadel Tribunal Distrital de lo ContenciosoAdministrativo; 5) Improcedencia de lademanda en cuanto se refiere al pagode costas; 6) Nulidad procesal; el Direc-tor Nacional de Propiedad Industrial enescrito de fojas 18 a 23, luego de la ex-plicación de sus atribuciones y compe-tencia, plantea las siguientes excepciones:1) Niega los fundamentos de la deman-da; 2) Ilegitimidad de personería del ac-tor; 3) Falta de legítimo contradictor; 4)Falta de derecho del actor; 5) Legalidaddel acto administrativo;

�c) El representante de la Compañía PHILIPMORRIS PRODUCTOS INC. en escritode fojas 367 a 373 pide solicitar lainterpretación prejudicial del Tribunal deJusticia del Acuerdo de Cartagena delas disposiciones señaladas con anterio-ridad; de igual manera el director Nacio-nal de Propiedad Industrial, en escritode fojas 374 a 379, hace igual petición...�.

Que este Tribunal estima además necesario,puntualizar los argumentos esgrimidos por laspartes en el proceso interno, C.A. CigarreraBigott Sucesores, el Director Nacional de laPropiedad Industrial, el Procurador General delEstado de la República del Ecuador y la firmaPhilip Morris Products Inc.

El demandante señala que la empresa C.A.Cigarrera Bigott Sucs, con domicilio en Caracas-

Venezuela, en forma directa o por medio desus subsidiarias y/o empresas relacionadas espropietaria de la marca de fábrica Belmontregistrada en los principales países de Américay originalmente en Venezuela donde se regis-tró desde el 18 de marzo de 1963, siendo dichamarca �la marca más famosa de Venezuela,País Miembro del Pacto Andino, en lo que serefiere a cigarrillos�. Agrega que su mandantetambién es propietaria de la marca Belmont enel Ecuador registrada con el N° 2015 de 1976ante la Dirección Nacional de Propiedad In-dustrial de este país.

El demandante califica como �actos delmonopolio del cigarrillo en el Ecuador tendien-tes a impedir el libre comercio�, entre otros,una acción penal en contra del distribuidor decigarrillos, empresa DISPACIF C. Ltda., la cualse halla suspensa, pues el juzgado se inhibióde conocerla por no existir delito alguno. Lasacciones civiles tendientes a impedir el uso delas palabras Belmont y Extra-suave, las accio-nes administrativas dirigidas ante el Ministrode Industria, Comercio, Integración y Pescadel Ecuador para que �solicite al Ministro deFinanzas que prohiba la importación del pro-ducto Belmont� las cuales, mediante oficio944098 de septiembre 12 de 1994 decidió dejarsin efecto.

Que una vez fue levantada la prohibiciónpor el Ministro de Industrias, a solicitud de PhilipMorris Products Inc. formulada con fecha 4 deagosto de 1994, el Director de Propiedad In-dustrial con fecha 19 de octubre de 1994 expidióuna providencia mediante la cual �decide entreotras cosas� que se abra la causa a pruebapor el término de 6 días, sin que posteriormenteconsiderara necesario actuar las pruebassolicitadas por la parte actora; agrega que dichoDirector expidió la providencia por la cual se�prohibe la importación de cigarrillos Belmontfabricados por C.A. Cigarrera Bigott Suc. y sucomercialización dentro del territorio ecuato-riano�, ordenando oficiar a la Junta Monetaria,al Banco Central del Ecuador, Secretaría Na-cional de Comunicación del Estado y a lasautoridades aduaneras.

El demandante acusa al Director Nacionalde Propiedad Industrial de haber cometido lassiguientes violaciones: �Ha abusado dolosamentede sus funciones�. �Ha cometido exceso deatribuciones�. �Ha conocido y resuelto una causa


sin tener facultades para ello�. �Ha violentadonuestro legítimo derecho de petición�.

Por lo anterior el actor demanda �que sedeje sin efecto la providencia 940889 de 4 denoviembre de 1994, y se declare que el Direc-tor de Propiedad Industrial no tiene facultadespara prohibir importaciones que puedan pasarpor sobre las disposiciones del superior jerár-quico, el Ministro, y que se lo condene al pagode costas, daños y perjuicios que de momentolos evaluamos en al menos el equivalente a2�000.000 de dólares norteamericanos�.

En la contestación de la demanda por partede la empresa Philip Morris Productos Inc.,después de señalar que la marca Belmont anombre de la Philip Morris fue registrada el 12de diciembre de 1963, con plazo de duraciónde 20 años y después de transferir sus dere-chos a Tabacalera Andina S.A. TANASA, elEstado ecuatoriano la renovó una vez más el24 de agosto de 1988, se consolidó en cabezade Industrias del Tabaco, Alimentos y BebidasS.A. ITABSA, el 6 de agosto de 1991, se re-novó el 20 de noviembre de 1992 y fue nueva-mente transferida la marca a la empresa PhilipMorris el 15 de julio de 1994, habiéndoseotorgado la licencia de uso a favor de ITABSA.

Agrega el demandado que en violación dela ley y del derecho preexistente �Bigott ob-tuvo... el registro de una marca idéntica con elN° 2015 el 12 de julio de 1976, por lo cual laPhilip Morris la demandó civilmente, habién-dose llegado a transacción a propuesta de Bigotten cuya virtud �se allanó a la demanda de nuli-dad del registro de la marca Belmont�; PhilipMorris Incorporate aceptó el allanamiento yambas partes expresaron que nada tenían quereclamarse por costas, daños y perjuicios...�.Agrega que la marca Belmont en el Ecuadorno tiene otro propietario que la Philip Morris yque la marca ha sido usada y se encuentra enuso.

Que a pesar de ello Bigott a través deDISPACIF S.A. ilícitamente �introduce en elmercado ecuatoriano cigarrillos con la marcaBelmont fabricados en Venezuela por Bigott yexportados por (sic) Ecuador desde Venezue-la por dicha compañía�.

Que ante esta situación ITABSA recurre adiversas autoridades para detener la violación

de sus derechos por parte de Bigott y de susimportadores ecuatorianos y el Ministro deIndustrias, Comercio, Integración y Pesca, sedirige al Ministro de Finanzas para que �searbitren las medidas pertinentes para que entoda las administraciones de aduanas del país,se impidan las importaciones de productos bajola marca Belmont provenientes de Venezuela�;a pesar de que el Ministro de Industrias enconcepto de la demandada no revocó dichaorden, la Philip Morris se dirigió al DirectorNacional de Propiedad Industrial para que seimpidiera la importación de cigarrillos Belmont.Tal petición fue notificada a Bigott, se decretóy obtuvo prueba sobre el uso de la marca Bel-mont por ITABSA desde 1988, con base en lavisita �a varios establecimientos comercialesde Quito, Guayaquil y Cuenca, bajo las órdenesdel Director Nacional de la Propiedad Indus-trial y con su presencia, para constatar que,efectivamente, los cigarrillos Belmont prove-nientes de la licenciatura de mi mandante seencontraban en abundancia en el mercado. ElDirector Nacional de la Propiedad Industrial,para abundar más, designó un perito, el doctorAndrés Páez, quien obviamente ratificó el am-plio uso de la marca Belmont de propiedad dePhilip Morris Products Inc.�. Como resultadode lo anterior el Director Nacional de la Pro-piedad Industrial, con fecha 4 de noviembrede 1994, decidió en acto administrativo con-ceder �al titular del registro Philip MorrisProducts Inc. la protección que confiere el ar-tículo 107 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena� y prohibir �la im-portación de cigarrillos Belmont fabricados porC.A. Cigarrera Bigott Sucesores y su comer-cialización dentro del territorio ecuatoriano�.Después de varias consideraciones sobre laevolución de las normas jurídicas sobre pro-piedad industrial en el Ecuador, particularmen-te sobre el tránsito legislativo entre la Decisión85, la 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena, hoy vigente, los demandadosconceptúan que en su artículo 107 se �mantuvoel principio de que no puede comercializarseen un país productos con marca idéntica o similarde propiedad de un titular, aunque provengande otro País Miembro en el cual otra personadistinta sea el titular del registro de la marca�,salvo que los titulares de dichas marcas sus-criban acuerdos que permitan dicha comer-cialización; se dispuso además, según los de-mandados que �no se prohibirá la importaciónde un producto o servicio que se encuentre en


la situación descrita en el primer párrafo deeste artículo, cuando la marca no esté siendoutilizada en el territorio del país importador,según lo dispuesto en el primer párrafo delartículo 110, salvo que el titular de dicha marcademuestre ante la Oficina Nacional Competenteque la no utilización de la marca obedece acausas justificadas�. Anota la demandada quela Dirección Nacional de Propiedad Industrial,en virtud del artículo 107 de la Decisión 344,tiene la competencia como Oficina NacionalCompetente del Ecuador para decidir sobre laprohibición de importaciones en los casos allíprevistos. Solicita al Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo rechazar la demanda y condenaren costas a la parte actora.

Procuraduría General del Estado

El Procurador General del Estado Ecuato-riano en escrito de 22 de febrero de 1995 pro-cede a impugnar la demanda basado primor-dialmente en la competencia que en su con-cepto el artículo 107 de la Decisión 344 delAcuerdo de Cartagena otorga al Director Na-cional de Propiedad Industrial �para que el ti-tular del registro de una marca pueda solicitarla protección territorial a que dicha disposiciónse refiere�, debiendo acreditar ante la OficinaNacional Competente el uso de la marca de lacual es titular. Anota que la Dirección dePropiedad Industrial, previo a la expedición desu resolución prohibiendo la importación de loscigarrillos Belmont de Venezuela, acopió pruebasdirigidas a demostrar que la compañía PhilipMorris �usa en el Ecuador dicha marca paraproductos comprendidos en la clase internacio-nal 34�. Hace además el Procurador algunasconsideraciones sobre la Ley de Marcas deFábrica en relación con la competencia del Tri-bunal Distrital de lo Contencioso Administra-tivo, que no corresponde calificar a este Tribu-nal Comunitario.

Director Nacional de Propiedad Industrial

A su vez el Director de Propiedad Industrialdel Ecuador procede a contestar la demandaen nombre de la entidad, como dependenciadel Ministerio de Industrias, Comercio, Integra-ción y Pesca. Se refiere en primer lugar a lacompetencia en razón de la materia por partedel Director Nacional de Propiedad Industrial,como protector de los derechos de propiedadindustrial que le otorga el artículo 102 de la

Decisión 344, competencia que implica una seriede acciones administrativas, entre ellas la deprohibir la comercialización e importación debienes o servicios de marcas que se encuen-tren registradas a favor de un tercero. Continúael Director de Propiedad Industrial refiriéndosea la competencia en materia de procedimiento,aludiendo a las obligaciones de hacer conte-nidas en el artículo 5° del Tratado del Tribunalde Justicia del Acuerdo de Cartagena desti-nadas a garantizar el cumplimiento del ordena-miento jurídico comunitario; señala las fuentesdel derecho interno que respaldan el proce-dimiento administrativo común aplicable dentrode la función ejecutiva. Se refiere además elDirector de Propiedad Industrial a los ante-cedentes jurídicos de la resolución que sedemanda en el proceso interno, para indicarque está respaldada en los derechos y obli-gaciones que surgen del registro de la marca,del derecho al uso exclusivo de la mismagarantizado por la protección estatal a que serefiere el artículo 107 de la Decisión 344 quepermite prohibir la importación en el evento deque la marca �esté siendo usada en el Ecua-dor�.

El Director de Propiedad Industrial se basaen el artículo 110 de la Decisión 344 para jus-tificar la prohibición de importación cuando lamarca por protegerse se encuentra en uso, ylo que la ley y la doctrina entienden por tal. Serefieren a los antecedentes del procedimientodesarrollado por él que desembocó en laresolución sobre prohibición de importar ciga-rrillos Belmont procedentes de Venezuela, eindica que previo a ello se probó el uso de lamarca. Anota en forma enfática que no hayuna marca Belmont �registrada a favor de C.A.Cigarrera Bigott Sucesores� y que el registrode la marca Bigott Sucesores según inscrip-ción 2015 de 1976, fue declarado nulo. Final-mente concluye el Director de Propiedad In-dustrial negando pura y llanamente todos losfundamentos de hecho y de derecho de lademanda y alegando algunas excepciones porilegitimidad de personería, falta del legítimo con-tradictor, falta de derecho del actor y legalidaddel acto administrativo impugnado.

A nombre de la Dirección Nacional de Pro-piedad Industrial su representante solicitainterpretación prejudicial del artículo 5° delTratado que crea el Tribunal, los artículos 102,104, 107, 110, 146 y 147 de la Decisión 344 y


formula el siguiente cuestionario que en su opinióndeberá absolver el Tribunal de Justicia delAcuerdo de Cartagena:

�...1. Si cada País Miembro tiene la obliga-ción de salvaguardar los derechos delos particulares previstos en los artícu-los 102, 103 y 107 de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Carta-gena.

�2. Si cada País Miembro tiene la obliga-ción de estructurar una oficina nacionalcompetente para todos los asuntosrelativos a la aplicación de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena.

�3. Si la oficina nacional competente de cadaPaís Miembro tiene la obligación depronunciarse en forma expresa antecualquier solicitud, reclamo o recurso quepresente un particular por asuntos quetengan relación con lo previsto en laDecisión 344 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena.

�4. Si la oficina nacional competente debepronunciarse sobre el �uso� de una mar-ca en cada País Miembro, aplicando pa-ra el efecto las disposiciones de la De-cisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena.

�5. Si el �uso� de una marca se desprendede uno cualquiera de los siguienteshechos, de conformidad con el artículo110 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena:

- Que los productos o servicios que elladistingue han sido puestos en elcomercio.

- Que tales productos o servicios seencuentran disponibles en el mercadobajo esa marca, en la cantidad y delmodo que normalmente corresponde.

- O, que distinga productos destinadosexclusivamente a la exportación desdecualquiera de los Países Miembros.

�6. Si la prohibición de importar a la que serefiere el artículo 107, último inciso de

la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena debe ser resuelta por elorganismo nacional competente y apli-cada por el Gobierno de cada PaísMiembro...�.

A su vez el abogado de la parte demandadasolicita a nombre de la empresa Philip MorrisProducts Inc. la interpretación prejudicial delos artículos 107, 110 y Disposición Final de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, así como las disposiciones transi-torias primera y segunda de la misma De-cisión, acompañando el siguiente cuestiona-rio:

�...a) Si de conformidad con el Art. 107de la Decisión 344, hay una prohibicióngeneral para importar y comerciali-zar productos identificados con unamarca idéntica o similar, cuando enla Subregión existan registros sobredicha marca a nombre de titularesdiferentes.

�b) Si, de conformidad con el Art. 107de la Decisión 344, la única posibili-dad para que coexistan en un mis-mo mercado de cualquiera de lospaíses miembros productos con lasmismas marcas, de distintos titula-res, provenientes de distintos países,es que los titulares de dichas marcassuscriban un acuerdo que permitala comercialización y que esos acuer-dos se inscriban en las oficinas na-cionales competentes y se respetenlas normas sobre prácticas comer-ciales y promoción de la competen-cia.

�c) Si, de conformidad con el párrafotercero del Art. 107 de la Decisión344, sólo se permite la importaciónde un producto o servicio con marcaidéntica o similar que se encuentraen la situación descrita en el primerpárrafo de dicho artículo, mientrasla marca local no esté siendo usadaen el territorio importador en lostérminos del primer párrafo del Art.110.

�d) Si, por consiguiente, el derecho aexportar productos de idéntica o si-


milar marca no existe cuando la marcalocal es usada o empieza a ser usadaen el territorio del país importador,en los términos del primer párrafodel Art. 110 de la Decisión 344.

�e) Si, de conformidad con el párrafotercero del Art. 107 de la Decisión344, la Oficina Nacional Competentede cada País Miembro es la com-petente para resolver sobre el uso ono de una marca, y por consiguiente,para disponer la prohibición deimportación de un producto amparadopor marca idéntica o similar cuandola marca local está en uso en elterritorio importador, en los términosdel primer párrafo del Art. 110 de laDecisión 344, o cuando la marca noestá en uso por razones justificadas.

�f) Si, de conformidad con el párrafotercero del Art. 107 de la Decisión344, cuando la marca local no estáen uso en el territorio del país im-portador, el titular de la marca en elpaís exportador es quien debe, an-tes de realizar la importación, solici-tar a la Oficina Nacional Competen-te autorización para ello, pues la re-gla general prevista en el propioartículo 107 primer párrafo establecela prohibición a la importación deproductos de marca idéntica o simi-lar, con el fin de que el titular de lamarca en el país importador puedajustificar, si fuere del caso, las ra-zones de la falta de uso.

�g) Si, de conformidad con los Arts. 107y 110, Disposiciones TransitoriasPrimera y Segunda de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, que establecen un nuevoesquema en esta materia distinto alcontenido en las Decisiones 311 y313, la falta de uso de la marca enel territorio del país importador, enlos términos del primer párrafo delArt. 110, tendría que considerarse yconstatarse después de los tres añossubsiguientes a la vigencia de laDecisión 344. Este tiempo mínimoes aplicable sólo con ocasión de lapuesta en vigencia de la Decisión

344, pues luego de aquellos tres añosno existiría tiempo mínimo para acre-ditar el uso...�.

El apoderado de la firma C.A. Cigarrera BigottSucesores quien según su propia afirmaciónse opuso a la consulta al Tribunal de Justiciadel Acuerdo de Cartagena, en el proceso internono obstante solicita formular las siguientespreguntas al Tribunal, referidas en su orden ala solicitud de interpretación o cuestionariopresentado por Philip Morris Products Inc., enlos siguientes términos:

�...Al punto a).

�No es verdadero que exista una prohibi-ción general de importar y comercializar pro-ductos identificados con una marca idéntica osimilar, cuando en la Subregión existan regis-tros sobre dicha marca a nombre de titularesdiferentes.

�Lo que si es verdadero y conforme al espíritude la Ley, es que de acuerdo a los arts. 107 y110, cuando existan marcas registradas, iguales,a nombre de titulares diferentes, en dos paísesdel pacto Andino, ES POSIBLE COMERCIA-LIZAR dichos productos, si la marca NO ESUTILIZADA POR el otro titular.

�Ese es el caso que ocurrió en Belmont. Lamarca Belmont, registrada en Venezuela anombre de C.A. Cigarrera Bigott, se lanzó almercado ecuatoriano a pesar de la existen-cia del registro Belmont a nombre de PhilipMorris, debido a que ellos no tenían uso terri-torial de la marca conforme lo manda y requiereel artículo 107 como requisito para que seaprohibida la importación.

�Al punto b).

�No es verdad que de acuerdo al Art. 107�la única posibilidad� para que coexistan en unmismo mercado productos con las mismasmarcas, de distintos titulares, provenientes dedistintos países; es que los titulares de dichasmarcas suscriban un acuerdo. Esa norma traeuna excepción muy clara.

�Lo que si es verdadero es que si una per-sona registró una marca en un país, y no lausa territorialmente, ese solo registro, sin uso,


no le permite impedir que un tercero comer-cialice un producto.

�Eso es lo que ocurrió con Belmont. PhilipMorris tenía un registro para la marca Belmonten Ecuador, pero no lo utilizaba, es por elloque de acuerdo al Art. 107, se lanzó al mercadoel producto venezolano, pues al no utilizarselocalmente la marca Belmont, ilegalmenteregistrada por ellos, nosotros estábamos enlibertad de ocupar ese mercado vacante.

�Lo que sucede es que Philip Morris, actúacomo en la fábula de �El Perro del Hortelano,ni come ni deja comer�. Es decir, tenía el re-gistro Belmont, con el único y solo objetivo deimpedir que BELMONT de Venezuela entre alEcuador. Por ello no lo utilizó durante 30 añosy lo usa solamente como reacción a nuestrouso en Ecuador.

�Cuando se reformó la ley sobre propiedadindustrial, mediante la Decisión 344, el espíritude dicha reforma era precisamente el evitarque empresas como (sic) que se apropianilegalmente de marcas que no le pertenecen,obtengan dichos registros simplemente paraimpedir el libre flujo de productos entre paísesdel Pacto Andino.

�Al punto c)

�Es importante señalar que el tercer párrafodel Art. 107 dice �...cuando la marca no estésiendo utilizada...�, y no: �...mientras la marcano esté siendo utilizada...� como mañosamen-te altera la contraparte en la consulta. �Cuando�,se refiere a un momento específico en el tiempoque por falta de uso no se prohibe que entreun producto competidor. Usar la palabra �mien-tras�, en cambio, es un intento de dar unaidea de duración limitada en el tiempo, de underecho supuestamente sujeto a voluntad dela contraparte.

�En el caso que nos ocupa es un hechoirrebatible el que el Belmont venezolano se lanzó�cuando� la transnacional norteamericana noutilizaba la marca en Ecuador. Es cierto queluego como reacción lanzaron el producto almercado, pero a ese rato, nosotros ya tenía-mos un derecho adquirido, es decir, ya había-mos ganado el derecho a comercializar en elEcuador pues lanzamos primero el producto.

�Al punto d)

�El derecho a importar nace cuando la marcalocal no estaba siendo utilizada y no hay normaque diga que ese derecho cesa en cuanto laempresa local decida usar la marca. El espíritude la Ley no es ese. Si se interpreta en sen-tido contrario, es decir, que cuando la empresalocal decida empezar a utilizar la marca, elproductor subregional debe cesar, es:

* Contrario a los principios generales del de-recho, principio de legalidad (falta de prohi-bición expresa), al principio de la integraciónregional y libre comercio.

* Debe notarse que la discusión de los artícu-los 107 y 110, previamente a legislar, traíacomo intención precisamente el evitar queterceros pretendan utilizar el derecho mar-cario como barrera o cortapisa al libre flujode productos en el mercado.

* Al mismo tiempo, se crearía un absurdo ju-rídico al pretender que la ley conceda underecho o lo origine, y cuya vida y vigenciadependa exclusivamente de la voluntad deun tercero que caprichosamente puede de-cidir utilizar una marca no usada, con el soloobjeto de molestar o perpetuar su monopolioen el mercado, como ocurre en el caso quenos ocupa.

* Es un absurdo comercial puesto que con elderecho concedido en el art. 107 se promo-vería una inversión externa para generar unademanda en el consumidor y ese negociose perdería de inmediato cuando el competi-dor decide comenzar a usar su marca. NOTE-SE QUE EN EL PRESENTE CASO, PHILIPMORRIS MANTIENE SIN USO SU MARCADESDE 1963, MAS DE 30 AÑOS, Y SOR-PRESIVAMENTE DECIDE UTILIZARLA,SOLAMENTE CUANDO NOSOTROS LOHACEMOS. Es esto justo.?, es eso lo queprevino la legislación subregional? No es másbien este caso, precisamente lo que se quisoevitar.

�Al punto e)

�Es claro que en Ecuador la Dirección Na-cional de Propiedad Industrial, tiene compe-tencia netamente administrativa cuyo alcanceestá dado por la legislación local, la compe-


tencia para resolver conflictos es de naturalezajudicial y por ello son los jueces quienes segúnla legislación interna deben decidir dichosconflictos. Claramente, la Oficina NacionalCompetente de Ecuador NO TIENE FACUL-TADES DE PROHIBIR IMPORTACION DEPRODUCTOS. La única autoridad que puedeestablecer prohibiciones por motivos marcarioses la propia Comisión del Acuerdo de Carta-gena, mediante sus Decisiones. La autoridadjudicial puede establecer medidas cautelares(prohibiciones específicas) de acuerdo a lalegislación interna. La Junta Monetaria puedeestablecer otro tipo de prohibiciones, siemprede manera general, y no en casos específicos.

�De hecho, en Ecuador, la prohibición deimportaciones establecida por el Director dePropiedad Industrial no tiene antecedente niprecedente, es la primera y única, y obedecea un procedimiento sui-géneris, inventado paraeste específico caso. Los propios interesadoscomenzaron demandando ante los jueces, esdecir en la forma usual y convencional, ysolamente cuando fallaron ante ellos es querecurrieron a lo administrativo, como entidadmás manejable desde el punto de vista deinfluencia política.

�Al punto f)

�Lo manifestado en el punto f) de la consultaes absolutamente una creación del preguntante,puesto que no existe en la legislación, ni localni subregional, requisito alguno que prescribauna solicitud previa ante autoridad marcaria an-tes de comenzar a usar un producto.

�Es más, ni la Decisión 344 ni la legislacióninterna facultan a la Oficina de Propiedad In-dustrial a expedir ese tipo de autorizacionesde comercialización.

�Al punto g)

�El pretender que se espere tres años paraaplicar la ley en lo referente al no uso esequivocado puesto que el requisito de uso demarcas siempre fue una obligación, incluso an-tes de la vigencia de la Decisión 344, inclusocon la vigencia de la Decisión 85, vigente enEcuador desde 1977, el requisito de uso demarcas existía, incluso como condición paraque una marca sea renovada.

�Dicho en otras palabras, siempre fue obli-gatorio utilizar las marcas registradas. PhilipMorris no utilizó la marca Belmont por más detreinta años y la renovó violentando esosrequisitos de uso, por lo que acciones decancelación por ese motivo se hallan pendien-tes en cuadernos separados...�.

II. NATURALEZA Y OBLIGATORIEDAD DE LAINTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal Andino de Justicia aprecia, enel presente caso el esfuerzo que hacen laspartes demandadas dentro del proceso internopor concretar en sendos cuestionarios la ma-teria objeto de interpretación prejudicial. Asi-mismo observa con preocupación el Tribunalque en la narración de los hechos del casointerno que se estudia, se destaca cómo laparte actora en el proceso interno, rechazóinicialmente y se opuso a la solicitud de in-terpretación prejudicial a este Tribunal.

De estas dos circunstancias se desprendenpara el Tribunal las siguientes consideracionessobre la naturaleza de la interpretación preju-dicial y sobre la obligatoriedad de la misma.

En cuanto a la naturaleza cabe señalar quela facultad asignada por el Tratado de su Crea-ción para interpretar el ordenamiento jurídicocomunitario, es una competencia derivada delimperio del artículo 28 del Tratado de Creaciónvinculante para los cinco países miembros delAcuerdo. Aparte de los jueces de primerainstancia, para quienes la consulta es faculta-tiva, los jueces nacionales de única o de ul-tima instancia que conozcan en un procesojudicial interno de cualquier norma comunitariade las señaladas en el artículo 1º del Tratadode Creación del Tribunal, (el Acuerdo de Car-tagena, los protocolos e instrumentos adicio-nales, el Tratado del Tribunal, las Decisionesde la Comisión y las Resoluciones de la Junta),que vaya a ser aplicada en un juicio interno,debe suspender el proceso y solicitar al Tribu-nal Andino la interpretación de dicha norma,en los términos establecidos en el artículo 29de dicho Tratado. La obligatoriedad se predicade los jueces cuyas providencias no fuerensusceptibles de recursos en derecho interno.

La interpretación prejudicial no es una prue-ba en el derecho andino, no es la simpleabsolución de un cuestionario, no está llama-


da a constituirse como un informe de expertoso como una opinión jurídica de tipo doctrinal.Su fuerza vinculante para el juez nacional sederiva de la atribución fundamental de este Tri-bunal supranacional �con capacidad de de-clarar el derecho comunitario, dirimir lascontroversias que surjan del mismo e in-terpretarlo uniformemente�, como reza elpreámbulo de su Tratado de Creación que esinstrumento orientador para la hermenéutica desu ordenamiento básico primario.

La interpretación prejudicial es un incidenteprocesal para determinar el contenido y alcancede una norma comunitaria por el juez supra-nacional que debe aplicar el juez nacional paradecidir el fondo del asunto. Ha dicho el Tribu-nal comunitario que es ésta �una solemnidadindispensable y necesaria que el juez na-cional debe observar obligatoriamente an-tes de dictar sentencia�, y se desenvuelvedentro del principio de cooperación y cola-boración entre el juez nacional y el juezcomunitario en la administración de justiciaya que ambos con jurisdicción y compe-tencia propias efectúan su aporte a la vi-gencia del derecho de integración�.

No es concebible para este Tribunal que eljuez, por si mismo o a pedido de las partes osus representantes en los procesos internospueda resistirse a dar cabal cumplimiento a lapetición de interpretación prejudicial. Las con-secuencias de esta conducta �contra legem�puede derivar en acciones de incumplimientoo en vicios procesales de consecuencias impre-decibles.

De otro lado, en esta ocasión el Tribunaldesea reiterar que por ser finalidad de la in-terpretación prejudicial dar alcance al conjuntode materias legales pertinentes al caso contro-vertido internamente, el ámbito de la solicitudde interpretación prejudicial puede ser adicio-nado o restringido según el caso de que setrate, a fin de lograr una comprensión globaldel caso consultado. En este sentido el Tribu-nal comunitario no debe ceñirse en su respues-ta a cuestionario específico alguno, sin perjui-cio de que, si lo estima conveniente, cubra ensu interpretación prejudicial las inquietudes ycuestionamientos de las partes, para lo cualcuestionarios como los presentados por ellaspueden ser orientadores.

III. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACION

DECISION 344:

�Artículo 107.- Cuando en la Subregión existaregistros sobre una marca idéntica o similara nombre de titulares diferentes, para dis-tinguir los mismos productos o servicios, seprohibe la comercialización de las mercan-cías o servicios identificados con esa marcaen el territorio del respectivo País Miembro,salvo que los titulares de dichas marcassuscriban acuerdos que permitan dichacomercialización.

�En caso de llegarse a tales acuerdos, laspartes deberán adoptar las previsiones ne-cesarias para evitar la confusión del públi-co respecto del origen de las mercancías oservicios de que se trate, incluyendo lo re-lativo a la identificación de origen de losproductos o servicios en cuestión con carac-teres destacados y proporcionales a los mis-mos para la debida información al públicoconsumidor. Esos acuerdos deberán inscri-birse en las oficinas nacionales competen-tes y respetar las normas sobre prácticascomerciales y promoción de la competencia.

�En cualquier caso, no se prohibirá la im-portación de un producto o servicio que seencuentre en la situación descrita en el pri-mer párrafo de este artículo, cuando la marcano esté siendo utilizada en el territorio delpaís importador, según lo dispuesto en elprimer párrafo del artículo 110, salvo que eltitular de dicha marca demuestre ante la ofi-cina nacional competente, que la no utili-zación de la marca obedece a causas justi-ficadas�.

�Artículo 108.- La oficina nacional compe-tente cancelará el registro de una marca asolicitud de cualquier persona interesada,cuando sin motivo justificado, la marca nose hubiese utilizado en al menos uno de losPaíses Miembros, por su titular o por ellicenciatario de éste, durante los tres añosconsecutivos precedentes a la fecha en quese inicie la acción de cancelación. La can-celación de un registro por falta de uso dela marca también podrá solicitarse comodefensa en un procedimiento de infracción,de observación o de nulidad interpuestos conbase en la marca no usada.


�Se entenderán como medios de prueba sobrela utilización de la marca los siguientes:

�1. Las facturas comerciales que demues-tren la regularidad y la cantidad de comer-cialización al menos durante el año anteriora la fecha de iniciación de la acción decancelación por no uso de la marca.

�2. Los inventarios de las mercancías iden-tificadas con la marca cuya existencia seencuentre certificada por una firma deauditores que demuestre regularidad en laproducción o en las ventas, al menos du-rante el año anterior a la fecha de iniciaciónde la acción de cancelación por no uso dela marca.

�3. Cualquier otro medio de prueba permitidopor la legislación del País Miembro dondese solicite la cancelación.

�La prueba del uso de la marca corresponderáal titular del registro.

�El registro no podrá cancelarse cuando eltitular demuestre que la falta de uso se debióa fuerza mayor, caso fortuito o restriccionesa las importaciones u otros requisitos oficia-les impuestos a los bienes y servicios pro-tegidos por la marca.

�Asimismo, la oficina nacional competentecancelará el registro de una marca, a peticióndel titular legítimo, cuando ésta sea idénticao similar a una marca que hubiese sidonotoriamente conocida, de acuerdo con lalegislación vigente, al momento de solicitarseel registro�.

�Artículo 110.- Se entenderá que una marcase encuentra en uso cuando los productoso servicios que ella distingue han sido puestosen el comercio o se encuentran disponiblesen el mercado bajo esa marca, en la cantidady del modo que normalmente corresponde,teniendo en cuenta la naturaleza de los pro-ductos o servicios y las modalidades bajolas cuales se efectúa su comercializaciónen el mercado.

�También se considerará usada una marca,cuando distinga productos destinados exclu-sivamente a la exportación desde cualquierade los Países Miembros, según lo establecidoen el párrafo anterior.

�El uso de una marca en modo tal que difierade la forma en que fue registrada sólo encuanto a detalles o elementos que no alterensu carácter distintivo, no motivará la cance-lación del registro por falta de uso, ni disminuirála protección que corresponda a la marca.

�DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA.-La presente Decisión se aplicará en los PaísesMiembros a partir del 1 de enero de 1994.

IV. REGISTRO MARCARIO Y PROTECCIONDE LA MARCA

El registro marcario es un instrumento jurídicopor el cual el acto de inscripción de una marca,ante la Oficina Nacional Competente a favorde una persona natural o jurídica confiere aésta el derecho al uso exclusivo de la misma,como se desprende del artículo 102 de la De-cisión 344 del Acuerdo de Cartagena. El régimenimperante en el derecho marcario de la subre-gión es el del sistema atributivo, en el que laformalización del registro mediante la inscrip-ción de la marca en la Oficina Nacional Com-petente, es el modo de adquirir el dominio sobreel signo marcario que permite a su titular ejercerel uso exclusivo de la marca. Así lo ha inter-pretado este Tribunal en los procesos 2, 7 y12-IP de 1995, Gacetas Oficiales 199 de 26de Enero de 1996, 189 de 15 de Septiembrede 1995, y recientemente, en el proceso 32-IP-96.

El registro garantiza a su titular la proteccióncontra terceros que pretendan utilizar marcasidénticas o similares mediante la venta, ofreci-miento, almacenamiento, importación o exporta-ción de productos con la misma marca quepuedan inducir al público a error o perjudicaral titular del registro, según lo establece el ar-tículo 104 de la Decisión 344 citada.

Vigencia.- El régimen común sobre propie-dad industrial en la subregión (Decisión 344)señala las normas aplicables a la vigencia delregistro de una marca en las siguientes dispo-siciones: el artículo 96 señala que la OficinaNacional Competente, una vez realizado el exa-men de registrabilidad de la marca, procederáa denegarla o a otorgarla comunicándolo alinteresado mediante providencia debidamentemotivada. Desde ese momento empieza a correrel plazo de validez del registro que, de conformi-


dad con el artículo 98 de la misma Decisión,tendrá una duración de 10 años renovable porperíodos sucesivos iguales.

Ha dicho el Tribunal, a propósito de la reno-vación de la marca en el proceso 5-IP-95, que�el registro de una marca sólo puede extin-guirse por las causales previstas en la normacomunitaria...�, pudiendo acudir los Países Miem-bros a normas supletorias de derecho internoúnicamente en aquellos puntos en que existanvacíos en la legislación comunitaria.

Las causales de extinción del registro marcarioque se derivan de la Decisión 344, son taxativasy se reducen a los siguientes casos:

a) Vencimiento del término de 10 años parael cual fue concedida la marca sin que sehubiere renovado en los términosestablecidos en el artículo 99 de la mismaDecisión.

b) La cancelación del registro de la marca quedecrete la Oficina Nacional Competente, asolicitud de persona interesada, cuando lamarca no se hubiere utilizado en al menosuno de los Países Miembros durante untérmino de 3 años, según lo dispone elartículo 108 de la Decisión 344.

c) La cancelación de marcas idénticas osimilares a marcas notoriamente conocidas(artículo 108 de la Decisión 344).

d) La nulidad del registro, decretada de oficioo a petición de parte interesada, por laAutoridad Nacional Competente, en loseventos previstos por el artículo 113 de laDecisión 344 (ilegalidad, inexactitud de lasolicitud y mala fe comprobada).

e) Por la caducidad del registro cuando sutitular no solicite la renovación del mismodentro del término legal, según lo señaladoen los artículos 108 y 114 de la citadaDecisión. Así mismo la caducidad por faltade pago de las tasas a que se refiere elúltimo artículo citado.

f) Cuando el titular de un registro de marcarenuncie a sus derechos sobre el mismo.La renuncia sólo surte efectos cuando laOficina Nacional Competente haya produ-cido la inscripción respectiva en los libros

de registro correspondientes, de conformidadcon lo establecido en el artículo 112 de laDecisión 344.

Es importante recabar sobre la validez de larenuncia al derecho de registro por la vía de latransacción. Siendo la transacción un contratoconsensual en el que las partes se concedenprestaciones sobre derechos litigiosos y du-dosos (res litigiosa et duvia) en el que las partesceden derechos y otorgan ventajas, resultaposible que a la luz de lo establecido en elartículo 112 de la Decisión 344 del Acuerdo deCartagena, el titular del registro pueda renun-ciar mediante la transacción a sus derechosderivados de aquel, tales como el de exclusi-vidad en el uso de la marca. La renuncia deberáser inscrita en el registro correspondiente paraque surta efectos jurídicos y no tiene efectoalguno sobre los derechos que a la actora enel procedimiento interno le otorga su registroen el país de origen.

Oposición.- De conformidad con el artículo105, inciso 4º, de la Decisión 344, el titular dela marca puede ejecutar las acciones del ca-so frente a terceros que utilicen en el tráficoeconómico y sin su consentimiento una marcao signo idéntico o semejante, cuando dichaidentidad o similitud induzca al público a error.La oposición a las importaciones de dichosterceros únicamente puede ser ejercida por eltitular del registro de importación que use lamarca en el mercado interno, según lo esta-blece el inciso 3º del artículo 107 de la De-cisión 344, tal como se explica más adelanteen la presente interpretación.

El derecho a oponerse, que se confiere altitular de la marca, presenta limitaciones comolas contenidas en los artículos 105, sobre usode buena fe con propósito de identificación ode información que no induzca al público aerror sobre su procedencia (inciso primero).También está limitado el derecho de prohibirel uso de la marca a un tercero en el caso deanuncio, ofrecimiento, información sobre dispo-nibilidad y otros usos de buena fe dirigidos ala información al público que no induzca aerror o confusión sobre el origen empresarialde los productos (inciso segundo).

En términos generales puede decirse que eltitular de la marca podrá ejercer acciones frentea terceros que utilicen marcas idénticas o


semejantes, cuando dicha identidad o similitudinduzca al público a error (inciso tercero).

Tampoco goza el titular de la posibilidad deprohibir la comercialización de sus propiosproductos por un licenciatario u otra personaautorizada, cuando las características origina-rias de los mismos no hubieren sido modifica-das o alteradas, con lo cual recoge la legis-lación comunitaria el principio del agotamientodel derecho (artículo 106).

Por último, otra limitación al derecho deoposición está contemplada en el artículo 107numeral tercero de la Decisión 344, en el sentidode que no podrá prohibirse la importación deun producto o servicio que cuente en la subregión,con registros idénticos o similares a nombrede titulares diferentes, cuando la marca del ti-tular no esté siendo utilizada en el territorio delpaís importador, salvo demostración de que elno uso obedece a causas justificadas, enten-diendo por éstas el caso fortuito, la fuerza ma-yor y el acto de autoridad.

En atención precisamente a las limitacionesal uso exclusivo de la marca, citadas atrás, apropósito del análisis de normas similares dela Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, esteTribunal al referirse al tema en el Proceso 5-IP-95, observó �que la exclusividad en el usode la marca que otorga el registro es relativa,ya que no se trata de la concesión de unmonopolio en el sentido de otorgar pura yllanamente una preferencia única para laexplotación de una fuerza de riqueza�.

En el Proceso 10-IP-94, el Tribunal al referirseal sistema atributivo vigente en la ComunidadAndina, con respecto al registro marcario, destacóla esencia del derecho sobre la marca como�la potestad que se otorga a su titular de usarlaen forma exclusiva y de evitar que otros lausen con las limitaciones y excepción queel régimen comunitario establece en orden asalvaguardar la función económica y comercialde este instituto legal� (texto destacado en eloriginal).

En tratándose del artículo 107, inciso tercerode la Decisión 344, que por primera vez esobjeto de interpretación en vía prejudicial poreste Tribunal, como se hace más adelante enla presente consulta, esta norma comunitariaconsigna una limitación adicional al uso exclusivo

de la marca al restringir la posibilidad de oponersea importaciones de marcas idénticas o similares,cuando el titular de la marca no la esté usandoen su país de origen. En el régimen marcarioandino el derecho de exclusiva sólo se pierdeen los casos previstos taxativamente en la leycomunitaria. Así ha concluido este Tribunal enlos Procesos 5-IP-95 y 13-IP-95, (GacetasOficiales N° 179 de 28 de abril de 1995 y 207de 29 de abril de 1996), en los siguientestérminos:

�...El registro de una marca sólo puedeextinguirse por las causales previstas en la nor-ma comunitaria..., que regulan la materia pu-diendo acudir los Países Miembros a normassupletorias de derecho interno, únicamente enaquellos puntos en que existan vacíos en lalegislación comunitaria...�.

El Tribunal de Justicia de las ComunidadesEuropeas en el caso Grunding-Consten de 13de julio de 1996 en el que consagró por pri-mera vez, las doctrinas sobre �protección terri-torial absoluta� y �distinción entre existenciadel derecho y ejercicio indebido del mismo�admitió la existencia de los derechos nacionalesde marca, pero no �un ejercicio abusivo de losderechos reconocidos por una ley nacional demarcas que pueda frustrar la eficacia del derechocomunitario de la competencia�.

Ius Prohibendi y Oposición

La facultad de prohibir el uso de signosidénticos o semejantes por terceros, que tieneel poseedor de la marca registrada, se derivadel derecho exclusivo al uso de una marca encabeza de su titular, no exenta de excepcio-nes.

El Ius Prohibendi lleva consigo la garantíapara quien ostenta el título, de solicitar lasmedidas de protección para la defensa de suderecho, tal como lo ha interpretado el Tribu-nal en el Proceso 5-IP-94. (Gaceta Oficial 177de 20 de abril de 1995). El ejercicio de estaprerrogativa tiene una connotación territorial onacional, puesto que en la subregión andinano se ha llegado todavía a establecer el re-gistro único comunitario con efecto en todoslos países, lo que significa que para el ejer-cicio pleno de los atributos de la propiedadmarcaria en la región se requiere haber regis-trado la marca en todos y cada uno de los


países miembros, para que pueda ésta quedarcubierta con la protección en todo el territoriocomunitario.

La finalidad que persiguen las accionesderivadas del ius prohibendi está dirigida aevitar que el doble uso de una marca idénticao similar introduzca confusión en el mercado.El Tribunal en el Proceso 12-IP-96, expresó,en efecto, que �la marca no cumple sus fun-ciones y sus objetivos, mientras el titular no laponga en circulación o en movimiento�; de ahíque la normativa andina exija que para bene-ficiarse del derecho a oposición de importa-ciones en el territorio nacional cubierto por laprotección marcaria, sea necesario demostrarque la marca se está usando en el territoriorespectivo. La lógica de esta disposición estádada, de una parte, por la necesidad de de-fender a los consumidores quienes ante lapresencia de dos marcas idénticas o similaresen el mercado ven afectada su capacidad deselección como demandantes de bienes yservicios, y de otra, por la posibilidad de con-fusión fundada en la defensa de los empre-sarios quienes como primeros oferentes delproducto están interesados en que se establezcala identidad de este producto con el fabricante,a fin de informar sobre la calidad del mismo,su origen y las características especiales queposee.

Para que en los términos de la normativacomunitaria pueda producirse confusión en elmercado, han de darse los siguientes elemen-tos:

1. Presencia en el mercado de dos produc-tos idénticos o similares y al mismo tiempo.

2. Existencia de dos empresarios productores,con sus respectivos registros en dos omás países de la subregión (artículo 107,inciso primero) o

3. Existencia en un mismo país de dosproveedores también con sus respectivosregistros en dos países de la subregión,pero siendo sólo uno de ellos titular.

La presencia efectiva de por lo menos dosmarcas que se comercializan en un mismomercado, es elemento fundamental para quese produzca la confusión. No basta con la merainscripción de un registro marcario sin utilizar

y la presencia en el mercado de un productocon marca idéntica o similar que sí se comer-cializa, pues en esta última hipótesis la marcano utilizada tampoco existe en la mente delconsumidor, ni de los demás oferentes delmercado local. Para que exista confusión esnecesario que se haga posible el ejercicio decomparación entre dos objetos reales. Mien-tras uno de ellos no se haya materializadomediante su venta en el mercado, por simpleinexistencia física no puede compararse conel producto que sí está siendo utilizado. Allídonde no hay posibilidad de comparación en-tre dos objetos, tampoco habrá posibilidad deconfusión. En este supuesto tampoco se da lacoexistencia de productos con igual o similarsigno marcario.

Desde el punto de vista de los derechos deltitular de la marca, la defensa de su derechoexclusivo de utilizarla con el fin de poner encirculación su producto, presupone el privilegiode protegerse contra competidores que puedanaprovecharse de la reputación de su marca.Por esto para que el titular de una marca puedaoponerse al uso de otra idéntica, debe a suvez haberla utilizado mediante su oferta en elmercado en los términos que se estudian en elpunto VI de esta interpretación a propósito dela obligación del uso de la marca.

IV. PRINCIPIO DE LIBRE CIRCULACION DEMERCANCIAS

Considera este Tribunal que en el estadoactual del desarrollo de la integración subre-gional andina, se ha llegado ya a un momentoen que puede construirse una doctrina sóliday consistente que desarrolle el principio de li-bre circulación de mercancías como instrumen-to orientador para la interpretación y aplica-ción del derecho comunitario. Por ello resultapertinente recoger aquí las bases generalesde la libre circulación de mercancías trazadaspor el Tribunal en las sentencias 2-AI-96 y3-AI-96.

En la parte pertinente a la libre circulaciónde mercancías, dicha sentencia se remontó alos orígenes de la integración para destacarcomo característica de la subregión andina, lade impulsar -más allá de los alcances de laintegración latinoamericana- las metas desti-nadas a alcanzar estadios intermedios de inte-


gración económica como el mercado común,en forma más acelerada de lo que se estabahaciendo por aquel entonces en Latinoamérica.El artículo 1º del Acuerdo de Cartagena concibióla integración y la cooperación económica en-tre los Estados, como objetivos - medio paraalcanzar el objetivo final de la formación gradualde un mercado común latinoamericano.

Hoy resulta aún más relevante la búsquedade tales propósitos mediante la creación de unárea geográfica y económica integrada queprogresivamente permita el desenvolvimientointerno del intercambio en condiciones análogasa las de un mercado nacional. Esta forma decooperación comunitaria es la única que permitirála supervivencia de la integración subregional,frente a otros procesos de nivel continentaly mundial. En el sistema andino ya se handado pasos relativamente firmes para el logrodel estadio intermedio del mercado común,habiéndose alcanzado, con algunas limitacio-nes, la liberación del tráfico de mercancíassuperando la etapa de una zona de libre comer-cio y habiendo logrado aproximarse a una uniónaduanera con la adopción parcial del ArancelExterno Común (Decisión 324 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena).

La organización del mercado común incluyela eliminación de los obstáculos que se oponena la libre circulación de bienes, de personas,de servicios y de capitales, como punto de par-tida preponderante para el desarrollo de unaestrategia común caracterizada por la coor-dinación de las políticas de los Estados Miem-bros, que se fundamente en la búsqueda degrados superiores de integración para hacertránsito hacia el mercado común latinoameri-cano previsto en el artículo 1º del Acuerdo deCartagena como meta primordial del procesode integración andina. El artículo 3º del mismoinstrumento señala como mecanismo paraalcanzar los objetivos del Acuerdo, la organizacióny establecimiento de un programa de liberaciónde intercambio comercial, más allá de loscompromisos derivados de la ALADI, y elestablecimiento de un arancel externo común.No cabe duda de que en virtud de estosinstrumentos, la libertad de circulación demercancías constituye hoy una etapa avanzadaen el proceso de integración andina, hasta elpunto de que es el momento oportuno paraque la jurisprudencia comunitaria y la doctrinadesarrollen la libertad esencial de circulación

de mercancías como paradigma para el avancede la integración a nivel andino y latinoameri-cano.

No escapa a los órganos administrativos ya la organización judicial andinos, la necesidadde poner en ejecución los instrumentos jurídicosdel Acuerdo para evitar que con la práctica deconductas que se separen del principio deliberación al comercio de mercancías, éste puedaresquebrajarse. El programa de liberación delcomercio a que se refiere el artículo 41 delAcuerdo de Cartagena contempla la eliminaciónde las restricciones de todo orden que incidansobre el comercio de productos originarios delterritorio de cualquier País Miembro, y las de-fine en el artículo 42 como aquellas consisten-tes en medidas de carácter administrativo, finan-ciero o cambiario, mediante las cuales un PaísMiembro impide o dificulta las importacionespor decisión unilateral contenida en una normainterna de cualquier género.

Para la buena marcha de la cooperación sub-regional es fundamental que los países secomprometan a mantener reglas de juego com-patibles con la operación de intercambio comer-cial dentro de esquemas de libre competenciae igualdad en las relaciones entre ellos, demodo que se cumpla el propósito de la inte-gración económica, cual es el de aglutinar losdiversos mercados de los países integrantesreduciendo o eliminando los obstáculos al in-tercambio comercial recíproco, a fin de que elmercado ampliado cumpla las funciones deexpansión comercial y mejore las condicionesde competitividad en la región.

Las disposiciones legales, reglamentarias oadministrativas dictadas unilateralmente por unPaís Miembro, que tengan como resultadoimposibilitar o restringir las importaciones, es-tarían comprendidas bajo las previsiones delTratado sobre �restricciones de todo orden�.Por medida restrictiva se entiende cualquieracto imputable a una autoridad pública con efec-to limitativo sobre las importaciones, según sedesprende de lo establecido en los incisos 1o.y 2o. del artículo 42 del Acuerdo de Cartagena.Dicho efecto puede consistir en imposibilitarlas importaciones o en hacerlas más difíciles,o más costosas que los bienes de producciónnacional. Las medidas administrativas incluyendesde la imposición de precios fijos mínimos omáximos menos favorables para los productos


importados, de manera que creen obstáculosa los flujos de importaciones, hasta las limi-taciones directas a las mismas.

Solamente puede darse la posibilidad de otrasrestricciones comerciales en casos de excepción,exclusivamente referidos a razones de ordeneconómico vinculadas a situaciones deficitariasde balanza de pagos, como es el caso contem-plado en los artículos 78 y 79 del capítulo IXdel Acuerdo de Cartagena, sobre cláusulas desalvaguardia. En ellos se admite la posibilidadpara un País Miembro, de establecer, dentrode límites muy estrictos y mediante consultacon la Junta del Acuerdo de Cartagena, medidastransitorias y no discriminatorias para corregirdesequilibrios en su balanza de pagos, en unsector significativo de la actividad económicao en la economía general del país, procurandono afectar el comercio de productos incorpo-rados dentro del sistema de liberación.

V. LA LIBRE CIRCULACION DE MER-CANCIAS FRENTE A LA PROTECCIONDE LOS DERECHOS MARCARIOS

Hasta el momento puede señalarse que elprincipio de libre circulación de mercancíasbasado en postulados de etapas intermediasde la integración económica (arancel externocomún y zona de libre comercio) resulta defácil comprensión acudiendo a las normasprimarias consignadas en el Acuerdo de Carta-gena sobre liberación del comercio (artículo41), eliminación de restricciones de todo orden(artículo 42) y excepciones aplicables al régi-men de libertad comercial justificadas por ob-jetivos expresamente señalados en el acuerdo,tales como protección de la moralidad pública,aplicación de reglamentos de seguridad, co-mercio de armas, protección de la vida y de lasalud de personas, animales y vegetales y delpatrimonio artístico e histórico nacional, comer-cio de oro y de materiales nucleares.

Empero, tratándose del régimen de protec-ción a la propiedad industrial frente a la librecirculación de mercancías, la situación resultamás compleja por las siguientes razones:

a) Se presenta una aparente colisión entreobjetivos del proceso de integración comoes la protección de la marca y la librecirculación de mercancías.

b) La posibilidad de restricciones justificadaspor la protección a la propiedad indus-trial, provienen de disposiciones conteni-das en el derecho derivado a diferenciade lo que ocurre en el sistema europeo,que desde el propio Tratado legitima lasrestricciones al comercio en pro de laprotección industrial.

c) La hermenéutica jurídica para el caso dela protección a la propiedad industrial de-berá buscar un balance entre el interésjurídico protegido por la norma comunitariade libre circulación de mercancías y elinterés jurídico protegido en el caso de lapropiedad industrial.

El Interés Jurídico Protegido

El principio de libre circulación de mercan-cías una vez plasmado en el derecho comuni-tario legislado sustentado en la jurisprudenciay en la doctrina, está llamado a proteger elinterés jurídico de la comunidad andina, a finde que el desenvolvimiento de la actividadcomercial entre los Países Miembros del área,que resuelven unirse con propósitos comunes,esté rodeado de las garantías necesarias paraque el comercio intra-subregional se efectúedentro de reglas que apuntan a la libertad delintercambio exenta de barreras arancelarias ypara-arancelarias, salvo las restricciones quea manera de excepción se han descrito atrás.

Paralelamente a la libre circulación de mer-cancías, el sistema andino de integración hadesarrollado mediante normas derivadas, elrégimen común de tratamiento sobre marcas,patentes, licencias y regalías contemplado enel artículo 27 del Acuerdo de integración. Esterégimen, contenido en Decisiones de la Comi-sión, se ha basado en principios desarrolladospor el derecho comparado, y por organismosinternacionales de protección a la propiedadindustrial como la OMPI y el Acuerdo TRIPSpara trazar un sistema de protección al derechoexclusivo de uso de la marca, de patentes ysimilares.

Ante la presencia de un régimen comunitarioque protege el uso exclusivo de la marca, con-sidera el Tribunal que resulta necesario entraren un proceso de conciliación entre la protec-ción del ejercicio legítimo de los derechos sobrepropiedad industrial, y la necesidad de impedir


el ejercicio abusivo de tales derechos que puedalimitar artificialmente el comercio en la subre-gión. Ya lo había advertido el Tribunal en elproceso 1-IP-87, (Gaceta Oficial No. 28 de 15de febrero de 1988) cuando señaló �la nece-sidad de armonizar el derecho exclusivo a unamarca con las normas protectoras de la librecompetencia y con el principio de la librecirculación de mercancías�.

En otras palabras, es indispensable deter-minar en qué medida el ejercicio del derechosobre la propiedad industrial está legitimado,para que pueda ser incluido dentro de lasexcepciones a la libre circulación de mercan-cías. Porque cuando el derecho sobre la marcase ejercita para prohibir las importaciones,amparado en consideraciones ajenas a la fun-ción esencial de la marca, no está revestidode la legitimidad o autoridad suficiente paraafectar el comercio de importación de manerajustificada.

Para que el ejercicio del derecho sobre lamarca adquiera entidad propia como excep-ción a la libre circulación de mercancías, de-berá estar basado en el objetivo específicoconsagrado en el derecho marcario, cual es elde proteger el derecho a la exclusividad en eluso de la marca, determinado a su vez porrazones de orden público económico. Sólo asípueden conciliarse, legítimamente, la protec-ción del interés público comunitario en el man-tenimiento de la libre circulación de mercan-cías, con el interés del propietario de una marcay con el interés de los consumidores, consistenteen la posibilidad de identificar la marca con elorigen del producto, para evitar la confusiónen su proceso selectivo. Sobre el tema del ordenpúblico económico se había pronunciado tam-bién este Tribunal en el Proceso 7-IP-95 (Ga-ceta Oficial N° 189 de 15 de septiembre de1995), cuando estableció que las normas deeste tipo van dirigidas tanto al consumidor co-mo al productor en interés general de la comu-nidad: �del primero, el consumidor, a fin dedefender su autonomía y evitar que pueda caeren error de hecho en el proceso de seleccióny adquisición de los bienes y servicios queconsume ... Del segundo, el productor, con elfin de protegerlo de las prácticas desleales decomercio que puedan menoscabar la legítimaposición que hayan logrado los productores ydistribuidores de un determinado bien en elmercado�.

Vale la pena a este respecto tratar de esta-blecer la relación existente entre el uso de lamarca y la protección debida al consumidor,para determinar el papel que en esta relaciónjuega el primero de ellos. Porque en la medidaen que el titular de una marca no la use, elriesgo de confusión en el mercado no puededarse. De allí surge el elemento de legitimacióndel derecho del propietario de una marca aoponerse o no a la importación de productosidénticos o similares que ostenten la mismamarca. Ese, a juicio de este Tribunal constituyeel sustento jurídico del artículo 107, (párrafo3º) de la Decisión 344 del Acuerdo de Carta-gena.

En apoyo de esta interpretación vale la penaacudir a los tratados internacionales suscritospor los Países Miembros, como una de lasfuentes del derecho comunitario reconocidaspor este Tribunal. (véase Proceso 1-IP-96, GacetaOficial N° 257 de 14 de abril de 1997).

VI. EL USO DE LA MARCA

Así como el uso exclusivo de la marcaconstituye un derecho para su titular, en formacorrelativa a ese derecho existe la obligaciónde utilizar efectivamente la marca en el mer-cado. A fin de determinar cuando se cumplecon la obligación del uso de la marca, es pre-ciso acudir a la doctrina y a la jurisprudenciaque en forma prolija se han pronunciado sobreeste punto.

En efecto, en el Proceso 17-IP-95 el Tribu-nal interpretó el artículo 108 de la Decisión344, dando alcance al uso de la marca, medidaen términos de su forma, su intensidad, sutemporalidad y la persona a través de la cualse ejercita su uso. Al referirse a la forma, esteTribunal ha interpretado que �El uso de la marcadeberá ser real y efectivo, de manera que nobasta con la mera intención de usarla� paraque aquel sea real y no simplemente formal osimbólico. En el régimen andino se consideraque dada la finalidad identificadora de la marca,su uso deberá materializarse mediante la prue-ba de la venta o de la disposición de los bieneso servicios a título oneroso, como verdaderosactos de comercio. Por ello el artículo 108 dela Decisión 344 se encuentra a su vez conec-tado con el artículo 110, el cual establece lapresunción de que �una marca se encuentra


en uso cuando los productos o servicios queella distingue han sido puestos en el comercioo se encuentran disponibles en el mercado�.

Conforme al inciso segundo del artículo 110de la norma en estudio, también se considerausada la marca cuando ella se refiera a productosdestinados exclusivamente a la exportación. Sin-embargo, para acreditar el uso de la marcacomo fundamento legal de la prohibición deimportar, es necesario comprobar al mismotiempo su uso dentro del mercado interno.

La cancelación por el no uso de las marcases una medida coercitiva para el cumplimientopor el titular de la obligación de uso, mediantela cual se establece que para la cancelacióndel registro marcario contemplada en el artículo108 de la Decisión 344 se requiere que el usoreúna ciertas condiciones mínimas para suaceptación. Al respecto el Tribunal, interpretan-do los artículos 99 de la Decisión 311, 98 dela Decisión 313 y 108 de la Decisión 344 sobrerequisitos de uso, señaló lo siguiente:

�...Los artículos de las Decisiones comunitariasque se comentan no establecen condicionesmínimas en cuanto a la cantidad y volumen debienes comercializados a manera de uso de lamarca; coinciden la doctrina y la jurisprudenciamás generalizadas en señalar como pautas enesta materia, las de que el uso debe ser serio,de buena fe, normal e inequívoco. El elementocuantitativo para determinar la existencia deluso de la marca es relativo y no puede esta-blecerse en términos absolutos, sino que hade relacionarse con el producto o servicio deque se trate y con las características de laempresa que utiliza la marca. Así, si se tratade una marca que versa sobre bienes de capi-tal, podría ser suficiente para acreditar su usola demostración de que en un año se hanefectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza,complejidad y elevado precio, hace que esenúmero de operaciones tenga nivel comercial.En cambio no podría decirse que exista co-mercialización real de un producto como el maíz,por el hecho de que en un año sólo se hayancolocado en el mercado tres bultos del granocon la denominación de la marca que preten-de probar su uso. Así se desprende de losartículos 100 de la Decisión 311, 99 de la De-cisión 313 y 110 de la Decisión 344...�. (Pro-ceso 17-IP-95, G.O. 199 de 26 de Enero de1996).

Prueba de Uso

La aplicación de los principios procesalessobre la carga de la prueba de un hecho, in-dica que ésta recae sobre quien lo alega en supropio beneficio y debe estar prevista expre-samente en la ley para que pueda aplicarse.Este principio de la carga de la prueba estáconsagrado en el derecho comunitario andino,así:

a) En el artículo 108 de la Decisión 344 sobrecancelación de la marca por no uso du-rante un período de tres años contadosdesde el otorgamiento del registro, cuandoestablece que �la prueba de uso de lamarca corresponderá al titular del regis-tro�.

b) La demostración de la utilización de lamarca local, a cargo del titular de ésta,como condición para que él pueda opo-nerse a la importación de productos conmarcas idénticas o similares, según lodispuesto por el párrafo 3° del artículo107 de la misma Decisión.

c) También está a cargo del titular de la marcala obligación de probar que el no uso dela misma se ha debido a causa justifi-cada, de fuerza mayor, de caso fortuito ohecho del príncipe, según reza el artículo108 de la Decisión 344.

No establece la normativa andina cual seael procedimiento para presentación y verifica-ción de la prueba de uso de la marca, por locual se entiende que éste debe estar regidopor la legislación interna de cada país, sin quecompeta a este Tribunal juzgar la legalidad oilegalidad del procedimiento utilizado frente alas normas internas. Baste con anotar paraefectos de la presente sentencia, la necesidadde que la prueba de uso se produzca ex anteal ejercicio de las acciones de oposición al usopor un tercero de la marca inscrita, para poderevaluar la validez de la actuación administra-tiva o judicial interna frente a la ley comuni-taria. No basta con la simple afirmación deque la marca está siendo usada en un mo-mento determinado, si este hecho no se prue-ba con anterioridad a los actos de prohibiciónde las importaciones.

Al tenor de lo establecido en el mismo ar-tículo 108, constituyen medios de prueba idó-


neos para demostrar la utilización de una marca,las facturas comerciales, los inventarios de mer-cancías identificadas con la marca certificadapor una firma de auditores y cualquier otro mediode prueba permitido por la legislación del PaísMiembro. Si bien estos medios probatorios estánreferidos a la prueba dirigida a desvirtuar lascausales de cancelación del registro a que serefiere el artículo 108, son aplicables por analogíaa la demostración del uso de la marca paraefectos de legitimar la oposición a importacionesde marcas idénticas o similares, contenida enel inciso tercero del artículo 107 de la Decisión344, salvo en las exportaciones a otros países,que no son idóneas para acreditar el uso conmiras a ejercer dicha oposición.

El artículo 110 de la Decisión 344, incisoprimero, al cual se remite el tercer inciso delartículo 107 establece una presunción legal,iuris tantum, que depende de la certeza delhecho que deba darse por conocido, en estecaso el de que los productos o servicios quela marca distingue han sido puestos en elcomercio.

Esta disposición plantea un aspecto típicode derecho probatorio en el sentido de que elsupuesto legal que deba darse por conocidotendrá que probarse con antelación al momentode invocar la presunción, en este caso, al pro-hibirse una importación.

La Carga de Uso de la Marca

La razón de ser de la obligación del titularde la marca registrada de usarla, está dadapor la necesidad de consolidar la marca comobien material, pues siendo ella según la doctrinaun bien que no tiene una existencia sensible,necesita materializarse en cosas tangibles quepuedan ser percibidas por los sentidos talescomo un envase o un producto. Al decir delprofesor Carlos Fernández Novoa, �Fundamen-tos del derecho de Marcas, Ed. Montecarvo,Madrid, 1984, (pág. 23), la unión entre el signoy el producto es obra del empresario y estaunión no desemboca en una auténtica marcahasta el momento en que los consumidores nola capten y retengan en su memoria. La uniónentre signo y producto constituye una marcaúnicamente �en tanto que la unión es captadapor los consumidores: perfil psicológico de lamarca�.

El profesor Fernández Novoa en la obra citadaasigna como finalidad esencial de la carga deuso de la marca, la de aproximar la realidadformal del registro a la realidad viva de la uti-lización de las marcas en el mercado, lo cualcoincide con el derecho comparado al cual acudeel mismo autor, que uniformemente establecela carga de la prueba del uso marcario en cabezade su titular. Así, en Alemania el uso obligatoriode la marca tiene tal fuerza que su ausenciapuede surtir efectos jurídicos en diversas fasesde la vida de la marca registrada, por ejemploen el procedimiento de oposición suscitado conmotivo de la solicitud de inscripción de unamarca en el registro, que exige acreditar eluso de la marca, la posibilidad de ejercer laacción de cancelación de una marca no utili-zada en un plazo de cinco años.

El Tribunal andino al referirse al riesgo deconfusión entre dos marcas, señaló con res-pecto al uso de la marca que �no tanto desdeel punto de vista teórico sino práctico la marcano cumple sus funciones y sus objetivos mien-tras el titular no la ponga en circulación o enmovimiento a través de la comercialización deproductos y servicios. Marca que no es usadapor un tiempo determinado, está condenada asu cancelación, conforme al artículo 108 de laDecisión 344.� (Proceso 12-IP-96, de Abril 7de 1997).

La legislación francesa ha instaurado el prin-cipio del uso obligatorio de la marca registraday consagra la carga de la prueba en cabezadel titular de la marca pretendidamente usada.En la ley uniforme del Benelux la extinción delderecho de la marca por no uso se produceipso jure. En el derecho español la marca essusceptible de caducidad por falta de uso,pudiendo ser declarada de oficio por el regis-trador de la propiedad industrial.

La ley comunitaria andina, por su parte señalados efectos jurídicos por el no uso de una marcaconsistentes en la cancelación del registrocontemplada en el artículo 108 de la Decisión344 y en la limitación al derecho de oposicióna importaciones establecida por el artículo 107,inciso 3° de la misma Decisión.

VII. DERECHOS DEL IMPORTADOR DE LAMARCA IDENTICA

Importaciones Prohibidas.- La importaciónde bienes que amenacen el mercado de


productos porque puedan crear confusión conla marca del titular que la usa no tiene cabidaen el derecho andino y su prohibición estáamparada por la ley comunitaria. En el casopresente los artículos 41 y 42 del Acuerdo deCartagena engloban las restricciones de todoorden sobre la importación de productos decualquier País Miembro, a aquellas medidas�de carácter administrativo, financiero o cam-biario, mediante la cual un País Miembro impidao dificulte las importaciones por decisión uni-lateral�.

El Acuerdo de Cartagena establece taxa-tivamente los casos de excepción a la normageneral de no prohibición de importaciones,clasificándolos según la finalidad que persigan,en medidas dirigidas a la protección de la mo-ralidad pública, la seguridad, la regulación deimportaciones de armas y similares, la protecciónde la vida y la salud de las personas, los animalesy los vegetales, la importación y exportaciónde oro y plata y la protección del patrimonioartístico, histórico o arqueológico. Además, comoexcepción adicional a la no prohibición de im-portar, la Decisión 344 del Acuerdo de Carta-gena ha establecido en su artículo 107, incisotercero, la posibilidad de prohibir importacio-nes de productos idénticos o similares al deuna marca registrada en el territorio respectivocuando la marca esté siendo utilizada en elterritorio del país importador.

Nuevamente el intérprete de la ley comunitariadebe acudir a la figura de la confusión de marcasidénticas en el mercado para precisar la impor-tancia que reviste la sujeción a lo dispuestopor el legislador andino, que deberán tener encuenta las autoridades competentes de un PaísMiembro para evitar que la introducción de unproducto del exterior no cree confusión marcaria.Para ello la autoridad competente del PaísMiembro deberá cerciorarse previamente de quela marca no esté siendo utilizada por el titulardel registro interno.

Importaciones permitidas.- La importaciónde mercancías, incluidos los productos conmarcas idénticas o similares, provenientes deterceros países, como acto de comercio quecumple con el supuesto del inciso tercero delartículo 107 de la Decisión 344 -en cuanto aque se introdujo al país cuando la marcaregistrada no ha sido utilizada- está amparadapor la libertad de comercio a que se han com-

prometido los países integrantes de la Comu-nidad Andina, y genera, no propiamente elderecho de exclusividad de uso para quien noes titular del registro en el Ecuador, sino quecrea derechos en favor de los importadoresque se introduzcan legítimamente en el mer-cado.

El inciso 3° del artículo 107 de la Decisión344 no establece en parte alguna que elimportador de la marca idéntica o similar debasolicitar autorización ante la Oficina NacionalCompetente para iniciar su importación, cuandoel titular de la marca no la está utilizando. Laexigencia de este requisito constituiría restric-ción al comercio prohibida por el artículo 42del Acuerdo de Cartagena. Por tal razón elTribunal no comparte el alcance que la partedemandada en el proceso interno pretende daren tal sentido al artículo 107, inciso 3°, segúnse desprende del punto f) del cuestionario pues-to a consideración del Tribunal.

Queda por establecer con respecto a lasimportaciones legalmente introducidas a un PaísMiembro, cuál es el efecto que ellas producensobre el uso exclusivo de la marca y sobre elius prohibendi. Es indudable que el ejerciciodel derecho al uso exclusivo de la marca delcual se desprende el derecho de oponerse ala importación de productos que tengan la mismamarca, sufre, según ha quedado dicho, unalimitación como resultado de la aplicación delinciso tercero del artículo 107, cuando la marcano esté siendo utilizada en el territorio del paísimportador. El titular del registro en estas cir-cunstancias no puede ejercer el ius prohibendipara oponerse ante la autoridad administrativaa la importación, ni el Estado de oficio podráoponerse a la importación, pues en el eventode no utilización de la marca registrada estárigiendo en forma plena el imperio de la libertadde comercio.

VIII. COMPETENCIA PARA LA PROHIBICIONDE IMPORTACIONES

En el Proceso interno de nuestro interés sedebate el tema relativo a la competencia delas autoridades de la República del Ecuador,con respecto a la atribución de prohibir impor-taciones. Revisada la legislación comunitariasobre la materia, se encuentra que en ningunade las normas del ordenamiento jurídico andinoque hacen relación a la posibilidad de prohibir


o limitar importaciones de los países miembrosse señala expresamente la entidad local confacultad para hacerlo. El carácter de grava-men o de restricción a las importaciones quetenga una medida originada en un País Miembropuede ser calificado por la Junta de oficio o apetición de parte, según establece el artículo43 del mismo Tratado, sin consideración a laentidad específica de la administración localque haya expedido la medida. Del inciso 2º delartículo 42 se deduce a las claras que bastacon que un País Miembro impida o dificulte lasimportaciones para que pueda haber lugar alimitaciones al comercio, admisibles o no.

Tampoco los artículos 104, 106 y 107 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena - que desarrollan el ius prohibendidel titular de la marca - señalan en forma expresacual es la autoridad a cuya responsabilidadcorresponde ejercer actos limitativos de lasimportaciones.

La disposición final única de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de-fine qué debe entenderse por Oficina NacionalCompetente el órgano administrativo encargadodel registro de la propiedad industrial. En susegunda parte, el artículo defiere a la legislaciónnacional, la designación concreta de dichaautoridad.

Para el Tribunal Andino es la ley interna laque debe definir a qué autoridad correspondela limitación de las importaciones para efectosde protección de la propiedad industrial en elcaso de que tales prohibiciones estén autoriza-das por la normativa comunitaria. Por esta razónel Tribunal no está en condiciones de estable-cer la competencia de las autoridades nacio-nales del Ecuador para dictar normas sobreimportaciones, pues el artículo 30 de su Tra-tado de Creación le prohíbe interpretar elcontenido y alcances del derecho nacional.

IX. EFECTOS DE LA PROHIBICION DEIMPORTACIONES.

Para precisar los efectos de la prohibiciónde importaciones es indispensable determinaren qué medida el ejercicio del derecho sobrela propiedad industrial está legitimado, para quepueda ser incluido dentro de las excepcionesa la libre circulación de mercancías. Porquecuando el derecho sobre la marca se ejercitepara prohibir las importaciones, amparado en

consideraciones ajenas a la función esencialde la marca, no está revestido de la legitimidado autoridad suficiente para afectar el comerciode importación de manera justificada. Para queel ejercicio del derecho sobre la marca adquieraentidad propia como excepción a la librecirculación de mercancías, deberá estar basadoen el objetivo específico consagrado en elderecho marcario, cual es el de proteger elderecho de exclusividad en el uso de la marcacon miras a la protección del mercado (pro-ductores y consumidores). Sólo así puedenconciliarse legítimamente la protección del in-terés público comunitario en el mantenimientode la libre circulación de mercancías, con losintereses del propietario de una marca y conel interés de los consumidores, consistente enla posibilidad de identificar la marca con el origendel producto, para evitar la confusión en suproceso selectivo.

Corresponde a este Tribunal comunitario, comoefectivamente lo hace en la presente senten-cia, conciliar y reforzar los principios de librecirculación de mercancías y de protección a lapropiedad industrial enmarcándolos en su justocampo de acción frente a los hechos de lacontienda judicial interna: de un lado la de-fensa de los derechos derivados del registrode la marca, y del otro, el reconocimiento delprincipio de libre circulación de mercancías,armonizándolo con causales determinadas enla ley andina para justificar una limitación alderecho de importación.

Vale la pena a este respecto tratar de esta-blecer la relación existente entre el uso de lamarca y la protección debida al consumidor,para determinar el papel que en esta relaciónjuega el uso de la marca. Porque como se dijoatrás en la medida en que el titular de unamarca no la use, el riesgo de confusión en elmercado no puede darse. Del mero uso califi-cado de la marca surge el elemento de legi-timación de su derecho a oponerse o no a laimportación de productos idénticos o similaresque ostenten la misma marca. Ese, a juicio deeste Tribunal constituye el sustento jurídico delartículo 107, párrafo 3º de la Decisión 344 delAcuerdo de Cartagena.

X. INTERPRETACION DEL ARTICULO 107DE LA DECISION 344.

Primer Párrafo.- El supuesto de hecho deeste primer párrafo y de todo el texto del artículo,


es el de la existencia en la subregión de pluralidadde registros nacionales para titulares diferentes,registros que versan sobre idéntica o similarmarca destinada a amparar los mismos pro-ductos o servicios; supuesto ante el cual, alhacerse efectiva la libertad de comercializarlos-regla ésta en todo proceso integracionista-,surge el riesgo de confusión.

Es de observar desde ahora que ese supuestode hecho lo introduce el legislador comunitariocon la expresión �cuando�, en su natural sentidode: �sí� o en �caso de que� o �en el tiempo, enel punto, en la ocasión en que�. Es decir: si, oen caso de que, o en el tiempo, en el punto,en la ocasión en que exista diversidad de re-gistros a nombre de titulares diferentes, sobreuna marca idéntica o similar para distinguir losmismos productos, es el supuesto de hecho.

Obviamente el ámbito de aplicación de estesupuesto inicial del párrafo, se extiende a todala subregión y no a un sólo país, para quepueda obviamente darse la viabilidad del mismo.

Ya en presencia de este supuesto, el artículoque se interpreta impone una excepción a laregla general de la libre circulación de mercancíasy servicios, a saber: la prohibición de comer-cializarlos en cada uno de los otros y respecti-vos países en los cuales hubiere sido conce-dido el registro de la marca idéntica o similar,excepción al principio de la libre competenciaque debe imperar en la zona o mercado andinoconformado por la subregión.

Obsérvese entonces cómo el ámbito deaplicación de la regla general constituida porla �libre circulación� de �productos y servicios�,finalidad que persigue en general la normativacomunitaria, se extiende a toda la subregión.En cambio, la prohibición de comercializar, selimita al ámbito territorial del respectivo paísen el que se haya otorgado registro a la mismamarca con diferentes titulares en la subregión.Prohibición que se concibe como un recono-cimiento al derecho de propiedad intelectual.

Sentado lo cual, la solución que ofrece ellegislador comunitario para que la prohibicióndeje de tener vigencia y se restablezca la re-gla general de la libre circulación de mercancíasy servicios sin caer en confusión de marcas,es la de que los titulares celebren acuerdos decomercialización.

Segundo Párrafo.- Destinado a regular laforma y contenido general de esos acuerdosde comercialización, con miras a evitar laconfusión y a garantizar la transparencia delmercado en régimen de libre pero nunca deslealcompetencia, el párrafo impone condiciones parala celebración de los convenios: la obligatorie-dad de su registro, la necesidad de adecuadaidentificación del lugar de origen de productoso servicios; y en cuanto a las característicasde la apariencia de esa identificación.

La previsión y regulación de tales acuerdos,concreta la primera fórmula arbitrada por ellegislador comunitario a través de la Decisión344 para que se dé la coexistencia de marcas,régimen que había sido incorporado a la De-cisión 85.

Es esa, en suma, la solución que encontróel legislador andino para conciliar el interésnacional con el comunitario ante el hechocumplido del supuesto contemplado en el pri-mer párrafo del artículo en análisis; supuestoal cual atribuye una consecuencia jurídica enforma de prohibición, que implica una excep-ción al inicialmente principio comunitario bá-sico de la libre circulación de mercancías. Estotambién explica, no solo la precaución adicionalde que esos �acuerdos deberán inscribirse enlas oficinas nacionales competentes�, como laadmonición final de que �deberán�, así mismo,�respetar las normas sobre prácticas comercialesy promoción de la competencia�, con lo cual ellegislador comunitario reasume su propósito fun-damental de velar por el interés común al tratarde conservar la transparencia del mercado.

El segundo modo o manera como el legis-lador andino contempla para que la prohibicióncese y quede restablecido el imperio de la re-gla general de libre circulación de mercancías,se encuentra previsto y regulado -se dice queinsuficientemente- en el tercer párrafo del mis-mo artículo; este aspecto es crucial, en opi-nión del Tribunal, para la solución que ha dedarse al caso concreto.

Párrafo Tercero.- Tal como en el caso dela prohibición contemplada en el primer párrafodel artículo en análisis, el ámbito de aplicaciónde esta norma final del artículo 107, es el territoriode un País Miembro en el que se haya otorgadoprotección a los mismos productos o serviciostambién amparados por marca idéntica o simi-


lar en otros u otro país, otorgada a nombre detitular distinto. Pero el supuesto de hechoadicional para la aplicación de este párrafo, esla no utilización de la marca en el susodichoámbito territorial.

La expresión �En cualquier caso�, con la cualcomienza el inciso 3° del artículo 107, clara-mente se está refiriendo a las dos hipótesiscontempladas por los incisos 1° y 2° del artículocitado: a) La existencia de dos registros demarcas idénticas en la subregión para distin-guir los mismos productos o servicios, y b) Lasuscripción de acuerdos de comercializaciónentre los titulares de las marcas idénticas. Quierelo anterior decir con claridad que en ningunode los dos casos se prohibirá la importacióndel respectivo producto �cuando la marca noesté siendo utilizada en el territorio del paísimportador�.

Ahora bien, los supuestos de hecho o hipó-tesis contempladas en el inciso 3° del artículoen comento están seguidos del calificativo�cuando� que inicia la frase atributiva para in-dicar sinónimamente que �si� o �en caso deque� la marca no esté siendo utilizada en elterritorio del país importador, no se podrá pro-hibir la importación. A contrario sensu, concualquiera de las expresiones antes citadas,se llega a la conclusión de que �cuando�,�si� o�en caso de que� la marca esté siendo utiliza-da, se podrá prohibir la importación del pro-ducto marcado en forma idéntica. El tiempopresente del verbo �utilizar� usado por el ar-tículo que se interpreta indica que la utilizacióndebe medirse en cada momento en el tiempo.

No obstante que en sentir de este Tribunalla interpretación gramatical del inciso 3° citadose basta por sí sola, ella está respaldada porel objeto y fin de la protección a la propiedadindustrial marcaria, cual es el de velar por lainconfundibilidad de la marca y evitar el riesgode confusión de productores y consumidoresque participan en el mercado. Esto es indepen-dientemente de considerar si el artículo 107 seconforma o no con el artículo 45, del Acuerdo.

XI. INTERPRETACION DE LA DISPOSICIONTRANSITORIA SEGUNDA DE LA DECI-SION 344

La disposición transitoria segunda de laDecisión 344 estableció como fecha de vigenciade la norma, el 1º de enero de 1994.

En sentencias 29 y 30-IP-95 (Gacetas Ofi-ciales 242 de 22 de enero de 1997 y 241 de20 de enero de 1997 respectivamente), el Tri-bunal recogió la tesis jurisprudencial sobre lamateria que venía aplicándose, en los siguien-tes términos:

�...3. La Norma Comunitaria y el DerechoInterno. Aplicación directa y Preferente. Enla Comunidad Andina el principio de aplicacióndirecta del derecho comunitario se deriva tantode la Jurisprudencia como del derecho positivocomunitario. Es, a su vez, base fundamentalpara entender el principio de preeminencia dela ley comunitaria sobre la nacional. Estable-ce el artículo 3 del Tratado de Creación delTribunal que �Las Decisiones de la Comisiónserán directamente aplicables en los PaísesMiembros a partir de la fecha de su publicaciónen la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos quelas mismas señalen una fecha posterior�. Lanorma ha tenido abundantes desarrollos doc-trinarios y jurisprudenciales.

�La jurisprudencia ha desarrollado el princi-pio de la aplicación directa, partiendo de laSentencia de nulidad de fecha 10 de junio de1987 (Gaceta Oficial Nº 21, de 15 de julio de1987), al expresar que �ha de tenerse en cuentaademás que el ordenamiento Jurídico del Acuer-do de Cartagena es imperativo, de aplicaciónobligatoria en todos los Países Miembros y quedebe ser respetado y cumplido por todos ellosy por supuesto por los Organos del Acuerdo,lo mismo que por todos los Organismos yfuncionarios que ejercen atribuciones conformea dicho Ordenamiento, el cual regula el pro-ceso de la integración que se cumple en unacomunidad de Derecho, cual es la constituidaen el Pacto Andino�...�.

Como consecuencia de la jurisprudencia an-terior, el Tribunal considera que el artículo 108de la Decisión 344 sobre cancelación de lamarca por no uso, no dice ni puede interpretar-se que se aplica luego de tres años de habersepuesto en vigencia dicha norma. Un alcancesemejante del artículo citado iría contra la apli-cación inmediata de la ley en el tiempo que sederiva de lo dispuesto en el artículo 3º del Tra-tado del Tribunal, cuando establece que lasDecisiones de la Comisión rigen a partir de supublicación en la Gaceta Oficial salvo que lanorma establezca la fecha en que han de em-


pezar a regir. En ninguna parte de la citadaDecisión se establece cuándo deba empezarsu vigencia futura, más allá del 1° de enero de1994, luego el período de 3 años de no uso dela marca, como causal de cancelación, debeempezar a correr desde la vigencia de la De-cisión y no 3 años después. Asimismo esteplazo puede tener aplicación retrospectiva cuan-do se trate de marcas no utilizadas que hu-bieren sido registradas antes de entrar en vigorla Decisión 344, puesto que las Decisiones 311y 313 establecían similares sistemas de cance-lación, por no uso durante los 5 años conse-cutivos precedentes.

Para efectos del no uso que puede generarcancelación de una marca de acuerdo con elartículo 108, inciso 2°, la marca se entenderáusada cuándo distinga productos destinadosexclusivamente a la exportación desde cual-quiera de los Países Miembros, del modo,cantidad y condiciones señalados en el párra-fo primero del artículo 110 de la Decisión 344.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

1. Es necesario reiterar la obligación que tie-nen -a parte de los jueces de primera ins-tancia, para quienes la consulta es faculta-tiva- los jueces nacionales de única o deúltima instancia de los Países Miembrosque conozcan de un proceso interno en elque deba ser aplicada una norma del orde-namiento jurídico comunitario, de suspen-derlo y solicitar al Tribunal Andino de Justiciala interpretación de las normas pertinentesen los términos señalados por el artículo29 del Tratado de Creación del Tribunal.El pronunciamiento del Tribunal por vía deinterpretación prejudicial es de obligatoriaaplicación para los jueces nacionales. Lapráctica de jueces que, por sí mismos o apedido de las partes en el proceso internoo de los representantes de éstas, puedaconducir a la elusión de la consulta preju-dicial al Tribunal Comunitario, constituyeuna práctica �contra legem� que puedederivar en acciones de incumplimiento oen vicios procesales de consecuencias im-predecibles.

2. Para la cooperación subregional el mante-nimiento de la zona de libre comercio y el

arancel externo común, con miras a alcanzarla meta del Mercado Común Latinoameri-cano, constituye principio fundamental elrespeto y acatamiento por parte de los PaísesMiembros del principio de libre circulaciónde mercancías que se deriva de las normascontenidas en los artículos 1, 3, 41, 42 y43 del Acuerdo de Integración Subregio-nal Andino.

3. El principio de libre circulación de mercan-cías sólo puede ser afectado por el ejerciciodel derecho exclusivo al uso de la marca,cuando el titular de ésta pruebe su utilizaciónen el país respectivo.

4. El registro marcario confiere al titular de lamarca en el país de inscripción el derechoal uso exclusivo de la misma y el ejerciciodel ius prohibendi con las limitaciones yexcepciones establecidas por la ley comu-nitaria.

5. Las causales de extinción del registro dela marca, son las taxativamente contem-pladas en la Decisión 344 por vencimiento(artículo 99), cancelación (artículo 108),nulidad (artículo 113), caducidad (artículos108 y 114) y renuncia de su titular (artícu-lo 112).

6. Al titular del registro de una marca le co-rresponde la obligación de uso de la mismaen los términos señalados por los artículos107, 108 y 110 de la Decisión 344. En elprimero de ellos como requisito indispen-sable para poder ejercer la oposición aimportaciones de los mismos productos conmarcas idénticas o similares y la pruebade uso de la marca deberá acreditarse porel titular local del registro, en cada caso,como requisito indispensable previo parala validez de las actuaciones administrati-vas relacionadas con la prohibición de im-portaciones de marcas idénticas o simila-res.

7. Las importaciones de productos provenien-tes de otros Países Miembros de la subre-gión con marcas idénticas o similares alas de una marca registrada en el Ecua-dor, gozan de legitimidad y no podrán serrestringidas por el país importador, cuandola marca registrada localmente no esté sien-do utilizada.


8. Corresponde a la legislación interna señalarla autoridad competente para limitar en formaexcepcional las importaciones del país dela subregión por motivos de protección ala propiedad industrial, expresamente con-templados por la legislación andina deri-vada.

9. El campo de aplicación del artículo 107 dela Decisión 344 es el del territorio de unPaís Miembro en el que se haya otorgadoprotección a los mismos productos o servi-cios también amparados por marcas idén-ticas o similares, otorgadas en otros paísesde la subregión a nombre de titulares dis-tintos.

10. De acuerdo con el inciso 3º del artículo107 de la Decisión 344 no podría prohibirsela importación de productos con marcasidénticas o similares cuando el titular de lamarca registrada no la esté utilizando enel territorio del país importador. A contrariosensu, podrá prohibirse la importación dedichos productos cuando la marca regis-trada esté siendo utilizada en el país im-portador, por el titular local.

11. La disposición transitoria segunda de laDecisión 344 se halla amparada por elartículo 3º del Tratado de Creación del Tri-bunal y por el principio de aplicabilidad di-recta e inmediata del ordenamiento jurídicoandino, sin que pueda aplicarse fecha dis-tinta para la entrada en vigor de la men-cionada Decisión, a la contemplada expre-samente en la misma.

12. En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-lo 64 del Estatuto del Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina, notifíquese al Tri-

bunal Distrital N°1 de lo Contencioso Ad-ministrativo, Segunda Sala del Distrito deQuito, mediante copia certificada y sellada.

13. Remítase copia certificada de esta sentenciade interpretación prejudicial a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina para supublicación en la Gaceta Oficial.

Juan José Calle y CallePRESIDENTE

Gualbeto Dávalos GarcíaMAGISTRADO




Patricio Peralvo MendozaSecretario a.i.

La sentencia que antecede fue aprobada pormayoría según el Artículo Nº 23 del Regla-mento Interno del Tribunal, en sesión de fecha29 de agosto de 1997.

El Secretario a.i.




P R O C E S O 30 - IP - 96

Solicitud de Interpretación Prejudicial del Artículo 82 literales a), d), g) y h)de la Decisión 344 y del artículo 72 literales a), d), g) y h) de la Decisión 313

de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; interpretación de oficio delartículo 113 de la Decisión 344, presentada por el Dr. Manuel Urueta Ayola,Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera. Expediente Nacional N° 3539.Caso: �KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA�.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA

Quito, 12 de septiembre de 1997

V I S T O S :

La consulta de interpretación prejudicial for-mulada por el Consejo de Estado de la Repú-blica de Colombia, dentro del proceso que sigueFrutera Colombiana S.A. en contra de la Nacióncolombiana, representada por el Superinten-dente de Industria y Comercio, autor del actoadministrativo impugnado y en contra de lasociedad Kraft General Foods, Inc, esta últimacomo parte interesada.

Los hechos considerados como relevantespor el Consejero Ponente, a continuación trans-critos, son:

�1º.) La sociedad Kraft solicitó el 14 deoctubre de 1992, el registro de una marcafigurativa mixta (etiqueta), en la clase 29del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, des-crita por el apoderado de la sociedad solici-tante así:

�...etiqueta rectangular de fondo azul oscurocon sus bordes redondeados, en cuyo centro,dentro de un óvalo de fondo amarillo, apare-cen las siguientes leyendas: En su parte su-perior, sobre fondo blanco con bordes rojos,superpuesta, la palabra KRAFT escrita enletra característica de color negro, desta-cándose de la etiqueta. Debajo, en color rojo,La Auténtica escrita en letra minúscula,excepto la L y A inicial y debajo, en letracaracterística destacada, de color azul os-curo con borde blanco, se lee MAYONESA.En la parte inferior de la etiqueta aparecenleyendas alusivas al producto...�

�2º.) La División de Signos Distintivos,mediante la Resolución N° 34116 de 31 dediciembre de 1993, concedió el registrosolicitado, la cual fue notificada por edictonúmero 348 fijado el 3 de febrero de 1994 ydesfijado el 16 de febrero del mismo año.

�3º.) El recibo de pago de los derechos pa-ra la expedición del certificado de registrofue radicado en la Superintendencia de In-dustria y Comercio el 14 de abril de 1994, yposteriormente se produjo el registro de lamarca KRAFT LA AUTENTICA MAYONESAcon el N° 151.071, para distinguir produc-tos de la clase 29 �y especialmente paramayonesas�, vigente desde el 23 de febre-ro de 1994 hasta 23 de febrero del 2004.�

Este Tribunal, a fin de tener una visión glo-bal sobre los puntos controvertidos, estimaconveniente referirse a otras piezas procesalesremitidas por el Juez Nacional junto con lasolicitud de interpretación, concretamente a lademanda por parte de la Superintendencia deIndustria y Comercio y, como tercero interesa-do, a Kraft General Foods Inc.

Demanda de Frutera Colombiana S.A.

La parte actora pretende obtener la nulidadde la Resolución No. 34116 de 31 de diciembrede 1993 emanada de la Superintendencia deIndustria y Comercio, por la cual se concedeel registro de la marca mixta �KRAFT LAAUTENTICA MAYONESA� (según el modelo).

Considera Frutera Colombiana S.A. que sehan violado los artículos 82 literales a), d),g) y h) de la Decisión 344, y 72, literales a),d), g) y h) de la Decisión 313 �norma vigenteal momento de presentar la solicitud�.

Entre los principales argumentos esgrimidosen apoyo al concepto de violación de las nor-


mas señaladas, se pueden destacar: �...la mar-ca KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA nocumple con el requisito de la distintividad, entanto que las palabras LA AUTENTICA MA-YONESA no son términos que puedan identi-ficar el producto de una empresa frente al mis-mo producto cuando proviene del competidor.Indiscutiblemente, LA AUTENTICA MAYONE-SA de Kraft frente a la AUTENTICA MAYO-NESA de un competidor tiene que ser la mismacosa, y por ende es completamente injusto ycontrario a la ley conceder el registro, es decir,el monopolio a favor de un particular, de unamarca que contiene la frase LA AUTENTICAMAYONESA...�.

Se violó el literal d) del artículo 82 de laDecisión 344, correspondiente al literal d) delartículo 72 de la Decisión 313, puesto que �...silas palabras KRAFT LA AUTENTICA MA-YONESA son partes esenciales del registro, yen relación con ninguna de ellas se ha dejadoconstancia ni en la solicitud, ni en el expedien-te, ni en el certificado de registro concedido,respecto al carácter exclusivamente explica-tivo que tienen las palabras LA AUTENTICAMAYONESA, ello significa que la Administra-ción ha aceptado la petición del particular talcomo la formuló y le ha concedido un derechoexclusivo sobre todas las partes calificadas comoesenciales dentro de la marca, incluyendo laspalabras la AUTENTICA MAYONESA...�.

La autoridad administrativa al conceder elregistro de la marca KRAFT LA AUTENTICAMAYONESA transgredió el literal g) del artícu-lo 82 de la Decisión 344, correspondiente alliteral g) del artículo 72 de la Decisión 313, enrazón de que el artículo 75 del Código deComercio colombiano hace especial énfasis enla deslealtad en la competencia cuando se tra-ta de actos que vayan en contra de las cos-tumbres mercantiles y que �...su concesión aten-ta contra la costumbre mercantil en tanto queestablece una prerrogativa injusta y monopó-lica en favor de un sólo particular, en tantoque se trata de términos del lenguaje que porsu contenido deben poder ser utilizados portodos los comerciantes cuando su producto es-té dotado de las mismas características delproducto de Kraft, Inc. (ser auténticos), y portanto debe ser anulado.�

Se argumenta que la indicación LA AU-TENTICA MAYONESA contraviene la prohibi-

ción contenida en el artículo 82, literal h) de laDecisión 344, correspondiente al artículo 72,literal h) de la Decisión 313, puesto que resul-ta �engañosa� y es una frase que indica lacalidad de una mayonesa, pero una calidadvalorada solamente por KRAFT. �Por tanto, quequede registrada como marca una expresiónque informa al público que una mayonesa esLA AUTENTICA MAYONESA, insinuando quelas demás no son auténticas, es engañosa. Elartículo LA establece de entrada un carácterexclusivo, que denota la circunstancia de quenadie más posee tal carácter, y esta asevera-ción es engañosa.�.

Contestación a la demanda por parte dela Superintendencia de Industria y Comer-cio

La autoridad administrativa demandada ensu contestación se limita a reiterar la legalidady validez del acto administrativo impugnado,en razón de que se han observado las normascontenidas tanto en la Decisión 313 como enla 344.

Contestación a la demanda por parte deKRAFT GENERAL FOODS, INC.

La sociedad KRAFT GENERAL FOODS, INC.,en defensa de sus intereses en el proceso quese sigue ante el Consejo de Estado colombia-no, se opuso a las pretensiones de la demanday expuso como fundamentos y razones de ladefensa, entre otras:

- �...A la solicitud de registro de la marcaKRAFT LA AUTENTICA MAYONESA (ETI-QUETA), se le debe aplicar la Decisión 313 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena y no laDecisión 344 como pretende el demandante,ya que fue solicitada y concedida bajo la vigen-cia de esta normatividad; y por expreso man-dato de la Disposición Transitoria Primera dela Decisión 344...los derechos concedidos porla legislación preexistente (en este caso porla Decisión 313), permanecerán incólumes.�.

- �Se equivoca el demandante al considerarque la marca en conflicto no es suficientemen-te distintiva....�, puesto que KRAFT Inc. �...noregistró la expresión LA AUTENTICA MAYO-NESA per se, sino la marca mixta KRAFT LAAUTENTICA MAYONESA unida a una etiquetacon características muy especiales que le otor-gan una distintividad particular frente a otros


productos del mercado, y su registrabilidad debedeterminarse en este conjunto y no por cadauno de sus elementos integrantes.�.

- Entre las partes integrantes de la marcamixta KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA �esclaro que...existen elementos que individual-mente analizados pueden llegar a ser consi-derados como genéricos o descriptivos, perocomo se ha venido advirtiendo vistos en suconjunto pierden tal condición, ya que adquie-ren un significado propio por incorporarse almismo un elemento de fantasía, como sucedecon la marca KRAFT LA AUTENTICA MA-YONESA (ETIQUETA).�.

- El acto acusado no viola el artículo 72,literal g) de la Decisión 313 y la contrapartecomete un �error manifiesto� cuando asimila lafigura de las buenas costumbres con la cos-tumbre mercantil.

- �...Resulta no menos que inverosímil afir-mar que los consumidores puedan ser condu-cidos a engaño, en la medida en que consi-deren que la auténtica mayonesa es la de KRAFTy que las demás no lo son, ya que si estofuera cierto, diariamente el público consumidorviviría engañado frente a marcas como LA FINA(podría pensarse que las otras margarinas noson finas), LA GARANTIA (o que estas prendasson las únicas que cuentan con garantía), ELVERDADERO ARRANCAGRASA (que los de-más detergentes no desprenden la grasa), etc.�.�También debe agregarse que para que unamarca denigre o engañe debe describir en for-ma equivocada el carácter, calidad, función yuso del bien denigrado, así como producir elefecto de crear ante el consumidor una idea losuficientemente negativa para crear la deci-sión de no comprar el producto denigrado�.

C O N S I D E R A N D O :

Que este Tribunal es competente para ab-solver la solicitud de interpretación prejudicialrequerida por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, de conformidad conlos artículos 28 y 29 del Tratado de Creacióndel Tribunal de Justicia del Acuerdo de Carta-gena.

Que el tenor literal de las normas, cuyainterpretación se solicita, es el siguiente:

Decisión 313

�Artículo 72. No podrán registrarse comomarcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conformeal artículo anterior;

......

d) Consistan exclusivamente en un signoo indicación que pueda servir en elcomercio para designar o para describirla especie, la calidad, la cantidad, eldestino, el valor, el lugar de origen, laépoca de producción u otros datos,características o informaciones de losproductos o de los servicios para loscuales ha de usarse;

......

g) Sean contrarios a la ley, a la moral,al orden público o a las buenas cos-tumbres;

h) Puedan engañar a los medios co-merciales o al público, en particular so-bre la procedencia, la naturaleza, el mo-do de fabricación, las características ocualidades o la aptitud para el empleode los productos o servicios de que setrate;�

Decisión 344

�Artículo 113.-

La autoridad nacional competente podrádecretar, de oficio o a petición de parte inte-resada, la nulidad de un registro de una marca,previa audiencia de las partes interesadas,cuando: ......�

Que este Tribunal, tomando en considera-ción las normas transcritas y los hechos sin-tetizados, con el fin de cumplir con su laborinterpretativa estima procedente referirse a lossiguientes puntos:

I. Normatividad aplicable: Decisión 313 oDecisión 344

II. La marca mixta

- Términos genéricos y descriptivos enlas marcas mixtas


III. Signos contrarios a la ley y las buenascostumbres

IV. El engaño a los medios comerciales oal público.

V. Análisis de la Marca Controvertida

VI. Análisis de la Legitimación Activa.

I. NORMATIVIDAD APLICABLE: DECISION313 o DECISION 344

La Decisión 313, sustitutiva de la Decisión311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,se expidió en la ciudad de Quito, el seis defebrero de mil novecientos noventa y dos. Consu publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena No. 101 de 14 de febrero de1992, y a partir de esta fecha, la Decisión 313fue directamente aplicable en los Países Miem-bros, en virtud del principio de aplicación directade las normas comunitarias, consagrado en elArt. 3 del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia del Acuerdo de Cartagena.

La Decisión 313 tuvo plena vigencia en elterritorio subregional andino hasta antes del 1de enero de 1994, fecha en la cual entró aregir la Decisión 344, de conformidad con suSegunda Disposición Transitoria.

Con la finalidad de proteger los derechosadquiridos al amparo de legislaciones anterio-res, la Decisión 344 incorporó una DisposiciónTransitoria, según la cual �Todo derecho depropiedad industrial válidamente concedidode conformidad con la legislación existentecon anterioridad a la fecha de entrada en vi-gencia de la presente Decisión, subsistirá porel tiempo en que fue concedido. En lo relativoa su uso, goce, obligaciones, licencias, reno-vaciones y prórrogas, se aplicarán las normascontenidas en la presente Decisión�.

En razón de que las meras expectativas noconstituyen derecho, la Primera DisposiciónTransitoria de la Decisión 344 ha respetado,exclusivamente, los derechos de propiedad in-dustrial válidamente adquiridos (�concedidos�),los cuales subsistirán por el tiempo en quefueron concedidos. Sin embargo, como no podríaser de otra manera, el ejercicio de tales dere-chos se sujetará a las normas de la Decisión344.

El respeto a los derechos adquiridos deconformidad con anteriores legislaciones no esabsoluto para la Decisión 344, pues este respetose limita a los �válidamente concedidos�. Peroel criterio de validez que adopta este preceptonormativo no es de carácter subjetivo. En efecto,el derecho adquirido sobre un signo distintivo,sobre una patente o sobre cualquier otro derechode propiedad industrial, tiene como antecedenteuna manifestación de la voluntad administra-tiva, revelada en un acto administrativo queconcede el derecho. Este acto administrativo,como todos los de igual naturaleza, goza de lapresunción de legitimidad y consecuente validez,presunción que perdura mientras la propiaadministración o los órganos judiciales no hayandeclarado la ilegalidad e invalidez del acto. Porello, para decir que un derecho de propiedadindustrial no fue �válidamente concedido� ha-brá que controvertir aquella presunción de lega-lidad en un procedimiento impugnatorio admi-nistrativo o en un proceso judicial contencioso-administrativo.

Para verificar dentro de un proceso de im-pugnación, si un derecho de propiedad indus-trial fue válidamente concedido, es necesarioremontarse a la legislación de conformidad conla cual se otorgó el derecho, y dilucidar si secumplieron o no los requisitos legales al amparode esa normatividad; así, si se concedió alamparo de la Decisión 313 será necesarioestablecer cuáles fueron los requisitos de vali-dez establecidos en aquella legislación.

En el caso que se adelanta ante el Consejode Estado colombiano, la resolución admi-nistrativa (No. 34116) de concesión del registrode la marca mixta KRAFT LA AUTENTICAMAYONESA fue adoptada el 31 de diciembrede 1993. En consecuencia, la normativa aplicableal caso controvertido es la Decisión 313 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, Decisiónque estuvo vigente al momento de la conce-sión del registro.

II. LA MARCA MIXTA

La marca mixta es aquel signo que estácompuesto por dos elementos: uno deno-minativo, integrado por una o varias palabrasy por un elemento gráfico (dibujos, imágenes,rasgos gráficos). Este Tribunal, ha precisadoque la marca mixta �es una combinación oconjunto de signos acústicos o visuales� (Proceso


4-IP-91, G.O. No. 97 de 16 de diciembre de1991). Más adelante, en el mismo caso, seafirmó que �en este tipo de marca -indica ladoctrina- siempre habrá de encontrarse unelemento principal o característico y un ele-mento accesorio o secundario, según predo-minen a primera vista los signos gráficos o losacústicos�. A este elemento principal o carac-terístico, autores como Fernández Novoa hanoptado por denominar la �dimensión carac-terística� de la marca mixta. (Fundamentos deDerecho de Marcas, Editorial Montecorvo, Ma-drid, 1984, p. 31).

El elemento denominativo de la marca mixta,por lo general, suele ser el que tiene �mayorfuerza de penetración en la mente del consu-midor� (Proceso 4-IP-94, G.O. No. 189 del 15de septiembre de 1995) o �el más característicoo determinante, teniendo en cuenta la fuerzaexpresiva propia de las palabras, las que pordefinición son pronunciables, lo que no obstapara que en algunos casos se le reconozcaprioridad al elemento gráfico, teniendo en cuentasu tamaño, color y colocación, que en unmomento pueden ser definitivos� (Proceso 4-IP-88, G.O. del Acuerdo de Cartagena No. 39del 24 de enero de 1989).

La marca mixta KRAFT LA AUTENTICAMAYONESA que ha sido controvertida ante elConsejo de Estado colombiano está compuestadel elemento denominativo : Kraft la AuténticaMayonesa, y del elemento gráfico : �...etiquetarectangular de fondo azul oscuro con sus bor-des redondeados, en cuyo centro, dentro deun óvalo de fondo amarillo, aparecen las si-guientes leyendas: En su parte superior, sobrefondo blanco con bordes rojos, superpuesta,la palabra KRAFT escrita en letra característicade color negro, destacándose de la etiqueta.Debajo, en color rojo, La Auténtica escrita enletra minúscula, excepto la L y A inicial y de-bajo, en letra característica destacada de colorazul oscuro con borde blanco, se lee MA-YONESA. En la parte inferior de la etiquetaaparecen leyendas alusivas al producto...�(tomado de la demanda propuesta por FruteraColombiana S.A.).

Corresponde a las autoridades jurisdiccio-nales nacionales, en primer lugar, constatar siel signo compuesto por un elemento denomi-nativo y por otro gráfico puede ser consideradocomo marca, según el artículo 71 de la Deci-sión 313, esto es, analizar si el signo reúne

los requisitos de perceptibilidad, suficiente dis-tintividad y de susceptibilidad de representa-ción gráfica.

La distintividad del signo juega un papel pri-mordial en el caso de las marcas mixtas, puestanto la característica de perceptibilidad comode susceptibilidad de representación gráficasiempre estarán presentes en esta clase designos. La percepción de un signo mixto sehace a través de los sentidos auditivo (pala-bras) y visual (palabras e imágenes). En cuantoal requisito de susceptibilidad de representa-ción gráfica, se puede afirmar que tanto laspalabras como las figuras o diseños puedenplasmarse materialmente o, al menos, estarrepresentados en un papel u otra superficie.

Un signo es distintivo cuando es capaz dedistinguir en el mercado los productos o servi-cios producidos o comercializados por una per-sona de los productos o servicios idénticos osimilares de otra persona (Art. 71, inciso 2 dela Decisión 313, correspondiente al mismo in-ciso del Art. 81 de la Decisión 344). La aptituddiferenciadora (fuerza o capacidad distintiva)es un mecanismo de identificación del productoo del servicio frente a otros (productos o servicios)de la misma clase (regla de la especialidad) yque tienen diverso origen empresarial. Al dis-tinguir un producto con una marca se buscagenerar en la mente del consumidor una dobleimpresión respecto del mismo. Así el público,generalmente, piensa que los productos marca-dos con un mismo signo (idéntico o similar)proceden de una misma empresa y tienencaracterísticas semejantes en cuanto a la cali-dad (homogeneidad de los productos).

Si el signo mixto -apreciado en su conjuntoy tomando en consideración el elemento (gráficoo denominativo) que tiene una mayor fuerzaperceptiva- goza de la suficiente capacidad paradistinguir los productos de un empresario frentea los productos de los demás, podrá ser consi-derado como marca registrable, siempre queno se encuentre comprendida en alguna delas prohibiciones contempladas en los artícu-los 72 y 73 de la Decisión 313.

Términos genéricos y descriptivos en lasmarcas mixtas y frases publicitarias

La marca mixta puede estar compuesta pormás de una palabra, en cuyo caso será pre-ciso establecer cual es el término o conjunto


de términos claves (esenciales) en la integri-dad de la denominación y que otorgan al signola característica de distintividad. Así por ejem-plo, en la marca mixta compuesta -además delos correspondientes gráficos- por las denomi-naciones �papas fritas XX�, la palabra �XX� esel elemento diferenciador del signo. En cambioel término �papas fritas� constituye una denomi-nación que designa el género del producto; porello, dichos términos, individualmente conside-rados, no pueden constituir marca y así sedesprende del artículo 72, literal d) de la De-cisión 313.

La palabra �mayonesa� constituye un genéricopara los productos de esa clase (mayonesas),consecuentemente no podría ser susceptiblede registro; al serlo, los demás productores demayonesas se verían imposibilitados de utilizaruna denominación que es irremplazable por otra.Sin embargo, cuando el nombre genérico delproducto está acompañado de un elementodenominativo distintivo, el genérico tan solocumplirá con una función informativa; así, sise dice �mayonesa YY�, la palabra �mayone-sa� servirá para indicar al público de qué pro-ducto se trata; la palabra �YY� será la que leotorga distintividad frente a mayonesas de otrosempresarios, quienes no podrán utilizar �YY�pero sí �mayonesa�, analizado en el total con-texto de la marca, sí puede registrarse comoelemento constitutivo de la misma.

Una situación similar se presenta cuandoen las marcas mixtas se utilizan denominacio-nes que describen cualidades o características(calidad, valor, destino, lugar de origen) de losproductos. Así, cuando una marca mixta estácompuesta por denominaciones como �sabro-so chocolate ZZ�, no se está impidiendo queotros productores de chocolates utilicen el ad-jetivo �sabroso� para publicitar sus productos.La palabra �sabroso�, en este ejemplo, estácumpliendo tan solo una función publicitaria.La frase publicitaria, conocida como �slogan�,no es susceptible de registro como marca perse (marca-slogan), a menos que cuente con lasuficiente distintividad o �fuerza distintiva�. (Eneste sentido, ver Carlos Fernández Novoa,�Marca y Slogan Publicitario�, citado por Her-menegildo Baylos Corroza en Tratado de De-recho Industrial, Civitas, Madrid, 1993, p. 808).Frecuentemente las marcas mixtas incluyen,slogans e incluso descripciones que acompa-ñan a la denominación principal. Estos slogans

y descripciones de los productos no son la parteesencial de la marca y tan solo operan comomecanismos de publicidad o información delproducto. La protección del signo mixto, por logeneral no se extiende a la frase publicitaria, amenos que la frase �cumpla con las condicio-nes de distintividad y novedad adicionadas conel elemento de originalidad y capacidad de lapropaganda para identificar un producto o ser-vicio� (Proceso 12-IP-95, G.O. No. 199, de 26de enero de 1996).

En consecuencia, la parte esencial de la marcamixta es aquella que le otorga distintividad alproducto, independientemente de la clase quesea. En este sentido, no se puede decir quelas partes accesorias de la marca por el hechode ser genéricas, descriptivas o informativasacerca de la calidad del producto impidan elregistro de la marca concebida en su integri-dad, salvo que su inclusión provoque un en-gaño en los destinatarios de los productos oservicios o en los medios comerciales. Un ejem-plo ilustra lo anterior, siendo perfectamente re-gistrable una marca mixta compuesta por lasdenominaciones �Cigarrillos NN doble filtro concarbón, absorbente y gran sabor� y por rasgosgráficos característicos, incluidos determinadoscolores; no por contener la expresión �doblefiltro con carbón, absorbente y gran sabor� lamarca ha perdido su distintividad. El juzgadordebe tener en consideración que la dimensióncaracterística, en este ejemplo, está dada porla palabra �NN� y que las demás expresionesdenominativas cumplen, simplemente, con unafunción publicitaria. Aun más, la frase �doblefiltro con carbón, absorbente y gran sabor� alconstituir un complemento de la marca �NN� yque goza de suficiente originalidad bien po-dría ser susceptible de registro como lemacomercial, sin perjuicio de que se encuentreformando parte de la marca mixta �NN (doblefiltro con carbón, absorbente y gran sabor)(etiqueta)�. Sin embargo, no con esto pretendedecir este Tribunal que cualquier complementode una marca puede ser registrado como lemacomercial, pues para ello habrá que efectuarun análisis particular de las respectivas exigen-cias, que no es procedente precisar en el casoque nos ocupa. Sobre el particular la juris-prudencia en el Proceso 12-IP-96, G.O. Nº 265de 16 de marzo de 1997, dice:

�Dentro de la etiqueta y no como el nombremismo de la marca se pueden agregar las


aptitudes y el objeto del producto y el nombremismo del producto, términos estos que nopodrían ser registrados por su genericidado por la descripción de las cualidades esencia-les o de la aptitud del producto.

�Aplicando la norma del citado artículo 87,literal b) la marca solicitada estaría constitui-da por la denominación EXCLUSIVA y elgráfico a que se refiere la solicitud.

�El añadido de la indicación del producto deque se trate, en este caso �margarina�, y laaptitud o destino esto es, �para repostería ypastelería�, no impide su uso en la marca,por referirse al producto que verdaderamen-te es, es decir, no rodea la sombra del en-gaño al público respecto a su calidad ni ap-titud para el consumo, pues el consumidormedio entenderá que al adquirir margarinaEXCLUSIVA, lo está adquiriendo ese produc-to y para el uso o aptitud que él está dedicado,y por el contrario no entenderá que con elproducto margarina está adquiriendo pan oarroz que se encuentran especificados enla categoría 30 internacional, así comotampoco podrá entender que el productosmargarina servirá para elaborar café o té otapioca, pero sí es un producto que puedeser utilizado en la elaboración de pan,pastelería o en la confitería en general. Esteanálisis no significa sino una precisión delalcance de la solicitud del registro de la marca,y no una calificación de los hechos materiadel proceso, lo que está impedido de hacerel Tribunal conforme al artículo 30 de suTratado de Creación.

�Diferente sería la situación, en el caso deque el producto designado como �margarina�,no habría tenido esa composición ni carac-terística, ni serviría para los fines propiosde su elaboración y propósito, es decir, sehabría presentado un engaño entre la de-nominación del producto y la aptitud del mis-mo�

III. SIGNOS CONTRARIOS A LA LEY YLAS BUENAS COSTUMBRES

Considera este Tribunal que la interpretacióndel literal g) del artículo 72 de la Decisión 313y, de manera especial, la palabra �ley� conte-nida en el precepto, es necesario efectuarlaen aplicación de criterios que miren al fin ulte-

rior de la norma y en el contexto en que seencuentra inmersa. En efecto, la referida normaprohibe el registro de los signos que seancontrarios a la ley, la moral, el orden público olas buenas costumbres. Cuando la disposicióncomunitaria hace alusión a la palabra �ley� nodebe entenderse que las legislaciones internassobre marcas pueden incorporar nuevas prohi-biciones de registro que las contempladas enel Régimen Común Andino sobre PropiedadIndustrial. Las causales de irregistrabilidad nopueden ser otras que las contempladas en losartículos 72 y 73 de la Decisión 313 (hoy 82 y83 de la Decisión 344) y al estar comprendidotal asunto en la Ley Comunitaria, no podránser regulados por la legislación nacional.

El derecho positivo de cada país ha incor-porado en su ordenamiento jurídico disposi-ciones de carácter imperativo que velan porlos intereses generales y que tienen por funda-mento el orden público, la paz, la estabilidad,la moral y las buenas costumbres. Estas nor-mas positivas internas no pueden ser descono-cidas por la oficina nacional competente almomento de conceder el registro. Dice LuisClaro Solar que las normas imperativas, y demanera especial las prohibitivas, al contrariode las permisivas, son �normas que el hombreno debe olvidar para no incurrir en nulidad yen pena, si la violación de una de estas leyesse descubre�.

Fernández Novoa al referirse a la prohibicióncontemplada por la Ley Española de Marcasdel 18 de noviembre de 1988, similar a la delliteral g) del artículo 72 de la Decisión 313comenta que �Los términos �Ley, orden públi-co y buenas costumbres� que al formular laprohibición analizada emplea el artículo 11[1]e)de la Ley de Marcas, deben ser interpretadosdel mismo modo que los términos paralelosque en diferentes artículos utiliza el Código Civil.Por �Ley� hay que entender, básicamente, lasnormas vigentes del ius cogens; y de maneraparticular, los artículos de la Ley Fundamen-tal de 1978 que fija el conjunto de valores yderechos constitucionalmente reconocidos. El�orden público� debe ser concebido como elconjunto de principios jurídicos, políticos, mo-rales y económicos que son absolutamente obli-gatorios para la conservación del orden socialen un pueblo y en una época determinada.Las �buenas costumbres� han de asimilarse ala moral en el sentido de la conducta moral


exigible y exigida en la normal convivencia delas personas estimadas honestas. La prohibi-ción expuesta presenta unos contornos cier-tamente confusos y fluctuantes. La mayor omenor amplitud de la misma va a depender-básicamente- del prudente arbitrio de los exa-minadores del Registro de la Propiedad Indus-trial; y, en última instancia del razonable pare-cer de los Tribunales que revisen las decisionesadoptadas por el Registro...Hay que señalar,ante todo, que sin asumir en modo alguno unpapel de severa censura, el Registro y los Tri-bunales deberán impedir la inscripción de lasmarcas que atenten contra un mínimo sentidode decencia y moralidad (Derecho de Marcas,Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1990, p. 88-90).

El Tribunal en el caso 2-IP-94 sobre �ordenpúblico� manifiesta en similar sentido:

....Aunque por definición la generalidad dela ley hace que ella se presuma dictada enbeneficio colectivo, existen algunas disposi-ciones cuyo enfoque jurídico mira espe-cialmente a la protección de los interesesde la colectividad, de manera tal que éstosejercen una acción predominante sobre elinterés individual a fin de mantener laestabilidad del orden jurídico en una comuni-dad determinada. Si los intereses protegidosson de naturaleza económica se estará frentea lo que ha dado en conocerse como ordenpúblico económico. En una comunidad comola subregión andina la concurrencia del or-den económico que en términos generalesgarantiza cada Estado, se constituye en elorden público económico de la región porvirtud de la asociación de los mismos en elproceso de integración.

�El tema del orden público económico en-cuentra expresión concreta precisamente enel derecho marcario, particularmente en elartículo 82, literales g) y h) de la Decisión344, cuando señala dos casos en que noprocede el registro de una marca. Una me-dida como ésta se orienta hacia la protec-ción tanto del consumidor como del produc-to en interés general de la comunidad. Delprimero, para defender su autonomía a finde que en el proceso de selección de losbienes y servicios que consume, no se veasujeto a confusión o engaño y tenga accesoa la mejor calidad de los productos que se

expenden en el mercado. La confusión aque se refiere el artículo 83 literal e) de lamisma Decisión es el efecto más frecuenteque la legislación marcaria pretende evitarpara proteger el libre criterio y la ausenciade distorsiones en la selección de opcionesdel mercado por los consumidores. El en-gaño contemplado en el literal h) del artícu-lo 82 citado es otra de las prácticas que porlanzar al mercado indicaciones incorrectaso falsas sobre los productos, inducen a er-ror al consumidor sobre la naturaleza delbien o servicio, su modo de fabricación osus características.

�A su vez el régimen de propiedad industrialestá dirigido a proteger al productor al procu-rar la erradicación de prácticas de compe-tencia desleal en el mercado que van direc-tamente en contra de los intereses de loscompetidores, a fin de que se mantengainalterada y sin menoscabo la posición quelos productores o distribuidores hayan al-canzado mediante su esfuerzo legítimo enla conquista de mercados para sus pro-ductos...�

Por último comparte este Tribunal la opi-nión de Claro Solar en el sentido de que �Laprohibición del acto o contrato por la ley tienegeneralmente como fundamento las buenascostumbres contra las cuales pugna dicho ac-to o contrato, o por razones de orden e interéspúblico que han llevado al legislador a esta-blecer la prohibición� (Explicaciones de Dere-cho Civil Chileno y Comparado, Vol. V..De lasObligaciones, Editorial Jurídica de Chile, Santia-go, 1979, p. 266.).

El actor en el proceso interno afirma que sevioló el literal g) del artículo 72 de la Decisión313, correspondiente al artículo 82, letra g),de la Decisión 344 por cuanto el artículo 75del Código de Comercio colombiano hace es-pecial énfasis en la deslealtad en la compe-tencia cuando se trata de actos que vayan encontra de la costumbre mercantil y que el usoexclusivo de la marca KRAFT LA AUTENTICAMAYONESA atenta contra las mencionadascostumbres. La interpretación del artículo 75del Código de Comercio colombiano, por cons-tituir ley nacional, es de absoluta competenciadel juzgador nacional y sobre tal asunto esteTribunal no puede pronunciarse, en virtud dela prohibición establecida por el artículo 30 del


Tratado que creó el Tribunal Andino; sin em-bargo ello no obsta para que este OrganoComunitario precise el alcance de conceptosuniversales del Derecho, como son la costum-bre mercantil y las buenas costumbres. Co-rresponde, en consecuencia, al juez nacionalinterpretar la ley interna, en el sentido de veri-ficar si el registro de la marca mixta �Kraft LaAuténtica Mayonesa� se encuadra o no den-tro de la norma prohibitiva -si es que ese es elcaso- y, en definitiva, atenta contra la moral,el orden público y las buenas costumbres. Pa-ra el efecto, el juez nacional adoptará los cri-terios expuestos en la presente interpreta-ción.

Debe precisarse que los términos �buenascostumbres� a los que hace referencia el lite-ral g) del artículo 72 de la Decisión 313 nopueden ser confundidos con la costumbre comofuente del derecho nacida de la práctica socialni, de manera particular, con la costumbre mer-cantil, la cual tiene esencial importancia den-tro del ámbito del Derecho Comercial dado sucaracterístico dinamismo y constante evolución;muestra de esa importancia constituye el reco-nocimiento hecho por las leyes mercantiles alotorgar a la costumbre valor como fuente delderecho, equiparándola incluso a la propia ley,dentro de determinados parámetros (verbigra-cia Art. 3 del Código de Comercio colombiano:�La costumbre mercantil tendrá la misma fuer-za que la ley comercial, siempre que...�; Art. 4del Código de Comercio ecuatoriano: �Lascostumbres mercantiles suplen el silencio dela ley, cuando...�).

Pero no puede hablarse en el mismo sen-tido cuando la ley se refiere a las �buenascostumbres�, consideradas como la �conformi-dad que debe existir entre los actos humanosy los principios de la Moral� (Diccionario En-ciclopédico de Derecho Usual, de GuillermoCabanellas. T. I, 23a. Edición, Editorial Heliasta,1994, p. 522). Concluye, con mucha veracidad,el profesor Cabanellas al decir que �las bue-nas costumbres a que incorrectamente se re-fiere el legislador no son otra cosa que la moralpública, en la que tanto influyen las corrientesdel pensamiento de cada época, los climas,los inventos y las modas�. Sobre el orden pú-blico y las buenas costumbres este Tribunalse ha pronunciado en las Interpretaciones Pre-judiciales 3-IP-88, 4-IP-88, 3-IP-91, 2-IP-94, 4-IP-94, entre otras.

Por todo lo anterior es comprensible quecuando el legislador se refiere a la �costumbremercantil� hace alusión a la costumbre comofuente del Derecho Comercial y cuando se uti-liza la expresión �buenas costumbres�, en cam-bio, se cautela la moral social aceptada opredominante según el lugar y la época (VerProceso 4-IP-88, Gaceta Oficial No. 35 del 24de enero de 1989). Acerca de los usos y prác-ticas que comportan actos de competenciadesleal este Tribunal se referirá someramenteen el apartado siguiente de la presente inter-pretación, relativo al engaño a los medioscomerciales o al público.

IV. ENGAÑO A LOS MEDIOS COMER-CIALES O AL PUBLICO

El literal h) del artículo 72 de la Decisión313, idéntico al del artículo 82 de la Decisión344, prohibe el registro de los signos que re-sulten engañosos para los medios comercia-les o para el público. El engaño se producecuando un signo provoca en la mente delconsumidor una distorsión de la realidad acer-ca de la naturaleza del bien o del servicio, suscaracterísticas, su procedencia, su modo defabricación, la aptitud para su empleo u otrasinformaciones que induzcan al público a error.La prohibición de registrar signos engañosos,tal como se ha pronunciado este Tribunal �sedirige a precautelar el interés general o pú-blico, es decir del consumidor� (Proceso 12-IP-96, G.O. No. 265 de 16 de mayo de 1997).

La doctrina y la jurisprudencia han destaca-do la función informativa y la publicitaria quecumple la marca en relación con los productoso servicios que identifica y su importancia frentea los destinatarios de los mismos. En este sentidoen la sentencia de 3 de diciembre de 1987este Tribunal declaró que la marca �es infor-mación básica destinada al consumidor poten-cial que debe facilitar y propiciar su libertad deelección y que debe contribuir a que sea�transparente� la oferta pública de productos yservicios. La marca, en consecuencia, cumpleun papel informativo en cuanto a la proceden-cia del producto o servicio. Para el consumidor,productos similares con una misma marca, de-ben provenir lógicamente del mismo productor,al que suele atribuírsele determinadas calida-des de aptitud, capacidad, responsabilidad ytécnica.� (Proceso 1-IP-87; G.O. No. 28 de 15


de febrero de 1988.). Este papel informativode la marca ha sido denominado por un sectorde la doctrina como la �función indicadora dela procedencia empresarial� (En este sentido,Fernández Novoa, Fundamentos... op. cit., p. 46 yss.). En la interpretación prejudicial 10-IP-94,G.O. No. 177 de 20 de abril de 1995, esteTribunal reconoció que la marca cumple conuna finalidad de información al público sobrela clase de productos o servicios disponiblesen el mercado, característica que se conocecomo la función publicitaria o propagandísticade la marca.

El legislador comunitario, en procura del biengeneral, ha previsto que esta información básicadebe ser percibida por el público y por los medioscomerciales en general, sin apariencias quepuedan llevar a creer y tener por cierto aquelloque no lo es, erradicando cualesquiera �prácti-cas que por lanzar al mercado indicacionesincorrectas o falsas sobre los productos, indu-cen a error al consumidor� (Proceso 2-IP-94,G.O. No. 160 de 21 de julio de 1994).

Pero a la vez que se procura tutelar el interésdel público consumidor, la norma que impideel registro de signos que inducen a error pro-tege el interés de los competidores en el mer-cado de productos similares, buscando ampa-rar al productor frente a eventuales prácticasde competencia desleal. El Convenio de la Uniónde París, en su artículo 1.2 declara que �laprotección de la Propiedad Industrial tiene porobjeto las patentes de invención, los modelosde utilidad, los dibujos y modelos industriales,las marcas de fábrica o de comercio, las marcasde servicio, el nombre comercial, las indicacio-nes de procedencia o de denominaciones deorigen, así como la represión de la compe-tencia desleal� (el destacado nos correspon-de). El artículo 10 bis del propio Convenio de-fine la competencia desleal �como todo actode competencia contrario a los usos honestosen materia industrial o comercial; y, de maneraejemplificativa, cita algunos casos, a saber: 1)actos que creen confusión, por cualquier me-dio que sea, respecto del establecimiento, losproductos o la actividad comercial o industrialde un competidor; 2) aseveraciones falsas enel ejercicio del comercio, capaces de desa-creditar el establecimiento, los productos o laactividad comercial o industrial de un compe-tidor; 3) las indicaciones o aseveraciones cuyoempleo en el ejercicio del comercio, pudieren

inducir al público a error sobre la naturaleza,el modo de fabricación, las características, laaptitud en el empleo o la cantidad de los pro-ductos�.

La represión a las prácticas restrictivas a lalibre competencia dentro de la Comunidad An-dina tiene como fundamento jurídico originarioel Capítulo VIII �Competencia Comercial� delAcuerdo de Integración Subregional Andino(Acuerdo de Cartagena), codificado por la Co-misión de la Comunidad Andina, medianteDecisión 406, sustitutiva de la Decisión 236 ypublicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo No.273, de 4 de julio de 1997. Así, el artículo 105del Acuerdo estableció que �...la Comisiónadoptará, a propuesta de la Secretaría Gene-ral, las normas indispensables para prevenir ocorregir las prácticas que puedan distorsionarla competencia dentro de la Subregión...�. Larepresión a las prácticas restrictivas a la librecompetencia ha sido tratada parcialmente porel legislador comunitario con la expedición delas Decisiones 283, 284 y, especialmente, la285 (substitutivas de la Decisión 230) de laComisión del Acuerdo de Cartagena. Esta últi-ma (285), denominada �Normas para preveniro corregir las distorsiones en la competenciageneradas por prácticas restrictivas de librecompetencia�, faculta a los Países Miembros oa las empresas que tengan interés para quesoliciten a la Junta la autorización que legi-tima la aplicación de medidas tendientes paraprevenir o corregir las amenazas de perjuicioso los perjuicios a la producción o exportacio-nes, que se deriven de prácticas restrictivasde la libre competencia originada en la Subre-gión o en las que intervenga una empresa quedesarrolla su actividad económica en un PaísMiem-bro. Entre las prácticas restrictivas, en-tre otras, se encuentra �la aplicación en lasrelaciones comerciales, de condicionesdesiguales para prestaciones equivalentes quecoloquen a unos competidores en situacióndesventajosa fren-te a otros�. Con esta clasede normas ha pretendido el legislador eliminarconductas que no se ajusten a las que practicanla generalidad de los comerciantes y, en defini-tiva, atenten contra los usos mercantiles ho-nestos. Es atribución de las legislaciones in-ternas regular situaciones de competencia des-leal que sean producidas por el engaño a losmedios comerciales y al público consumidorcon ocasión de la utilización de frases publicita-rias desleales.


Un signo puede provocar engaño al públicoo a los medios comerciales acerca de la proce-dencia, la naturaleza, el modo de fabricación,las características, la aptitud para el empleo,entre otros. En el momento en que el produc-to, con una marca engañosa, se pone en circu-lación en el mercado, los demás competidorespodrían verse afectados por esa conducta des-honesta. Por ello, los Países Miembros debengarantizar a los comerciantes que sus relacio-nes mercantiles no se verán afectadas pordistorsiones en la competencia, como la quese provoca cuando se utiliza publicidad enga-ñosa.

La compañía Frutera Colombiana S.A., parteactora en el proceso nacional, en su libelo ini-cial argumenta que la frase LA AUTENTICAMAYONESA resulta engañosa al indicar la ca-lidad de una mayonesa. Al respecto, y sin entrara calificar los hechos materia del litigio, esteTribunal lo advierte, tal como ha indicado ante-riormente, que una marca mixta puede estarcompuesta por más de una palabra, en cuyocaso será preciso establecer cual es el térmi-no o conjunto de términos claves (esenciales)en la integridad de la denominación y que otor-gan al signo la característica de distintividad.Recuérdese que las frases publicitarias inclui-das en una marca mixta no constituyen el ele-mento esencial y diferenciador, por lo que laexclusividad del derecho no se extiende aaquellas. Por tanto, tales frases publicitariaspueden ser autorizadas, dentro de los paráme-tros señalados, para ser incluidos como unelemento más de la marca mixta.

V. ANALISIS DE LA MARCA CONTRO-VERTIDA

Este Tribunal, en su función de intérpreteprejudicial y sin llegar a calificar los hechosmateria de este proceso, se permitirá muysucintamente hacer unas apreciaciones par-ticulares con relación a la registrabilidad de lamarca KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA,que en todo caso no deberán entenderse co-mo una intromisión de este organismo en losasuntos que por competencia le correspondenal juez nacional.

�KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA�, es-tá compuesta por este elemento denominativoy uno gráfico �etiqueta rectangular de fondoazul oscuro con sus bordes.....�, lo queinmediatamente nos involucra en el concepto

de marca mixta como aquel signo conformadode dos elementos: uno denominativo y otrográfico. Para esta marca, podemos claramenteobservar, que los elementos predominantes oprincipales son el gráfico y la expresión KRAFT,toda vez que al percibir el signo en su conjuntolo que produce un mayor impacto en la mentedel consumidor, son precisamente esas dospartes.

Ahora bien, analizando más detenidamentelos elementos principales de la marca mixta,para este caso, el denominativo KRAFT y elgráfico, podemos decididamente afirmar quela parte esencial de ésta es KRAFT y que laexpresión LA AUTENTICA MAYONESA, pasaa tener un carácter secundario o accesorio,sin que con ello se quiera significar que nopueda ser considerado también como marca,dentro de los parámetros señalados atrás.

Estas denominaciones que acompañan a laparte �esencial de la marca� y que en su com-pañía la conforman, deberán ser naturalmenteregistrables. La explicación a la registrabilidaddel signo denominativo en su totalidad paraeste caso, radica en que el análisis de los sig-nos debe hacerse de manera conjunta y noaisladamente frente al concepto de marca, loque en otras palabras significa que las expre-siones no esenciales del caso al ir acompa-ñadas de otra especial y específica originanen su totalidad una nueva expresión o signoautónomo de sus componentes individualmen-te considerados.

Empero, la expresión LA AUTENTICA MA-YONESA por el hecho de ser registrable, nogenerará al titular de la marca derechos yprerrogativas propias de su concesión y enconsecuencia, otro interesado podrá de ordi-nario utilizarlas para registrar una nueva marca,claro está, como complemento a su contenidoesencial siempre y cuando pueda ser diferen-ciable. A modo de ejemplo: una empresa po-dría utilizar como marca el signo �OCASO LAAUTENTICA MAYONESA�, pues la exclusivi-dad de la empresa Kraft General Foods no sepredica respecto de la citada expresión ais-lada de los demás elementos que la compo-nen.

Finalmente, la expresión KRAFT LA AUTEN-TICA MAYONESA, no denota un contenidoengañoso, toda vez que el consumidor medio


al encontrar en el mercado un producto asíidentificado, no se llevará la impresión de quelas demás mayonesas no sean auténticas.

VI. ANALISIS DE LA LEGITIMACIONACTIVA

En caso de la nulidad de patentes, la legi-timación es muy amplia y podría decirse quese la convierte en una verdadera acción popu-lar ya que se habilita a �cualquier persona�para que interponga la respectiva solicitud deanulación.

En cambio, cuando se trata de la nulidaddel registro de una marca dentro de la Deci-sión 344, ésta en su artículo 113 dispone: �Laautoridad nacional competente podrá decretar,de oficio o a petición de parte interesada, lanulidad del registro de una marca .....�. Ha deentenderse entonces este requerimiento, y asíen efecto lo interpreta el Tribunal, en el sentidode que debe ser acreditada esa condición departe interesada, que aun en la amplitud queel derecho comunitario da a la expresión, podráabarcar, además de los titulares de derechossubjetivos tan sólo a los que demuestren inte-rés legítimo; pero no a los simples interesa-dos, quienes sí quedan cobijados en cambiopor la expresión �cualquier persona�, en tratán-dose de patentes.

Por lo tanto, el juez nacional debe deter-minar previamente si el demandante en el pro-ceso contencioso administrativo instaurado an-te el Consejo de Estado (proceso subsiguientea la vía administrativa agotada mediante losrespectivos procedimientos administrativos in-ternos), reúne las condiciones de legitimidadpara demandar. Resta advertir que en ambostipos de procedimiento (administrativos inter-nos y contencioso-administrativos) la legitima-ción activa se encuentra normalmente equipa-rada en cuanto a requerimientos, para evitarde esta manera asimetrías en la que constitu-ye una necesaria secuencia procedimental.

Por las consideraciones expuestas,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA

C O N C L U Y E :

.1. Para verificar, dentro de un proceso deimpugnación, si un derecho de propiedadindustrial fue válidamente concedido, co-rresponde acudir a la legislación conformea la cual se otorgó el derecho, para dilu-cidar si se cumplieron o no los requisitoslegales al amparo de esa normativa.

2. El signo mixto -apreciado en su conjunto ytomando en consideración el elemento(gráfico o denominativo) que tiene una ma-yor fuerza perceptiva- que goce de lasuficiente capacidad para distinguir los pro-ductos de un empresario frente a los pro-ductos de los demás, podrá ser considera-do como marca registrable, siempre queno se encuentre inmerso en alguna de lasprohibiciones contempladas por la norma-tiva comunitaria.

3. Los slogans y descripciones de los produc-tos no son la parte esencial de la marca ytan solo operan como mecanismos depublicidad o información del producto. Laparte esencial de la marca mixta es aquellaque le otorga distintividad al producto.

4. Las descripciones y frases publicitariasincluidas en la marca mixta por el hechode ser genéricas, descriptivas o informativasacerca de la calidad, origen o naturalezadel producto no impiden el registro de lamarca concebida en su integridad, salvoque su inclusión provoque un engaño enlos destinatarios de los productos o servi-cios o en los medios comerciales; y quetales descripciones o informaciones eviden-temente constituyan el objeto principal dela marca.

5. Las normas positivas internas de carácterimperativo y que velan por los interesesgenerales y que tienen por fundamento elorden público, la paz, la estabilidad, la mo-ral y las buenas costumbres no puedenser desatendidas por la oficina nacionalcompetente al momento de conceder elregistro.

6. Los Países Miembros deben garantizar alos comerciantes que sus relaciones mercan-tiles no se verán afectadas por distorsionesen la competencia, como la que se provo-can cuando se utiliza publicidad engaño-sa.


.7. El Consejo de Estado, Sala de lo Conten-cioso Administrativo, Sección Primera, den-tro del expediente nacional Nº. 3539, de-berá adoptar la presente sentencia de inter-pretación prejudicial.

8. Remítase copia certificada a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina para supublicación en la Gaceta Oficial.

Gualberto Dávalos GarcíaPRESIDENTE (E)


Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú



Patricio Peralvo M.Secretario a.i.



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