Hacia el equilibrio contractual en los procesos de...

Hacia el equilibrio contractual en los procesos de transferencia interrnacional de tecnología en América Latina

Manuel Guerrero Gaitán

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HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN

LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL

DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA

Doctorando: Manuel Guerrero Gaitán Directora: Lydia Esteve González

Universidad de Alicante

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA

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CONTENIDO

TABLA DE ABREVIATURAS CITADAS ...........................................16 INTRODUCCIÓN...................................................................................21 I. Presentación y justificación de la tesis doctoral ..............................22 II. Objetivo, metodología e iter lógico.................................................40 CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA .......................................................................................49 I. Planteamiento ..................................................................................50

II. El contrato de licencia como paradigma de los contratos internacionales de transferencia de tecnología ........................................51

A. Figuras contractuales más utilizadas para llevar a cabo la transferencia de tecnología ..................................................................56

1. La transferencia internacional de tecnología a través del contrato de licencia..........................................................................56

2. La transferencia internacional de tecnología a través de operaciones de joint venture ............................................................63

3. La transferencia internacional de tecnología a través de la franquicia .........................................................................................66

4. La transferencia internacional de tecnología a través del contrato de ingeniería ......................................................................71


B. Clasificación del contrato de licencia según la legitimación, exclusividad y limitaciones a la explotación del licenciatario ............78

1. La licencia en función de la legitimación del licenciatario: licencias contractuales y obligatorias ........................79

2. La licencia en función del carácter exclusivo o no del derecho concedido: licencias exclusivas y simples .........................85

3. La licencia en función de las limitaciones al derecho de explotación del licenciante: licencia de fabricación y de distribución.. ....................................................................................87

C. Atipicidad del contrato de licencia ..............................................89

1. Dificultad en la aplicación análoga de las normas de otras figuras contractuales ........................................................................89

2. Intentos de reconducción a otras figuras contractuales ...........92

3. Carácter sui generis del contrato de licencia y repercusión en la práctica internacional ..........................................94

III. La importancia de la autonomía de la voluntad en los contratos internacionales de transferencia de tecnología ........................98

A. Autonomía de la voluntad conflictual .......................................102

B. La influencia de la autonomía de la voluntad material en los contratos de transferencia de tecnología............................................106

IV. Análisis de la práctica negocial de los contratos internacionales de licencia de tecnología con empresas de países de América Latina: Supuestos prácticos ....................................................110

A. Planteamiento ............................................................................110

B. Limitaciones al precio de la tecnología .....................................113

1. Limitaciones relacionadas con el pago de royalties ..............114

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2. Fijación de los precios del producto licenciado.....................116

C. Restricciones al uso de la tecnología licenciada........................118

1. Restricciones sobre la exportación ........................................118

2. Restricciones sobre la investigación y las adaptaciones del licenciatario .............................................................................120

3. Prohibición de utilización de tecnologías diferentes a las del licenciante ................................................................................122

4. Restricciones sobre la estructura y el volumen de la producción. ....................................................................................123

5. Limitaciones al uso por campo de aplicación de la tecnología licenciada (field of use restrictions).............................125

D. Cláusulas que limitan las posibilidades de entablar acciones de nulidad respecto de los derechos del licenciante (non challenging clauses) ..........................................................................127

E. Licencias atadas (tying licensing)..............................................129

F. Cláusulas de retrocesión (grant back clauses) ..........................131

V. Conclusión.....................................................................................135 CAPÍTULO II. MARCO REGULATORIO DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA .....................................................................................138

I. Planteamiento ................................................................................139

II. Análisis práctico de la eficacia de las cláusulas de elección de foro y arbitraje y de Derecho aplicable a los contratos internacionales de transferencia de tecnología ......................................141


A. Aceptación de las cláusulas de competencia judicial internacional y arbitraje comercial internacional en los contratos de transferencia de tecnología ...........................................................141

1. Los acuerdos de elección de foro en los Estados Unidos ......143

2. Los acuerdos de elección de foro en el Reglamento de Bruselas 44/2001 ...........................................................................150

3. La Convención de la Haya sobre acuerdos de elección de foro… ............................................................................................154

4. Convenio Europeo sobre arbitraje comercial internacional ..................................................................................156

B. Elección de la ley aplicable al contrato de transferencia de tecnología en países productores y ley aplicable en defecto de elección..............................................................................................160

1. La Ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología en los Estados Unidos ..................................................166

a) Elección de la ley aplicable bajo los principios del American Law Institute, ALI, aplicables a los contratos de transferencia de tecnología ........................................................169

b) La determinación de la ley aplicable en defecto de elección de las partes. El criterio “center of gravity” o “the most significant relationship”....................................................172

c) Aplicación criterio del center of gravity al contrato de transferencia de tecnología. Análisis de casos prácticos ...........173

d) Determinación de la ley aplicable a un contrato de licencia de know how .................................................................174

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e) Determinación de la ley aplicable a un contrato de joint venture...............................................................................182

2. Elección y determinación de la ley aplicable en los contratos de transferencia de tecnología en la Unión Europea: Patentes..........................................................................................190

a) Disposiciones relativas a la ley aplicable en el Convenio de la Patente Europea (CPE).....................................192

b) Disposiciones relativas a la ley aplicable en el proyecto de Reglamento sobre la patente comunitaria..............198

3. Elección y determinación de la ley aplicable en los contratos de transferencia de tecnología en la Unión Europea: otros derechos de propiedad industrial e intelectual......................200

a) La ley aplicable a los derechos registrales.......................200

b) La ley aplicable a los derechos extraregistrales...............207

4. Elección y determinación de la ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología en la Unión Europea: relaciones contractuales.................................................................212

a) La autonomía conflictual en el Reglamento 593/2008, Roma I .......................................................................................215

b) La ley aplicable en defecto de elección de los contratantes…............................................................................225

(1) La ley aplicable a los contratos señalados en el artículo 4.1 del RRI ...............................................................226

(2) La determinación de la ley aplicable a los contratos no comprendidos en el artículo 4.1 del RRI ..........................231

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA III. Las normas imperativas como límite a la autonomía de la voluntad .................................................................................................243

A. Planteamiento ............................................................................243

B. Las normas materiales imperativas. Concepto y características ....................................................................................248

C. Las normas materiales imperativas en los contratos de licencia internacional de tecnología ..................................................255

1. Aplicación de las normas materiales imperativas del foro ....258

a) La aplicación de las normas materiales imperativas en la UE…......................................................................................258

b) Aplicación de las normas materiales imperativas en los Estados Unidos ....................................................................261

2. Aplicación de las normas materiales imperativas de otros Estados...........................................................................................265

a) Normas imperativas aplicables por la lex contractus ......267

b) Aplicación y toma en consideración de normas imperativas de terceros Estados.................................................271

IV. Normas protectoras del Derecho a la libre competencia y su repercusión en los contratos de transferencia de tecnología..................281

A. Planteamiento ............................................................................281

B. El Derecho de la competencia y los derechos de propiedad industrial e intelectual........................................................................282

C. El Derecho de la competencia y la transferencia de tecnología en Estados Unidos............................................................286

1. Aspectos fundamentales del Derecho de la competencia......286

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2. Conductas reguladas por el Derecho de la competencia en los contratos de transferencia de tecnología ..................................291

a) Las Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property..................................................................292

b) El informe de la Comisión Federal de Comercio de 2007….. .....................................................................................297

3. La doctrina del Patent misuse................................................307

D. El Derecho de la competencia y la transferencia de tecnología en la Unión Europea.........................................................311

1. Evolución del Derecho de competencia aplicado a los contratos de transferencia de tecnología........................................311

2. El Reglamento 772/2004 de exención por categorías para acuerdos de transferencia de tecnología ........................................319

a) Cláusulas especialmente graves (hardcore) ....................324

(1) Cláusulas entre competidores ......................................324

(2) Cláusulas entre no competidores .................................326

b) Restricciones excluidas ...................................................328

V. Normas sobre la forma y registro del contrato de licencia de tecnología ..............................................................................................334

A. Planteamiento ............................................................................334

B. Formalidades y actos sujetos a registro del contrato de licencia de tecnología en Estados Unidos..........................................336

1. Formalidades y efectos del registro del contrato de licencia...........................................................................................336


2. El registro de garantías constituidas sobre derechos de propiedad industrial .......................................................................341

C. Normas relativas a las formalidades y al registro de los contratos de licencia de tecnología en la Unión Europea..................343

1. Normas del CPE aplicables a los Estados miembros de la UE relativas a la forma y registro de contratos de licencia ...........344

2. Las formalidades y registro del contrato de licencia dentro del proyecto de Reglamento de la patente comunitaria......347

D. Las formalidades del contrato de licencia en la ley 11/1986 sobre patentes de invención y modelos de utilidad de España ..........349

VI. Normas de inversión extranjera que afectan a los contratos de transferencia de tecnología ...............................................................353

A. Planteamiento ............................................................................353

B. La inversión extranjera en el ámbito internacional. ..................355

1. Los acuerdos internacionales de inversión extranjera y los procesos de transferencia internacional de tecnología.............356

2. El papel de las empresas transnacionales en la inversión extranjera y la transferencia de tecnología ....................................360

C. Las normas de inversión extranjera en los Estados Unidos que afectan a los contratos de transferencia de tecnología................364

D. Las disposiciones sobre inversión extranjera en la Unión Europea que afectan a los contratos de transferencia de tecnología ..........................................................................................370

1. Los tratados de libre comercio de la Unión Europea con otros países ....................................................................................370

2. La transferencia de tecnología en el TLC de la UE y Colombia.. .....................................................................................373

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VII. Conclusiones..............................................................................377 CAPÍTULO III LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA ......................................................................383

I. Planteamiento: La transferencia de tecnología en los países receptores de tecnología ........................................................................384

II. Análisis práctico de la eficacia de las cláusulas de elección de foro y arbitraje y de Derecho aplicable a los contratos internacionales de transferencia de tecnología en los países de América Latina ......................................................................................386

A. Aceptación de las cláusulas de competencia judicial internacional y de arbitraje comercial internacional en los contratos de transferencia de tecnología............................................386

1. Introducción: situación actual del Derecho internacional privado en los países de América Latina .......................................386

2. La aceptación de las cláusulas de elección de foro en el régimen convencional....................................................................388

3. La aceptación de las cláusulas de elección de foro en CAN y MERCOSUR.....................................................................391

4. Aceptación del arbitraje comercial internacional en los países de América Latina...............................................................396

a) El arbitraje en el MERCOSUR........................................398

b) El arbitraje en la CAN .....................................................400

B. La elección y determinación de la ley aplicable a los contratos internacionales de transferencia de tecnología en los países de América Latina. Argentina, Brasil y Colombia .................405


1. Introducción: Situación actual de la regulación sobre ley aplicable a los contratos en América Latina..................................405

a) Convención interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales......................................................407

b) La ley aplicable a las obligaciones contractuales en las legislaciones estatales de los países de América Latina.......413

2. La ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología en América Latina........................................................415

a) La ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología en Colombia .............................................................417

b) La ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología en Brasil ...................................................................430

c) La ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología en Argentina.............................................................436

III. Normas sustanciales aplicables a los contratos de transferencia de tecnología en América Latina .....................................442

A. El Derecho de la competencia y la transferencia de tecnología en los países de América Latina.......................................443

1. Regulación en la CAN sobre las conductas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología ..................................443

2. Régimen general del Derecho de la competencia en Colombia .......................................................................................450

3. El Derecho de la competencia en el MERCOSUR................452

a) El Derecho de la competencia en Argentina y los contratos de transferencia de tecnología....................................453

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b) El Derecho de la competencia en Brasil y los contratos de transferencia de tecnología....................................460

B. Formalidades y registro de contratos de transferencia de tecnología en los países de América Latina.......................................465

1. Formalidades y registro de los contratos de transferencia de tecnología en la CAN................................................................466

2. Formalidades y Registro de los contratos de transferencia de tecnología en los países del MERCOSUR................................471

a) El registro de contratos de transferencia de tecnología en Argentina ..............................................................................472

b) El registro de contratos de transferencia de tecnología en Brasil.....................................................................................473

C. Las normas de inversión extranjera en América Latina que afectan los contratos de transferencia de tecnología .........................476

1. Las normas de inversión extranjera sobre contratos de transferencia de tecnología en la CAN..........................................477

2. Las normas de inversión extranjera sobre contratos de transferencia de tecnología en Colombia.......................................480

3. Las normas de inversión extranjera en los países del MERCOSUR .................................................................................484

a) Las normas de inversión extranjera sobre contratos de transferencia de tecnología en Argentina ..................................484

b) Las normas de inversión extranjera sobre contratos de transferencia de tecnología en Brasil.........................................486

IV. Eficacia de los contratos internacionales de transferencia de tecnología en los países de América Latina...........................................490


A. Control de la aplicación de las normas imperativas del Estado de acogida: sede jurisdiccional ..............................................490

a) El reconocimiento de sentencias extranjeras en Colombia…. ..............................................................................492

b) El reconocimiento de sentencias extranjeras en el MERCOSUR .............................................................................499

B. Sede arbitral y vulneración de las normas imperativas .............502

1. La Convención de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras......................................................................................504

2. Especial referencia al reconocimiento de laudos arbitrales en Colombia...................................................................................509

V. Recapitulación y opciones a seguir por los países de América Latina. ....................................................................................................514

VI. Paralelismo entre los procesos de transferencia de tecnología de América Latina y otros países receptores. China ............517

A. Planteamiento. El sistema de control de contratos de transferencia de tecnología en China.................................................517

B. Importancia actual de los procesos de transferencia de tecnología en China ...........................................................................519

C. Marco jurídico de los contratos de transferencia de tecnología en China ...........................................................................520

D. Conclusión: Imposibilidad de extrapolar el sistema chino de control de transferencia de tecnología a América Latina ..................525

VII. Propuesta de un marco normativo dirigido a establecer el equilibrio contractual en un contrato internacional de transferencia de tecnología..........................................................................................526

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A. Planteamiento: Hacia el equilibrio contractual en los procesos de transferencia internacional de tecnología en América Latina.................................................................................................526

B. Justificación de la necesidad de creación un marco regulatorio para los contratos de transferencia de tecnología en América Latina…… ..........................................................................527

C. Normas protectoras del Derecho a la libre competencia ...........530

D. Normas dirigidas a la publicidad del contrato ...........................537

E. Normas de inversión extranjera.................................................539

F. Disposiciones de Derecho internacional privado ......................544 CONCLUSIONES FINALES ...............................................................547 BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN CITADA...........................566 ANEXO


TABLA DE ABREVIATURAS CITADAS

ADC: Anuario de Derecho civil. ADI: Anuario de Derecho internacional. AEDIPr: Anuario español de Derecho internacional privado. ADPIC: Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Am. J. Comp. L.: American Journal of Comparative Law Art: Artículo. Aud: Audiencia. AA.VV.: Autores varios. BOE: Boletín Oficial del Estado. CADE: Consejo Administrativo de defensa económica de Brasil. CAN: Comunidad Andina de Naciones. C.c.: Código civil. C. com: Código del comercio. CCI: Cámara de comercio internacional CE: Constitución española.

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CIDIP: Conferencias especializadas de Derecho internacional privado. CLE: Colección legislativa de España. CLCJ: Colección legislativa de España. Jurisprudencia civil. CFIUS: Committee on Foreign Investment in the United States. CPE: Convenio sobre concesión de la Patente Europea de 5 de octubre de 1973, revisado el 17 de diciembre de 1991, hecha en Munich el 29 de noviembre de 2000. BOE. núm. 22 de 25 de enero de 2003. CR: Convenio de Roma de 19 de junio 1980 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales. CUP: Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial. DIAN: Dirección de impuestos y aduanas nacionales de Colombia. DOCE: Diario Oficial de las Comunidades Europeas. DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea. EAR: United States Export administration regulation. EPO: Oficina Europea de Patentes. FIDIC: Federation of Consulting Engineers. FINSA: Foreign Investment and National Security Act. FMI: Fondo monetario internacional.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA FTC: United States Federal Trade Commission. GATT: Acuerdo general de tarifas aduaneras y comercio. INPI: Instituto nacional de propiedad intelectual. J. Ind. Econ.: Journal of Industrial Economics L.: Ley. L.A.: Ley de arbitraje. La Ley: Revista jurídica española, La Ley. MERCOSUR: Mercado Común del Sur. Mo. L. Rev.: Missouri Law Review. OEA: Organización de Estados Americanos. OALI: Oficina de asuntos legales internacionales de Colombia. OECD: Organización para la cooperación y desarrollo económica. OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas OMC: Organización mundial del comercio. OMPI: Organización mundial de la propiedad intelectual. ONU: Organización de Naciones Unidas. OSD: Órgano de solución de diferencias de la OMC. REDI: Revista Española de Derecho internacional.

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RBI: Reglamento (CE) Nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre

de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

RCADI: Recueil des Cours. Academie de Droit International de la Haye. RCEA: Revista de la Corte española de arbitraje. RD: Real decreto. RDEA: Revista de Derecho español y americano. RECATT: Reglamento 772/2004 relativo a la aplicación del

apartado 3 del artículo 81 (ahora artículo 101 del TFUE) del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.

REDI: Revista española de Derecho internacional. Rev. cr. dr. int. pr. : Revue Critique de Droit International Privé. Res.: Resolución. RGD: Revista General de Derecho. RJ: Repertorio de Jurisprudencia. RRI: Reglamento (CE) No 593/2008 del Parlamento Europeo y del

Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I).

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA RRII: Reglamento (Ce) No 864/2007 del Parlamento Europeo y del

Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II).

Riv. dir. inter.: Rivista di diritto internazionale Sent.: Sentencia. TC: Tribunal Constitucional. TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. TIER: Technology import and export regulation of China. TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea. TPR: Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR. TRIMS: Trade related investments measures. TS: Tribunal Supremo. UE: Unión Europea. U. Ill. L. Rev: University of Illinois Law Review. UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development. UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law. Univ.: Universidad. USPTO: United States Patent and Trademark Office.

INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN, JUSTIFICACIÓN, OBJETIVO, METODOLOGÍA E ITER LÓGICO

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INTRODUCCIÓN

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA I. Presentación y justificación de la tesis doctoral 1. Ante la nueva realidad económica de América Latina que se perfila como uno de los nuevos lugares de mayor atractivo para la inversión extranjera1, en este trabajo de tesis doctoral proponemos una serie de normas tendentes a la consecución del equilibrio contractual necesario en los procesos internacionales de transferencia de tecnología, demostrando que el respeto a las normas propuestas será beneficioso, tanto para los inversionistas extranjeros, cuanto para los receptores de tecnología. La tesis que defenderemos en este trabajo se fundamenta en la necesidad de revisar el tratamiento que reciben los contratos de transferencia de tecnología con el objetivo de crear un marco normativo en los países de América Latina que establezca condiciones de equilibrio entre las partes para una correcta transferencia tecnológica que, en el marco del respeto a los derechos de propiedad industrial e intelectual, haga posible que el país receptor aproveche al máximo la entrada de tecnología foránea al tiempo que los inversores disfruten de mayor seguridad jurídica y de incentivos fiscales. 2. Debido a la importancia de la transferencia de tecnología para el desarrollo de las sociedades menos industrializadas, deben establecerse mecanismos que permitan la creación de una igualdad material entre las partes contratantes para que los beneficios asociados a la transferencia tecnológica lleguen a toda la sociedad. Por ello, en este trabajo de investigación defendemos la necesidad de otorgar un nuevo tratamiento al contrato internacional de licencia y demás figuras contractuales utilizadas para transferir 1 De acuerdo con un reciente estudio de The Economist Intelligence Unit, publicado el 22 de noviembre de 2011, mientras la tasa de crecimiento de los países integrantes del G7 será del 1.8% en los próximos 20 años, la de la mayoría de los países de América Latina será de 4.9%, disponible en http://www.eiu.com/ (última consulta 05/05/2012).


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conocimientos tecnológicos, en aras de lograr una adecuada transferencia de tecnología a América Latina. 3. Las premisas en las que encuentra su fundamento esta tesis doctoral y permiten la justificación de la misma son las siguientes: 1) Importancia de la tecnología en la sociedad actual y vías 4. En la actualidad los conocimientos científicos y tecnológicos constituyen elementos esenciales para lograr una posición de ventaja en todos los aspectos del desarrollo humano. Es imposible pensar en un área en la cual no esté presente de forma manifiesta la tecnología2, desde operaciones sencillas y cotidianas como el pago de un servicio de transporte público, hasta la generación de energía nuclear o la exploración espacial. Todo este conjunto de conocimientos tecnológicos representa un altísimo valor, no solamente estratégico y político, sino también económico, por tanto, susceptible de ser objeto de transacciones mercantiles, que gracias sus potenciales repercusiones en la sociedad será, en mayor o menor medida, objeto de control por el aparato estatal. 2) Concentración del conocimiento 5. La producción tecnológica no es homogénea en todos los países. Un estudio realizado por J. SACHS3 mostraba como en el año 2000

2 En este trabajo de tesis doctoral utilizaremos el término tecnología como “el conjunto de conocimientos e información propios de una actividad que pueden ser utilizados en forma sistemática para el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos, o la prestación de servicios, incluyendo la aplicación adecuada de las técnicas asociadas a la gestión global”. GONZÁLEZ DE HEREDIA VILLASEÑOR, M. A., Análisis de la evolución de un conjunto de tecnologías relacionadas para el desarrollo de servicios móviles, Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, 2002, pág. 45. 3 SACHS, J., “A new map of the world”, The Economist, junio 22, 2000, disponible en: http://www.economist.com/node/80730 (última consulta 05/05/2012).

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA la nueva división del mundo no estaba fundamentada en concepciones ideológicas, sino en el nivel de desarrollo tecnológico de los países. Esta división es cada vez más profunda: solamente un 15% de la población mundial provee la mayor parte de las innovaciones tecnológicas en el mundo, mientras que menos de la mitad de la población mundial es capaz de adaptar esas tecnologías en la producción y consumo. El resto de la población (una tercera parte del mundo) se encuentra tecnológicamente aislada, sin capacidad de adaptar tecnologías extranjeras o de iniciar procesos de innovación propios. Visto lo anterior, podemos afirmar que nos encontramos ante lo que podríamos denominar una “concentración del conocimiento” en la que solo en una pequeña parte del mundo se ubican los principales productores de conocimientos tecnológicos. De acuerdo con un estudio realizado por la United Nations Conference on Trade and Development, en adelante UNCTAD4, el porcentaje de gasto de los países en vía de desarrollo en materia de investigación y desarrollo representa solamente el 6% del gasto mundial. De hecho, según el mencionado estudio, solo 9 países de la Organización para la cooperación y desarrollo económico, en adelante, OECD5, concentran el 90% del gasto mundial en desarrollo de nuevas tecnologías. 3) Elevado coste de la producción tecnológica y de su protección 6. La producción tecnológica generalmente está asociada a procesos de innovación, investigación y desarrollo (I+D+I) que implican un alto coste económico que, en la mayoría de los casos, solo puede ser asumido por aquellos que dispongan de recursos

4 CORREA, C. M., “Technology transfer in the WTO agreements” en A Positive Agenda for Developing Countries, Nueva York, UNCTAD, 2000, pág. 440. 5 Organisation for Economic Co-operation and Development. Vid. http://www.oecd.org/ (última consulta 19/05/2012).


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suficientes para hacer frente a estas exigencias. Lamentablemente, la propiedad industrial, disciplina encargada de la protección de los nuevos desarrollos, no solo no ha dado solución a esta problemática, sino que de alguna forma la empeora. El ejemplo paradigmático de esta situación lo encontramos en el sistema de las patentes de invención, que dentro de esta disciplina representa la forma más usual de proteger los conocimientos tecnológicos. Debido al principio de la territorialidad que rige la protección de la propiedad industrial, el titular de una nueva tecnología susceptible de ser protegida mediante el sistema de patentes deberá dirigirse a cuantos territorios quiera explotar de forma exclusiva su invención y en cada uno de ellos llevar a cabo el procedimiento administrativo para lograr la concesión de la patente6. Para tal fin será necesario el pago de las tasas oficiales que cada país establezca, más los honorarios profesionales de un agente local que lo represente en el proceso de registro7.

6 En relación con las implicaciones del principio de territorialidad, ver por todos, DESANTES REAL, M., “La patente comunitaria y la crisis del principio de la territorialidad” en REDI, vol. 43, núm. 2, 1991, págs. 323-350; sobre su significado y razón de ser, vid. CARRASCOSA GONZALEZ, J., “Ley aplicable a las patentes en Derecho internacional privado español”, Anales de Derecho, núm. 19, 2001, pp. 7-48; sobre la adaptación del principio de territorialidad a la protección de la propiedad intelectual en Internet, ESTEVE GONZÁLEZ, L., Aspectos internacionales de las infracciones de derechos de autor en Internet, disponible en: http://www.uaipit.com, sección de publicaciones (última consulta 18 /05/12); y, en cuanto a la adaptación del principio en la protección de las bases de datos internacionales GARCÍA MIRETE C.M., La adaptación de las bases de datos electrónicas internacionales al principio de la territorialidad: el mercado afectado, Tesis doctoral, inédita, 2012. 7 De acuerdo con diversos estudios realizados, el coste medio para lograr la protección de una invención a través del sistema de la patente europea en 11 Estados miembros es de 35.000 euros (cálculo en el cual no se incluyen los honorarios profesionales de los agentes locales). Ver OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, “Es caro patentar?”, sección de preguntas frecuentes sobre propiedad industrial, sitio web de la OEPM, 2008, disponible en: http://www.oepm.es (última consulta 19/05/2012). Con la globalización se ha hecho necesaria la protección, no solamente en los países en los cuales se pretende comercializar la invención, sino también en los países que por su

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA 7. La combinación de los altos costes asociados a la investigación y desarrollo, junto con la protección de los resultados de estas actividades conducen a que, en la mayoría de los casos, los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los conocimientos tecnológicos sean empresas con un importante poder económico, bien sea porque han desarrollado su propia tecnología o porque han adquirido los derechos contractualmente8. 8. Adicionalmente a lo ya expuesto, otro efecto que genera el elevado coste de la producción y protección de conocimientos tecnológicos radica en que la contribución de estos al esquema productivo del país receptor es mínima en muchas ocasiones, debido a que los procesos de adaptación a las condiciones locales suponen un esfuerzo económico adicional al de la adquisición de los conocimientos tecnológicos. Esta situación quedó recogida en un documento de la UNCTAD presentado en el desarrollo de las estructura de producción son considerados como los centros de manufactura del planeta. El resultado de esta situación es que a los principales mercados que usualmente se consideraba imprescindible obtener una patente, Estados Unidos, Europa y Japón, es necesario añadir China, Brasil e India. En conclusión, para obtener la protección dada por una patente en los principales mercados del mundo será necesario, además de los recursos ya invertidos en la fase de investigación y desarrollo y los requeridos para poner en marcha la producción industrial de la invención, disponer de por lo menos 100.000 euros teniendo en cuenta las tasas oficiales, gastos de traducción y honorarios profesionales de agentes locales. Esta suma orientativa es el resultado aproximado de la suma de los diferentes trámites necesarios para el registro de una patente y en la cual se encuentran comprendidas las tasas oficiales y los honorarios profesionales. Datos proporcionados por la agencia de propiedad industrial J. Isern Patentes y Marcas de Barcelona, http://www.jisern.com (última consulta 19/05/2012). 8 En la práctica negocial cuando el desarrollo de una invención es llevado a cabo por una persona, natural o jurídica que no posee los medios económicos necesarios para realizar los trámites para la protección por vía de patente o para empezar la fase de producción, existen dos opciones a seguir en función del poder de negociación con que se cuente. La primera es la consecución de un inversor que a través de alguna modalidad contractual entre a formar parte de la explotación comercial de la invención (lo más usual es a través de una copropiedad de la patente). La segunda consistirá en la cesión de sus derechos a cambio de una compensación económica.


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negociaciones sobre el Código Internacional de Conducta sobre Transferencia de Tecnología9 en el que se expone: “La dependencia de los países en vías de desarrollo es considerablemente mayor y la contribución de la tecnología adquirida es más baja que para otros países importadores netos de tecnología porque los países en vías de desarrollo no tienen, en la mayor parte de los casos, la capacidad de organización, de investigación y de ingeniería para poder ajustar, adaptar y asimilar la tecnología importada a sus propias necesidades”10. 4) Importancia de la transferencia tecnología para la difusión del conocimiento y vías 9. La transferencia de tecnología representa la forma más adecuada para mitigar la situación de dependencia tecnológica señalada anteriormente. En el momento actual, habiéndose consolidado el proceso de globalización económica, son cada vez más frecuentes en el tráfico mercantil los acuerdos de transferencia de tecnología entre contratantes pertenecientes, por una parte, a países desarrollados, titulares de la tecnología y, por otra parte, países en vía de desarrollo, poseedores de materias primas y condiciones favorables para la producción industrial. Precisamente en estos países menos desarrollados es en donde se utilizan este tipo de acuerdos como motor del desarrollo, toda vez que a través de ellos es posible tener acceso a tecnología sin la necesidad de invertir importantes sumas de dinero en investigación y desarrollo. 9 Para una descripción de las negociaciones y resultados finales de este Código internacional de conducta véase PATEL, S., ROFFE, P. y YUSUF, A., International technology transfer: the origins and aftermath of the UN negotiations on a draft code of conduct, La Haya, Kluwer, 2000. 10 ÁLVAREZ SOBERANIS, J. “Necesidad de formular un Código Internacional de Conducta en Materia de Transferencia de Tecnología”, en Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, núm. 8, 1976, pág. 15.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA 10. En cuanto a las políticas públicas, se han intentado numerosos mecanismos para incrementar el flujo de conocimientos hacia el país receptor y su difusión en el entorno local. Dichas políticas van desde políticas educativas, otorgamiento de subsidios y creación de fondos con capital público, hasta el establecimiento de beneficios tributarios a nacionales de otros países que decidan desarrollar proyectos de inversión extranjera directa en sectores estratégicos. Por otra parte, respecto a la suscripción de acuerdos internacionales, debemos resaltar los esfuerzos realizados por los países en desarrollo en la década de los 70 en donde un gran número de estos países buscaron llegar a un marco internacional de regulación sobre la transferencia de tecnología bajo el auspicio de la Organización de Naciones Unidas, en adelante ONU, y los acuerdos comerciales bilaterales suscritos recientemente. 11. Siguiendo a la doctrina especializada mayoritaria11 existen tres vías principales para llevar a cabo los procesos de transferencia internacional de tecnología. La primera es a través de acuerdos de cesión y licencia12; la segunda, por medio de inversión extranjera directa13 y, la tercera, a través de la adquisición de equipos e intermediación de productos14. En el presente trabajo de 11 Vid. JAVORCIK, B., “The composition of foreign investment and protection of intellectual property rights in transition economies”, en European Economic Review, núm. 48, 2004, págs. 42-44; BLOMSTRÖM, M. y SJÖHOLM. F., “Technology Transfer and Spillovers: Does Local Participation with Multinationals Matter?” en European Economic Review, 43, 1999, pág. 917; JAVORCIK, B., “Foreign direct investment and international technology transfer”, inédito, 2010; y GARRICK, B. y GERTLER, P., “Welfare gains from foreign direct investment through technology transfer to local suppliers”, en Journal of International Economics, núm. 74, 2007, pág. 403. 12 EATON, J. y KORTUM, S., “Trade in Ideas: Patenting and Productivity in the OECD”, en Journal of International Economics, núm. 40, págs. 251-271. 13 BLOMSTRÖM, M. y KOKKO, A., “How foreign investment affects host countries”, en World Bank Policy Research, Working Paper, núm. 1745, 1997, pág.17. 14 FEENSTRA, R., MARKUSEN, J. y ZEILE, W., “Accounting for Growth with New Inputs: “Theory and evidence”, en American Economic Review, núm. 82, págs. 415-421, 1992; GROSSMAN, G. y HELPMAN, E., Innovation and growth


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investigación nos centraremos fundamentalmente en las dos primeras vías, toda vez que consideramos que los contratos internacionales de licencia y otras figuras contractuales análogas pueden ser la vía a través de la cual se lleve a cabo una inversión extranjera, mientras que la adquisición de equipos generalmente se realiza por medio de contratos de compraventa internacional que han sido ampliamente regulados y de igual manera han sido objeto de numerosos trabajos doctrinales y decisiones judiciales15. 5) El contrato de licencia es el paradigma de los contratos de transferencia de tecnología 12. La explotación contractual de los conocimientos tecnológicos protegidos a través de derechos de propiedad industrial e intelectual puede llevarse a cabo mediante diferentes figuras contractuales, todas ellas caracterizadas por su atipicidad y, en contratos como el de ingeniería o el de joint venture, con un complejo entramado prestacional. A pesar de la variada configuración que pueden asumir estos contratos, existe un denominador común en todas las figuras contractuales utilizadas para implementar procesos de transferencia de tecnología consistente en la autorización que otorga el titular de la tecnología a un tercero para su explotación a cambio de una contraprestación. Este denominador común coincide con la estructura fundamental del contrato de licencia, por tanto, consideramos fundamental centrarnos en este trabajo en el contrato de licencia, dado que los resultados obtenidos del estudio del mismo son predicables de las demás formas contractuales utilizadas

in the global economy, Cambridge, MIT Press, 1991; MARKUSEN, J. R. “Trade in Producer Services and in Other Specialized Intermediate Inputs” en American Economic Review, núm.79, 1989, págs. 85-95. 15 Ver por todos, ESPLUGUES MOTA, C., Compraventa internacional de mercaderías, Valencia, Instituto de Mediana y Pequeña Industria Valenciana, 1993; OVIEDO ALBÁN, J., “Aplicación material de la Convención de Naciones Unidas sobre compraventa internacional de mercaderías”, en Vniversitas, núm. 113, 2007, págs. 207-233.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA para llevar a cabo una transferencia tecnológica. No obstante, con el fin de verificar la posibilidad de aplicar lo sostenido sobre la licencia a otras figuras contractuales plantearemos supuestos fácticos para analizar otros contratos, como el de franquicia, joint ventures o el contrato de ingeniería. 6) La importante función social del contrato de licencia en los procesos de transferencia de tecnología 13. La transferencia de tecnología implementada a través del contrato de licencia puede tener un significado más allá del meramente económico, alcanzando la posibilidad de cumplir una función social. Esta visión ha sido contemplada en diferentes textos normativos e iniciativas de armonización. Un claro ejemplo de esta visión social lo podemos encontrar en los artículos 7 y el 66.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio16, (en adelante, Acuerdo ADPIC), que establecen respectivamente:

Artículo 7: “La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones”. Artículo 66.2 “Los países desarrollados miembros ofrecerán a las empresas e instituciones de su territorio incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los países miembros menos adelantados, con el

16 Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, ADPIC, de 15 de abril de 1994. Instrumento de ratificación en España de 30 de diciembre de 1994, BOE núm. 20 de 24 de enero de 1995.


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fin de que éstos puedan establecer una base tecnológica sólida y viable”.

Lo mismo está recogido en el informe del grupo de trabajo sobre comercio y transferencia de tecnología al Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (en adelante, OMC), en donde se pone de manifiesto la proyección social de los procesos de transferencia de tecnología, al sostener que estos constituyen uno de los mecanismos por excelencia para procurar el mejoramiento de las condiciones de vida de los países menos desarrollados17. 14. Los argumentos señalados anteriormente sirven para ilustrar la función social que tienen los procesos de transferencia tecnológica que, tal como sostienen pronunciamientos de diferentes instituciones internacionales18, se convierten en una poderosa herramienta para alcanzar el objetivo de mejorar las condiciones económicas y sociales de los países con un grado menor de desarrollo económico y tecnológico. 7) Dificultades planteadas por la propiedad industrial e intelectual en el desarrollo de los procesos de transferencia de tecnología 15. Si bien la disciplina de la propiedad industrial e intelectual es desde antaño el medio más idóneo para la protección de la tecnología19, la protección dispensada por esta disciplina no está

17 Informe del grupo de trabajo sobre comercio y transferencia de tecnología al Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), documento WT/WGTTT/W/14 del 29 de noviembre de 2007, pág. 2. 18 Véase ONUDI, Pautas para la evaluación de acuerdos de transferencia de tecnología, núm. 12, Nueva York, Organización de Naciones Unidas, 1981; OMPI, Guía de licencias para los países en desarrollo, Ginebra, 1977; y UNCTAD, “Directrices para el estudio de la transmisión de tecnología a los países en desarrollo, Doc. TC/B/AC, Ginebra, 1977. 19 En 1886, en el marco de la celebración de la feria mundial, se dio un paso histórico en la protección internacional de los conocimientos tecnológicos con la

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA libre de dificultades. Dos de las más importantes dificultades radican en la existencia del ya mencionado principio de territorialidad, que afecta a la mayoría de los derechos de propiedad industrial y que se encuentra en directa oposición a una de las características fundamentales de los conocimientos tecnológicos: la posibilidad de ser explotados simultáneamente en distintas partes del mundo y, por otra, en los altos costes señalados20, de suerte que

creación del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington (1911), en La Haya (1925), en Londres (1934) y en Lisboa (1958) y, modificado por el Acta de Estocolmo de 1967, BOE núm. 128 de 1 de febrero de 1974 (en adelante, CUP), disponible en: http://www.uaipit.com (sección de legislación); al que seguiría el Convenio de Berna para la protección de las obras artísticas y literarias, del 9 de septiembre de 1886, completado en París el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlín el 13 de noviembre de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914. Instrumento de ratificación en España de 2 de julio de 1974. BOE núm. 81 de 4 de abril de 1974 y núm. 260 de 30 de octubre de 1974 y modificado en 1979 (BOE 5 de diciembre de 1984), disponible en: http://www.uaipit.com, sección de legislación, (última consulta de los instrumentos mencionados en esta nota 18/05/2012). La historia del desarrollo de la propiedad industrial e intelectual se remonta mucho antes de la creación de estos convenios, pero dado el carácter eminentemente internacional que se pretende imprimir a esta investigación tomamos como punto de partida estos instrumentos, debido a que fueron los primeros en su especie en ocuparse de estas materias con la presencia de un gran número de países firmantes. Sobre la historia de la propiedad industrial e intelectual véase MAY, C. y SELL, S. K., Intellectual property rights: a critical history, Santa Clara CA, Lynne Rienners Publishers, 2006; SÁIZ GONZÁLEZ, P., Legislación histórica sobre propiedad industrial: España (1759-1929), Madrid, Oficina Española de Patentes y Marcas, 1996; y SCHWABACH, A., Intellectual property: a reference handbook Contemporary world issues, Santa Bárbara CA, ABC-Clio, 2007. 20 REICHMAN, J. H., “Managing the Challenge of a Globalized Intellectual Property Regime” en, ICTSD-UNCTAD Dialogue, 2nd Bellagio Series on Development and Intellectual Property, Ginebra, UNCTAD, 2003. Debido a estos inconvenientes se han elevado propuestas alternativas en el sentido de reemplazar el sistema de aprobación previa de la patente y demás derechos de propiedad industrial, por un sistema de compensación posterior. Bajo este sistema, el titular de la patente no autorizaría previamente al competidor interesado en reproducir el contenido de la patente, para realizar una mejora sino


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solo aquellos con unos recursos económicos adecuados para hacer frente a estos costes podrán gozar de la protección otorgada por el Estado21. 16. El inconveniente fundamental de la protección de los conocimientos tecnológicos a través de la disciplina de la propiedad industrial e intelectual radica, a nuestro juicio, en el alcance y los límites que deben existir respecto de los derechos exclusivos otorgados por el Estado. Un ejemplo que ilustra las dificultades para encontrar un balance entre el incentivo que se debe dar a los creadores y el acceso de la comunidad a los beneficios asociados a los desarrollos tecnológicos lo encontramos en el campo de los productos farmacéuticos. En el momento de la redacción de esta tesis doctoral se espera el fallo de la Corte Suprema de la República de la India en el asunto del medicamento Glivec de la empresa Novartis22. En este asunto se puede apreciar

que éste estaría en libertad de hacerlo, pero debería compensar al titular de la patente. 21 DESANTES REAL, M., “La patente comunitaria y la crisis del principio de la territorialidad”, op. cit., pág. 342. 22 Novartis v. the Union of India (6 August 2007), Order of High Court of Judicature at Madras, núms. 24759 y 24760 de 2006. El origen de este asunto se encuentra en la patente sobre un compuesto llamado Imatinib, desarrollado por Novartis en 1993 que posteriormente fue comercializado bajo el nombre Glivec para el tratamiento del cáncer. En el año 2005 Novartis solicitó una nueva patente sobre una modificación de este compuesto en la India, pero de acuerdo con la ley de patentes de este país se excluye de la esfera protegida a las modificaciones de medicamentos ya existentes y de esta manera evitar la práctica del evergreening, por tanto, se negó la solicitud de la patente argumentando que Glivec no representa una verdadera innovación con “mayor eficacia”, sino que solo se trata de una nueva forma de Imatinib. Novartis recurrió dicha decisión y actualmente el caso se encuentra ante la Corte Suprema india, en donde se espera que se tome una decisión a finales del mes de marzo de 2012. Este asunto ha sido objeto de gran interés debido a que la producción de la versión genérica de este medicamento tiene un coste anual por paciente de aproximadamente 2500 dólares, mientras que con el medicamento protegido por la patente esta cifra se eleva a 70.000 dólares por paciente, de suerte que se involucra el argumento del acceso a tratamientos médicos para pacientes de países pobres. Para los

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA claramente la dificultad para encontrar un equilibrio entre los intereses de las compañías farmacéuticas que argumentan que necesitan la obtención de derechos exclusivos sobre sus desarrollos con el fin de seguir adelante con sus procesos de investigación y, por otra parte, los intereses de la sociedad en general que necesita tener a su alcance los tratamientos médicos para luchar contra enfermedades como el cáncer o el Sida a precios razonables. 8) Desequilibrio en el poder de negociación de las partes en un contrato de licencia de tecnología y relevancia de la autonomía de la voluntad 17. Con frecuencia y, sobre todo en el ámbito internacional, los procesos de transferencia de tecnología se llevan a cabo entre partes que no tienen un poder de negociación simétrico. La situación más recurrente en estos contratos es la presencia de una parte fuerte, que generalmente es la poseedora de la tecnología y otra parte, la receptora, que tendrá un margen de negociación más reducido23. Con esta afirmación no queremos desconocer la existencia de acuerdos de licencia entre contratantes con la misma capacidad de negociación (situación que se presenta con frecuencia en acuerdos de colaboración e investigación de “alta tecnología”, como desarrollos biotecnológicos, farmacéuticos, aeroespaciales, armamentísticos e informáticos, entre otros), sin embargo, estos acuerdos suelen llevarse a cabo, o bien en el ámbito doméstico, o

antecedentes y un análisis detallado de este caso: POGGE T., RIMMER, M. y RUBENSTEIN, K., Incentives for Global Public Health: Patent Law and Access to Essential Medicines Connecting International Law with Public Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, págs. 395-399. 23 DELGADO DE CANTÚ, G. M., México, estructuras política, económica y social, México D.F., Pearson Educación, 2003, pág. 263. “La transferencia de tecnología ocurre por lo general en circunstancias desiguales de intercambio; es decir, los países de alto desarrollo económico exportan tecnología a los de menor desarrollo que, por razones del rezago de sus economías, se han visto incapacitados para crear tecnología propia y ven, por lo tanto, en la necesidad de importar conocimiento, maquinaria y equipo”.


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entre partes provenientes de países con un grado igual o similar de desarrollo tecnológico. 18. La situación de desequilibrio planteada se ve agravada por la atipicidad legal del contrato de licencia y de las otras figuras contractuales encargadas de llevar a cabo los procesos de transferencia de tecnología, que conduce a que el principio de la autonomía de la voluntad de la voluntad de las partes presente una enorme relevancia, tanto en su vertiente material, cuanto conflictual. En efecto, el ejercicio de la autonomía de la voluntad material hace posible que la parte fuerte de la relación, que en la mayoría de los casos es el titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual, protectores de los conocimientos tecnológicos, tenga la posibilidad de imponer condiciones gravosas a su contraparte, impidiendo de esta manera que la licencia cumpla su función social como método para llevar a cabo procesos de transferencia tecnológica. Por su parte, en cuanto a la autonomía de la voluntad conflictual, la determinación de la ley aplicable cobra un papel protagónico en los contratos internacionales de licencia de tecnología otorgando a las partes la facultad de elegir el ordenamiento jurídico que regirá su relación contractual. Así mismo, en la gran mayoría de los casos, las partes eligen previamente el tribunal ordinario que conocerá de las posibles controversias derivadas del desarrollo del contrato o, en su caso, se someterán expresamente al arbitraje comercial internacional. Esta “elección” es con frecuencia impuesta por la parte fuerte con el fin de litigar en el lugar donde se encuentre su domicilio o establecimiento y aplicar la ley de dicho país, o aquella que le brinde mejores garantías. 19. La libertad que poseen las partes para la configuración del contenido del contrato, la elección del tribunal ante el cual dirimir las posibles controversias y de la ley aplicable a la transferencia de tecnología no es, sin embargo, absoluta. La importancia señalada

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA de los conocimientos tecnológicos en la sociedad conduce a que los ordenamientos jurídicos de diferentes países, sin importar su grado de desarrollo tecnológico, regulen algunos de los aspectos clave de los contratos de licencia utilizados para llevar a cabo una transferencia tecnológica. Esta regulación se manifiesta, tanto a través de normas dispositivas que, aunque pueden ser derogadas por la voluntad de la partes, son de gran utilidad frente al silencio de los contratantes, cuanto mediante disposiciones imperativas o de obligatorio cumplimiento24, destinadas a alcanzar los fines que el Estado considera como vitales para la colectividad en general. 20. No obstante lo anterior, debido a la situación de desequilibrio subrayada en anteriores líneas, es posible que las normas establecidas por el Estado, para proteger a los contratantes o para crear situaciones de equilibrio, sean evitadas a través de la elección de un ordenamiento jurídico que no contenga este tipo de protección, por tanto, es preciso estudiar las respuestas que el Derecho internacional privado aporta a los contratos internacionales de transferencia de tecnología y la posibilidad de aplicar las normas imperativas de protección, tanto en países 24 Al abordar el estudio de las normas imperativas, obligatoriamente debemos referirnos al orden público y a las innegables dificultades que acompañan su definición y delimitación jurídica. En efecto, ya autores como F.C. SAVIGNY se refirieron al estudio de la categoría del orden público como uno de los más difíciles, sino el más, dentro de todas las construcciones teóricas del Derecho (vid. VON SAVIGNY, F. C., traducción de GUTHRIE, W. M., Treatise on the conflict of laws, Edimburgo, T &T Clarke, 1880, págs. 360-362). Los diversos intentos para definirlo no han arrojado más que aproximaciones casuísticas, que no hacen más que confirmar el desafío que el concepto de orden público representa en la doctrina y en la práctica jurídica. Tal como sostuvo J. D. GONZÁLEZ CAMPOS “la falta de unicidad en la función y el significado del orden público en cada uno de los sectores del Derecho conforma una pluralidad de acepciones del mismo: orden público constitucional, administrativo, penal, procesal, u económico, que dificulta enormemente la apreciación de su verdadero significado en un precepto en concreto”. Vid. GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. y FERNÁNDEZ ROZAS, J. C, “Comentario al artículo 12. 3 CC”, en ABADEJO A. y DÍAZ ALABART, S. (dirs.), Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, tomo I, vol. 2, Madrid, Edersa, 1995, págs. 901.


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productores de tecnología cuanto en países menos desarrollados que son importadores natos de conocimientos tecnológicos. 9) Necesidad de replantear el tratamiento del contrato de licencia en la actualidad en América Latina 21. Ante la situación de desequilibrio apuntada anteriormente y, teniendo en cuenta la vital importancia que el acceso a la tecnología reviste para todos los países del mundo, en la década de los 70 se llevaron a cabo en el seno de la ONU, las discusiones necesarias para negociar la creación de un Código Internacional de Conducta para la Transferencia de Tecnología, pero debido a la dificultad de las negociaciones esta iniciativa nunca originó un documento vinculante. Dentro de las negociaciones fue clara la postura escéptica de los países industrializados (denominado “grupo B”) que fue reflejada con meridiana claridad en el Memorándum 5.1.1.A.4 de 26 de noviembre de 1975, preparado por la Unión de Industrias de la Comunidad Económica Europea y, que fue presentado a la comisión de transferencia de tecnología de la UNCTAD en su primera sesión. En este escrito se sostiene en el punto 6 que:

“Los abusos ocasionales cometidos por algunas empresas en el pasado, no deben generalizarse de tal suerte que justifiquen una excesiva intervención del Estado, ya que nadie puede ser forzado a invertir o a transferir tecnología, si se sobreenfatizan (sic) las llamadas prácticas comerciales restrictivas y, como consecuencia se establecen controles sin fundamento en la realidad, se eliminaría toda libertad contractual”25.

22. Las negociaciones sobre este Código de Conducta se prolongaron por más de diez años, al término de los cuales, en la 25 ÁLVAREZ SOBERANIS, J., “Necesidad de formular un Código Internacional de Conducta en Materia de Transferencia de Tecnología”, op. cit., pág. 12.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA última sesión en el seno de la UNCTAD, todavía cuestiones vitales permanecían sin conceso, tales como su propio alcance; mientras los países desarrollados (grupo B) consideraban que el instrumento debería tomarse como unas directrices a seguir voluntariamente, los países menos desarrollados (el denominado “grupo de los 77”) abogaban por un carácter vinculante26. Frente el fracaso de las negociaciones del Código Internacional de Conducta de Transferencia de Tecnología, los países receptores y, particularmente los países de América Latina, que serán el objeto de estudio fundamental de esta tesis doctoral, optaron desde la década de los 70 por implementar políticas proteccionistas para someter a un estricto control a las tecnologías introducidas al país. Con la aplicación de estas políticas, se sometía a la aprobación previa los contratos de transferencia de tecnología y, se obligaba a revelar la información accionarial del inversionista a agencias públicas de control27. Estas políticas se fueron flexibilizando paulatinamente en la década posterior, cediendo ante la necesidad de crear un ambiente propicio para atraer la inversión extranjera en el continente y llegando en casos, como el de Argentina o México, a desaparecer por completo28. Por ello, la búsqueda de mecanismos que permitan crear unas condiciones de equilibrio en los contratos de licencia de tecnología parece haberse estancado en América Latina desde la década de los 80, evidenciándose la falta de propuestas a nivel de legislación nacional e internacional.

26 Sobre la historia de las negociaciones del Código Internacional de Conducta de Transferencia de Tecnología, HOVENKAMP, H., JANIS, M. y, LEMLEY, M. A., IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles applied to Intellectual Property Law, vol. I, Gaithersburg, Aspen Publishers, 2001, Sec. 40.3.40-36. 27 DE LEÓN, I., “¿Puede la política de competencia moderar los efectos de la propiedad intelectual?”, en La Propiedad Inmaterial, núm. 8, 2004, pág. 17. 28 Acerca la evolución de la desregulación en México sobre contratos de licencia y transferencia de tecnología, DE LA GARZA SANTOS, C., “A New Era: Deregulation of the Transfer of Technology in Mexico”, en United States-Mexico Law Journal, vol. 1, 1993, págs. 53-56.


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23. Otro indicador del estancamiento del control a las prácticas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología se aprecia en la escasa jurisprudencia relativa a estos contratos en América Latina, consecuencia lógica del abandono en la década de los ochenta de las leyes de transferencia de tecnología29. Es posible que esta situación se deba, tal como sostiene I. DE LEÓN, a que, “primero, posiblemente se teme que un ejercicio agresivo de controles a estos contratos pudiera causar limitaciones a las inversiones en el mercado y, segundo, por la orientación de la agenda de las agencias de competencia hacia otro tipo de prácticas (carteles, restricciones verticales en distribución de productos, control de concentración económica industrial) cuya restricción a la competencia es evidente”30. 10) Falta de normas de Derecho internacional privado en los países de América Latina que regulen los contratos de transferencia de tecnología. 24. El desarrollo económico no ha estado acompañado de un desarrollo normativo en materia de Derecho internacional privado acorde con la realidad económica actual en los países de América Latina. Un ejemplo claro de esta situación lo encontramos en algunos países de la región, como Colombia, en donde, ante la ausencia de normas reguladoras del primer sector del Derecho internacional privado, el juez debe realizar interpretaciones analógicas con las leyes de arbitraje para aceptar las cláusulas atributivas de competencia judicial internacional, o como en Brasil, en donde se discute la aceptación de la autonomía conflictual en los contratos internacionales que no contemplen una cláusula compromisoria.

29 GERVAIS, D., The TRIPS Agreement Drafting History and Analysis, Londres, Sweet and Maxwell, 2008, pág. 434. 30 DE LEÓN, I., ¿Puede la política de competencia moderar los efectos de la propiedad intelectual?, op. cit., pág. 13.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA No obstante, consideramos que, debido a los avances políticos en materia de integración subregional, manifestada en la creación de nuevos sistemas de integración, como el de la Unión de Naciones Suramericanas, en adelante, UNASUR y, el buen desempeño de la economía en la mayoría de los países de América Latina31, es oportuno retomar el establecimiento de mecanismos, tanto de normas sustanciales, cuanto de Derecho internacional privado que permitan crear un equilibrio entre los participantes de un contrato de transferencia internacional de tecnología que evite los posible abusos de la parte fuerte de la relación, de suerte que se produzca una efectiva transferencia internacional de tecnología que redunde en beneficio de toda la sociedad y de las partes involucradas en el contrato. II. Objetivo, metodología e iter lógico 1) Objetivo 25. El objetivo fundamental de este trabajo de investigación va dirigido a formular una propuesta para la creación de un marco normativo compuesto por disposiciones imperativas y por normas de Derecho internacional privado que conduzca al establecimiento de condiciones de igualdad material entre las partes intervinientes en un contrato internacional de transferencia de tecnología, para alcanzar el equilibrio contractual entre las partes, que permita que se verifique una correcta transferencia tecnológica a los países de América Latina. En aras de la consecución de este objetivo, se 31 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Perspectivas Económicas de América Latina 2012 Transformación del Estado para el Desarrollo, Santiago de Chile, United Nations Publications, 2011. Entre 2000 y 2007, los países latinoamericanos redujeron en promedio su deuda pública en 15 puntos porcentuales del PIB y pasaron de un déficit fiscal de 2,4% del PIB a un superávit de 0,4%. Así mismo, mientras que se espera que el crecimiento en las economías de los países desarrollados continúe siendo lento, se estima que América Latina crecerá un 4,1% en 2012.


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realizará un análisis práctico de las cláusulas de elección de foro y Derecho aplicable, determinación del Derecho aplicable en defecto de elección, de la aplicación de las normas imperativas aplicables a los procesos de transferencia de tecnología y, en fin, de la eficacia de las decisiones dictadas por tribunales ordinarios o arbitrales extranjeros en los países latinoamericanos. El propósito de este análisis consiste en verificar la efectividad de las normas propuestas, teniendo en cuenta que en los contratos de licencia y demás figuras contractuales utilizadas para implementar los procesos de transferencia de tecnología existen cláusulas atributivas de competencia a tribunales ordinarios y arbitrales extranjeros. 26. La aportación llevada a cabo con este trabajo de investigación será, por tanto, la creación de las bases necesarias, a través de una propuesta normativa, para la consecución de una adecuada transferencia internacional de tecnología, con el propósito fundamental de que se materialice la función social que deben tener este tipo de contratos y, a su vez, se puedan beneficiar de dicha transferencia todas las partes del contrato. 2) Metodología 27. Con el propósito de cumplir el objetivo mencionado, además de haber llevado a cabo una extensa investigación de las fuentes doctrinales y jurisprudenciales32, se ha realizado un análisis de los aspectos contractuales de la práctica internacional estudiando, gracias a la colaboración del despacho especializado en propiedad 32 Investigación llevada a cabo en diversas universidades españolas, europeas y de América Latina (entre ellas, Externado de Colombia, Alicante, Barcelona, Queen Mary de Londres) a quienes agradecemos la oportunidad de utilizar los recursos bibliográficos. También queremos agradecer especialmente al proyecto UAIPIT (http://www.uaipit.com), a través del cual fue posible tener acceso a gran cantidad de documentos y a la base de datos especializada en propiedad industrial e intelectual Darts-IP.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA industrial J. ISERN PATENTES y MARCAS33, más de cien contratos internacionales de transferencia de tecnología, especialmente los celebrados entre partes provenientes de países con diferente grado de desarrollo tecnológico. El propósito ha sido identificar las conductas más frecuentes en la práctica negocial que pueden afectar el cumplimiento de la función social de este tipo de contratos como herramienta para llevar a cabo procesos de transferencia de tecnología. Con fundamento en la información obtenida se ha realizado un análisis de las diferentes cláusulas identificadas y los posibles efectos benéficos y perjudiciales que estas pueden implicar para una correcta transferencia de tecnología. 28. Posteriormente, se ha llevado a cabo un estudio de las normas imperativas que afectan a los contratos internacionales de licencia de tecnología contenidas en tres sectores normativos fundamentales. El primero, el del Derecho a la libre competencia económica, el segundo, el de las normas relacionadas con la forma y el registro de actos jurídicos y, el tercero, el de las normas reguladoras de la inversión extranjera. Aunque somos conscientes que existen otros sectores del ordenamiento jurídico que pueden afectar el desarrollo de estos contratos, tales como las normas sobre protección del medio ambiente o disposiciones cambiarias, consideramos que los sectores normativos elegidos son los que contienen normas que afectan a los contratos internacionales de licencia de tecnología de una forma directa, frecuente y de una forma transversal, sin que importe el tipo de tecnología objeto del contrato. 29. Las normas estudiadas son las pertenecientes a los ordenamientos jurídicos de países que hemos diferenciado en productores y receptores de tecnología. En el primer grupo de países, que hemos denominado “productores de tecnología”, se han estudiado las legislaciones de los Estados Unidos y de la Unión

33 Despacho de propiedad industrial J. Isern Patentes y Marcas de Barcelona, http://www.jisern.com.


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Europea. La elección de los Estados Unidos estuvo fundamentada en dos motivos principales. El primero, su posición como ejemplo paradigmático de la producción tecnológica a nivel mundial34. El segundo, radica en la gran influencia y el elevado nivel de intercambio comercial que este país ejerce sobre los países de América Latina que han sido seleccionados para formar parte del grupo de países receptores de tecnología, ya que, exceptuando a Brasil, Chile y Argentina, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de todos los países del continente americano. 30. Para el estudio del ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, debido a que en este país se presenta la situación de convivencia del sistema federal y estatal, hemos centrado nuestro estudio en las normas federales aplicables a todos los Estados del país. No obstante, teniendo en cuenta que la competencia para legislar sobre Derecho internacional privado se encuentra en cada uno de los Estados, se ha utilizado un sistema de agrupación en función de las características comunes de los ordenamientos estatales. Finalmente, se estudian supuestos fácticos utilizando la legislación de Estados paradigmáticos en el tratamiento de temas de tecnología, tales como los Estados de Nueva York y California. 31. El segundo sistema normativo analizado es el de la Unión Europea, puesto que en el seno de la Unión encontramos países con distintos grados de desarrollo tecnológico. Esta situación, unida al hecho de compartir una misma regulación en materias claves para nuestro estudio, como el Derecho de la competencia económica o la inversión extranjera, sirven como fundamento para analizar la forma en que se puede tratar la transferencia de tecnología de manera tal que proteja en igualdad de condiciones los intereses de 34 Estados Unidos sigue teniendo el primer lugar en el ranking con el mayor número de patentes solicitadas tanto a nivel nacional, cuanto en otros países. Aunque por sí misma la cantidad de patentes solicitadas no indica la calidad o desarrollo tecnológico de un país, no se puede desconocer que es uno de los indicadores más importantes para medir la capacidad de producción de tecnología.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA contratantes con diferente poder de negociación. Así mismo, se ha realizado una especial referencia a la legislación española de patentes en donde se encuentra una regulación expresa acerca de aspectos de vital importancia dentro de los contratos de cesión y de licencia que constituyen la estructura fundamental de los contratos internacionales de transferencia de tecnología. 32. El segundo grupo de países que hemos denominado “receptores de tecnología” está constituido por países de América Latina en donde, si bien es cierto que existen diferentes bloques de integración, como el North American Free Trade Agreement, NAFTA, el Central American free trade agreement, CAFTA (estos dos con la presencia de Estados Unidos) o el recientemente creado Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, creemos que por su estabilidad y representatividad de los países que lo integran en cuanto al carácter de receptores de tecnología, la opción más adecuada para los fines de esta tesis doctoral es tomar como base dos de los principales bloques de integración subregional de América del Sur, la Comunidad Andina de Naciones, en adelante, CAN y el Mercado Común del Sur, en adelante, MERCOSUR. En estos dos bloques de integración analizaremos principalmente las disposiciones que forman parte de la regulación subregional, no obstante, cuando en estas no se regulan las materias respectivas, hemos acudido al estudio de las legislaciones de algunos de los países que las conforman. El criterio de elección de estos países esta dado, tanto en función del tamaño de su economía, cuanto del crecimiento en inversión extranjera en la última década. Aplicando este criterio, los países elegidos fueron, dentro del sistema de integración del MERCOSUR, Brasil y Argentina y, en cuanto a los países integrantes de la CAN, Colombia35. Aunque los países 35 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Perspectivas Económicas de América Latina 2012 Transformación del Estado para el Desarrollo, op. cit., pág. 178. Uno de los indicadores que muestran el buen desempeño de la economía colombiana lo constituye la inversión extranjera que presentó un aumentó en los primeros 8 meses de 2011 en un 50% con respecto al año anterior.


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citados anteriormente ocuparán la mayor atención de nuestro estudio, analizamos puntualmente otros países, como México, que permitirán ilustrar en el tercer capítulo la ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología, debido a que este país junto con Venezuela, han sido los únicos en ratificar la Convención interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales36. 33. El análisis comparado realizado entre las normas imperativas de países con diferente grado de desarrollo tecnológico nos permitirá establecer si las disposiciones de países productores de tecnología, dedicadas a evitar las conductas que van en detrimento de una correcta transferencia tecnológica, son extrapolables a los ordenamientos de América Latina. De esta manera, observando el tratamiento que los países productores de tecnología otorgan a los supuestos de abusos de la parte fuerte de la relación contractual y, comparándolo con el estado actual en los países de América Latina, se realiza la propuesta de normas dirigidas a la creación de unas condiciones de igualdad material que redunden en el beneficio de los contratantes. 34. Finalmente, se analiza la efectividad en los países de América Latina de las decisiones dictadas por autoridades extranjeras, teniendo presente que de acuerdo con la investigación realizada en este trabajo de tesis doctoral, la gran mayoría de los contratos de licencia de tecnología y las demás figuras contractuales utilizadas para llevar a cabo procesos de transferencia tecnológica cuentan con cláusulas atributivas de competencia judicial internacional a favor de tribunales ordinarios y con cláusulas de sumisión expresa al arbitraje comercial internacional que atribuyen respectivamente

36 Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales firmada en México el 17 de marzo de 1994, aprobada en la tercera sesión plenaria de la quinta conferencia especializada interamericana sobre Derecho internacional privado, 14 al 19 de marzo, México, D.F. OEA/K/XXI.5/CIDIP-V/doc.34/94 rev. 3/17 marzo de 1994.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA competencia a los tribunales ordinarios o arbitrales de los titulares de los derechos de propiedad industrial e intelectual involucrados en el contrato. Para tal fin se examinan los procesos de reconocimiento de una decisión dictada por un tribunal ordinario o, en su caso, por uno arbitral extranjero en los países de América Latina, a la luz de los ordenamientos jurídicos de los países receptores de tecnología, seleccionados por ser estos los considerados como las economías más representativas de los sistemas de integración suramericana (Argentina, Brasil y Colombia). 3) Iter lógico 35. Con el fin de alcanzar el objetivo planteado, este trabajo de investigación se divide en tres capítulos: 36. En el capítulo primero se analiza la práctica contractual internacional, exponiendo la manera en que se implementan los procesos de transferencia de tecnología mediante las figuras contractuales más recurridas en la práctica negocial, tomando como paradigma el contrato de licencia, debido a que sus elementos esenciales se encuentran presentes en las demás figuras contractuales, el resultado del análisis de este contrato se podrá aplicar a otros contratos con mayor nivel de complejidad prestacional. Posteriormente, se delimita el problema a solucionar con la presente tesis doctoral, identificando las cláusulas más comunes en la práctica dentro de los contratos de licencia de tecnología que pueden atentar contra la correcta transferencia de tecnología. Con ello se demuestra la necesidad de establecer normas imperativas que cumplan su función como límite a la autonomía de la voluntad de los contratantes, evitando así abusos de la parte fuerte de la relación que entorpezcan la correcta transferencia de tecnología y terminen perjudicando a ambas partes contratantes.


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37. El segundo capítulo se divide, a su vez, en dos partes, teniendo en cuenta la existencia en la gran mayoría de los contratos analizados de cláusulas de elección de foro a favor, o bien de los tribunales ordinarios o bien arbitrales coincidentes con la sede del titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual que protegen la tecnología objeto del contrato. En la primera parte, se estudia la aceptación por los tribunales de Estados Unidos y la UE de este tipo de cláusulas cuando cumplen los requisitos de validez, así como de las cláusulas de elección de la ley aplicable a las controversias que se generen con ocasión del desarrollo de los contratos de transferencia de tecnología, examinando también la forma de determinar el Derecho aplicable en defecto de elección. En la segunda parte, se analiza la manera en que los ordenamientos de países productores de tecnología seleccionados (Estados Unidos y la UE) regulan los contratos de transferencia de tecnología mediante normas imperativas dirigidas a limitar la autonomía de la voluntad de las partes. Los sectores normativos analizados son el Derecho de la competencia, la inversión extranjera y las normas sobre la forma y el registro de los contratos. Este estudio sentará las bases para realizar una comparación con el tratamiento que otorgan los países de América Latina a los procesos de transferencia de tecnología, con el fin de formular una propuesta de normas para estos países adaptada a sus especiales condiciones y necesidades. 38. El tercer capítulo, analiza dos cuestiones fundamentales en nuestra investigación. La primera el tratamiento que reciben los contratos de transferencia de tecnología en el foro de los países de América Latina. Al tratarse de contratos internacionales que contienen cláusulas de elección de foro y de Derecho aplicable, se estudia la aceptación de estas cláusulas a la luz de los ordenamientos de los países de América Latina, para posteriormente, analizar la regulación existente en estos países que afecta a los contratos de transferencia internacional de tecnología. Este estudio se realiza en los mismos sectores normativos analizados en el capítulo segundo, es decir, Derecho de la competencia, inversión extranjera y, las normas sobre la forma y el

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA registro del contrato. La segunda cuestión fundamental que se aborda en el tercer capítulo es la manera en que los países de América Latina llevan a cabo el reconocimiento de las sentencias y laudos arbitrales dictados por un tribunal extranjero, haciendo especial énfasis en la manera en que los países receptores de tecnología deben realizar este procedimiento con el fin de asegurar el respeto a las normas imperativas del Estado de acogida, establecidas para garantizar una correcta transferencia de tecnología y valorar la virtualidad de las normas propuesta en este trabajo de investigación. 39. La investigación finaliza con las conclusiones en donde se propone la manera en que se debe modificarse la regulación existente en los países de América Latina, realizando una propuesta normativa dirigida a la creación de un marco imperativo a adoptar en estos países, con el fin de alcanzar un equilibrio contractual en los contratos de transferencia de tecnología, en aras de conseguir mayor seguridad jurídica y justicia del resultado.

CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

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CAPÍTULO I. LA PRÁCTICA CONTRACTUAL EN LOS

PROCESOS INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA I. Planteamiento 1. En este capítulo exponemos la forma en que se implementan los procesos de transferencia de tecnología en el ámbito internacional con el fin de identificar los problemas que se presentan en estos procesos y que impiden la realización de una correcta transferencia tecnológica. Con este propósito se examina el contrato de licencia como paradigma de los contratos de transferencia de tecnología (II), debido a que los elementos esenciales de este contrato se encuentran presentes en las demás figuras contractuales, de las cuales se estudian sus rasgos característicos (A). Posteriormente, se delimita el problema del desequilibrio existente entre la capacidad de negociación de las partes en un contrato internacional de transferencia de tecnología. Para ello se establecen los diferentes tipos de licencia (B), su carácter atípico (C) y la consecuente importancia que representa para este tipo de contratos la autonomía de la voluntad (III), tanto en su vertiente conflictual (A), cuanto material (B). Una vez establecida la importancia de la autonomía de la voluntad, debido al marcado carácter atípico de estas figuras contractuales, centraremos nuestro estudio en las cláusulas y conductas que los contratantes, haciendo uso de su autonomía material, suelen adoptar en este tipo de contratos y que pueden conducir a abusos por parte del titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual que protegen la tecnología objeto del contrato (IV). En este apartado, con base en los más de cien contratos analizados para la realización del presente trabajo de investigación, se identifican las cláusulas más frecuentes en los contratos de licencia de tecnología, se ilustran los casos en que dichas cláusulas pueden constituir un impedimento para una correcta transferencia de tecnología. 2. El objetivo de este capítulo es doble, en primer lugar, verificar las causas del desequilibrio en los contratos de transferencia de tecnología en la práctica negocial internacional y, en segundo


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lugar, identificar las cláusulas que por sus efectos nocivos para la transferencia de tecnología suponen mayor riesgo para los receptores. Este análisis permitirá valorar en su conclusión la importancia que tiene para la sociedad la imposición de límites a la autonomía de la voluntad de las partes a través de normas imperativas que restrinjan la configuración de conductas abusivas que impidan una correcta transferencia internacional de tecnología. II. El contrato de licencia como paradigma de los contratos internacionales de transferencia de tecnología 3. Los procesos de transferencia internacional de tecnología, tal como se indicó en el apartado introductorio, pueden desarrollarse mediante diferentes métodos, como la adquisición o compra de equipos e intermediación de productos37, o mediante diferentes figuras contractuales atípicas, que denominaremos “contratos de transferencia de tecnología”38. Este tipo de contratos posee elementos pertenecientes a diversas figuras negociales e involucra prestaciones que se pueden pactar, bien sea en un solo acuerdo o en una multiplicidad de contratos íntimamente relacionados entre sí39. 37 JAVORCIK, B., “The composition of foreign investment and protection of intellectual property rights in transition economies”, op. cit., págs. 42-44. 38 SABIDO RODRÍGUEZ, M. “Capítulo XIX Contratos internacionales de transferencia de tecnología”, en CALVO CARAVACA, A. L. y CARRASCOSA, GONZÁLEZ, J., (Dirs.), Curso de contratación internacional, 2 ed., Madrid, Colex, 2006, pág. 598. Acerca de la dificultad para clasificar este tipo de contratos se pronuncia DE MIGUEL ASENSIO, P. A., Contratos internacionales sobre propiedad industrial, Madrid, Civitas, 2000, pág. 55; y GUARDANS CAMBÓ, I. “Contratos de transferencia de tecnología”, en CALVO CARAVACA, A. L. y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., Contratos internacionales, Madrid, Tecnos, 1997, pág. 1633. 39 DE MIGUEL ASENSIO, P. A., Contratos internacionales sobre propiedad industrial, op. cit., pág. 73.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Dentro de la categoría de los contratos de transferencia de tecnología las figuras contractuales más utilizadas son los contratos de cesión, licencia, franquicia, operaciones de joint venture y los contratos de ingeniería. La justificación del tratamiento conjunto de estos contratos radica en la existencia de características comunes en todas estas figuras, tales como su carácter sinalagmático o bilateral, puesto que imponen derechos y obligaciones recíprocas entre las partes contratantes; su duración, ya que la mayoría de ellos son de tracto sucesivo al establecer prestaciones reiteradas, tales como el pago de royalties establecidos en función de diversos criterios, como niveles de venta, dividendos obtenidos, o unidades producidas40; y su carácter intuito personae, toda vez que se llevan a cabo atendiendo a las especiales cualificaciones tanto del productor, cuanto del receptor de la tecnología objeto del acuerdo41. 4. No obstante sus características comunes, es posible identificar dos sub- categorías dentro de los contratos de transferencia de tecnología en atención al contenido obligacional del contrato analizado42. La primera sub-categoría la componen los contratos de transferencia de tecnología con causa simple y, la segunda, aquellos con causa compleja43. Los contratos de transferencia de

40 Una excepción a esta característica la constituye el contrato de cesión ya que se perfecciona en el momento en el que se lleva a cabo la transferencia de la titularidad del derecho objeto del contrato. 41 GUARDIOLA SACARRERA, E., Contratos de colaboración en el comercio internacional, Barcelona, Bosch, 2004, pág. 196. 42 Entre los autores que se inclinan por la utilización de esta clasificación encontramos DE MIGUEL ASENSIO, P.A., Contratos internacionales sobre propiedad industrial, op. cit., pág. 37; y UBERTAZZI, B., “La ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología”, en Actas de derecho industrial y derecho de autor, tomo 27, 2007, pág. 456 y SABIDO RODRÍGUEZ, M. “Capítulo XIX Contratos internacionales de transferencia de tecnología”, op. cit., pág. 598. 43 Existe una discusión en cuanto a la terminología usada para definir los contratos que involucran distintos tipos de prestaciones y obligaciones. Un sector


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tecnología con causa simple tienen como fin lograr la autorización de uso, o el cambio de titularidad de un conjunto de conocimientos tecnológicos protegido por la disciplina de la propiedad industrial e intelectual, mientras en los contratos con causa compleja dicha autorización o cambio de titularidad es solo uno de los diversos elementos dirigidos a la consecución de un fin específico. 5. Es necesario destacar que los contratos con causa simple no representan las figuras más frecuentes en su forma pura o individual en la práctica negocial, puesto que en muchas ocasiones forman parte de acuerdos que incluyen otro tipo de prestaciones44, sin embargo, la importancia de esta clase de contratos radica en que constituyen la estructura básica en la cual se apoyan las figuras contractuales complejas. Ahora bien, con ello no queremos decir que los contratos con causa simple no sean utilizados actualmente o que hayan caído en el desuso, al contrario, su utilización comprende, en su mayoría de los casos, tecnologías que han alcanzado un nivel suficiente de madurez y que cuentan con un alto de la doctrina denomina a este tipo de contratos, “mixtos”, identificándolos como aquellos en que fusionan o conjugan en un solo negocio prestaciones de dos o más negocios típicos. ALBALADEJO, GARCÍA, M., Derecho civil, Tomo II, Barcelona, Bosch, 2002, pág. 416. La posición mayoritaria sostiene que los contratos mixtos y los complejos son dos denominaciones de un mismo negocio jurídico, razón por la cual en el desarrollo de la presente tesis doctoral utilizaremos la expresión “contratos con causa compleja”. PAULEAU, C., Incidencia del derecho en la creación y funcionamiento de las Joint Ventures. Análisis de la organización jurídica de las Joint Ventures en la Unión Europea, con especial referencia a España, Tesis doctoral dirigida por FERNANDO CERDÀ, A. y VICENT CHULIÁ, F., Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, 2000, pág. 227. 44 LÓPEZ TARRUELLA MARTINEZ, A., “Capítulo XVIII. Contratos internacionales sobre propiedad intelectual e industrial”, en CALVO CARAVACA, A. L. y CARRASCOSA, GONZÁLEZ, J., (dirs.), Curso de contratación internacional, 2 ed., Madrid, Colex, 2006, pág. 567. Este sería el caso de un acuerdo que incorpore una licencia de patente más la obligación por parte del licenciante de transmitir un know how determinado y asistencia técnica adicional.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA grado de protección, de suerte que este tipo de contratos suele utilizarse en industrias con mercados homogéneos en los que existe un bajo nivel de diferenciación en los productos45. 6. Los contratos con causa compleja son aquellos en los cuales se encuentran prestaciones propias de uno o más negocios típicos y prestaciones no pertenecientes a ningún tipo legal y diversas entre sí46. Este tipo de contratos son de amplia utilización debido a la combinación de prestaciones, que pueden ser configuradas en virtud de la autonomía de la voluntad de los contratantes. Empezaremos por estudiar las características fundamentales del contrato de licencia y posteriormente realizaremos abordaremos las características adicionales que presentan los contratos de causa compleja respecto de los contratos de licencia. 7. La licencia se caracteriza por su flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades de las partes. Estas características han conducido a que algunos autores consideren a la licencia, más que una figura contractual, un esquema negocial que comprende diversas formas de regular las condiciones en que un tercero puede

45 ANAND, G. y KHANNA, T., “The Structure of Licensing Contracts” en Journal of Industrial Economics (J. Ind. Econ.), vol. 48, 2000, pág. 103. 46 EVANGELIO LLORCA, R., El encargo de obra intelectual, Madrid, Dykinson, 2006, pág. 50. Algunos autores han utilizado el término partnership – embedded licensing agreements para referirse a contratos en los cuales además de una licencia se presenta cierto nivel de asociación entre los contratantes, como podría ser el caso de un contrato de franquicia industrial o de joint venture. HAGEDOORN, J., LORENZ-ORLEAN, S. y VAN KRANENBURG, H., “Inter-firm technology transfer: partnership-embedded licensing or standard licensing agreements?”, en Industrial and corporate change, vol. 18, núm. 3, 2008, pág. 529. En este sentido, afirman estos últimos autores textualmente: “We understand a partnership-embedded licensing agreement to refer to those agreements where companies engage in technology transfer through a licensing agreement that is implanted in a broader agreement, a partnership, which also has other objectives than the single act of transferring technology from one company to the other”.


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explotar una invención técnica titularidad de otra persona47. En efecto, aunque estemos ante un contrato de gran complejidad prestacional, siempre que hablemos de transferencia de tecnología estaremos frente a una autorización de uso, bien sea simple o reciproca de unos conocimientos tecnológicos protegidos por un derecho de propiedad industrial o intelectual. Esta estructura, coincidente con la de la licencia, constituye el núcleo fundamental de los contratos con causa compleja, puesto que el elemento que caracteriza un contrato de joint venture, uno de ingeniería o uno de franquicia, como herramienta para llevar a cabo una transferencia tecnológica, es la autorización de explotación de unos conocimientos tecnológicos, por lo tanto, salvo algunas consideraciones particulares que se deban realizar en casos concretos, el esquema de los contratos de licencia será aplicable a la mayoría de las figuras contractuales utilizadas para llevar a cabo los procesos de transferencia tecnológica en el ámbito internacional48. 8. Como consecuencia de la existencia de los elementos esenciales del contrato de licencia en las demás figuras contractuales utilizadas para llevar a cabo los procesos de transferencia de tecnología existe una directa relación entre licenciamiento y transferencia de tecnología49, de forma tal que en el Derecho anglosajón en ocasiones se presente incluso una equivalencia entre los conceptos de licenciamiento y transferencia de tecnología. Esta equivalencia se ha puesto de relieve por autores como A. G. TOTH

47 En este sentido SIROTTI GAUDENZI, A., Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza. vol. I., Milan, Wolters Kluwer Italia, 2008, pág. 418. 48 KUTTY, A. y CHAKRAVARTY, S., “The competition - IP dichotomy: Emerging challenges in technology transfer licenses” en Journal of intellectual property rights, núm. 16, 2011, pág. 260. 49 DRATLER, J., Licensing of intellectual property, Nueva York, Law Journal Press, 2005, Sec. 1.01, 1-6. (Obsérvese que las características de esta publicación –y otras publicaciones estadounidenses similares- no permiten citar las páginas, sino tan solo la sección).

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA al afirmar que la expresión transferencia de tecnología (technology transfer) implica el acuerdo o licencia por la cual una parte concede a la otra la facultad de explotar su derecho, que puede ser intelectual, industrial o cualquier otra información tecnológicamente valiosa50. 9. A continuación expondremos los rasgos básicos de los contratos más utilizados en la práctica negocial para llevar a cabo procesos de transferencia de tecnología con el fin de identificar los elementos comunes en la práctica internacional.

A. Figuras contractuales más utilizadas para llevar a cabo la transferencia de tecnología

1. La transferencia internacional de tecnología a través del contrato de licencia

10. La licencia es una de las figuras contractuales más utilizadas en la contratación internacional de transferencia de tecnología, puesto que puede ser usada como una herramienta para autorizar el uso de diferentes bienes inmateriales, tales como invenciones no patentadas, solicitudes de patente, secretos empresariales, trazados topográficos de circuitos integrados, derechos de obtentor de variedades vegetales, derechos de autor sobre programas de ordenador y, por supuesto, las patentes de invención51. En efecto, la licencia es un tipo de contrato que puede presentarse al interior de la estructura de un mismo grupo de empresas, en un joint venture, o entre empresas o personas sin vinculación alguna. Esta capacidad de adaptación de la licencia ha conducido a que se otorgue una 50 TOTH, A. G., The Oxford encyclopedia of European community law, vol. III, Oxford, Oxford University Press, 2008, pág. 305. 51 PROGOFF, S., Understanding the intellectual property license, Springer Science & Business, Berlin, 2004, pág. 112. Por otra parte, J. DRATLER realiza una clasificación de contratos de licencia en la cual incluye los derechos mencionados dentro de la categoría de “licencias tecnológicas”. Vid. DRATLER, J., Licensing of intellectual property, Nueva York, Law Journal Press, Sec 1.01, 1-6.


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directa relación entre licenciamiento y transferencia de tecnología52. 11. El principal propósito del contrato de licencia es otorgar a un tercero la autorización para explotar un derecho sobre un bien inmaterial, sin embargo, existen otras razones para acudir a este tipo de figura contractual, tales como la resolución de algún tipo de disputa entre las partes, crear las bases para una futura operación de integración o para resolver problemas de bloqueo de patentes53. 12. Uno de los pocos instrumentos jurídicos que contenía una definición de contratos de licencia era el actualmente derogado Reglamento 2394/8454 que reguló por primera vez este tipo de contratos en relación con el Derecho de competencia económica. En él se definía la licencia de patente como una “autorización por el titular de una patente a otra persona para que explote la invención patentada por uno o varios de los modos de explotación previstos en el derecho de patentes, en particular la fabricación utilización y comercialización”. En la medida en que actualmente no existe una definición legal de este contrato, será necesario acudir a las numerosas definiciones doctrinales y jurisprudenciales que al respecto se han formulado para extraer los elementos comunes. Así, es posible identificar en todas ellas los mismos elementos fundamentales55. El primero de ellos y uno de los más

52 DRATLER, J., Licensing of intellectual property, op. cit, Sec 1.01, 1-7. 53 En el mismo sentido, ibidem. 54 Reglamento (CE) N° 2349/84 de la Comisión, de 23 de julio de 1984, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE a ciertas categorías de acuerdos de licencia de patentes, DOUE, núm. L 173 de 30 de junio de 1983, pág. 1, disponible en: http://eur-lex.europa.eu/ (última fecha de consulta 19/05/2012). 55 Vid. BERCOVITZ ALVAREZ, R., “Contratos sobre propiedad industrial”, Capítulo XX, Contratos sobre bienes inmateriales, op. cit., pág. 4544; PFAFF, D., “International licensing contracts, transfer of technology and transnational law” en The transnational law of International Commercial Transactions,

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA importantes es la retención de la titularidad del derecho por parte del licenciante56. El segundo elemento es la autorización de explotación total o parcial de las facultades que comprende el derecho57 y, el tercero, la contraprestación debida por el licenciatario al licenciante58. En cuanto a la naturaleza jurídica del contrato de licencia en el Derecho estadounidense se realiza una aplicación analógica al contrato de arrendamiento, al igual que ocurre en el Reino Unido59,

Londres, Kluwer, 1982, págs. 199-200; y MARTÍN ARESTI, P., “Cesión y licencia de patente y marca”, Capítulo XI, Contratos sobre bienes inmateriales, en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., Tratado de contratos, vol. IV, Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, pág. 2130. 56 En este sentido se pronuncia la jurisprudencia española de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional -Sección Segunda- en Sentencia, del 28 de diciembre de 1995. Recurso de Casación núm. 4648/1995. RJ 1995/4224. 57 El alcance de la licencia puede ser incluso restringido a un campo técnico determinado. Vid. SINGER, M. y STAUDER, D., European patent convention. A commentary, Bonn, Thomson Sweet & Maxwell, 2003, pág. 278. 58 El carácter oneroso o gratuito como elemento esencial del contrato de licencia ha sido objeto de discusión por la doctrina y la jurisprudencia ya que, por ejemplo, bajo la legislación española de patentes (artículo 77 de la Ley de Patentes) es admisible un contrato de licencia gratuito, ver por todos MENA, S., (Dir.) Contratación mercantil y bancaria, Madrid, Grupo Editorial El Derecho y Quantor, 2010, pág. 382. Otros autores como J. A. GÓMEZ SEGADE, consideran la retribución como un elemento esencial del contrato de licencia y advierte que el simple hecho de que no exista un royalty o canon no significa que no exista contraprestación, toda vez que esta se puede configurar de diversas maneras, tales como la comunicación de mejoras o el suministro de materia prima. Vid. GÓMEZ SEGADE, J. A., La modernización del derecho español de patentes, op. cit., pág. 264. En contra de esta posición encontramos la Sentencia del TJUE de 27 de septiembre de 1988, Asunto 65/86 Bayer AG y Maschinenfabrik Hennecke Gmbh v. Heinz Suellhoefer. Para los fines de este trabajo consideramos que la retribución es un elemento esencial de la licencia. 59 En la sentencia 284 F.3d 1323 la Corte de Apelaciones del Circuito Federal se cita el precedente Arnett v. Stephens, 199 Ky. 730, 251 S.W. 947, 950, (1923), con el fin de determinar la validez de una sublicencia otorgada a Monsanto en donde la licencia en que se sustenta el contrato posterior es declarada nula. “An assignor of a lease, unless by special covenant, is not a warrantor of title, and the assignee does not occupy the position of a bona fide purchaser”.


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en donde se dispone que la licencia genera contractual rights pero no Interest in property, lo cual quiere decir que al no haber una transferencia de titularidad, el Derecho aplicable será el Derecho contractual, mas no el Derecho de propiedad60. En la Unión Europea, en la sentencia del asunto Falco Privatstiftungel Tribunal de Justicia de la Unión Europea61 (en adelante, TJUE), sostuvo el carácter negativo de las obligaciones comprendidas en el contrato de licencia, en el sentido que el licenciante del derecho se obliga, frente a la otra al licenciatario, únicamente a no impugnar la explotación de dicho derecho por este último. Esta sentencia es de vital importancia, ya que por primera vez el Tribunal deja claro que los contratos de explotación sobre bienes inmateriales no deben ser considerados contratos de prestación de servicios. No obstante, es preciso tener en cuenta que, tal y como veremos más adelante, la mayoría de los contratos de transferencia de tecnología que involucran bienes intangibles tienen un carácter mixto, por consiguiente, sería perfectamente posible que un contrato en el cual la licencia sobre uno de estos bienes tenga el carácter de accesoria, por ejemplo, un contrato de investigación y desarrollo, sea considerado un contrato de prestación de servicios. El 3 de mayo de 2012 se presentaron las conclusiones del abogado general sobre el asunto C-376/11, Pie Optiek62, pronunciándose sobre el concepto y características de los contratos de licencia sobre bienes inmateriales. Por la importancia que este caso reviste para la

60 ANDERSON, M., Technology transfer. Law practice and precedents, Oxford, Tottel Publishing, 2008, pág. 627. 61 Sentencia del TJUE, asunto C-533/07 23 de abril de 2009, disponible en: http://www.curia.europa.eu/ (última fecha de consulta 19/05/2012). 62 El texto en español de las conclusiones se encuentran disponible en: http://curia.europa.eu/, (última fecha de consulta 19/05/2012)

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA caracterización del contrato de licencia consideremos importante realizar una breve exposición de sus antecedentes de hecho: Una empresa de Estados Unidos, titular de una marca en Benelux, celebra un contrato, que las partes denominan de licencia, con una sociedad belga con el objeto de que esta última solicite un nombre de dominio “eu” que sería posteriormente transferido a la empresa estadounidense a cambio de un precio. La importancia para las partes de la caracterización en este caso viene determinada porque la condición de licenciatario sería la que legitimaría a la sociedad belga a solicitar el registro del dominio, puesto que conforme al artículo 4.2.b del Reglamento 733/2002 sobre aplicación del dominio de primer nivel “.eu”63 sólo es posible el registro de un nombre de dominio de segundo nivel bajo “.eu” cuando la empresa solicitante “tenga su domicilio social, administración central o centro de actividad principal en la Comunidad”. La parte demandante en este asunto es otra sociedad belga que busca la transferencia del nombre de dominio registrado, demostrando que entre la empresa de Estados Unidos y la sociedad belga no existió un verdadero contrato de licencia que facultara a esta última a solicitar el registro del dominio “.eu”. En las conclusiones el Abogado General, después de analizar la regulación sobre el contrato de licencia en el Derecho de la Unión Europea, tanto en el Reglamento 207/2009 sobe la marca comunitaria, cuanto el Reglamento 772/2004 sobre acuerdos de transferencia de tecnología), compara dos conceptos de contrato de licencia. En primer lugar, el adoptado en el asunto Falco ya estudiado, es decir, la licencia como el contrato en el que el licenciante del derecho se obliga, frente a la otra al licenciatario, únicamente a no impugnar la explotación de dicho derecho por este

63 Reglamento (CE) n° 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril de 2002, relativo a la aplicación del dominio de primer nivel “.eu”, DOUE l-113/2 de 30 de abril de 2002, disponible en: http://www.eur-lex.europa.eu.


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último. En segundo lugar, aquel en el que la licencia se entiende como la autorización de explotación de un derecho. Finalmente se concluye que en el Derecho de la Unión el contrato de licencia es un contrato que tiene por objeto autorizar al licenciatario una utilización normal de ciertos derechos (utilización que puede variar en función del tipo de derecho) y no una mera renuncia por parte del titular al ejercicio de sus derechos de oposición. 13. Con el fin de contar con un concepto unificado como punto de partida para este trabajo, tomaremos la licencia como aquella autorización que concede el titular de un derecho de propiedad industrial o intelectual (licenciante) a un tercero (licenciatario) con el fin de explotar total o parcialmente los conocimientos protegidos por el derecho objeto del contrato. De ello se infiere que el principal propósito del contrato de licencia es otorgar a un tercero la autorización para explotar un derecho sobre un bien inmaterial, sin embargo, existen otras razones para acudir a este tipo de figura contractual, tales como la resolución de algún tipo de disputa entre las partes, crear las bases para una futura operación de integración, o para resolver problemas de bloqueo de patentes u otros derechos de propiedad industrial o intelectual64. 14. La estructura del contrato de licencia no varía de acuerdo con el objeto en el que recaiga, pero es necesario tener en cuenta las diferencias que se presentan en una licencia sobre un derecho exclusivo registral, como las patentes de invención y, uno extraregistral, como el know how65 consistentes en que, mientras en el primero la tecnología protegida por la patente se encuentra debidamente protegida en virtud de este acto jurídico, no siendo un secreto de la empresa que lo ha efectuado dado el carácter público del registro de patentes, en los contratos de licencia de know how,

64 DRATLER, J., Licensing of intellectual property, op. cit, Sec 1.01, 1-7. 65 MASSAGUER, J., El contrato de licencia de know how, Barcelona, Bosch, 1989, pág. 32.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA el carácter secreto de su objeto es un elemento fundamental que condicionará algunos aspectos del contrato tales como su publicidad66. De lo anteriormente analizado se desprende que los elementos estructurales del contrato de licencia permanecerán inalterables a pesar de que, por una parte, el objeto del contrato varíe en cuanto a su forma de protección (patente, know how, derecho de obtentor de nuevas variedades vegetales, etc.) y por otra, que se pacte prestaciones simultaneas a la autorización de explotación de los conocimientos tecnológicos, tales como la construcción de una planta industrial (contrato de ingeniería) o la constitución de una nueva empresa (operaciones de joint venture). 15. En la práctica negocial internacional se aprecia cada vez con más frecuencia la utilización de formas contractuales complejas que incluyen una pluralidad de prestaciones adicionales a las que tradicionalmente se consideran como elementos esenciales del contrato de licencia67. En efecto, los procesos de transferencia de tecnología frecuentemente se presentan en forma de acuerdos marco que involucran estructuras similares a las de los contratos con causa simple (como la licencia) y adicionalmente estipulan otro tipo de prestaciones, tales como la creación de nuevas empresas, la transmisión de manuales empresariales, o la construcción de estructuras. Este tipo de acuerdos es utilizado principalmente en industrias relacionadas con alta tecnología, debido a sus necesidades de colaboración permanente y supervisión por parte de

66 CHULIÁ VICENT, E. y BELTRÁN ALANDETE, T., “Capítulo VI, El contrato de know how”, en Aspectos jurídicos de los contratos atípicos, Barcelona, Bosch, 2005, pág. 98. 67 HAGEDOORN, J., LORENZ-ORLEAN, S. y VAN KRANENBURG, H., “Inter-firm technology transfer: partnership-embedded licensing or standard licensing agreements?” op. cit., pág. 530. En un estudio realizado por un periodo de 10 años en diferentes campos tecnológicos, alrededor del 70% de los contratos de transferencia de tecnología analizados pertenecen a la categoría de contratos con causa compleja.


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los contratantes. Generalmente cuando una tecnología es de difícil protección, pensemos en un producto que pueda ser susceptible de ingeniería inversa o una invención que por su rápida adaptación y desarrollo no sea conveniente protegerlo mediante una patente, es usual que sea utilizado un contrato como un joint venture, que permitirá al titular de la misma ejercer un control más estricto sobre su contraparte y crear un ambiente de confianza entorno al deber de confidencialidad, que hará más fácil la transferencia de tecnología. 16. Estudiadas las características fundamentales del contrato de licencia de tecnología, corresponde a continuación establecer los rasgos básicos de las figuras contractuales complejas más utilizadas en procesos de transferencia de tecnología, sin pretender entrar en un análisis exhaustivo de cada figura por exceder este al objeto de esta investigación. Este estudio tiene por objeto señalar las prestaciones esenciales que estos contratos presentan y que los diferencian del contrato licencia con el fin de establecer la aplicabilidad o no de las conclusiones extractadas del estudio del contrato de licencia a las demás figuras contractuales usadas para implementar los procesos internacionales de transferencia de tecnología.

2. La transferencia internacional de tecnología a través de operaciones de joint venture

17. La conocida expresión joint venture, nacida del Derecho angloamericano, es la abreviatura de International Joint Business Venture y su traducción literal es “aventura conjunta” o “riesgo en común”68. Se trata de un concepto genérico que engloba una serie 68 En inglés el término “venture” cuya traducción literal al español sería “riesgo”, tiene una connotación positiva, razón por la cual tal vez la traducción más adecuada al castellano sería “aventura”.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA de actividades caracterizadas por la colaboración entre empresas para lograr un fin determinado. Este tipo de operaciones es denominado en algunas ocasiones “contratos de empresa conjunta”. La dinámica empresarial del mundo globalizado ha determinado que ciertas actividades sean realizadas a través de mecanismos de cooperación entre empresas que no impliquen la constitución de un esquema de negocios multinacional o la fusión de las sociedades participantes. Es así como la utilización de la figura del joint venture brinda a los participantes la posibilidad de trabajar de forma conjunta pero conservando la independencia económica de los intervinientes69. Por esta razón el uso de este tipo de operaciones se ha popularizado en los últimos años de forma tal que en la actualidad constituye una de las principales herramientas en la contratación internacional, debido a las numerosas ventajas que representa para las partes, entre las cuales podemos mencionar la reducción de costes de operación, la minimización de riesgos, o el simple hecho de contar con el apoyo de un socio local que aporte su conocimiento del mercado nacional. En países en vías de desarrollo este tipo de contratos sirven como herramienta para superar problemas como la escasez de recursos y el atraso tecnológico, toda vez que la aportación de bienes y conocimientos a un esfuerzo común tendrá un impacto de mayor beneficio que la simple acción de constitución de una empresa extranjera que desarrolle su objeto social con recursos propios, de suerte que es en los sectores de explotación de recursos naturales en los que en mayor medida se presenta el uso de las operaciones de joint venture70.

69 FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL ASENSIO, P.A., Derecho de los negocios internacionales, Madrid, Iustel, 2009, pág. 207. 70 GHERSI, C.A., Contratos civiles y comerciales, parte especial, tomo II, Buenos Aires, Astrea, 1998, pág. 62.


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Al igual que acontece con otras figuras contractuales y a pesar de su amplia utilización, el contrato de joint venture carece en la mayoría de legislaciones71 de una regulación legal y, por tanto, de definición, razón por la cual es necesario acudir a la doctrina para determinar el alcance de la expresión joint venture, pero desde este momento podemos afirmar que esta es una figura contractual en la que dos o más empresas colaboran y ponen en común una serie de recursos para llevar a cabo una actividad comercial que les reportará beneficios mutuos72. 18. Generalmente la operación de joint venture se lleva a cabo a través de tres instrumentos diferenciados. En el primero de ellos, llamado “acuerdo base” (joint venture agreement) se establecen los principios y se marcarán las pautas de realización de la operación delimitando todos los ámbitos a los que va a extenderse la colaboración; en el segundo, compuesto por los denominados “acuerdos satélite” o “acuerdos complementarios” se trata lo relacionado con los detalles de ejecución del contrato, tales como licencias de derechos de propiedad intelectual o formas de financiación73 y, en el tercero, que comprenden los estatutos sociales, se consignan los detalles de funcionamiento de la nueva empresa. Esta estructura descrita obedece a finalidades eminentemente prácticas, tales como la conservación de ciertas informaciones fuera del registro público en el que se deba inscribir el acuerdo

71 Una excepción la podemos encontrar en China en donde se encuentra vigente la Ley de la República Popular China sobre joint ventures cooperativos entre nacionales y extranjeros, de 13 de abril de 1988, disponible en: http://www.bjblx.cn/html/1275.html, (última consulta 19/05/2012). 72 ECHARRI ARDANAZ, A., PENDÁS AGUIRRE, A. y, QUINATANA SANZ-PASTOR, A., Joint venture, Madrid, Fundación Confemetal, 2002, pág. 15. 73 MEDINA DE LEMUS, M., Contratos de comercio exterior. Doctrina y formula, op. cit., pág. 383.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA base. En este caso, es posible que determinados acuerdos satélite tengan un carácter reservado, como los que están relacionados con conocimientos técnicos secretos, o contengan información sensible como la capacidad financiera de las empresas constituyentes. De igual manera, es posible reformar aspectos puntuales de la ejecución del contrato modificando solo el acuerdo complementario sin la necesidad de reformar el texto contractual en su totalidad74. Ahora bien, debemos tener siempre presente que el objetivo fundamental del acuerdo base es la regulación de las actividades de las empresas participantes en la operación de joint venture y no confundirlo con el acuerdo de constitución de la sociedad de nueva creación formalizado en la escritura de constitución, ni confundirlo con la persona jurídica resultante. Esta diferenciación puede llevarnos, tal como se estudiará posteriormente75, ante situaciones en que el acuerdo base y la sociedad conjunta se encuentren gobernados por legislaciones distintas. Vistas las características fundamentales del contrato de joint venture, corresponde estudiar otro de los contratos complejos de mayor utilización en la práctica negocial internacional, el contrato de franquicia.

3. La transferencia internacional de tecnología a través de la franquicia

19. La franquicia es una de las figuras contractuales que ha presentado un mayor crecimiento en los últimos años, a tal punto, que es innegable el papel fundamental que cumple en la moderna economía mundial. Su utilidad para llevar a cabo procesos de

74 Ibidem. 75 Esta situación es analizada en este trabajo de investigación mediante un caso práctico en el capítulo II, epígrafe c. “Aplicación al contrato de transferencia de tecnología.: Análisis de casos prácticos”.


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transferencia de tecnología está sufriendo una variación desde sus etapas iniciales, en donde el flujo de tecnología provenía desde países desarrollados a países en vías de desarrollo, hasta la nueva tendencia en donde una buena parte de las actividades que envuelven estos tipos de contratos proviene de países con niveles tecnológicos similares al del país destinatario del negocio. Un ejemplo de esta situación lo podemos encontrar en Colombia en donde a pesar de que la mayoría de la actividad relacionada con la franquicia proviene de Estados Unidos, España e Italia, están aumentando las que provienen de países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. De igual manera el fenómeno de los negocios basados en la estructura de franquicias ha ido en aumento en economías emergentes como Brasil, en donde el crecimiento de la actividad franquiciadora superó el PIB en 2009, alcanzando la cifra de 35.000 millones de dólares, otorgándole uno de los cinco primeros lugares en el ranking mundial de acuerdo con el World Franchise Council (WFC)76. 20. El contrato de franquicia constituye un sistema de colaboración empresarial que lleva implícito un elemento de distribución, toda vez que, en realidad se ejecutan una pluralidad de acuerdos dentro de un mismo marco normativo a través de los cuales se implementa una red de distribución. Sin embargo, el elemento fundamental de este contrato, que lo diferencia de otras figuras contractuales, es la identificación que llevan a cabo los consumidores de los bienes fabricados o distribuidos o de los servicios prestados por el

76 RINCÓN CÁRDENAS, E., SANTAMARÍA ARIZA E. y CALDERÓN VILLEGAS, J., El tratado de libre comercio, la integración comercial y el Derecho de los mercados, Bogotá, Universidad del Rosario, 2007, pág. 237. Información disponible en la página web de la Asociación brasileña de franquicia: http://www.portaldofranchising.com.br (última consulta 19/05/2012).

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA franquiciado, con los fabricados, distribuidos o prestados por el franquiciador, como si de un único empresario se tratase77. 21. Una de las características fundamentales de la franquicia es también la presencia de bienes inmateriales, usualmente protegidos por la disciplina de propiedad industrial e intelectual, sin embargo, esto no significa que todos los contratos de franquicia lleven implícita una transferencia tecnológica. En este epígrafe expondremos las razones por las cuales solo algunos contratos de franquicia pueden ser incluidos dentro de la categoría de acuerdos de transferencia de tecnología y una vez individualizados, analizaremos su contenido negocial con el fin de determinar los elementos caracterizadores de la franquicia como método para implementar procesos de transferencia tecnológica. 22. La clasificación de los contratos de franquicia deriva de la presencia de elementos que son propios de diferentes figuras contractuales, como de la concesión, del contrato de licencia de know how, del contrato de licencia de marca y patente y, en fin, del contrato de asistencia técnica78. En este sentido, se han llevado a cabo diversas clasificaciones de los contratos de franquicia atendiendo a diferentes criterios, pero por su importancia en el ámbito internacional consideramos importante hacer especial referencia a dos de ellas. 23. La primera clasificación tiene que ver con el sistema de introducción de la franquicia en un determinado mercado. De acuerdo con esta clasificación, podemos encontrar dos categorías de franquicia, la directa, en el cual el franquiciador celebra tantos contratos de franquicia como franquiciados haya seleccionado, o 77ÁLVAREZ LATA, N. y otros, “Contratos de prestación de servicios y realización de obras”, en BERCOVITZ RODRIGUEZ–CANO, R., Tratado de contratos, vol. IV, Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, pág. 4325. 78 VILLAVERDE PANDURO, D., “El contrato de franquicia y su utilización para el impulso de la economía peruana”, en vLex International, núm. 4, 2009, pág. 3.


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aquella en la que el franquiciador celebra un contrato de franquicia principal o franquicia maestra, es decir, “aquél por el cual una empresa, el franquiciador, le otorga a la otra, el franquiciado principal, en contraprestación de una compensación financiera, directa, indirecta o ambas el derecho de explotar una franquicia con la finalidad de concluir acuerdos de franquicia con terceros, los franquiciados, conforme al sistema definido por el franquiciador, asumiendo el franquiciado principal el papel de franquiciador en un mercado determinado”79. Esta última categoría se muestra más idónea para la entrada a un nuevo mercado internacional por parte de la empresa franquiciadora, puesto que el franquiciado principal será el responsable de la expansión de la franquicia en el territorio determinado80. Con el fin de colaborar en el desarrollo de este tipo de acuerdos se ha llevado a cabo en el seno del Instituto internacional para la unificación de Derecho privado, UNIDROIT, una guía para la formulación y regulación de los negocios de franquicia principal81. 24. La segunda clasificación, que ha gozado de mayor difusión y que es la que mejor se adapta a los propósitos de este trabajo, es aquella que, atendiendo al objeto del contrato, divide a la figura en franquicia industrial o de fabricación, franquicia de distribución y, por último, la franquicia de servicios82. La franquicia industrial 79 Artículo 2.2 Real Decreto 2485/1998, modificado por el Real Decreto 419/2006 de 7 de abril de 2006, BOE núm. 100 de 27 de abril de 2006. 80 FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL ASENSIO, P.A., Derecho de los negocios internacionales, op. cit., pág. 516. 81 UNIDROIT, Guía UNIDROIT de franquicia Principal, Roma, Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado UNIDROIT, 2007. 82Esta clasificación ha sido adoptada por el Reglamento 4087/1988 núm. 4087/88 de la Comisión, de 30 de noviembre de 1988, relativo a la Aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a Categorías de Acuerdos de Franquicia, DOUE, núm. L 359/46 de 28 de diciembre de 1988, disponible en: http://www.boe.es/doue/1988/359/L00046-00052.pdf (última consulta 19/05/2012) seguida por la jurisprudencia española entre otras la sentencia del Tribunal Supremo español de 30 de abril de 1998, sentencia núm. 385/1998, RJ

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA comprende productos que son fabricados por el franquiciado en sus propias instalaciones, siguiendo las instrucciones específicas del franquiciador, quien, a su vez, establece el sistema de comercialización y distribución. El ejemplo paradigmático de esta clase de franquicias es el de Coca-Cola83. En la franquicia de distribución el franquiciado obtiene la autorización para vender los productos, bien sea fabricados por el franquiciador o por terceros vinculados jurídica o económicamente con él. En esta categoría, el franquiciador ha establecido previamente un sistema de compras y distribución al cual incorpora al franquiciado, quien se beneficiará de la imagen empresarial, publicidad, pronósticos financieros, manejo de inventario y, , en general, de todos los desarrollos que impliquen una ventaja comercial para la red de franquicias. Un ejemplo de este tipo de franquicias lo encontramos en el sector de los combustibles y las estaciones de servicio84. Finalmente, en la franquicia de servicios el franquiciado adquiere el derecho a prestar los mismos servicios que presta el franquiciador de la forma en que este indique. En ocasiones, se establece un formato según el cual se prestará el servicio acompañado de ciertos aspectos exteriores de presentación, tales como un particular diseño

1998/3456; sentencia Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª de 27 junio 2008; recurso contencioso-administrativo núm. 246/2005 RJCA 2008/410; y por la jurisprudencia de la Unión Europea Sentencia del TJEU de 28 de enero de 1986, asunto 161/84, Pronuptia, disponible en: http://www.curia.europa.eu/ (última consulta 05/05/2012). A pesar que muchos autores consideran la franquicia maestra (Master Franchising) como otro tipo de franquicia, consideramos que ésta se puede incluir en cualquiera de las dos categorías mencionadas ya que la diferencia que se presenta es la autorización al franquiciado para concluir contratos de franquicia con terceros. LÁZARO SÁNCHEZ, J., “El Contrato de franquicia”, en Anales de Derecho, núm. 18, 2000, pág. 192. 83 BAREIN DE MÓDICA, G., Contrato de franchising, Asunción, Intercontinental editora, 2000, pág. 44. 84 Ibid. pág. 43.


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arquitectónico para el caso de las franquicias hoteleras; en otros casos el paquete de instrucciones puede resultar determinante, como en el caso franquicias de enseñanza de idiomas en las cuales el método de enseñanza es el elemento fundamental del contrato85.

4. La transferencia internacional de tecnología a través del contrato de ingeniería

25. El contrato de ingeniería es otro de los ejemplos paradigmáticos en el campo de los nuevos contratos internacionales86, debido a su complejidad, tanto desde el punto de vista de los sujetos que intervienen87, cuanto de las prestaciones realizadas por los mismos. En efecto, estos contratos presentan una especial diversidad en la práctica negocial, debido a que la empresa de ingeniería se compromete, a cambio de un precio, a realizar ciertas prestaciones que varían de acuerdo con el propósito específico del contrato88.

85 Ibid. pág. 42. 86 Como afirma REIG FABADO, I., El contrato internacional de ingeniería, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, pág. 49, “El progreso tecnológico en el ámbito de la ingeniería ha ejercido, pues, un impacto determinante en la evolución de su función y, por ende, de estos contratos. La incorporación de la tecnología supone la necesidad de una supervisión en el proceso de instalación, e incluso, en la terminación del proceso, que implica la participación y asesoramiento del ingeniero en materias que involucran cuestiones tecnológicas”. 87 Debido a la complejidad de las prestaciones de este tipo de acuerdos es frecuente encontrar en el ámbito internacional que la parte encargada de la realización del proyecto pertenece a un grupo empresarial o proviene de una operación de joint venture, situación que complica más el ya de por sí complejo entramado prestacional del contrato. 88 FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL ASENSIO, P.A., Derecho de los negocios internacionales, op. cit., pág. 538. En similar sentido ver GUARDIOLA SACARRERA, E., Contratos de colaboración en el comercio internacional, op. cit., pág. 182. ILLESCAS ORTIZ, R. y PERALES VISCASILLAS, P., Derecho mercantil internacional, Madrid, Editorial universitaria Ramón Areces, 2003, pág. 281; y DE MIGUEL

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA 26. Con el fin de agrupar los contratos de ingeniería de acuerdo con sus características fundamentales, tradicionalmente se ha realizado una diferenciación entre los contratos de ingeniería dedicados a la elaboración de estudios o proyectos de ingeniería, como planos, o estudio de suelos y, aquellos contratos que tienen por como finalidad, además de la realización de una obra inmaterial marcadamente intelectual, otras prestaciones materiales, como el suministro de materiales y equipos y/o la ejecución de la obra proyectada. Los primeros han sido denominados contratos de ingeniería consultora (consultant engineering)89 y los últimos de ingeniería comercial (commercial engineering)90.

ASENSIO, P. A., Contratos internacionales sobre propiedad industrial, op. cit., pág. 97. 89 Los contratos de ingeniería consultora son tratados en la Sentencia del Tribunal Supremo español de 19 de junio de 1982, (RJ 1982\3433) sobre el encargo a una empresa de ingenieros consultores de la realización de estudios y asesoramiento técnico para la localización del lugar idóneo para la instalación de una planta industrial. Dentro de la categoría de los contratos de ingeniería consultora se encuentran diferentes tipos de contratos que presentan características similares; entre ellos los más relevantes son: los “contratos de estudio”, que como su nombre indica tienen como fin la elaboración de un estudio técnico o económico que usualmente es el punto de partida de un proyecto posterior; los “contratos de asesoramiento”, cuyo objeto es la prestación de servicios técnicos a título informativo; los denominados “contratos de proyecto”, cuyo objeto es la elaboración de un proyecto a ejecutar en un futuro por ejemplo el diseño de una planta industrial; los de “supervisión”, destinados a la inspección y vigilancia de un proyecto que realiza un tercero) y, los “contratos de dirección integrada”, que están destinados a la administración y gestión por cuenta del cliente de la realización de una obra de ingeniería o de la construcción e instalación de una planta industrial. Ver en este sentido, MÍNGUEZ PRIETO, R., “El contrato de ingeniería” en BELTRÁN SÁNCHEZ, M. y NIETO CAROL, U. (coord.), Contratación mercantil: Jornadas sobre contratación mercantil, Madrid, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, 1999 págs. 167-168 y ÁLVAREZ LATA, N. y otros, “Contratos de prestación de servicios y realización de obras. El contrato de ingeniería (engineering)”, en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., op. cit., pág. 4517. 90 Vid. CRISTÓBAL CÁRLE, G., “Los contratos llave en mano como instrumento de transferencia tecnológica en el comercio internacional”, en


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27. Lo primero que se debe tener en cuenta al abordar el estudio del contenido de los contratos de ingeniería comercial es el proyecto, que constituye el elemento esencial de los mismos91. En él se encuentran la totalidad de actividades relativas a la obra desde el punto de vista técnico, financiero, contable y de seguros, entre otros, pero es en el apartado denominado “condiciones generales” o “condiciones del contrato” en donde residen los aspectos jurídicos. En este orden de ideas, el proyecto será el que determine el contenido del contrato, que puede referirse a la construcción de inmuebles, tales como instalaciones industriales, a la construcción de maquinaria, o una combinación de ambos. Además, determinadas modalidades de contratos de ingeniería comprenderán

Revista vLex, núm. 16, 2004, pág. 7; y HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, A., Los contratos internacionales de construcción 'llave en mano´, Granada, Comares, 1999, pág. 102. Dentro de la categoría aquí estudiada, es posible ubicar tres clases distintas de contratos. En la primera clase encontramos los llamados contratos de ejecución de planta industrial o “design and build”. Esta es la forma más sencilla del contrato de ingeniería comercial en la cual el contratista se obliga a la concepción, diseño y construcción de la obra. La segunda modalidad es la integrada por los contrato tradicionales de construcción de obra, “design then bid” (primero se proyecta y luego se licita). En esta clase es frecuente la existencia de uno o más contratos o incluso la subcontratación. Normalmente, el contrato está integrado por tres partes, cliente, contratista e ingeniero. Finalmente, la tercera la clase es la de los contratos de proceso acelerado de construcción o “fast track process construction” en los cuales se aplica un modelo de ejecución de los trabajos según el cual el contrato de construcción se ejecuta sin que los planos y las especificaciones sean enteramente elaborados, es decir, la construcción de la obra avanza de forma paralela al desarrollo de los estudios de concepción de la obra. A pesar de los evidentes problemas de planeación y coordinación que este tipo de contratos plantea, también es necesario tener en cuenta que dada su flexibilidad permite, por una parte, ajustar la planificación ante nuevas situaciones financieras o presupuestarias y, por otra, ofrece la posibilidad de incluir las innovaciones tecnológicas que surja durante la duración de la obra. Vid. REIG FABADO, I., El contrato internacional de ingeniería, op. cit., pág. 72. 91 VICENT CHULIÁ, E. Introducción al Derecho mercantil, Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, pág. 128.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA otros aspectos como los organizativos o de formación de personal92. Debido a la importancia que ha cobrado el componente tecnológico en este tipo de acuerdos, algunos autores defienden también la existencia de una tercera categoría, denominada “ingeniería de procedimiento” o “process engineering”93. Esta categoría comprende, además de la proyección y ejecución de la planta industrial, características de los contratos de ingeniería comercial, prestaciones encaminadas a la obtención de una transferencia tecnológica, tales como montaje de maquinaria, formación del personal local, otorgamiento de autorizaciones de uso y explotación de patentes o know how. El fin último de esta clase de contratos consiste en entregar al cliente la obra en pleno funcionamiento94. 28. Junto a las otras categorías tradicionales, es posible identificar dentro de los contratos de ingeniería de procedimiento tres tipos de acuerdos. El primero está constituido por los contratos llave en mano (Turnkey Contract)95, que son aquellos que tienen como fin 92 Ver por todos BERCOVITZ, A., “El contrato de ingeniería (características y concepto)”, en Hacienda pública Española 94, 1985; y GALLEGO SÁNCHEZ, E., Contratación mercantil, op. cit., pág. 246. 93 Vid. REIG FABADO, I., El contrato internacional de ingeniería, op. cit., pág. 66; y MEDINA DE LEMUS, M., Contratos de Comercio Exterior. Doctrina y fórmula, Madrid, Dykinson, 2007, pág. 416. 94 REIG FABADO, I., El contrato internacional de ingeniería, op. cit., pág. 73. 95 AA.VV., Los contratos y estatutos civiles y mercantiles, Valencia, Ediciones FC., 2010, código identificador de documento electrónico CYE0207. Esta modalidad de contrato es aquella en la que “el contratista se obliga frente al cliente o contratante, a cambio de un precio, generalmente alzado, a concebir, construir y poner en funcionamiento una obra determinada que él mismo previamente ha proyectado. En este tipo de contrato el énfasis ha de ponerse en la responsabilidad global que asume el contratista frente al cliente”. Otras prestaciones que siempre están presentes en los contratos llave en mano, formando parte de la obligación global del contratista son: el suministro de materiales y maquinaria; el transporte de los mismos; la realización de las obras civiles; la instalación y montaje y, la puesta a punto y en funcionamiento de la obra proyectada. En la mayoría de los casos, se suelen pactar prestaciones a


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la entrega de un establecimiento industrial completamente instalado y en funcionamiento. Con este tipo de contratos se persigue el desarrollo y entrega, por parte del contratista, de un establecimiento industrial con todos sus elementos, entendido éste como el medio para que el cliente pueda desarrollar la actividad de producción en los términos acordados en el contrato96. El segundo grupo es el llamado “contrato de producto en mano” que se caracteriza por además de incluir todas las prestaciones del contrato llave en mano, proporcionar la tecnología necesaria para la producción de las plantas industriales objeto del contrato, abarcando en algunos casos además el suministro de los elementos o materiales necesarios para llevar a cabo el proceso productivo97. Finalmente, el tercer grupo es una variación de los anteriores denominado “contratos de producto cumplir con posterioridad a la ejecución de la obra, tales como la capacitación de personal y la asistencia técnica. Al observar la cantidad y la entidad de las prestaciones a las que se obliga el contratista es posible inferir que uno de los factores que motivan la utilización de estos contratos es la tecnología involucrada en el proyecto objeto del contrato que se traducirá, no solamente en estudios técnicos y tecnologías aplicadas, sino también en los derechos de propiedad industrial implicados en el proceso de producción por el contratista. Ver en este sentido PAIVA HANTKE, G., Aspectos jurídicos y económicos de la transferencia de tecnología, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1991, pág. 112. Este contrato implica que el vendedor efectúa las operaciones técnicas y administrativas necesarias para la creación de una empresa y solo la vende una vez ésta esté en plena capacidad de funcionamiento. 96 CRISTÓBAL CÁRLE, G., “Los contratos llave en mano como instrumento de transferencia tecnológica en el comercio internacional”, op. cit., pág. 7. Con el fin de cumplir con el objeto del contrato la sociedad de ingeniería asume las prestaciones de diseño, supervisión, dirección, instalación y puesta en funcionamiento, incluyendo habitualmente algunas posteriores a la entrega, como las de formación de personal y asistencia técnica, en otras palabras, el contratista no sólo realiza la proyección y ejecución de la obra, sino que, adicionalmente se compromete a entregarla completamente finalizada con los procedimientos de producción preparados para su funcionamiento, “hasta el punto de garantizar el funcionamiento de la obra y su explotación por el personal local que ha sido previamente formado por él mismo”. 97 ÁLVAREZ LATA, N. y otros, “Contratos de prestación de servicios y realización de obras. El contrato de ingeniería (engineering)”, op. cit., pág. 4518.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA vendido” en los que encontramos la prestación adicional de la distribución de los productos fabricados en la planta industrial entregada a cambio de un porcentaje sobre las ventas98. 29. En España la doctrina en su mayoría coincide en aproximar los contratos de ingeniería a los de ejecución de obra o arrendamiento de obra99, pero haciendo la salvedad de que en este tipo de contratos la regulación está diseñada para obras materiales, dejando de lado la ejecución de obras inmateriales como la elaboración de estudios y planos, de suerte que no sería posible la aplicación de las normas de este contrato a la modalidad de ingeniería consultora. En este sentido hay quienes se inclinan por la semejanza con el contrato de arrendamiento de servicios, argumentando que no se genera cosa nueva y que, con frecuencia, la retribución a entregar se calcula en función del tiempo necesario para realizarlo100. 30. De lo anterior se infiere la estrecha relación existente entre los contratos de ingeniería y la transferencia de tecnología, aunque el tratamiento de esta relación a nivel doctrinal ha tomado diferentes matices. De una parte encontramos los que creen que los contratos de ingeniería comercial forman parte de la categoría de contratos de transferencia de tecnología101 y, por otro lado, están los que piensan que los acuerdos de transferencia de tecnología son accesorios al contrato de ingeniería. 98 Ibidem. 99 Entre los autores que consideran al contrato de ingeniería próximo al de ejecución de obra encontramos a BERCOVITZ, A., Contratos mercantiles; op. cit., pág. 96. 100 GALLEGO SÁNCHEZ, E., Contratación mercantil, Valencia, Tirant lo Blanch, 2003, pág. 242. 101 Entre los autores que consideran a la ingeniería como una categoría de los contratos de transferencia de tecnología están GUARDIOLA SACARRERA, E., Contratos de colaboración en el comercio internacional, op. cit., pág. 182., GÓMEZ CÁCERES, D., Los Contratos en el marketing internacional, op. cit., pág. 205; y REIG FABADO, I., El contrato internacional de ingeniería, op.cit, pág. 49.


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31. Una vez estudiadas las características básicas de los contratos más utilizados para llevar a cabo procesos de transferencia de tecnología, es posible observar que, a pesar de la complejidad de las prestaciones de las figuras contractuales examinadas, el núcleo fundamental en el que se lleva a cabo la transferencia tecnológica en estos contratos se realiza siguiendo la estructura del contrato de licencia. Pensemos en un contrato de joint venture en el que no se presente una estructura de un contrato de licencia, así sea en un acuerdo satélite, en este caso sería imposible afirmar que en este contrato existirá una transferencia tecnológica, podrá existir la voluntad de los participantes de cooperar para lograr un objetivo común, pero no podremos decir que se lleve a cabo una transferencia de tecnología. Lo mismo se puede aplicar a un contrato de ingeniería. Si no existe dentro del acuerdo una sub estructura equiparable a la de la licencia, estaremos en presencia de un contrato de construcción de obra civil, en el caso de los contratos de ingeniería constructora, o en un contrato de prestación de servicios, en los contratos de ingeniería consultora, pero si en realidad se quiere caracterizar un contrato de ingeniería dentro de la categoría de contratos de transferencia de tecnología necesariamente deberá existir una autorización de explotación de un intangible. 32. Lo estudiado en este epígrafe permite concluir que en la práctica negocial internacional los contratantes disponen de diferentes tipos de figuras negociales capaces de adaptarse a sus necesidades específicas. La utilización de uno u otro tipo de contrato dependerá de diferentes factores, tales como el grado de integración y conocimiento de las partes contratantes, las situaciones específicas del país receptor de la tecnología (por ejemplo imposiciones legales para la creación de joint ventures con participantes locales) o, en fin, del tipo de tecnología que se busque transferir. Lo más importante que queremos destacar consiste en que todas las figuras analizadas contienen además de los elementos

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA y prestaciones que las caracterizan, los mismos elementos esenciales del contrato de licencia y, por ello, las conclusiones que se extraen del análisis de la licencia son aplicables a las otras figuras contractuales estudiadas, por ello nos centramos a continuación en el estudio del contrato de licencia como instrumento para la transferencia internacional de tecnología.

B. Clasificación del contrato de licencia según la legitimación, exclusividad y limitaciones a la explotación del licenciatario

33. Con este epígrafe buscamos identificar los distintos tipos de licencia de tecnología, con el propósito de tener un punto de referencia claro cuando en posteriores capítulos utilicemos algunas categorías de licencias, como las licencias obligatorias, para corregir abusos que se pueden presentar dentro del desarrollo de un contrato de licencia internacional de tecnología o en general de cualquier tipo de contrato que involucre una transferencia tecnológica. 34. Es posible distinguir diferentes tipos de licencias de acuerdo con las circunstancias que acompañen su concesión. Siguiendo a P. MARTÍN ARESTI los criterios fundamentales utilizados para llevar a cabo una clasificación de las diferentes manifestaciones del contrato de licencia atienden a la legitimación del licenciatario (1), al carácter exclusivo o no del derecho de licencia concedido (2) y, a las limitaciones objetivas, temporales o territoriales que se hayan establecido al derecho de explotación del licenciante por comparación al que ostenta el titular de la patente102 (3). Estos criterios de clasificación, lejos de limitarse a propósitos académicos, son utilizados intensamente en la práctica negocial internacional y determinarán en muchos casos si estamos en 102 MARTÍN ARESTI, P., “Cesión y licencia de patente y marca”, en Contratos sobre bienes inmateriales, capítulo XI, op. cit., pág. 2130.


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presencia de una cláusula abusiva o por el contrario, si dicha cláusula está diseñada para proteger los derechos de terceros.

1. La licencia en función de la legitimación del licenciatario: licencias contractuales y obligatorias

35. La primera categoría está construida en función del origen de la legitimación. Existen en este sentido licencias de carácter negocial y aquellas de carácter obligatorio. Las licencias con origen negocial son aquellas que tienen su fundamento en la celebración de un negocio jurídico en virtud del cual se extiende a un tercero la autorización de uso de la patente de acuerdo a los parámetros establecidos por las partes103. Este tipo de licencias constituirán el punto central de nuestro trabajo, sin embargo, es imprescindible estudiar cuidadosamente las licencias obligatorias, puesto que estas han sido creadas como uno de los límites fundamentales a la autonomía de la voluntad de los contratantes y, tal como se examinará posteriormente104, puede constituir una sanción para aquellos que valiéndose de su posición de ventaja en el contrato

103 Dentro de esta categoría se encuentran las licencias de pleno derecho recogidas en el Artículo 81 de la Ley española de patentes, cit. supra, que son aquellas en las cuales el titular declara por escrito a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que está dispuesto a autorizar la utilización de la invención o el procedimiento a cualquier interesado, el cual deberá a entregar una justa contraprestación. Esta modalidad de licencia de patente tiene como fin incentivar la explotación de la invención además de gozar de beneficios fiscales como señalan SÁNCHEZ CALERO, F. y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., Instituciones de Derecho mercantil, Pamplona, Aranzadi, 2009, pág. 224. 104 En el capítulo III, en el epígrafe titulado “El Derecho de la competencia en Argentina y los contratos de transferencia de tecnología” se estudia el caso de la reglamentación de las licencias obligatorias en Argentina como medio para reprimir las cláusulas anticompetitivas en un contrato de transferencia de tecnología.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA intenten imponer cláusulas que impliquen condiciones gravosas para el licenciatario. Las licencias de carácter obligatorio son aquellas que, en contraposición a las negociales, no tienen su origen en un acuerdo de voluntades, toda vez que su otorgamiento proviene de una decisión de índole administrativo como consecuencia de circunstancias excepcionales105. De acuerdo con la definición dada por la OMC, las licencias obligatorias son el permiso que da un gobierno para producir un producto patentado o utilizar un procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patente106. El artículo 31 del acuerdo ADPIC establece las situaciones en que es posible conceder este tipo de licencias y los requisitos para su concesión107. 36. Esta polémica figura fue uno de los logros más importantes de los países en vía de desarrollo y de los menos desarrollados en las discusiones de la reunión ministerial de Doha de 2001108, en la cual se estableció que el acuerdo ADPIC no debería impedir a los países miembros tomar medidas para la protección de la salud pública de sus ciudadanos. No obstante, su uso solo se da en ocasiones muy excepcionales.

105 Sobre las licencias obligatorias en la ley española de patentes, BERCOVITZ ALVAREZ, R., “Contratos sobre propiedad industrial”, op. cit., págs. 4548-4553. 106 Ver Organización Mundial de Comercio, Licencias obligatorias de productos farmacéuticos y ADPIC, disponible en: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/public_health_faq_s.htm (última consulta 19/05/2012). 107 Sobre las licencias obligatorias desde la perspectiva del acuerdo ADPIC, CONDON, J., El Derecho de la Organización Mundial de Comercio: tratados, jurisprudencia y práctica, Londres, Cameron May Publishing, 2007, págs. 712-738. 108 El texto completo de la declaración de Doha comentado está disponible en: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dohaexplained_s.htm (última consulta 19/05/2012).


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37. Las licencias obligatorias consisten en autorizaciones otorgadas por el gobierno a un tercero para la utilización, sin que intervenga la voluntad del titular, de un derecho de propiedad industrial e intelectual. Dichas licencias están determinadas por unos límites espaciales y temporales y están sujetas al pago de una compensación a su titular. El Estado puede decidir si lleva a cabo la explotación del derecho por sí mismo o a través de un subcontratista109. 38. En el artículo 31 del Acuerdo ADPIC se establece que un país miembro puede incluir en su legislación interna el uso de licencias obligatorias en situaciones de emergencia nacional o en casos de uso público sin fines comerciales. Para que la licencia obligatoria pueda concederse se requiere que se haya intentado negociar previamente con el titular del derecho; no obstante, este requisito puede obviarse en casos de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial. En todo caso, el alcance y tiempo de esta licencia deberá ser determinado por las circunstancias que llevaron a su aplicación110. Por ello, en nuestra opinión, el artículo de los ADPIC comentado deja numerosos interrogantes para la aplicación práctica de las licencias obligatorias. La primera de ellas es definir el alcance de la expresión emergencia nacional, la segunda, cuál es el grado de esfuerzos que el Estado debe realizar para alcanzar un acuerdo con el titular antes que se establezca que las negociaciones han sido fallidas, la tercera tiene que ver con la compensación que debe ser concedida al titular del derecho; y finalmente, si existe la

109 CORREA, C. M., “Tratados bilaterales de inversión: ¿agentes de normas mundiales nuevas para la protección de los derechos de propiedad intelectual?” en International Centre for Trade and Sustainable Development, 2004, págs. 14-15. 110 Artículo 31 del Acuerdo ADPIC.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA posibilidad para los países menos desarrollados sin capacidad productiva, de importar los productos cubiertos por el derecho objeto de la licencia. Estos interrogantes deberán ser solventados por las legislaciones internas de cada país miembro111. 39. Un caso paradigmático de la aplicación de la figura de las licencias obligatorias se llevó a cabo en Brasil en mayo de 2007, cuando el gobierno de este país decidió expedir una licencia obligatoria para la importación del compuesto “efavirenz”, una medicina para el tratamiento del virus del VIH después que Merck, titular de la patente sobre este medicamento, no aceptara la reducción del precio de 60% solicitada por el gobierno brasileño. El presidente de entonces, Luis Ignacio Lula Da Silva, sostuvo que “desde el punto de vista económico la diferencia de precios era grotesca y desde el punto de vista político era un irrespeto pensar que un enfermo brasileño tenía un menor valor” en referencia a la negociación que la farmacéutica Merck realizó con Tailandia en la que los precios impuestos por esta empresa eran considerablemente menores que los propuestos para Brasil. La reacción de la farmacéutica no se hizo esperar, en un comunicado la empresa sostuvo que la expropiación de sus derechos de propiedad industrial era un desolador mensaje para las compañías basadas en la investigación acerca de la falta de atractivo que significaría tomar riesgosas investigaciones para curar las enfermedades que aquejaban al tercer mundo. En cuanto a la diferencia de precios con los negociados con Tailandia, la farmacéutica sostuvo que al ser Brasil en ese momento la 12º economía mundial, tenía una mayor capacidad de pago que otros países con menores recursos y con mayores niveles de VIH en su población112.

111 The General Council Chairperson’s Statement, 30 de agosto de 2003, disponible en: http://www.wto.org (última consulta 18/05/2012). 112 HUNTER R. y otros, “Compulsory Licensing: A Major IP Issue in International Business Today?” en European Journal of Social Sciences, vol. 11, núm. 3, 2009, pág. 374.


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40. Las licencias obligatorias, a pesar de su uso restringido, han sido una gran fuente de preocupación para empresas, sobre todo del sector farmacéutico, por sus potenciales alcances observados en el caso expuesto anteriormente y tal como veremos en capítulos posteriores, han sido objeto de intentos de dificultar su aplicación mediantes diferentes mecanismos, entre ellos los tratados bilaterales de libre comercio. 41. La mayoría de los países de tradición continental ha promulgado leyes o disposiciones en sus leyes de patentes en las cuales se establecen los requisitos necesarios para la concesión de una licencia obligatoria, sin embargo, en los Estados Unidos no se ha creado como tal un régimen de licencias obligatorias113. En este país la aplicación de las doctrinas de las esencial facilities114 y del patent misuse115, con origen en el Derecho de la competencia, establece mecanismos muy semejantes al de las licencias obligatorias, que han llevado a que en la práctica se haya utilizado

113 LIDGARD, H. y ATIK, J., “Facilitating compulsory licensing under Trips in response to the aids crisis in developing countries”, en Loyola-LA Legal Studies Paper, núm. 18, 2005, pág. 7. 114 Como afirma ASTESIANO, G. en, “La doctrina de las facilidades esenciales en los Estados Unidos de Norteamérica y su recepción en el derecho argentino: una primera aproximación”, en Publicaciones de la facultad de Derecho, Buenos Aires, Universidad Torcuato Di Tella, 2002, pág. 2, “la doctrina de las Facilidades Esenciales ha sido desarrollada por la jurisprudencia norteamericana como fundamento legal para la imposición de sanciones y responsabilidad, a monopolista que niega acceso, en términos justos y razonables, a un competidor a las facilidades declaradas esenciales”. 115 HERRERO SUÁREZ, C., Los contratos vinculados (tying agreements) en el derecho de la competencia, Madrid, La Ley, 2006, pág. 197. En virtud de la aplicación de la doctrina del Patent misuse o de uso indebido se puede negar al titular de la patente, el derecho a ser resarcido en casos de infracción a la misma cuando ésta haya sido usada de una forma abusiva. Un ejemplo en el que se ha declarado un uso indebido ha sido en el de las conductas constitutivas del tying o licencias atadas.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA con mayor frecuencia estas figuras que en los países con tradición del Derecho continental. 42. No obstante, existen otras situaciones en las que, aparte de la doctrina de las esencial facilities y, de la patent misuse se han concedido licencias obligatorias en Estados Unidos; la primera, en los casos en que el propio gobierno utiliza la patente y, la segunda, en virtud de la Clean Air Act116. La primera situación en que se utiliza esta figura está consignada en el título 28 del U.S. Code117 que permite al gobierno usar una patente sin obtener una licencia del titular de la misma. En efecto, a pesar de la inicial reticencia de este país a la introducción e implementación de la figura de las licencias obligatorias, el gobierno ha utilizado este mecanismo concediendo licencias en una gran variedad de sectores estratégicos, tales como, la energía nuclear, la biotecnología y la farmacéutica. El ejército también ha utilizado las licencias obligatorias sobre tecnologías de satélites y de lentes de visión nocturna118. La segunda situación en las que son utilizadas las licencias obligatorias es en virtud de leyes específicas como la Clean Air Act a través de la cual el gobierno puede utilizar tecnologías contra la polución del aire sin necesidad de obtener una licencia del titular de la patente119. 43. Es discutible si el otorgamiento de las licencias obligatorias está relacionado con la protección de la parte débil de la relación, es más al no estar en presencia de un acuerdo de voluntades no podemos hablar de una relación contractual, sin embargo, siguiendo el razonamiento expuesto a lo largo de esta tesis doctoral, en la mayoría de los casos el titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual constituye la parte fuerte de la relación y, tal como vimos, las licencias obligatorias se conceden 116 U.S. Code título 42 parte VII §7401. 117 U.S. Code título 28, parte IV § 1498. 118 HUNTER, R. J., “Compulsory Licensing: A Major IP Issue in International Business Today?”, op. cit., pág. 371. 119 Ibidem.


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en circunstancias excepcionales que conducen a que su otorgamiento redunde en beneficio de la colectividad. En este sentido, podemos afirmar que en estos casos la sociedad en general constituye la parte débil de la relación y, por lo tanto, merece ser protegida a través de estas figuras extraordinarias.

2. La licencia en función del carácter exclusivo o no del derecho concedido: licencias exclusivas y simples

44. La segunda categoría de los contratos de licencia a estudiar es aquella de acuerdo con el carácter exclusivo o no de la licencia. En esta categoría encontramos las licencias exclusivas o simples. Las licencias exclusivas son aquellas cuya concesión impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciatario será el único facultado para explotar económicamente el derecho. En el Derecho español, de acuerdo con el artículo 75.6 de la Ley española de patentes, salvo pacto en contrario, se entiende que el titular tampoco podrá explorar la patente. Esta disposición impone al licenciante una doble obligación de, por una parte, no conceder licencias a terceros y, por otra, de no explotar por sí mismo la patente objeto del contrato. De esta forma podemos observar que estamos en presencia de una norma de carácter proteccionista para el licenciatario, puesto que dentro del territorio designado en el contrato tendrá no solo una protección de terceros que quieran explotar la invención o procedimiento, sino de la que se pudiera derivar de la explotación económica del propio titular de la patente. Ahora bien, es necesario aclarar que en caso que el licenciante se reserve el derecho de explotación, la licencia no pierde su carácter exclusivo. Esta situación se denomina licencia exclusiva simple o licencia única120. 120 MARTÍN ARESTI, P., “Cesión y licencia de patente y marca”, capítulo XI Contratos sobre bienes inmateriales, op. cit., pág. 2131.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA 45. A los efectos de esta investigación es importante señalar el caso de aquellas licencias exclusivas que se conceden para todas las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todos los territorios en que se extiendan sus efectos y por la totalidad del tiempo de vigencia del mismo. En estos casos, en realidad nos aproximaríamos a la figura de la cesión o incluso de la compraventa y no existe una posición unánime respecto del régimen aplicable a esta modalidad de licencia, ya que las soluciones dadas en los distintos ordenamientos son contradictorias. Así, en Alemania en una decisión del gobierno federal se pone de manifiesto la diferencia entre el contrato de cesión (al que se aplicarían las normas de la compraventa) y el de licencia, al señalar que la cesión es un contrato de tracto único que tiene como fin la transmisión de la titularidad, mientras la licencia se establece una relación con vocación de permanencia, que no persigue el cambio de titularidad del objeto del contrato121. 46. En contraposición a la licencia exclusiva encontramos la licencia simple o no exclusiva. Esta modalidad del contrato de licencia consiste en que el titular de la patente se reserva el derecho de conceder licencias a terceros para la explotación de una misma patente en el territorio designado, por lo tanto la licencia será exclusiva o no dependiendo de dicha reserva por parte del titular, reserva que deberá ser indicada en el contrato. En este sentido, en el Derecho español (artículo 75.5 de la Ley española de patentes) se dispone claramente que en caso de que no se realice una estipulación en el contrato sobre la exclusividad o no de la licencia, se presumirá que esta no tiene carácter exclusivo.

121 MARTÍN ARESTI, P., La licencia contractual de patente, Pamplona, Aranzadi, 1997, pág. 56.


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3. La licencia en función de las limitaciones al derecho de explotación del licenciante: licencia de fabricación y de distribución

47. La tercera categoría de licencia a examinar está dada en función de las limitaciones objetivas, temporales o territoriales que se hayan establecido al derecho de explotación del licenciante. En cuanto a las limitaciones objetivas, es necesario recordar que las facultades que se otorgan al titular de una patente en el momento de su concesión consisten en la fabricación y comercialización en exclusiva del derecho objeto de la misma. De esta forma, el titular del derecho puede optar por conceder la licencia únicamente sobre una de estas facultades, es decir, es posible conceder una licencia dirigida solamente sobre la fabricación de la invención o procedimiento o una con el único fin de la comercialización del producto protegido por la patente. En el primer caso, estaríamos en presencia de un contrato de licencia de fabricación y, en el segundo, de una licencia de distribución122. La transferencia de tecnología se realiza con mayor claridad en las licencias de fabricación, pero teniendo en cuenta el valor de los conocimientos comerciales y el desarrollo de las técnicas de comercialización y distribución, es posible que esta se realice también en el marco de un contrato de licencia de distribución. 48. En cuanto a las limitaciones de tipo temporal y territorial, la licencia puede ser concedida por un tiempo menor al periodo de vigencia del derecho objeto del contrato o por un territorio menor a aquel en que el derecho surte sus efectos. De igual manera, las limitaciones objetivas pueden versar no solamente en cuanto a las facultades de explotación del derecho de patente, sino sobre las

122 MARTÍN ARESTI, P., “Cesión y licencia de patente y marca”, capítulo XI Contratos sobre bienes inmateriales, op. cit., pág. 2132.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA modalidades de explotación de la misma. Para lustrar lo anterior a continuación exponemos el siguiente supuesto fáctico. Supuesto práctico a analizar:

La empresa noruega Interfuel es titular de una solicitud de patente europea con efectos en Alemania, España y el Reino Unido sobre un compuesto químico utilizado como aislante acústico y, a su vez, presenta propiedades adhesivas. Esta empresa celebra un contrato de licencia de patente con la sociedad alemana Henkrisch A.G. en virtud del cual se otorga la autorización de uso de la patente para todas las aplicaciones industriales relacionadas con el sector acústico. Posteriormente Interfuel concede una licencia de explotación a la empresa inglesa Gluessence para las aplicaciones adhesivas del compuesto. En el texto de los dos contratos se concede la posibilidad de llevar a cabo una aplicación prioritaria en otro país a petición del licenciante en donde a cambio del pago de los costes derivados de la solicitud, el licenciante adquirirá el 40% de la titularidad de la nueva patente. Al estar, tanto la sociedad inglesa cuanto la alemana, interesadas en el mercado chino, la empresa inglesa interpone una demanda ante los tribunales españoles por violación del contrato de licencia basado en las restricciones por el campo de aplicación establecidas en el contrato.

En este caso, el titular de la patente tiene la posibilidad de conceder una licencia distinta sobre cada una de las aplicaciones técnicas del producto protegido, es decir, es posible otorgar una licencia a un tercero para explotar el producto en el campo del aislamiento sonoro y otra licencia sobre la explotación en el área de los productos adhesivos, de suerte que no existirá una violación del


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contrato entre las partes, no obstante, será necesario determinar el régimen de cotitularidad de las aplicaciones prioritarias en China. 49. De lo anterior podemos concluir que la variada configuración que las partes en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad pueden otorgar a los contratos de licencia, ha hecho difícil su análisis unitario y, por tanto, es manifiesta la importancia que reviste en este tipo de contratos una completa redacción del contenido obligacional que las partes dispongan en ejercicio de su autonomía de la voluntad, en el que se deben consignar lo más detalladamente posible las prestaciones debidas por las partes con el fin de evitar el tener que acudir a una figura análoga para lograr la integración del contrato, que tal como hemos señalado, debido a la diferente aproximación que se da a la naturaleza jurídica de esta figura contractual, puede llegar a generar un menoscabo en la seguridad jurídica de los contratantes.

C. Atipicidad del contrato de licencia

1. Dificultad en la aplicación análoga de las normas de otras figuras contractuales

50. A pesar de su incuestionable utilidad para llevar a cabo negocios jurídicos relacionados con bienes intangibles y, el recurrente uso en el tráfico económico que le ha conferido una tipicidad social, el contrato de licencia es por excelencia un contrato legalmente atípico, por carecer de una regulación específica que gobierne los diferentes aspectos de su desarrollo, tales como su creación, obligaciones de las partes, o extinción. En efecto, en ninguna de las legislaciones consultadas para la realización de este trabajo de tesis doctoral se ha encontrado un marco normativo que regule íntegramente el contrato de licencia, no obstante, en algunos ordenamientos como el español,

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA encontramos disposiciones dispersas que se pronuncian sobre aspectos puntuales de este contrato123. Esta situación ha ocasionado que algunos autores consideren a la licencia un contrato típico, sin embargo, la doctrina mayoritaria considera a la licencia como un contrato atípico, debido a que las disposiciones existentes están dirigidas a regular aspectos concretos, tales como aspectos tributarios, publicidad del contrato, o normas de defensa del Derecho de la competencia124. 51. La atipicidad legal de la licencia hace necesario, al igual que ocurre con otros contratos atípicos, que se plantee la naturaleza jurídica de este contrato con el objetivo de intentar una reconducción a una figura contractual tipificada que posea características similares y que aporte soluciones a las controversias generadas por la falta de previsión de las partes en el contenido del contrato o una interpretación divergente del mismo. En otras palabras, es necesario definir la naturaleza jurídica de este contrato con el propósito de determinar la posibilidad de aplicar por vía analógica las normas de un contrato regulado, que presente una estructura obligacional próxima a la licencia125. 52. Al iniciar la tarea de definir la naturaleza jurídica del contrato de licencia a los efectos de analizar la repercusión en la práctica internacional, el obstáculo fundamental radica en las diversas maneras en que las partes pueden configurar este tipo de contratos, 123 La legislación española de patentes, acorde con su carácter de receptor de tecnología, se aleja de las demás ordenamientos de su entorno para asegurar el papel del contrato como transmisor y difusor de tecnología. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., La nueva ley de patentes, ideas introductorias y antecedentes, Madrid, Tecnos, 1986, pág. 120. 124 GUARDIOLA SACARRERA, E., Contratos de colaboración en el comercio internacional, op. cit., pág. 146. 125 MARTÍN ARESTI, P., La licencia contractual de patente, op. cit., pág. 58. Es importante tener en cuenta en este sentido que la atipicidad no es un problema de obligatoriedad del contenido del contrato, sino de las disposiciones aplicables al mismo en los casos en que existen silencios de las partes respecto de algunos aspectos o cuando existe una deficiente formulación de los mismos.


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puesto que será necesario analizar el contenido obligacional de los mismos de cada caso en concreto. Esta caracterización lejos de perseguir objetivos meramente teóricos es de vital importancia en la práctica negocial, ya que permitirá utilizar las normas de contratos afines como elemento integrador en caso de silencio de las partes en los contratos de licencia. Veamos un ejemplo que nos puede ilustrar esa situación. Supuesto práctico a analizar: A titular de una patente de invención concede a B, a

través de un contrato de licencia exclusiva, todas las facultades que comprende el derecho de patente de acuerdo con la lex contractus (ley española elegida por las partes) y por todo término de vigencia del mismo. B asumirá todos los costes derivados del mantenimiento de la patente y se encargará de la protección de la misma frente a infractores o terceros que ataquen su validez.

En el caso planteado, en atención al contenido obligacional del contrato es posible afirmar que, ya que el acuerdo de voluntades se rige por la ley española que establece que en la licencia exclusiva el titular no está facultado para llevar a cabo la explotación de la invención, la licencia sería en principio asimilable al contrato de cesión126 y este, a su vez, al de compraventa127. Sin embargo, debemos apuntar que el contrato de licencia no entraña una transmisión de titularidad del bien objeto del contrato y, por tanto, mientras el titular del derecho mantenga su posición y se configure 126 Esta posición es adoptada por el artículo 77 apartado 3 de la Ley española de Patentes que realiza un reenvío a las normas del saneamiento por evicción. Por todos, FERNÁNDEZ NÓVOA, C. y GÓMEZ SEGADE, J. A., La modernización del derecho español de patentes, Madrid, Montecorvo, S.A., 1984, pág. 246. 127 Sentencia del Tribunal de Milán del 18 de julio de 1960 recogida en Riv. dir. inter., 1965, II págs. 31 y ss.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA una relación de tracto sucesivo, por ejemplo en cuanto al pago de royalties, no existirá justificación para asimilarla al contrato de compraventa. Este ejemplo permite observar las dificultades y falta de utilidad que puede presentar el intento de formular generalizaciones en cuanto a la figura contractual a la que debe asimilarse o reconducir el contrato internacional de licencia.

2. Intentos de reconducción a otras figuras contractuales

53. El contrato de licencia ha sido comparado con el derecho de usufructo128, en el cual se transfiere el derecho de goce sobre el bien, pero se conserva el derecho de disposición del mismo. Esta interpretación no sería posible en un sistema legal como el español en el cual se establece expresamente la posibilidad de constituir un usufructo sobre la patente (artículo 74.1 Ley española de patentes) y separadamente se considera la existencia de licencias exclusivas para todas las modalidades de explotación de la patente (artículo 75.1 Ley española de patentes). 54. También se ha intentado la reconducción a algunos aspectos del contrato de compraventa. Un ejemplo de esto lo encontramos en el artículo 77 apartado 3 de la Ley española de Patentes129 que realiza un reenvío a las normas del saneamiento por evicción130. Sin

128 Sobre el derecho de usufructo y su comparación con las licencias sobre bienes inmateriales, CABANELLAS, G., Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el Derecho privado, Buenos Aires, Heliasta, 2000, págs. 41 y 42. En el mismo sentido ASCARELLI, T., Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales, traducción de VERDERA, E. y SUÁREZ LLANOS, L., Barcelona, Bosch, 1970, pág. 816. 129 Ley 11/1986, de 20 de marzo de patentes. 130 FERNÁNDEZ NÓVOA, C. y GÓMEZ SEGADE, J. A., La modernización del derecho español de patentes, op. cit., pág. 246.


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embargo, debemos anotar que el contrato de licencia no entraña una transmisión de titularidad del bien objeto del contrato y, por tanto, mientras el titular del derecho mantenga su posición y se configure una relación de tracto sucesivo, por ejemplo en cuanto al pago de royalties, no existirá justificación para asimilarla al contrato de compraventa. 55. De mayor aceptación ha sido la postura del Derecho francés131 según la cual al contrato de licencia se podrían aplicar las disposiciones relativas al arrendamiento, dado el carácter personal que revisten los dos contratos y las marcadas similitudes de los mismos; los dos contratos consisten en una facultad de uso de un bien por un periodo de tiempo determinado a cambio de cierta contraprestación, generalmente, el pago de un precio. Por otra parte, el Código Civil español en su artículo 1542 define el arrendamiento como el contrato por el que una las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto. Es evidente entonces que los tres elementos estructurales del contrato contemplados en esta definición se identifican con los señalados sobre el contrato de licencia, en otras palabras, tanto el contrato de licencia, cuanto el de arrendamiento comparten el carácter temporal, el carácter oneroso y la falta de transmisión de la titularidad. 56. Sin embargo, aunque se puede aceptar, en principio, una identidad estructural en los dos tipos de contrato, licencia y arrendamiento, , el objeto de los mismos es el que difiere diametralmente, ya que mientras el arrendamiento ha sido pensado para regular bienes materiales, la licencia, en especial la licencia de patentes o Know how, va a regular posiciones jurídicas complejas. Es precisamente la diversa naturaleza de los bienes objeto del 131 CASALONGA, A., Traité téchnique et practique de la brévets d’invention, París, Librairie générale de droit & de jurisprudence, 1949, pág. 432.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA contrato de licencia la que redunda en una escasa utilidad de las normas del arrendamiento para regular situaciones inherentes a una patente de invención, tales como la obligación de explotar la invención protegida, situación que no encontrará respuesta en las normas del Código Civil132.

3. Carácter sui generis del contrato de licencia y repercusión en la práctica internacional

57. Como consecuencia de la imposibilidad de lograr la total asimilación de la licencia con algún contrato típico, la doctrina y la jurisprudencia de numerosos países ha considerado a la licencia como un contrato sui generis que no es reconducible a ninguna otra figura contractual en particular y, como tal, es imposible lograr su aproximación total a un contrato regulado por la ley133. Tal como expresa A. RONCERO SÁNCHEZ:

“(...) el contrato de licencia no puede ser subsumido en ninguna otra figura típica, por lo que ha de considerarse como una modalidad negocial distinta y singular frente a las demás, sin perjuicio de la mayor o menor proximidad que en cada caso pueda presentar con alguna de aquéllas”- (...) “dada la heterogeneidad de la figura en la praxis derivada de la variedad de su objeto y de la diversidad de su contenido, no es posible afirmar con carácter general la similitud con una u otra figura determinada, cuestión que habrá de resolverse mediante un proceso de inducción a partir del contenido obligacional del contrato en el caso concreto”134.

132 MARTÍN ARESTI, P., La licencia contractual de patente, op. cit., págs. 58. 133 Ibidem. 134 RONCERO SÁNCHEZ, A., El contrato de licencia de marca, Madrid, Civitas, 1999, pág, 154.


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58. En aras de determinar el tipo de obligación que define la licencia G. CABANELLAS sostiene que si se consideran los contratos de licencia desde el punto de vista de las obligaciones que ellos engendran, se encuentra que la obligación principal a cargo del licenciante es una obligación de no hacer y dentro del catálogo de contratos típicos no se puede concluir que ninguno que tenga como eje central este tipo de obligaciones de no hacer135. Esta obligación de no hacer consiste básicamente en no ejercitar las acciones que otorga la ley al titular de un derecho de exclusiva en contra del licenciatario, sin embargo, es necesario tener en cuenta que en España se incluyen en las obligaciones del licenciante, por una parte, el deber de realizar todas las acciones tendientes a garantizar la correcta explotación del objeto del contrato salvo pacto en contrario y, por otra, la transferencia del know how que sea necesario para la explotación de la invención. En este sentido, si tenemos en cuenta la existencia de estas disposiciones, nos encontramos frente a obligaciones de hacer, lo que nos conduce a que el planteamiento según el cual las obligaciones de no hacer constituyen el fundamento del contrato de licencia quede fuera de discusión en España. 59. En Estados Unidos la tesis según la cual la obligación principal del licenciante consiste en una obligación de no hacer es expuesta en el caso Heaton. Co v. Eureka Speciality Co. en donde se sostiene que una licencia simple (bare license) no otorga al licenciatario otro derecho distinto al de realizar una actividad que de otra forma podría prohibir el titular, es decir, esta clase de licencia solo otorga al licenciatario la facultad de defenderse de una acción por infracción del legítimo titular del derecho objeto del contrato. Este planteamiento tiene implicaciones prácticas de suma importancia, puesto que el titular de una licencia simple no tendrá el derecho de demandar en solitario a un tercero que esté realizando 135 CABANELLAS, G., Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el Derecho privado, op. cit., pág. 19.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA actos de infracción, toda vez que el único facultado para hacerlo será el propio licenciante136. Las normas acerca de la disposición y transferencia del Derecho de patentes en el sistema americano se encuentran en las secciones 261 y 262 del U.S. Patent Act. En la primera disposición se establece que las patentes tienen los mismos atributos que la propiedad personal y, posteriormente, se pone de relieve la posibilidad de conceder licencias para un territorio específico o para todo el país137. De acuerdo con la categoría de la propiedad personal138, opuesta a la propiedad real en el sistema del common law, las transferencias de derechos pueden ser llevadas a cabo en todo o en parte y tienen efectos vinculantes139. En el asunto Cutter laboratories v. Lyophile-

136 PORT, K. L. y otros, Licensing intellectual property in the information age, Durham, Carolina Academic Press 2005, pág. 334. 137 Vid. Section 261. U.S. Patent Act. “Ownership; assignment: Patents shall have the attributes of personal property. (…) The applicant, patentee, or his assigns or legal representatives may in like manner grant and convey an exclusive right under his application for patent, or patents, to the whole or any specified part of the United States”. De igual manera, el UK Patent Act dispone que la patente o la solicitud de la misma tienen el carácter de propiedad personal. Sección 30.1 138 En el Reino Unido el Derecho aplicable a la propiedad personal se encuentra en dos textos normativos: el Law of Property Act de 1925 y el Law of Property (Miscellaneous Provisions) Act de 1994. Sin embargo, existen casos en los cuales no se aplican las disposiciones de estos textos, como en la transferencia de patentes en la cual, la ley de Patentes de 1977 dispone que debe estar consignada por escrito y firmada por todas las partes intervinientes, mientras el Law of Property Act de 1925 establece que no son necesarias estas formalidades. Ver en este sentido ANDERSON, M., Technology Transfer. Law Practice and Precedents, Oxford, Tottel Publishing, 2008, pág. 625. 139 ERRICO, J.P., Licensing law handbook, New York, Clark Boardman Callagham, 1995, pág. 43.


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Cryotherm Corp.140, se resumen las características de esta clase de acuerdos.

“La patente otorga a su titular un monopolio, de suerte que puede: usar o vender el producto patentado, licenciarlo a otros de forma parcial o exclusiva, autorizar el otorgamiento de sublicencias, o ceder la patente a cambio de una remuneración; la única limitación existente consiste en que el titular no puede ejercer su monopolio legal como un medio para suprimir la competencia o para adquirir un monopolio mayor al que fue concedido”.

60. La libertad contractual, en cuanto a la libre determinación de las partes del contenido del contrato, es un principio fundamental en Estados Unidos. Tratándose de licencias y cesiones este principio ha sido confirmado por la jurisprudencia sin excepciones. Sin embargo, tratándose de la libertad de conceder o no una licencia se ha impuesto como límite el sistema de licencias obligatorias, en casos en que la salud pública así lo requiera141. 61. En conclusión, si bien es cierto que las normas reguladoras del arrendamiento pueden en ocasiones cumplir una función integradora frente al silencio de las partes atendiendo a la señalada similitud estructural de ambos contratos, es innegable que éstas solo pueden ser aplicadas a casos concretos en los cuales carezca de importancia la naturaleza material o inmaterial del objeto del contrato. Las anteriores consideraciones tienen un enorme significado práctico, puesto que si la licencia no es reconducible a ninguna figura típica y, por lo tanto, se le da el carácter de contrato sui generis, para determinar las normas aplicables en caso de una

140 Ver asunto Cutter Laboratories v. Lyophile-Cryochem Corporation, 179 F2d 80. 141 Vitamin Technologists, Inc. v. Wisconsin. Alumni Research. Foundation., 146 F.2d 941 (9th Cir. 1944).

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA deficiente o incompleta configuración del contenido negocial por las partes, será necesario analizar en cada situación la configuración de las prestaciones para intentar encontrar las disposiciones más adecuadas para su integración. De esta manera, en defecto de ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, la respuesta se dará una vez se haya presentado el conflicto, con la consecuente inseguridad jurídica que ello conlleva. III. La importancia de la autonomía de la voluntad en los contratos internacionales de transferencia de tecnología 62. En el epígrafe anterior establecimos la atipicidad legal del contrato de licencia y las dificultades que conlleva la aproximación a otras figuras tipificadas en el ordenamiento jurídico. Esta atipicidad conduce a que el principio de la autonomía de la voluntad cobre una especial relevancia, puesto que en ejercicio del mismo las partes contarán con una enorme libertad para configurar las prestaciones de la relación contractual.


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63. El principio de la autonomía de la voluntad142, tal como ha afirmado la jurisprudencia en repetidas ocasiones, constituye uno de los pilares fundamentales del sistema del Derecho civil y es esencial en el campo del derecho de las obligaciones. Este principio ha sido definido como el poder de gobierno de la propia esfera jurídica y como el poder de la persona para reglamentar y ordenar las relaciones jurídicas en las que ha de ser parte. Otros autores han definido la autonomía privada como “facultad que el ordenamiento jurídico le concede a las personas, para que en ejercicio de su libertad, puedan contratar y determinar libremente el contenido de su contrato, creando relaciones contractuales válidas”143. 142 En la doctrina es frecuente encontrar los términos autonomía privada, autonomía de la voluntad y libertad contractual, usados de forma indistinta, sin embargo, según C. A. SOTO COAGUILA, (“La autonomía privada y la buena fe como fundamento de la fuerza obligatoria del contrato”, en Iurídica, núm. 2, 2005. pág. 530), estos conceptos poseen diferentes alcances. La autonomía privada ha sido definida como el eje para vertebrar toda la actividad humana y sus manifestaciones en el patrimonio, el derecho subjetivo y el negocio jurídico; la expresión autonomía de la voluntad, por su parte, suele hacer referencia a la formación del negocio jurídico, razón por la cual es también denominada autonomía negocial. En este punto debemos apuntar que el concepto de negocio jurídico supera en amplitud al del contrato según la concepción de la escuela alemana, razón por la cual se crea la libertad negocial, una categoría independiente para ocuparse de los contratos. Así las cosas, la libertad negocial sería el concepto más específico y concreto de los tres y se refiere a la manifestación del principio de autonomía únicamente dirigido a la contratación. Conocida también como libertad de configuración interna. En este sentido ver también ALMAGRO NOSETE, J. y SIERRA GIL DE LA CUESTA, I., Comentario del Código Civil, Tomo 6, Barcelona, Bosch, 2006, pág. 567. Sin embargo, en este trabajo vamos a utilizar el término autonomía de la voluntad, tanto en su vertiente conflictual, como material, o “autonomía material” y “autonomía conflictual” por ser esta la expresión más utilizada por la mayoría de la doctrina iusinternacional privatista, por todos, FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., “Lex Mercatoria y Autonomía Conflictual en la Contratación Transnacional”, en A.E.DIPr., 2004, pág. 35. 143 SOTO COAGUILA, C. A., “La autonomía privada y la buena fe como fundamento de la fuerza obligatoria del contrato”, op. cit., pág. 14.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA La importancia de este principio en el comercio internacional ha hecho manifiesta la necesidad del reconocimiento de la autonomía de la voluntad como principio regulador de las situaciones internacionales144, que en relación con la contratación internacional, se manifiesta en su faceta conflictual con la elección del derecho aplicable a los contratos transnacionales145 y con su faceta material en virtud de la cual los particulares determinan las prestaciones a cumplir en el contrato146. El principio de la autonomía de la voluntad ha sido definido como el poder de gobierno de la propia esfera jurídica y como el poder de la persona para reglamentar y ordenar las relaciones jurídicas en las que ha de ser parte, constituye uno de los pilares fundamentales del sistema del derecho civil y es esencial en el campo del Derecho de 144 ROCA GUILLAMÓN, J., “Codificación y crisis del Derecho civil” en Anales de Derecho de la facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, núm. 8, 1985, pág. 28, afirma que la autonomía de la voluntad, refiriéndose específicamente al área de la contratación, debe perseguir unos fines socialmente apreciables y, por tanto, se transforma en un “poder-función” al que la ley propone la consecución de un fin. L. FERRI, por su parte, critica esta postura argumentando que la misma estaría en contra de la distinción entre Derecho público y Derecho privado, entre intereses públicos y privados ya que según sus palabras, es justamente en estos últimos en donde se desarrolla la autonomía privada. FERRI, L., La autonomía privada, traducción, SANCHO MENDIZABAL, L., Madrid, Editorial Revista de Derecho privado, 1969, pág. 80. 145 CALVO CARAVACA, A. L., Nueva Lex Mercatoria y contratos internacionales, Bogotá, Grupo Ibañez, 2006, pág. 59. 146 MEDINA DE LEMUS, M., Contratos de Comercio Exterior. Doctrina y formula, op. cit., pág. 131. La distinción realizada entre autonomía conflictual y material, no es un mero capricho de la doctrina, por el contrario presenta importantes utilidades prácticas tales como permitir diferenciar las cláusulas sobre Derecho aplicable de aquellas que constituyen una regulación del fondo del contrato lo cual implica otorgar un tratamiento distinto a cada una de ellas. Un ejemplo sería un contrato en el que se acuerde que la ley aplicable al mismo será la de un país específico, pero que a través de otras cláusulas se impongan obligaciones contenidas en el texto normativo de un ordenamiento diferente o incluso de un instrumento internacional del cual los países de los intervinientes no forman parte.


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las obligaciones y de los contratos147. La doctrina ha puesto de manifiesto la doble dimensión del principio de la autonomía de la voluntad, en donde por una parte está el aspecto social o normativo y por otra, el aspecto individual148. La dimensión social o normativa del principio de la autonomía de la voluntad hace referencia al proceso de tipificación de una figura creada por los particulares en ejercicio de su facultad de auto regulación. Pensemos en el contrato utilizado por las partes para regular una situación en un campo determinado que debido a su éxito es copiada por otros miembros del sector hasta que con el pasar del tiempo se convierte en una cláusula de estilo que contienen los formularios contractuales para finalmente ser incorporada en un cuerpo normativo con carácter legal149. Por otro lado, la dimensión individual del principio de la autonomía de la voluntad es la que permite a los particulares establecer, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Esta es un área en la que se incluyen la facultad básica de elegir si se contrata o no, la de elección de la figura negocial que más convenga para cada situación, la de dotar de contenido al contrato elegido y, finalmente, la de elegir el ordenamiento aplicable a la relación contractual así como el tribunal competente en caso de conflicto150. A continuación examinaremos la forma en que esta doble faceta del principio de la autonomía de la voluntad repercute en el desequilibrio entre las partes en un contrato de licencia de tecnología. Por ello analizaremos la Autonomía de la voluntad 147 SOTO COAGUILA, C. A., “La autonomía privada y la buena fe como fundamento de la fuerza obligatoria del contrato”, en Iurídica, núm. 2, 2005, pág. 14. 148 CORDECH, P., AZAGRA, A. y FERNÁNDEZ, A., “Autonomía Privada, Fraude de Ley e interpretación de Negocios Jurídicos”, en InDret, núm. 3, 2004, pág. 4. 149 Ibid. pág. 5. 150 Ibid. pág. 3.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA conflictual (A) y, posteriormente, examinaremos la autonomía de la voluntad material (B).

A. Autonomía de la voluntad conflictual 64. La autonomía de la voluntad conflictual, a diferencia de la material, posee un marcado carácter internacional, puesto que es aquella que, en el marco del Derecho internacional privado, faculta a las partes para elegir el Derecho aplicable a un contrato internacional151. Esta elección está supeditada a una norma jurídica del ordenamiento, encargada de decidir la capacidad de elección y el quantum de la libertad de la que gozan las partes152. Según sostiene A. BOGGIANO “el principio de Derecho internacional privado que permite la elección por las partes del Derecho aplicable al contrato internacional puede caracterizarse como una práctica generalmente aceptada por los Estados y por ello como una regla consuetudinaria Internacional” 153. 65. En Europa, la norma que establece esta facultad está contenida en el artículo 3 del RRI al establecer que los contratos se regirán por la ley elegida por las partes. En América Latina esta facultad se encuentra reconocida en el artículo 7 de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales154.

151 CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. y CALVO CARAVACA, A. L., Derecho Mercantil Contemporáneo, Tomo I, Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2005, pág. 32. 152 ABARCA JUNCO, A., Derecho Internacional Privado, vol. I, Madrid, UNED, 2010, pág. 309. 153 BOGGIANO, A. Derecho Internacional Privado, Tomo I, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1991, pág. 232. 154 Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales firmada en México el 17 de marzo de 1994. Aunque en la Convención participaron, Bolivia, Brasil, Uruguay, México y Venezuela solo estos dos últimos la han ratificado.


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66. El fundamento de la autonomía de la voluntad conflictual se encuentra en la norma de Derecho internacional privado del lugar en el que se encuentra ubicado el tribunal que conoce de la controversia, de suerte que será la que fije los límites y condiciones que deberán cumplirse para la designación de Derecho aplicable al contrato. En otras palabras, la elección de la ley que regirá el contrato se realiza en virtud del poder que la ley del foro confiere a las partes155. El siguiente supuesto permite ilustrar de forma práctica esta situación. Supuesto práctico a analizar:

La empresa brasilera Bestiario celebra en la Ciudad de Río de Janeiro un contrato de licencia cruzada con la empresa alemana BASFF A.G con el fin de otorgar una autorización recíproca para explotar sendas patentes de invención que se bloqueaban mutuamente. La ley elegida por los contratantes para gobernar la relación contractual es la ley alemana. Al presentarse una controversia, la empresa brasilera demanda ante los tribunales de Brasil con el fin de obtener una declaración de infracción de la patente objeto del contrato.

En este caso en particular, aunque las partes contratantes habían convenido que la ley aplicable a la controversia era la ley alemana, debido a que la controversia se presenta ante los tribunales del Brasil, será aplicable por dichos tribunales el artículo 9 de la Ley de introducción al Código Civil156 que dispone que “para establecer

155 DE MIGUEL ASENSIO, P.A., Contratos internacionales sobre propiedad industrial, op. cit., pág. 300. 156 Artículo 9 de la Ley de Introducción al Código Civil (Decreto-ley núm. 4.657, del 4 de septiembre de 1942), DOU 9 de noviembre de 1942.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA el régimen de las obligaciones deberá aplicarse la ley del país en que se constituyeron”, de suerte que la elección hecha por las partes carecerá de efectividad. Aunque estudiaremos la determinación del derecho aplicable con más detalle en el capítulo segundo, este ejemplo nos sirve para demostrar la existencia de límites a la autonomía conflictual de las partes, ya que para elegir la ley que regirá su relación contractual se deberá celebrar el contrato en el país de la ley que se pretenda aplicar. En la práctica esta situación ha llevado a que los intervinientes en este tipo de contratos decidan, o bien viajar al país extranjero cuya ley se quiere aplicar, o bien optar por cláusulas de sometimiento a arbitraje comercial internacional cuya regulación permite la elección del Derecho aplicable. 67. La posibilidad de elección de la ley aplicable al contrato, que supone la autonomía conflictual, lleva consigo dos grandes ventajas dirigidas a facilitar el comercio internacional157. La primera ventaja es la certeza de las normas aplicables al acuerdo y, la segunda, es la satisfacción de intereses específicos de los contratantes. En cuanto a la primera ventaja, en palabras de M. VIRGÓS SORIANO, la elección de la ley aplicable a la relación contractual responde a las exigencias de seguridad jurídica, certeza en el resultado y de previsibilidad158. En efecto, cuando las partes tienen claridad acerca de las normas que rigen el contrato, es posible realizar adaptaciones previas a conductas futuras, con lo cual, será posible 157 FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., “Alternativa conflictual o material en la búsqueda de un derecho contractual europeo más coherente”, en Revista Jurídica Española La Ley, núm. II, Madrid, 2005. La libertad para elegir la ley aplicable a la relación contractual puede conducir a que se elija una ley diferente a la de la sede del tribunal elegido. En este caso, dicho tribunal deberá aplicar una ley extranjera con todos los inconvenientes que ello genera. En este sentido, ESPLUGUES MOTA, C., IGLESIAS BUHIGUES, J. L. y PALAO MORENO, G., Application of Foreign Law, Munich, Walter de Gruyter, 2011. 158 VIRGÓS SORIANO, M., Lugar de la Celebración y Ejecución en la Contratación Internacional, Madrid, Tecnos, 1989, pág. 134; en el mismo sentido FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., “Lex Mercatoria y Autonomía Conflictual en la Contratación Transnacional”, en AEDIPr., 2004, pág. 35.


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llevar a cabo cálculos más precisos sobre las expectativas contractuales. Pensemos en el ejemplo de un contrato internacional entre dos empresas en el cual se estipula que la ley aplicable será la ley americana; al tener claro que esta es la ley que regirá la relación, es más fácil realizar los cálculos de los costes relacionados con los aspectos laborales, tributarios, administrativos, etc. 68. Una vez se las partes han elegido la ley rectora del contrato de acuerdo con sus necesidades, este ordenamiento cumplirá tres funciones específicas, a saber:

1. Otorgar fuerza vinculante al acuerdo de voluntades entre los contratantes y a la existencia misma del contrato. 2. Imponer los límites a la facultad de regulación de las partes. 3. Servir como método integrador en la interpretación del contrato sirviendo para colmar las posibles lagunas materiales159.

69. Desde la perspectiva de los intereses de las partes, la autonomía de la voluntad conflictual permite a los contratantes elegir la ley que más se acomode a las características especiales del contrato160. Un ejemplo es el de los acuerdos de confidencialidad que suelen designar como ley aplicable a la legislación y los tribunales del Reino Unido debido a las ventajas que esto conlleva en términos de protección y celeridad de las acciones. En el sistema Inglés encontramos la “law of confidence” y “the law of equity” como marco protector para acuerdos que involucren información

159 FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., “Lex Mercatoria y Autonomía Conflictual en la Contratación Transnacional”, op. cit., pág. 58. 160 DE MIGUEL ASENSIO, P.A., Contratos internacionales sobre propiedad industrial, op. cit., pág. 299.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA confidencial161 y, además de contar con una tradición de protección a la información reservada o confidencial, los jueces suelen actuar con rapidez en acciones que tienen como fin detener la divulgación de este tipo de información162. 70. Ahora bien, en un contrato en el que las partes no poseen un equilibrio en el poder de negociación, la elección de la ley aplicable al contrato en virtud de la autonomía de la voluntad conflictual puede constituir la mejor forma para eludir normas que impidan la estipulación de condiciones gravosas para una de las partes. En otras palabras, con la libertad de elección de la ley aplicable a la relación contractual existe el riesgo de que las normas imperativas dirigidas a proteger a la parte débil de la relación puedan ser obviadas por la elección de otro ordenamiento jurídico. En este sentido, se sostiene que esta prerrogativa otorga a las partes en un poder legislativo que convierte leyes imperativas en facultativas163.

B. La influencia de la autonomía de la voluntad material en los contratos de transferencia de tecnología

161 CLARK, A, Technology. The law of exploitation and transfer, Oxford, Oxford University Press, 1997, pág. 267. 162 IRISH, V., Divulgación de información confidencial, OMPI, 2003, disponible en: http://www.wipo.int/sme/es/documents/disclosing_inf.htm, última consulta 19/05/2012. 163 Vid. MONROY CABRA, G., Tratado de Derecho Internacional Privado, Temis, Bogotá, 2006, pág. 305. Esta situación provocó la llamada reacción objetivista, con la cual el principio de la autonomía de la voluntad conflictual fue limitado por la jurisprudencia y la legislación exigiendo, por una parte, una real condición internacional en el contrato y, por otra, una conexión real entre el contrato y la ley elegida. CALVO CARAVACA, A. L. y OVIEDO ALBÁN, J., Nueva Lex Mercatoria y Contratos Internacionales, Bogotá, Ibañez, 2006, pág. 77.


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71. Esta es la libertad negocial propiamente dicha164, ya que en virtud de ella las partes tienen la facultad para dotar de contenido a las cláusulas del contrato, dentro de los límites establecidos por la legislación rectora del acuerdo previamente elegida en virtud del principio de la autonomía conflictual o en su defecto por medio de los criterios de determinación de ley aplicable a falta de su elección165. Esta libertad se ejerce con mayor intensidad en los contratos de transferencia de tecnología, debido a su carácter atípico, señalado en epígrafes anteriores, que conduce a que existan límites más difusos a la facultad de configuración del contenido del contrato. 72. La autonomía de la voluntad material, a diferencia de la conflictual, permite a las partes crear normas sustanciales que 164 Las legislaciones internas de una gran cantidad de países han consagrado este principio según el cual las partes poseen la libertad para dotar de contenido al contrato por ellas celebrado, algunos ejemplos los encontramos en el artículo 1255 del Código Civil español, el 1197 del Código Civil argentino o el 1602 del Código Civil colombiano. En el ámbito de la contratación internacional está contemplado por distintas disposiciones de numerosos textos normativos y convenios internacionales, como el artículo 6 de la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, de 11 de abril de 1980 (BOE núm. 26, de 30 de enero 1991, corr. err. BOE, núm. 282, de 22 de nov. 1996), que permite a las partes excluir la aplicación de la presente Convención o, establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos. Vid. En este mismo sentido, los principios UNIDROIT disponen en su artículo 1.1 que las partes tienen la libertad para celebrar un contrato y determinar su contenido. En el sistema del common law aunque se presenta la libertad de negociar libremente el contenido del contrato, se debe tener en cuenta que existen dos elementos fundamentales para que una obligación sea exigible: la presencia de una retribución para los contratantes (consideration) y la existencia de un acuerdo válido entre ellos (valid agreement). La jurisprudencia de Estados Unidos en un caso en el que se rechaza una deuda contraída a cambio de un derecho exclusivo sobre las mejoras a unas lámparas, sostuvo que las partes con suficiente capacidad mental para administrar sus propios asuntos, tienen el derecho de negociar el contenido de sus acuerdos. Vid. Hardesty v. Smith, Supreme Court of Indiana, 3 Ind., 39, (1851). 165 DE MIGUEL ASENSIO, P. A., Contratos internacionales sobre propiedad industrial, op. cit., pág. 299.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA constituirán el contenido del contrato propiamente dicho, con lo cual es posible incluso excluir algunas disposiciones coercitivas del ordenamiento elegido mediante la incorporación de normas contrarias al mismo, siempre y cuando aquellas no posean un carácter imperativo, es decir, es necesario que las partes tengan la capacidad de derogarlas. De esta manera, podemos afirmar que la autonomía de la voluntad material se desarrolla en el ámbito de un ordenamiento jurídico concreto, puesto que solo puede actuar dentro del marco del derecho dispositivo, a pesar que por vía de remisión pueda incorporarse al texto del acuerdo normas de otros ordenamientos, por ejemplo, los principios UNIDROIT o normas tipo creadas por asociaciones de profesionales, tales como la International Federation of Consulting Engineers, en adelante FIDIC, usadas en los contratos de ingeniería. 73. De acuerdo con lo anterior, el principio de la autonomía de la voluntad material implica que las normas legales que fijan criterios supletorios a la voluntad de los interesados no serán transgredidas cuando los particulares hagan libre uso de su autonomía, siempre y cuando esta se desarrolle dentro de los límites que la ley impone. En efecto, al desarrollarse en un ordenamiento jurídico concreto, la autonomía de la voluntad material desempeña la función de crear obligaciones particulares que se convierten en ley para las partes contratantes (pacta sunt servanda). Esta función, tal como veremos posteriormente encuentra sus límites en que, en primer lugar, no todos los sectores del ordenamiento jurídico permiten el ejercicio de tal autonomía, en otras palabras, esta solo se puede ejercitar en los sectores donde rija el derecho dispositivo y, en segundo, lugar, en las limitaciones impuestas por el mismo ordenamiento como la moral, la ley y el orden público166. 74. Si tenemos en cuenta lo sostenido anteriormente en relación con la atipicidad del contrato de licencia y su condición de contrato

166 MOSSET ITURRASPE, J., Edición Homenaje, Universidad Nacional del Litoral, Santa fe, 2005, pág. 424.


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sui generis que no permite una fácil reconducción a una figura típica, tendremos como resultado que los contratantes poseen un amplísimo margen para configurar las prestaciones que deben ser cumplidas en virtud de la relación contractual. Al igual que comentamos en el epígrafe referente a la autonomía de la voluntad conflictual, la libertad que se concede a los contratantes en los contratos de licencia de tecnología en virtud de la autonomía privada material puede conducir a que, debido al desequilibrio existente en este tipo de contratos, la parte fuerte de la relación imponga condiciones que perjudiquen o que sean demasiado gravosas para la parte débil, generalmente representada por la parte receptora de los conocimientos tecnológicos. 75. En efecto, en la medida en que los derechos de propiedad industrial e intelectual otorgan una posición de ventaja en el mercado, existe el riesgo potencial de que se configure un abuso de posición dominante. Esta posibilidad se plantea en el Acuerdo ADPIC al establecer dentro del punto de los principios que los Estados Miembros pueden “aplicar medidas necesarias” para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares . 76. Habiendo ya estudiado las características fundamentales de los contratos de licencia, su clasificación, carácter atípico y, la marcada influencia que en ellos ejerce el principio de la autonomía de la voluntad, tanto en su vertiente material, cuanto conflictual, en el siguiente epígrafe realizaremos un análisis de las cláusulas que en la práctica negocial internacional se presentan con mayor frecuencia en los contratos de licencia de tecnología, para posteriormente en el siguiente capítulo analizar la manera en que diferentes países establecen disposiciones imperativas con el fin de reprimirlas.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA IV. Análisis de la práctica negocial de los contratos internacionales de licencia de tecnología con empresas de países de América Latina: Supuestos prácticos

A. Planteamiento 77. La autonomía de la voluntad, como hemos tenido ocasión de señalar, es en su manifestación de la libertad negocial la que faculta a los particulares para dotar de contenido a los contratos, de acuerdo con sus necesidades específicas, y es precisamente en los contratos atípicos donde esta autonomía de la voluntad de los contratantes cobra aún mayor importancia, debido a la falta de regulación por el Estado. 78. Como también hemos señalado, los contratos internacionales de licencia presenta en muchas ocasiones un desequilibrio en donde la parte fuerte de la relación es usualmente la titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual que protegen la tecnología objeto del contrato y la principal manifestación de este desequilibrio es el riesgo de la existencia de obligaciones impuestas por el licenciante al licenciatario que amplían indebidamente su derecho exclusivo y que tienen como resultado impedir una correcta transferencia a la parte receptora de la tecnología. Por esta razón nos corresponde a continuación analizar la practica negocial de los contratos internacionales de transferencia de tecnología con empresas de países de América Latina a través de supuestos prácticos que permitan examinar las cláusulas contractuales que pudieran “imponerse”. 79. La posibilidad de la existencia de cláusulas o prácticas impuestas por el titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual que impongan condiciones gravosas a la parte receptora


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de tecnología ha sido reconocida en el artículo 40 del acuerdo ADPIC al disponer:

“1. Los Miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología. 2. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que los Miembros especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Como se establece supra, un Miembro podrá adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones del presente Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas, que pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las leyes y reglamentos pertinentes de ese Miembro”.

80. Esta disposición es la más detallada del Acuerdo ADPIC sobre las cláusulas que pueden generar abusos por parte del titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual y en cierta forma recoge lo discutido en el capítulo de competencia del borrador del Código Internacional de Conducta Internacional de transferencia de tecnología167. No obstante, deja abiertas numerosas incógnitas,

167 CORREA, C.M., Research handbook on the protection of intellectual property under WTO rules, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2010, pág. 239.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA tales como cuales serán las bases para determinar cuándo una conducta impide la transferencia de tecnología, o una de las que consideramos más importantes, cuáles son las conductas, más allá de los ejemplos citados, que pueden constituir un impedimento para una correcta transferencia tecnológica168. 81. El gran esfuerzo que durante más de una década se realizó en la UNCTAD sobre la negociación del Código Internacional de Conducta Internacional de Transferencia de Tecnología se toma como base en este trabajo de investigación. No obstante, teniendo en cuenta que las mencionadas negociaciones se llevaron a cabo hace más de dos décadas, realizamos una selección de las conductas que actualmente generan mayor riesgo, siendo conscientes al mismo tiempo de las nuevas realidades que se presentan en la práctica negocial. Por este motivo, no se producirá una coincidencia exacta con las conductas enumeradas en la última versión del borrador del Código con las mencionadas en este trabajo de tesis doctoral169. 82. En este epígrafe estudiamos las cláusulas que, de acuerdo con la investigación realizada170, se presentan con mayor frecuencia en 168 DREXL, J., Research handbook on intellectual property and competition law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2008, pág. 39. 169 CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO, UNCTAD, “Borrador del Código Internacional de Conducta Internacional de Transferencia de Tecnología, versión al cierre de la sexta sesión de la conferencia en 5 junio de 1985”, Ginebra, Organización de Naciones Unidas No.TD/CODE TOT/47, 1985. En el texto del capítulo 4 del borrador del Código se establecen las siguientes clausulas y conductas: 1. Cláusulas de retrocesión, 2. Cláusulas que impiden plantear nulidad al derecho licenciado, 3. Cláusulas de provisión exclusiva, 4. Restricciones a la investigación, 5. Restricciones al uso de personal, 6. Fijación de precios, 7. Restricción de adaptaciones, 8. Imposición de ventas o representaciones exclusivas, 9. Licencias atadas, 10. Restricciones a la exportación, 11. Consorcios de patentes y licencias cruzadas, 11. Restricciones a la publicidad, 12. Pagos después de la expiración del derecho objeto del contrato, 13. Restricciones después de vencido el término del contrato. 170 Con el fin de establecer las conductas más usuales y que dificultan una correcta transferencia tecnológica se han consultado, como hemos tenido ocasión


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la práctica negocial y que pueden representar un riesgo para la parte receptora de la tecnología objeto del contrato. El primer grupo de cláusulas que analizamos es el relacionado con el precio de la tecnología objeto del contrato (B), posteriormente, estudiamos las cláusulas que establecen una limitación al uso de la tecnología objeto del contrato y aquellas que impiden el ejercicio de acciones contra los derechos de propiedad industrial e intelectual que protegen la tecnología (C), para después examinar las licencias atadas (D) y finalizar con el análisis de las cláusulas de retrocesión (E). Este estudio se realiza con el propósito de delimitar el problema al que se debe enfrentar la parte débil de un contrato de licencia de tecnología para, una vez identificadas estas prácticas, poder examinar, en el siguiente capítulo, el tratamiento que países con diferentes niveles de desarrollo tecnológico otorgan a este tema con el objetivo de poder realizar una propuesta acerca de la mejor forma de reglamentación de la transferencia de tecnología en el ámbito de los países de América Latina. Para ilustrar de una mejor forma la manera en que se llevan a cabo el tipo de cláusulas indicado arriba, utilizaremos ejemplos hipotéticos extraídos de la práctica analizada, toda vez que los precedentes jurisprudenciales serán objeto de análisis en posteriores capítulos de acuerdo con el país respectivo.

B. Limitaciones al precio de la tecnología

de apuntar, los contratos internacionales de licencia y transferencia de tecnología celebrados en desde los años 2001 a 2011 de la base de datos de la agencia de propiedad industrial J. ISERN PATENTES Y MARCAS de la ciudad de Barcelona. http://www.jisern.com


1. Limitaciones relacionadas con el pago de royalties

83. Posiblemente la etapa más complicada en el desarrollo de los procesos de transferencia de tecnología es aquella en la que se lleva a cabo la fijación del valor de la retribución por el acceso a la tecnología objeto de la negociación, puesto que mientras el titular de los derechos busca obtener una maximización de sus beneficios, la parte receptora de la tecnología tratará de lograr la menor cantidad de obligaciones económicas frente a su contraparte. Por esta razón, en el aspecto de la fijación del monto a pagar, al menos el mínimo o básico requerido para llegar a un acuerdo, se refleja más que en ningún otro aspecto el poder de negociación de las partes. 84. Aunque las partes contratantes en un contrato de licencia de tecnología pueden fijar libremente la forma en la que se llevará a cabo la remuneración al licenciante en contraprestación por la autorización de uso de la tecnología de su propiedad171, de la forma en que se establezca esta obligación puede derivarse un riesgo potencial para el licenciatario. Un ejemplo de esta situación lo podemos encontrar en los casos en que la fijación de los royalties coloca al licenciatario en condiciones de inferioridad frente a las empresas que operen en el mismo sector del mercado. Veamos el siguiente caso que nos permitirá ilustrar la repercusión práctica de este tipo de cláusulas Aplicación a un supuesto fáctico de análisis:

La empresa belga ATK Technologique S.A., titular de un derecho de patente sobre una tecnología de compresión de archivos electrónicos ha decidido otorgar una licencia no exclusiva a la empresa A, a la empresa B y a la empresa C,

171 Párrafo 156 Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología (2004/C 101/02), disponible en: http://www.uaipit.com, a sección de legislación (última consulta 05/05/2012).


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todas de nacionalidad argentina, con el fin de explotar la tecnología en Argentina y Chile. Sin embargo, los royalties fijados a la empresa B son ostensiblemente mayores que los de las otras licencias otorgadas bajo las mismas condiciones contractuales.

85. Como se puede observar con el supuesto planteado, la empresa B estará en condiciones de inferioridad respecto a sus competidores, producto de la discriminación en los pagos debidos al licenciante. Como estudiaremos posteriormente con más detenimiento, en Estados Unidos se considera que esta práctica es admisible, mientras que en la Unión Europea esta conducta puede ser considerada como un caso de abuso de posición dominante172. 86. Otra de las cláusulas que se presentan dentro de esta categoría son aquellas que imponen el pago de royalties una vez que el derecho de propiedad industrial o intelectual objeto del contrato haya entrado en el dominio público (post expiration royalties), aunque es necesario aclarar que si la contraprestación por el uso del derecho es una suma fija, pagada por cuotas cuya duración se extiende más allá del momento de la expiración del mismo esta conducta no constituirá una práctica abusiva en contra del licenciatario173. Esta posición fue sostenida en la decisión del caso Brulotte174 que estudiaremos posteriormente en el capítulo II y que constituye el precedente jurisprudencial más utilizado frente a estas conductas, en donde se defendió que los royalties debidos en contraprestación al uso o explotación del derecho de patente, mientras este estuviese vigente, podían ser pagados por un periodo

172 Sentencia del TJUE de 5 de octubre de 1988, asunto 238/87, AB Volvo v. Erik Veng, disponible en: http://www.curia.europa.eu/ (última consulta 05/05/2012). 173 MCCARTHY, J. T., SCHECHTER, R. E. y FRANKLYN, D. J., Mccarthy's Desk Encyclopedia Of Intellectual Property, Washington, Bureau of National Affairs, 2004, pág. 185. 174 Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964).

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA de tiempo que excediese el término de duración del derecho exclusivo175. 87. Otra práctica que se presenta a menudo en la determinación de los royalties por parte del licenciante es aquella consistente en atar las sumas debidas, no solamente a la tecnología objeto del contrato, sino a otros tipos de tecnología accesoria (bundling), o incluso en ocasiones se imponen royalties sobre las ventas totales de los productos fabricados por el receptor de la tecnología, a pesar que no se esté usando la tecnología licenciada (total sale royalties). Esta situación se presenta cuando el cómputo de la contraprestación se calcula de manera conjunta sobre diversas tecnologías suministradas por el mismo licenciante176. 88. Existe otro tipo de cláusulas denominadas reach-through que se utilizan en contratos que envuelven una clase especial de tecnología que sirve como herramienta de investigación para desarrollar otros productos. En virtud de este tipo de cláusulas, el titular de la patente sobre esta clase de tecnología recibirá una remuneración de acuerdo con el nivel de ventas del producto con ella creado.

2. Fijación de los precios del producto licenciado

89. Las cláusulas mediante las que el licenciante incide o fija directamente los precios a ser cobrados por el licenciatario son objeto de numerosos problemas, puesto que deben ser analizadas en conjunto con otras circunstancias, con el objeto de determinar si 175 Para un análisis económico de este tipo de cláusulas en diferentes modalidades de contratos de licencia véase OTTOZ, E. y CUGNO, F., “Hybrid Licensing of Product Innovations”, en Review of Law & Economics, vol. 5, núm. 1, 2009. 176 Este tipo de cláusulas se corresponde con aquellas que imponen al licenciatario la adquisición de tecnología adicional del licenciante, vid. infra.


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son una práctica abusiva. Existen múltiples variaciones a este tipo de conductas, tales como la fijación de precios máximos, precios mínimos o de un precio rígido. 90. En principio es lógico argumentar que el licenciante tiene el derecho a fijar los precios de los productos protegidos por su derecho exclusivo ya que de no existir la licencia, la explotación la realizaría él mismo y, de esta manera, determinaría el precio a su antojo. No obstante, es necesario tener en cuenta que ningún conocimiento tecnológico es utilizado aisladamente, de suerte que es innegable la existencia de otros factores que tendrán una incidencia directa en el precio del producto final, de suerte que la fijación de precios respecto de los productos fabricados con la tecnología licenciada supone exceder el monopolio legal más allá de lo previsto por el correspondiente derecho exclusivo177. 91. Tal como se estudiará en detalle en el capítulo segundo, este tipo de cláusulas ha sido objeto de debate continuo, especialmente en procesos llevados ante las autoridades de competencia económica, ya que cuando existe un contrato de licencia entre dos empresas competidoras que contengan cláusulas de este tipo, es posible que se esté en presencia de una práctica concertada violatoria del Derecho de la competencia178. No obstante, en algunas ocasiones se admite la posibilidad de imponer precios de venta máximos o recomendar un precio de venta, quedando excluidos los precios mínimos o fijos. 92. Otra de las cláusulas usuales que pueden representar un perjuicio para la parte receptora de la tecnología objeto del contrato son aquellas que fijan los cánones de retribución en función al nivel

177 GINEBRA SERRABOU, X., “La propiedad industrial y la competencia económica en México”, en Boletin Mexicano de Derecho Comparado, núm. 121, 2008, pág. 9. 178 United States v. General Electric Co., 272 U.S. 476 (1926).

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA de ventas del licenciatario, sea utilizada o no la tecnología objeto del contrato. Estos acuerdos de fijación de precios pueden tomar diferentes formas y, a sea directa o indirectamente, afectando los precios que tendrá que pagar el consumidor final. Una forma de fijación indirecta sería aquella en la cual el titular de los derechos prevé un aumento en los royalties en caso que el receptor de la tecnología decida aplicar unos precios más bajos que los sugeridos por el licenciante.

C. Restricciones al uso de la tecnología licenciada

1. Restricciones sobre la exportación

93. Este tipo de cláusulas son de difícil interpretación, debido a que dentro de los factores a considerar está la naturaleza del derecho protector de la tecnología y sus características intrínsecas. En efecto, de la categoría del derecho que protege los conocimientos tecnológicos dependerá la posibilidad de que exista un potencial abuso del licenciante, puesto que se deberá tener en cuenta si se está en presencia de un derecho condicionado por el principio de territorialidad y si así fuese, la existencia de derechos exclusivos en otros territorios titularidad del licenciante. El siguiente supuesto práctico nos ayudará a ilustrar la manera en que estas restricciones se presentan en la práctica negocial. Supuesto practico a analizar:

La empresa alemana Henschmen A. G. es poseedora de un know how que será comunicado a través de un contrato de licencia a la empresa brasileña REGO y CIA. Dentro de las cláusulas del contrato se establece que la sociedad brasileña no podrá exportar los productos fabricados con el know how objeto de la licencia al territorio argentino.


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En este caso, debido a que el know how no está condicionado por el principio de territorialidad, la cláusula no constituiría un abuso para el licenciatario, toda vez que la empresa alemana estaría haciendo un uso de su derecho ajustado a la ley. Ahora bien, imaginemos que la tecnología objeto del contrato en el ejemplo planteado anteriormente no está protegida por el régimen del know how, sino a través de una patente de invención que se encuentra en vigor únicamente en el territorio brasileño. En este caso, la restricción de exportación impuesta al licenciatario constituiría un abuso, ya que, al no existir una patente que impida la comercialización en Argentina, contractualmente se está ampliando injustificadamente un monopolio concedido por el Estado. 94. Como se puede apreciar en el supuesto planteado, el carácter abusivo o no de estas cláusulas debe considerarse a la luz de los derechos de propiedad industrial de que goce el licenciante en el exterior, toda vez que si éste cuenta con derechos exclusivos en los países respecto de los cuales se imponen restricciones, la limitación de las exportaciones a estos territorios sería simplemente el ejercicio de facultades conferidas por estos derechos, de suerte que la existencia de esta cláusula sería irrelevante. No obstante, esta afirmación deber hacerse claridad en cuanto a la patentes sobre procedimientos, puesto que las posibilidades del titular de una patente de impedir la exportación de productos fabricados con tales procedimientos en el exterior depende de las normas del país en que se ha concedido tal patente y de su interpretación, la cual no es uniforme en todo el mundo179.

179 GINEBRA SERRABOU, X., “La propiedad industrial y la competencia económica en México”, op. cit., pág. 11. En el mismo sentido CORREA, C. M. y BERGEL, S. D., Patentes y competencia, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 1996, págs. 90-92.


2. Restricciones sobre la investigación y las adaptaciones del licenciatario

95. Las cláusulas que estipulan que el licenciatario no podrá realizar labores de investigación o adaptación, bien sea en relación con la propia tecnología objeto del contrato o respecto de los productos con ella fabricados, son una de las conductas más lesivas y perjudiciales, no solamente para la parte contratante, sino también para la sociedad en general, puesto que uno de los principales objetivos que se busca con la transferencia de tecnología es su adaptación al medio local y de esta manera generar nuevos procesos de innovación en entornos distintos al de la creación original de la tecnología180. 96. De acuerdo con la teoría del desarrollo de B. HANSEN181, la capacidad de absorción y adaptación de la tecnología transferida a

180 Es necesario tener en cuenta que en la mayoría de los casos las tecnologías no son diseñadas específicamente para el país receptor de la misma, de suerte que será necesaria una adaptación al entorno local para tener un mayor grado de efectividad. UNCTAD, “Facilitating Transfer of Technology to Developing Countries: A Survey of Home-Country Measures”, en UNCTAD Series on Technology Transfer and Development, Ginebra, Organización de Naciones Unidas, 2004, pág.14. 181 HANSEN, B., “Economic aspects of technology transfer to developing countries” en International Review of Industrial Property, vol. 11, núm. 4, 1980, págs. 435-440. Según esta teoría, existen tres etapas de desarrollo tecnológico en una sociedad caracterizadas por su diferente capacidad de absorción. En la primera etapa existe una dependencia total de la tecnología extranjera, debido a que no existe una capacidad de investigación en el país receptor, de manera que será necesario junto con la tecnología importar fuerza de trabajo y esquemas de administración. El método por excelencia en esta etapa es de los contratos turn key. En la segunda etapa de desarrollo se ha creado ya una fuerza de trabajo cualificada y unas redes de distribución y comercialización fuertes, de suerte que el localmente será factible adaptar las tecnologías. El método más apropiado en esta etapa es el contrato de licencia. Finalmente, en la tercera etapa, el país tiene unas habilidades de investigación suficientes para replicar tecnología, con lo cual los acuerdos conjuntos de investigación y desarrollo y las operaciones de joint ventures son los mecanismos más idóneos.


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través de los contratos de licencia es el eslabón fundamental en la cadena de desarrollo y progreso de una sociedad. Actualmente la mayoría de países de América Latina se encuentran en la segunda etapa de desarrollo de HANSEN, es decir, se ha desarrollado una fuerza de trabajo lo suficientemente capacitada para crear una adaptación de la tecnología al entorno del país receptor. Por este motivo la restricción de la capacidad de adaptación que el licenciatario pueda implementar sobre la tecnología objeto del contrato representaría entonces una barrera para alcanzar el pleno desarrollo de la sociedad del país receptor. Ahora bien, las cláusulas de adaptación, en ocasiones se encuentran justificadas en razón de la salvaguardia de la calidad del producto final obtenido por medio de la tecnología objeto del contrato182. A continuación presentamos un supuesto práctico que nos permite ilustrar este tipo de restricciones. Aplicación a un supuesto fáctico de análisis:

La empresa italiana Mottolla y Di Blasio Spa., es la titular de una patente de procedimiento para producir moldes de tubos de alta presión. Uno de las etapas del procedimiento determina que la inyección de aire en el plástico debe realizarse cuando este tenga una temperatura de 150º. Dentro de los contratos de licencia que esta empresa utiliza, se estipula una cláusula en la que se prohíbe al licenciatario adaptar el procedimiento en esta etapa, puesto que la variación de temperatura ocasionaría una menor calidad del producto final.

97. Tal como se puede inferir del supuesto planteado, las cláusulas que limitan la adaptación de la tecnología pueden no revestir peligro para el licenciatario cuando estas están dedicadas a 182 KUTTY, A. y CHAKRAVARTY, S., “The competition - IP dichotomy: Emerging challenges in technology transfer licenses”, op. cit., pág. 261.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA responder al propósito de asegurar una explotación adecuada de la tecnología, evitándose así posibles responsabilidades para el licenciante y, al mismo tiempo, asegurando el éxito comercial de la explotación que redundará en beneficio para las partes contratantes. Debe, por lo tanto, precisarse en qué grado las cláusulas que prohíban o limiten las adaptaciones de la tecnología dejan cierta libertad al licenciatario para ajustar su empleo dentro de cierto marco183. Por otra parte, en cuanto a las cláusulas que restringen la investigación es preciso aclarar que estas son en ocasiones necesarias cuando la restricción impuesta sea imprescindible para impedir la revelación a terceros de los conocimientos técnicos licenciados.

3. Prohibición de utilización de tecnologías diferentes a las del licenciante

98. Dentro de este tipo de cláusulas podemos encontrar dos diferentes modalidades. Aquellas que restringen el uso de tecnologías de terceros y las que impiden el uso de la tecnología propia del licenciatario. 99. Las primeras, aquellas que restringen el uso de tecnologías de terceros, son claramente contrarias al derecho de libre competencia económica, puesto que, tal como comentamos con algunas cláusulas de restricción territorial, su uso generaría una ampliación injustificada del monopolio otorgado por el Estado con la concesión de un derecho de propiedad industrial. El siguiente caso ilustra la situación analizada. Supuesto fáctico a analizar: 183 CABANELLAS, G., Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el Derecho privado, op. cit., pág. 733.


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La empresa Holandesa Black Rose Ltd, es titular de un derecho de obtentor sobre una nueva variedad de rosa amarilla. En el texto del contrato de licencia celebrado con la sociedad ecuatoriana Flores de Guayaquil S.A., se impone una cláusula en la que se impide al licenciatario la comercialización de variedades de rosas con colores similares al amarillo de las rosas protegido por el derecho de obtentor.

Este ejemplo nos permite ilustrar una situación en que, mediante un contrato entre particulares, se está amplificando el ámbito de aplicación del derecho exclusivo otorgado por el Estado, de suerte que en este tipo de casos, no solamente el perjudicado sería el licenciatario, sino la colectividad, al atentar contra el derecho a la libre competencia económica. 100. La segunda clase de cláusulas es aquella que impide la utilización del licenciatario de la tecnología que actualmente posee, bien por desarrollo propio o por adquisición contractual. Este tipo de cláusulas, junto a las que restringen la capacidad de investigación de la tecnología objeto del contrato, es especialmente perjudicial para el licenciante.

4. Restricciones sobre la estructura y el volumen de la producción

101. Esta categoría de cláusulas debe ser analizada con sumo cuidado puesto que al igual que acontece con las restricciones territoriales, pueden ser utilizadas para encubrir prácticas concertadas dirigidas a limitar la oferta en un mercado específico. Ahora bien, en cuanto a los potenciales riesgos que este tipo de cláusulas pueda representar para la parte receptora de la tecnología, será necesario examinar si ellas no han sido utilizadas para imponer

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA un bloqueo al uso de otras tecnologías, más allá de lo que resultaría del mero efecto sustitutivo que cabe atribuir a las nuevas invenciones. Veamos a continuación un caso que presenta una cláusula de este tipo: Supuesto fáctico a analizar:

American Pharma Ltd., empresa de Estados Unidos, es titular de una patente de procedimiento sobre un principio activo cuya patente de producto ha expirado y, por tanto, se encuentra en el dominio público. En un contrato de licencia de patente celebrado con la sociedad mexicana, Pharmainsumos, S.A., se impone una restricción de la cantidad de producto que se pueden comercializar por la empresa mexicana.

102. Del caso expuesto podemos observar que, aunque el principio activo se encuentra en el dominio público y, por tanto, puede ser producido por cualquier método o tecnología que no esté protegida por una patente de procedimiento, el resultado de la cláusula será limitar esta facultad, impidiendo que el licenciante utilice cualquier otra tecnología que no sea la licenciada para la producción del principio activo. Como se puede apreciar, este es un método indirecto para restringir el uso de tecnologías competidoras del licenciante. Ahora bien, al igual que en la mayoría de las conductas analizadas anteriormente, no es posible afirmar que siempre que exista una limitación a la capacidad productiva del licenciatario esta restricción estará diseñada en contra de sus intereses, en algunos casos, tal como veremos a continuación, estas restricciones pueden estar dirigidas a la protección del licenciatario mismo.


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5. Limitaciones al uso por campo de aplicación de la tecnología licenciada (field of use restrictions)

103. Como habíamos señalado en líneas anteriores, la tecnología en ocasiones tiene más de una campo de aplicación, es decir, puede ser utilizada para solucionar una multiplicidad de problemas técnicos. Pensemos en el ejemplo de un compuesto activo, el “Sildenafil”, que inicialmente fue creado para tratar problemas de hipertensión y posteriormente se descubrieron sus efectos contra la disfunción eréctil. Pues bien, en estos casos en los que la tecnología puede ser aplicada en campos distintos el titular de la misma tiene el derecho a otorgar una o más autorizaciones de uso para cada uno de los campos en que el conocimiento licenciado tenga aplicación incluso de forma exclusiva (field of use clauses)184. Veamos el siguiente caso práctico. Supuesto fáctico a analizar:

La empresa Leth. Co. de Estados Unidos es titular de una patente de invención sobre la tecnología de pantallas táctiles para dispositivos electrónicos. Esta tecnología puede ser usada en el campo de la telefonía móvil, los ordenadores portátiles y las tabletas o PDA. Una vez la tecnología está lo suficientemente madura, Leth Co. decide celebrar un contrato de licencia exclusiva para cada uno de los campos de aplicación de su tecnología. De esta manera realiza un contrato con la sociedad China HTC para el campo de los teléfonos móviles, uno con la empresa Samsung para el mercado de las tabletas y uno con Acer para los ordenadores portátiles, todos ellos de forma exclusiva para su respectivo campo de aplicación. Dentro del contenido del contrato se

184 ETRO, F., Competition, innovation, and antitrust: a theory of market leaders and its policy implications, Berlin, Springer, 2007, pág. 239.


estipula que el licenciatario no deberá producir, por sí mismo ni por intermedio de un tercero, productos que se encuentren fuera del campo de aplicación al que se ha concedido la licencia.

104. Este tipo de situaciones merece especial atención y cuidado porque existe la posibilidad de una competencia entre licenciatarios exclusivos que redundará en la pérdida de la posición ventajosa de un mercado en el que se creía que no existiría competencia185. Siguiendo con supuesto planteado, pensemos que la empresa HTC desarrolla tecnología propia que incorpora la tecnología objeto del contrato con la empresa estadounidense y saca al mercado un teléfono móvil inteligente que presenta características que los hacen competir en el mercado con los PDA de Samsung. Esta empresa a su vez, incorpora dentro de sus PDA la posibilidad de enviar mensajes de texto a teléfonos móviles. Esta situación es denominada “overlap” o superposición de tecnologías186. 105. Aunque en este caso no estamos en presencia de una cláusula diseñada para perjudicar expresamente al licenciatario, será necesario realizar un análisis en conjunto de las obligaciones contenidas en el contrato y la situación de las partes con el fin de determinar si existió una previsión de esta situación por parte del licenciante. 106. Precisamente, una de las fórmulas existentes para mitigar los efectos de una posible superposición de una tecnología en diferentes campos de aplicación es la estipulación de cláusulas que restrinjan la capacidad de producción del licenciatario. En efecto,

185 MOHRI, M., Maintenance, Replacement and Recycling-Patentees' Rights in the Aftermarkets-German y, the U.S. and Japan, Munich, Herbert Utz Verlag, 2010, pág. 119. 186 Para un análisis de este tipo de cláusulas desde el punto de vista económico véase, SCHUETT, F., “Field-of-use restrictions in licensing agreements”, en Munich Personal RePEc Archive, Paper 8534, Munich, Universidad de Munich, 2008.


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en el epígrafe anterior estudiamos este tipo de cláusulas y afirmamos que no son perjudiciales en todos los escenarios, pues bien, para el caso ahora planteado, una cláusula de restricción de la cantidad de productos producidos en cada campo de aplicación con la tecnología objeto del contrato podrá servir como fórmula para superar la mencionada superposición. Este tipo de soluciones presenta un carácter complejo y debe ser analizada cuidadosamente, puesto que existe el riesgo de caer en el ámbito de la repartición de mercados o las prácticas concertadas, reprimidas por el derecho a la libre competencia económica.

D. Cláusulas que limitan las posibilidades de entablar acciones de nulidad respecto de los derechos del licenciante (non challenging clauses)

107. Una de las cláusulas que usualmente se encuentran en los contratos de transferencia de tecnología es la cláusula de renuncia (non challenging clauses o non assertion clause). El objetivo de este tipo de acuerdos es el obligar a una de las partes a no hacer valer sus derechos sobre sus patentes u otros derechos de propiedad industrial e intelectual contra la otra parte contratante, incluso si esta iba a ser objeto de un procedimiento por infracción. La utilidad práctica de este tipo de acuerdos se asemeja al de las licencias cruzadas, ya que permite a las partes evitar largos y costosos procedimientos judiciales187. Sin embargo, estas pueden ser objeto de reproche por las autoridades de competencia si presentan un contenido muy amplio o una duración injustificada, toda vez que los efectos de estas podrían crear duopolios entre los participantes

187 FEDERAL TRADE COMMISSION AND DEPARTMENT OF JUSTICE, “Issue report on antitrust enforcement and intellectual property”, op. cit., pág. 89.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA de un contrato con estas características. A continuación exponemos un supuesto que nos permite ilustrar el uso de este tipo de cláusulas. Aplicación a un supuesto fáctico de análisis:

La empresa española Tuadrigram Ltda., es la titular de una patente sobre un dispositivo de almacenamiento de energía solar. La sociedad mexicana Villa e Hijos, deseosa de entrar en el mercado español, decide interponer una acción de nulidad contra la patente de la empresa española. Como solución a este conflicto, las partes acuerdan celebrar un contrato de licencia en el cual, en contraprestación a no iniciar acciones por infracción, la empresa mexicana se compromete a no entablar demandas de nulidad contra la patente de la sociedad española.

108. El ejemplo planteado anteriormente no supone un riesgo para el licenciatario, sino para el derecho a la libre competencia económica. Ahora bien, más allá del riesgo que suponga este tipo de cláusulas para el Derecho a la libre competencia, estas pueden ser usadas para bloquear la tecnología existente o por desarrollar del licenciatario, o simplemente para reforzar las posibilidades de que patentes nulas mantengan una validez aparente. Aplicación a un supuesto fáctico de análisis:

La empresa española Tuadrigram Ltda., mencionada en el caso anterior, decide licenciar su patente a una empresa argentina con una cláusula en la que se obliga al licenciatario a abstenerse de iniciar acciones en contra de la validez del derecho objeto del contrato. Una vez iniciado el proyecto en Argentina, el licenciatario se percata que existen en el mercado competidores que utilizan una tecnología equivalente a la licenciada y cuyo uso ha sido


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anterior a la fecha de solicitud de la patente de la sociedad española.

En este caso se observa que de no existir esta cláusula, la empresa argentina tendría la posibilidad de impugnar la validez de la patente objeto del contrato, pudiendo de esta forma utilizar la tecnología sin tener que incurrir en los costes derivados del pago de los royalties debidos a la sociedad española.

E. Licencias atadas (tying licensing) 109. Una práctica frecuente en los contratos de transferencia de tecnología es la vinculación de la concesión de licencias sobre una tecnología específica a la aceptación de otras que protegen otro tipo de derechos188. Estas tipo de conductas, también conocidas como, package licensing o bundling, presenta enormes dificultades al estar en presencia de un contrato complejo o un conjunto de contratos coligados, ya que será necesario determinar en qué grado una operación, que incluya licencias de patentes y otros derechos de propiedad industrial y, transferencia de conocimientos no patentados, supone una imposición de parte del licenciante. 110. Al igual que otras conductas analizadas en este epígrafe, este tipo de cláusulas puede traer efectos benéficos para las partes contratantes y para los procesos de innovación en general, o pueden convertirse en una herramienta para imponer cargas indebidas a la parte receptora de la tecnología licenciada.

188 RUBINFELD, D. y MANESS, R., “The Strategic Use of Patents: Implications for Antitrust”, en LEVEQUE, F. y SHELANSKI, H., (Eds.), Antitrust, Patents and Copyright: EU and US Perspectives, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2005, pág. 88.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Dentro de los beneficios que estas prácticas presentan podemos mencionar las ventajas que puede implicar para el licenciatario tener un grupo de derechos protectores de tecnología complementarias que redunden en una mayor eficiencia en los procesos de producción o comercialización de los productos189. 111. Ahora bien, estas cláusulas también pueden ser utilizadas en perjuicio del licenciatario al obligarlo a adquirir licencias de derechos sobre tecnologías que no necesita o derechos que pueden tener una validez dudosa190. El siguiente caso nos ayuda a ilustrar esta situación. Supuesto fáctico a analizar:

La empresa francesa Oiseau Bleu S. A. es la titular de una patente de producto sobre una autoparte. Al iniciar negociaciones con la sociedad colombiana Filtros de los Andes, la empresa francesa condiciona el otorgamiento de la licencia a la aceptación por parte del licenciatario de un conjunto de patentes de procedimiento que son innecesarias para la producción de la autoparte objeto de la patente de producto.

En el caso planteado se aprecia claramente que la cláusula tiene la intención de imponer la adquisición y pago de royalties de tecnología innecesaria para el licenciatario. El método utilizado en la práctica contractual para distinguir con claridad una cláusula de este tipo que sea necesaria para el cumplimiento del objeto del contrato, de una que represente un abuso contra el licenciatario consiste en determinar si existe otra cláusula en la que se permita al licenciatario utilizar el derecho licenciado independientemente de

189 Ibid., pág. 89. 190 LEAFFER, M., “Patent Misuse and Innovation” en Journal of High Technology Law, vol. X, núm. 2, 2010, pág. 163.


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las prestaciones adicionales que se presume han sido impuestas por el licenciante. 112. Existen diferentes modalidades dentro de esta categoría de cláusulas que pueden ser usadas para atar un producto o una licencia al derecho de propiedad industrial que en realidad se pretende obtener por el licenciatario; entre ellas están las que tienen por objeto imponer al licenciatario la obligación de comprar o adquirir productos provenientes del licenciante restringiendo de esta manera la posibilidad de acudir a otro proveedor; las que vinculan físicamente el objeto protegido por la patente con otro que no goza de esta protección; y la creación de ciertas restricciones físicas tales como la compatibilidad exclusiva del objeto patentado con otros productos del licenciante191.

F. Cláusulas de retrocesión (grant back clauses)

113. Otra conducta usual es la de obligar al licenciatario a transferir los derechos de propiedad industrial e intelectual que protejan las mejoras que se han realizado a la tecnología objeto del contrato de licencia (Grant back clauses)192. Estas cláusulas, dependiendo de las circunstancias de cada caso, pueden presentar efectos pro-competitivos o anticompetitivos. Como efectos pro-competitivos podemos mencionar que estos acuerdos permiten que los contratantes compartan tanto los riesgos, cuanto los beneficios de las investigaciones y desarrollos que se logren con la tecnología inicialmente objeto del contrato. Adicionalmente, este tipo de

191 US DEPARTMENT OF JUSTICE AND FEDERAL TRADE COMMISSION, Antitrust enforcement and intellectual property rights: Promoting innovation and competition, Washington, 2007. 192 FERRERA G. R. y otros, CyberLaw: Text and Cases, Mason, Cengage Learning, 2011, pág. 284.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA cláusulas pueden conducir a nuevos procesos de innovación por parte del licenciante con base en la tecnología perfeccionada por el licenciatario193. En general, las cláusulas de retrocesión suelen ser frecuentes, puesto que permiten al licenciante comunicar su tecnología sin el temor de que el licenciatario logre obtener un resultado mejor que la tecnología objeto del contrato y que posteriormente represente competencia para su negocio194. 114. Ahora bien, de la redacción de estas cláusulas dependerá si están dirigidas a compartir la tecnología entre los contratantes195 o a la imposición de una condición gravosa para el licenciatario, que produzca que exista una falta de interés por llevar a cabo actividades de investigación y posterior desarrollo y perfeccionamiento de la tecnología transferida. Por esta razón en algunos países las cláusulas de retrocesión están prohibidas por considerarlas contrarias a los intereses de los nacionales. Este fue el caso de la legislación japonesa de 1968196. Veamos el siguiente caso práctico. Supuesto fáctico a analizar:

La sociedad Austriaca Flach A. G. es titular de know how sobre la fabricación de botellas de vidrio templado para uso

193 Antitrust Guidelines, cit. supra. 194 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, “Flexibilidades en Materia de Patentes en el Marco Jurídico Multilateral y su Aplicación Legislativa en los Planos Nacional y Regional – Parte II”, Documento CDIP/7/3 de 18 de marzo de 2011, pág. 41. 195 CHOI, J. P., “A Dynamic Analysis of Licensing Boomerang Effect and Grant-Back Clauses”, en International Economics Review, vol. 43, núm. 3, 2002, pág. 810. 196 Directrices de la Ley antimonopolio japonesa para contratos de licencia internacionales, 24 de mayo de 1968, I (7) Section 6 (1). Sobre la influencia positiva que tuvieron las restricciones a estas cláusulas en la innovación japonesa, IYORI, H., “Competition Policy And Government Intervention In Developing Countries: An Examination Of Japanese”, en Economic Development Washington University Global Studies Law Review, vol. 1, pág. 35.


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de laboratorio. A través de un contrato de licencia se comunica la información a la empresa colombiana Pelbar, S. A., a la cual se impone la obligación de ceder la titularidad a Flach sobre cualquier mejora que la empresa colombiana logre con la implementación del procedimiento de fabricación de botellas.

El ejemplo planteado es un caso en el que la cláusula de retrocesión impone una obligación lesiva al licenciatario, puesto que la tecnología desarrollada por este pasará a manos del licenciante. Ahora bien, si la cláusula estipulara que no se llevará a cabo una cesión, sino una licencia a favor de la empresa austriaca, tal acuerdo sería totalmente razonable, equilibrado y no causaría un perjuicio injustificado a la empresa colombiana. 115. Ahora bien, existen otro tipo de riesgos relacionados con las cláusulas de retrocesión directamente relacionadas con las cláusulas que tienen como objeto extender la vigencia de los derechos exclusivos objeto del contrato. Anteriormente estudiamos las conductas que tenían como fin extender los derechos sobre una tecnología más allá de la duración otorgada por el Estado, pues bien, las cláusulas de retrocesión pueden convertirse en una fórmula para llevar a cabo esta extensión197. A continuación analizamos un caso que nos permite ilustrar una relación contractual con este tipo de cláusulas. Supuesto práctico a analizar:

La empresa estadounidense Marshal-Ross, Co. Celebra un contrato de licencia de patente con la empresa colombiana Azucar de caña, S. A., en la cual se autoriza el uso de una patente de procedimiento que expirará 5 años después de la

197 DRATLER, J., Licensing of intellectual Property, op. cit., sec. 6.05. 6-80.


firma del contrato. En el contenido del mismo se pacta una cláusula de retrocesión en la cual se estipula que aún después de la expiración del término de vigencia del contrato, cualquier mejora al procedimiento patentado que genere una nueva patente será objeto de una licencia exclusiva a favor de la empresa de Estados Unidos.

Como se puede observar, son diferentes las modalidades y finalidades que se pueden utilizar en una cláusulas de retrocesión, por tanto, los casos en que se impone la obligación al licenciatario de ceder o licenciar en exclusiva los derechos sobre las mejoras a los productos o procedimientos cubiertos por los derechos de propiedad industrial e intelectual suelen ser analizados de forma más estricta que aquellos que solamente obligan a la concesión de una licencia no exclusiva198. 116. Las conductas citadas en las páginas anteriores son solo una muestra de las prácticas más usuales en los contratos de licencia de tecnología, pero es preciso aclarar que todas ellas se pueden presentar en el clausulado de cualquiera de las figuras contractuales previamente estudiadas en este capítulo. El uso de este tipo de cláusulas constituye un riesgo que debe ser analizado cuidadosamente, debido a que no en todos los casos estas conductas están en contra del licenciatario de una forma injustificada199, de ello la importancia que presenta el estudio de las mismas de acuerdo con las especiales circunstancias del caso y de

198 Esta conducta aparece descrita en el artículo 40.2 del acuerdo ADPIC. cit. supra. 199 Una de los argumentos del Grupo B (constituido por los países desarrollados) en las discusiones sobre el borrador del Código Internacional de Conducta sobre Transferencia de Tecnología para no otorgar efectos vinculantes a este instrumento consistía en que debido a la variedad de formas que pueden presentar estas prácticas siempre será necesario realizar un análisis caso por caso. HOVENKAMP, H., JANIS, M. y, LEMLEY, M. A., IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law, op. cit., sec. 40.3.


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la las políticas de innovación que tenga el país en el que las mismas despliegan sus efectos. V. Conclusión 117. De la investigación realizada en el capitulo primero de este trabajo se pueden extraer las siguientes conclusiones que exponemos agrupadas en torno a los principales problemas tratados en este capítulo y en la medida en que son relevantes para proseguir el análisis planteado. En relación con la caracterización del contrato de licencia como paradigma de los contratos de transferencia de tecnología, los contratos de transferencia internacional de tecnología presentan un factor común que coincide con los elementos esenciales del contrato de licencia, esto es, la autorización de explotar una tecnología a cambio de una retribución. Además, a pesar de las diferencias en las prestaciones de las diversas figuras contractuales utilizadas para implementar los procesos de transferencia de tecnología y de su carácter sui generis es posible llevar a cabo un estudio de dichos procesos tomándolos como una categoría de contratos. En cuanto a los efectos de la atipicidad de los contratos de transferencia de tecnología se concluye que el carácter atípico, no solo de la licencia, sino de los otros contratos de transferencia de tecnología estudiados conduce a que las partes posean un amplio margen para el diseño del contenido obligacional del contrato en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, situación que sumada al desequilibrio en el poder de negociación de los contratantes, en donde el titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual usualmente ocupa el papel de la parte fuerte de la relación contractual, es frecuente que se presenten conductas

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA que se prevean cláusulas que pueden constituir obstáculos para la realización de una correcta transferencia de tecnología. Por lo que hace referencia a las principales manifestaciones del desequilibrio contractual en los contratos internacionales de transferencia de tecnología se ha demostrado que: Primero. La práctica negocial internacional de los contratos de transferencia de tecnología revela la existencia de cláusulas mediante las cuales el licenciante, o el titular de los conocimientos tecnológicos, extiende el alcance de sus derechos exclusivos más allá del alcance otorgado por el Estado. Las cláusulas que consideramos que tienen el potencial de impedir una correcta transferencia tecnológica a la parte receptora son: la de fijación de precios, restricciones a la investigación y adaptación de la tecnología objeto del contrato, prohibición de utilización de tecnologías diferentes a las del licenciante, exportación, restricciones al volumen y estructura de producción, prohibición de entablar acciones de nulidad respecto de los derechos del licenciante, licencias atadas y, finalmente, las cláusulas de retrocesión, todas ellas usuales en la práctica contractual analizada. En relación con el carácter abusivo o no de las cláusulas estudiadas, a pesar de considerar que las cláusulas analizadas son las que presentan mayores riesgos para la parte receptora, es difícil catalogar una conducta como abusiva sin haber analizado los elementos particulares de cada caso, debido a que en ocasiones una conducta o una cláusula, que en principio parecería abusiva, puede estar destinada a proteger los derechos de otros licenciantes o a proteger la tecnología objeto del contrato. Ante esta situación, el Estado debe intervenir imponiendo unos límites a la autonomía de la voluntad de los participantes en el contrato, a través del establecimiento de un marco imperativo que cree unas condiciones de igualdad material entre los contratantes, pero que, a su vez, no se convierta en un mecanismo que conduzca a que el titular de los


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conocimientos tecnológicos pierda el interés de explotar o compartir dichos conocimientos. Extraídas estas conclusiones y con el objetivo de seguir avanzando en nuestra investigación siguiendo el iter lógico marcado en la misma, en el siguiente capítulo se examina la manera en que los ordenamientos de países productores de tecnología regulan los contratos de transferencia de tecnología con el propósito de establecer la posibilidad de extrapolar los elementos que más se ajusten a la realidad de los países de América Latina.


CAPÍTULO II. MARCO REGULATORIO DE LOS

CONTRATOS INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN

LOS PAÍSES PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA

CAPÍTULO II. MARCO REGULATORIO DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES PRODUCTORES DE TECNOLOGÍA

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I. Planteamiento 1. Un vez analizada en el capítulo anterior la problemática que genera el desequilibrio existente en los contratos internacionales de transferencia de tecnología, manifestada principalmente en el uso de cláusulas que pueden impedir una correcta transferencia tecnológica hacia la parte receptora, de acuerdo con el iter lógico planteado en este trabajo de investigación, nos corresponde en este capítulo analizar la manera en que los países productores de tecnología regulan a través de normas imperativas y dispositivas los procesos de transferencia de tecnología. 2. El objetivo de este capítulo es identificar las diferentes formas en que los países productores de tecnología, especialmente, Estados Unidos y la Unión Europea han solucionado los problemas relacionados con el uso de cláusulas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología, para con esta base, posteriormente en el tercer capítulo, realizar una comparación con la forma en que situaciones análogas son reguladas en los países de América Latina. Esta comparación nos permitirá determinar la posibilidad de extrapolar las soluciones dadas por países con mayor grado de desarrollo tecnológico a países receptores de tecnología, matizadas de acuerdo con sus especiales circunstancias y necesidades. 3. Con el propósito de cumplir el objetivo propuesto, el desarrollo de este capítulo se divide en dos partes. En la primera parte, habida cuenta la presencia de las cláusulas de elección de foro que atribuyen competencia a los tribunales ubicados en países productores de tecnología, se estudian las normas dispositivas que afectan a los contratos de transferencia de tecnología (II). En primer lugar, se examina la aceptación de este tipo de cláusulas en los tribunales de Estados Unidos y la Unión Europea (A) y, posteriormente, partiendo del supuesto que se acepta la

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA competencia del tribunal elegido, se estudia la ley aplicable a las controversias surgidas en el desarrollo este tipo de contratos (B). En este capítulo no se estudia el sector del reconocimiento habida cuenta que para el propósito de la presente investigación es en los países de América Latina donde se hace necesario el estudio de este sector, en consecuencia, el reconocimiento de las decisiones dictadas por estos tribunales en los países de América Latina será objeto de estudio en el capítulo tercero. El fin que se persigue con este análisis está dirigido a identificar la manera en que ordenamientos de países productores de tecnología han establecido normas que logren un equilibrio entre el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes y, al mismo tiempo, la imposición de límites que impidan que el ejercicio de esta autonomía se convierta en una manera de evitar las normas de un país específico. Así, una vez establecido el tribunal competente y la Ley aplicable al caso en estudio, es necesario analizar las normas imperativas (III) que se aplican a los contratos de transferencia de tecnología que sirven como límite al ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad de los contratantes en los Estados Unidos y la Unión Europea. Los sectores del ordenamiento elegidos para este análisis son, el Derecho de la libre competencia (IV), las normas que regulan la forma y registro de los contratos (V) y, las normas de inversión extranjera (VI). Aunque somos conscientes de la existencia de otros sectores del ordenamiento jurídico en el que se presentan normas que pueden tener cierta incidencia en un contrato de licencia, tales como normas medioambientales, o disposiciones reguladas con la explotación de reservas mineras o de hidrocarburos, estas normas están dirigidas para un sector tecnológico en particular, por esta razón hemos decidido estudiar las normas que afectan a los contratos de licencia sin importar el sector tecnológico particular al que se refiera el contrato. 4. El fin propuesto con este análisis es identificar las ventajas y desventajas que supone la regulación de los contratos de transferencia de tecnología a través de los sectores mencionados,


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para después, en el capítulo tercero, contrastar esta información con el estado actual de la regulación en los países de América Latina y tener de este modo las bases para formular una propuesta normativa dirigía al establecimiento de un equilibrio contractual en los procesos internacionales de transferencia de tecnología. II. Análisis práctico de la eficacia de las cláusulas de elección de foro y arbitraje y de Derecho aplicable a los contratos internacionales de transferencia de tecnología

A. Aceptación de las cláusulas de competencia judicial internacional y arbitraje comercial internacional en los contratos de transferencia de tecnología

5. Fruto de la investigación realizada para este trabajo se pudo constatar que en la gran mayoría de los contratos internacionales analizados se evidencia la existencia de cláusulas de elección de foro que asignan la competencia a tribunales ordinarios o, en su caso, de cláusulas de sumisión a arbitraje comercial internacional, ambas designando como sede para la resolución de la controversia a aquella en la que tiene su domicilio el titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual involucrados en el contrato. Esta situación se explica por la gran importancia económica que revisten este tipo de contratos que conduce a que la redacción de los mismos sea llevada a cabo con un gran nivel de detalle y en la que un punto fundamental lo constituye la elección del foro competente más acorde con las necesidades de los contratantes. Esta es, junto con las conductas estudiadas en el capítulo anterior, una clara

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA manifestación del desequilibrio en el poder de negociación de las partes en este tipo de negocios jurídicos200. 7. A continuación presentamos uno de los modelos de cláusulas atributivas de competencia judicial internacional y de cláusula de sumisión a arbitraje internacional más frecuentes en la práctica negocial. Cláusulas de elección de jurisdicción: “Any dispute arising under or in connection with the agreement or related to any matter which is the subject of the agreement shall be subject to the exclusive jurisdiction of the state and/or federal courts located in New York, NY,”. Cláusulas de sumisión a arbitraje comercial internacional: “Any controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach thereof, shall be settled by arbitration administered by the American Arbitration Association in accordance with its Commercial Arbitration, and judgment on the award rendered by the arbitrator(s) may be entered in any court having jurisdiction thereof”. Corresponde analizar a continuación la aceptación de las cláusulas de competencia judicial internacional y de las cláusulas de sumisión a arbitraje comercial internacional en los países productores de tecnología, teniendo presente que la mayoría de los

200 Al realizar el estudio de los contratos internacionales de transferencia de tecnología a los que hemos tenido acceso y en donde las partes presentan un poder de negociación simétrico se pudo comprobar que en la mayoría de los contratos entre empresas de Europa y EE.UU. se establecían cláusulas dirigidas, o bien a la sumisión a los tribunales suizos y la ley suiza (buscando una sede y ley neutral) o bien a realizar una elección de tribunal y ley “cruzada”, en donde el demandante debía someterse tanto a los tribunales como a la ley aplicable del país de la parte demandada.


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contratos analizados presentan cláusulas que designan como sede el lugar en el que tiene su domicilio el titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual objeto del contrato.

1. Los acuerdos de elección de foro en los Estados Unidos

8. En los Estados Unidos la facultad para establecer normas relativas a la competencia judicial internacional y a la determinación del Derecho aplicable está atribuida a cada uno de los Estados, de suerte que en la actualidad existe un variedad de legislaciones estatales que presentan diferencias entre sí, pero que al momento de ser aplicadas a casos prácticos deben estar sujetas a la jurisprudencia de la Corte Suprema, la cual ha sido calificada por F.K. JUENGER como “vacilante y confusa”201. 9. Históricamente, las cláusulas atributivas de competencia se consideraban por el ordenamiento de Estados Unidos como contrarias al orden público, debido a que su objetivo consistía en excluir la posibilidad de iniciar una acción ante los tribunales del foro. No fue sino hasta el 12 de junio de 1972 con la sentencia The Bremen and AL. v. Zapata Off-Shore Oil Co.202 cuando la Corte Suprema estableció una presunción de validez y ejecutabilidad de los acuerdos de elección de foro al derivar la competencia de un asunto a la Corte de Justicia de Londres sobre un litigio que carecía de cualquier conexión con Inglaterra203. Este asunto consistía en un

201 Para una descripción de la evolución de la competencia judicial internacional en Estados Unidos JUENGER, F. K., “La jurisdicción general en el derecho norteamericano”, en Litigio judicial internacional, op. cit., pág. 572. 202 The Bremen v. Zapata Off-Shore Co. 407 U.S.1, (1972). 203 STARK, T., Negotiating and drafting contract boilerplate, Nueva York, ALM Publishing, 2003, pág. 129. REQUEJO ISIDRO, M., Proceso en el extranjero y medidas antiproceso: antisuit injunctions, Santiago de Compostela,

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA contrato internacional entre una compañía naviera alemana y una empresa de Estados Unidos dedicada a la producción de petróleo, en el cual existía una cláusula atributiva de competencia a la High Court de Londres. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos reconoció la validez de la cláusula argumentando que las transacciones internacionales suelen ser cuidadosamente negociadas por contratantes con un alto nivel de sofisticación y, por tanto, deberá reconocerse la voluntad de las partes con el fin de preservar la estabilidad de los contratos internacionales. Ahora bien, la Corte Suprema dispuso también que la elección de las partes sobre el foro al que acudirán para resolver cualquier controversia derivada del contrato debe ser libre y no puede ser desleal, injusta o irrazonable. En el caso examinado, la Corte consideró que al tratarse de un contrato celebrado entre contratantes de diferentes países, en el que la prestación fundamental consistía en transportar una carga de petróleo desde el Golfo de México hasta el Mar Adriático, la elección de Londres como foro constituía un esfuerzo razonable para otorgar una seguridad jurídica a la transacción eligiendo un lugar neutral para resolver una eventual disputa204. 10. No obstante, la Corte Suprema estableció en esta sentencia seis situaciones excepcionales en la que era posible negar la validez de una cláusula de elección de foro. Estas excepciones han sido seguidas por la jurisprudencia posterior a este caso y adicionalmente, han sido recogidas en el Second Restatemen of Law of Conflict of laws205 , en adelante Second Restatement. Seis

Universidad Santiago de Compostela, 2000, pág. 63; LEÓN STEFFENS, A., “Algunos aspectos de la regulación jurídica del comercio internacional”, Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, núm. 19, 1998, pág. 233. 204 BORN, G., International civil litigation in United States courts: commentary & materials, Londres, Kluwer Law International, 1996, pág. 387. 205 El Instituto Americano de Derecho (ALI) es el encargado de la creación de los “Restatements of the Law” que a pesar de no ser una fuente normativa, gozan de una amplia autoridad en el sistema jurídico norteamericano al formar parte de lo que se conoce como “Secondary Authorities”. Los jueces de los Estados


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son las excepciones que se plantearon en la sentencia Bremen: 1) fraude 2) la naturaleza de la relación entre los contratantes 3) la naturaleza del foro elegido 4) la inconveniencia del foro elegido 5) las limitaciones legales del foro elegido y 6) el orden público del foro excluido. 11. En cuanto al fraude, la Corte estableció que cualquier cláusula de elección de foro contenida en el contrato que estuviese afectada por fraude sería inválida. No obstante, posteriormente en el caso Scherk v. Alberto-Culver Co. la Corte clarificó los alcances de esta excepción al disponer que no siempre que en una disputa se alegue que existió fraude automáticamente se reputará como inválida la cláusula de elección de foro. La Invalidez de esta cláusula estará condicionada a si la inclusión de esta cláusula en el contrato se llevó a cabo producto de un fraude o una coerción206. 12. Respecto de la segunda excepción, la naturaleza de la relación entre las partes, la Corte Suprema sostuvo que una cláusula que ha sido libremente acordada por las partes es válida a menos que se trate de un contrato de adhesión. A esta excepción se ha incorporado el concepto de unconscionability207, la sección 80 del

Unidos usualmente citan los Restatements en sus decisiones ya que poseen lo que se denomina “persuasive authority”, es decir, tienen la facultad de otorgar un alto grado de credibilidad a los supuestos en ellos contenidos. Para más información acerca de estos textos http://www.ali.org/ (última consulta 19/05/2012). 206 Scherk v. Alberto- Culver Co. 417 U.S. 506 (1974). “This qualification does not mean that any time a dispute arising out of a transaction is based upon an allegation of fraud, the clause is unenforceable. Rather, it means that ...[a ] forum selection clause in a contract is not enforceable if the inclusion of that clause in the contract was the product of fraud or coercion”. 207 Cuando se dice que un contrato o cláusula es “unconscionable” bien se hace referencia a un contrato o cláusula que una persona capaz no habría celebrado y que una persona justa y honesta no aceptaría. En el ámbito procesal el concepto de “unconscionability” se aplica cuando una parte no tiene la posibilidad real de

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Second Restatement dispone que no es válida una cláusula de elección de foro cuando esta sea el resultado del uso desleal de un inequitativo poder de negociación de una de las partes208. 13. De lo anterior se puede inferir que, teniendo en cuenta que en los contratos internacionales de transferencia de tecnología existe un desequilibrio entre las partes, el concepto de unconscionability podría, en principio, ser usado como fundamento para alegar la invalidez de la cláusula de elección de foro, no obstante, la jurisprudencia ha sido muy cautelosa al interpretar este concepto. En 1991, la decisión Carnival Cruise Lines v. Shute209 aborda las excepciones a la presunción de validez de una cláusula de elección de foro en un contrato en el que se presentaba una manifiesta falta de equilibrio en el poder de negociación de los contratantes, ya que, aunque se trataba de un contrato de transporte, en el caso estudiado la cláusula de elección de foro no había sido negociada puesto que estaba dentro del contenido de los términos y condiciones de la compra de un tiquete en un crucero. Aunque en principio la Corte de Apelaciones sostuvo que la cláusula era inválida porque los pasajeros afectados, domiciliados en Washington no tenían los medios físicos para asumir un litigio en el Estado de Florida en donde según la cláusula se debía dirimir el conflicto y, en consecuencia, se le privaría del derecho al acceso a la justicia, la Corte Suprema revocó esta decisión y dio como válida la cláusula, puesto que esta no fue concebida como una forma de engaño o fraude a la otra parte, sino como una manera de otorgar previsibilidad jurídica a la relación contractual, puesto que la sede principal de la compañía naviera tenía como sede Florida y de allí partían la mayoría de sus cruceros210.

rechazar el contrato o la cláusula. Ver en este sentido, FARNSWORTH, A. Contracts. Nueva York, Aspen Law, 1999, pág. 310. 208 The Second Restatement contemplates non-enforcement where a provision is the result of “overreaching” or “the unfair use of unequal bargaining power”. 209 Carnival Cruise Lines v. Shute, 499 U.S. 585 (1991). 210 BORN, G., International civil litigation in United States courts: commentary & materials, op. cit., pág. 397.


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14. La tercera excepción a la presunción de validez de la cláusula de elección de foro consistente en la naturaleza del foro elegido se refiere al carácter independiente y neutral que debe tener el tribunal designado por las partes, en el que no debe existir un prejuicio en contra de la parte extranjera211. 15. Respecto de la cuarta excepción, la Corte Suprema sostuvo que una cláusula de elección de foro acordada válidamente podía ser inválida si el foro elegido constituía un serio inconveniente para el desarrollo del proceso. Asumiendo que las partes han negociado libremente la cláusula y que estuvieron al tanto de los posibles inconvenientes de la elección del foro, la parte que alega esta excepción tendrá el deber de probar que a pesar las posibles dificultades que se presentaría con la elección del foro, el hecho de adelantar el proceso ante el tribunal elegido le causaría una gran dificultad. En el caso que no se logre establecer plenamente esta situación la cláusula será válida y, por tanto, el proceso de deberá plantear ante el tribunal elegido212. 16. Finalmente, la quinta y la sexta excepción son tratadas de manera conjunta bajo el concepto de orden público (public policy). La Corte estableció que la cláusula de elección de foro es inválida cuando contraviene una disposición de orden público, ya sea contenida en una ley estatal o en un precedente jurisprudencial. Precisamente esta causal es la que más complicaciones generaba, ya que no existía una posición común en los diferentes Estados en cuanto a lo que debía considerarse como una violación al orden

211 GRUSON, M., “Forum Selection Clauses in International and Interstate Commercial Agreements” en U. Ill. L. Rev., núm. 1, 1982, pág. 133. 212 CUNNINGHAM, C. A., “Enforceability of Forum Selection Clauses: Missouri Finally Joins the Majority” en Mo. L. Rev., vol. 58, Núm, 237, 1993, 243.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA público. En el caso High Life Sales co. v. Brown Forman Corp.213, HIGH LIFE SALES, una empresa domiciliada en Missouri celebró un contrato de distribución de licores con una empresa de California en el que se contenía una cláusula de elección de foro designando a los tribunales del lugar en el que el demandado tuviese su sede principal de negocios. Transcurridos dos años desde la celebración del contrato, la empresa de California realiza una cesión del contrato, con la aceptación de su contraparte, a la sociedad BROWN FORMAN CORP., domiciliada en Kentucky, la cual finalmente, decide terminar el contrato unilateralmente. HIGH LIFE demanda ante los tribunales de Missouri solicitando la declaración de incumplimiento del contrato y los respectivos daños y perjuicios, a lo cual Brown interpone la excepción de falta de jurisdicción en virtud de la cláusula de elección de foro. El fallo en primera instancia otorgó la razón a High life, decisión que fue confirmada en sede de apelación al sostener que no sería razonable plantear el proceso ante los tribunales de Kentucky, ya que se estaría violando el orden público. Consideramos importante exponer los argumentos de la Corte para rechazar la validez de esta cláusula por las implicaciones que esta interpretación tiene para el objeto de la presente tesis doctoral. 17. La jurisprudencia estatal que precedía a este caso establecía que las cláusulas que atribuían competencia a tribunales fuera del Estado de Missouri eran de por sí inválidas, debido a que estaban en contra de una disposición de orden público del Estado según la cual sus ciudadanos del Estado tenían el derecho a acudir ante los tribunales de este Estado. En primer lugar, la Corte de apelaciones, realizando una ponderación entre este derecho y aquel que permite a los particulares ejercer su autonomía contractual, decidió que no podía considerarse per se inválida una cláusula atributiva de competencia a tribunales diferentes a los de Missouri en

213 High Life Sales Co. v. Brown-Forman Corp., 823 S.W.2d 493, 498 (Mo. banc 1992).


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cumplimiento de los razonamientos expuestos por la Corte Suprema en el caso Bremen. 18. Posteriormente, la Corte analizó la justicia y razonabilidad (fairness and reasonability) de la cláusula de elección de foro realizada por los contratantes. Ya que la elección se había realizado de forma abstracta, es decir, se iniciaría la acción en el domicilio del demandado, se consideró que la cláusula era justa y neutral. Finalmente, en cuanto a la razonabilidad de la cláusula, la Corte indicó que era necesario en el caso estudiado tener en cuenta que el contrato estaba relacionado con la distribución del licor, la cual es objeto de regulación por los Estados de forma específica en función de los intereses de cada uno de ellos. Para el caso en particular, existían disposiciones dirigidas a proteger a los distribuidores de este Estado de la terminación unilateral del contrato, de suerte que este “paternalismo” constituía la prueba de la existencia de una norma de orden público que no podía ser evitada por los contratantes a través de una cláusula de elección de foro. La Corte señala que de adelantarse el proceso en Kentucky, los tribunales de este Estado no tendían la experiencia ni los precedentes jurisprudenciales apropiados para aplicar la ley de Missouri, debido a que en Kentucky no existía una norma de protección al distribuidor de licor, lo cual indicaba que el orden público de este Estado era diferente al de Missouri. 19. De lo anterior podemos concluir que en Estados Unidos, al encontrarnos frente a una cláusula atributiva de competencia en un contrato internacional de transferencia de tecnología entre contratantes de países con diferente grado de desarrollo tecnológico sería posible para un demandado extranjero, si es que en su país de origen existen normas protectoras de su condición de receptor, argumentar la falta de validez de esta cláusula por motivos de razonabilidad. De esta manera, si el objeto de la disputa planteada ante los tribunales de Estados Unidos se deriva del incumplimiento

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA o cumplimiento defectuoso de una conducta considerada abusiva, se estaría en presencia de una materia regulada en el país de origen, es decir el país receptor de tecnología, de acuerdo con los fines específicos de este Estado. En conclusión, el tribunal estadounidense deberá aplicar esta excepción y, en consecuencia, declarar que la cláusula atributiva de competencia es inválida.

2. Los acuerdos de elección de foro en el Reglamento de Bruselas 44/2001

20. En el ámbito europeo, con independencia de los fueros exclusivos en los cuales las partes no podrán excluir la competencia del juez asignado y que operan como límites a la autonomía de la voluntad de las partes, el Reglamento de Bruselas 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en adelante RBI214 en su artículo 23 contempla expresamente y regula las condiciones de aplicación y requisitos de validez de las cláusulas de elección de foro. En este artículo, el RBI permite distinguir tres escenarios en los que se atribuye competencia a los tribunales de un Estado miembro de la UE. El primero es aquel en que al menos una de las partes, demandante o demandado tiene su domicilio en un Estado miembro y que se haya elegido como competente un tribunal perteneciente a un país de la UE. Así, un pacto de elección de foro que reúna los requisitos previstos en el artículo 23 tendrá un doble efecto, por una parte atributivo de competencia y, por otra, tendrá una eficacia derogatoria, puesto que el tribunal elegido tendrá competencia única, salvo pacto en contrario de las partes, de suerte que los contratantes serán los únicos que podrán modificar 214 Reglamento (CE) Nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. DOUE L 12 de 16 de enero de 2001. En España véase la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, BOE 2 de julio de 1985, disponible en: http://www.uaipit.com (sección de legislación).


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tal elección, por ejemplo, por sumisión tácita contemplada en el artículo 24 o por un acuerdo posterior215. 21. El segundo escenario contemplado por el artículo 23 en su apartado 3 consiste en las situaciones en que se designa como tribunal competente el perteneciente a algún país de la UE, pero ninguno de los contratantes pertenece a un país miembro. A este respecto, el RBI dota estos pactos de una eficacia derogatoria respecto de los tribunales de otro Estado miembro, que solo podrían conocer del caso en el supuesto en que el tribunal elegido haya declinado su competencia216. 22. El tercer escenario que puede presentarse en un contrato internacional es aquel en el que se designa un tribunal de un Estado que no sea miembro de la UE. Este supuesto no está previsto en el RBI217, de suerte que la eficacia de la cláusula dependerá de la aplicación de las leyes internas del país sede del tribunal designado. Ahora bien, si a pesar de la existencia de una cláusula que designe un tercer Estado el litigio se interpone ante los tribunales de un Estado miembro, el TJUE ha sostenido que la validez de la cláusula de sumisión deberá ser determinada de acuerdo con la ley aplicable218. 23. El RBI dispone en su artículo 23 con especial atención los requisitos formales necesarios para que una cláusula de elección de foro tenga validez, con el fin de que estas tengan un carácter explícito y, de esta forma se garantice que los contratantes las han estipulado de forma consciente. Se establecen entonces tres

215 FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL ASENSIO, P.A., Derecho de los negocios internacionales, op. cit., pág. 301. 216 Ibidem. 217 Reglamento (CE) núm. 44/2011, cit. supra. 218 Sentencia del TJUE de 9 de noviembre de 2000, asunto C- 387/98, Coreck Maritime GmbH v. Handelsveem BV y otros.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA requisitos para otorgar validez a una cláusula de elección de foro. El primero es que dichas cláusulas estén celebradas por escrito o verbalmente con confirmación escrita, en este sentido, el RBI confirma en su apartado segundo que “se considerará hecha por escrito toda transmisión efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo”, como una muestra de sintonía con los avances tecnológicos, particularmente con la contratación electrónica, ya que la única exigencia radica en que exista un registro duradero, es decir, que sea posible su almacenaje y posterior consulta. El requisito alternativo dispuesto por el RBI para admitir un pacto atributivo de competencia es que este se celebre “en una forma que se ajuste a los hábitos que las partes tuvieren establecido entre ellas”. En este punto consideramos importante exponer un ejemplo práctico para ilustrar esta situación. Supuesto fáctico a analizar:

La empresa colombiana Inversiones Agrarias S.A., ha celebrado un contrato de joint venture con la sociedad Holandesa Jaricot & Cia. Ltda., con el fin de crear una nueva persona jurídica encargada de participar en licitaciones con el gobierno colombiano, relacionadas con proyectos de producción de tecnologías agrícolas. En el contrato marco se establece una cláusula de sumisión a los tribunales holandeses, sin embargo, dentro de los numerosos contratos satélites, entre ellos las licencias a la sociedad de nueva creación sobre derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales, se guarda silencio en relación a los tribunales competentes.

En este caso, la cláusula estipulada para el contrato marco es tomada como un elemento que hace que la designación de los tribunales holandeses se considere como habitual entre las partes y,


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por tanto, de acuerdo con el artículo 23 1) b) del RBI, estos se consideran como el tribunal elegido por las partes para las controversias que surjan de los contratos satélite a pesar de no existir una cláusula de sumisión en los contratos “satélite”. 24. La tercera opción que establece el artículo 23 del RBI219 para otorgar validez a un acuerdo atributivo de competencia es que este se celebre en una forma conforme a los usos que las partes conocieren o debieren conocer y que, en dicho comercio, fueren ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado. Ahora bien, al hablar de contratos internacionales de transferencia de tecnología en los que, como hemos visto, en la gran mayoría de los casos se presentan derechos de propiedad industrial e intelectual será preciso identificar dos supuestos. El primero de ellos tiene que ver con los aspectos intrínsecos de los derechos de propiedad industrial, es decir, los relacionados con su validez. Es de destacar que los derechos de propiedad industrial, a diferencia de los derechos de autor, nacen por un acto de concesión otorgado por el Estado y consignado en un registro público. En este sentido, el artículo 22.4 del RBI establece la “competencia exclusiva de los tribunales del Estado miembro en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro”. De igual manera, cualquier asunto relacionado con la inscripción de estos derechos en el registro será competencia exclusiva de los mismos tribunales en virtud del artículo 22.4 del RBI220. El segundo supuesto consiste en los casos en que la controversia verse sobre la explotación contractual de los derechos de propiedad 219 Reglamento (CE) núm. 44/2011, cit. supra. 220 CALVO CARAVACA A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Derecho Internacional Privado, vol. II, op. cit., págs. 916-917.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA industrial e intelectual, caso en el cual serán competentes los tribunales designados por las partes, bien tácitamente por el artículo 24 o bien expresamente en virtud del artículo 23, o en su defecto, de acuerdo con el artículo 5.1 del RBI, el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda, o alternativamente, el tribunal del domicilio del demandado (artículo 2), siempre que no se presente el supuesto del artículo 24 del RBI. 25. En conclusión, al enfrentarse al análisis de una cláusula atributiva de competencia en un contrato de transferencia de tecnología es necesario, antes que nada, identificar si la controversia planteada está directamente relacionada con la validez o registro de los derechos de propiedad industrial e intelectual objeto del contrato, caso en el cual es de aplicación el artículo 22.4 del RBI, o por el contrario, si la controversia se deriva de la explotación de los derechos, en donde se aplicarán los artículos 23 o, en su caso, 24 del RBI si se trata de la elección tácita.

3. La Convención de la Haya sobre acuerdos de elección de foro

26. En el ámbito internacional, a pesar de la importancia y de la necesidad de regular la elección de foro, no es hasta 1992 cuando empieza a perfilarse la creación de un Convenio universal en materia de competencia judicial a partir de una propuesta realizada por los Estados Unidos, desde este momento se iniciaron trabajos para la elaboración de un instrumento jurídico internacional que regulara el reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales dictadas en el extranjero. El producto de estos trabajos fue la Convención sobre Acuerdos de Elección de Foro en 2005, en el


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marco de la Conferencia de La Haya sobre Derecho internacional privado221. Esta Convención regula la competencia judicial y el reconocimiento y ejecución de las sentencias judiciales extranjeras con dos propósitos fundamentales, en primer lugar, reafirmar la seguridad jurídica en la determinación del tribunal internacional competente y, por tanto, en la elección del tribunal que las partes estiman conveniente, garantizando la abstención de los tribunales de los demás Estados contratantes de entrar a conocer de la controversia y, en segundo lugar, facilitar el reconocimiento y ejecución de las sentencia dictada en los Estados partes del mismo222. La Convención en su artículo 2 apartado 2 establece entre las excepciones a su ámbito de aplicación:

“n) La validez de los derechos de propiedad industrial e intelectual distintos de los derechos de autor y derechos conexos. o) La infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual distintos de los derechos de autor y derechos conexos, con excepción de los litigios iniciados por la violación de un contrato existente entre las partes con relación a tales derechos, o los que pudieran haberse iniciado por la infracción de dicho contrato. p) La validez de las inscripciones en los registros públicos”.

221 Convenio de 30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro, disponible en: http://www.hcch.net/ (última consulta 19/05/2012). 222 GONZÁLEZ MARTÍN, N., LEÓN VARGAS, A. y CUEVAS TAVERA, M., “México y la Convención de la Haya de 30 de junio de 2005 sobre acuerdos de elección de foro”, en Revista electrónica de estudios internacionales, núm. 22, 2011, pág. 5.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA De la norma trascrita se desprende la posibilidad de aplicación del Convenio a las cuestiones contractuales relacionadas con derechos de propiedad industrial e intelectual223, puesto que se excluyen los aspectos intrínsecos de estos derechos, de suerte que, de acuerdo con el Convenio, serían aceptables las cláusulas atributivas de competencia en un contrato de transferencia de tecnología siempre y cuando estemos frente a una controversia originada en aspectos netamente contractuales224. A pesar de la importancia de este Convenio, hasta la fecha solamente México lo ha ratificado, no obstante es de destacar que los Estados Unidos han firmado el Convenio el 19 de enero de 2009 y actualmente se encuentra en la redacción de una propuesta para uniformar las leyes de su país en la materia y de esta manera lograr una implementación del mismo. Por su parte, la Unión Europea firmó el Convenio el 1 de abril de 2009 y se encuentra en un proceso de consulta a los Estados miembros para establecer la conveniencia de su ratificación y posterior implementación225.

4. Convenio Europeo sobre arbitraje comercial internacional

223 SALVADORI, M., “El Convenio sobre acuerdos de elección de foro y el Reglamento Bruselas I: autonomía de la voluntad y procedimientos paralelos” en AEDIPr, tomo X, Madrid, Marcial Pons, 2010, pág. 834. 224 En el último proyecto del convenio se contemplaba la suspensión del procedimiento en el tribunal designado con el propósito de permitir a los tribunales bajo cuya legislación se deriva el derecho de propiedad industrial, dictar la decisión sobre la validez del mismo, no obstante esta disposición fue suprimida en la Conferencia diplomática. SIQUEIROS, J. L., “La Convención de la Haya sobre acuerdos de elección de foro” en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, México, vol. VI, 2006, pág. 822. 225 Decisión del Consejo de 26 de febrero de 2009 relativa a la firma en nombre de la Unión Europea del Convenio sobre acuerdos de elección de foro (2009/397/CE), DOUE L. 133/1 de 29 de mayo de 2009.


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27. Habiendo estudiado la admisibilidad de las cláusulas atributivas de competencia judicial internacional en las legislaciones de Estados Unidos, la Unión Europea y en el ámbito convencional, es necesario analizar la efectividad de las cláusulas de sometimiento al arbitraje comercial internacional. En Europa existen dos instrumentos internacionales encargados de regular el arbitraje internacional: por una parte, el Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional firmado en Ginebra el 21 de abril de 1961, en adelante, Convenio de Ginebra226 y, por otra, el Convenio de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, en adelante Convenio de Nueva York227, que será objeto de estudio posteriormente cuando analicemos el reconocimiento de los laudos arbitrales. El Convenio de Ginebra fue el resultado de los esfuerzos de la Comisión económica de la ONU para Europa y originalmente fue concebido como el instrumento para favorecer el arbitraje entre los Estados del este y el oeste del continente. El Convenio de Ginebra no se limita a la eficacia de los laudos emitidos por un tribunal arbitral, ya que se ocupa de cuestiones más amplias que no se

226 El Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional firmado en Ginebra el 21 de abril de 1961, BOE, núm. 238, de 4 de octubre de 1975; en España la ley interna que rige el arbitraje es la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado, BOE, núm. 121, de 21 de mayo de 2011, disponible en: http://www.uaipit.com, sección de legislación. 227 Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958, instrumento de adhesión de España BOE, núm. 164 de 11/7/1977, disponible en: http://www.uaipit.com , sección de legislación.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA encontraban reguladas con claridad en el momento de su adopción228. En el artículo 1 el Convenio de Ginebra determina su ámbito de aplicación a las controversias que se refieran a personas físicas o jurídicas que, en el momento del acuerdo o sumisión al arbitraje, tengan su domicilio, residencia o sede social en los Estados contratantes diferentes. Así mismo se incluyen dentro de su ámbito de aplicación a las personas morales de derecho público. En el mismo artículo se dispone que el acuerdo o cláusula compromisoria se lleve a cabo, bien mediante su incorporación en el texto del contrato o mediante un contrato o compromiso independiente o separado. Debido a que el estudio detallado de este Convenio escapa al objeto de del presente trabajo de tesis doctoral, no realizaremos un análisis exhaustivo del mismo, pero debemos mencionar que en caso que la elección del tribunal arbitral realizada por las partes conduzca a una situación de indefensión de una de las partes es posible recurrir a las causales de anulación de los laudos arbitrales establecidos en las legislaciones internas de los países o bien acudir a aquellas establecidas en el artículo 5 del Convenio de Nueva York de 1958. 28. No obstante debemos señalar que en el artículo 4 el Convenio establece que las partes contratantes tendrán la opción de elegir entre el arbitraje institucional y un arbitraje ad hoc. En cuanto al arbitraje internacional las partes se someterán al procedimiento establecido por la institución elegida, pero respecto del arbitraje ad hoc, el Convenio desarrolla una reglamentación más detallada al disponer que las partes estarán facultadas para:

228 POUDRET, J. F. y BESSON, S., Comparative Law of International Arbitration, Londres, Sweet & Maxwell, 2007, pág. 55.


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1) Nombrar los árbitros o establecer los modos o fórmulas conforme a los cuales se designarán los árbitros en caso de controversia. 2) Determinar el lugar de la sede o emplazamiento del Tribunal arbitral. 3) Fijar las normas de procedimiento que deben seguir los árbitros. Posteriormente, el artículo 4 establece las soluciones para los eventos en que no exista nombramiento de un árbitro por una de las partes, cuando no se estipulen en la cláusula compromisoria o compromiso los datos necesarios para la realización del procedimiento arbitral y otras vicisitudes, tales como la falta de indicación de la institución arbitral encargada de adelantar el procedimiento en un arbitraje institucional. Sin embargo, debido a las dificultades en la aplicación de las soluciones planteadas por el Convenio, se acordó mediante el Arreglo Relativo a la Aplicación de la Convención Europea sobre Arbitraje Comercial Internacional229 que los párrafos 2 a 7 del artículo IV, son remplazados por un nuevo texto según el cual “las dificultades que se presentaran en cuanto a la constitución o al funcionamiento de la jurisdicción arbitral serán regidas por la autoridad judicial competente a requerimiento de la parte más diligente”. Estudiada la reglamentación en los países productores de tecnología, podemos concluir que en Estados Unidos las aplicaciones divergentes de la jurisprudencia de los Estados hacen que exista una gran dificultad para plantear una excepción por falta de validez de una cláusula atributiva de competencia judicial internacional. Esta situación conduce a que para la parte receptora de tecnología sea más aconsejable, en función del caso específico, esperar a enfrentarse a la controversia en sede de reconocimiento 229 Arreglo Relativo a la Aplicación de la Convención Europea sobre Arbitraje Comercial Internacional, de París, de 17 de diciembre de 1962, disponible en: http://www.uncitral.org (última consulta 19/05/2012).

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA de la sentencia dictada por el juez de los Estados Unidos, si es que se ha producido una conducta abusiva que pueda ser considerada como violatoria del orden público internacional en el país de acogida de la decisión. En cuanto a la Unión Europea, consideramos que las normas analizadas permiten establecer un alto grado de seguridad jurídica en la que las partes contratantes tendrán un nivel de previsibilidad tal que les permita impugnar la validez de una cláusula de elección de foro.

B. Elección de la ley aplicable al contrato de transferencia de tecnología en países productores y ley aplicable en defecto de elección

29. Habiendo analizado la aceptación y requisitos de validez de las cláusulas atributivas de competencia judicial internacional y las cláusulas de sumisión a arbitraje comercial internacional en los países productores de tecnología, corresponde ahora analizar la determinación de la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual, el cual ha sido objeto de debate debido a la contraposición entre el principio de territorialidad que los gobierna y su carácter inmaterial que hace posible su explotación simultánea en diferentes lugares. Uno de los criterios que se ha propuesto para la determinación del ordenamiento que regule este tipo de derechos es el de la lex rei sitae, realizando una analogía con el derecho de propiedad sobre bienes corporales. Ahora bien, la aplicación de este criterio demanda la determinación del lugar en el cual se encuentra situado el intangible objeto del contrato230. 230 Este criterio es expuesto por autores como WOLFF, M., Private intenational law, Oxford, Oxford university press, 1950, págs. 546 y 547; y por GODENHIELM, B. “Fragen des internationalen privatrechts auf dem gebiete des patentrechts” en GRUR Int, 1957, págs. 149 y 150; DE MIGUEL ASENSIO, P. A., Contratos internacionales sobre propiedad industrial, op. cit., pág. 237


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De acuerdo con A. DICEY231 los derechos generalmente se encuentran situados en el país donde pueden hacerse cumplir coercitivamente. En este sentido, podemos realizar el siguiente racionamiento; al ser los derechos de propiedad industrial e intelectual unos monopolios otorgados por el Estado a los particulares para la explotación en el lugar de su competencia, estos deberían localizarse en el lugar en el cual se encuentra el órgano estatal que los concede, toda vez que solo en este territorio gozan de protección. Al respecto sostiene J. FAWCETT y P. TORREMANS232 que:

“Una patente o una marca deben situarse en el país donde la solicitud fue presentada y por ende donde la oficina de patentes, después del proceso de examinación, decidió que se llenaban todos los requisitos y sobre esta base permitió una restricción a la competencia otorgando un derecho exclusivo. El registro es el hecho que une el intangible con un lugar determinado”.

De acuerdo con lo anterior, la ubicación espacial del derecho de propiedad industrial sujeto al requisito del registro es aquella en la cual se haya concedido y, por lo tanto, donde pueda ser objeto de protección. En este sentido, podemos observar que la interpretación del criterio de la lex rei sitae mencionada anteriormente no trata propiamente la localización del derecho, sino la ley al amparo de la cual fue concedido. 231 DICEY, A., Dicey & Morris on the conflict of laws, Londres, Sweet and Maxwell, 1993, pág. 915. 232 FAWCETT, J. y TORREMANS P., Intellectual Property and Private International Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, pág. 164. “A patent or a trademark should be situate in the country where the application is filed and patent Office of which has, at the end of the examination, decided that the application meets all criteria and that, on that basis, a restriction on competition should be allowed by granting a patent or a trademark. Registration in a country is the fact that links the intangible right that needs registration to a situs”.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA 30. Por su parte, el criterio de la lex loci protectionis233 es en la actualidad de amplísima aceptación, encontrando su fundamento en la naturaleza misma de los bienes de propiedad industrial y su carácter eminentemente territorial, toda vez que el derecho protegido solo existirá en el lugar en donde la autoridad competente234 haya reconocido su existencia235. Aunque los sistemas de Derecho internacional privado de diversos países coinciden en que la ley aplicable a la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del territorio para el cual se busca la protección, es común que no exista una norma que consagre este criterio, y en los casos de que exista, es frecuente que dicha norma tenga una redacción confusa o tenga carácter unilateral. En todo caso, esta situación no obsta para que la mayoría de países se decante por la aplicación de este criterio236 e incluso haya sido la respuesta dada por el Reglamento 864/2007 (Roma II),

233 Un sector importante de la doctrina afirma que el criterio de la lex loci protectionis debe ser aplicado en virtud de los diversos convenios internacionales que establecen el principio del trato nacional, tales como el CUP y el acuerdo ADPIC. Vid. ULMER, E., Intellectual property rights and the conflict of laws, Luxemburgo, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1978, págs. 9-12. En la doctrina española, DE MIGUEL ASENSIO, P. A., Contratos internacionales sobre propiedad industrial, op. cit. pág. 149, VIRGÓS SORIANO, M., “Artículo 10 apartado 4” en ALBALADEJO A. y DÍAZ, ALABART, S. (dirs.), Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, op. cit., pág. 590, JIMÉNEZ BLANCO, P., El Derecho aplicable a la protección internacional de las patentes, Granada, Comares, 1998, págs. 21-31. 234 En los derechos de propiedad industrial que comprenden una multiplicidad de territorios, tales como el diseño o la marca comunitaria, el territorio protegido será toda la Unión Europea de acuerdo con los artículos 45 del Reglamento de Marca Comunitaria y 48 del Reglamento de Diseño Comunitario. 235 ABARCA JUNCO, A., Derecho internacional privado, op. cit., pág. 294. 236 DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “La lex loci protectionis tras el Reglamento Roma II”, en Anuario de Derecho internacional privado español, vol. VII, Madrid, Marcial Pons, 2007, pág. 377.


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en adelante RRII237 para los casos de infracciones de propiedad intelectual e industrial. Las interpretaciones acerca del significado concreto del criterio de la lex loci protectionis no han sido unánimes en la doctrina. En algunos casos se ha sostenido que hace referencia a la ley del lugar en donde esté situado el tribunal que conoce del caso (lex fori) y en otras ocasiones, al hablar de infracciones, se ha dicho que es la ley del lugar en donde se ha producido el hecho dañoso o infracción o lex loci delicti commissi238. En cuanto a la equiparación con la lex fori, aunque se conserva intacto el principio de la territorialidad, se presenta la dificultad para el demandante, en caso de que existan múltiples violaciones, de tener que aplicar tantas legislaciones como tribunales conozcan de la controversia. Ahora bien, en cuanto a la segunda interpretación, referente a la aplicación de la ley del lugar en donde tuvo lugar el hecho infractor, la dificultad radica en las situaciones en que la violación se produce en múltiples territorios o en el ciberespacio239. Con todo, el criterio de la lex loci delicti commissi se encuentra recogido en la legislación austriaca cuyo artículo 34.1 establece que la creación y terminación de los derechos de propiedad intelectual está determinado por la ley del Estado donde se haya realizado el 237 Reglamento 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), DOUE núm. L 199/40, de 31 de julio de 2007, en adelante RRII. 238 CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., “Ley aplicable a las patentes en Derecho internacional privado español”, op. cit., pág. 18. 239 Ver análisis detallado de este problema en ESTEVE GONZÁLEZ, L., “Infracción internacional de la propiedad intelectual en el medio digital: Adaptación de las respuestas del Derecho internacional privado”, en PALAO MORENO, G. y PLAZA PENADÉS, J. (dirs.), Nuevos retos de la propiedad intelectual, Pamplona, Aranzadi-Thomson Reuters, 2009, págs. 93-154.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA acto de explotación o infracción240. Sin embargo, tanto la doctrina, cuanto la jurisprudencia austriaca han interpretado esta norma como referencia al lugar en que se reclama la protección, esto es la lex loci protectionis241. 31. Debido a que como señalamos anteriormente los derechos de propiedad industrial son en la mayoría de los casos concedidos por una autoridad con competencia sobre un territorio determinado, se considera que el ordenamiento que deba aplicarse a este tipo de derechos es aquel para el cual dicha autoridad garantiza la protección de los mismos. En este sentido y, teniendo en cuenta la naturaleza de monopolio legal de los mencionados derechos, el alcance de la lex loci protectionis se extiende a casi todos sus aspectos de una forma absoluta, superponiéndose a la autonomía de la voluntad de las partes. A manera de ejemplo podemos mencionar que no sería posible disponer por vía de un acuerdo de voluntades que la duración de un derecho de patente concedido en España fuese superior al dispuesto en las leyes españolas. En efecto, la lex loci protectionis se aplicará, a la existencia, validez, alcance y duración de los derechos de propiedad industrial y a todos los otros asuntos relacionados con el derecho como tal (aspectos intrínsecos)242. Los aspectos de los derechos de propiedad industrial e intelectual que se rigen de forma exclusiva por el

240 Ley Federal de Derecho Internacional Privado de Austria de 15 de junio de 1978, Artículo 34.1: “As Entstehen, der Inhalt und das Erlöschen von Immaterialgüterrechten sind nach dem Recht des Staates zu beurteilen, in dem eine Benützungs- oder Verletzungshandlung gesetzt wird”, disponible en: http://www.uaipit.com, sección de legislación (última consulta 05/05/2012). 241 PERTEGÁS SENDER, M., Cross border enforcement of patent rights, Oxford, Oxford University Press, 2002, pág. 242. 242 Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property, Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, Munich. Versión final de diciembre 1 de 2011, pág. 14. El artículo 3:102 establece literalmente: “The law applicable to existence, validity, scope and duration of an intellectual property right and all other matters concerning the right as such is the law of the State for which protection is sought”.


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criterio de la lex loci protectionis, son los siguientes. En primer lugar, la concesión y la duración de los derechos. La concesión comprende los requisitos para la concesión del derecho por parte de la autoridad competente, el tipo de intangibles sobre el cual recaen los derechos (invenciones, creaciones estéticas, obras artísticas, etc.), las modalidades de protección de los mismos (marcas, derechos de autor, diseños industriales, patentes, etc.) y, en fin, los aspectos relacionados con los trámites administrativos necesarios para la concesión, modificación y extinción del derecho243. En segundo lugar, este criterio se aplica a los efectos de los derechos, es decir, al catálogo de facultades a las cuales se hace acreedor el titular del derecho de exclusiva, tales como impedir la fabricación, comercialización o uso del procedimiento o producto protegido por el derecho concedido. De la misma manera, esta ley será la encargada de catalogar los hechos que se consideran como violatorios, las consecuencias de los mismos y las acciones que el titular puede ejercer para defender su derecho. Finalmente, el último aspecto en el que se aplica de forma absoluta el criterio de la lex loci protectionis es al modelo de transmisión de los derechos, en el sentido de establecer la posibilidad de llevar a cabo la transmisión de los derechos y de ser el caso, las condiciones necesarias para efectuarla244. En otras palabras, en este 243 METZGER, A. “Transfer of rights, license agreements and conflict of laws. Remarks on the Rome Convention of 1980 and the current ALI draft”, en Intellectual property in the conflict of laws, Tubingen, Max-Planck Institute, 2005, pág. 63; DESANTES REAL, M., “la patente comunitaria y la crisis del principio de la territorialidad”, op. cit., pág. 342. SABIDO RODRÍGUEZ, M., “Capítulo XIX. Contratos internacionales de transferencia de tecnología”, op. cit., pág. 607 244 CLIP Principles, Article 3:301: “The transferability of intellectual property rights and the question whether the transfer or license can be invoked against third parties shall be determined by the law of each State for which protection is sought”.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA ámbito quedará comprendida la posibilidad de transmisión inter vivos o mortis causa, sus requisitos, modalidades y las formalidades que se deben cumplir con el fin de establecer el régimen de eficacia frente a terceros (condiciones registrales del derecho)245. 32. En conclusión y para los fines de este trabajo, entendemos al criterio de la lex loci protectionis como aquel que designa como aplicable a la ley del Estado para el cual se reclama la protección o se alega la existencia del Derecho246. El criterio de la lex loci protectionis se aplica a los elementos intrínsecos de los derechos de propiedad industrial e intelectual, debido a que estos derechos están directamente relacionados con los objetivos del Estado que tiene el deber de velar por su protección y cumplimiento.

1. La Ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología en los Estados Unidos

33. Los títulos 35 y 37 del U.S. Code son los encargados de regular las patentes de invención en los Estados Unidos. Es muy importante tener en cuenta que en este país conviven las normas estatales y las federales, estas últimas encargadas de la regulación el de Derecho de la competencia y propiedad industrial e intelectual. A pesar de no existir ninguna disposición específica en el U.S. Code en el sentido de designar la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual, la jurisprudencia ha establecido con claridad que todas las cuestiones relativas a la existencia de

245 DE MIGUEL ASENSIO, P.A., Contratos internacionales sobre propiedad industrial, op. cit., pág. 217. 246 Ibid. pág. 220.


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estos derechos se regirán por la ley federal, mientras los aspectos contractuales se regularán por las disposiciones de nivel estatal247. Con el fin analizar de una mejor manera la forma en que el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos aborda el la ley aplicable a un contrato de licencia de tecnología utilizaremos un caso de un contrato de licencia entre una empresa estadounidense y una colombiana. Supuesto práctico a analizar:

La sociedad “Carnival Ltd.”, titular de una solicitud de patente de invención en los Estados Unidos sobre un producto veterinario cuya prioridad se reivindica en Colombia, celebra un contrato de licencia de patente en la ciudad de Bogotá con la sociedad colombiana “Serviproductos S.A.” en virtud del cual esta última queda facultada para la fabricación del producto protegido por la solicitud de patente de invención en el territorio colombiano por el término de vigencia del derecho exclusivo.

Al verificarse que la licenciataria no solo está fabricando el producto, sino que adicionalmente lo está comercializando en otros países como Perú y Bolivia, la sociedad “Carnival Ltd.”, decide llevar ante los tribunales norteamericanos la disputa por considerar que se están violando los términos del acuerdo en el que se autorizaba solamente la

247 CHRISTOU, R., International agenc y, distribution and licensing agreements, Londres, FT Law and Tax, 1996, pág. 527. En el mismo sentido, es necesario aclarar que en cuanto a la transmisibilidad de las patentes, es aplicable la ley federal al ser un tema de política pública, tal como se expone en Everex Sys, Inc. v. Cadtrak Corp., 89 F. 3d 673, 679 (9th Cir. 1996).


explotación para el territorio colombiano. En respuesta a esta acción, la empresa colombiana interpone una demanda de nulidad de la patente ya concedida, en los Estados Unidos y de la colombiana. Cabe mencionar que en el clausulado del contrato no se establecen disposiciones relativas a la jurisdicción ni a la ley aplicable al mismo.

En los Estados Unidos las licencias de patentes presentan una combinación de asuntos de competencia federal y estatal. La primera gobierna la existencia, alcance y validez de los derechos de propiedad industrial e intelectual, mientras la segunda se ocupa de las obligaciones debidas por las partes con ocasión del contrato mismo248. En este sentido, el primer paso a seguir para realizar un correcto análisis del caso materia de estudio, de acuerdo con el método planteado, es determinar la clase de disputa frente a la que nos encontramos, es decir, si estamos frente a una controversia que afecta la naturaleza del derecho de propiedad industrial o por el contrario estamos frente a una de carácter puramente contractual. En el caso planteado, el origen de la controversia es la comercialización de los productos protegidos por las patentes licenciadas en territorios para los cuales no existía la autorización para hacerlo y en la demanda de reconvención se solicita la nulidad de la patente que sirve como base para la reivindicación de prioridad de la solicitud de patente en Colombia. En otras palabras, nos encontramos frente a una controversia que afecta directamente a una de las cualidades intrínsecas del derecho de propiedad industrial, su existencia, con lo cual será necesario acudir a las normas federales, que tal como se mencionó anteriormente, no establecen una referencia expresa a la ley aplicable a este tipo de disputas.

248 PORT, K. L. y otros, Licensing intellectual property in the information age, op. cit., pág. 333.


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34. Debido a este vacío legal y a la falta de uniformidad en las decisiones de casos análogos, se han realizado por la doctrina importantes trabajos con miras a lograr algún nivel de armonización en los parámetros a seguir para este tipo de situaciones, dentro de los cuales es de especial relevancia el de los principios ALI.

a) Elección de la ley aplicable bajo los principios del American Law Institute, ALI, aplicables a los contratos de transferencia de tecnología

35. Uno de los trabajos más interesantes y de mayor relevancia en esta materia nace del Instituto Americano de Derecho (American Law Institute, ALI) que por iniciativa de R. DREYFUSS y J. C. GINSBURG, a quienes se uniría posteriormente F. DESSEMONTER, inició en el año 2001 el proyecto conocido como “The Principles of American Law Institute governing jurisdiction, choice of law and judgments in transnational disputes in the field of intellectual property” o “ALI Principles”249. El principal objetivo de este proyecto es, siguiendo las palabras de F. DESSEMONTER, “más que recopilar las leyes de conflictos de 249 AMERICAN LAW INSTITUTE, Restatement of the Law, Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes, 2008, disponible en http://www.ali.org (última consulta 05/05/2012). En particular, ver la sección 302.1 que establece: “The law applicable to determine the existence, validity, duration, attributes, and infringement of intellectual property rights and the remedies for their infringement is: (a) for registered rights, the law of each State of registration. (b) For other intellectual property rights, the law of each State for which protection is sought”.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA los Estados Unidos, proponer soluciones prácticas a la gran mayoría de las preguntas relacionadas con litigios transnacionales en este ámbito”250. De este modo, la sección 301 apartado 1 de los principios ALI dispone:

“El Derecho aplicable con el fin de determinar la existencia, validez, duración, atributos y violación de los derechos de propiedad intelectual y las reparaciones a las que haya lugar por su violación es a) Para los derechos registrados, la ley del Estado del registro. b) Para otros derechos de propiedad intelectual, la ley del Estado para el cual se busca la protección”.

Tal como podemos apreciar en esta disposición, el apartado a) es la expresión del criterio de la lex rei sitae, puesto que se hace alusión al lugar de “registro” de los derechos mientras el apartado b) es una clara manifestación del criterio de la lex loci protectionis. Esta sección presenta una visión ecléctica los criterios utilizados para la determinación de la ley aplicable, al decantarse, por una parte, por el criterio de la lex rei sitae, pero al mismo tiempo, por otro lado, se soluciona el problema que este criterio plantea en cuanto al tratamiento de los derechos extraregistrales a los cuales se asigna como método para determinar la ley aplicable el criterio de la lex loci protectionis251.

250 DESSEMONTER, F., “American law institute principles: intellectual property and transnational disputes”, en InDret, vol. 2, 2009, pág.7. 251 Como pone de relieve DE MIGUEL ASENSIO, P. A., (Contratos internacionales sobre propiedad industrial, op. cit., pág. 199), una de las interpretaciones del criterio de la lex rei sitae es la de la lex origins y según los partidarios de esta teoría, cuando sobre un mismo objeto son otorgados derechos exclusivos por diferentes países, no estamos en presencia de una pluralidad de derechos diferenciados y autónomos, por el contrario, debido a la identidad del objeto sobre el cual confluyen los derechos será necesaria la aplicación de una


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El asunto principal en el caso planteado, a pesar de existir una violación contractual, será la existencia del derecho de patente cuestionado por la sociedad demandada en la reconvención, de suerte que, siguiendo la sección 301 de los Principios ALI anteriormente citados, se deberá aplicar la ley del país en el cual se efectuó el registro, es decir, Estados Unidos. 36. Es importante poner de relieve la coincidencia que se observa en este caso entre el criterio de la lex loci protectionis y el de la lex rei sitae. Esta coincidencia se presenta frecuentemente debido a la naturaleza territorial de los derechos de propiedad industrial, pero al entrar en aspectos relacionados con derechos extraregistrales como los derechos de autor o el know how la situación cambia radicalmente al dificultarse la determinación de la ubicación del intangible. Consideramos pertinente exponer el funcionamiento de la ley aplicable en Estados Unidos, para posteriormente analizar el tratamiento que se le daría a un contrato de licencia de know how con el fin de estudiar la forma en que el ordenamiento jurídico de este país resuelve el problema de la ubicación espacial de un derecho extraregistral. sola le y, la del país de origen del derecho. Continúa el autor indicando cómo la doctrina francesa, exponiendo un concepto unitario de los bienes de propiedad intelectual, defendió la lex origins considerando que el derecho realmente era concedido por el primer Estado y cuando se otorgaba en otro, lo que se daba era una simple extensión de este derecho. Sin embargo, esta posición ha sido duramente criticada con sólidos argumentos, tales como el desconocimiento del principio de territorialidad y la independencia de los derechos de propiedad industrial e intelectual que la aplicación de este criterio conllevaría. De la misma manera, se sostiene que la aplicación del criterio de la lex origins va en contravía de la seguridad jurídica, debido a la dificultad de precisar el lugar de origen del derecho protegido y adicionalmente, al eliminar la autonomía de cada derecho concedido se dificultaría el funcionamiento armónico entre la protección del derecho exclusivo y el método de ordenación del sistema económico de cada país. Vid. Encyclopedie Dalloz Droit International Privé, París, Dalloz, 1969, págs. 667- 672.


b) La determinación de la ley aplicable en defecto de elección de las partes. El criterio “center of gravity” o “the most significant relationship”

37. Esta teoría sentó las bases para que el Instituto Americano de Derecho (American Law Institute) desarrollara el Second Restatement, en cuyo texto se establece la teoría de la relación más significativa (most significant relationship) también llamada la teoría del centro de gravedad (center of gravity). La teoría de la relación más significativa fue inicialmente esbozada en el caso Barber Co. v. Hughes252 pero oficialmente adoptada por la Corte de Nueva York en el caso Auten v. Auten253 donde se sostuvo que “la Corte considerará todos los actos de las partes relacionados con el contrato en relación con los diferentes Estados involucrados y establecerá como ley aplicable al mismo la ley de aquel con el que los hechos presenten el contacto más íntimo254. 38. En el área de la contratación la norma básica contenida en la sección 187 del Second Restatement es la libertad de las partes para escoger la ley que gobernará su relación contractual255, pero en ausencia de esta elección el apartado 2 de la sección 188 establece un catálogo de puntos de contacto a ser considerados, dentro de los que por supuesto se encuentran el lugar de celebración del contrato y el lugar de su cumplimiento, aunque a diferencia de la teoría

252 Barber Co. v. Hughes, 223 Ind. 570, 63 N.E.2d (1945). 253 Auten v. Auten, 308 NY 155, 124 N.E.2d, 417 (1954). 254 LEFLAR, R. A., The Law of conflict of Laws, Nueva York, Howard W. Sams & Co, 1959, pág. 240. 255 O’HARA, E. y RIBSTEIN, L., “Rules and Institutions in Developing a Law Market: Views from the U.S. and Europe” en University of Illinois College of Law & Economics, Research Paper núm. LE08-010, 2008, pág. 8.


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tradicional, es posible tener en cuenta más de uno de los factores incluidos en el catálogo y no uno solo de ellos. Tal como habíamos adelantado, actualmente en los Estados Unidos no existe una homogeneidad en la aplicación de los criterios para establecer la ley aplicable a las relaciones contractuales, sin embargo, es posible afirmar que, aunque la mayoría de los Estados se han inclinado por la teoría contenida en el Second Restatement, existen algunos que siguen aplicando la teoría tradicional, otros que se limitan a la aplicación de la ley del foro, como Kentucky y Michigan y, otros que aplican teorías eclécticas que deben ser analizadas individualmente, tales como California y Washington256.

c) Aplicación criterio del center of gravity al contrato de transferencia de tecnología. Análisis de casos prácticos

A continuación expondremos dos casos con los cuales se podrá apreciar de una mejor manera el tratamiento de la ley aplicable a controversias sobre aspectos contractuales de acuerdos de transferencia de tecnología. En primer lugar, expondremos un supuesto fáctico de un contrato de licencia de know how (1) y, en segundo lugar, estudiaremos un caso en el que será necesario determinar la ley aplicable a un contrato de joint venture (2). Hemos elegido el ordenamiento de California por ser uno de los Estados más importantes en el campo de la tecnología y, por tanto, de los procesos de transferencia tecnológica. 256 Para un completo análisis de las teorías seguidas por cada Estado SYMEONIDES, S., “Choice of law 1995: A year in review”, en Am. J. Comp. L., vol. 44, 1995, págs. 181-241.


d) Determinación de la ley aplicable a un contrato de licencia de know how

39. Tal como lo anunciamos anteriormente, en este epígrafe utilizaremos un caso práctico con el fin de ilustrar de una manera práctica la determinación del Derecho aplicable a un contrato de licencia de know how. Supuesto práctico a analizar:

La sociedad “Price Co.” con domicilio en el Estado de California Estados Unidos, ha desarrollado un método para tratar metales a altas temperaturas, el cual se encuentra protegido mediante el sistema de los conocimientos técnicos secretos o “know how”.

Como parte de su estrategia comercial dicha sociedad, después de unas largas negociaciones, tanto telefónicas, cuanto vía internet, celebra en la ciudad de Londres, Reino Unido, un contrato de licencia de know how con la empresa inglesa “Bransfield Ltd.” domiciliada en la misma ciudad por el término de 10 años en virtud del cual, ésta se compromete a pagar la cantidad de dos millones de dólares como precio de entrada, más una suma equivalente al 5% de las utilidades anuales obtenidas con la implementación del know how a cambio de la comunicación y autorización de uso del mismo.

En el contrato se estipula una cláusula de exclusividad con la cual la sociedad “Price Co.” se compromete a no licenciar su know how a ninguna empresa competidora


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en el Reino Unido y, “Bransfield Ltd.”, por su parte, se obliga a no adquirir ninguna tecnología encaminada a reemplazar el know how licenciado durante el término de duración del contrato y dos años después de su finalización. Transcurridos dos años después de la celebración del contrato, la sociedad “Price Co.”, al percatarse de la abrupta disminución en la cantidad de royalties transferidas por la licenciataria, comprueba que esta situación se debe a la implementación de otro know how que, según “Bransfield Ltd.”, es de desarrollo propio y por ende no violatorio del acuerdo de exclusividad contemplado en el contrato. Ante esta situación, la licenciante decide acudir ante los tribunales de California para obtener una indemnización por los daños causados.

Para el análisis de este caso vamos a plantear dos escenarios distintos: el primero es aquel en el que las partes acuerdan una cláusula de ley aplicable y, el segundo, será en el cual no existe en el contenido del contrato una disposición de este tipo. 40. En relación con el primer escenario planteado, la supuesta violación por parte de la sociedad licenciataria de la cláusula de exclusividad contenida en el contrato constituye el fundamento para la solicitud de la indemnización de los daños causados con esta conducta. Como se puede apreciar, en ningún momento se está poniendo en duda la existencia o validez del know how ni se plantea su violación, en otras palabras, no es materia de discusión ningún elemento intrínseco del derecho que implique la aplicación del criterio de la lex loci protectionis. En este sentido, para el caso que analizamos, las pretensiones del demandante y los hechos que las soportan están relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones de las partes, razón por lo cual podemos afirmar que

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA nos encontraremos ante un caso de naturaleza eminentemente contractual. Una vez establecida la naturaleza de la controversia debemos ocuparnos del primer escenario, en el cual planteamos la existencia de una cláusula en la que se designa como ley aplicable al contrato las leyes del Estado de California. Cuando estamos en presencia de una cláusula de elección de ley aplicable en el Estado de California debemos examinar los siguientes elementos: a) posibilidad de hacerla valer ante los tribunales, b) sometimiento a alguna excepción y c) la forma en que debe ser interpretada257. En primer lugar, el Estado de California adopta la sección 187 del Second Restatement referente a la libertad de las partes para escoger la ley que gobernará su relación contractual, por consiguiente el primer elemento dirigido a la posibilidad de hacer efectiva la cláusula ante los tribunales estaría verificado. En segundo lugar, debemos establecer si el contrato analizado está sujeto a alguna excepción contenida en el ordenamiento jurídico del foro. Es usual que las legislaciones estatales establezcan excepciones a la autonomía conflictual de las partes en contratos referentes a inmuebles, seguros, pago de préstamos y, transporte entre otros. Una peculiaridad del ordenamiento en California es la existencia del denominado borrowing statute, en virtud del cual se “toma prestada” una excepción en relación con la imposibilidad de llevar a cabo el proceso contra una persona debido a un factor temporal que exista en el país o Estado en el que la causa se haya originado258. En otras palabras, el borrowing statute utiliza el

257 BORN, G., International civil litigation in United States courts: commentary & materials, New Providence, BPR Publishers, 2007, pág. 653. 258 El Código de procedimiento civil de California sección 361 establece: “When a cause of action has arisen in another state, or in a foreign country, and by the laws thereof an action thereon cannot there be maintained against a person by reason of the lapse of time, an action thereon shall not be maintained against him in this state, except in favor of one who has been a citizen of this state, and who


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catálogo de limitaciones de otro país o Estado que sea pertinente para el caso materia de estudio y si en virtud de este no es posible acudir ante los tribunales, el resultado será la imposibilidad de acudir a los tribunales de California, a pesar que en su ordenamiento no se encuentre una limitación equiparable a la de la ley extranjera259. En consecuencia, partiendo de la base que para nuestro caso no existe ninguna limitación en el ordenamiento inglés en cuanto a la posibilidad de acudir a los tribunales, podremos decir entonces que el segundo elemento del análisis de la cláusula ha sido superado. El tercer aspecto a tener en cuenta es la interpretación de la cláusula de ley aplicable, es decir, hasta dónde se entiende que llega la aplicación de la ley designada en el contrato. Para nuestro caso hipotético el análisis se centraría en determinar si la cláusula de ley aplicable se refiere solo a las leyes materiales del Estado de California o si por el contrario se debe entender que se aplican las normas de Derecho internacional privado. La solución dada por la sección 187 apartado 3 del Second Restatement es que a falta de mención expresa de las partes se entenderá que la elección versa únicamente sobre las leyes de carácter material. En conclusión, en primer lugar, al señalar que estamos frente a una controversia de naturaleza contractual estamos facultados para aplicar las leyes estatales. Posteriormente al aplicar las leyes de Derecho internacional privado del foro podemos establecer que la cláusula del contrato es válida, no es objeto de ninguna de las

has held the cause of action from the time it accrued”, vid. California Code of Civil Procedure. Action Sections 350-363, disponible en: http://www.leginfo.ca.gov/ (última consulta 19/05/2012). 259 PANISH, B. y BOYLE, K., “Separate choice of law analysis is required for each legal issue arising in a case”, en Los Angeles County Bar Association Magazine, vol. 27, Los Angeles, 2004, pág.11.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA excepciones contenidas en la ley y, debido a la coincidencia entre la ley del foro y la ley elegida por las partes, la interpretación se realizará con base en las normas locales y las de Derecho internacional privado del Estado de California. 41. Ahora bien, pensemos en el segundo escenario sugerido anteriormente en el cual no existe dentro del contenido del contrato una disposición expresa que indique la ley que se aplicará al caso en cuestión. En los casos en que los contratantes no han ejercido su autonomía conflictual será necesario establecer la ley que regirá el contrato en defecto de elección de las partes. Para tal fin, el Estado de California, en la mayoría de los casos260, acepta la aplicación del criterio del most significant relationship261, contenido en la sección 188 del Second Restatement262 y, aplicado en el caso Barber Co. V Hughes263, con lo cual éste será el criterio que tendremos que seguir para establecer la ley aplicable a nuestro caso. De acuerdo con la disposición citada, el primer aspecto que debe ser considerado es el lugar de celebración del contrato, en nuestro 260 Algunos de los casos de mayor relevancia en California en donde se han aplicado los lineamientos del Second Restatement en cuanto a la libertad de elección de las partes de la ley aplicable al contrato son Nedlloyd Lines B.V. v. Superior Court, 834 P.2d 1148 (Cal. 1992); Washington y Mutual Bank v. Superior Court, 15 P.3d 1071 (Cal. 2001). 261 Stonewall Surplus Lines Ins. Co. v. Johnson Controls, Inc., 14 Cal. App.4th 637, 17 Cal. Rptr.2d 713 (1993), Sotirakis v. United Services Automobile Assoc., 106 Nev. 123, 787 P.2d 788 (1990). 262 El apartado segundo de la sección 188 del Second Restatement of Law of Conflict of Laws establece: “In the absence of an effective choice of law by the parties (see § 187), the contacts to be taken into account in applying the principles of § 6 to determine the law applicable to an issue include: (a) the place of contracting, (b) the place of negotiation of the contract, (c) the place of performance, (d) the location of the subject matter of the contract, and (e) the domicile, residence, nationality, place of incorporation and place of business of the parties. These contacts are to be evaluated according to their relative importance with respect to the particular issue”. 263 Barber Co. v. Hughes, cit. supra.


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caso, Londres - Inglaterra. El segundo aspecto a ser tenido en cuenta es el lugar en donde se llevaron a cabo las negociaciones anteriores a la celebración del contrato. En este punto, de acuerdo con el planteamiento del caso, sería imposible determinar con exactitud el lugar de las negociaciones, puesto que estas se dieron por vía telefónica y en el ciberespacio. En tercer lugar, se debe analizar el lugar en el cual se ejecuta el contrato. Para nuestro caso el contrato se ejecuta en Inglaterra, ya que es en ese lugar en el cual se había implementado el proceso protegido por el Know how. En cuarto lugar, se debe tener presente el lugar en el que se encuentra situado el bien objeto del contrato. Con relación a este punto, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de propiedad industrial como las patentes de invención, debido al carácter extraregistral del know how es imposible asignarle un espacio geográfico específico. Finalmente, el último aspecto que debe ser analizado para establecer la relación más significativa es el relacionado con la residencia, asiento principal y nacionalidad de las partes, es decir, por parte de la demandante, California y, por la demandada Londres. De los aspectos analizados se desprende que el lugar de la celebración del contrato, la ejecución del mismo y el domicilio de la empresa demandada se encuentran situados en Inglaterra, mientras el único vínculo que une el caso con California es el domicilio de la sociedad titular del know how, por consiguiente, podemos afirmar que la relación más significativa con el caso será Inglaterra y, por ende, será la ley de este país la que se aplique al caso en cuestión. 42. No obstante lo anterior, no en todos los casos se siguen los lineamientos expuestos en el Second Restatement. De acuerdo con

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA S. SYMEONIDES264 en recientes casos265 en el Estado de California los parámetros seguidos por el juez sobre ley aplicable en materia de contratos son un híbrido de las teorías de government interest y comparative impairment analysis. Bajo estos parámetros se debe examinar cada una de las políticas gubernamentales de los Estados envueltos en la controversia y determinar si en efecto existe un conflicto de intereses. Si lo hubiese, el tribunal debe aplicar la ley del Estado cuyo interés resultaría más afectado si se aplicase la otra ley. Aplicando la teoría esbozada en el párrafo anterior a nuestro caso, el juez deberá examinar si con la aplicación de la ley inglesa se causa un detrimento a los intereses gubernamentales del Estado de California y si ello fuese así se tendrían que aplicar las disposiciones del ordenamiento californiano. 43. Algunas propuestas doctrinales como los Principios ALI contienen, sin embargo, soluciones diferentes inspiradas en la teoría de la prestación característica. Es el caso de la sección 315 apartado segundo de estos principios que establece que en defecto de elección de los contratantes será de aplicación la ley del lugar de residencia de la parte que otorga el derecho. Los defensores de esta postura, entre ellos F. DESSEMONTER, sostienen que “no debe de quedar duda que, desde el punto de vista de la justicia natural, la propiedad industrial e intelectual está más cercanamente vinculada con el lugar en donde ha sido creada que con el lugar en donde el contrato permite que se explote”. De acuerdo con la interpretación de los Principios ALI, en el caso que hemos planteado, puesto que la sociedad “Price Co.” es la parte que otorga la autorización de uso del know how, sería la ley del

264 SYMEONIDES, S., “Choice of law in the American courts in 2007: Twenty-Second Annual Survey” en American Journal of Comparative Law, vol. 56, Michigan, 2008. 265 Washington Mutual Bank. v. The Superior Court of Orange County, cit. supra.


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Estado de California la que deberá aplicarse para dirimir el conflicto en cuestión. Respecto a la solución formulada por los Principios ALI, aunque estamos de acuerdo en lo que tiene que ver con la íntima relación que guardan los derechos de propiedad intelectual con sus creadores y, por ende, con la ley del lugar en donde tengan su residencia habitual, no consideramos que ésta sea una postura que favorezca la justicia contractual. Tradicionalmente se ha establecido que los titulares de derechos de propiedad intelectual representan la parte débil de la relación contractual, haciéndose a menudo una analogía con los trabajadores en las relaciones laborales. No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que, al menos en lo referente al campo de la transferencia tecnológica, en la gran mayoría de los casos los titulares de derechos son empresas multinacionales o compañías con importantes recursos económicos, cabe preguntarse si la alegada debilidad de los titulares tiene actualmente vigencia. 44. En conclusión y, teniendo en mente que en realidad en un contrato de transferencia de tecnología el receptor es o bien la parte débil de la relación o, en el mejor de los casos, el que posee un cierto equilibrio con el productor, creemos que la postura según la cual el titular del derecho es quien realiza la prestación característica y, por ende, quien posee la conexión más íntima con el contrato, conlleva a reforzar el papel de dominio que posee el titular de los derechos, lo cual es perfectamente coherente con la calidad de productor de tecnología que presentan los Estados Unidos. Por ello, a nuestro modo de ver, el criterio “the most significant relationship” permite apreciar una diversidad de factores que pueden conducir a una determinación de la ley aplicable más ajustada a la realidad contractual que la resultante de la aplicación del criterio de la prestación característica.


e) Determinación de la ley aplicable a un contrato de joint venture

45. Tal como se indicó en los capítulos anteriores, la estructura de la licencia se encuentra presente en contratos de mayor complejidad prestacional como los contratos de ingeniería o los de joint venture. Estos últimos se erigen en la actualidad como uno de los medios más comunes para la realización de proyectos tecnológicos de cualquier tamaño en todos los campos de la técnica y la ciencia. A continuación utilizaremos un ejemplo real de uno de los proyectos privados de mayor envergadura tecnológica en la industria aeroespacial de los últimos tiempos y también, a nuestro juicio, uno de los más interesantes desde el punto de vista jurídico de la transferencia de tecnología, el proyecto “SEA LAUCH”. Debido a la complejidad del proyecto realizaremos algunas modificaciones hipotéticas al caso real para incorporar elementos que nos permitan abordar el tema desde una óptica más acorde a nuestra materia de estudio. Supuesto práctico a analizar:

El “SEA LAUCH” es un proyecto en el que cuatro empresas de diferentes países se han unido para crear una sociedad dedicada al lanzamiento de cohetes espaciales no tripulados con el fin de poner en órbita satélites de todo tipo. La innovación de este proyecto consiste en que, a diferencia de lo que se hacía anteriormente, con la tecnología implementada por la empresa, dos barcos se encargan de transportar y coordinar el lanzamiento de los cohetes desde aguas internacionales ubicadas en la línea ecuatorial, lo que supone una ventaja enorme en ahorro de combustible


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que a la postre se traduce en una mayor vida útil del satélite en órbita266. Las empresas intervinientes en la operación de joint venture son Boeing Commercial Space de Estados Unidos, Energia de Rusia, Aker Solutions de Noruega y SDO Yuzhnoye / PO Yuzhmash de Ucrania; la empresa resultante de esta operación recibió el nombre de “Sea Launch Llc.”. Uno de los mayores inconvenientes que tuvo el desarrollo del proyecto en el campo jurídico fue la prohibición establecida en las legislaciones de Ucrania y Rusia de compartir secretos que podían implicar ventajas tácticas en el campo militar, tales como el lanzamiento de misiles, por esta razón, se firmaron, además de los contratos de licencias de patentes concedidas a la nueva compañía, acuerdos independientes de confidencialidad y la obligación de implementar todas las adecuaciones necesarias para que no se tuviera acceso al know how267 ruso y ucraniano por parte de las otras empresas participantes en el contrato. El contrato de joint venture establece que la ley aplicable al mismo será la ley del Estado de California, pero en lo referente a los acuerdos de confidencialidad se aplicará las disposiciones del Reino Unido.

266 Toda la información referente a la historia y detalles de la empresa “Sea Launch” están disponibles en: http://www.boeing.com/special/sea-launch/, (última consulta 19/05/2012). 267 En este apartado, debido a la diferente terminología utilizada en Estados Unidos, utilizaremos las expresiones Know how, trade secret y conocimientos secretos de forma indistinta.

http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States

http://en.wikipedia.org/wiki/S.P._Korolev_Rocket_and_Space_Corporation_Energia

http://en.wikipedia.org/wiki/Russia

http://en.wikipedia.org/wiki/Aker_Solutions

http://en.wikipedia.org/wiki/Yuzhnoye_Design_Bureau

http://en.wikipedia.org/wiki/Yuzhmash


Tras publicarse por la USPTO una solicitud de patente consistente en un diseño de motores a reacción con importantes similitudes a los utilizados en el proyecto SEA LAUNCH, se inicia una investigación al interior de la compañía en la que se concluye que las medidas exigidas para mantener la confidencialidad de los secretos técnicos habían sido vulneradas y los planos de diseño de los cohetes (propiedad de las empresas rusa y ucraniana) habían sido modificados para su uso en aviones comerciales por una empresa filial de Boing Como resultado de la extinción del know how, que constituía uno de los activos más relevantes de las empresas Energia y SDO Yuzhnoye / PO Yuzhmash, los gobiernos de Rusia y Ucrania deciden retirar los créditos estatales que las soportaban, con lo cual estas deciden acudir a los tribunales del Estado de California para obtener una indemnización por parte de la empresa “Boeing Commercial Space” de Estados Unidos por la violación y consecuente extinción del know how.

Al igual que se ha venido realizando en el estudio de los casos anteriores, el primer paso a seguir será determinar la naturaleza de la controversia que se plantea. Así, cuando nos encontramos frente a un caso en el que el know how es uno de los puntos centrales de la discusión se debe tener extremo cuidado debido a la naturaleza misma del derecho que, al contrario de las patentes, consiste no en un derecho de exclusiva otorgado por el Estado sino en un monopolio fáctico. La jurisprudencia de Estados Unidos ha destacado la ausencia de la calidad de derecho exclusivo del know how (trade secret) 268 en el caso Greenberg v. Croydon Plastics Co., Inc.269 al sostener:

268 De acuerdo con la sección 39 del Restatment the third of unfair competition, la definición de “trade secret” es “cualquier información que pueda ser usada en el desarrollo de un negocio o una empresa y que sea lo suficientemente valiosa y

http://en.wikipedia.org/wiki/Yuzhnoye_Design_Bureau

http://en.wikipedia.org/wiki/Yuzhmash

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States


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“Los secretos industriales no otorgan a su titular el monopolio sobre la idea. Otros están en libertad de usar precisamente la misma idea, siempre y cuando el conocimiento usado sea obtenido por medio de su propio esfuerzo”.

De acuerdo con lo anterior, al no ser un derecho exclusivo y al poseer un carácter extraregistral, el know how presenta dificultades en su ubicación espacial haciendo casi imposible la aplicación del criterio de la lex rei sitae, establecido en el apartado a) de la sección 301 de los Principios ALI, comentado anteriormente. En el caso planteado, las pretensiones del demandante son la declaración de violación de un conocimiento técnico secreto y su correspondiente indemnización económica. El origen de esta controversia es una violación de un acuerdo de confidencialidad que formaba parte de una operación de joint venture que resulta en la puesta a disposición del público de un know how, situación que evidentemente conduce a la extinción del mismo. En otras palabras, estamos en presencia de un caso que involucra uno de los elementos intrínsecos del derecho inmaterial, su existencia. Es de suma importancia tener en cuenta que, aunque el conflicto está dirigido a la violación del derecho de know how conducente a su extinción, por lo que en principio estaríamos en presencia de un aspecto intrínseco del derecho, las partes haciendo uso de su autonomía conflictual decidieron aplicar al acuerdo de

secreta para implicar una ventaja real o potencial para otras personas, disponible en: http://www.ali.org (última consulta 19/05/2012). 269 Greenberg v. Croydon Plastics Co., Inc., 378 F. Supp. 806, 812, 182 U.S.P.Q. (BNA) 673 (E.D. Pa. 1974) “…Also, a trade secret does not give the owner a monopoly over the idea. Others are free to use precisely the same idea, as long as they obtain their knowledge through their own independent efforts”.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA confidencialidad las leyes del Reino Unido. En efecto, dentro del texto del contrato existe una cláusula de ley aplicable al contrato de joint venture y otra independiente para los acuerdos de confidencialidad270. En este sentido, de acuerdo con la sección 187 del Second Restatement271, las partes son autónomas de elegir la ley aplicable a sus relaciones contractuales, de suerte que, en principio, la cláusula que designa la ley del Reino Unido será válida ante los tribunales de California. 46. No obstante lo anterior, en concordancia con lo expuesto a lo largo de este capítulo, al encontrarnos con controversias que impliquen un pronunciamiento en cuanto a aspectos intrínsecos de derechos de propiedad industrial o intelectual, tales como su existencia y violación, es necesaria la aplicación del criterio de la lex loci protectionis o ley del país para el cual se solicita la protección. Tal como se ha sostenido en líneas anteriores, la aplicación de la ley del país para el cual se busca la protección tiene su fundamento en la esencia misma de los derechos de propiedad industrial, es decir el principio de territorialidad, pero debido al carácter extraregistral del know how ulteriores consideraciones se hacen necesarias. Los contratos que tienen como objeto un know how deben ser tratados de acuerdo con las especiales características que esta categoría de derecho reviste, en especial su carácter secreto y su peculiar forma de protección desligada de una autoridad que los conceda. Mientras en los contratos en los que se autoriza la explotación de derechos de propiedad industrial, incluso no se necesita que se identifique el ámbito territorial de los mismos

270 Tal como se indicó en el capítulo anterior, usualmente en los acuerdos de confidencialidad se designa la ley inglesa debido a su avanzado sistema de protección de los conocimientos técnicos secretos. 271 La sección 187(1) del Second Restatement textualmente establece: “The law of the state chosen by the parties to govern their contractual rights and duties will be applied if the particular issue is one which the parties could have resolved by an explicit provision in their agreement directed to that issue”.


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debido a que se está subordinado al territorio en el que la autoridad que concedió el derecho tiene competencia, en los contratos en los que se afecta un know how el principio de territorialidad no existe, puesto que la naturaleza de éste es de carácter fáctico y no proviene de una autoridad que conceda un derecho exclusivo sobre los conocimientos que se pretenden proteger. En nuestro caso, con los elementos contenidos en el contrato podemos establecer que, ya que la sociedad creada con el contrato de joint venture se encuentra estructurada bajo las leyes del Estado de California y es en este mismo lugar donde se encuentra el centro principal de la actividad negocial de la misma, el lugar para el que se otorgan las autorizaciones de uso del know how es el territorio californiano. En este orden de ideas, conviene recordar lo dispuesto por la sección 301 apartado 1b de los principios ALI, citada anteriormente, que dispone que en cuanto a los derechos de propiedad industrial e intelectual que no sean objeto de registro, el Derecho aplicable con el fin de determinar la existencia, validez, duración, atributos, violación y sus correspondientes reparaciones a las que haya lugar es la ley del Estado para el cual se busca la protección. Cabe preguntarse entonces cuál será el ámbito de protección de un conocimiento secreto (trade secret) en Estados Unidos. El ordenamiento jurídico de este país ha tenido un desarrollo dispar en la forma de protección para estos intangibles. La mayoría de los Estados ha adoptado su propio estatuto encargado de la regulación y protección de los conocimientos secretos y en cuanto al nivel federal, se ha incorporado en la sección 18 del U.S. Code el llamado “Economic Espionage Act” que establece las sanciones a la violación de los mismos pero en términos generales podemos

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA afirmar que la regulación de los conocimientos secretos es de competencia de la legislación de nivel estatal272. Por otra parte, en el tema de los conocimientos secretos (trade secret) se aplica la doctrina Erie v. Tompkins, comentada anteriormente, es decir, se aplica la ley estatal273, de suerte que será ésta la que determine los aspectos procesales y sustanciales del caso. 47. La Corte Suprema ha establecido que las normas de elección de ley aplicable para los conocimientos secretos serán las del lugar donde tenga su asiento el tribunal que conoce del caso (lex fori)274. Si la controversia es llevada ante tribunales federales en virtud del principio de diversity of citizenship275 será aplicable la ley del Estado del cual provenga el caso. Una vez se ha establecido la ley estatal que se aplicará al caso, se debe tener en cuenta que en los Estados Unidos la protección de los conocimientos secretos tiene dos aproximaciones distintas: por una parte encontramos la teoría del contrato y por la otra la teoría del tort. La diferencia en la aplicación de cada una de estas teorías está en el tratamiento que se le dará al caso en cuanto a medidas, no solamente de tipo procesal, sino en la indemnización por perjuicios causados, puesto que en el caso de las acciones contractuales no cabe la posibilidad de solicitar el daño punitivo. 272 DRATLER, J., Licensing of intellectual Property, op. cit., secc. 1-40. 273 Verdegaal Bros., Inc. v. Union Oil of Cal., 750 F.2d 947 (Fed. Cir. 1984). 274 Klaxon Co. v. Stentor Elec. Mfg. Co., 313 U.S. 487 (1941). 275 SYMEONIDES, S., “The American choice-of-law revolution in the courts: today and tomorrow”, en American Journal of Comparative Law, vol. 4, 2004, pág. 976. Tal como se indicó en anteriores líneas, el Derecho internacional privado en los Estados Unidos forma parte casi en su totalidad del Derecho privado y, como tal, es regulado por el nivel estatal y no por las leyes federales. Esta situación conduce a que cada uno de los Estados pueda resolver un mismo caso de una forma distinta y la Corte Federal al momento de conocer de un asunto de esta naturaleza deba seguir los lineamientos de cada una de las legislaciones estatales en virtud del principio de diversity of cityzenship.


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Ahora bien, es muy común que en un mismo caso convivan las dos teorías, es decir, que existiendo un contrato se produzcan daños que puedan ser incluidos dentro de la teoría del tort. Esta posibilidad ha sido recogida en el capítulo cuarto de la última versión de Restatement (the third) of Unfair Competition276. 48. En el caso planteado consideramos que, aunque existía un contrato de joint venture en el cual se estipula que lo relativo a los acuerdos de confidencialidad estará regido por la ley del Reino Unido, ya que el foro está en California y debido a que como producto de la violación del know how se produjeron efectos dañosos para los titulares, es posible aplicar tanto la teoría contractual, cuanto la teoría del tort, por tanto, las leyes aplicable a la controversia serán las del Estado de California. El presente caso analizado nos ha servido para ilustrar la enorme complejidad que trae consigo la determinación de la legislación aplicable a controversias surgidas de la violación de un know how producto de la ejecución de un contrato con causa compleja en los Estados Unidos. Habiendo estudiado el sistema de elección y determinación de la ley aplicable a un contrato de transferencia de tecnología en los Estados Unidos, podemos concluir que la falta de homogeneidad de las normas de protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual, las diferentes aproximaciones que se dan al mismo tema (teoría del contrato y teoría del tort, en caso del know how) y la diversidad de doctrinas utilizadas para determinar la ley aplicable a los contratos, hacen que la elección de la ley de Estados Unidos como legislación aplicable a un contrato de transferencia de tecnología demande de las partes un alto nivel de sofisticación jurídica. Así, puesto que la elección de la ley de Estados Unidos es

276 Restatement (Third) of Unfair Competition, capítulo 4, § 39–45 (1995).

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA habitual en la práctica contractual internacional, podemos afirmar que esta elección constituye una barrera más a la que tendrá que enfrentarse la parte receptora de tecnología.

2. Elección y determinación de la ley aplicable en los contratos de transferencia de tecnología en la Unión Europea: Patentes

49. Como punto de partida de nuestro estudio debemos tener en cuenta que la existencia de derechos de propiedad industrial e intelectual encargados de proteger la tecnología es de vital importancia en los contratos de licencia. En este sentido, nos ocuparemos, en primer lugar, de analizar los principales cuerpos normativos encargados de regular la materia de la propiedad industrial, con el fin de determinar la existencia de normas de conflicto que nos permitirán establecer la ley a ellos aplicable en el desarrollo de los contratos de transferencia de tecnología, posteriormente nos ocuparemos del RRI277 que nos dará las pautas necesarias acerca de la forma en que se establece la ley aplicable a las situaciones que involucren aspectos meramente contractuales. En este punto es preciso destacar la dificultad que presenta en algunas ocasiones fijar el límite entre los aspectos contractuales y aquellos que se relacionan directamente con aspectos intrínsecos de los derechos de propiedad industrial. Uno de los aspectos en los que con más frecuencia se presentan dificultades de este tipo es en la transmisibilidad de los derechos. Un caso que nos puede servir como guía en este complejo tema lo encontramos en el campo de los derechos de autor, concretamente en el área de los derechos morales y patrimoniales. Así, en el caso Anne Bragance v. Olivier Orban y Michel de Grèce, Anne Bragance, una escritora “fantasma”, había cedido todos los derechos que le correspondían como autora a su coautor, Michel de 277 Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra.


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Grèce en virtud de un contrato sometido a las leyes del Estado de Nueva York. Al publicarse el libro en Francia, la señora Bragance demandó alegando infracción a sus derechos morales de autor y solicitando parte de los royalties obtenidos por la venta del libro. La Corte de Apelación francesa estimó que, aunque el contrato estaba regido por las leyes de Nueva York (lex contractus), según las cuales se había realizado una transferencia total de los derechos, de acuerdo con la ley del lugar en donde se solicita la protección (lex loci protectionis), es decir, Francia, la transmisibilidad de los derechos morales es imposible y, por tanto, aunque no se concedió ningún derecho pecuniario, se ordenó el reconocimiento del derecho moral de paternidad en todos los ejemplares franceses de la obra278. Aunque en este caso no estamos en presencia de un contrato de transferencia de tecnología, a nuestro juicio, este pronunciamiento de la Corte de Apelación francesa nos permite ilustrar perfectamente la dicotomía entre la aplicación de los criterios de la lex loci protectionis y la lex contractus en la transmisibilidad de los derechos, debido a que, aunque la transferencia de los mismos estaba regulada en su integridad por la ley elegida por las partes para regir el acuerdo, la ley del lugar de protección del derecho (lex loci protectionis francesa) era la encargada de regular los aspectos relacionados con los atributos intrínsecos del derecho de propiedad intelectual. 50. Son pocas, sin embargo, las normas del nivel convencional europeo que determinan la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial. Por ello, el primer cuerpo normativo que examinaremos es el Convenio de la Patente Europea (en adelante 278 Cour de Cassation 148. Bragance (Anne) v. Olivier Orban and Michel de Grèce (1989), 142 RIDA 301. Esta sentencia es analizada por J. C. GINSBURG (“Concept of Authorship in Comparative Copyright Law”, en Columbia University Public Law & Legal Theory, 2003, pág. 23).

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA CPE)279. A continuación analizaremos las situaciones particulares en que existen normas de este Convenio que determinan la ley aplicable a las patentes europeas.

a) Disposiciones relativas a la ley aplicable en el Convenio de la Patente Europea (CPE)

51. Las patentes de invención, como hemos visto anteriormente, son uno de los elementos más importantes al momento de establecer procesos de transferencia de tecnología, pero paradójicamente, también constituyen el área que tal vez en la actualidad tiene un menor grado de armonización dentro de la Unión Europea. Esta situación se debe a diversos factores, entre ellos que las Directivas y los Reglamentos, a pesar de vincular a los Estados miembros de la Unión, no tienen incidencia sobre el CPE, debido a que este opera fuera del nivel de la Unión, siendo de aplicación para Estados que no forma parte de esta280. Recordemos que en virtud del CPE es posible presentar una única solicitud de patente ante la Oficina Europea de Patentes (en adelante EPO) y una vez es concedida, la misma debe ser objeto de validación ante las autoridades competentes de los países designados. De acuerdo con este sistema se considera que la patente europea tiene el mismo valor que una patente nacional, por lo tanto, el régimen jurídico de la misma queda sometido a las legislaciones nacionales respectivas281. 279 Convenio sobre concesión de la Patente Europea de 5 de octubre de 1973, revisado el 17 de diciembre de 1991, hecho en Munich el 29 de noviembre de 2000, BOE núm. 22 de 25 de enero de 2003. 280 ANTONS, C., BLAKENEY M. y HEATH, C., Intellectual property harmonisation within ASEAN and APEC, Londres, Kluwer Law International, 2004, pág. 43. 281 CASADO CERVIÑO, A. “Los sistemas nacional y europeo de protección de las invenciones”, en Revista jurídica de Catalunya, 1991, págs. 459 y ss.


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Pues bien, el CPE contiene solo algunas disposiciones concernientes a la ley aplicable a las patentes. Esta situación se debe a que el proceso de validación ante las oficinas nacionales de obligatorio trámite con posterioridad a la concesión, conduce a que la de la patente europea sea considerada como una patente nacional y, como tal, la mayoría de los asuntos estarán regulados por las legislaciones internas de los países miembros. En las siguientes líneas consideramos pertinente referirnos a dos situaciones puntuales en las que el CPE determina la ley aplicable. La primera de ellas está relacionada con los procedimientos llevados ante la EPO, (por ejemplo el trámite de solicitud, una oposición o una nulidad) cuya normativa aplicable serán las disposiciones del CPE mismo282. En este caso, no obstante lo dicho anteriormente en cuanto al sometimiento de la patente a las leyes nacionales, las normas del CPE adquieren el carácter de leyes del país de protección y reemplazan a las de nivel nacional283. 52. En segundo lugar, aunque no es el objeto del presente trabajo, consideramos relevante referirnos a las invenciones realizadas en el desarrollo de un contrato de trabajo. En este sentido, es importante tener en cuenta que, tal como se mencionó en el primer capítulo de este trabajo, la transferencia de tecnología es básicamente un flujo de conocimientos, por tanto, la operación de transmisión de la titularidad del inventor a la empresa también constituirá una transferencia tecnológica. Al respecto, el CPE dispone en el artículo 60.1: 282 Como ejemplos de esta situación los podemos encontrar en los artículos 96, 100 o 101 del CPE. 283 FAWCETT, J. y TORREMANS, P., Intellectual Property and Private International Law, op. cit., pág. 530.


“El derecho a la patente europea pertenece al inventor o a sus causahabientes. Si el inventor es un empleado, el derecho a la patente europea se determinará de acuerdo con la legislación del Estado en cuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal; si no puede determinarse el Estado en cuyo territorio ejerce esa actividad principal, la legislación aplicable será la del Estado en cuyo territorio se encuentra el establecimiento del empresario del que el empleado dependa”.

De esta manera podemos observar que el CPE se inclina por la protección de la parte más débil de la relación, en este caso el inventor, con lo cual cualquier norma nacional que esté en contravía de esta disposición será inaplicable. Para seguir avanzando en nuestra investigación, parece adecuado detenernos un momento en reflexionar sobre la diferencia que existe entre la disposición trascrita anteriormente y el artículo 8.1 del Reglamento (CE) No 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, (Roma I), en adelante RRI284, que dispone:

El contrato individual de trabajo se regirá por la ley que elijan las partes de conformidad con el artículo 3. No obstante, dicha elección no podrá tener por resultado el privar al trabajador de la protección que le aseguren las disposiciones que no pueden excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta de elección, habrían sido aplicables en virtud de los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo.

284 Reglamento (CE) No 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), DOUE Nº L 177/6 del 4 de julio de 2008, disponible en: http://www.uaipit.com (sección de legislación).


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Tal como se puede apreciar, la diferencia radica en la facultad que otorga el RRI para la elección de la ley aplicable al contrato. En una primera instancia es posible argumentar que en estos casos es conveniente preservar, como lo ha hecho el CPE, la protección de la parte más débil de la relación, pero al realizar un análisis más detallado vemos como, en caso de que la elección se hiciese de forma tal que perjudicara al inventor, serían aplicables las normas imperativas destinadas a la protección del trabajador. Antes de la entrada en vigor del RRI era claro que al ser un ordenamiento especial por ocupase de una materia específica, el CPE primaba sobre el CR, pero en el panorama actual la situación debe ser objeto de un análisis más detallado. Parece claro que el CPE es la norma especial, ya que regula con precisión la materia de las invenciones laborales, pero por otra parte, el RRI tiene un carácter posterior y superior jerarquía normativa, en los países miembros de la UE. Sobre esta base, es necesario acudir al propio texto del Reglamento que en su Artículo 25, apartado 1, establece que este último “no afectará” a la aplicación de los convenios internacionales en que sean parte uno o más Estados miembros en el momento de su adopción y que regulen los conflictos de leyes en materia de obligaciones contractuales. El citado artículo 25.1 está en concordancia con el Artículo 307.1, del Tratado Constitutivo de la Unión Europea. Este artículo dispone, de conformidad con los principios del Derecho internacional, que el Tratado “no afectará a los derechos y obligaciones que resulten de convenios celebrados antes de la conclusión del Tratado (o, para los Estados que se hayan adherido, antes de su adhesión), entre uno o varios Estados miembros, por una parte y, uno o varios terceros Estados, por otra”. De lo anterior se desprende que el CPE prevalecería sobre el Reglamento y, por

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA consiguiente, las partes no tendrían la opción de escoger la ley aplicable a la relación laboral. En nuestra opinión, esta es una situación que restringe la posibilidad a las partes de escoger la ley que más se adapte a sus requerimientos, es decir, para que esté justificada una limitación a la autonomía conflictual debe existir una norma cuyo objetivo sea la protección de uno de los fines considerados como superiores dentro del ordenamiento jurídico. En este orden de ideas, al realizar una interpretación teleológica de las normas en conflicto, el fin de los dos instrumentos normativos es la protección de la parte débil de la relación, que en este caso la constituye el inventor, de suerte que si se aplicase el RRI no existiría un detrimento de este fin, toda vez que como lo dice el propio texto del artículo 8.1 “dicha elección no podrá tener por resultado el privar al trabajador de la protección que le aseguren las disposiciones que no pueden excluirse mediante acuerdo”. 53. Con la aplicación del CPE creemos que se estaría precisamente yendo en contravía del fin perseguido por la norma, es decir, la protección del inventor, puesto que en muchas ocasiones puede ser más beneficioso para él contar con la posibilidad de elección de un ordenamiento que le otorgue condiciones más beneficiosas que las que le podría proporcionar la legislación del lugar en donde realiza las actividades, sobre todo teniendo en cuenta que con la implementación de las nuevas tecnologías el trabajo, o en palabras del CPE, la actividad principal, puede desarrollarse en un país que no otorgue una protección adecuada al trabajador. Un caso que puede ilustrar la situación mencionada anteriormente es el planteado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid285 en el cual un trabajador celebra un contrato de trabajo con una

285 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de julio de 2004. R.J. 2004/759


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empresa británica para desarrollar su actividad en España en el que se especifica que la ley aplicable será la del Reino Unido, la cual era claramente desfavorable para él. En este caso el Tribunal sostuvo:

“La elección de una determinada normativa, solo cabe, en materia de contrato de trabajo, cuando la misma presenta mayores beneficios para el trabajador, pero nunca cuando es restrictiva”.

Aunque el caso expuesto no involucra una transferencia de tecnología, puede ayudarnos a entender el sistema de protección de la parte débil de la relación, puesto que podemos apreciar que el principio de favorabilidad fue privilegiado sobre la autonomía conflictual ejercida por las partes286. 54. Otro de los puntos en los que el CPE se refiere a la determinación de la ley aplicable es el de la solicitud de patente como objeto de propiedad. Al respecto el Convenio establece:

“Artículo 74. Legislación aplicable. Salvo que se disponga lo contrario en el presente Convenio, la solicitud de patente europea como objeto de propiedad estará sometida, en cada Estado contratante designado y con efectos en ese Estado, a la legislación aplicable en dicho Estado a las solicitudes de patentes nacionales”.

286 La Corte de casación francesa sostuvo que son aplicables las normas imperativas de Derecho interno destinadas a la protección del trabajador a un contrato de trabajo en el que las partes se han sometido a un Derecho extranjero. JAULT, F., “Conflits de lois. - Convention de Rome du 19 juin 1980, - Article 6 - Loi du lieu d'exécution“, en Revue critique de droit international privé, 2003, pág. 446.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Conviene recordar que la figura de la patente europea creada por el CPE no contempla un derecho supranacional de aplicación directa en los países miembros, toda vez que es necesaria la realización de un proceso de validación y, por lo tanto, la eficacia del derecho estará otorgada por el Estado en el cual se valida. En otras palabras, una solicitud de patente e incluso una patente europea ya concedida, no otorga un derecho de exclusiva, este se adquiere después de llevar a cabo el proceso de validación en los países designados previamente, de suerte que la ley aplicable será la del país en el que se pretende obtener en última instancia la exclusividad que otorga la patente.

b) Disposiciones relativas a la ley aplicable en el proyecto de Reglamento sobre la patente comunitaria

55. El proyecto de Reglamento sobre la patente comunitaria que, al igual que el CPE, no contiene una gran cantidad de normas que regulen la ley aplicable a las patentes concedidas en virtud de su aplicación. Empezaremos el examen de esta materia con una breve introducción acerca de este proyecto con el fin de identificar las diferencias que este presenta respecto del CPE, verificando la evolución que se ha logrado a lo largo de las negociaciones de este proyecto respecto a los aspectos puntuales que a continuación se estudian y que son de relevancia manifiesta para los contratos de transferencia de tecnología. El artículo 2.1 de la propuesta de Reglamento de la Patente Comunitaria dispone:

“La patente comunitaria tendrá un carácter autónomo. Se regirá sólo por el presente Reglamento y por los principios generales del Derecho comunitario. No obstante, las disposiciones del presente Reglamento no excluirán la


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aplicación del Derecho de competencia comunitario, ni el Derecho de los Estados miembros en materia de responsabilidad penal, competencia desleal y fusiones ni de las disposiciones del Convenio de Múnich en la medida en que no estén comprendidas en el presente Reglamento”.

Tal como se puede extraer de la lectura de esta norma, la patente comunitaria estará regida por el propio Reglamento y por los principios generales del Derecho de la Unión Europea, de suerte que las competencias otorgadas a las legislaciones nacionales y el CPE tendrán un carácter residual. Por su parte, el artículo 14 de la propuesta de Reglamento establece que la patente comunitaria como objeto de propiedad se equiparará a una patente nacional de acuerdo con el lugar en que el solicitante de la patente tuviere su domicilio o sede en la fecha presentación de la solicitud de patente europea o en su defecto, donde el solicitante tuviere un centro de actividad en esa fecha. Podemos mencionar como ejemplos en los que la patente o la solicitud de patente es tratada como objeto de propiedad y, por tanto, sujeta a la aplicación de las leyes nacionales, los trámites de sucesión y las ejecuciones forzosas. En cuanto a las invenciones laborales la propuesta de Reglamento acoge en el artículo 4.2 la misma fórmula adoptada por el CPE, es decir, la aplicación de la ley del lugar en que el trabajador realice su actividad principal y, en caso, de no poder establecerse, se aplicará la del lugar donde se encuentre el establecimiento del empresario- empleador. Al respecto nos remitimos a las críticas a la limitación de la autonomía de la voluntad conflictual de las partes realizadas en el apartado del CPE. De lo analizado anteriormente se puede concluir que en los cuerpos normativos examinados que regulan los derechos de propiedad

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA industrial no encontramos, salvo en aspectos puntuales como el de las invenciones laborales, reglas claras y detalladas que sirvan como guía para determinar la ley aplicable a estos derechos, por lo tanto, será necesario acudir a otras fuentes del derecho para determinar el régimen aplicable a este tipo de derechos, tales como la jurisprudencia y la doctrina.

3. Elección y determinación de la ley aplicable en los contratos de transferencia de tecnología en la Unión Europea: otros derechos de propiedad industrial e intelectual

a) La ley aplicable a los derechos registrales

56. Recordemos que al inicio de esta capitulo habíamos indicado la aplicación del criterio de la lex loci protectionis en este tipo de casos. Pues bien, en el ámbito europeo la doctrina alemana, interpretando el principio del trato nacional contenido en el artículo 2.1 del CUP287 y el artículo 3 del acuerdo ADPIC288, defiende la existencia de un “principio universal” para la determinación de la ley aplicable, según el cual, los conflictos que se presenten con relación a los derechos de propiedad industrial estarán sujetos a la ley del Estado en el que se solicita la protección289. Esta posición ha sido acogida por diversos sectores de la doctrina internacional afirmando que el principio del trato nacional, establecido también en el artículo 5.2 del Convenio de Berna para la protección de

287 Convenio de la Unión de París, cit. supra. 288 Acuerdo ADPIC, cit. supra. 289 MATULIONYTĖ, R., “Cross-Border Collective Management and Principle of Territoriality: Problems and Possible Solutions in the EU”, en The Journal of World Intellectual Property, vol. XI, 2009, pág. 476.


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obras artísticas y literarias290 constituye el fundamento jurídico para la aplicación del criterio de la lex loci protectionis, que en todos los casos en que sea aplicable desplazará o condicionará al Derecho internacional privado de producción interna291. Por otra parte, debemos tener en cuenta que la aplicación de otros criterios para establecer la ley aplicable, tales como el del lugar de residencia habitual de una de las partes podría conducir a la violación del principio del trato nacional, toda vez que en la mayoría de los casos el domicilio de las partes coincide con su nacionalidad, produciendo de este modo un tratamiento dispar entre nacionales y extranjeros, que es precisamente el tipo de situaciones que persiguen evitar la normas señaladas previamente y específicamente el artículo 2.2 del CUP292.

290 Convenio de Berna para la protección de obras artísticas y literarias del 9 de septiembre de 1886, completado en París el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlín el 13 de noviembre de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914. Instrumento de ratificación en España de 2 de julio de 1974. BOE, núm. 81 de 4 de abril de 1974 y núm. 260 de 30 de octubre de 1974 y modificado en 1979 (BOE de 5 de diciembre de 1984), disponible en: http://www.uaipit.com (sección de legislación). 291 VIRGÓS SORIANO, M., “Artículo 10 apartado 4” en ABALADEJO A. y DÍAZ ALABART, S. (dirs.), Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, op. cit., pág. 602. Los detractores de esta posición sostienen que la obligación impuesta por el principio del trato nacional se satisface con la aplicación de la misma norma de conflicto para nacionales y extranjeros y, por tanto, estamos en presencia de un precepto cuyo fin es evitar la discriminación en el tratamiento de nacionales y extranjeros y no la asignación de la ley aplicable a una controversia. 292 DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “La lex loci protectionis tras el Reglamento Roma II”, op. cit., pág. 379. El artículo 2.1 del CUP establece que ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA 57. Existen, sin embargo, situaciones en las que no siempre es claro cuándo debe aplicarse este criterio. Valiéndonos del siguiente ejemplo estudiaremos la contraposición de intereses que puede surgir entre las partes a la hora de aplicar, bien sea el estatuto contractual o bien la ley rectora del derecho de propiedad industrial involucrado en el contrato. Supuesto fáctico a analizar:

La sociedad española “Centro de Investigación Biológica” celebra un contrato de licencia de patente en la ciudad de Madrid con la compañía “Advance Biomedical Industries”, con domicilio en la ciudad de Liverpool - Inglaterra, por medio del cual la sociedad inglesa otorga la autorización de uso de un dispositivo dirigido a la regulación del flujo sanguíneo en humanos, el cual se encuentra protegido por una patente europea con validez en el Reino Unido, Alemania, Francia y España293. En el texto del contrato las partes acuerdan que cualquier controversia surgida en el desarrollo del cumplimiento de las obligaciones de las partes estará regida por el ordenamiento del Reino Unido. Pasados unos meses desde la firma del contrato, la sociedad española se percata que la patente objeto del contrato carece de actividad inventiva, razón por la cual decide instaurar una acción de nulidad de la patente europea ante los tribunales españoles con base, en entre otras, en la falta de actividad inventiva y en la pérdida del derecho de prioridad de acuerdo con el siguiente argumento: la solicitud inicial presentada en Estados Unidos es realizada por tres

293 Este caso está inspirado en el asunto Edwards Lifesciences Ag. v. Cook Biotech Incorporated, Royal Court of Justice of England and Wales de 12 de junio de 2009.


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inventores de los cuales solo uno ostentaba la calidad de empleado de la sociedad Advance Biomedical Industries, sin embargo, la solicitud de patente a través del sistema PCT es realizada a nombre de dicha sociedad aportando solo un documento en el que consta la declaración de transferencia de derechos a su nombre sin que conste la transferencia de derechos de los otros dos inventores, razón por la cual, a juicio del demandante, la prioridad se ha perdido y en el entretanto, debido a diferentes documentos publicados se pierde también la novedad y por ende no se cumplen los requisitos de patentabilidad exigidos para la concesión del derecho. En la contestación de la demanda, la sociedad Advance Biomedical Industries alega que de acuerdo con la legislación inglesa, que fue la elegida por las partes, la sección 7 del UK Patent Act dispone que la solicitud de patente puede ser realizada294 por cualquier persona, sin embargo, la concesión se otorgará a los inventores o sus sucesores en título, requisito que se cumplió, puesto que antes de la concesión se aportaron los faltantes documentos relativos a las transferencias de derechos y, por tanto, la invocación del derecho de propiedad es totalmente válido.

Tal como podemos observar, en este caso, la sociedad británica estará interesada en que la ley aplicable al caso concreto sea la inglesa y de esta forma, salvar el gran obstáculo que supondría la pérdida de la fecha de prioridad, que llevaría a la destrucción del 294 Sección 7 de la Ley de patentes del Reino Unido: “Any person may make an application for a patent either alone or jointly with another”, disponible en: http://www.uaipit.com, sección de legislación (última consulta 05/05/2012).

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA requisito de la novedad y a la postre a la nulidad de la patente. Veamos entonces, de acuerdo con el método que hemos utilizado, cómo se resolvería este caso a la luz del Derecho europeo. 58. En primer lugar, debemos determinar la naturaleza de la controversia. Recordemos que de acuerdo con los principios CLIP, la lex loci protectionis se aplicará a la existencia, validez, alcance y duración de los derechos de propiedad industrial, sin embargo, es necesario acudir a las normas que establecen la aplicación de este criterio. En España el artículo 10.4 del Código Civil ha sido tradicionalmente la norma de conflicto básica en esta materia. De acuerdo con este artículo “Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los tratados y convenios internacionales de los que España sea parte”. Esta norma establece el criterio de la lex loci protectionis proyectado en dos aspectos diferentes295: El primero de ellos se refiere a los aspectos reales de esta clase de derechos, es decir el nacimiento, modificación, transmisión, contenido, duración, efectos, titularidad y extinción, mientras el

295 CALVO CARAVACA, A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Derecho Internacional Privado, op. cit., pág. 676. Una de las mayores dificultades que presentaba el artículo 10.4 del Código Civil era la discusión acerca de su unilateralidad y las interpretaciones para darle un carácter bilateral ya que señalaba que se aplicaría la ley española en los casos en que se vulnerara el derecho en territorio español, pero dejaba abiertos a la interpretación los casos en los cuales se vulnerara el derecho en territorio extranjero. Con el Reglamento Roma II esta incertidumbre se subsana, debido a que la redacción del artículo 8 permite la aplicación de la ley del lugar en el cual se solicita la protección. Sobre la discusión de la unilateralidad del artículo 10.4, GUARDANS CAMBÓ, I. “Contratos de transferencia de tecnología” op. cit., págs. 1623- 1624; VIRGÓS SORIANO, M., “Artículo 10 apartado 4”, op. cit., pág. 910-912; SABIDO RODRÍGUEZ, M. “Capítulo XIX Contratos internacionales de transferencia de tecnología”, op. cit., pág. 604.


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segundo comprende los aspectos relativos a la responsabilidad extracontractual derivada de la infracción de los derechos. Precisamente en este punto es donde se debe tener en cuenta el artículo 8 del RRII296 que establece el criterio de la lex loci protectionis297 y desplaza las normas internas de los países miembros298. Ahora bien, en el caso que nos ocupa existe un conflicto de intereses en el que una de las partes pretende aplicar la ley acordada para regir el contrato a una controversia que involucra elementos intrínsecos del derecho de exclusiva. En este sentido, tal como habíamos mencionado anteriormente, es indispensable tener en cuenta el carácter absoluto e inderogable que posee el criterio de la lex loci protectionis, cuya aplicación se superpone a la autonomía conflictual de las partes.

296 Vid. Reglamento (CE) núm. 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), DOUE núm. L 199/40 del 31 de julio de 2007, disponible en: http://www.uaipit.com (sección de legislación). El artículo 8 establece: “Infracción de los derechos de propiedad intelectual. 1. La ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección. 2. En caso de una obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario, la ley aplicable será la ley del país en el que se haya cometido la infracción para toda cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento comunitario. 3. La ley aplicable con arreglo al presente artículo no podrá excluirse mediante un acuerdo adoptado en virtud del artículo 14”. 297 ESTEVE GONZÁLEZ, L., Aspectos internacionales de las infracciones de derechos de autor en internet, disponible en: http://www.uaipit.com, sección de publicaciones (última consulta 05/05/2012). 298 PALAO MORENO, G., “La protección de los derechos de propiedad intelectual en Europa: el artículo 8 del Reglamento Roma II”, en Revista Jurídica del Deporte y Espectáculo, 2008, págs. 557-571.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA La restricción a la autonomía de la voluntad señalada anteriormente encuentra su fundamento en la naturaleza misma de los derechos de propiedad industrial, en donde los fines perseguidos por el Estado poseen un carácter superior. Esto conduce a que al estar en presencia de contratos internacionales que involucran derechos de propiedad industrial, la autonomía conflictual solo puede ser ejercida por las partes en cuanto a aspectos relacionados con el estatuto contractual299. 60. En conclusión, el criterio de la lex loci protectionis continúa siendo de aplicación en España, tanto en lo que toca a los derechos, tales como constitución, extinción etc., cuanto en lo referente a las obligaciones no contractuales derivadas de una infracción; la diferencia radica en que en el primer caso, el criterio se aplicará, en virtud del artículo 10.4 del Código Civil mientras en el segundo lo hará en concordancia con el artículo 8 del RRII300. En este orden de ideas, para nuestro caso planteado será necesario aplicar el criterio de la lex loci protectionis, en virtud del artículo 10.4 del Código Civil, dándonos como resultado la aplicación de la ley del lugar para el que se solicite la protección, es decir el ordenamiento español y no el inglés.

299 Una excepción a este principio lo encontramos en la Ley de Derecho internacional privado suiza en cuyo artículo 110.2 se autoriza a las partes involucradas en un proceso por infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual a acordar después de la comisión del hecho infractor la aplicación de la ley del foro, es decir, de la ley suiza. “En ce qui concerne les prétentions consécutives à un acte illicite, les parties peuvent toujours convenir, après l’événement dommageable, de l’application du droit du for”. Código Federal Suizo de Derecho Internacional Privado, cit. supra, disponible en: http://www.uaipit.com, sección de legislación (última consulta 05/05/2012). 300 CALVO CARAVACA A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Derecho Internacional Privado, vol. II, op. cit., págs. 931-932. En el mismo sentido DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “La lex loci protectionis tras el Reglamento Roma II”, op. cit., pág. 385.


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b) La ley aplicable a los derechos extraregistrales

61. Una vez estudiado el caso anterior en el que se involucraba en el contrato un derecho de carácter registral como la patente de invención, consideramos pertinente ocuparnos de analizar una situación en la que el objeto del contrato lo constituya un derecho extraregistral como un know how. Así, en la actualidad una gran parte del volumen de transferencia de tecnología que se realiza en el mundo involucra elementos protegidos por la figura del secreto empresarial, know how o trade secret301. Tal como hemos sostenido en repetidas ocasiones, la protección de intangibles por vía del sistema del know how implica ventajas sobre otros derechos registrales como las patentes de invención sobre todo en su duración, puesto que la duración del derecho estará ligada al carácter reservado de la información que se protege. No obstante, debido a su ausencia de vínculo territorial, los conocimientos protegidos por la figura del know how presentan peculiaridades que deben ser observadas con sumo cuidado. En efecto, contrario a los derechos de propiedad industrial en donde el principio de territorialidad rige su existencia, el know how depende meramente de los elementos fácticos que determinan su creación. Esta situación conduce a que las consideraciones utilizadas para la establecer la ley aplicable a otro tipo de intangibles sean insuficientes o inadecuadas. A continuación exponemos un caso que nos ayudará a examinar con mayor claridad este complejo tema. Supuesto fáctico a analizar:

301 SMITH, G. V. y PARR, R. L., Valuation of intellectual property and intangible assets, Nueva York, J. Wiley & Sons, 2000, pág. 27.


La sociedad francesa “Oiseau Rouge”, dedicada al campo de la investigación biomédica, celebra un contrato de licencia de know how en la ciudad de París con la empresa española “Farmacéuticos Asociados”, por medio del cual se comunica y se autoriza el uso de un conocimiento secreto consistente en la mejor forma de preparación de un producto utilizado para el tratamiento de afecciones cardiacas. El término de duración del acuerdo será de 10 años contados desde la firma del contrato. Se establece que cualquier diferencia surgida con ocasión del desarrollo del mismo será solucionada de acuerdo con las leyes francesas.

Al cabo de tres años desde el perfeccionamiento del contrato, la sociedad francesa se percata de una solicitud de patente europea a nombre de farmacéuticos asociados S.A. en la cual se incorporan elementos protegidos por el know how objeto del contrato firmado por las partes. En consecuencia la sociedad “Oiseau Rouge” decide, además de oponerse a la solicitud de patente, acudir a los tribunales españoles con el fin de obtener la resolución contractual y la indemnización económica por la revelación parcial del know how de su propiedad.

De acuerdo con el planteamiento del caso, la controversia se origina por la solicitud por parte de la sociedad española de una patente ante la EPO que contiene elementos pertenecientes al know how, objeto del contrato de licencia con la empresa francesa. Debido a la naturaleza secreta que ostenta el know how, contrapuesta al sistema de publicidad de la patente de invención, estamos en presencia de una revelación del secreto y, por consiguiente, dependiendo de la extensión de tal revelación, de la extinción misma del derecho. En consecuencia, al estar afectándose


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uno de los aspectos intrínsecos del know how estaremos frente a una controversia en la cual, en principio, será necesario aplicar el criterio de la lex loci protectionis. De acuerdo con lo hasta aquí analizado, con el criterio de la lex loci protectionis se aplica la ley del país para el cual se busca obtener la protección302, por lo tanto, en el caso de los derechos registrales como las patentes, los diseños industriales o las marcas es relativamente sencillo llevar a cabo la determinación de este país, gracias al principio de territorialidad que gobierna este tipo de intangibles, pero en el ámbito de derechos con carácter extraregistral no es posible realizar esta calificación basándose en los mismos criterios. Una de las diferencias más significativas derivada de la ausencia de formalidades registrales del know how radica en la diferencia de su legislación protectora. En efecto, en la mayoría de países que reconocen la protección de los secretos empresariales, son las normas de competencia desleal303 las encargadas de reprimir las conductas relativas a la divulgación de la información con carácter secreto, aún cuando esta haya sido adquirida o conocida a través de

302 Sobre la ley aplicable a los contratos de know how, SOLTYSINSKI, S., “Choice of Forum in transnational transfer of technology transactions”, en Recueil des Cours, 1986, tomo 196, pág. 329. El autor sostiene que, a pesar del carácter extraregistral del know how, es posible otorgar el mismo tratamiento a los contratos de know how que a los contratos de licencia de patente, en el sentido aplicar a los aspectos intrínsecos del intangible la ley del lugar en el que se solicita la protección. 303 Al respecto podemos mencionar dos excepciones en el Derecho angloamericano. La primera, los Estados Unidos, en donde casi en todos los Estados existen leyes específicas de protección de los secretos empresariales y, la segunda es el Reino Unido, que protege la información confidencial por dos vías: the law of equity y the law of contracts. En este sentido, ANDERSON, M., Technology Transfer. Law Practice and Precedents, op. cit., pág. 606.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA un contrato entre las partes304. Fruto de las negociaciones de la Ronda de Uruguay y pese a la férrea oposición mostrada en un principio por los países en vía de desarrollo, en el artículo 39305 del texto final de ADPIC306 se incluyó el know how (información no divulgada) como una categoría de los derechos de propiedad industrial e intelectual vinculándolo a los actos de competencia desleal y, por tanto, al artículo 10 bis del CUP307. Esta diferencia en el método de protección respecto de los derechos de propiedad industrial encuentra su origen en la naturaleza fáctica del know how, contraria al carácter de monopolio estatal de aquellos y tiene como efecto que su localización espacial resulta extremadamente complicada. En virtud de las especiales características señaladas anteriormente, algunos autores han formulado propuestas alternativas para la determinación de la ley aplicable a los contratos en los que se involucran bienes intangibles protegidos por la figura del know how, tales como la aplicación de la ley del lugar de residencia del 304 Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 22 diciembre de 2006, R. J. 574/2006, en aplicación del artículo 13.1 de la Ley de competencia desleal 3/1991, de 10 de enero de 1991: “Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14”. 305 Es necesario recordar que el apartado 2 del artículo 39 de ADPIC establece los requisitos para la existencia de un know how o secreto empresarial. El primero de ellos consiste en que la información sea secreta en el sentido que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión. En segundo lugar, esta debe tener un valor comercial por ser secreta y finalmente, se requiere que se hayan tomado medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla. 306 Acuerdo ADPIC, cit. supra. 307 FONT SEGURA, A., La protección internacional del secreto empresarial, Madrid, Eurolex, 1999, pág. 105.


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titular del derecho308. Otros autores sin embargo, encontrando fundamento en la naturaleza concurrencial de las normas de protección del know how, aplican la ley del lugar principal en que se centra la actividad que supone el uso indebido del secreto empresarial309. A este respecto, si la revelación del secreto no atenta contra el mercado en general, sino solamente al titular del derecho, o a él especialmente, a la responsabilidad extracontractual derivada de dicha violación puede aplicarse el artículo 4 del RRII, es decir, la ley de residencia habitual de las partes, en su defecto la lex loci delicti commisi, o la cláusula de escape, en los casos en que la situación presente vínculos más estrechos con un país diferente a los anteriores310. 62. Realizado el anterior análisis corresponde ahora ocuparnos de la resolución del caso planteado. El primer paso para ello es determinar la naturaleza de la controversia. Conforme al planteamiento del caso, el origen de la controversia se encuentra en la revelación de la información confidencial protegida por le know how, es decir, estamos hablando de un acto que potencialmente puede llevar a la destrucción del requisito de la confidencialidad y con ello a la desaparición del derecho. Nos encontramos entonces en presencia de un aspecto intrínseco del derecho y, por tanto, debemos acudir al criterio del país para el cual se solicita la protección. El segundo paso para la resolución de este caso consistirá en la determinación del país de protección del know how. En concordancia con lo sostenido anteriormente, debido a la ausencia

308 FAWCETT, J. y TORREMANS, P., Intellectual Property and Private International Law, op. cit., pág. 569. 309 FONT SEGURA, A., La protección internacional del secreto empresarial, op. cit., pág. 325. 310 CALVO CARAVACA A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Derecho Internacional Privado, vol. II, op. cit., págs. 933-34.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA del principio de territorialidad es necesario tener en cuenta factores diferentes al del lugar de registro del derecho, toda vez que estamos en presencia de un derecho de carácter extraregistral. En definitiva, respecto a la posición según la cual es de aplicación la ley del lugar en que se centra la actividad que supone el uso indebido del secreto empresarial, a nuestro juicio, ésta ley sería aplicable en los casos en que dicha actividad se concentre en un único territorio, sin embargo, tratándose de actividades plurilocalizadas las dificultades para el titular se multiplican. En este sentido, estamos de acuerdo con la posición según la cual, por tratarse de informaciones confidenciales cuya protección es de carácter fáctico, será aplicable la ley de la residencia del titular de la misma en consideración a uno de los fines perseguidos por el Derecho de la propiedad industrial que es el incentivo a la innovación, por lo tanto, que para el caso que nos ocupa es la ley francesa. Somos conscientes de que el método propuesto no es un método infalible, o exento de críticas, pero creemos que esta será la mejor manera de ligar la figura del know how con un territorio específico311.

4. Elección y determinación de la ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología en la Unión Europea: relaciones contractuales

63. Habiendo estudiado la determinación de la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual, corresponde ahora examinar lo concerniente al Derecho aplicable a las relaciones

311 Aunque somos conscientes de que esta postura puede ser aplicada por quienes sostienen que el fundamento del criterio de la lex loci protectionis se encuentra en el principio del trato nacional, desde nuestro punto de vista dicho criterio no se deriva de este principio, puesto que el fin de este es la aplicación de las mismas normas a nacionales y extranjeros y no el de asignar normas de conflicto a situaciones específicas.


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contractuales, para lo cual es imprescindible referirnos al funcionamiento del RRI y a varios aspectos que consideramos de gran relevancia para esta investigación, sin pretender realizar un estudio exhaustivo del mismo, por escapar este a los objetivos de este trabajo de tesis doctoral. El RRI312, en vigor desde diciembre de 2009, ha recogido el texto del CR elevándolo al rango de Reglamento y aprovechando esta transformación para introducir algunos cambios de relevancia manifiesta en el tratamiento de la ley aplicable a los contratos internacionales. El primer aspecto que queremos subrayar es la aplicación universal que, al igual que acontecía con el CR, presenta el RRI313. Esta característica implica que el Reglamento se aplica con independencia de, por una parte, factores como la residencia, domicilio o nacionalidad de las partes y, de cualquier otra circunstancia, como el lugar de ejecución del contrato o celebración del mismo y, por otra, de la ley que designe el propio RRI como reguladora del contrato, es decir, el Reglamento será aplicable aunque la ley resultante de su aplicación sea un ordenamiento perteneciente a un país que no sea miembro de la UE314. Un efecto del carácter universal del Reglamento es el desplazamiento de la normativa interna de los Estados miembros en cuanto a los contratos contemplados en su ámbito de aplicación y firmados después de su entrada en vigor315.

312 Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra. 313 Ibid. artículo 2. 314 En este sentido CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La ley aplicable a los contratos internacionales: El Reglamento Roma I, Madrid, Colex, 2009, pág. 66. 315 FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL ASENSIO, P.A., Derecho de los negocios internacionales, op. cit., pág. 260.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Otro aspecto a destacar es el ámbito de aplicación del Reglamento a supuestos no europeos. En efecto, se debe tener en cuenta que el RRI316 es aplicable en tanto los tribunales de un país miembro conozcan de controversias que tengan un origen contractual. No han faltado críticas a esta interpretación alegando que la UE podría no tener competencia para elaborar normas de conflicto que determinen como ley aplicable a un contrato internacional un ordenamiento que no afecte al mercado interior, sin embargo, estas críticas carecen de fundamento teniendo en cuenta que es posible que sujetos de terceros países vinculados por un contrato que no presente vínculos con la UE puedan litigar una controversia derivada del mismo ante autoridades judiciales de un país miembro, afectando de esta manera el “correcto funcionamiento del mercado interior317. A manera de ejemplo, pensemos en una empresa mexicana y una estadounidense que se ven envueltos en una controversia producto de un contrato de franquicia industrial y debido a que la última posee cuantiosos bienes en Alemania, acuden a los tribunales de ese país. En sentido estricto, el caso no tiene vínculo alguno con el mercado interior, pero si existiesen unas normas de conflicto diferentes en cada país miembro, esta situación favorecería el denominado forum shoping afectando negativamente los principios de libre circulación de personas y demás libertades de circulación comunitarias318. En este sentido, la UE está facultada para intervenir en asuntos que, aunque en principio no presente ningún tipo de conexión con el ámbito comunitario, puedan ocasionar distorsiones en el mercado interior. 65. Finalmente, a los efectos de esta investigación es importante destacar que el RRI no contiene normas materiales que afecten los

316 Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra. 317 CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La ley aplicable a los contratos internacionales: El Reglamento Roma, op. cit., pág. 67. 318 Ibid. pág. 68


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contratos internacionales, sino normas que únicamente están destinadas a determinar el Derecho estatal aplicable a las obligaciones contractuales internacionales lo que va a tener una repercusión en la práctica negocial internacional y en particular en los procesos internacionales de transferencia de tecnología como a continuación veremos.

a) La autonomía conflictual en el Reglamento 593/2008, Roma I

66. Al iniciar el estudio de la ley aplicable a las relaciones contractuales es necesario empezar por resaltar el reconocimiento prioritario que se hace a la voluntad de los contratantes. En efecto, ya el artículo 3 del CR otorgaba a las partes la facultad de elegir el ordenamiento rector de su contrato de forma expresa o tácita. Esta misma facultad se conserva en el artículo 3 del actual RRI319 como una forma prioritaria de reconocer la autonomía de las partes para definir la regulación estatal que regirá su relación contractual. El principio de la autonomía conflictual según el cual las partes de un contrato son libres de estipular qué Derecho gobernará su transacción es parte integrante de la esencia misma del Reglamento. Tal como afirma R. J. WEINTRAUB320, este principio “es quizás la regla de Derecho internacional privado más ampliamente aceptada de nuestro tiempo” y se encuentra así expresada en el considerando 11 del Reglamento al afirmar:

319 Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra. 320 CALVO CARAVACA, A. L., “El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas”, en Anales de la Academia Matritense del Notariado, tomo 49, 2009, pág. 58.


“La libertad de las partes de elegir la ley aplicable debe constituir una de las claves del sistema de normas de conflicto de leyes en materia de obligaciones contractuales”.

Cabe recordar que en el ámbito del comercio internacional la autonomía de la voluntad se presenta como la garante de las exigencias de seguridad jurídica, de certeza en el resultado y de previsibilidad321. Así, el artículo 3.1 del RRI se pronuncia en concordancia proclamando la autoridad de la autonomía de la voluntad conflictual de las partes para elegir la ley que más les convenga, al sostener:

“El contrato se regirá por la ley elegida por las partes. Esta elección deberá manifestarse expresamente o resultar de manera inequívoca de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Por esta elección, las partes podrán designar la ley aplicable a la totalidad o solamente a una parte del contrato”.

Es de resaltar que en el RRI lo único que se exige es que la voluntad sea clara, es decir, que la elección de las partes carezca de ambigüedad, por tanto, se reconoce no solamente la voluntad expresa sino la tácita de los contratantes322. En efecto, el primer apartado del artículo 3 del RRI323 establece que la elección de las partes puede “resultar de manera inequívoca de los términos del contrato o de las circunstancias del caso”. Sin embargo, la identificación de la voluntad de las partes no es tarea sencilla, toda

321 En este sentido VIRGÓS SORIANO, M., Lugar de celebración y de ejecución en la contratación internacional, Madrid, Tecnos, 1989, pág. 33; BUCKLEY F. H., The fall and rise of freedom of contract, Durham, Duke University press, 1999 pág. 61; y FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., “Lex Mercatoria y autonomía conflictual en la contratación transnacional”, cit. supra, pág. 35. 322 TORREMANS, P., “Licences and assignments of intellectual property rights under the Rome I Regulation”, en Journal of Private International Law, vol. 4, 2008, pág. 401. 323 Ibidem.


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vez que el tribunal debe establecer claramente que ella se deriva del contenido del contrato o de las circunstancias que rodean la relación contractual. Por ello, a continuación mencionamos algunos ejemplos de casos en los cuales es posible identificar la elección tácita de las partes con cierto grado de certeza. El primero de ellos lo constituyen los contratos standard que son regulados por una ley específica. Un ejemplo de estos contratos lo encontramos en las pólizas Lloyd’s de seguros marítimos que están reguladas por las leyes inglesas324. El segundo ejemplo lo encontramos cuando ha habido un curso de negociaciones previas entre las partes que involucran una elección de ley aplicable. Este sería el caso de un contrato de master franchising con base en el cual son concedidas posteriores franquicias. Un tercer ejemplo es la elección del foro. En el derecho inglés, siempre ha estado presente la tendencia de asumir que la elección del tribunal competente determinará la ley aplicable al contrato. En este caso también se aplicaría la misma fórmula para las cláusulas que otorguen competencia a tribunales arbitrales de un país específico. Por último encontramos el ejemplo en donde en algún apartado del contenido del contrato se hace referencia a alguna disposición de un sistema legal específico325. 67. Con el fin de estudiar de una manera práctica la forma en que se abordaría una controversia de tipo contractual en la que no se contenga de forma expresa la ley aplicable al contrato, tomaremos como ejemplo el desarrollo de un contrato de franquicia que sirve

324 Sobre este tema es de extremada importancia la Sentencia de la House of Lords, 1984, AC 50, Amin Rasheed Shipping Corporation v, Kuwait Insurance Co., en donde después de dos interpretaciones de tribunales de menor instancia, decide que a pesar de no existir una cláusula de ley aplicable en la póliza se aplicaría la ley inglesa. 325 Sentencia de la Corte de Apelación de Inglaterra y Gales, 380 (Q.B.), Egon Oldendorff v. Liberia Corp. 1996, 1 Lloyd’s Rep., disponible en: http://www.bailii.org/.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA como marco para el otorgamiento de licencias sobre conocimientos tecnológicos. Supuesto fáctico a analizar:

La empresa “Deutschland Health Ltd.”, domiciliada en la ciudad de Bremen, Alemania, líder en el campo de la cosmética, con el fin de expandir sus horizontes comerciales ha celebrado un contrato de distribución con la compañía Brasileña “Do Santos y Perea Ltda.”, domiciliada en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, con el fin de llevar a cabo las labores de comercialización de sus productos en el mercado brasileño. Dentro del contenido de dicho acuerdo se estipula que la jurisdicción competente y la legislación aplicable será la alemana. Debido al éxito de la relación comercial las sociedades deciden celebrar un contrato de franquicia en virtud del cual, a cambio de un precio de entrada y un pago anual equivalente al 20% de las utilidades netas anuales de esta última, la empresa alemana se compromete a: 1) entregar el manual de negocios de la empresa, 2) otorgar una licencia de uso de diez marcas registradas en Brasil a su nombre, 3) otorgar la licencia de cinco patentes de invención registradas en Brasil y, finalmente, 4) comunicar y autorizar el uso de un know how relacionado con la disposición de los equipos dedicados al procedimiento de fabricación de los productos protegidos por la patentes con el fin de obtener un mejoramiento de la eficiencia los mismos. El nuevo contrato de franquicia celebrado, contrario al anterior de distribución, carece de una cláusula en la cual se estipule la ley aplicable al mismo. Después de


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transcurridos cinco años de vigencia del contrato de franquicia, tres de las patentes licenciadas son objeto de un procedimiento de nulidad llevado a cabo por una empresa competidora dando como resultado la anulación de las mismas. Bajo esta nueva circunstancia la compañía “Do Santos y Perea Ltda.” decide dar por terminado el contrato de forma unilateral y acudir ante los tribunales alemanes solicitando se declare el incumplimiento del contrato por parte de la empresa alemana y la indemnización por los perjuicios causados.

Al igual que en los casos anteriores, el primer paso para el desarrollo del análisis de este tipo de casos es determinar si estamos en presencia de una controversia que involucre los aspectos intrínsecos de los derechos de propiedad industrial e intelectual o si por el contrario estamos frente a una disputa de carácter contractual. Para llevar a cabo esta tarea es necesario establecer no solo el origen del conflicto sino el fin perseguido por el accionante. De acuerdo con el planteamiento del caso, aunque nos encontramos con que el origen de la controversia está relacionado con la declaración de nulidad de algunas de las patentes objeto del contrato, es preciso tener en cuenta que el fin perseguido por el accionante no es obtener una declaración relativa a la existencia de las mismas, toda vez que este tema ya fue abordado por el tribunal que conoció el caso de la nulidad. Por el contrario, el objeto del proceso es la declaración de incumplimiento del contrato y su correspondiente indemnización con fundamento en el incumplimiento de la obligación de licenciar unas patentes que, debido a la declaración de nulidad, han dejado de existir, situación que sería el verdadero origen de la controversia.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA En consecuencia, la disputa estudiada tendrá un carácter contractual, por tanto, el criterio de la lex loci protectionis no será de aplicación. Será necesario entonces acudir a lo dispuesto en la lex contractus, es decir la ley establecida por las partes para regir el contrato. 68. Habiendo establecido la naturaleza de la controversia y al no estar en el contenido del contrato estudiado una cláusula que designa la ley aplicable al mismo, es necesario determinar, desde la perspectiva del foro, el ordenamiento que debe gobernar la relación entre las partes. En la situación planteada se sostiene que en el texto del contrato de franquicia no se estipula una cláusula de ley aplicable, pero antes de dar por sentada la inexistencia de voluntad de las partes será necesario acudir al artículo 3 del RRI326 que permite que la intención de las partes sea demostrada a través de los términos del propio contrato o de las circunstancias que rodean la situación. Para el caso que nos ocupa, antes de la aplicación de las normas dirigidas a la determinación del Derecho aplicable en defecto de elección de las partes, es necesario establecer si es posible determinar la voluntad de los contratantes derivada de las circunstancias que rodean la relación contractual327. En efecto, en el planteamiento del caso se dijo que el contrato de franquicia tiene como origen un contrato de distribución anterior celebrado por las partes. En el texto del mencionado contrato se establecía que la ley

326 Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra. 327 Sobre la elección implícita de la ley del contrato CALVO CARAVACA, A. L., “El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas” en Cuadernos de derecho transnacional, vol. 1 núm. 2, 2009, págs. 52-133; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La ley aplicable a los contratos internacionales: El Reglamento Roma I, op. cit., págs. 126-132; y BONOMI, A., “The Rome I Regulation on the law applicable to contractual obligations. Some general remarks”, en Yearbook of Private International Law, vol. X, 2008, pág. 171.


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aplicable al contrato sería la ley alemana, de suerte que, a nuestro modo de ver, al haber identidad de partes y teniendo en cuenta que el contrato materia de discusión tuvo como antecedente aquel contrato de distribución, es posible establecer que razonablemente la intención de los intervinientes en el nuevo contrato de franquicia es la de aplicar las leyes de Alemania. Esta solución no estará exenta de polémica, toda vez que la elección implícita de la ley del contrato es uno de los temas que más discusiones doctrinales ha generado. Aunque uno de los requisitos del artículo 3 del RRI consiste en que la elección resulte inequívoca de los términos del contrato o de las circunstancias del caso, el propósito que el legislador comunitario tuvo al establecer esta exigencia fue evitar que la determinación de la ley aplicable sorprenda a las partes al no poder estas prever la aplicación de tal ordenamiento328. En el caso que nos ocupa, consideramos que al constituir el contrato de franquicia un mero desarrollo de una relación jurídico- negocial anterior, las partes podrán prever que la elección realizada para el contrato de distribución continuará siendo de aplicación para la nueva modalidad contractual. 69. Una vez determinada la ley que será aplicable al contrato será necesario establecer el alcance de dicho ordenamiento, es decir, los aspectos en los que la ley elegida por las partes tendrá un carácter vinculante. A estos efectos, el RRI329 establece en su artículo 12 que la aplicación la lex contractus comprende cinco aspectos fundamentales330:

328 CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La ley aplicable a los contratos internacionales: El Reglamento Roma I, op. cit., pág. 126. 329 Reglamento (CE) No 593/2008, cit. supra. . 330 Estos aspectos se encuentran consagrados en el artículo 12 del Reglamento Roma I y en igual sentido se pronuncian los principios CLIP en su artículo 3:506.


1. Interpretación del texto del contrato. 2. Cumplimiento de las obligaciones a las que las partes se obligan. 3. Consecuencias del incumplimiento total o parcial de las mismas. 4. Extinción (caducidad y prescripción). 5. Consecuencias derivadas de la nulidad del contrato.

El artículo 10 apartado 1 del RRI dispone que la existencia misma del contrato depende de la ley que sería aplicable si éste fuese válido y en cuanto a su validez y las formalidades que el acuerdo debe cumplir, el artículo 11 apartado primero dispone que los requisitos necesarios para otorgar validez al contrato sean los establecidos por la ley aplicable al fondo del contrato de acuerdo con el Reglamento o la ley del lugar en el cual se haya celebrado el contrato (lex loci actus). Tal como se ha tenido oportunidad de señalar, la franquicia es un contrato complejo que involucra una serie de prestaciones diversas dentro del mismo marco contractual. En el caso objeto de estudio se otorga al franquiciado la autorización de uso de un cúmulo de bienes intangibles alrededor de los cuales giran las demás prestaciones estipuladas en el acuerdo. Retomando lo dicho en el párrafo precedente y partiendo del supuesto que se cumplan los requisitos de validez dispuestos en la ley alemana, será necesario que el operador jurídico se pronuncie acerca de los derechos de propiedad industrial. En este sentido, aunque no está en discusión la titularidad de las patentes y marcas involucradas en el contrato, será de especial cuidado el tratamiento que se le dé a los conocimientos protegidos por know how. Por ello, será necesario establecer ciertas medidas de protección que aseguren por una parte la confidencialidad de los conocimientos en manos de la empresa brasileña y, por la otra, medidas que aseguren que ésta no seguirá haciendo uso de esta información.


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70. Una vez estudiada la manera en que los contratantes pueden elegir la ley aplicable a su contrato, es pertinente preguntarse qué clase de ordenamiento puede ser elegido por las partes, sobre todo teniendo en cuenta la lex Mercatoria, de gran importancia en los contratos internacionales. De acuerdo con la opinión mayoritaria, el CR solo permitía la elección de leyes estatales, excluyendo de esta forma la posibilidad de elección de la lex mercatoria. En palabras de L. COLLINS331 “el artículo 1.1 del CR establece con claridad que la referencia a la libertad de las partes para elegir la ley que regirá el contrato es una referencia a la ley de un país. Esta disposición no permite la elección o aplicación de un sistema de leyes que no tengan un carácter nacional, tales como la lex mercatoria o los principios generales del Derecho332”.

331 COLLINS, L., Dice y, Morris and Collins on the conflict of laws, 14th Ed., Londres, Sweet & Maxwell, párrafo 32-081 “Article 1(1) of the Rome Convention makes it clear that the reference to the parties' choice of “the law” to govern a contract is a reference to the law of a country. It does not sanction the choice or application of a non-national system of law, such as the lex mercatoria or general principles of law”. 332 En la propuesta inicial presentada por la Comisión el artículo 3.2 se consagraba la posibilidad de las partes de elegir ordenamientos no estatales al sostener: “las partes podrán también elegir como ley aplicable los principios y reglas de Derecho sustantivo reconocido internacionalmente o en la Comunidad”. Esta norma estaba dirigida a la elección de ordenamientos tales como los principios Unidroit o los principios de Derecho europeo de los contratos, sin embargo, después de arduas discusiones en las cuales se puso de manifiesto la dificultad con la que se podría encontrar el operador jurídico al aplicar ordenamientos carentes de directrices establecidas por un legislador, se decidió la inadmisión de este tipo de ordenamientos. Otro gran inconveniente que se expuso fue la dificultad para un juez al decidir si en un caso concreto un determinado ordenamiento era “reconocido” o no. HEISS, H. “Party autonomy” en FERRARI, F. y, LEIBLE, F. (Dirs.), Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe, op. cit., pág. 10.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Numerosas decisiones judiciales refrendan esta afirmación, entre ellas la de la Corte de apelaciones de Inglaterra y Gales333, en la cual se analizaba un contrato que estipulaba que la ley aplicable sería la ley inglesa con sujeción a los principios de la ley islámica. En este caso, no solo no se admitió la aplicabilidad de dos ordenamientos jurídicos simultáneos, sino que la Corte consideró que el único ordenamiento al que se podía considerar, como estatuto contractual, era el Derecho inglés334. En igual sentido se pronunció en el año 2007 la Corte de apelaciones en el caso Halpern v Halpern en el que se designaba como aplicable la ley judaica. En esta ocasión la Corte sostuvo que de acuerdo con el artículo 3.1 del CR solo era posible hacer uso de la libertad de elección en cuanto esta se dirija a un ordenamiento estatal335. En el proyecto de RRI se establecía que los contratantes podían elegir una ley no estatal, haciendo referencia implícita a los principios UNIDROIT y claro está, a los Principles of European Contract Law, pero esta disposición finalmente desapareció del texto final336. Con la entrada en vigor del RRI337 esta cuestión 333 Sentencia de la Corte de Apelación de Inglaterra y Gales de 28 de enero de 2004, Civ 19, Shamil Bank of Bahrain v. Beximco Pharmaceuticals Ltd., disponible en http://www.bailii.org/. 334 En este caso la Corte de apelaciones de Inglaterra y Gales sostuvo: “A choice of law clause provided that the contract was governed by English law ‘subject to the principles of the Glorious Sharia. (…) Such ‘basic rules’ are neither referred to nor identified. Thus the reference to the “principles of Sharia” stands unqualified as a reference to the body of Sharia law generally. As such, they are inevitably repugnant to the choice of English law as the law of the contract and render the clause self-contradictory and therefore meaningless”. SAMBUGARO, G., “What law to choose for international contracts?” en The Europan legal forum, núm. 3, 2008, pág. 131. 335 Sentencia de la Corte de Apelación de Inglaterra y Gales de 23 de abril de 2007, Civ 291, Halpern v Halpern, disponible en: http://www.bailii.org/ (última consulta 19/05/2012). 336 QUIÑONES ESCÁMEZ, A., “Ley aplicable a los contratos internacionales en la Propuesta de Reglamento Roma I de 15.12.2005”, en Indret: Revista para el Análisis del Derecho, núm. 3, 2006, pág.10. 337 Reglamento (CE) No 593/2008, cit. supra.


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queda zanjada. En la redacción del considerando 13 se sostiene que el Reglamento “no impide a las partes incorporar por referencia a su contrato un Derecho no estatal o un convenio internacional”338. 71. En conclusión, de acuerdo con el RRI, las partes deben elegir una ley estatal que gobernará su relación contractual. Es de destacar la utilización en el RRI del término “ley” y no “Derecho”, de acepción más amplia, lo cual conduce a que es indispensable que la elección recaiga sobre una ley estatal y no sobre un cuerpo normativo, como los principios UNIDROIT, los ICOTERMS o cualquier otro que forme parte de la nueva lex mercatoria. En el caso que las partes deseen utilizar estas disposiciones, tendrán que hacerlo incorporándolas por referencia dentro del texto del contrato, sin embargo, tal incorporación tendrá una consideración de pacto entre las partes, mas no de elección de ley aplicable al contrato339.

b) La ley aplicable en defecto de elección de los contratantes

72. Aunque la práctica negocial constata que la mayoría de contratos de licencia y de transferencia de tecnología en general contienen una cláusula de ley aplicable, un posible escenario dentro de la contratación internacional lo constituye la situación en la que las partes no eligen el ordenamiento jurídico que gobernará su relación contractual. Al respecto, es de observar que en el RRI340

338 En este punto merece la pena destacar la diferencia existente en entre el ámbito europeo y el americano, en donde en virtud de la Convención interamericana, tal como mencionamos en anteriores líneas, es posible que las partes contratantes designen la lex mercatoria como ordenamiento aplicable a la relación contractual. 339 CALVO CARAVACA A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Derecho Internacional Privado, vol. II, op. cit., págs. 640-641. 340 QUIÑONES ESCÁMEZ, A., “Ley aplicable a los contratos internacionales en la Propuesta de Reglamento Roma I de 15.12.2005”, op. cit., pág. 10.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA desaparece del primer apartado el principio establecido en el CR según el cual en defecto de elección de las partes debía aplicarse la ley del país que tuviese los vínculos más estrechos con la relación (artículo 4.1 CR). Esto no quiere decir que este principio no subsista en el Reglamento, por el contrario, su esencia se encuentra en la denominada cláusula de escape contenida en el apartado tercero.

(1) La ley aplicable a los contratos señalados en el artículo 4.1 del RRI

73. Una de las modificaciones realizadas por el RRI al CR fue la introducción de una lista de categorías de contratos en el primer apartado del artículo 4 en la que, a diferencia de la propuesta de Reglamento de 2005, no se encuentran los contratos de transferencia de tecnología o los contratos que involucren derechos de propiedad intelectual. En la mencionada propuesta se incluía en el apartado primero del artículo 4 una regla específicamente dirigida a determinar la ley aplicable a los contratos que tuvieran como objeto derechos de propiedad industrial e intelectual, en la que se disponía que los contratos cuyo objetivo principal involucrara un derecho de este tipo estuvieran gobernados por la ley del lugar de residencia habitual de la persona que realizara la transferencia o cesión de los derechos. Este texto fue duramente criticado en la etapa legislativa y producto de esta situación la delegación de Suecia formuló una propuesta alternativa341, fundamentada en el principio de la territorialidad. Finalmente la presidencia alemana después de considerar la dificultad de encontrar un criterio uniforme para aplicar a la amplísima categoría de contratos que involucraban este tipo de derechos y la falta de una mayoría clara a favor de las diferentes propuestas, decidió suprimir del texto final esta disposición.

341 Documento del Consejo No. 5460/07 del 25 de enero de 2007.


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La redacción final del texto del artículo 4 del Reglamento dispone que a falta de elección de la ley rectora del acuerdo, el primer paso consista en llevar a cabo una calificación del mismo. Si esta operación conduce a que éste pertenece a uno de los ocho tipos contractuales enumerados en la norma, el Reglamento indicará de forma “rígida y automática” la ley que regirá el contrato342. Dentro de los contratos que se incluyen en el artículo 4 encontramos el contrato de franquicia. Aunque no se especifica el tipo de franquicia, la franquicia industrial es la que tiene una especial relevancia en el campo de los contratos de transferencia de tecnología. En esta categoría el franquiciador transmite al franquiciado, junto a las marcas y al know how, la autorización de fabricación de productos (usualmente protegidos por patentes de invención), así como los procedimientos administrativos de venta y de gestión en general del negocio343. 75. Para ilustrar lo anterior, a continuación presentamos un caso hipotético de franquicia industrial con el fin de calificar la determinación de la ley aplicable a este tipo de contratos. Supuesto fáctico a analizar:

La empresa italiana Menarini Industie Farmaceutiche con domicilio en la ciudad de Turín, celebra un contrato de franquicia industrial con la sociedad española “Soluciones empresariales S.A.” en virtud

342 CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La ley aplicable a los contratos internacionales: El Reglamento Roma I, op. cit., pág. 176. 343 CIEZA RENTARÍA, C. y REDONDO MIRALLES, I., “Aproximación al régimen jurídico y práctico del contrato de franquicia”, en Revista de Derecho vLex, 2002, pág. 4.


del cual ésta última, a cambio de un precio de entrada y una royalties mensuales pactadas de acuerdo con el nivel de ventas, se compromete a autorizar el uso de tres patentes europeas y un know how dirigido a proteger la disposición de los sistemas de producción en las instalaciones industriales, el uso de una marca comunitaria y el asesoramiento en la implementación de la tecnología objeto del contrato.

Dentro del clausulado del contrato se estipula que cualquier mejora que se logre en los procedimientos industriales aplicados por parte del franquiciado en el desarrollo del contrato pertenecerá a la sociedad franquiciante. Trascurridos unos años desde la celebración del contrato, se presenta ante la Oficina italiana de patentes y marcas una solicitud de patente para proteger un procedimiento dirigido a la producción de un compuesto químico equiparable al objeto del contrato de franquicia anterior, razón por la cual la sociedad “Soluciones empresariales, S.A.” decide acudir ante los tribunales italianos para solicitar la declaración de incumplimiento del contrato y la respectiva indemnización económica.

Tal como se ha realizado anteriormente, el primer paso en el análisis de este caso es establecer la naturaleza de la controversia ante la cual nos encontramos. Así, el caso planteado, las pretensiones del demandante están dirigidas a la obtención de una indemnización económica producto de un incumplimiento contractual, de suerte que acudiendo al artículo 12 apartado d) del RRI344 la ley aplicable al contrato regirá:

“... dentro de los límites de los poderes conferidos al tribunal por su Derecho procesal, las consecuencias de un

344 Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra.


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incumplimiento total o parcial de estas obligaciones, incluida la evaluación del daño en la medida en que la gobiernen normas jurídicas”.

De acuerdo con esta norma y teniendo en cuenta que no está en disputa la existencia ni ningún otro aspecto intrínseco de los intangibles objeto del contrato, estaremos en presencia de una controversia contractual en la cual será de aplicación la lex contractus. En este sentido, es preciso determinar la voluntad de las partes en la elección de la ley aplicable a su relación contractual. En el planteamiento del caso, no se encuentra mención alguna a la elección de las partes del ordenamiento rector del contrato, razón por la cual será necesario acudir al artículo 4 del RRI que se encarga de la determinación de la ley aplicable al contrato en defecto de elección de los contratantes. 76. Dentro de la lista de figuras contractuales establecidas en el artículo 4 se incluyen en el apartado 1e, los contratos de franquicia al disponer:

“El contrato de franquicia se regirá por la ley del país donde el franquiciado tenga su residencia habitual”.

La inclusión de esta regla en el apartado 1e) del artículo 4, sumado a la falta de una disposición especial para contratos cuyo objeto consista en derechos de propiedad industrial, conduce a la aplicación de esta norma para todos los contratos de franquicia sin importar el tipo de franquicias del que se trate345, resolviendo de esta manera la discusión presentada bajo el imperio del CR acerca

345 Ibid., pág. 185.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA de cuál de las partes intervinientes en el contrato era la que desarrollaba la prestación característica346. Esta disposición dirigida a ampliar la protección del franquiciado, que típicamente ha sido visto como la parte débil de la relación, representa un avance significativo respecto al CR, puesto que con este era necesaria la difícil tarea de identificar la parte que ejecutaba la prestación característica347. Esta norma es una expresión de uno de los principios orientadores del RRI dispuesto en el considerando 23 que establece:

“En cuanto a los contratos celebrados con partes consideradas más débiles, es conveniente protegerlas por medio de normas de conflicto de leyes más favorables a sus intereses que las normas generales”.

De acuerdo con lo anterior, la ley aplicable a la situación del caso plantado será la ley italiana, toda vez que en este país es donde se encuentra el domicilio de la sociedad franquiciada348.

346 MAGNUS, U., “The applicable law in the absence of choice” en FERRARI, F. y LEIBLE, F. (Dirs.), Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe, Munich, Sellier european law, 2009, pág. 41. 347 DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “Applicable law in the absence of choice to contracts relating to intellectual or industrial property rights”, en Yearbook of Private International Law, vol. X, 2008, pág. 209, págs. 199-220. En el mismo sentido, NISHITANI, Y. “Contracts concerning intellectual property rights” en FERRARI, F. y, LEIBLE, F. (Dirs.), Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe, Stuttgart, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2009, pág. 62. 348 CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La ley aplicable a los contratos internacionales: El Reglamento Roma I, op. cit., pág. 184.


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(2) La determinación de la ley aplicable a los contratos no comprendidos en el artículo 4.1 del RRI

77. Cabe resaltar que el RRI en su artículo 4.1 asigna la ley aplicable a los contratos, entre ellos al de franquicia, sin importar si dentro de sus obligaciones se encuentran prestaciones que envuelvan derechos de propiedad industrial e intelectual, de suerte que solo los contratos que tengan como objeto fundamental este tipo de derechos podrán ser considerados como una categoría independiente que no está incluida dentro de los ocho contratos previstos por la norma349. Como hemos mencionado anteriormente, los contratos de licencia y otras formas contractuales que involucran una transferencia de tecnología suelen tener cláusulas en las que se establece la ley aplicable a la relación contractual, no obstante, consideramos importante examinar los casos en que se lleva a cabo una elección inválida por los contratantes. Con este fin, utilizaremos el marco de uno de los contratos más complejos que se utiliza para llevar a cabo procesos de transferencia tecnológica, el contrato de ingeniería. Supuesto fáctico a analizar:

La sociedad polaca Polska Inzynieria, como resultado de un contrato de ingeniería consultora (consulting engineering) es titular de los diseños de construcción y puesta en funcionamiento de un complejo industrial para el procesamiento y producción de carbón. Esta tecnología se encuentra protegida mediante un know

349 NISHITANI, Y., “Contracts concerning intellectual property rights”, op. cit., pág. 65.


how y una patente de procedimiento europea con validez en Polonia, Alemania y otros cinco países miembros de la Unión. Para llevar a cabo el proyecto del complejo industrial la sociedad Polska Inzynieria realiza un contrato de engineering “producto en mano” con la empresa alemana Tecan Deutschland GmbH, en la ciudad de Varsovia, en virtud del cual esta última se compromete a la construcción y puesta en funcionamiento del complejo de acuerdo con la información técnica suministrada por la sociedad polaca. Como contraprestación a la actividad constructora, la sociedad alemana recibiría un precio fijo pactado, más el derecho de construir y operar en Alemania un complejo industrial para la extracción de hierro, que contaría con algunos elementos de la información técnica protegida por know how, titularidad de la empresa polaca, a la que, a su vez se debería entregar el 10 por ciento de los beneficios netos anuales derivados de la operación del complejo alemán a título de royalties por un periodo de 5 años. En el texto del contrato se encuentra una cláusula que indica que serán aplicables las disposiciones del Libro Naranja de la International Federation of Consulting Engineers (FIDIC)350.Transcurridos 3 años desde la finalización del complejo ubicado en Alemania la sociedad Indgynerun na Polcie decide acudir ante los tribunales alemanes con el fin de obtener una declaración de incumplimiento en el pago de las royalties establecidas en el contrato por parte de la

350 International Federation of Consulting Engineers FIDIC, Libro Naranja, disponible en: http://www.fidic.org/ (última consulta 19/05/2012).


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empresa alemana y la correspondiente indemnización económica.

De acuerdo con el método que hemos empleado en la resolución de los casos anteriores, el primer paso a seguir para la determinación de la ley aplicable al contrato es establecer la naturaleza de la controversia. En el caso planteado, se puede observar que el origen de la controversia está relacionado con el cumplimiento defectuoso del contrato, puesto que una de las prestaciones debidas por la empresa alemana consistente en el deber del pago de royalties, no fue cumplida. Esta situación nos ubica en el artículo 12 del RRI351 que, dentro de los aspectos en los que se aplica la lex contractus, establece el cumplimiento de las obligaciones a las que las partes se obligan y las consecuencias del incumplimiento total o parcial de las mismas. Una vez confirmado que estamos ante una controversia que versa sobre un aspecto contractual, como segundo paso debemos establecer si las partes hicieron uso de su autonomía conflictual para elegir la ley que regiría el contrato. El ordenamiento elegido por las partes, según el planteamiento del caso, ha sido las disposiciones del Libro Naranja de la International Federation of Consulting Engineers (FIDIC). En este punto es necesario observar que las partes en uso de su autonomía conflictual han elegido un ordenamiento no estatal (lex Mercatoria), razón por la cual será necesario determinar la validez de dicha elección. Como hemos tenido la ocasión de señalar el RRI privilegia la libertad que tienen las partes para la elección del ordenamiento que regirá su relación contractual, pero de igual forma la limita en el sentido de imponer que la elección que se realice recaiga en un ordenamiento estatal. Tal como lo sostiene J. CARRASCOSA, la


HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA norma que contempla la libertad conflictual impone unos requisitos encaminados a garantizar que exista un verdadero acuerdo entre las partes sobre la elección de un ordenamiento estatal aplicable al contrato en el sentido de exigir que se trate de un auténtico sistema jurídico de calidad, condición que, al menos en teoría, solo podrán garantizar los Estados y no las organizaciones privadas352. Consecuencia de lo anterior es que la elección de las normas del Libro Naranja se entenderán incorporadas al cuerpo del contrato como referencia y serán vinculantes siempre y cuando no contravengan la ley estatal que rija el contrato, la cual deberá determinarse conforme a los criterios de elección de ley aplicable en defecto de elección de las partes establecidos en el RRI353. 78. La determinación de la ley aplicable al contrato en defecto de elección de los contratantes ha sido particularmente controvertida en el ámbito europeo y prueba de ello la encontramos en el diferente tratamiento que se le ha dado aún entre países cuyo sistema de Derecho internacional privado está basado en los mismos principios. El CR, lejos de aportar una solución pacífica a este respecto, fue objeto de distintas interpretaciones y la falta de uniformidad en la identificación de la prestación característica llevó a resultados dispares que en última instancia generaron una situación de inseguridad jurídica354. Tal como se mencionó anteriormente, el CR, cuyo fundamento residía en la identificación de la prestación característica, tuvo una interpretación dispar, incluso en contratos ampliamente utilizados en el tráfico jurídico; por esta razón uno de los mayores avances del

352 En CALVO CARAVACA A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Derecho Internacional Privado, vol. II, op. cit., págs. 640-641. 353 SABIDO RODRÍGUEZ, M., “Capítulo XIX Contratos internacionales de transferencia de tecnología”, op. cit., pág. 604. 354 DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “Applicable law in the absence of choice to contracts relating to intellectual or industrial property rights”, op. cit., pág. 3.


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RRI355 fue la introducción un sistema de reglas fijas aplicables a una lista de categorías de contratos dejando de lado el sistema de presunciones establecido en el CR. 79. No obstante lo anterior, los contratos que tienen como objeto derechos de propiedad industrial e intelectual, que se encontraban contenidos en la propuesta de RRI356, desaparecieron en el texto final del artículo 4.1. La razón fundamental para la desaparición de este tipo de contratos de la nueva redacción del artículo 4 fue la imposibilidad de aplicar una sola norma fija a una gama tan amplia y heterogénea como la de los contratos de este tipo. Como resultado de lo anterior, en los casos en que estemos en presencia de un contrato que no se encuentre en la lista de las categorías enunciadas en el artículo 4.1 será necesario, de acuerdo con el sistema de cascada del RRI, acudir al apartado segundo del mismo artículo que dispone:

“Cuando el contrato no esté cubierto por el apartado 1 o cuando los elementos del contrato correspondan a más de una de las letras a) a h) del apartado 1, el contrato se regirá por la ley del país donde tenga su residencia habitual la parte que deba realizar la prestación característica del contrato”.

80. En resumen, debemos volver al criterio de identificación de la prestación característica contenido en el CR, con todos los inconvenientes que desembocaron en la inseguridad jurídica anotada en líneas anteriores. En efecto, este criterio puede funcionar bastante bien en los contratos de cesión o licencia simple, ya que en estos, en la mayoría de los casos, se acuerda como contraprestación a la autorización otorgada, una suma fija o

355 Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra. 356 Ibidem.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA periódica de dinero en función del nivel de ventas y como es sabido, la prestación característica se entiende que no es en ningún caso la entrega de una suma de dinero357. En este sentido, podríamos afirmar que la labor de identificación de la prestación característica en este tipo de contratos no reviste mayor dificultad, puesto que, en la mayoría de los casos, esta la ejecutará la parte que cede o concede la autorización de uso del intangible. La identificación de la prestación característica en los contratos de transferencia de tecnología 81. En una gran cantidad de contratos de transferencia de tecnología la tarea de identificar la prestación característica se encuentra lejos de ser tan sencilla como la descrita en el párrafo anterior. Tal como afirma F. K. JUENGER, “a mayor complejidad del contrato menor será la utilidad de este criterio”358. Un ejemplo que ilustra con claridad esta situación lo encontramos en el caso planteado, en donde debido al entramado obligacional propio de un contrato con causa compleja como el contrato de ingeniería, la identificación de la prestación característica se torna casi imposible. Recordamos que en el caso que se planteó en el párrafo 167 la empresa polaca es quien concede la autorización para el uso de los conocimientos técnicos del diseño de los complejos industriales, pero es la empresa alemana quien gracias a sus capacidades técnicas lleva a cabo la construcción de los mismos. En este orden

357 NISHITANI, Y. “Contracts concerning intellectual property rights”, op. cit., pág. 65. Ver también el artículo 3:502 apartado 1a del texto final de los principios CLIP de 1 de diciembre de 2011, disponible en: http://www.cl-ip.eu/ (última consulta 19/05/2012). 358 JUENGER, F. K., “The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations: An American Assessment” en Contract Conflicts, núm. 295, 1982, pág. 297.


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de ideas, se podría decir que existen poderosos argumentos para defender como prestación característica cada una de las actividades llevadas a cabo por las partes, lo que conduce a que este criterio no sea adecuado para resolver casos con estas características. En el apartado 3 del artículo 4 se establece la denominada “cláusula de escape” según la cual “si del conjunto de circunstancias se desprende claramente que el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país distinto del indicado en los apartados 1 o 2, se aplicará la ley de este otro país” y, a su vez, el apartado 4 del mismo artículo nos remite a este criterio en caso que no sea posible determinar la prestación característica o que la situación analizada no se encuentre dentro de las categorías del apartado 1, que es exactamente lo que acontece en el caso planteado. Esta remisión al principio de los vínculos más estrechos en caso de no poder establecer la prestación característica nos lleva a la siguiente conclusión: aunque el RRI359 ha supuesto un gran avance en cuanto a abandonar el sistema de supuestos establecido en el CR, en materia de contratos de transferencia de tecnología o contratos que involucren derechos de propiedad industrial e intelectual, la situación actual no ha cambiado mucho respecto a la existente bajo el imperio del CR. 82. En consecuencia, debemos recurrir al criterio de los vínculos más estrechos para determinar la ley aplicable a la relación contractual, de tal manera que será necesario encontrar el país que de acuerdo con la situación planteada presente la relación más próxima. Esta tarea no siempre es fácil y menos aún cuando estamos frente a un contrato, como el planteado, en el que encontramos partes con diferente nacionalidad, diferentes lugares de ejecución de las prestaciones y diversos lugares de protección de los derechos de propiedad industrial. La doctrina ha formulado


HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA diferentes propuestas para solucionar situaciones en las que los contratantes no ha elegido la ley aplicable al contrato, la mayoría de ellas en relación con la licencia, debido a que es una de las figuras negociales más recurridas y teniendo en cuenta que su estructura, mediante la cual se otorga una autorización de uso a cambio de una retribución, puede encontrarse presente en otro tipo de contratos. La primera de las soluciones sostiene que la ley aplicable debe ser la del lugar de residencia habitual del licenciante, en este caso de la parte que concede la autorización de uso del intangible. En la segunda se aplicaría la ley del lugar de residencia del licenciatario y en tercer lugar encontramos la solución según la cual será aplicable la ley del lugar de protección del derecho. La primera solución, que sostiene que será aplicable la ley del lugar de residencia habitual del licenciante, encuentra su fundamento en el vínculo entre el titular del derecho objeto del contrato y la existencia misma del contrato, ya que sin la voluntad del licenciante, por sustracción de materia, no se originaría la relación contractual. Otros autores como G. MEDIANO360 matizan esta posición indicando la importancia de la existencia del derecho y de la disposición de su titular para otorgar una autorización de uso. Otro argumento sostenido por los defensores de este criterio es la existencia de un vínculo entre el contrato y el lugar en donde fue creado el derecho objeto del mismo, que en teoría coincidiría con el del lugar de residencia del titular. Sin embargo, esta postura solamente sería aceptable al referirse al titular originario del derecho, toda vez que si estamos en presencia de un cesionario o un licenciatario el mencionado vínculo carece de trascendencia alguna361. El nivel de aceptación de este criterio se refleja en la ley 360 MEDIANO, G., “International Patent Licensing Agreements and Conflict of Laws”, en Northwestern Journal of International Law & Business, núm. 11, 1980, pág.17. 361 TORREMANS, P., “Licences and Assignments of Intellectual Property Rights under the Rome I Regulation”, op. cit., pág. 407.


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de Derecho internacional privado suiza que establece en su artículo 122.1 la aplicación de la ley de residencia habitual de la parte concede o transfiere el derecho de propiedad industrial o intelectual. De igual manera, recordemos que este criterio era el que se encontraba en la propuesta de RRI362 que, tal como se indicó en anteriores líneas fue suprimido debido, entre otros motivos, por la heterogeneidad de los contratos que tenían como objeto derechos de propiedad industrial e intelectual. La segunda solución para establecer el país con los vínculos más estrechos con la relación contractual es el de la residencia habitual del licenciatario. Vale decir que esta no es una posición mayoritaria dentro de la doctrina pero encuentra su fundamento en las licencias en que está contenido el deber de explotación por parte del licenciatario o las que tienen carácter exclusivo. Esta posición es defendida a manera de excepción por E. ULMER quien sostiene que en estos casos la prestación característica será la ejecutada por el licenciatario363. La Ley de Derecho internacional privado austriaca establece que será aplicable la ley del lugar de residencia del licenciatario en los casos en que la licencia se otorgue a una misma persona para una pluralidad de países364. No obstante, en los casos de contratos complejos o en los que se presentan licencias cruzadas, la ley establece que se aplicará la ley del lugar que presente los vínculos más estrechos con el caso y, por tanto, deja el caso sin solución aparente llegando nuevamente al punto de partida del análisis365.

362 Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra. 363 ULMER, E., Intellectual property rights and the conflict of laws, op cit., pág. 102. 364 Ley Federal de Derecho Internacional Privado de Austria, cit. supra. 365 NISHITANI, Y., “Contracts Concerning Intellectual Property Rights” en Rome I Regulation, pág. 62.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Ahora bien, una de las posiciones doctrinarias, a nuestro juicio, más sólidas que defienden la aplicación de la ley de residencia habitual del licenciatario es la de G. MODIANO, que sostiene que en cuanto a los contratos de licencia, si de encontrar la prestación característica se trata, es necesario tener en cuenta que es el licenciatario el que está dispuesto a explotar el derecho objeto del contrato realizando las inversiones de capital y recursos necesarias para el correcto funcionamiento del negocio, mientras el licenciante, en la mayoría de los casos, se limita a recibir las retribuciones por la autorización otorgada en forma de royalties. De acuerdo con esta autora, la existencia en algunos contratos de obligaciones por parte del licenciante, tales como asistencia técnica y colaboración en procesos de infracción, no cambia el planteamiento anteriormente sostenido366. La tercera solución que se propone para hallar el país con los vínculos más estrechos con la relación contractual es la aplicación de la ley del país de protección del derecho objeto del contrato. De acuerdo con los defensores de esta teoría, esta es la ley más próxima al contrato, debido a que será en este país en donde se llevará a cabo la explotación del derecho concedido. Esta postura encuentra su fundamento en el hecho de que en los derechos de propiedad industrial el lugar de protección coincide con el de explotación. De lo anterior se desprende que elemento fundamental de esta postura es la explotación, puesto que es gracias a ella que se configuran todas las demás características del contrato. Como se puede observar, aquí se está otorgando preeminencia a un elemento fáctico (explotación) sobre uno personal (residencia habitual de las partes) situación que presenta la ventaja adicional de la uniformidad en las decisiones en esta materia. Otra ventaja que se tiene la aplicación de esta solución es el hecho de que en la mayoría de los casos existe una coincidencia del lugar donde se realiza la explotación y la residencia habitual del licenciatario. No obstante, si de la situación se deriva que residencia habitual del

366 MODIANO, G., Le contrat de licence de brevet, op. cit., pág. 139.


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licenciatario y lugar de explotación no coinciden debe aplicarse esta última. Estos casos son usuales cuando la autorización de uso del intangible se otorga a la misma persona para territorios distintos, en donde la aplicación de la ley del lugar de protección desembocaría en la situación de tener que acudir a legislaciones distintas aplicables al mismo supuesto fáctico. 83. Desde nuestro punto de vista, esta última solución es la que en términos generales se acercaría más al espíritu del artículo 4.3 del RRI367, sin embargo, creemos que en una materia donde los contratos atípicos están a la orden del día y donde la creatividad y relaciones negociales de las partes juegan un papel fundamental, la creación de normas rígidas dirigidas a la determinación de la ley aplicable tendría un efecto contraproducente. Por esta razón, creemos que el análisis casuístico es la opción más aconsejable a pesar de la disminución que este representa en la seguridad jurídica. 84. Aplicando lo sostenido al caso planteado, en concordancia con el sistema en cascada que contempla el artículo 4 del Reglamento, el primer paso a dar es determinar si el contrato analizado se encuentra dentro de la lista de supuestos contenida en el apartado 1. Al constatar que el contrato objeto de estudio no se enmarca dentro de la lista de figuras contractuales establecidas en el apartado 1, debemos aplicar el segundo paso, es decir identificar, de acuerdo con el apartado 2 del mismo artículo, la prestación característica del contrato. El planteamiento del caso nos indica que es la empresa polaca quien concede autorización para el uso de la patente y del know how, por tanto, en principio sería esta quien realiza la prestación característica, pero por otra parte, la empresa alemana no se limita al pago de unas royalties, sino que utiliza sus


HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA recursos y destrezas para la construcción de los complejos industriales que constituyen el objeto de la relación contractual. De esta situación se desprende que las dos partes realizan prestaciones indispensables para el correcto desarrollo del contrato y, por tanto, es imposible determinar cuál de ellas realiza una prestación de tal relevancia que se le pueda otorgar el rango de prestación característica. En este orden de ideas, como solución final aportada por el RRI será aplicable, en concordancia con el apartado 4 del artículo 4, la ley del país que presente los vínculos más estrechos con el contrato. Esta “solución” nos deja en una incómoda situación, idéntica a la que se presentaba con el CR, en donde será necesario realizar un examen casuístico abierto a diferentes interpretaciones y por consiguiente con un escaso nivel de seguridad jurídica para las partes. A nuestro entender, en este caso el país que presenta los vínculos más estrechos con el contrato será Alemania, toda vez que en este país confluyen dos elementos de gran relevancia para el contrato; el primero de ellos es el lugar de explotación de los intangible, puesto que recordemos que la controversia se origina por la falta de pago de las royalties correspondientes al complejo industrial construido en Alemania y, el segundo elemento es el domicilio de la parte que recibe la autorización de uso de la patente y el know how, cuyo desempeño negocial será el factor determinante para medir la retribución patrimonial debida a la empresa polaca. 85. Solo nos resta señalar, que en una situación en la que las partes no indiquen la ley aplicable al contrato, siendo de aplicación el artículo 4.1 del RRI será necesario aplicar el criterio de la prestación característica con el que generalmente se tendrá como resultado que la misma la ejecuta el contratista y, por tanto, será la ley de su domicilio la que regulará el acuerdo. No obstante, en la práctica negocial se encuentra la tendencia a favorecer la aplicación de la ley del lugar de ejecución de la obra, ya que,


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independientemente de las prestaciones específicas contenidas en el contrato, será esta ley la llamada a resolver determinados aspectos cruciales para el cumplimiento del objeto contractual368. III. Las normas imperativas como límite a la autonomía de la voluntad

A. Planteamiento 86. Tal como estudiamos en el capítulo primero, en los procesos de transferencia internacional de tecnología se presentan con frecuencia cláusulas que pueden suponer un abuso por parte del titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual que protegen los conocimientos tecnológicos objeto del contrato. Esa situación es posible gracias a dos factores: el primero, al desequilibrio en el poder de negociación de las partes y, el segundo, a la atipicidad de las figuras contractuales utilizadas para llevar a cabo la transferencia tecnológica, que confiere a los contratantes un amplio margen de maniobra de en virtud del principio de la autonomía de la voluntad. Ahora bien, el ejercicio de la autonomía de la voluntad debe estar sujeto a unos límites fijados por el Estado cuya principal manifestación se encuentra en las denominadas normas imperativas. En este apartado expondremos, en primer lugar, un marco conceptual de las normas imperativas (B), para luego pasar a examinar el tratamiento de las mismas en el Derecho comparado con relación a los contratos de transferencia de tecnología (C). El objetivo de este estudio consiste en establecer la manera en que son aplicadas las normas imperativas en el área de la contratación

368 FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho de los negocios internacionales, op. cit., pág. 541.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA estatal en los países productores de tecnología como método para cumplir de manera efectiva la función de límites a la autonomía de la voluntad de los contratantes, especialmente en los contratos de transferencia de tecnología. 87. Al abordar el análisis de las normas imperativas en el marco de la contratación internacional es imprescindible hacer referencia nuevamente al principio de la autonomía de la voluntad, toda vez que el libre accionar de los particulares, que se deriva de este principio, estará delimitado principalmente por la existencia de este tipo de normas imperativas. En efecto, la idea del establecimiento de límites a la libertad de acción de los particulares ha estado presente desde hace mucho tiempo en las mentes de legisladores y filósofos del Derecho369. En la época de predominio de las ideas individualistas se instituyeron en los códigos decimonónicos los denominados límites “clásicos” de la ley, la moral y el orden público, como los guardianes del ejercicio de la autonomía privada370. Respecto a estos dos últimos, vale decir que ante la escasez de leyes de la época, su carácter extrapositivo pudo servir como salvaguardia del orden justo y moral. En la actualidad, pese al amplio desarrollo que ha experimentado el límite legal, la moral

369 En la sentencia del Tribunal Superior de justicia de Andalucía de 14 de octubre de 1992, asunto 5034, el Tribunal sostuvo que “el principio de la autonomía de la voluntad preside la contratación en nuestro código civil, pero no de modo absoluto, puesto que, no obstante su sentido, marcadamente individualista, restringe la libertad de pacto mediante normas imperativas o prohibitivas que cercenan o anulan la contratación”. 370 Algunos autores sostienen la existencia de “los nuevos límites al accionar del principio de la autonomía privada”, tales como los relacionados con la equidad (buena fe, lesión, abuso de derecho e imprevisión o excesiva onerosidad), la justicia contractual (protección al consumidor y al adherente), función social de la propiedad, tutela del medio ambiente y protección de intereses difusos, no obstante, s, considera que estas últimas limitaciones pueden recogerse dentro del límite clásico de la ley. VÁZQUEZ DE CASTRO, E., Determinación del contenido del contrato: Presupuestos y límites a la libertad contractual, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, págs., 80-82.


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y el orden público siguen teniendo un papel activo en cuanto a la limitación al ejercicio del principio de la libertad negocial371. Aunque los tres límites señalados pertenecen a órdenes muy diferentes es necesario tener en cuenta que todos ellos recaen sobre una misma realidad social y, por esta razón, en muchos casos concurren normas de distinta especie, como acontece con las normas del Derecho penal que son normas con un alto ingrediente moral372. No obstante, el límite legal suele ser el más utilizado debido a su precisión y el menor riesgo que genera frente a los conceptos de orden público y moral, que en ocasiones pueden, debido a su abstracción, prestarse para interpretaciones subjetivas. 88. Las normas imperativas pertenecen en estricto sentido al límite legal a la autonomía de la voluntad de los particulares, pero es innegable el alto componente de orden público que ellas poseen373. La existencia en los ordenamientos jurídicos nacionales de algunas áreas que se encuentran reguladas por normas de obligatorio cumplimiento en el ámbito al que se circunscriben constituye una manifestación del aspecto “materializador del orden público en la función positiva del mismo”374. En algunas materias específicas de 371 ESPÍN CÁNOVAS, D., “Ideas Sociales Reflejadas en el Código Civil Español, Derecho Flexible”, en Centenario del Código Civil (1889-1989), Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1990, pág. 825. 372 VÁZQUEZ DE CASTRO, E., Determinación del contenido del contrato: Presupuestos y límites a la libertad contractual, op. cit., pág. 82. 373 Las dos grandes corrientes interpretativas del orden público en el Derecho internacional privado se han basado en su diferenciación a priori y a posteriori. A priori, como límite a la autonomía de la voluntad de las partes a la hora de contratar, o impidiendo la aplicación de una norma de conflicto. A posteriori, como impedimento para la aplicación de un ordenamiento jurídico extranjero, una decisión judicial o un fallo de un tribunal arbitral, GONZALO QUIROGA, M., Las normas imperativas y el orden público en el arbitraje privado internacional, Madrid, Universidad Complutense, 2001, pág. 75. 374 GONZALO QUIROGA, M., Orden público y arbitraje internacional en el marco de la globalización comercial, Madrid, Editorial Dykinson, 2003, pág. 53.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA especial relevancia para el Estado375, el orden público ha sido materializado manifestándose en normas imperativas que dependiendo de su alcance internacional han sido denominadas normas materiales imperativas, normas de aplicación inmediata o normas de policía376. 89. En el campo de la contratación y, por ende en el de los contratos internacionales de transferencia de tecnología, aunque el contendido de los contratos está dirigido a regular las relaciones entre las partes contratantes, algunas figuras negociales poseen la capacidad de producir efectos externos a las mismas, denominados 375 La existencia y proliferación de estos límites que constituyen una manifestación del llamado intervencionismo estatal desarrollado en las últimas décadas, ha conducido a lo que algunos autores han llamado la “crisis de la autonomía de la voluntad”. VÁZQUEZ DE CASTRO, E., Determinación del contenido del contrato: Presupuestos y límites a la libertad contractual, op. cit., pág. 82. 376 Como indica A. L. CALVO CARAVACA, A. L. y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, (Derecho internacional privado, Granada, Comares, 2011-2012, pág. 283), uno de los primeros autores que se ocupó de la existencia de este tipo de normas fue F.C. VON SAVIGNY que expuso la existencia de una regla general consistente en la aplicación de una norma de conflicto que podría conducir a la aplicación de una ley extranjera y una excepción a esta regla según la cual deberían aplicarse las disposiciones imperativas del país al que pertenezcan los tribunales que conocen del caso, (VON SAVIGNY, F. C., traducción de GUTHRIE, W. M., Treatise on the conflict of laws, Edimburgo, T &T Clarke, 1880, págs. 360-362), posteriormente, A. PILLET y J. VALÉRY, dejan atrás la concepción regla-excepción expuesta por SAVIGNY y elaboran un esquema en el cual existen por una parte determinadas materias que quedan sujetas a las normas de conflicto y que generalmente obedecen al principio de la personalidad y, por otro, materias que se someten a las leyes del foro en virtud de su especial interés para el país en donde se conoce de la controversia; siendo P. H. FRANCESCAKIS quien retomó el tema de las normas imperativas sosteniendo que éstas disposiciones del país en que se encuentra situado el tribunal que conoce del caso, regulan situaciones internas de tal importancia social o económica para el Estado que son de aplicación incluso para situaciones privadas internacionales, escapando de esta manera al ámbito de aplicación de las normas de conflicto y, por tanto, a la posible aplicación de una ley extranjera. Vid. CALVO CARAVACA, A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. Derecho internacional privado, op. cit., pág. 283.


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“externalidades del contrato”. Estas externalidades representan las repercusiones que los contratos ocasionan sobre los intereses generales y públicos y, por tal razón, se encuentran reguladas por disposiciones que presentan características especiales que deben ser cuidadosamente estudiadas377. En los acuerdos que involucran una transferencia tecnológica, las mencionadas externalidades tienen una marcada presencia, afectando numerosos intereses considerados vitales para el Estado, entre ellos la organización del mercado, la protección de determinados colectivos considerados como “débiles” en las relaciones contractuales, la seguridad nacional y la estabilidad financiera y económica. Un contrato internacional, por definición, presenta vínculos con una pluralidad de países y esto conduce a que a pesar de que pueda estar regido por un solo ordenamiento, los efectos se produzcan en más de un territorio. En los contratos de transferencia de tecnología la situación cobra mayor complejidad, debido a la presencia de derechos de propiedad industrial e intelectual que, tal como se ha puesto de relieve a lo largo del desarrollo de esta tesis doctoral, presentan una especial relevancia para el cumplimiento de los fines considerados como superiores por el Estado. En efecto, los contratos internacionales de transferencia de tecnología pueden incidir negativamente en un país afectando sus intereses generales y públicos, a pesar de encontrarse gobernados por el ordenamiento jurídico de otro Estado. En este sentido, no debe admitirse la situación de que por el hecho de estar regido por las normas de un país determinado, un contrato goce de una especie de inmunidad, a pesar de provocar efectos negativos en otro Estado, de suerte que será necesario aplicar ciertas normas imperativas de Estados distintos al país cuya ley regula el contrato.

377 RUIZ TAGLE, P. Propiedad Intelectual y Contratos, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2000, pág. 262.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA De esta manera, podemos observar la especial situación que presentan los contratos de transferencia de tecnología en donde confluyen, por un parte la gran libertad de la que gozan las partes para configurar el contenido de su relación contractual y, por la otra, la marcada intervención del Estado en la creación y regulación de derechos de propiedad industrial e intelectual. Habiendo estudiado la importancia del establecimiento de normas imperativas como límite a la autonomía de la voluntad de los contratantes en los contratos de transferencia de tecnología, en el apartado siguiente procederemos a establecer un marco conceptual de las normas materiales imperativas para, posteriormente, abordar el estudio de las normas de este tipo que afectan a los contratos de transferencia de tecnología. El propósito del establecimiento de este marco conceptual es el de partir de un concepto unificado de las normas internacionales imperativas, el cual será necesario para el posterior análisis de estas normas en los diferentes ordenamientos jurídicos estudiados.

B. Las normas materiales imperativas. Concepto y características

90. En atención a la materia objeto de la presente tesis doctoral, consideramos importante clarificar el concepto de las normas materiales imperativas debido a que, gracias a sus especiales características son de especial relevancia para el objetivo propuesto en el presente trabajo de investigación. Debemos estudiar entonces el concepto de normas imperativas en relación con el de normas internacionalmente imperativas y normas materiales imperativas. El primer concepto a tratar es, por tanto, el de las normas imperativas, que son aquellas que no pueden ser excluidas


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mediante el acuerdo de las partes378. A su vez, las normas internacionalmente imperativas se aplican a situaciones internacionales con independencia de las leyes aplicables a éstas379, pero con la particularidad de que el legislador expresamente dispone su aplicación a supuestos internacionales. Por último, las normas materiales imperativas son aquellas normas internas que, estando diseñadas para supuestos internos, debido a su importancia para la consecución de los fines del Estado, son aplicables a situaciones internacionales. Es preciso resaltar entonces la diferencia entre las normas imperativas y las normas materiales imperativas, puesto que éste último concepto es más restringido, al solamente comprender a aquellas normas que por su importancia manifiesta deben ser aplicadas a situaciones internacionales380. Esta distinción se recoge aunque con distintas expresiones en el considerando 37 del RRI381 al establecer:

El concepto de “leyes de policía” debe distinguirse de la expresión “disposiciones que no pueden excluirse mediante acuerdo” y debe interpretarse de manera más restrictiva.

378 El uso de la expresión “normas imperativas” en el artículo 3.3 del CR provocó numerosos problemas interpretativos. En el Reglamento Roma I se intenta acabar con estos problemas al realizar la diferenciación entre “normas que no pueden derogarse mediante acuerdo”, a las que hace referencia los artículos 3.3, 3.4, 6, 8 y, las “leyes de policía”, contenidas en el artículo 9. Vid. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., “El Reglamento «Roma I» sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales: ¿Cuánto ha cambiado el Convenio de Roma de 1980?”, en Diario La Ley, núm. 6957, 2008, pág. 18. 379 FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL ASENSIO, P.A., Derecho de los negocios internacionales, op. cit., pág. 355. 380 CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La ley aplicable a los contratos internacionales: El Reglamento Roma I, op.cit, pág. 284. 381 Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Es de resaltar la diversidad en las denominaciones que se le han otorgado a las normas materiales imperativas382. Podemos a manera de ejemplo mencionar las “normas de aplicación necesaria”, “normas de aplicación inmediata” (lois d’application inmédiate), “normas de policía” (de su traducción del francés les lois de police), normas ordo-políticas (Eingrifssnormen)383 y overriding mandatory provisions384. No obstante, todas ellas parecen referirse al mismo concepto385. En este trabajo de investigación utilizaremos la expresión “normas materiales imperativas. 91. Las normas materiales imperativas regulan aspectos de tal importancia que no pueden ser dejadas de lado por el ordenamiento jurídico declarado aplicable, dando como resultado el desplazamiento de las normas que serían las encargadas de regular la relación, de no quedar captada por la imperatividad de las normas del foro, las cuales prevalecen sobre la regulación del caso internacional386. En efecto, la razón de ser de esta imperatividad radica en que este tipo de normas son las encargadas de regular y proteger elementos 382 BONOMI, A., La norme imperative nel diritto internazionale privato, Zurich, publications de l’institut suisse de droit, 1998, págs. 63-97. 383 GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., “El Reglamento «Roma I» sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales: ¿Cuánto ha cambiado el Convenio de Roma de 1980?”, en Diario La Ley, núm. 6957, 2008, pág. 16. 384 BONOMI, A., “Overriding mandatory provisions in the Rome I Regulation on the law applicable to contracts”, en VOLKEN, P. y BONOMI, A., Yearbook of private international law, Munich, Sellier european law publishers, 2009, págs. 285-300. 385 Una definición clásica de las normas materiales imperativas es la realizada por P. MAYER según la cual son aquellas normas que deben ser aplicadas a una relación internacional sin tener en cuenta la ley que de otra manera resultaría aplicable, vid. MAYER, P., “Mandatory rules of law in international arbitration”, en Arbitration International, núm. 2, 1989, pág. 274, literalmente: “An imperative provision of law which must be applied to an international relationship irrespective of the law that [otherwise] governs that relationship”. 386 ESPINAR VICENTE, J. M., Ensayos sobre teoría general de Derecho internacional privado, Madrid, Civitas, 1997, págs. 59 y 60.


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básicos de la organización del Estado, tales como la ordenación del mercado, la defensa de la infancia y los menores o, el mercado inmobiliario.387. De lo anterior se puede inferir la importancia de estas normas dentro del ordenamiento social o económico de un país conduce a que se restrinja la posibilidad de que queden sin aplicación, a pesar de que los supuestos de hecho que regulen resulten comprendidos dentro del ámbito de aplicación de otro ordenamiento. A manera de ejemplo, no sería aceptable que un contrato de joint venture que tiene como fin la constitución de una empresa en España se rija por un Derecho extranjero en virtud del cual no le resulte aplicable la ley española de defensa de la competencia. La jurisprudencia de la UE también se ha ocupado de este tema, así, el TJUE en la sentencia Arblade sostuvo que son “leyes de policía las disposiciones nacionales cuya observancia se considera crucial para la salvaguardia de la organización política, social o económica del Estado hasta el punto de hacerlas obligatorias para

387 P.H. FRANCESCAKIS define las leyes de policía como “aquellas cuya observación es necesaria para salvaguardar la organización política, social y económica de un país” FRANCESCAKIS, P. H., “Quelques précisions sur les lois d'application inmediate et leurs rapports avec les règles de conflit de lois”, en Revue Critique de Droit International Privé, 1966, págs. 1-18; GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. y FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., “Artículo 12, apartado 3 del Código Civil”, en ALBALADEJO A. y DÍAZ ALABART, S. (dirs.), Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, op. cit., págs. 894–826. de acuerdo con J. D. GONZÁLEZ CAMPOS y J. C. FERNÁNDEZ ROZAS, en “una serie de disposiciones de la ley del foro, tanto de Derecho público como de Derecho privado, cuyo interés para la sociedad estatal es demasiado relevante para que puedan entrar en concurrencia con las leyes extranjeras. Su ámbito de aplicación se determina, en consecuencia, teniendo en cuenta, fundamentalmente, el fin que persiguen y, su aplicación se suele calificar de inmediata o de necesaria, porque opera, en principio, al margen del procedimiento de atribución.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA toda persona que se encuentre en el territorio nacional o a toda relación jurídica que se localiza en tal Estado”388. 92. En el marco de las legislaciones nacionales y Convenios internacionales consultados para la elaboración de esta tesis doctoral la única definición de normas materiales imperativas que hemos encontrado se recoge en el RRI en su artículo 9.1 que contrario a lo que establecía el CR, define el concepto de ley de policía como “una disposición cuya observancia un país considera esencial para la salvaguardia de sus intereses públicos, tales como su organización política, social o económica, hasta el punto de exigir su aplicación a toda situación comprendida dentro de su ámbito de aplicación, cualquiera que fuese la ley aplicable al contrato según el presente Reglamento”. Esta definición fue introducida en el texto del RRI con el fin de asegurar la uniformidad del Derecho de la Unión Europea, de lo contrario, esta labor habría quedado en cabeza de los tribunales de los Estados miembros influenciados por sus diferentes tradiciones nacionales desembocando en graves problemas de calificación389. La introducción de esta definición representa, si bien no novedoso, si un importante elemento unificador, puesto que bajo el imperio del CR sobre todo en algunas versiones lingüísticas en las que con el mismo término se hacía referencia a la noción de normas imperativas y de normas materiales imperativas390, se producían confusiones que a la postre redundaban en falta de claridad.

388 Sentencia del TJUE de 23 noviembre 1999, asunto C-369/96, Jean-Claude Arblade y otros v. Bernard Leloup y otros, disponible en: http://www.curia.europa.eu/ 389 CALVO CARAVACA, A. L., “El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas” en Cuadernos de Derecho transnacional, vol. 1, núm. 2, 2009, pág. 115. 390 En Alemán “zwingende vorschriften”, en Italiano “disposizioni imperative” y en Inglés “Mandatory rules”.


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93. En el marco general de la contratación internacional, las normas materiales imperativas aplicables al tráfico externo han sido calificadas por la doctrina como aquellas disposiciones de Derecho público y privado cuyo interés para el foro es tan relevante que bloquean la actuación normal del método de atribución, impidiendo la actuación de la ley extranjera en los supuestos materiales regulados por ellas391. Conforme a lo sostenido anteriormente, debemos resaltar dos aspectos fundamentales para nuestro estudio. Por una parte, estas son normas que las partes no pueden derogar al elegir el Derecho aplicable al contrato en el uso de su autonomía conflictual y, por el otro, imponen su aplicación preferente, automática, directa e inmediata, sea cual sea la norma de conflicto que haya resultado designada a través del método de atribución392. Limitándonos al ámbito de la contratación, es posible afirmar que la existencia de las normas imperativas encuentra su fundamento en la necesidad de imponer ciertos límites a la actuación de los particulares en la medida en que la libertad de las partes para elegir la ley que regirá su relación contractual se ha instituido como uno de los principios rectores del moderno Derecho de los contratos en el mundo occidental. En efecto, producto de la globalización de la economía y el auge del comercio transnacional, la aplicación de las normas imperativas como refuerzo del orden público ha desempeñado el papel de

391 La doctrina española hace referencia a la categoría: “normas materiales imperativas aplicables al tráfico externo” en un sentido amplio y en sentido restringido “normas materiales imperativas”, GONZÁLEZ CAMPOS J. D. y FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., “Artículo 12, apartado 3 del Código Civil”, en ALBALADEJO A. y DÍAZ ALABART, S. (dirs.), Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, op. cit., págs. 910- 912. 392 BONOMI, A., La norme imperative nel diritto internazionale privato, op. cit., pág. 2.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA última línea de defensa frente al ejercicio de la autonomía privada de las partes, sobre todo en un campo como el tecnológico en donde la mayoría de las veces la trascendencia económica de las transacciones tiene graves repercusiones en ámbitos sociales y políticos. 94. Considerando que en el campo contractual la facultad de las partes para elegir la ley aplicable a su contrato es tan amplia que incluso es posible la elección de un ordenamiento que no presente vínculos con la relación contractual, es necesaria la existencia de ciertos mecanismos que permitan a los tribunales la aplicación de las normas que se considera que protegen fines superiores en los ordenamientos que presenten un vínculo estrecho con el contrato393. Con esta fórmula se evita la existencia de contratos con una inmunidad legislativa394, es decir, que ya no pueda ser regulado por los ordenamientos de los Estados en los que despliega sus efectos. En consecuencia, resulta conveniente aplicar ciertas normas imperativas de otros Estados distintos al del Estado que regula el contrato, es decir terceros Estados, con el propósito de que el contrato internacional no traslade potenciales efectos negativos a otros países y permanezca inmune mientras los intereses generales y públicos de estos resulten afectados395. De esta manera, las denominadas normas materiales imperativas, también llamadas normas de policía, no son más que normas de un país diferente a las del que se ha elegido como lex contractus. Estas normas pueden ser o bien las del país donde se ubican los tribunales que conocen del caso, o las del país donde se ejecuta el contrato396. Siendo esto así,

393 DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “Derecho imperativo y relaciones privadas internacionales”, en Homenaje a Don Antonio Hernández Gil, Tomo III, Madrid, Centro de estudios Ramón Areces, 2001, pág. 2864. 394 CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La ley aplicable a los contratos internacionales: El Reglamento Roma I, op. cit., pág. 226. 395 Ibid, pág. 227. 396 Ibidem.


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corresponde ahora analizar la aplicación de este tipo de normas a los contratos de transferencia de tecnología.

C. Las normas materiales imperativas en los contratos de licencia internacional de tecnología

95. La mayor parte de la bibliografía existente sobre las normas materiales imperativas en los contratos de transferencia internacional de tecnología aborda las cláusulas abusivas dentro de los conflictos entre el sistema de propiedad industrial e intelectual y el Derecho de la libre competencia económica. Esta situación se debe al diferente prisma con el que los países productores de tecnología y aquellos en receptores abordan esta materia. Mientras los países productores de tecnología sostienen que este es un tema relacionado con la libre competencia económica, los países receptores consideran que se trata de un medio de control contra conductas restrictivas en los contratos de licencia397. La intervención estatal sobre las conductas que pueden imponer obligaciones gravosas al licenciatario usualmente han sido tratadas desde la óptica del Derecho de la competencia, por este motivo la mayor parte de las normas y consecuente jurisprudencia al respecto se concentra en los efectos anticompetitivos que ellas producen. No obstante, en ocasiones, aunque no existan efectos adversos frente al mercado como tal, se estará produciendo un menoscabo de la capacidad de innovación de la parte receptora de tecnología que en última instancia perjudicará a la sociedad en general. Pensemos en el ejemplo de una cláusula de retrocesión en un contrato de licencia

397 Sobre las diferentes posiciones adoptadas por los participantes en las negociaciones del Código Internacional de Conducta sobre transferencia de tecnología, MILLER, D. L. y DAVIDOW, J., “Antitrust at the United Nations: A Tale of Two Codes”, en Journal of International Law, núm. 347, 1982.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA de patente entre empresas que no involucren una cuota de mercado significativa, pero que tenga como efecto desincentivar la investigación en el mejoramiento y adaptación de la tecnología objeto del contrato de licencia. 96. El artículo 8.2 del Acuerdo ADPIC legitima a los Estados miembros para establecer normas dedicadas a reprimir estas conductas al disponer:

“Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología”.

Ahora bien, aunque esta disposición no deja duda alguna en cuanto la legitimidad del Estado para intervenir en estos contratos, no existe un consenso claro en cuanto al grado de intervención aconsejable para reprimir este tipo de conductas. Esta situación se ve reflejada en la contradicción existente entre estudios especializados al respecto. Un ejemplo ilustrativo lo encontramos en los resultados de un estudio llevado a cabo por la OMC del grupo de trabajo en la interacción de comercio y política de la competencia en donde se afirmaba que el Estado no debería intervenir en la represión de estas conductas aún si algunas industrias resultasen afectadas398. En contraposición, se encuentra el estudio realizado por el Banco Mundial en el Sureste Asiático en donde se afirma que la intervención llevada a cabo por los

398 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, Reporte del grupo de trabajo en la interacción de comercio y política de la competencia al Consejo General, WTO Doc. WT/WGTCP/3 1999, disponible en: http://docsonline.wto.org/gen_browse.asp (última consulta 18/05/2012).


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gobiernos asiáticos ha impulsado en gran medida el desarrollo económico y tecnológico de los países asiáticos399. Lo sostenido anteriormente nos muestra que el nivel y la forma de intervención puede variar de país a país en función de sus características especiales. En otras palabras, el carácter productor o receptor de tecnología de un país será el que marcará el grado de intervención que se deba aplicar a las cláusulas que afecten al licenciatario. La decisión de regular las prácticas señaladas en este capítulo no es un asunto sencillo para los países en vías de desarrollo, es más, con las negociaciones llevadas a cabo en la UNCTAD sobre el Código Internacional de Conducta de Transferencia de Tecnología se puso en evidencia la enorme resistencia que una regulación muy estricta sobre estas conductas presenta para los países industrializados, cuyos nacionales son los mayores productores de tecnología del mundo. De esta manera, al entrar en la tarea de formular una propuesta sobre un marco normativo al respecto se deberá ser muy cuidadoso con el fin de lograr un balance entre la correcta protección de la parte receptora de tecnología y los intereses de los inversores extranjeros titulares de los conocimientos tecnológicos. Vista la importancia que tiene para los países receptores de tecnología la aplicación de las normas materiales imperativas a las relaciones contractuales internacionales que involucren una transferencia de tecnología, corresponde ahora analizar la aplicación de estas normas cuando estas pertenecen al foro (1) y a otros Estados (2).

399 BANCO MUNDIAL, Reporte Anual del Banco Mundial, Núm 88-89, 1994, disponible en: http://www-wds.worldbank.org (última consulta 18/05/2012).


1. Aplicación de las normas materiales imperativas del foro

a) La aplicación de las normas materiales imperativas en la UE

97. La aplicación de las normas imperativas del foro es el supuesto que menos inconvenientes presenta en la práctica negocial debido a que el operador jurídico aplica las normas de su propio ordenamiento dirigidas a proteger los valores jurídicos de su Estado sin importar cuál sea la lex contractus. Esta posición es lógica teniendo en cuenta que la finalidad de este tipo de normas consiste en la protección de interese especialmente importantes para el Estado. A continuación presentamos un caso juzgado por la Corte de apelación francesa que nos permitirá apreciar con mayor claridad la manera en que las normas materiales imperativas son aplicadas a un contrato de transferencia de tecnología400. Antecedente jurisprudencial a analizar:

En un caso elevado ante la Corte de apelaciones francesa se celebra un contrato de construcción de una planta de producción (turn key contract) de paneles de fibras entre una sociedad alemana y una belga regido

400 Sentencia de la sala civil de la Corte de apelación francesa, núm. 06-14.641 de 30 de enero de 2008 que textualmente sostiene:“…S’agissant de la construction d’un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l’article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles”, disponible en: http://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/CASCIV_20080001_0001_p000_P-2.pdf (última consulta 19/05/2012).


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por la ley suiza. La sociedad alemana, a su vez subcontrata a otra sociedad alemana para el montaje de las máquinas regido por la ley alemana. En los dos contratos las prestaciones debían ser realizadas en Francia, razón por la cual la corte sostuvo que las normas francesas establecidas para la protección del contratista tenían el carácter de leyes de policía, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 3 y 7 del CR.

Tal como hemos tenido ocasión de resaltar, las normas materiales imperativas solo pueden ser aplicadas si se reúnen los requisitos establecidos para tal fin. En el ámbito europeo, el artículo 9.1 del Reglamento Roma I401 establece, como primer requisito, que debe existir una norma que tenga el carácter de material imperativa, en otras palabras, la aplicación necesaria de la norma a la situación debe ser el único medio para garantizar el fin que se pretende proteger402. El segundo requisito establece que las situaciones analizadas estén comprendidas dentro de su ámbito de aplicación, es decir, no es posible extender su campo de acción a materias en las que el legislador no se ha pronunciado expresamente. Esta fórmula es en principio la vía que permite a los particulares prever con certeza las normas que serán aplicadas a la relación contractual, sin embargo, en la mayoría de los casos el legislador establece normas encargadas de regular situaciones internas y olvida hacer mención de si estas se aplicarán a los casos internacionales403.

401 Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra. 402 CALVO CARAVACA, A. L., “El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas” op. cit., pág. 122. 403 CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La ley aplicable a los contratos internacionales: El Reglamento Roma I, op.cit, pág. 234.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA 98. Un sector de la doctrina sostiene que para que las normas imperativas puedan ser aplicadas a situaciones internacionales, el legislador lo debe haber dispuesto expresamente, de lo contrario la norma solo se aplicaría a casos internos. Esta afirmación encuentra su fundamento en el principio de la previsibilidad de los contratantes establecido en el considerando 6 del Reglamento Roma I404, sin embargo, como antes anotábamos, en la mayoría de los casos el legislador no manifiesta de manera expresa si determinada norma imperativa se aplicará en el ámbito internacional, lo cual indudablemente obligará al operador jurídico a ejercer una labor interpretativa405. La doctrina no es pacífica en cuanto a la validez de las interpretaciones dadas por el operador jurídico en los casos en que la norma no señala expresamente su aplicación en el ámbito internacional. Un sector de la doctrina sostiene que para remediar esta situación se precisa una acción legislativa mas no interpretativa, puesto que en este último caso se estaría otorgando “al legislador una intención y voluntad de las que carece”406. Por otra parte, algunos autores sostienen que en estos casos es 404 Considerando 6 del Reglamento Roma I: “El correcto funcionamiento del mercado interior exige, con el fin de favorecer la previsibilidad del resultado de los litigios, la seguridad en cuanto a la ley aplicable y la libre circulación de resoluciones judiciales, que las normas de conflicto de leyes vigentes en los Estados miembros designen la misma ley nacional con independencia del país del tribunal ante el que se haya planteado el litigio”. 405 CALVO CARAVACA, A. L., “El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas” op. cit., pág. 123. Cuando el legislador no ha dispuesto de manera expresa la imperatividad de la norma en el ámbito internacional se deberá determinar su aplicación, recurriendo a los principios generales de interpretación teniendo en cuenta el sentido y finalidad de dicha disposición. 406 CALVO CARAVACA, A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. “El Convenio de Roma sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales de 19 de junio de 1980”, en CALVO CARAVACA, A. L. y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA (dirs.), Contratos internacionales, Madrid, Tecnos, 1997, pág. 49; CALVO CARAVACA, A. L., “el Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas” op. cit., pág. 122.


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necesario realizar una valoración por parte de los tribunales con el fin de establecer si la situación analizada está dentro del campo de acción de la norma imperativa que se pretende aplicar407.

b) Aplicación de las normas materiales imperativas en los Estados Unidos

99. En Estados Unidos, por su parte, la teoría de la aplicación de las normas materiales imperativas de la lex fori se establece también con independencia de la lex contractus. Esta situación puede ser observada con claridad en el asunto North American Bank, Ltd. v. Schulman408: Antecedente jurisprudencial a analizar:

En este caso, en un contrato de préstamo dinerario se había pactado por las partes la aplicación de la ley de Israel, sin embargo, la Corte del Estado de Nueva York rechazó la aplicación de la ley de ese país debido a que su aplicación supondría la imposición al demandado de un interés superior al 18%, situación que resultaba claramente contraria a las disposiciones del Estado de Nueva York contra la usura.

407 GUARDANS CAMBÓ, I., Contrato Internacional y Derecho Imperativo Extranjero, op. cit., pág. 361; En el mismo sentido FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho de los negocios internacionales, op. cit., pág. 336. 408 North American Bank, Ltd. v. Schulman, 474 N.Y.S.2d 383 (N.Y.Co. Ct. 1984)


La Corte, citando al Second Restatement, sostuvo que a pesar que la regla general era aceptar la libertad de elección de las partes, en el caso estudiado esta elección era inaplicable debido a que con ella se violarían intereses considerados como de gran interés para el foro409.

Este caso nos ayuda a ilustrar la posición que mantienen algunas jurisdicciones estatales de Estados Unidos, como la del Estado de Nueva York en donde el criterio que aplica el operador jurídico es reconocer la libertad de los contratantes para elegir la ley que regule la relación contractual, a menos que esta produzca una violación del orden público interno o que se vulneren determinadas disposiciones establecidas para la protección de determinados colectivos considerados como débiles410. 100. En Estados Unidos existe el problema de la falta de indicación por parte del legislador del carácter internacionalmente imperativo de la norma. Esta situación se pone de manifiesto en un caso llevado ante los tribunales americanos con ocasión del colapso de la renombrada compañía financiera Lloyd’s411. Antecedente jurisprudencial a analizar:

409 SADOWSKY, E. y ZEITLIN, A., “Chapter 11. Enforcement of choice of law clauses” en HAIG, R. L. (Dir), Commercial litigation in New York State Court, New York, St Paul Minn. West publishing, Co., 1995, pág. 354. 410 Esta posición se puede observar en Clifton Steel Corp. v. General Electric Co., 80 A.D.2d 714, 437 N.Y.S.2d 734 (3d Dep’t 1981) y en Monsanto v. Electronic Data Systems Corp. 141 A.D.2d 514, 529 N.Y.S.2d 512 (2d Dep’t 1988). En estos casos se protegen los derechos del proveedor de materiales en un contrato de construcción y los derechos de un trabajador respectivamente, excluyendo la aplicación de la ley designada por las partes y aplicando la ley del foro. KILLBURN, J. y WINN, J. M., “The rules of construction in choice of law cases in New York” en St. John’s Law Review, núm. 243, 1988, pág.257. 411 Bonny v. Society of Lloyd’s, 3 F.3d 156 (7th Cir. 1993).


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Un grupo de inversionistas habían firmado un contrato de inversión que contenía una cláusula en que se elegían los tribunales del Reino unido y el ordenamiento del mismo país como ley aplicable a cualquier conflicto que pudiera surgir de la ejecución del mismo, sin embargo, deciden demandar ante los tribunales de Estado Unidos argumentando que con las disposiciones del contrato se violaba la ley de valores (securities law) y las disposiciones que prohibían la renuncia a la protección de las partes en ella contendías (anti-waiver provisions). Los demandantes con fundamento en el fuerte ingrediente de orden público que contenía esta ley sostenían que se estaba en presencia de normas materiales imperativas y que, por tanto, la cláusula de elección de foro y de ley no debía aplicarse.

La Corte de apelaciones del Circuito 7, lejos de determinar el carácter imperativo de la ley de valores realizó el siguiente razonamiento:

“Al incluir las disposiciones anti-waiver en la ley de valores, el Congreso dejó claro que el orden público de estas leyes no debe ser ignorado,(…) Permitir a Lloyd’s eludir la responsabilidad por las violaciones de la ley de 1993 estaría en contra de importantes políticas americanas, a menos que las acciones disponibles en el foro elegido no trastornen el orden público de esta ley412”.

412 La Corte de Apelaciones sostuvo que: “by including the anti-waiver provisions in the securities laws, Congress made clear that the public policy of these laws should not be thwarted. ... To allow Lloyd’s to avoid liability for putative violations of the 1933 Act would contravene important American


La Corte al revisar el catálogo de medios de defensa del que disponían los demandantes llegó a la conclusión que eran muy similares a los del ordenamiento norteamericano, razón por la cual rechazó las pretensiones de los demandantes y se declaró no competente para conocer del caso.

Este caso nos ayuda a ilustrar la dificultad al momento de establecer el carácter internacionalmente imperativo de una norma a falta de expresa indicación del legislador. 101. En cuanto a los efectos de la inobservancia de las normas materiales imperativas existen dos circunstancias que deben ser mencionadas: la primera de ellas es cuando la propia norma establece la sanción que se impondrá en caso de infracción, la segunda consiste en los efectos que se darán a una situación violatoria de una norma de este tipo en caso que ella no los disponga. En el primer caso, se aplicarán los efectos dispuestos por la norma material imperativa infringida, debido a que se presume que la mejor forma de solución para cumplir con los fines propuestos por estas normas es precisamente la establecida en el ordenamiento jurídico al que ellas pertenecen. En el segundo caso mencionado, esto es, cuando no se establece las consecuencias de la violación de una disposición internacionalmente imperativa, el operador jurídico debe examinar la norma infringida y conforme a la lex fori y en concordancia con su finalidad y objeto protegido, fijar la consecuencia más adecuada siempre tratando de preservar la sanción de nulidad como último recurso413.

policies unless remedies available in the selected forum do not subvert the public policy of that Act”. 413 CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La ley aplicable a los contratos internacionales: El Reglamento Roma I, op. cit, pág. 236. En el mismo sentido FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL ASENSIO, P.A., Derecho de los negocios internacionales, op. cit., pág. 338 y


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2. Aplicación de las normas materiales imperativas de otros Estados

102. En el epígrafe anterior examinamos la forma en que se aplican las normas materiales imperativas del foro, así que corresponde ahora el estudio de posibilidad de aplicación de las normas materiales imperativas de otros Estados, cuestión que ha generado amplios debates a nivel doctrinario y jurisprudencial. Tal como hemos indicado a lo largo de esta tesis doctoral, el carácter internacional de los contratos de transferencia de tecnología trae consigo la posibilidad de establecer múltiples puntos de conexión con distintos países. Entre estos puntos debemos tener en cuenta factores tan relevantes como el lugar en el que se ubica el tribunal que conoce del caso, el ordenamiento que rige el contrato, bien sea por voluntad de las partes, o por la aplicación de las disposiciones encaminadas a establecer la ley aplicable en defecto de elección de los contratantes y, finalmente el lugar en el que el contrato desplegará sus efectos, que generalmente coincide con el sitio de cumplimiento de las prestaciones estipuladas en el texto del acuerdo. Conviene en primer lugar, aclarar qué tipo de normas pueden ser objeto de aplicación en este contexto. Es habitual que las normas materiales imperativas que regulen la actividad económica, o bien establezcan determinadas prohibiciones a algunos contratos, cláusulas contractuales y actividades, o condicionen su validez a trámites específicos, tales como autorizaciones administrativas, autorizaciones, etc. Solamente en cuanto a este tipo de normas cabe

CALVO CARAVACA, A. L., “El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas”, op. cit., pág. 124.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA la posibilidad de aplicar leyes de policía extranjeras. Pues bien, los desarrollos del comercio internacional en la denominada sociedad globalizada han traído consigo una cierta interdependencia entre los Estados que impone al menos un nivel mínimo de cooperación en algunos aspectos. Esta cooperación en algunas ocasiones conduce a la aplicación de normas de Estados diferentes al del tribunal que conoce del caso y al de la ley que rige la relación contractual414. No obstante lo anterior, un sector de la doctrina ha criticado la aplicación de normas imperativas de un Estado diferente al que conoce del caso, debido a que esta conduciría a un exceso de regulación sobre una relación privada internacional que redundaría en una falta de seguridad jurídica y en última instancia a una disminución en la contratación transnacional415. 103. Ahora bien, los partidarios de la aplicación de las normas materiales imperativas de otros Estados sugieren que de esta manera se reforzaría la unidad del Derecho internacional privado evitando de esta forma el forum shopping y fomentando un papel activo de los tribunales en la búsqueda de una justicia contractual. Esta posición es sostenida por I. F. FLETCHER al afirmar:

“La creciente y generalizada práctica judicial de otorgar efecto en algunos casos a normas que no pertenecen a la lex fori ni a la lex contractus es un ejemplo sobresaliente de cómo el anteriormente sacrosanto principio de la autonomía de las partes en materia de contratación ha sido erosionado en respuesta a una visión más activa de la función apropiada de los tribunales de asegurar la preeminencia del ideal de justicia, así fuese necesario para alcanzarlo la utilización de medios intervencionistas contrarios a la posición tradicional

414 GUEDJ, T., “The theory of the lois de police, a functional trend in continental private international law – a comparative analysis with modern American theories”, en American journal of comparative law, núm. 39, 1991, pág.661. 415 CALVO CARAVACA, A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. Derecho internacional privado, op. cit., pág. 227.


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de “árbitro neutral” ejercida por los jueces. Teorías de reciente elaboración que propugnan por la no injerencia de las normas imperativas en las relaciones internacionales de las partes, deben ser vistas como la contraparte lógica de la creciente tendencia hacia el intervencionismo cuyo propósito es reajustar los desequilibrios sociales y económicos a través de medios o normas restrictivas de la libertad de contratación416”.

El párrafo trascrito anteriormente nos indica la existencia de dos categorías de normas materiales imperativas pertenecientes a Estados diferentes a la lex fori: las pertenecientes al ordenamiento designado por las partes como rector del contrato (lex contractus) y las de un tercer Estado.

a) Normas imperativas aplicables por la lex contractus

416 FLETCHER, I., Conflict of laws and European community Law, Londres, Elsevier Science Ltd., 1982, pág. 169. Literalmente: “The increasingly common judicial practice of according effect to [mandatory] rules even in cases where they belong neither to the lex fori nor to the lex contractus is a remarkable example of the extent to which in recent times the previously sacrosanct principle of party autonomy in matters of contract has been eroded in response to a more activist view of the “appropriate” function of the Court, which may be summarized as being to ensure the prevalence of an idealized concept of “justice”, if necessary by means rather than by adhering to the traditional role of “neutral umpire”. Recently-elaborated theories regarding the necessity for accommodating provisions of mandatory rules of law which, if more traditional conflicts approaches were adhered to, would play no part in regulating the parties’ relationship, may thus be seen as a logical counterpart of the increasing trend towards interventionism within the domestic legal sphere for the purpose of redressing social and economic imbalances by means of rules inhibiting freedom of contract”.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA 104. Una de las consecuencias del desarrollo de la autonomía de la voluntad conflictual de la que gozan los contratantes, reconocida en los ordenamientos examinados, radica en el carácter global de la elección, es decir, la ley designada por las partes hará referencia tanto a las normas imperativas de tal ordenamiento, cuanto a las dispositivas que no hayan sido sustituidas por la voluntad de los contratantes. No obstante, no serán aplicables todas las normas imperativas que se contemplen en la lex contractus, ya que además de que el supuesto quede comprendido dentro del radio de acción de la norma, será necesario que estas superen los controles establecidos por el ordenamiento del lugar donde tenga la sede la autoridad que conoce del caso. La aceptación del carácter global de la autonomía conflictual no implica que la aplicación de las normas imperativas de la ley rectora del contrato se determine solamente con base en los criterios de conexión establecidos en materia contractual, toda vez que será necesario tener en cuenta el fin perseguido por dicha norma y prestar especial atención a su ámbito de aplicación. Por ejemplo, en el caso que la lex contractus haya sido elegida por las partes y se pretenda la aplicación de las normas materiales imperativas de dicho ordenamiento, será necesario que existan más puntos de conexión con el mismo, ya que de lo contrario dichas normas devendrían inaplicables417. Veamos el siguiente ejemplo: Antecedente jurisprudencial a analizar:

Van Hopplynus Instruments S.A.418 de Bélgica celebra un contrato con una empresa de California para la distribución exclusiva de equipos de alta tecnología

417 FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho de los negocios internacionales, op. cit., pág. 339. 418 Corte de Casación Belga, asunto núm. C 020445.F/1, de 16 de noviembre de 2006, disponible en: http://vlex.be/vid/38173254 (última consulta 19/05/2012).


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sometido a una cláusula de arbitraje en la que se establece que el arbitraje se llevaría a cabo en el Estado de California. Después de producirse la terminación unilateral del contrato por parte de la empresa californiana, la sociedad belga decide acudir ante los tribunales de su país argumentando que se debían aplicar las normas belgas que estipulaban que a la terminación unilateral de un contrato de distribución en exclusiva, el distribuidor tenía derecho a una compensación por los esfuerzos realizados para la consecución de clientela, inversiones de negocios y los gastos ocasionados por la terminación. En la norma citada se establece además que si las prestaciones propias de este contrato son realizadas total o parcialmente en territorio belga, el distribuidor podrá interponer la demanda ante los tribunales belgas que aplicarán exclusivamente la ley de este país.

En primera y segunda instancia se declaró la falta de jurisdicción debida a la existencia del pacto arbitral sobre la base de los artículos II.3 y V.1.a del Convenio de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras419 que, según criterio del Tribunal de apelación, establecían que la arbitrabilidad debía solucionarse de acuerdo con la lex contractus, ya que en California un conflicto como el planteado era susceptible de ser sometido a arbitraje, primaba la voluntad de los contratantes expresada en el contrato de abstraer el asunto de la justicia ordinaria.

419 Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958, cit. supra.


No obstante lo anterior, en sede de casación, la Corte de Casación belga decidió revocar estas decisiones sosteniendo que de acuerdo con la Convención de Nueva York se permite al juez examinar la situación desde la óptica de la lex fori determinando la arbitrabilidad del asunto estudiado y, si por mandato de este ordenamiento el caso no puede abstraerse del conocimiento de los tribunales ordinarios, deberá excluir la posibilidad de llevar a cabo el arbitraje.

105. Este es uno de los casos en que se estableció que una norma de protección de la parte considerada débil, en este caso el distribuidor exclusivo, debía aplicarse no solamente por el hecho de ser parte del ordenamiento del lugar del tribunal que conocía del caso, sino por tratarse de un contrato cuya ejecución se había realizado en territorio belga, es decir, se cumple el requisito que comentamos anteriormente de la existencia de otros puntos de conexión adicionales a la designación del ordenamiento rector del contrato420. Tal como veremos a continuación, la aplicación de las normas imperativas pertenecientes al ordenamiento elegido por las partes como ley rectora del contrato resulta menos conflictiva que el de las normas imperativas de terceros países, puesto que generalmente

420 KLEINHEISTERKAMP, J., “The impact of internationally mandatory laws on the enforceability of arbitration agreements”, en LSE Law, Society and Economy Working Papers, London School of Economics and Political Science, 2009, pág. 7. La cuestión fundamental en este caso se debió centrar en la posibilidad de abstraer de la justicia ordinaria un caso relacionado con un contrato de distribución exclusiva. No obstante, la jurisprudencia belga ya se había pronunciado al respecto en la decisión del caso Audi NSU en el que la Corte sostiene que en un contrato de este tipo no es posible la sumisión a un tribunal arbitral si esta conlleva a la aplicación de una ley extranjera.


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si se presenta alguna duda en su aplicación el tribunal favorecerá la autonomía conflictual de los contratantes421.

b) Aplicación y toma en consideración de normas imperativas de terceros Estados

106. La aplicación de las normas imperativas de un ordenamiento diferente a la lex fori y a la lex contractus, aunque no es común, se puede producir en ciertas situaciones excepcionales en donde se dejará de aplicar una disposición de la lex contractus en favor de las normas imperativas de otro Estado, a pesar que exista el requisito visto anteriormente de la conexión manifiesta de la ley elegida por las partes con la relación contractual. Algunas legislaciones nacionales cono la ley suiza de Derecho internacional privado422 y el propio RRI423 han establecido determinados mecanismos y requisitos para la aplicación de disposiciones imperativas pertenecientes a un ordenamiento diferente a la lex fori y a la lex contractus.

421 BAADE, H. W., “The Operation of Foreign Public Law, en Texas International Law Journal, núm. 30, págs. 435; en el mismo sentido VISCHER, F., “General Course on Private International Law”, op. cit., págs. 166-167. 422 El artículo 19 de la Ley de Derecho internacional privado suiza, cit. supra. Establece textualmente: “Prise en considération de dispositions impératives du droit étranger: 1. Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l’exigent, une disposition impérative d’un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. 2. Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu’elle vise et des conséquences qu’aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit”. 423 Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA 107. Existen dos condiciones que deben cumplirse para que sea posible la aplicación de las normas imperativas de un ordenamiento jurídico diferente al del lugar foro. La primera consiste en que se deben cumplir todos los requisitos establecidos para la aplicación de las normas imperativas de la lex fori y, la segunda es que las leyes de policía que se pretendan aplicar pertenezcan al país en el que ejecutarán las obligaciones establecidas en el contrato424. En virtud del CR si la situación analizada presentaba vínculos estrechos con un ordenamiento de un país determinado era suficiente para aplicar las normas materiales imperativas de este425. Esta situación ha cambiado con la adopción del RRI426 al consagrar en el artículo 9.3 del que las normas materiales imperativas de otros Estados podrán tener efecto solamente cuando estas pertenezcan al país en el cual se ejecutan las obligaciones427. La exigencia de que se trate de las normas materiales imperativas del lugar de la ejecución del contrato obedece a la intención del legislador europeo de tener la seguridad de que en realidad existen unos vínculos estrechos entre la relación contractual y el país de 424 CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La ley aplicable a los contratos internacionales: El Reglamento Roma I, op. cit., pág. 237. 425 GUARDANS CAMBÓ, I., Contrato internacional y Derecho imperativo extranjero, Pamplona, Aranzadi, 1992, págs. 551-552. 426 Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra. 427 En el texto original remitido al Parlamento se establecía la posibilidad de aplicar las normas materiales imperativas de cualquier Estado. Esta situación determinó que el Reino Unido decidiera mantenerse fuera del Reglamento ya que la importancia del sector financiero en este país hacía temer la aplicación indiscriminada de normas imperativas de terceros Estados. No obstante, con la modificación introducida por el Dictamen de 9 de noviembre de 2007 se alteró el texto inicial y se introdujo el requisito de aplicación de las normas de policía solo de los países en que se deba ejecutar o se haya ejecutado el contrato. La limitación impuesta por este artículo fue fundamental para que el Reino Unido decidiera ejercitar el “opting in” a favor del Reglamento. Para una completa descripción de este proceso. FAWCETT, J. y CARRUTHERS J., Cheshire, North and Fawcett, Private International Law, Oxford, Oxford University Press, 2008, págs. 740-741.


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origen de las normas que se pretenden aplicar, situación que resulta fundamental al momento de establecer si los intereses públicos de dicho Estado resultarían afectados con la inaplicación de estas disposiciones428. 108. Debido al complejo entramado prestacional que usualmente se encuentra presente en los contratos de transferencia de tecnología, pueden ser varios los lugares de ejecución de las obligaciones y, por tanto, sería posible la aplicación de una gran cantidad de normas materiales imperativas con los efectos negativos anteriormente mencionados. Veamos el siguiente ejemplo: Supuesto fáctico a analizar

Un contrato de joint venture tiene como fin la investigación y posterior explotación comercial de un aislante térmico. En dicho contrato participan tres sociedades de distintos países. Por una parte, una empresa alemana y, por otra, una suiza, que se encargarán de desarrollo del nuevo material y, una sociedad española que será la encargada del proceso de producción industrial y explotación comercial del desarrollo. En este caso es posible observar que las prestaciones dirigidas al cumplimiento del objeto del contrato serán ejecutadas en tres países distintos, de suerte que, en principio, las normas materiales imperativas de estos tres Estados serán susceptibles de ser aplicadas.

La eficacia de las condiciones enunciadas anteriormente está supeditada a la valoración realizada por el operador jurídico quien

428 FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho de los negocios internacionales, op. cit., pág. 340.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA será en última instancia quien determine la necesidad de aplicar la norma material imperativa en función de las circunstancias particulares de cada caso429. Esta labor es extremadamente compleja en razón de la cantidad de elementos y factores que deben ser tenidos en cuenta para tomar una decisión. En primer lugar, el juez o el árbitro que conozca del caso deberá considerar las consecuencias de la aplicación o inaplicación de la norma; en segundo lugar, será necesario establecer la compatibilidad de la norma extranjera con el ordenamiento jurídico del foro y, por último será necesario determinar el grado de previsibilidad de los contratantes teniendo como referencia la ley que gobierna el contrato430. La facultad otorgada al operador jurídico establecida en el artículo 9.3 del RRI no ha estado exenta de críticas, puesto que se argumenta que se le estaría otorgando al juez un papel “político que se encuentra fuera de sus competencias431. 109. En nuestra opinión, la nueva redacción del artículo 9.3 del RRI no aumenta la seguridad jurídica con respecto al artículo 7.1 del CR en los contratos de transferencia de tecnología, toda vez que las partes en muchas ocasiones no podrán prever cuando una norma será considerada como material imperativa debido a los amplios poderes interpretativos de los que ha sido investido el operador jurídico432. Por otra parte, el artículo 9.3 del Reglamento establece 429 Artículo 7.1 del CR y 9.3 del Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra. 430 Otro factor que se debe tener en cuenta es si la aplicación de una determinada norma material imperativa condicionará el reconocimiento de la decisión en el extranjero. FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho de los negocios internacionales, op. cit., pág. 341. 431 BONOMI, A., “Overriding mandatory provisions in the Rome I Regulation on the law applicable to contracts”, op. cit., pág. 295. 432 En el ámbito americano, el artículo 11 apartado 2 de la Convención Interamericana establece que: “Será discreción del foro, cuando lo considere pertinente, aplicar las disposiciones imperativas del Derecho de otro Estado con el cual el contrato tenga vínculos estrechos”. En la redacción de este artículo se


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que la aplicación de las normas materiales imperativas de terceros Estados es facultativa433 y otorga dos posibilidades al operador jurídico, la primera es la aplicación en sentido estricto de la norma y, la segunda, es la toma en consideración de la misma. La aplicación en sentido estricto se refiere a que el supuesto de hecho se corresponde completamente con la consecuencia jurídica que la norma del tercer Estado establece, con la salvedad que las repercusiones jurídicas estarán dictadas por la lex contractus. Siguiendo a I. GUARDANS CAMBÓ, las normas imperativas del ordenamiento designado por las partes como ley rectora del contrato deben ser aplicadas en sentido estricto en las mismas condiciones que lo haría un juez del Estado en el que han sido dictadas434. La toma en consideración implica que la norma imperativa extranjera será tenida en cuenta para llevar a cabo la configuración del supuesto de hecho de la norma del ordenamiento que rige el contrato435. La importancia que se da a la norma de un tercer Estado puede radicar en dos situaciones; la primera consiste en que dicho Estado posea un cierto control sobre la situación analizada; la segunda reside en que la norma que se pretende aplicar proteja un bien jurídico reconocido por el Estado de la lex contractus.

puede apreciar la innegable influencia que ejerció el CR sobre la Convención ya que nada se dice acerca del lugar de ejecución del contrato como se prevé en el Reglamento Roma I, sino que se habla de “los vínculos más estrechos”, con todos los inconvenientes que ya comentamos. 433 BUXBAUM, H. L., “Mandatory rules in civil litigation: status of the doctrine post-globalization”, en The American review of international arbitration, vol. 18, 2007, pág. 29. 434 GUARDANS CAMBÓ, I., Contrato Internacional y Derecho Imperativo Extranjero, op. cit., pág. 362. 435 El artículo 9.3 del Reglamento Roma I se refiere a la “toma en consideración” al igual que la ley de Derecho internacional privado suiza que en su artículo 19, cit. supra., también utiliza la expresión a la (Prise en considération).

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA En cuanto a la primera situación, es decir, el nivel de control del Estado extranjero de cuyo ordenamiento se pretende aplicar la norma imperativa, es común encontrarnos con normas relacionadas con la importación o exportación. A continuación presentamos un caso práctico que nos permitirá ilustrar lo aquí sostenido: Supuesto fáctico a analizar:

De acuerdo con la legislación colombiana se debe registrar los contratos que involucren una importación de bienes que supongan una transferencia tecnológica. En el caso en que un contrato de licencia de patente entre una empresa española y una colombiana sea llevado ante los tribunales españoles para la determinación de un posible incumplimiento, será necesario tomar en consideración la norma imperativa colombiana, con el fin de determinar la existencia y naturaleza del incumplimiento del contrato.

La segunda situación a la que nos referimos es aquella en que la norma imperativa del país extranjero protege un interés reconocido por la lex contractus. Un ejemplo que, a pesar de no tratarse de un contrato de transferencia de tecnología, permite ilustrar la diferencia existente entre los conceptos de aplicación y toma en consideración de las normas materiales imperativas de un tercer Estado lo podemos apreciar en una reciente decisión de la Corte de Casación francesa. Antecedente jurisprudencial a analizar:

Una empresa francesa realiza un contrato por el cual vende a una empresa de Ghana productos cárnicos congelados que serán enviados vía marítima. Antes de


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llegar la carga a su destino, en Ghana se adopta una legislación por la cual se prohíbe la entrada de este tipo de productos al país. La empresa francesa interpone una demanda en contra de la sociedad de Ghana por incumplimiento y en su defensa ésta última alega que deben ser aplicables las normas imperativas de Ghana, a pesar que la ley que regía el contrato era la ley francesa436. Aunque el Tribunal de apelaciones no acoge los argumentos de la demandada, La Corte en casación sostiene que437: “Al aplicar la legislación de un país determinado, se le puede dar efecto a las disposiciones imperativas de la ley de otro país con el que la situación tiene una relación estrecha en la medida en que, según el Derecho este último país, estas normas se aplican cualquiera que sea la ley aplicable al contrato. Por lo tanto, el Tribunal de apelación viola el artículo 7.1 del CR al dejar sin

436 Sentencia de la Corte de Casación francesa núm. 08-21511 de 16 de marzo de 2010, disponible en: http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_financiere_economique_574/, (última consulta 19/05/2012). 437 La Corte sostiene: “Lors de l'application de la loi d'un pays déterminé, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. En conséquence, viole l'article 7, paragraphe 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la cour d'appel qui, pour écarter une demande de nullité pour cause illicite d'un contrat de transport de viande française vers le Ghana, retient que l'embargo décrété unilatéralement par l'Etat du Ghana sur la viande bovine d'origine française, n'a pas de force obligatoire à l'égard des parties au contrat de transport et qu'au regard de la loi applicable, la cause du contrat ne remplit aucune des conditions énoncées par l'article 1133 du code civil français, alors qu'il lui appartenait de déterminer, par application de la Convention de Rome, l'effet pouvant être donné à la loi ghanéenne invoquée devant elle”.


efecto el contrato al no haber tomado en consideración la ley de Ghana”.

Tal como se desprende del apartado arriba trascrito, la Corte de Casación revoca la decisión del Tribunal de apelación acogiendo los argumentos de la defensa, pero utiliza la expresión “tomar en consideración” en lugar de usar el término aplicación propiamente dicho. 110. De acuerdo con lo visto en las páginas anteriores, la aplicación de las normas materiales imperativas de otros Estado diferentes al de la foro es sumamente complicado y abre la posibilidad a numerosos debates no solamente de tipo académico, sino práctico. En nuestra opinión, aunque el camino para la aplicación de este tipo de normas ha sido trazado por el RRI, el hecho de que dicha aplicación sea facultativa, probablemente por razones políticas más que jurídicas, constituye un serio obstáculo para alcanzar una unidad de criterio y en última instancia la seguridad jurídica. En efecto, varias son las posiciones que se han planteado sobre la posibilidad de implementar un método homogéneo para identificar las situaciones en que se debería aplicar las normas materiales imperativas de otros Estados. Una de ellas sostiene que el análisis debe centrarse en los valores que comparten los ordenamientos, el de la lex fori y el de las normas que se pretenden aplicar. En otras palabras, las normas imperativas extranjeras serán aplicables si comparten los valores protegidos por la lex fori438. Similar posición es la de aquellos que sostienen que se debe sospesar el fin propuesto por las normas y si ese fin es protegido en por la lex fori, las normas imperativas extranjeras deben ser aplicadas. Ahora bien, 438 Vid. GROSSFELD, B. y ROGERS, C. P., “A Shared Values Approach to Jurisdictional conflicts in International Economic Law”, en International and Comparative Law Quarterl y, núm. 32, 1983, pág. 932. Una clasificación similar aporta BLESSING, M., “Impact of the extraterritorial application of mandatory rules on international contracts”, en Swiss Commercial Law Series, vol. 9, 1999, págs. 14-15.


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existen también voces en contra de la aplicación de este tipo de normas argumentando que el deseo de aplicarlas obedece o bien a formas imperialistas en la creación de leyes o bien a sentimientos parroquiales o egoístas del Estado al cual pertenecen439. Lo cierto es que en la práctica jurídica es posible evidenciar que, a pesar de haberse creado las condiciones para facilitar la aplicación o toma en consideración de las normas imperativas de otros Estados, los operadores jurídicos siguen inclinándose por el respeto a la elección de las partes440. 111. Las normas materiales imperativas generalmente pueden ser agrupadas de acuerdo con los principios o valores que protegen y, por ende, es posible identificar los campos en los que se suelen presentar con mayor frecuencia. Las categorías que, en nuestra opinión, ejercen una influencia directa sobre el objeto de estudio de esta tesis doctoral son: las Disposiciones regulatorias del Derecho de la competencia, las normas relativas a la inversión extranjera y de control de cambios de moneda extranjera, normas de control de tecnologías de doble uso, las normas de protección a ciertos operadores mercantiles y, finalmente, las normas de control de exportaciones e importaciones441. A continuación expondremos las 439 MAYER, P., “Mandatory rules of law in international arbitration”, op. cit., pág. 289. En el mismo sentido, VOSER, N., “Mandatory Rules of Law as a Limitation on the Law Applicable in International Commercial Arbitration”, en American Review of International Arbitration, núm. 7, 1996, pág. 357. 440 MUIR-WATT, H. y RADICATI DI BROZOLO, L. G., “Party Autonomy and Mandatory Rules in a Global World”, en Global jurist advances Berkeley University, 2004, pág. 3; y BUXBAUM, H. L., “Mandatory rules in civil litigation: status of the doctrine post-globalization”, op. cit., pág. 32. 441 Vid. PAUKNEROVÁ, M., “Mandatory rules and public policy in international contract law”, en Academy of European Law, vol. 11, 2010, pág. 32; FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho de los negocios internacionales, op. cit., pág. 336; y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La ley aplicable a los contratos internacionales: El Reglamento Roma I, op. cit, pág. 236. Refiriéndose al Derecho de la competencia, vid. GIULIANO, M. y LAGARDE, P., “Report on

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA normas imperativas que pueden ser susceptibles de aplicarse a los contratos de transferencia de tecnología desde la perspectiva de los países productores de tecnología y, la de los receptores. 112. La UNCTAD dentro del desarrollo de las negociaciones del Código Internacional de Conducta de Transferencia de Tecnología ubicó dos tipos de normas que afectaban los procesos de transferencia de tecnología. Por una parte las normas generales, dentro de las cuales se encuentran las normas de planificación de desarrollo, controles de cambios y leyes sobre inversiones extranjeras y, por la otra, las normas dedicadas específicamente a los procesos de transferencia de tecnología, tales como, legislación antimonopolio, leyes de propiedad industrial y leyes de transferencia de tecnología442. Entre las normas que afectan los contratos de transferencia de tecnología, existen disposiciones que inciden de manera particular en la protección de la parte receptora de tecnología a través de diferentes mecanismos. Siguiendo la clasificación de la UNCTAD, para el desarrollo de este trabajo de investigación hemos decidido estudiar tres sectores del ordenamiento jurídico que, a nuestro juicio, son los que mayor relevancia presentan en función del objeto de esta tesis doctoral. Estos sectores son, dentro de las normas generales, las normas de inversión extranjera y, dentro de las normas específicas, las normas que regulan la forma y el registro del contrato y, las normas de Derecho de la competencia.

the Convention on the law applicable to contractual obligations”. Official Journal C282, de 31 de octubre de1980, disponible en: http://eur-lex.europa.eu/. 442 Secretaría de la UNCTAD, Posibilidad y viabilidad de un Código Internacional de Conducta en el campo de la Transmisión de Tecnología”, Documento TD/B/ACII. 22, Ginebra, Suiza, 6 de junio de 1974, pág. 12.


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IV. Normas protectoras del Derecho a la libre competencia y su repercusión en los contratos de transferencia de tecnología

A. Planteamiento 113. El principio de la libre competencia es uno de los pilares fundamentales de las economías democráticas de la actualidad. El argumento que sostiene este principio consiste en que una economía de mercado basada en una genuina competencia beneficia al consumidor evitando altos precios creados artificialmente e incentivando el desarrollo y disponibilidad de bienes y servicios de óptima calidad443. Tal como estudiamos en apartados anteriores las normas imperativas son aquellas que destinadas al cumplimiento de un fin considerado esencial para el Estado, se imponen a la autonomía de la voluntad de los particulares. Pues bien, al ser, como mencionamos, el principio de competencia económica uno de los pilares fundamentales de la sociedad actual, es lógico que esté protegido por un sistema de normas imperativas encargado de fijar unos límites a la libertad de configuración de las relaciones contractuales. La política de competencia económica es un término amplio que cubre las acciones gubernamentales que afectan las condiciones de los participantes en un mercado en particular. De esta forma la política comercial, las regulaciones relativas a inversiones, el sistema de propiedad industrial e intelectual, la regulación de la quiebra de empresas y las ayudas estatales, entre otros, son parte integrante de la política de competencia económica. 443 TRITTON, G., Intellectual property in Europe, op. cit., pág. 753.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA El término Derecho de la competencia, por su parte, hace referencia a la legislación, decisiones judiciales y, en general a todo tipo de disposiciones encaminadas a evitar que los particulares utilicen una posición privilegiada para lograr la concentración o abuso del poder e incluso la exclusión de otros competidores del mercado, por ello, en este apartado estudiaremos, en primer lugar, la relación existente entre el Derecho de la competencia y los derechos de propiedad industrial e intelectual presentes en un contrato de transferencia de tecnología (B), posteriormente, analizaremos la forma en que Estados Unidos (C) y la Unión Europea (D) abordan el problema de las cláusulas abusivas en este tipo de contratos.

B. El Derecho de la competencia y los derechos de propiedad industrial e intelectual

114. Uno de los fines de mayor relevancia para los Estados consiste en incentivar la innovación científica y artística a través de la implementación del sistema de derechos de propiedad industrial e intelectual, que por su naturaleza y función constituyen un monopolio legal y, como tal, una excepción al principio de la libre competencia económica. Algunos autores han afirmado que la propiedad industrial y el Derecho de la competencia son caras de una misma moneda en la que a través de la primera se otorgan monopolios encaminados a incentivar la innovación, mientras la segunda se encarga de frenar los efectos negativos de las restricciones a la libre competencia444. En igual sentido se ha pronunciado la Corte de apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos en el caso Atari Games Corp. v. Nintendo of

444 SCOTT, MANNE, GEOFFREY A., SYKUTA, MICHAEL E. y WRIGHT, JOSHUA D., “Comment on Intellectual Property, Concentration and the Limits of Antitrust in the Biotech Seed Industry” en Lewis & Clark Law School Legal Studies Research Paper núm. 2010-9, disponible en: http://ssrn.com/abstract=1553064 (última consulta 18/05/2012).


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America Inc., sosteniendo que ambas materias son complementarias, ya que lo que buscan es incentivar la industria, la competencia y la innovación445. No obstante, no es extraño que en muchas ocasiones se generen tensiones entre la disciplina del Derecho de la competencia y el ejercicio de las facultades propias de derechos como patentes o marcas, toda vez que en palabras de R. FELDMAN, mientras una disciplina crea monopolios la otra los restringe446. 115. Así pues, el debate de la relación entre el ejercicio de los derechos de propiedad industrial e intelectual y el Derecho de la competencia ha sido presentado ante diversos organismos multilaterales, entre ellos la OMC en donde se ha discutido, no solamente en función de las distorsiones que causa en el mercado la existencia de prácticas restrictivas en contratos que involucren derechos sobre bienes inmateriales, sino también teniendo en cuenta el fenómeno de la adquisición y concentración de empresas transnacionales que resulten en conglomerados con posiciones de dominio que afecten el correcto funcionamiento de diferentes mercados. Como resultado de las discusiones mencionadas anteriormente se consagró en el artículo 40 ADPIC la necesidad de controlar las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales. No obstante, los negociadores internacionales no lograron llegar a un consenso en cuanto a las prácticas prohibidas o que tenían el potencial de influir negativamente en el derecho de la libre competencia y tan solo se logró introducir dentro del texto del Acuerdo y a nivel ilustrativo algunas de estas prácticas. No obstante, se confirma la libertad que tienen los países miembros, en 445 Atari Games Corp. v. Nintendo of America Inc. U.S. Court of Appeals, Federal Circuit September 10,1992, 975 F.2d 832, 24 USPQ2d 1015. 446 FELDMAN, R., “Patent and Antitrust: Differing Shades of Meaning”, en Virginia Journal of Law and Technolog y, vol. 13, núm. 2, 2008, pág. 2.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA especial los países en vías de desarrollo, para fijar a través de sus legislaciones internas la prohibición de otras conductas447. Ahora bien, a pesar de la evidente importancia de la consagración de este tema en el texto del acuerdo ADPIC, los esfuerzos posteriores encaminados a lograr una armonización a nivel internacional entre las políticas de competencia económica y los derechos de propiedad industrial e intelectual han fracasado448 y no se espera llegar a un consenso en un futuro cercano449. De igual manera, la mayoría de los sistemas de competencia del mundo han tenido dificultades para implementar y llevar a la práctica normas que permitan distinguir las cláusulas de los acuerdos que pueden ser permitidas de aquellas que otorgan protecciones indebidas y, en consecuencia, diferentes han sido las formas de lidiar con este problema450.

447 CORREA, C. M. y YUSUF, A., Intellectual property and international trade: the TRIPs Agreement, Londres, Kluwer Law International, 2008, pág. 60. 448 Este fracaso se ha puesto en evidencia con el abandono de las negociaciones llevadas a cabo en el seno de la OMC. Vid. Decisión del Consejo General de la Organización Mundial de Comercio, de 31 de julio de 2004, disponible en: http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/draft_text_gc_dg_ 31july04_e.htm#invest_comp_gpa (última consulta 19/05/2012). 449 CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO, UNCTAD, “La política de la competencia y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual”, Informe de la secretaría de la UNCTAD, TD/B/COM.2/CLP/68, Ginebra, 2008, pág. 6, disponible en: http://www.unctad.org/sp/docs/c2clpd68_sp.pdf (última consulta 19/05/2012). 450 Una de las contradicciones que se presentan entre las disciplinas de la propiedad industrial e intelectual con el Derecho de la competencia tiene que ver con la utilización de los mismos términos con significados distintos. Un ejemplo lo encontramos en el término “monopolio” ya que muchos jueces se refieren a un derecho de propiedad industrial como un monopolio, otorgándole un significado propio del Derecho de la competencia que hace referencia al poder en el mercado y, como es obvio la concesión de un derecho de propiedad industrial no implica por sí mismo un poder ya que será necesario establecer la existencia de sustitutos y otros factores. Para un completo análisis de esta cuestión FELDMAN, R., “Patent and Antitrust: Differing Shades of Meaning”, op. cit., págs. 5-14.


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116. En los países desarrollados el Derecho de la competencia es la forma más recurrida para moderar los excesos de los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual. Esta concepción tiene como fundamento la mayor eficacia de las herramientas proporcionadas por el Derecho de la competencia sobre los mecanismos de control aplicados en las políticas de transferencia de tecnología de la década de los años 70, bajo las cuales se sometía a la aprobación previa los contratos de transferencia de tecnología y a revelar la información accionarial del inversionista a agencias públicas. La ventaja del Derecho de la competencia radica en que el control que ejerce es posterior a la celebración del contrato, de suerte que los costes transaccionales en tiempo y dinero que suponían para el inversor extranjero el someterse a controles previos desaparece. Diferentes autores e instituciones comparten la visión anteriormente expuesta451, ya que consideran que el Derecho de la competencia es el adecuado para moderar los excesos creados por la concesión de monopolios legales a través de patentes y, al mismo tiempo, mantener un balance de los intereses de los consumidores y potenciales competidores en el mercado. La UNCTAD lo ha hecho en los siguientes términos: “la política de la competencia de los principales países o regiones desarrollados suele adoptar una actitud favorable ante los derechos de propiedad intelectual. No obstante, los poderes públicos pueden intervenir cuando un análisis pragmático caso por caso indica que el poder de mercado basado en

451 MASKUS, K. E., Encouraging International Technology Transfer, Ginebra, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), 2004; CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO, UNCTAD, World Investment Report 2002, Transnational Corporations and Export Competitiveness, Ginebra, Organización de Naciones Unidas, 2002.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA esos derechos limita abusivamente la competencia en los mercados pertinentes”452.

C. El Derecho de la competencia y la transferencia de tecnología en Estados Unidos

117. Una vez analizada la importancia que el Derecho de la competencia reviste para el control del ejercicio de los derechos de propiedad industrial e intelectual en los contratos de transferencia de tecnología, corresponde estudiar ahora el sistema de competencia de los Estados Unidos. Con este propósito, empezaremos por exponer los aspectos fundamentales de este sistema (1), para posteriormente analizar las conductas establecidas en la regulación como anticompetitivas en los contratos de transferencia de tecnología (2), tanto en las IP Antitrust Guidelines (a), cuanto en el Informe de la Comisión Federal de Comercio de 2007 (b). Finalizaremos este apartado con el estudio de la doctrina del patent misuse (3).

1. Aspectos fundamentales del Derecho de la competencia

118. Para una correcta comprensión de la manera en que son tratadas las cláusulas que pueden constituir un abuso en un contrato de licencia de tecnología consideramos importante, en primer lugar, exponer los postulados básicos del Derecho de la competencia en Estados Unidos, sin pretender entrar en profundidad en esta materia, ya que tal tarea superaría ampliamente los objetivos de la presente tesis doctoral. Tras dicho estudio analizaremos la forma en

452 CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO, UNCTAD, World Investment Report 2002, Transnational Corporations and Export Competitiveness, Ginebra, Organización de Naciones Unidas, 2002.


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que las normas del Derecho de la competencia afecta al desarrollo de los contratos de licencia de tecnología. El actual sistema de Derecho de la competencia tuvo sus orígenes en 1860, cuando en algunos Estados se proclamaron las leyes antitrust. Posteriormente en 1890 nace la famosa Sherman Act que actualmente es la encargada de regular las conductas que afectan la competencia entre empresas. Más tarde, en 1915 se aprobaron la Clayton Act y la llamada Federal Trade Commission Act en virtud de la cual se creó la FTC. Junto con la Sherman Act debe tenerse en cuenta la existencia de la Foreign Trade Antitrust Improvements Act, que está destinada a las empresas extranjeras que realicen transacciones comerciales en Estados Unidos, incluso aquellas que no posean una filiar o sucursal en el país podrían someterse a esta regulación si de sus actuaciones se desprende un efecto directo, sustancial y razonablemente previsible sobre el comercio. La aplicación de las disposiciones de este esta ley no es muy frecuente, debido a que en gran medida se supedita a razones políticas como las relaciones internacionales existentes con el país de origen de la empresa extranjera453. 119. Aunque la mayoría de los Estados posee un cuerpo normativo encargado de regular la competencia económica, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido que las normas mencionadas en el párrafo anterior, aunque en principio serían aplicables cuando se restrinja el comercio entre Estados o con países extranjeros, también se aplicarán cuando la conducta analizada pueda afectar al comercio interestatal e incluso a conductas realizadas en el interior 453 Para un completo análisis de esta disposición, BUSWELL, D. J., “Foreign Trade Antitrust Improvements Act: A Three Ring Circus - Three Circuits, Three Interpretations”, en Delaware Journal of Corporate Law, vol. 28, núm. 3, 2004, págs. 979-1009.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA de un solo Estado. En otras palabras, la interpretación dada por la Corte Suprema conduce a que el gobierno federal tenga una competencia cuasi universal en materia de Derecho de la competencia454. 120. El Derecho de competencia de Estados Unidos está conformado por tres categorías fundamentales: los acuerdos entre empresas, la monopolización y las fusiones entre empresas. Las dos primeras categorías están reguladas por la Sherman Act, mientras el tema de las fusiones entre empresas se encuentra gobernado por la Clayton Act. Debido a su importancia y su amplísima aplicación a los contratos de transferencia de tecnología es necesario realizar un análisis más detallado de la Sherman Act. Tal como se indicó anteriormente, esta ley nace en 1890, razón por la cual su texto ha debido ser interpretado para evitar aplicaciones literales que conducirían a una excesiva restricción de la libertad de los participantes en el mercado. 121. La sección primera de Sherman Act455 establece la prohibición de la realización de acuerdos entre empresas, pero su tenor literal contiene tal nivel de restricción que ha sido necesario que la Corte Suprema interprete su contenido introduciendo la denominada “rule of reason”, consistente en que el juzgador debe realizar un análisis para determinar si el acuerdo objeto de estudio afecta injustificadamente a la sociedad y, por tanto, es ilegal456. Ahora bien, en virtud del principio de economía procesal, la jurisprudencia, haciendo la diferenciación entre acuerdos verticales

454 FORNELLS DE FRUTOS, J., “Derecho de competencia en Estados Unidos” en Boletín económico de ICE, núm. 2802, 2004, pág. 46. 455 La sección primera de la Sherman Act establece “Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal”. 456 Standard Oil Co. of New Jersey v. United States 173 Fed. Rep. 177, 1911. La aplicación de la rule of reason se contrapone al de la aplicación de la prohibición per se.


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y horizontales, ha establecido algunas conductas que son declaradas directamente ilegales sin necesidad de aplicar la “rule of reason” y sin exigir ninguna cuota de mercado específica457. Si estamos en presencia de acuerdos horizontales las conductas en las que no se aplicará la “rule of reason” son la fijación de precios, el fraude en subastas y licitaciones y, el reparto de mercados. No obstante, la práctica sobre las conductas prohibidas en acuerdos verticales ha tenido una progresiva evolución, a punto tal que actualmente solo se establece una prohibición directa (sin aplicación de la rule of reason) consistente en la fijación de un precio mínimo por parte del proveedor al vendedor. Las demás conductas son objeto de estudio en función del nivel de poder que el agente posea en el mercado, con lo cual se presenta un paralelismo con la figura de la “monopolización” que es el equivalente al abuso de posición dominante en el sistema de Derecho continental458. 122. La monopolización, contenida en la sección 2 de la Sherman Act459 exige, por un lado que se verifique una alta cuota de mercado del agente y, por otro, que existan fuertes barreras de entrada al mercado de referencia. Al igual que en Derecho de competencia europeo y latinoamericano, la sola existencia de una posición de dominio no se reprocha por parte del Estado, es el abuso de esta posición el que es objeto de reproche. Inicialmente la interpretación 457 FORNELLS DE FRUTOS, J., “Derecho de competencia en Estados Unidos”, op. cit., pág. 48. 458 Ibidem. 459 La Sección 2 de la Sherman Act establece: “Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felon y, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding $10,000,000 if a corporation, or, if any other person, $350,000, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the court”.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA dada por los tribunales del concepto de “abuso” fue demasiado estricta, a punto tal que empresas, que introducían altos niveles de innovación, fueron declaradas como culpables de un abuso de su posición de dominio. Esta situación fue descrita en el caso United States v. Aluminium Company of America460 en donde el Juez L. HAND sostuvo que “el competidor exitoso que ha sido animado para competir no debe ser castigado cuando gana”461. En la actualidad la evolución de la jurisprudencia muestra una tendencia hacia la flexibilización, de suerte que no se considera que exista un abuso cuando la posición de dominio es resultado de la superioridad de los productos de la empresa, su capacidad de innovación o su suspicacia empresarial, sino cuando existe una “premeditación” para consolidar o ampliar la posición dominante. No obstante lo anterior, el concepto de “premeditación” es ambiguo y no siempre susceptible de ser claramente definido, debido a que su esencia es puramente casuística, razón por la cual se han establecido conductas que suponen la existencia de un abuso de la posición de dominio en el mercado per se, tales como los precios predatorios, o determinados acuerdos verticales de exclusividad o promoción en los que, un productor con posición dominante, entable con sus distribuidores con el fin de dificultar o evitar la entrada en un mercado a sus competidores462.

460 United States v. Aluminium Company of America, 148 F.2d 416, (2d Cir. 1945). 461 En la sentencia mencionada el Juez Learned Hand sostuvo: “The successful competitor, having been urged to compete, must not be turned upon when he wins”. 462 En este sentido, es pertinente resaltar que, de acuerdo con una reciente decisión de la Corte Suprema, al igual que acontece con la categoría de los acuerdos entre empresas estudiada anteriormente, la fijación de precios de reventa que antes era calificada como una práctica monopolística per se, ahora debe ser objeto de la aplicación de la “rule of reason”, comentada anteriormente Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc., 551 U.S. 877, 2007.


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123. La tercera rama del Derecho de competencia en Estados Unidos es el del control de fusiones de empresas, regulado por la Clayton Act en la que se restringe la adquisición y fusión de empresas si esta tiene como efecto la reducción significativa de la competencia o si se crea un monopolio en un mercado463. No obstante, excepto en lo que concierne a la figura de los joint ventures que analizaremos posteriormente, consideramos que el estudio de las fusiones y adquisiciones supera los objetivos propuestos en esta tesis doctoral.

2. Conductas reguladas por el Derecho de la competencia en los contratos de transferencia de tecnología

124. Teniendo ya un panorama general del funcionamiento del Derecho de la competencia en Estados Unidos, iniciaremos el estudio de las disposiciones específicas que se superponen a la voluntad de las partes en los contratos internacionales de transferencia de tecnología que de acuerdo con la clasificación anteriormente señalada corresponderá a los acuerdos entre empresas. En 1995 el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos adoptaron la postura según la cual el titular de una patente está investido, gracias a un derecho de propiedad otorgado por el Congreso, de un derecho exclusivo que constituye un incentivo por los esfuerzos invertidos en su creación. 463 La sección 18 de la Clayton Act establece: “No person engaged in commerce or in any activity affecting commerce shall acquire, directly or indirectly the whole or any part of the stock or other share capital [...], where in any line of commerce or in any activity affecting commerce in any section of the country the effect of such acquisition may be substantially to lessen competition, or to tend to create a monopoly”.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA El Derecho de la competencia solo podrá intervenir cuando por medio de un acuerdo se incremente las facultades concedidas por dicho derecho exclusivo464.Como veremos con más detalle en el epígrafe siguiente, la posición adoptada por la Unión Europea es clara en el sentido de que las normas del Derecho de competencia pueden sobreponerse sobre los derechos de propiedad y solo desde hace relativamente poco tiempo la Comisión ha reconocido la necesidad de protección de un licenciatario contra los denominados free riders. Después de un enérgico debate llevado a cabo ante tribunales de diferentes jurisdicciones, se ha aceptado que los principios fundamentales del derecho de competencia (antitrust) serán aplicados a los casos que involucren derechos de propiedad industrial e intelectual. Tal como lo sostiene el juez R. POSNER, el análisis de los derechos de propiedad industrial e intelectual desde la óptica del Derecho de la competencia se encuentra suficientemente informado por la teoría económica para hacer frente a los problemas que trae consigo la economía actual465.

a) Las Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property

125. En 1995, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la FTC publicaron las Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property466 (en adelante IP Antitrust Guidelines), cuyo

464 KORAH, V., Intellectual property rights and the EC competition rules, Oxford, Hart publishing, 2006, págs. 27-28. 465 POSNER, R., Antitrust law, Chicago, University of Chicago Press, 2001, pág. 256. 466 U.S. DEPARTMENT. OF JUSTICE AND FEDERAL. TRADE COMMISSION, Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, disponible en:


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propósito fundamental era establecer los parámetros para la aplicación de las normas de competencia a los contratos de licencia de derechos de propiedad industrial e intelectual467. En las IP Antitrust Guidelines se establecen los siguientes principios fundamentales que deben ser seguidos en el estudio de cada caso468:

1. Para analizar las conductas anticompetitivas, la propiedad industrial e intelectual debe ser considerada esencialmente comparable con cualquier otra forma de propiedad469. 2. No debe presumirse que la propiedad industrial e intelectual genera poder de mercado en el contexto del Derecho de la competencia. 3. El licenciamiento de la propiedad industrial e intelectual permite a las empresas la combinación de factores de

http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/0558.pdf, (última consulta 19/05/2012). 467 En su apartado 2.1 las IP Guidelines establecen que su ámbito de aplicación serán las patentes, los derechos de autor y los secretos empresariales. 468 La sección 2 de las IP Antitrust Guidelines establece textualmente: “General principles These Guidelines embody three general principles: a. for the purpose of antitrust analysis, the Agencies regard intellectual property as being essentially comparable to any other form of property; b. the Agencies do not presume that intellectual property creates market power in the antitrust context; and c. the Agencies recognize that intellectual property licensing allows firms to combine complementary factors of production and is generally precompetitive”. 469 Este principio fue pieza fundamental en las discusiones del célebre caso United States v. Microsoft Corp. 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001) en donde la Corte del Circuito de Columbia rechaza el argumento de Microsoft según el cual debido a que se estaba ejerciendo un derecho de propiedad intelectual era inaplicable el Derecho de la competencia.


producción complementarios y, en general, el ejercicio de actividades que favorecen la competencia.

126. Con la adopción de las IP Antitrust Guidelines y los sucesivos pronunciamientos judiciales es posible apreciar la postura de los Estados Unidos en cuanto a la relación entre el Derecho de la competencia y los contratos de transferencia de tecnología en general, en donde, a diferencia de lo que ocurre con la reglamentación de la Unión Europea, que más adelante estudiaremos, se puede decir que la aplicación de la normativa Antitrust se muestra más flexible frente a los derechos de propiedad industrial e intelectual470.

470 En cuanto a la categoría de la monopolización, aunque no se refiere a los contratos de transferencia de tecnología, nos parece pertinente poner de relieve la diferencia de posturas respecto al tema en la Unión Europea y Estados Unidos. Una de las conductas más problemáticas es la negativa a conceder una licencia. Las IP Antitrust Guidelines establecen caramente que en los casos en que las que el titular de un derecho de propiedad industrial e intelectual detente una posición de dominio, éste no tendrá la obligación de licenciar a terceras partes el uso de sus derechos. De igual manera, la jurisprudencia ha seguido esta posición. Así, la Corte de Apelación del Circuito Federal en la sentencia del caso Intergraph Corp. v. Intel Corp., 195 F.3d 1346 (Fed. Cir. 1999), revocó la decisión del tribunal de distrito en la cual se declaraba que Intel había infringido la Sección 2 de la Sherman Act (monopolización) al haber interrumpido el suministro de muestras e información técnica sobre sus nuevos microprocesadores para workstations a Intergraph con el fin de presionarlo a negociar en diferentes procesos que esta última empresa había interpuesto contra Intel por la supuesta infracción de algunas patentes de microprocesadores de su propiedad. La Corte sostuvo que Intel al estar legalmente amparado por un derecho de patente no puede infringir la Sección 2 de la Sherman por el mero hecho de mantener poder de mercado que le concede el ejercicio de su derecho de patente. La Corte Suprema reafirmó la posición de la Corte de apelación en el caso Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis v. Trinko, LLP 540 U.S. (2004), no. 02-682, de 13 de enero de 2004, en donde se desestiman las pretensiones del demandante de que se declarara contraria a la Sección 2.ª de la Sherman Act la negativa de Verizon Communications, Inc. a conceder a AT&T el acceso a los servicios de su red de telecomunicaciones en Nueva York, para que esta empresa pudiera prestar los servicios de comunicación. Para un completo análisis de esta conducta en el Derecho norteamericano y su comparación con la normativa


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En efecto, las IP Antitrust Guidelines, cuyo equivalente europeo sería el RECATT, contrario a este último, son directrices generales que no tienen fuerza vinculante y que lejos de ser un cuerpo normativo sistemático y detallado como aquel Reglamento, constituye una serie de principios guía para la aplicación del Derecho de la competencia. En la práctica negocial, las mayores tensiones se generan en las relaciones contractuales entre titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual y terceras partes como distribuidores, licenciatarios y co-ventures, toda vez que los derechos exclusivos pueden ser usados para realizar prácticas como extender la protección a las propias cadenas de distribuidores, adquirir la cotitularidad de derechos de patentes, obtener la titularidad sobre resultados futuros en acuerdos de joint venture de investigación y desarrollo471 y en general para la utilización de nuevas figuras como los denominados patent pools472, Patent thicket473 o consorcios de patentes474. europea BANCHES OPI, S. y DÍEZ ESTELLA, F. “La aplicación del derecho Antitrust al ejercicio unilateral de los derechos de propiedad intelectual e industrial: el estado de la cuestión en la Unión Europea y en los EE.UU”, en Revista de derecho mercantil, núm. 260, 2006, págs. 641-680. 471 GHIDINI, G., Intellectual property and competition law: the innovation nexos, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2006, pág. 99. 472 Los patent pools son acuerdos entre empresas que han decidido otorgar una autorización de uso sobre sus derechos exclusivos de forma recíproca o a un tercero. CLARK, J., PICCOLO, J., STANTON, B. y TYSON, K., “Patent pools: a solution to the problem of access in biotechnology patents?”, en Patent Pooling, USPTO Issues White Paper, 2001, pág. 7. 473 Su traducción al castellano más cercana sería marañas de patentes, consistentes en conjuntos de derechos de patente que obligan a quien desee tener acceso a una tecnología a obtener licencias para usar una multiplicidad de patentes, pueden tener efectos pro competitivos, puesto que las empresas que trabajan con una “maraña de patentes” compuesta por patentes superpuestas puedan combinarlas para desarrollar tecnologías, sin embargo, a través de ella se

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Ahora bien, estos acuerdos deben ser analizados con sumo cuidado, ya que si bien es cierto que existe una potencial amenaza al principio de la libre competencia, también lo es que el beneficiario de la autorización de uso de un derecho exclusivo necesita más protección que la que necesitaría otra figura en su posición, por ejemplo un mero distribuidor, debido a que en muchas ocasiones para desarrollar el objeto del acuerdo no solamente será necesario el establecimiento de un mercado, sino también la creación de una línea de producción y el desarrollo de la tecnología transferida475. 127. Las autoridades de la competencia de Estados Unidos suelen prestar especial atención a dos factores fundamentales: el primer factor está relacionado con los términos del contrato y el segundo con la naturaleza vertical u horizontal de la relación entre los contratantes. Cuando la relación es horizontal el análisis se centra en si con el contrato se producirán efectos que puedan afectar la libre competencia en el sector476. Por el contrario, cuando la

puede crear una fijación de precios obligando a competidores a negociar con todas las empresas involucradas o podría imponer condiciones abusivas a quienes no son miembros ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, OMPI, “informe sobre el sistema internacional de patentes”, SCP/12/3 Rev.2, 2008, pág. 86, disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_12/scp_12_3_rev_2.pdf (última consulta 19/05/2012). 474 Los consorcios de patentes están constituidos por múltiples titulares de patentes que ponen en común sus patentes y, mediante una entidad conjunta, conceden licencias a terceros. Los consorcios de patentes pueden reducir los costos de transacción al hacer posible que una parte negocie simultáneamente múltiples licencias para utilizar diversas patentes. Esta modalidad se acerca mucho al concepto de patent pools, aunque aquí el elemento más importante es la administración de los derechos por una sola entidad. 475 KORAH, V., Intellectual property rights and the EC competition rules, op. cit., pág. 28. 476 Para un completo análisis de cada una de las conductas que pueden generar un riesgo para la libre competencia AMERICAN BAR ASSOCIATION, Intellectual Pproperty and Antitrust Handbook, Chicago, ABA Publishing, 2007, en especial el capítulo V.


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relación es de carácter vertical se presta menos atención a los acuerdos, siempre y cuando estos permitan maximizar los beneficios con la explotación de los derechos de propiedad industrial e intelectual477.

b) El informe de la Comisión Federal de Comercio de 2007

128. En años recientes la Comisión Federal de Comercio (Federal trade commission, en adelante FTC) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sostuvieron prolongadas audiencias cuyo tema de discusión era la intersección entre el Derecho de la competencia y las normas protectoras de los desarrollos tecnológicos, producto de las cuales se publicó un reporte en 2007478 patrocinado por la Comisión de modernización del Derecho de la competencia (Antitrust modernization commission) que junto con los pronunciamientos de la Corte Suprema de justicia han dado como resultado una clara posición respecto a este tema. Para exponer los acuerdos que pueden suponer un peligro para el desarrollo del Derecho de la libre competencia utilizaremos la misma estructura que fue empleada en el reporte de la FTC y el Departamento de Justicia de Estados Unidos de 2007479:

477 DELRAHIM, M., “US and EU Approaches to the Antitrust Analysis of Intellectual Property Licensing: Observations from the Enforcement Perspective”, en US Department of Justice report, American Bar Association, Section of Antitrust Law, spring meeting, 2004, pág. 6. 478 FEDERAL TRADE COMMISSION AND DEPARTMENT OF JUSTICE, “Issue report on antitrust enforcement and intellectual property”, abril 17, 2007, disponible en: http://www.ftc.gov/opa/2007/04/ipreport.shtm (última consulta 19/05/2012). 479 Ibidem.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA 1) Acuerdos sobre licencias cruzadas y patent pools. 129. La práctica judicial de Estados Unidos ha sido consistente en no considerar la explotación de los patents pools, los consorcios de patentes y las licencias cruzadas como un riesgo per se al derecho de la libre competencia y reconocen que cuando estas prácticas permiten a las empresas tener acceso a tecnologías complementarias, traen consigo un efecto pro competitivo. No obstante, al presentarse un caso de esta naturaleza que sea sospechoso de producir efectos negativos se aplicará la “rule of reason” con el fin de establece si se afecta la competencia entre actuales o potenciales competidores y adicionalmente se exigirá que las empresas posean un poder de mercado480. A este respecto, es relevante mencionar un caso que aunque no recibió tanta atención de los medios como aquel contra Microsoft, supuso un importantísimo antecedente en la forma en que estas conductas deben ser analizadas: Precedente jurisprudencial:

En el asunto In re summit technology Inc and VISX, Inc.481 se constituyó un pool por dos empresas poseedoras de una tecnología para cirugía ocular que otorgaba el derecho de veto a los participantes sobre la decisión de otorgar una licencia a terceros y fijaba una tasa por casa procedimiento quirúrgico que se llevara a cabo por los sublicenciatarios. La FTC sostuvo que esta práctica reducía o eliminaba la competencia entre los dos participantes e incrementaba los costes asociados al uso de esta tecnología

480 Las IP Guidelines establecen un “safe harbor” en caso que la cuota de mercado de las empresas no exceda de 20% en el respectivo mercado relevante. ANTITRUST-IP GUIDELINES, sección 4.3, cit. supra. 481 In re Summit Technology, Inc. & VISX, Inc. (F.T.C. Mar. 24, 1998).


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En suma, las patent pools y las licencias cruzadas no están prohibidas en sí mismas consideradas, no obstante, si como resultado se pone en evidencia la existencia de otras conductas, como la fijación de precios o división de mercados, estas prácticas serán objeto de reproche482. 2) Restricción de precios (Price restraints) 130. La restricción de precios entre competidores está prohibida per se y, por tanto, se considera como una violación al Derecho de la competencia483. No obstante, si la restricción de precios se manifiesta como la indicación de un precio máximo, esta conducta será analizada aplicando la “rule of reason”. Aunque la jurisprudencia en el caso United States v. General Electric484 ha indicado que la restricción de precios puede operar si el producto está cubierto por la patente licenciada o cuando el licenciante es quien fabrica el producto, el Departamento de Justicia ha atacado estas excepciones y sostiene que la restricción de precios es per se ilegal. Igual tratamiento se otorga a otras conductas como las restricciones concernientes al campo de aplicación (Field of use restraints) en donde el principio general es que el licenciatario puede restringir el uso de su tecnología a un campo específico; los problemas surgen cuando el campo restringido no es identificado

482 Existen tres casos en los que el Departamento de Justicia, después de evaluar los efectos procompetitivos y los anticompetitivos, ha decidido, que no constituían un riesgo para la libre competencia. Estos son MPG LA pool, DVD pool y 3G pool. Para un análisis de los tres casos FEDERAL TRADE COMMISSION AND DEPARTMENT OF JUSTICE, “Issue report on antitrust enforcement and intellectual property”, op. cit., pág. 63. 483 IP Antitrust Guidelines, cit. supra, sección 3.4. 484 United States v. General Electric Co., 272 U.S. 476 (1926).

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA plenamente o cuando el campo asignado representa una división de mercado o consumidores. 3) Practicas usuales en contratos de propiedad industrial e intelectual 131. Las cláusulas de no competencia (non compete clauses). A este tipo de cláusulas, muy frecuentes en los contratos, se les aplica la “rule of reason” y el análisis de las mismas deberá realizarse en función de su duración y alcance. Si el resultado es que la restricción impuesta no es razonable se declarará que la misma es violatoria de la normativa de la competencia485. Otro tipo de cláusulas que son estudiadas con detenimiento por la autoridades de competencia son las cláusulas de renuncia (non assertion clause), cuyo objetivo, tal como comentamos en el capítulo I es el obligar a una de las partes a no hacer valer sus derechos sobre sus patentes u otros derechos de propiedad industrial e intelectual contra la otra parte contratante. La aceptación o rechazo de este tipo de cláusulas dependerá de su contenido, toda vez que si la redacción es muy amplia o su duración es injustificada se entiende que podrán impedir uno de los objetivos de la política de propiedad industrial de Estados Unidos que es atacar los derechos inválidos, tales como patentes que carecen de actividad inventiva486. Debido a que el riesgo que estas cláusulas representan para el derecho de competencia está subordinado a la amplitud de las mismas, la labor del juez deberá estar gobernada por la rule of reason487. El mismo razonamiento se utiliza al analizar las obligaciones de transferir los derechos de propiedad industrial e intelectual a los

485 Brulotte v. Thys Co., cit. supra. 486 Ibidem. 487 LENNON, M., Drafting Technology Patent License Agreements, Nueva York, Gaithersburg, Publishers, 2007, sec. 3-109.


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que eventualmente se tenga derecho por vía de mejoras (Grant back clauses). La jurisprudencia, aplicando la rule of reason ha establecido que se debe tener en cuenta para determinar la razonabilidad de la restricción el alcance de la misma , su duración y el derecho del licenciatario a aplicar las mejoras (posible existencia de licencias cruzadas); adicionalmente, aunque los tribunales han tenido una tendencia favorable a este tipo de acuerdos, es necesario tener en cuenta la existencia de otras cláusulas, como las de restricción territorial, que en combinación con esta tipo de restricciones puedan tener como resultado distorsiones en el mercado488. 132. El último tipo de cláusulas estudiado en esta categoría son las cláusulas reach-through, que tal como comentamos oportunamente, se utilizan en contratos que envuelven una clase especial de tecnología que sirve como herramienta de investigación para desarrollar otros productos. Al igual que con las prácticas comentadas anteriormente, el riesgo que este tipo de acuerdos supone para la libre competencia económica depende de la extensión y de las características de cada caso, razón por la cual se aplicará la rule of reason. Precedente jurisprudencial:

En el asunto Bayer AG v. Housey Pharms la Corte Federal sostuvo que no existía una vulneración de la libre competencia al conocer de una cláusula de este tipo que facultaba al titular de la patente a obtener royalties más allá del periodo de expiración de la patente por un producto no cubierto por la misma pero producido gracias a la herramienta de investigación en que esta consistía debido a

488 Transparent-wrap machine corp. v. Stokes & Smith CO., 329 U. S. 637 (1947).


que en el momento de la constitución del acuerdo la cláusula representaba beneficios para ambas partes contratantes489.

4) Cláusulas de amarre y agrupamiento 133. Las ventas atadas se presentan cuando el licenciante condiciona el otorgamiento de la licencia a la compra de otro tipo de bienes o de servicios. En el caso Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc., se definió esta práctica como aquella en la que el vendedor de un producto condiciona la venta a la aceptación de la compra por parte del comprador de otro producto producido por el vendedor o al compromiso de no comprar un producto a un proveedor distinto del vendedor490. Se establece que para que esta conducta sea motivo de reproche por las autoridades de competencia norteamericanas será necesario demostrar que existe un poder en el mercado, que recordemos, no se presenta solamente por el hecho de contar con un derecho de propiedad industrial e intelectual. No obstante, esta práctica será admitida si los bienes vendidos deben ser usados en el proceso o en el producto protegido por el derecho exclusivo. 5) Prácticas que extienden el poder de mercado más allá del alcance del derecho. 134. Otra de las conductas prohibidas per se es el establecimiento de cláusulas que impongan el pago de royalties una vez que el

489 Bayer AG v. Housey Pharms., Inc., 228 F. Supp. 2d 467, 471-72 (D. del 2002). 490 Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc., 112 S. Ct. 2072, 2079 (1992). “A “tying” or “tie-in” or “tied sale” arrangement has been defined as “an agreement by a party to sell one product …on the condition that the buyer also purchases a different (or tied) product, or at least agrees that he will not purchase that [tied] product from any other supplier”.


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derecho de propiedad industrial o intelectual haya entrado en el dominio público (post expiration royalties). El caso Brulotte, comentado anteriormente, ha sido uno de los precedentes jurisprudenciales más importantes en cuanto a la utilización de este tipo de prácticas, puesto que la Suprema Corte mostró su desacuerdo en que una vez finalizado el periodo otorgado por el Estado para la explotación exclusiva de un producto o procedimiento, el titular de los mismos extendiera contractualmente su monopolio. No obstante, en su salvamento de voto, el juez HARLAN sostuvo que debía llevarse a cabo una distinción entre las cláusulas que estipulaban el pago de unos royalties por la utilización del producto o procedimiento patentado una vez este hubiese entrado en el dominio público, con aquellas que concedían la posibilidad de realizar un pago por instalamentos que se extendían más allá de la vida de la patente, pero originados por la explotación realizada dentro del periodo de vigencia de la misma491. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que el caso mencionado anteriormente se presentó en un momento histórico en el que el Derecho de la competencia tenía un peso mucho mayor que el de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Tal como hemos sostenido, en la actualidad los “supuestos” efectos pro competitivos de los derechos de propiedad industrial e intelectual están transformando gradualmente la aplicación estricta del Derecho de la competencia con una clara tendencia hacia su flexibilización y este tipo de conductas no han sido la excepción. Así, en el año 2002 el Tribunal del Séptimo Circuito realizó duras críticas al fallo Brulotte, argumentando que la duración de la patente fija el límite del poder del titular para extraer royalties. “Es de menor importancia si los establece a un alto porcentaje durante un corto periodo de tiempo o si lo hace a un porcentaje más bajo por un

491 Brulotte v. Thys Co., cit. supra.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA periodo prolongado de tiempo. Cobrar royalties más allá del periodo de expiración de la patente no extiende el monopolio conferido por la misma, sino solamente altera el momento del pago de los mismos”492. Aunque el Séptimo Circuito siguió finalmente el caso Brulotte, lo hizo solamente porque un tribunal de menor rango no puede ignorar un precedente jurisprudencial dictado por la Corte Suprema493. 135. Como hemos visto anteriormente, es frecuente que se presenten contratos en los que se autoriza el uso de varios derechos al mismo tiempo. En caso que nos encontremos frente a un contrato que involucre un derecho registral como una patente y un derecho como un know how o trade secret y se pacte una remuneración global por el uso de los dos, después de la expiración del derecho de patente se puede continuar con el pago, siempre y cuando el canon se vea reducido de tal forma que se refleje la pérdida del derecho exclusivo otorgado por la patente494, de lo contrario se considerará que se está violando el derecho de competencia495. 136. Otra de las cláusulas que están dirigidas a extender el alcance del derecho exclusivo concedido son aquellas que estipulan que el licenciatario pagará royalties sobre las ventas totales de sus productos, las denominadas total sale royalties, o sobre productos que pueden usar o no la tecnología patentada. (bundling). La jurisprudencia ha sostenido que este tipo de cláusulas son admisibles si la determinación de la retribución por el uso de la tecnología hecho de esta manera es la forma más conveniente de fijar el valor de la misma496, no obstante se fija un límite a este tipo de conductas consistente en que la estipulación de las mismas sea

492 Scheiber v. Dolby Laboratories, 293 F3d 1014 (7th Cir. 2002). 493 NGUYEN, T., Competition law, technology transfer and the TRIPS agreement. Implication for developing countries, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2010, pág. 83. 494 Aronson v. Quick Point Pencil Co., 440 U.S. 257 (1979). 495 Pitney Bowes, inc. v. Mestre 701 F.2d 1365 218 U.S.P.Q. 987. 496 Automatic Radio Co. v. Hazeltine, 339 U.S. 827 (1950) 339 U.S. 827.


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producto de la conveniencia mutua de las partes y no del poder de negociación de una sola de las partes contratantes497. Un ejemplo de este tipo de conductas lo podemos encontrar en el caso Microsoft498 en donde esta compañía otorgaba licencias sobre su sistema operativo Windows protegido por derechos de autor con base en el número de ordenadores producido, así estos no estuviesen utilizando este sistema operativo (per processor license). En este caso se argumentó que esta práctica incrementaba el precio de los ordenadores que tuviesen otro sistema operativo, (ya que, a pesar de tener sistema, se debía pagar por el de Microsoft en virtud de la licencia) y, por tanto, se impedía su crecimiento causando una distorsión en el mercado violatoria de la Sherman Act. Aunque en este caso no se profirió una sentencia puesto que Microsoft, sin admitir la violación a la legislación antimonopolio se comprometió a tomar medidas al respecto, se sentaron las bases para establecer que cuando las cláusulas de venta total tuviesen como efecto impedir la libre acción de los competidores, esta situación sería objeto de reproche por las autoridades de competencia499. 137. En el Reporte del año 2007 se incluyen unas reflexiones del Departamento de Justicia y de la FTC que reflejan la posición que en los últimos años han adoptado estas agencias que son las encargadas de asegurar la protección de la libre competencia en los Estados Unidos. La primera y una de las más importantes conclusiones de este Reporte hace referencia a la dificultad de estructurar un cuerpo normativo con reglas fijas que regulen la relación del Derecho de la competencia con los derechos de propiedad industrial e intelectual presenta numerosas dificultades y 497 Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research Inc., 395 U.S. 100 (1969). 498 United States v. Microsoft Corp., 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001). 499 JACOBSON, JONATHAN M. “Exclusive Dealing, Foreclosure, and Consumer Harm” en Antitrust Law Journal, núm. 11, 2003, pág. 311.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA a pesar que se pudiese llegar a un texto de estas características no sería necesariamente deseable. Otra conclusión del Reporte importante para este trabajo de investigación hace referencia a las prácticas usuales en contratos de propiedad industrial e intelectual; estas agencias sostienen que en particular los acuerdos de renuncia (non-assertion), grantbacks y, reach-through en general presentan beneficios procompetitivos que sobrepasan los riesgos de la creación de distorsiones en el mercado. Finalmente, el Reporte, refiriéndose expresamente a los contratos de transferencia de tecnología, fija ciertos factores que deben ser identificados con el fin de establecer los casos en que determinadas cláusulas pueden ser objeto de reproche por las autoridades competentes: 1. Si el titular del derecho de propiedad industrial e intelectual tiene un poder de mercado (market power). 2. Si el acuerdo analizado fomenta la coordinación indebida de los competidores. 3. Si el acuerdo impide la entrada de otros competidores a través del régimen de exclusividad o exclusión en él fijado. 4. Si el acuerdo reduce los incentivos a la innovación en el futuro. 138. En conclusión, las agencias manifiestan que las conductas analizadas en general presentan ventajas que en última instancia serán transferidas al consumidor final, pero es innegable el potencial que estas tienen para minar la innovación y afectar la libre y justa competencia de los agentes del mercado. Por esta razón y, fieles a la tradición consuetudinaria de los sistemas anglosajones, se seguirán aplicando los parámetros flexibles establecidos en las IP antitrust guidelines y no se buscará la


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creación de un sistema rígido de conductas prohibidas y permitidas como el establecido en Europa.

3. La doctrina del Patent misuse 139. Paralelamente a la aplicación del Derecho de la competencia para la represión de las conductas abusivas del titular de los derechos de patente, se ha desarrollado la doctrina del Patent misuse500. Esta doctrina ha sido objeto de numerosas críticas y su aplicación ha sido por demás irregular por los Tribunales de Estados Unidos, pero en virtud de su importancia para el objeto del presente trabajo de tesis doctoral, consideramos importante dedicar unas líneas a explicar la evolución y utilidad de esta doctrina. El concepto del patent misuse consiste en que no se podrá hacer efectiva una patente contra un posible infractor si la patente está siendo usada de forma indebida por su titular501. En otras palabras, esta doctrina está dirigida a un concepto fundamental, que es la determinación de si el titular de una patente por medio de una obligación impuesta al licenciante ha ampliado indebidamente física o temporalmente el alcance de la patente concedida502. Si el demandado (posible infractor) logra demostrar que el titular de la patente ha hecho un uso indebido de ella, no declarará la existencia de vulneración del derecho a pesar de que se conserve la validez de la patente.

500 Para un análisis detallado del estado actual de la doctrina del patent misuse en Estados Unidos véase CHIAPPETTA, V., “Living with Patents: Insights from Patent Misuse”, en Marquette Intellectual Property Law Review, vol. 15, 2011, págs. 1-70. 501 Braun Med., Inc. v. Abbot Laboratories, 124 F.3d 1419, 1427 (Fed. Cir. 1997). 502 Windsurfing Int’l Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995, 1001 (Fed. Cir. 1986).

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA La doctrina del patente misuse tuvo su origen en 1917 con el caso Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg.503. Consideremos pertinente estudiar este caso, ya que nos dará una mejor visión de la aplicación de esta doctrina para casos como los que comprende el objeto de estudio de este trabajo504. Precedente jurisprudencial:

La empresa estadounidense Motion Picture Patents Co. era la titular de una patente sobre un mecanismo para enrollar cintas en un aparato proyector. El titular de la patente decidió otorgar licencias sobre esta tecnología bajo la condición que los aparatos proyectores tuvieran una anotación en la que prohibiera el uso de cualquier cinta que no fuera manufacturada por Motion Picture Patents Co. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sostuvo que la restricción impuesta por el titular de la patente constituía una violación a la política de patentes del país al tener como efecto ampliar el alcance de protección del derecho exclusivo concedido.

Esta decisión, se interpreta como la primera manifestación de esta doctrina y la primera vez que se abordaba por la jurisprudencia la extensión de las facultades otorgadas por los derechos de propiedad industrial por vía de restricciones contractuales en general y de licencias atadas, tying, en particular505.

503 Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, 502 (1917). 504 Aunque se considera el Caso anterior como el origen de esta doctrina, en realidad la primera vez que se utilizó el nombre de misuse of a patent fue en el caso Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co., 314 U.S. 488, 493-94 (1942). 505 La Corte Suprema de Estados Unidos aplicando la doctrina del patent misuse consideró como uso indebido de la patente una obligación impuesta en un contrato de licencia en el que se obligaba al licenciatario a adquirir licencias sobre tecnologías diferentes a la que constituía el objeto del contrato. vid. Zenith Radio Corp. v. Haseltine Research, Inc., cit. supra.


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140. La aplicación de esta doctrina ha sido limitada por los Tribunales estadounidenses y en la mayoría de los casos se ha presentado en el contexto de contratos de licencia506. Antes de la década de los 70, cuando las Cortes de Estados Unidos observaban con desconfianza cualquier clase de monopolio, esta doctrina tuvo su mayor auge. No obstante, en la década de los 80 empezó a verse una disminución en su aplicación hasta llegar casi a su fin, como una doctrina independiente del Derecho de la competencia, en el año 1988 cuando se aprobó la Patent Misuse Reform Act. Esta ley, además de incorporar al patent misuse la rule of reason, estudiada anteriormente, disponía que no se pudiera usar esta doctrina, a menos que fuera evidente una violación de las normas del Derecho de la competencia. Actualmente la doctrina del patent misuse puede ser aplicada, sin embargo, no es común encontrar decisiones de este tipo, debido a la renuencia de los jueces a aplicarla. A continuación presentamos un antecedente jurisprudencial que nos permitirá ilustrar la aplicación de la esta doctrina a una cláusula anticompetitiva: Antecedente jurisprudencial a analizar:

En el caso U.S. Philips Corp. v. International Trade Commission507 la Corte del Circuito Federal revocó una decisión de la Comisión de Comercio Internacional por

506 Es necesario aclarar que la doctrina del patent misuse no se aplica exclusivamente para casos en los que exista una relación entre el titular de la patente y el demandado ya que puede ser alegada por cualquier persona sin que sea obligatorio demostrar que se ha sufrido un daño con el uso indebido de la patente. LEAFFER, M., “Patent Misuse and Innovation”, op. cit., pág. 147. 507 U.S. Philips Corp. v. International Trade Commission, 424 F.3d 1179, 1193 (Fed. Cir. 2005).


haber aplicado per se la doctrina del patent misuse y no mediante la rule of reason, es decir sin haber considerado los elementos fácticos de la situación, en un caso de licencias atadas. En este caso Phillips ofrecía un paquete de licencias de patentes sobre el standard tecnológico de lectura CD-R and CD-RW que contenía patentes, tanto esenciales, cuanto no esenciales para este standard. La Corte consideró que, a pesar de la existencia de patentes no esenciales, no se encontraba ninguna alternativa en el mercado para esas patentes y, por tanto, no existía una violación al derecho de competencia económica.

141. Ahora bien, el concepto del patent misuse debería estar separado del Derecho de la competencia, básicamente por la diferencia existente entre los bienes jurídicos protegidos, por tanto, los parámetros establecidos por el Derecho de la competencia no son útiles al momento de estudiar un caso en el que se debe aplicar la doctrina del patent misuse. Esta situación se refleja en el requisito del poder de mercado, estudiado anteriormente508. En los casos en que se presenta una cláusula abusiva en un contrato de licencia de tecnología, no necesariamente por el hecho de estar involucrado un derecho de propiedad industrial se puede presumir que existe un poder de mercado509, de suerte que es posible encontrar una conducta que amplifique indebidamente el derecho exclusivo concedido por el Estado sin que se tenga un poder de mercado suficiente para atentar contra el Derecho a la libre competencia económica. Volveremos a referirnos a este tema en el epígrafe final de este capítulo dedicado a la propuesta de reglamentación del contrato de tecnología. 508 HOVENKAMP, H., JANIS, M., Y LEMLEY, M. A., IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law, vol. I, Gaithersburg, Aspen Publishers, 2001, secc. 3-2b. 509 MERGES, R. P., “Reflections on Current Legislation Affecting Patent Misuse”, en Journal of the Patent and Trademark Office Societ y, núm. 70, 1988, pág. 799.


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Ahora, siguiendo el iter lógico de la investigación nos corresponde estudiar la repercusión del Derecho de la competencia en los procesos de transferencia internacional de tecnología en el ámbito de la Unión Europea.

D. El Derecho de la competencia y la transferencia de tecnología en la Unión Europea

142. Una vez analizada la manera en que el Derecho de la competencia regula las cláusulas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología en Estados Unidos, corresponde ahora estudiar el tratamiento que el Derecho de la competencia otorga a estos contratos en la Unión Europea. Con este objetivo, en primer lugar, se expone evolución de la relación entre el Derecho de la competencia y los procesos de transferencia de tecnología (1), para posteriormente estudiar las disposiciones contenidas en el Reglamento 772/2004 de exención por categorías para acuerdos de transferencia de tecnología (2).

1. Evolución del Derecho de competencia aplicado a los contratos de transferencia de tecnología

143. En este epígrafe estudiaremos la evolución que ha tenido el ordenamiento jurídico europeo en el tratamiento del contrato de licencia y de otras figuras contractuales que involucran una transferencia tecnológica a la luz del Derecho de la competencia económica. Tanto la evolución, cuanto la manera en que actualmente se trata este tema en el entorno europeo nos servirá como punto de referencia para posteriormente establecer la

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA viabilidad y conveniencia de extrapolar alguno de sus elementos a la propuesta que se formulará al finalizar el presente capítulo. En el ámbito europeo, el ordenamiento que se ocupa en detalle de la relación del Derecho de la competencia y el ejercicio de los derechos de propiedad industrial e intelectual a través de contratos de transferencia de tecnología es el Reglamento 772/2004 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado (ahora artículo 101 del TFUE) a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología510, (en adelante RECATT) en el que se reconocen los efectos benéficos de un correcto ejercicio de estos derechos pero se impone una vigilancia activa con el fin de evitar los abusos y distorsiones que con ellos puedan generar. 144. La Unión Europea ha sido especialmente consciente de la importancia que posee el ejercicio de los derechos de propiedad industrial e intelectual a través de procesos de transferencia de tecnología que en la mayoría de los casos supone un efecto benéfico en el mercado. En efecto, tal como se expone en el RECATT511, la Unión Europea reconoce los beneficios que traen consigo los procesos de transferencia de tecnología. Estos beneficios pueden clasificarse en tres categorías distintas: el estímulo a la innovación, la diseminación de la tecnología y el ahorro de los esfuerzos que implica la duplicación de una tecnología ya existente. Como resultado de este reconocimiento se entiende que la mayoría de los contratos que envuelven una transferencia de tecnología se encuentran en concordancia con el principio de la libre competencia económica. En materia de Derecho de la competencia y su relación con los contratos de transferencia de tecnología, aunque como hemos 510 Reglamento (CE) N° 772/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, DOUE L 123 de 27.4.2004, pág. 11, disponible en: http://eur-lex.europa.eu/ 511 Ibidem.


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indicado el instrumento jurídico más importante dentro del ordenamiento europeo es el RECATT512, también es necesario tener en cuenta el Reglamento 139/2004 sobre concentraciones de empresas513 que es de vital importancia en los casos en que se debe considerar la puesta en funcionamiento de un contrato de joint venture. Desde sus inicios la Unión Europea ha sido consciente del delicado equilibrio existente entre el Derecho de competencia y los contratos de transferencia de tecnología. Para lograr este equilibrio era necesario evitar cualquier forma de repartición de mercados que dificultara la libre circulación de mercancías, así que con este objetivo en mente se realizó el análisis de las diferentes figuras contractuales que se desarrollaron para la expansión industrial y comercial en la etapa de la posguerra514. Como resultado de este análisis se llegó a la aprobación del principio del agotamiento del derecho en el primer nivel de distribución, combatiendo de este manera la repartición de mercados y al mismo tiempo incentivando la competencia intra brand515. El TJUE sostuvo, empezando con la sentencia Sirena Srl. contra Eda. Srl. que “un derecho de marca como entidad legal no posee por si mismo aquellos elementos de contratos o prácticas concertadas a los que se hace referencia en el artículo 85.1 512 Ibidem. 513 Reglamento (CE) núm. 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas, DOUE núm. I 24/1 de 29 de enero de 2004, disponible en: http://eur-lex.europa.eu (última consulta 05/05/2012). 514 GHIDINI, G., Intellectual property and competition law: the innovation nexus, op. cit., pág. 100. 515 TRITTON, G., Intellectual property in Europe, op. cit., pág. 757. La competencia intra brand es aquella que se da entre empresas que negocian un producto con el mismo origen empresarial, de esta forma la competencia debe darse en función del precio del producto.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA (actualmente artículo 101 del TFUE) No obstante, el ejercicio de tal derecho puede caer dentro del ámbito de prohibición contenido en el tratado cuando éste se manifieste como el sujeto, el medio o la consecuencia de dichas prácticas”516. Este argumento se ha ampliado a otros tipos de derechos de propiedad industrial e intelectual y las licencias y las cesiones han sido tratadas como objeto de las normas del Derecho de competencia517. 145. Como resultado de la aplicación análoga de las sentencias del TJUE a otro tipo de derechos se llegó a la creación de una regulación sistemática que fija unos límites a las facultades otorgadas a los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual. Las primeras regulaciones en esta materia fueron sendos Reglamentos para la venta exclusiva, distribución exclusiva y franquicia que, a pesar de representar un gran avance en cuanto a seguridad jurídica y establecimiento de parámetros de estudio de los acuerdos, fueron duramente criticados por algunos sectores sobre todo por su excesiva rigidez y por hacer más énfasis en la redacción de las cláusulas que en su real impacto en el mercado518. Posteriormente, en 1984 la Comisión adoptó un grupo de excepciones para licencias de patentes519 que incluía también los contratos que involucraran un know how, pero este fue redactado de una forma tan restringida que eran pocos los contratos que caían dentro de su marco de aplicación. Para remediar esta situación, en 1989 se creó el grupo de excepciones para licencias de patentes y

516 Sentencia del TJUE18 de febrero de 1971, asunto, 40/70 Sirena, S.r.l. c. Eda, S.r.l, disponible en: http://www.curia.europa.eu/ 517 KORAH, V., Intellectual property rights and the EC competition rules, op. cit., pág. 29. 518 MENDELSOHN, M. y ROSE, S., Guide to the EC block exemption for vertical agreements, Londres, Kluwer Law International, 2002, pág. 32. 519 Reglamento (CEE) núm. 2349/84 de la Comisión, de 23 de julio de 1984, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE a ciertas categorías de acuerdos de licencia de patentes, cit. supra.


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know how520, al cual siguió la adopción en 1996 del grupo de excepciones para los contratos de transferencia de tecnología521. 146. El Reglamento 240/96 continuó en la línea de sus antecesores en el sentido de apegarse a un estricto formalismo y a una interpretación demasiado amplia del antiguo artículo 81, situación que redundó en la aplicación del mismo a toda clase de acuerdos de transferencia de tecnología que tuvieran dentro de clausulado disposiciones formalmente restrictivas, sin importar si las mismas tenían efectos anticompetitivos, o si por el contrario producían situaciones que podían llegar a considerarse beneficiosas para la competencia522. El efecto que tuvo este Reglamento en la práctica consistió en que las empresas que querían otorgar licencias de tecnología en Europa debían redactar el texto de sus contratos de acuerdo con los estrictos parámetros establecidos en la norma, produciendo lo que se llamó el efecto “corsé” (straight jacket effect). Este efecto “corsé” obligaba a los contratantes a crear los acuerdos, no en función de sus necesidades específicas, sino con el fin de evitar, por un lado, los gastos que implicaban la consecución de una autorización y, por otro, la incertidumbre de estar sujeto a la misma523.

520 Reglamento (CEE) núm. 556/89 de la Comisión de 30 de noviembre de 1988 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de licencia de know-how, DOUE L 61 de 4 de marzo de 1989. 521 Reglamento (CE) núm. 240/96 de la Comisión, de 31 de enero de 1996, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología. DOUE L 31 de 9 de febrero de 1996. 522 BACHES OPI, S. y RODRÍGUEZ ENCINAS, A., “El nuevo Reglamento comunitario de exención por categorías para los acuerdos de transferencia de tecnología”, en Revista de Derecho mercantil, núm. 255, 2005, pág. 222. 523 Ibidem.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA La situación anteriormente descrita, como era de esperarse, suscitó fuertes críticas que pusieron de manifiesto los efectos negativos que se estaban presentando en la industria europea como el traslado de las empresas con base tecnológica a otras latitudes o la falta de motivación de las empresas para la suscripción de contratos de transferencia de tecnología524.Frente a este escenario, el TJUE se vio en la obligación de intervenir flexibilizando la postura asumida por la Comisión. Esta tensión se reflejó en diversas decisiones, entre ellas en la Sentencia del Coditel II en donde el Tribunal sostuvo que una licencia exclusiva que otorgaba al licenciatario una protección territorial absoluta no estaba en contradicción con el artículo 81.1 del Tratado CE, si esta era necesaria para que las partes pudiesen obtener una justa retribución por los esfuerzos invertidos en la producción de las películas objeto del contrato525. 147. En este contexto, en enero de 1997 la Comisión publicó el Libro Verde, en el cual se ponía de manifiesto la necesidad de llevar un cambio en el Bloque de exención, exponiendo entre otras las siguientes razones:

• La legislación protectora de la libre circulación de mercancías debía ser aplicada a un territorio más extenso.

• La regulación vigente estaba a punto de expirar, en particular el Reglamento 1983/83 de distribución exclusiva526, el Reglamento 1984/83 de compra exclusiva527

524 BACHES OPI, S., “The approaches of the European Commission and the U.S. Antritrust Agencies towards exclusivity clauses in licensing agreements”, Boston College International and Comparative Law Review, vol. XXIV, No. 1, 2000, pág. 88. 525 Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 1982, 262/81, Coditel Sa, Compagnie Generale pour la Diffusion de la Television y otros v. Cine-Vog Films S.A. y otros, disponible en: http://www.curia.europa.eu/. 526 Reglamento (CEE) núm. 1983/83 de la Comisión, de 22 de junio de 1983, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas


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y el Reglamento 4087/88 de franquicia528 expiraban a finales del año 2000.

• Los cambios sustanciales producidos en los métodos de distribución en los últimos 30 años.

El Libro Verde concluye que, debido a las nuevas realidades del comercio, debían introducirse importantes cambios en la apreciación de los acuerdos a la luz del principio de competencia económica y entre ellos el más importante era la necesidad de abandonar el análisis basado en la forma de las cláusulas o del contrato y en cambio centrarse en los efectos que estos tendrían en el mercado. Como consecuencia de estas conclusiones se inició un proceso de reforma a la normativa comunitaria del Derecho de competencia que finalizó con la aprobación de un conjunto de normas denominado “paquete de modernización”. El instrumento jurídico central de este conjunto de normas lo constituía el Reglamento 1/2003 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia529 que suprimía el sistema de notificación y autorización previa otorgada por la Comisión Europea sobre los acuerdos restrictivos de la competencia que cumplían con los requisitos contenidos en el artículo 81.3 del Tratado CE (hoy artículo 101 del TFUE). Como consecuencia de lo anterior, otra de las modificaciones más relevantes que llevó a cabo este Reglamento fue permitir la categorías de acuerdos de distribución exclusiva. DOUE L 173/1983 de 30 de junio de 1983, disponible en: http://eur-lex.europa.eu. 527 Reglamento (CE) núm. 1984/83 de la Comisión, de 22 de junio de 1983, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de compra exclusiva, cit. supra. 528 Reglamento 4087/88 de Franquicia, cit. supra. 529 Reglamento (CE) 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado CE. DOUE L 1/1, de 4 de enero de 2003, disponible en: http://eur-lex.europa.eu

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA posibilidad de que las autoridades y jueces nacionales de los Estados miembros aplicaran directamente el artículo 81 a los procesos que fuesen de su conocimiento. No obstante, tal vez uno de los avances más significativos que se produjo con el proceso de modernización respecto a la normativa anterior fue la adopción de una de las conclusiones del Libro Verde en el sentido de abandonar el estricto análisis legalista que encontraba su fundamento en criterios formales y acoger un análisis de tipo económico enfocado a los efectos en el mercado que se producirían con el acuerdo. 148. En el marco del mencionado proceso modernización530, en el año 2004 la Comisión adoptó el actual RECATT, en el cual se excluye la aplicación del entonces artículo 81 a determinados acuerdos que no alcanzasen los umbrales establecidos y que no se encontrasen dentro de la denominada “lista negra”, la cual es ahora mucho más restringida que en los Reglamentos anteriores. Sin pretender realizar un análisis exhaustivo de este Reglamento y sus directrices, por superar ello el objeto de este trabajo de tesis doctoral, en nuestra opinión, es indispensable estudiar la forma en que este se aplica a los contratos de transferencia de tecnología, siempre desde la óptica de sus implicaciones internacionales.

530 La Comisión adoptó diferentes disposiciones normativas en donde se reflejaba el cambio hacia un análisis económico, entre ellos: Reglamento de exención por categorías aplicables a los acuerdos verticales. cit. supra. Reglamento (CE) 2659/2000 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2000, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo, DOUE L 304/7, de 5 de diciembre de 2000 y Reglamento (CE) 2658/2000 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2000, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos de especialización, DOUE L 304/3, de 5 de diciembre de 2000, disponible en: http://eur-lex.europa.eu


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2. El Reglamento 772/2004 de exención por categorías para acuerdos de transferencia de tecnología

149. Empecemos con el objeto mismo del Reglamento, el cual se encuentra en el artículo 2 en donde se dispone que no será de aplicación el artículo 81 del Tratado (actualmente el artículo 101 del TFUE)531 a los acuerdos de transferencia de tecnología celebrados entre dos empresas en virtud del cual se autorice la producción de los bienes objeto del contrato. La aparente simplicidad de este artículo es engañosa, toda vez que será necesario tener en cuenta el complejo catálogo de definiciones contenidas en el artículo 1, en donde encontramos conceptos de, “acuerdo de transferencia de tecnología”, “empresas competidoras”, “sistemas de distribución” o “empresas vinculadas”532. El primer paso en nuestro estudio es la determinación del ámbito de aplicación del Reglamento, toda vez que su alcance está limitado por dos requisitos cumulativos. El primero de ellos consiste en que se aplicará solo a acuerdos de transferencia de tecnología celebrados entre dos empresas. Este requisito implica que no se otorgarán los beneficios que concede el Reglamento a los denominados technology pools533 ni a las operaciones de joint

531 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cit. supra. 532 Dentro del catálogo de definiciones contenido en el artículo 1, debemos resaltar el hecho de la inclusión de los acuerdos sobre derechos de autor en materia de programas de ordenador, los cuales no se hallaban en el anterior Reglamento. Esta inclusión está en concordancia con la creciente industria de este tipo de intangibles que bajo el imperio de la normatividad anterior no se beneficiaba de la exención y, por tanto, se encontraba en una posición de desventaja frente a la legislación de otras latitudes. 533 Se le denomina “Technology pools” a aquel acuerdo mediante el cual dos o más partes constituyen un paquete de patentes o conocimientos técnicos que será

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA venture, las cuales se encuentran reguladas por el Reglamento sobre el control de concentraciones de empresas534. El otro requisito para hacerse acreedor de los beneficios otorgados por la exención es que el acuerdo debe versar sobre la producción basada en la tecnología licenciada ya sea que dicha tecnología se aplique bien sea al proceso productivo o se incorpore al producto mismo. Esto quiere decir que a los acuerdos que estén dirigidos básicamente a investigación y desarrollo no se les aplicará el Reglamento pero sí a las licencias fruto de dicha investigación535. 150. Otro aspecto fundamental al que debemos hacer mención es la duración de la exención que otorga el Reglamento, la cual se aplicará “mientras el derecho de propiedad intelectual de la tecnología licenciada no haya expirado o caducado o no haya sido declarado inválido o, en el caso de los conocimientos técnicos, mientras sigan siendo secretos, excepto en caso de que los conocimientos técnicos pasen a ser de dominio público por causa imputable al licenciatario, en cuyo caso la exención se aplicará mientras dure el acuerdo”. Esta disposición fue una de las modificaciones introducidas con respecto al Reglamento anterior en el que se fijaba un límite temporal de 10 años para la exención. El límite fijado fue duramente criticado debido al efecto que tenía sobre el valor de los derechos de propiedad industrial (recordemos que los derechos de propiedad intelectual sobre programas de ordenador no se beneficiaban de la exención) situación que se reflejaba tanto en los sectores en que eran necesarias inversiones cuantiosas en las que el tiempo necesario para recuperar los esfuerzos invertidos era superior a este lapso de tiempo, cuanto en las empresas pequeñas que no tenían la posibilidad de implementar un sistema de licencias simultaneo y que al estar sujeto a la primera licencia como punto de partida para el conteo del plazo, quedaban licenciado o a las mismas partes contratantes o a terceros. TOTH, A. G., The Oxford Encyclopaedia of European community law, op. cit., pág. 747. 534 Reglamento núm. 139/2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas, cit. supra. 535 TRITTON, G., Intellectual property in Europe, op. cit., pág. 823.


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en una situación menos ventajosa frente a otras empresas con mayores recursos que pudiesen implementar este sistema de licenciamiento536. En este sentido, la modificación realizada en cuanto al límite de tiempo, sumada a la protección adicional que se otorga a los propietarios de un know how, objeto de violación por parte del licenciatario, debe ser entendida como un paso en la dirección correcta en cuanto a la protección de los titulares de los derechos de propiedad industrial e intelectual y fomento a la innovación. 151. La principal característica que introdujo el RECATT consiste en la adopción de unos umbrales que se basan en la cuota de mercado de las partes del contrato como condición para otorgar los beneficios de la exención537. De acuerdo con el artículo 3, los umbrales para la aplicación de los beneficios se diferenciarán en función del carácter competidor o no competidor de las partes del acuerdo. Al respecto el Reglamento establece:

“1. Cuando las empresas partes en el acuerdo sean empresas competidoras, la exención prevista en el artículo 2 se aplicará a condición de que la cuota de mercado combinada de las partes no exceda del 20 % en el mercado tecnológico y de productos de referencia afectado. 2. Cuando las empresas partes en el acuerdo no sean empresas competidoras, la exención prevista en el artículo 2 se aplicará a condición de que la cuota de mercado de cada

536 BACHES OPI, S. y RODRÍGUEZ ENCINAS, A., “El nuevo Reglamento comunitario de exención por categorías para los acuerdos de transferencia de tecnología”, op. cit., pág. 239. 537 Una disposición de similares características es la contenida en la sección 4.3 de las IP Antitrust Guidelines de Estados Unidos, denominada “Antitrust safety zone”.


una de las partes no exceda del 30 % en los mercados tecnológicos y de productos de referencia”.

Como se infiere de la norma anteriormente trascrita, será necesario identificar previamente el denominado mercado relevante, con el fin de establecer si se alcanzan los umbrales fijados en esta disposición. La definición del mercado relevante es un tema por demás complejo y teniendo en mente que el objeto de nuestro estudio es básicamente los contratos internacionales, varios mercados se verán involucrados haciendo aún más difícil la definición del mismo. Las Directrices del RECATT538 establecen algunos principios básicos para la definición del mercado relevante pero en general se remite a la Comunicación de la Comisión sobre la definición del mercado relevante539 al disponer que: “Para analizar los efectos restrictivos de un acuerdo, en principio es preciso definir el mercado de referencia. También debe en principio examinarse y evaluarse, entre otras cosas, la naturaleza de los productos, la posición de mercado de las partes, de los competidores y de los compradores, la existencia de competidores potenciales y el nivel de las barreras a la entrada. Sin embargo, es posible que haya que demostrar que hay efectos anticompetitivos directamente, a través del análisis de la conducta de las partes en el mercado. Así, por ejemplo, a veces es posible determinar que un acuerdo ha dado lugar a aumentos de precios”. No consideramos relevante para los fines de este trabajo entrar en detalle acerca del proceso por el cual se determina el mercado de referencia, pero sí lo es poner de relieve que gracias a los umbrales

538 Directrices del Reglamento (CE) núm. 139/2004, cit. supra. 539 Comunicación de la Comisión de 9 de diciembre de 1997, relativa a la definición del mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia, DOUE C 372/5, de 9 de diciembre de 1997.


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de las participaciones en el mercado de las partes intervinientes en el contrato, la aplicación del Derecho de competencia a los acuerdos de transferencia de tecnología se ha flexibilizado adecuándose de esta forma a las necesidades de la práctica negocial. Otro de los grandes cambios que supuso este Reglamento fue el abandono del esquema de cláusulas blancas, grises y negras que caracterizaba el anterior Reglamento. Actualmente, el RECATT posee diferentes categorías de cláusulas con efectos diferentes sobre el contrato, pero que siguen el esquema trazado a lo largo del texto del Reglamento en el sentido de diferenciar su aplicación a empresas con carácter de competidoras de aquellas que no están en directa competencia540. A continuación nos corresponde exponer el listado de las conductas contenidas en el Reglamento que, a nuestro juicio, están dirigidas a la protección de la parte débil de la relación contractual, de suerte que evitaremos pronunciarnos acerca de las conductas que consideramos que están destinadas a creación de monopolios o situaciones en las que se beneficien las dos partes contratantes en menoscabo de los demás competidores del mercado. El propósito de este análisis consistirá en observar las implicaciones que tiene el hecho de asumir la represión de las cláusulas abusivas desde el punto de vista de la competencia económica, que tal como hemos estudiado, es la visión imperante en los países industrializados. Para ello, pasaremos a estudiar las cláusulas especialmente graves (a) y las restricciones excluidas (b).

540 KORAH, V., Intellectual property rights and the EC competition rules, op. cit., pág. 56.


a) Cláusulas especialmente graves (hardcore)

152. El artículo 4 consagra las llamadas cláusulas especialmente graves o hardcore las cuales con su mera presencia, aún si estas no constituyen la parte esencial del acuerdo, tienen el efecto de excluir de la exención a la totalidad del acuerdo. Las cláusulas hardcore se dividen en dos categorías, aquellas en las que las partes sean competidoras y aquellas en las que las partes no son competidoras. Empezaremos con las cláusulas de los contratos en que las partes son competidoras.

(1) Cláusulas entre competidores

153. El primer tipo de cláusulas consideradas graves en el Reglamento son aquellas que tienen por objeto la fijación de precios, dentro de las cuales, de acuerdo con las Directrices de acompañamiento541, se consideran especialmente graves aquellas que fijan los cánones de retribución en función al nivel de ventas del licenciatario sea utilizada o no la tecnología objeto del contrato. El segundo grupo de cláusulas consideradas graves en el Reglamento son todas aquellas que se dirigen a restringir la producción (output restrictions). Este tipo de restricciones son permitidas y, por tanto, beneficiarias de la exención, en los casos en que, en los acuerdos recíprocos, sean aplicadas a solo una parte o estén presentes en acuerdos no recíprocos542. De acuerdo con las directrices, esta excepción también se aplicará en el caso en que el

541 Directrices de acompañamiento, cit. supra. 542 De acuerdo con el artículo 78 de las Directrices de acompañamiento, los acuerdos recíprocos son acuerdos de licencia cruzada en los que las tecnologías licenciadas son tecnologías competidoras o pueden utilizarse para la producción de productos competidores.


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acuerdo tenga como objeto la creación de una fuente alternativa de suministro y, por tanto, la limitación consista en que la producción esté acorde a las necesidades de un cliente específico. El tercer tipo de conducta que se considera como una cláusula hardcore o especialmente grave es la asignación de mercados o clientes y, por ello, en principio no será beneficiaria de la exención, sin embargo, debido a los efectos pro competitivos que estas cláusulas en ocasiones presentan, se establece un amplio catálogo de casos en los cuales, a pesar de existir una asignación de mercados, no se considerará que sea una cláusula hardcore y, por tanto, serán beneficiarias de la exención. Hemos dividido estas excepciones de acuerdo con el fin que pretenden proteger: 154. Cláusulas que establecen una restricción por sector de aplicación tecnológica. Dentro de esta categoría encontramos la obligación del licenciatario de producir con la tecnología licenciada sólo en uno o varios ámbitos técnicos de utilización o en uno o varios mercados de productos y, la obligación del licenciante y/o del licenciatario, en un acuerdo no recíproco, de no producir con la tecnología licenciada en uno o varios ámbitos técnicos de utilización o en uno o varios mercados de productos o en uno o varios territorios exclusivos reservados para la otra parte. 155. Cláusulas que establecen una restricción territorial. La obligación del licenciante de no conceder la licencia de la tecnología a otro licenciatario en un territorio determinado y, la restricción, en un acuerdo no recíproco, de las ventas activas y/o pasivas por parte del licenciatario y/o del licenciante en el territorio exclusivo o al grupo exclusivo de clientes reservado a la otra parte. 156. Cláusulas que establecen una restricción a un sector específico de clientes. La restricción, en un acuerdo no recíproco, de las ventas activas del licenciatario en el territorio exclusivo o al

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA grupo exclusivo de clientes asignado por el licenciante a otro licenciatario, siempre que este último no fuera una empresa competidora del licenciante en la fecha de conclusión de su propia licencia. Es preciso aclarar que tratándose de restricciones a las ventas el Reglamento diferencia claramente entre los efectos que se otorgan a un acuerdo recíproco de aquellos otorgados a uno no recíproco. En los acuerdos recíprocos se excluye de la exención a todo tipo de acuerdos que involucren cláusulas de restricción en las ventas. Ahora bien, si el acuerdo analizado no es recíproco se admitirán las restricciones a las ventas activas o pasivas en los territorios que le han sido asignados a otra parte, siempre y cuando la participación en el mercado relevante esté por debajo del umbral del 20% establecido en el artículo 3. 157. Cláusulas que establecen una restricción a un fin determinado. Dentro de esta categoría se encuentra permitida la obligación de que el licenciatario produzca los productos contractuales solamente para su propio uso, siempre que no se restrinja al licenciatario la venta activa y pasiva de los productos contractuales como recambios para sus productos y, la obligación del licenciatario en un acuerdo no recíproco de producir los productos contractuales solamente para un cliente dado, cuando la licencia se haya concedido con el fin de crear una fuente alternativa de suministro para ese cliente. Finalmente, el último tipo de cláusulas que tiene el carácter de hardcore es el que contiene restricciones de la capacidad del licenciatario de explotar su propia tecnología o la restricción de la capacidad de cualquiera de las partes en el acuerdo de realizar actividades de investigación y desarrollo, a menos que esta última restricción sea imprescindible para impedir la revelación a terceros de los conocimientos técnicos licenciados.

(2) Cláusulas entre no competidores


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158. El primer grupo de cláusulas son aquellas que establecen una fijación a los precios de venta de productos a terceros. Sin embargo, se admite la posibilidad de imponer precios de venta máximos o recomendar un precio de venta, quedando excluidos los precios mínimos o fijos. Como se puede observar, cuando las empresas tienen un carácter competidor la restricción de la fijación de precios es absoluta, mientras que cuando las partes no tienen un carácter competidor la norma es más flexible al admitir los precios recomendados. Aunque en realidad la fijación de precios está más relacionada con la protección del mercado que con el fin de evitar los abusos de la parte fuerte de la relación, hemos decidido citar esta norma teniendo en cuenta que la fijación de precios en conjunción con otras conductas, o cuando se hace de manera inequitativa para licenciatarios con mismas características puede llevar a una situación de abuso en contra del licenciatario al que se le hace esta imposición. El segundo grupo de cláusulas es aquel en el que se contienen restricciones territoriales en las que el licenciatario pueda vender pasivamente los productos contractuales o de los clientes a los que pueda vendérselos. En este punto, el Reglamento nuevamente establece excepciones, de suerte que las cláusulas mencionadas a continuación no se considerarán como especialmente graves y, por tanto, serán permitidas. 159. Restricciones de ventas pasivas en un territorio exclusivo o a un grupo exclusivo de clientes reservado para el licenciante. Las restricciones de ventas pasivas en un territorio exclusivo o a un grupo exclusivo de clientes asignado por el licenciante a otro licenciatario durante los dos primeros años en que este otro licenciatario vende los productos contractuales en dicho territorio o a dicho grupo de clientes. Es posible observar el cambio se ha realizado respecto del anterior RECATT en el cual se contemplaba

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA un plazo de 5 años. A nuestro juicio, esta modificación es una manifestación de la protección a la parte débil de la relación, en este caso el licenciatario que en la mayoría de los casos es quien despliega todas las conductas necesarias para el éxito del negocio y quien en última instancia asume los riesgos de la operación comercial. Las siguientes excepciones están dirigidas a la restricción impuesta a un destinatario específico. Dichas excepciones son, la obligación de producir los productos contractuales solamente para su uso propio543, la obligación de producir los productos contractuales sólo para un cliente determinado, cuando la licencia se hubiera concedido con objeto de crear una fuente alternativa de suministro para dicho cliente y, por último, la restricción de ventas a usuarios finales por un licenciatario que opere en el comercio al por mayor. Finalmente, el Reglamento se ocupa de los sistemas de distribución selectiva autorizando la existencia de cláusulas que restrinjan las ventas a distribuidores no autorizados. No obstante, la última conducta considerada como especialmente grave en las clausulas en las que las partes no tienen el carácter de competidores es aquella en que la restricción de las ventas activas o pasivas a usuarios finales por parte de los licenciatarios que sean miembros de un sistema de distribución selectiva y que operen en el comercio al por menor, sin perjuicio de la posibilidad de prohibir a un miembro del sistema que opere fuera de un lugar de establecimiento autorizado.

b) Restricciones excluidas 160. La diferencia fundamental entre las cláusulas especialmente graves estudiadas anteriormente y las cláusulas que contienen

543 A condición de que no se restrinjan al licenciatario las ventas activas y pasivas de los productos contractuales como recambios para sus propios productos.


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restricciones excluidas consiste en que estas tienen como propósito fundamental excluir de los beneficios otorgados por el Reglamento las conductas que pueden restringir las facultades de innovar al licenciatario al margen del acuerdo de transferencia de tecnología. Al igual que en las cláusulas especialmente graves o hardcore, en esta categoría también es de especial relevancia el carácter de competidor o no competidor que posean las empresas participantes en el acuerdo, tal como a continuación exponemos. Las primeras dos conductas excluidas, son denominadas cláusulas de retrocesión o grant back clauses. La norma establece que tendrán el carácter de excluidas todas las obligaciones directas o indirectas impuesta al licenciatario de conceder al licenciante o a un tercero designado por el licenciante una licencia exclusiva referente a sus propios perfeccionamientos disociables o a sus propias nuevas aplicaciones de la tecnología licenciada. De acuerdo con la Directrices de acompañamiento, los desarrollos disociables son aquellos en los que sea posible explotar la tecnología propia sin transgredir la que ha sido objeto de la licencia544. La tercera conducta excluida la constituye la llamada non challenging clause que, como estudiamos anteriormente, consiste en obligar al licenciatario a no oponerse a la validez de los derechos de propiedad industrial e intelectual titularidad del licenciante en el mercado común. Sin embargo, se admite la posibilidad de establecer que el contrato terminará en el evento de que el licenciatario se oponga a la validez de uno o varios de los derechos de propiedad intelectual licenciados. De acuerdo con las Directrices de acompañamiento el fin de esta exclusión es otorgar al licenciatario igual posición frente al licenciante de la que tiene terceras partes545.

544 Directrices de acompañamiento, apartado 109. cit. supra. 545 Ibid. apartado 113.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA La última conducta que establece el Reglamento como restricción excluida al igual que se establecía para empresas no competidoras, está dirigida a las obligaciones que directa o indirecta, limiten la capacidad del licenciatario de explotar su propia tecnología o que limite la capacidad de cualquiera de las partes del acuerdo de realizar investigación y desarrollo, a menos que esta última restricción sea indispensable para impedir la divulgación a terceros de los conocimientos técnicos licenciados. Recordemos que esta misma conducta se considera como especialmente grave si estamos en presencia de empresas competidoras. 161. Finalmente, el Reglamento introduce en su artículo 6 los casos en los cuales se retirarán los beneficios otorgados. Esta es una de las pocas disposiciones que tienen un carácter más estricto frente al anterior RECATT, puesto que se establece la posibilidad de no aplicar con carácter general la exención a un determinado grupo de acuerdos por existir redes paralelas de acuerdos que abarcan más del 50% del mercado de referencia. Además de las conductas anteriormente estudiadas, debemos ocuparnos de otro tipo de cláusulas mencionadas en el capítulo primero, consistentes en la extensión del alcance del derecho de propiedad industrial o intelectual otorgado por el Estado. Las primeras cláusulas pertenecientes a esta categoría son las denominadas post expiration clauses. Recordemos que en Estados Unidos el precedente jurisprudencial más recurrido frente a casos en los que se involucra esta práctica es la decisión Brulotte546 en el que se reprocha la existencia de dicha práctica. No obstante, la Comisión Europea en la Directrices del RECATT acepta este tipo de cláusulas al sostener:

Aunque la exención por categorías solamente es aplicable en tanto la tecnología licenciada sea válida y esté vigente,

546 Brulotte v. Thys Co., cit. supra.


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en principio las partes pueden acordar que las obligaciones de pago de cánones se prolonguen más allá del período de vigencia de los derechos de propiedad intelectual objeto de la licencia sin que el acuerdo quede sujeto al apartado 1 del artículo 81. A la expiración de estos derechos, la tecnología puede ser explotada legalmente por terceros que pueden competir con las partes del acuerdo. En condiciones normales basta con esta competencia efectiva y potencial para que la obligación en cuestión no tenga efectos anticompetitivos apreciables547.

162. Del texto trascrito anteriormente es posible concluir que en el ámbito europeo la Comisión Europea se acerca más a los razonamientos expuestos en el caso Scheiber v Dolby Laboratories548 del Tribunal de apelación del séptimo circuito de los Estados Unidos en donde se sostenía que cobrar royalties más allá del periodo de expiración de la patente no extiende el monopolio conferido por la misma, sino solamente altera el momento del pago de los mismos. La jurisprudencia del TJUE, aunque en principio rechazaba estas cláusulas549 con fundamentos similares a los del caso Brulotte, se ha mostrado dispuesta a aceptar este tipo de conductas, sobre todo en casos en que no existía una patente de invención concedida550, o cuando el pago de los royalties causados durante la vigencia de la patente eran pactados en cuotas que se extendían más allá de la 547 Directrices de acompañamiento apartado 159, cit. supra. 548 Scheiber v Dolby Laboratories, cit. supra. 549 Aoip/Beyrard 76/29/CEE: Decisión de la Comisión, de 2 de diciembre de 1975, disponible en: http://eur-law.eu/EN/76-29-EEC-Commission-Decision-2-December-1975,50846,d 550 Este caso tiene hechos similares a los de Aronson v. Quick Point Pencil Co., en Estados Unidos ya que se trata de una invención en la que no se ha concedido la patente al momento de la celebración del contrato. Vid. Sentencia del TJUE de 12 De mayo de 1989, asunto 320/87, Kai Ottung v. Klee & Weilbach.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA fecha de expiración del derecho exclusivo551, en otras palabras, mientas que en los Estados Unidos se rechaza la práctica de imponer una cláusula que obligue al receptor de la tecnología al pago de royalties efectuados después de expirar el derecho de propiedad industrial, en la Unión Europea esta es una práctica aceptable552. 163. Otra de las cláusulas que mencionamos en el capítulo primero dentro de la categoría de conductas que extienden el alcance de derecho de propiedad industrial e intelectual concedido por el Estado son las cláusulas de ventas totales o total sales clauses. Recordemos que este tipo de cláusulas ha sido aceptado en Estados Unidos siempre y cuando estén establecidas en beneficio de ambas partes contratantes553 y que adicionalmente, no supongan un menoscabo al derecho de competir de los otros agentes en el mercado. Pues bien, en la Unión Europea un reciente caso llevado ante el TJUE ha fijado la posición a seguir frente a este tipo de cláusulas. En el asunto Kanal 5 contra Stim554, ésta última una organización de gestión colectiva de derechos de autor con una posición de dominio en el mercado sueco, cobraba un esquema de remuneración que involucraba una suma determinada en función de las ganancias de los canales emisores de programas de televisión. En este caso, el TJUE sostuvo que la aplicación de este sistema de royalties no estaba en contra del Derecho a la libre competencia siempre y cuando existiera una proporcionalidad y no hubiese un

551 Decisión de la Comisión Europea de 15 de diciembre de 1986, asunto 87/123, Boussois v. Interpane. 552 OTTOZ, E. y CUGNO, F., “Hybrid Licensing of Product Innovations”, op. cit., pág. 13. 553 Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research Inc., cit. supra. 554 Sentencia del TJUE de 23 de abril de 2009, asunto C-52/07, Kanal 5 v. Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyra, STIM, disponible en: http://www.curia.europa.eu/


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método mejor para fijar la retribución debida. En este sentido el tribunal afirma que:

“una entidad de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual que tiene una posición dominante en una parte sustancial del mercado común no explota de forma abusiva dicha posición cuando, en concepto de retribución debida por la difusión por televisión de obras musicales protegidas por derechos de propiedad intelectual, aplica a las cadenas de televisión privadas un sistema de tarifas según el cual los importes de dichas tarifas corresponden a una parte de los ingresos de esas cadenas, siempre que dicha parte sea globalmente proporcional a la cantidad de obras musicales protegidas por derechos de propiedad intelectual realmente emitida o que pueda emitirse y salvo que exista otro método que permita identificar y cuantificar de forma más precisa la utilización de dichas obras así como la audiencia, sin que por ello aumenten desproporcionadamente los gastos a que da lugar la gestión de los contratos y el control de la utilización de dichas obras”.

164. De lo anterior se desprende que tanto en Estados Unidos, cuanto en el ámbito europeo las cláusulas de ventas totales serían admisibles tomando en consideración, tanto el poder de negociación de las partes, como los efectos que se puedan producir en el mercado a los competidores. 165. Habiendo ya estudiado la forma en que el RECATT regula la interacción entre el Derecho a la libre competencia económica y los derechos de propiedad industrial e intelectual, podemos concluir: En primer lugar, que la evolución que ha tenido el RECATT frente a sus antecesores lo ubica en una línea más flexible respecto del balance que se busca entre el Derecho a la libre competencia y el

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA ejercicio de los derechos de propiedad industrial e intelectual, acercándose de esta manera a la visión del Derecho antitrust norteamericano. En segundo lugar, que la redacción, tanto de las cláusulas hardcore, cuanto de las excluidas, nos enseña que, aunque la mayor preocupación del Reglamento radica en la protección del Derecho de la competencia, también se está protegiendo al licenciatario o a la persona que recibe la autorización de uso por parte del poseedor de la tecnología. No obstante, esta protección no ignora los efectos pro-competitivos de algunas de las conductas que son objeto de reproche, por tanto, se establecen excepciones en los casos en que la restricción puede estar justificada. V. Normas sobre la forma y registro del contrato de licencia de tecnología

A. Planteamiento 166. En este epígrafe nos ocuparemos de las normas que establecen formalidades para los contratos de licencia y la publicidad por vía de registro de los mismos. Consideramos que estas normas pueden servir, no solo como herramienta para proteger los intereses de la parte débil de la relación, sino como un medio para alcanzar la seguridad jurídica de los contratantes. 167. Tal como estudiaremos en detalle, en algunos países se han establecido formalidades ad substanciam actus dirigidas a que el contrato de licencia adopte la forma escrita, una particularidad que se encuentra siempre presente en los contratos que implican una transferencia de titularidad de los derechos de propiedad industrial, pero que tratándose del contrato de licencia no está del todo definida en algunos países.


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El otro tipo de normas que serán aquí estudiadas son las que establecen el registro de los contratos de licencia. Este registro, aunque en los países receptores de tecnología tuvo inicialmente propósitos de control del contenido del contrato como una medida de control ex ante, tiene también como propósito fundamental servir para otorgarle una publicidad que dote al contrato de oponibilidad frente a terceros. Esta función de publicidad cobra cada día más importancia, puesto que la posición contractual de un licenciatario o un licenciante puede llegar a tener un valor económico de tal entidad que pueda ser utilizado como garantía. Veamos el siguiente ejemplo que nos permitirá ilustrar esta situación: Supuesto fáctico a analizar:

La empresa chilena Pacifico Austral es la licenciataria exclusiva para todo el continente suramericano de una tecnología de perforación de yacimientos petroleros en plataformas marítimas patentada en todos los países del continente propiedad de una empresa noruega. Dentro de las facultades licenciadas, se encuentra la posibilidad de sublicenciar en todos los países suramericanos. Con el fin de obtener liquidez, la empresa chilena solicita un préstamo a una entidad financiera local y aporta como garantía los royalties anuales a devengar por los contratos de sublicencia que posee en Argentina y Brasil.

Con este ejemplo podemos ver la importancia que puede llegar a adquirir un contrato de licencia como activo intangible para una empresa, pero la manera para que todas las partes que de alguna manera se encuentran involucradas en este acto555 puedan tener una 555 Nótese que en una operación de este tipo, no solamente serán las partes las interesadas en el desarrollo del mismo. Por un lado estarán los contratantes, es decir la empresa chilena y la entidad financiera como partes en la operación de

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA seguridad, o al menos conocimiento, sobre la operación que se lleva a cabo es la inscripción de este acto en un registro de carácter público. Este registro servirá para advertir a terceros la existencia de limitaciones o gravámenes sobre los derechos de propiedad industrial. Pensemos en una patente de invención sobre la cual recaiga una licencia exclusiva sobre todas sus campos de aplicación y por todo el periodo de vigencia de la misma. Sin un adecuado sistema de publicidad, es posible que un tercero de buena fe celebre un contrato con el titular registral de la patente ignorando la existencia del contrato de licencia. A continuación nos corresponde analizar la forma en que los países seleccionados abordan el registro y las formalidades dirigidas a la existencia del contrato de licencia. Con este fin haremos referencia a una figura contractual próxima al contrato de licencia para estos casos como es el contrato de cesión y centraremos la investigación en las formalidades y actos sujetos a registro en los Estados Unidos (B) y la Unión Europea (C), para finalmente detenernos en las formalidades de la ley 11/1986 de patentes en España (D).

B. Formalidades y actos sujetos a registro del contrato de licencia de tecnología en Estados Unidos

1. Formalidades y efectos del registro del contrato de licencia

168. En Estados Unidos se hace una diferencia significativa en cuanto al contrato de cesión y al de licencia, no solamente en las diferencias en su naturaleza jurídica señaladas en el capítulo I, sino también en la seguridad jurídica que el Estado proporciona a los préstamo de dinero y, por otro lado estará la sociedad noruega como titular de la patente y cualquier tercero que tenga la intención de realizar una operación comercial con alguna de las partes involucradas.


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intervinientes en dichos actos por medio del sistema del registro. Esta diferencia se puede verificar en dos situaciones particulares. La primera tiene que ver con el requisito de la forma escrita en los contratos y la segunda con el registro de estos contratos. En el contrato de cesión, de acuerdo con la U.S. Patent Act Recording Statute556 es condición necesaria para su existencia la forma escrita, es decir estamos ante una formalidad ad substanciam actus, mientras que tratándose del contrato de licencia la ley guarda silencio, de suerte que se otorga libertad a las partes para configurar este contrato en la forma que les convenga557. La segunda diferencia entre estos contratos está relacionada con el registro. La cesión de patentes está regulada por la sección 261 del U.S. Code titulada “titularidad y cesión”. De acuerdo con esta ley, el registro a través de las vías establecidas para ello, constituirá prueba de la ejecución de la “cesión, donación o transferencia” del derecho sobre la patente o su solicitud. Las consecuencias de la ausencia de registro se encuentran descritas en la misma norma al disponer que cualquier acto de “cesión, donación o transferencia” será nulo en contra de un tercero que posteriormente adquiera el derecho, a menos que la primera cesión haya sido registrada ante la Oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos (USPTO)

556 U.S. Patent Act Recording Statute 35 U.S.C. § 261, 2002: “Applications for patent, patents, or any interest therein, shall be assignable in law by an instrument in writing”. 557 En la Ley suiza de patentes se consagra una disposición análoga en la cual se impone la forma escrita como condición para la existencia de la cesión o cualquier acto que implique la transferencia del derecho de dominio sobre la patente o la solicitud de patente. Artículo 33.2 bis “Le transfer de la demande de brevet et du brevet qui découle d’un acte juridique n’est valable que sous la forme écrite”. Vid. Ley Federal sobre patentes de invención de 25 de junio de 1954, última revisión 1 de julio de 2009, disponible en: http://www.uaipit.com (sección de legislación).

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA dentro de los tres meses siguientes a su ejecución o en todo caso antes de la realización del acto posterior558. 169. Es de suma importancia señalar que la norma citada hace referencia exclusivamente al término cesión, guardando silencio en cuanto a los actos que involucran una licencia sobre el derecho, lo cual conduce a que dicha norma no se aplique a las licencias que recaigan sobre la patente o sobre su solicitud. Esta afirmación es utilizada para fundamentar la decisión en el caso In re Cybernetic Servs, Inc 559, en donde la Corte de Apelaciones del noveno circuito sostuvo que la frase “Cesión, donación o transferencia” contenida en la U.S. Patent Act Recording Statute se aplica solamente a los actos en los cuales se involucre una transferencia en la propiedad del derecho. 170. No obstante lo anterior, la USPTO acepta el registro de licencias sobre las patentes o solicitudes de patentes sobre la base de la regla contenida en el Manual de procedimiento de examinación de patentes, según la cual los contratos de licencia y otros acuerdos que establezcan una garantía pueden ser registrados en interés público con el fin de notificar a terceras partes de cuotas de participación u otros asuntos de relevancia para la propiedad de la patente o la solicitud de patente560. En otras palabras, el propósito fundamental de este registro es notificar al público de la persona o personas que en realidad se encuentran llevando a cabo 558 Ibid. Literalmente la sección 261 del U.S. Code establece que: “An assignment, grant, or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage”. 559 Moldo v. Matsco, Inc. (In re Cybernetic Servs, Inc.), 252 F.3d 1039 (9th Cir. 2001). 560 MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURE (MPEP) § 313 (8th Ed. Rev. 1 2003) “license agreements and agreements which convey a security interest” may be recorded “in the public interest in order to give third parties notification of equitable interests or other matters relevant to the ownership of a patent or application”.


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la explotación de la invención protegida por el derecho de patente561. 171. Lo dicho anteriormente nos lleva a la siguiente conclusión: los beneficios otorgados por la U.S. Patent Act Recording Statute a las partes involucradas en un contrato de cesión no son extensivas a los contratos de licencia, a pesar que esta tenga el carácter de exclusiva. Esta situación tiene graves implicaciones para todo aquel que adquiera un derecho de patente, consistentes en que se deberá respetar cualquier licencia que se haya otorgado sobre la misma y que se encuentre en vigor. Esta posición fue asumida por la jurisprudencia en la sentencia del caso Sanofi v. Med-Tech Veterinarian Products, Inc., en donde se afirmó que:

“El comprador tiene la obligación de preguntar al vendedor si existe alguna licencia pendiente sobre la patente; El comprador no puede reclamar que sus expectativas se han visto frustradas si él ha fallado en realizar las averiguaciones pertinentes y posteriormente descubre la existencia de una licencia pendiente que interfiere con el goce de su derecho” 562.

De igual manera, si existe un conflicto entre licencias o transferencias, se reputará como válida la que primero se haya ejecutado, sin importar si el interviniente en el segundo acto ha sido

561 DYKEMAN, D. J. y KOPKO, D. W., “Recording Patent License Agreements in the USPTO”, en Intellectual property toda y, vol. 11, núm. 8, 2004, pág. 2. 562 En el asunto Sanofi v. Med-Tech Veterinarian Products, Inc., 565 F. Supp. 931, textualmente se establece que “[T]he purchaser is under an obligation to inquire of the seller as to the existence of any outstanding licenses; the purchaser cannot claim that his expectations have been frustrated if he fails to make the necessary inquiry and later discovers that an outstanding license interferes with his right of enjoyment”.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA o no notificado del primero563. No obstante, en la práctica judicial ante los tribunales de Estados Unidos los perjudicados por esta clase de situaciones han intentado la aplicación del principio de la buena fe del comprador posterior con relativo éxito, aunque las decisiones jurisprudenciales en las que se reconoce este principio han sido por demás ambiguas y faltas de claridad. En el caso Filmtec Corp. v. Allied-Signal, Inc.564, la Corte sostiene que aquel que adquiera de buena fe un derecho del titular legal de la patente a cambio de una retribución, sin que se le informe la existencia de un gravamen sobre la misma, podrá retener el derecho adquirido libre de toda carga o participación. Similar posición se asumió en el caso Heidelberg Harris, Inc. v. Loebach565, en donde la Corte admitió la aplicación del principio de la buena fe de un licenciatario exclusivo que no tenía conocimiento que el licenciante había adquirido su derecho de forma fraudulenta566. Ahora bien, en el caso Rhone-Paulenc Agro v. DeKalb Genetics Corp567, posterior a los fallos jurisprudenciales citados en el párrafo anterior, la Corte sostuvo que en el evento en que no se 563 En la Ley Federal sobre patentes de invención de Suiza, cit. supra. En el artículo 33.3 Se establece que los actos que impliquen la transferencia del derecho no dependen del registro, pero aquellos que no sean inscritos no podrán ser oponibles a terceros. Le transfer du brevet s’opère indépendamment de son inscription au registre des brevets; à défaut d’inscription, les actions prévues par la présente loi pourront cependant être dirigées contre l’ancien titulaire du brevet. 564 Filmtec Corp. v. Allied-Signal, Inc., 939 F.2d 1568, 1573-74 (Fed. Cir. 1991). 565 Heidelberg Harris, Inc. v. Loebach, 145 F.3d 1454 (Fed. Cir. 1998). 566 Igual posición adopta la legislación suiza de patentes en su artículo 33.4 en donde se dispone que los derechos de terceros que no estén inscritos en el registro no serán oponibles a adquirentes de buena fe. Esta ley establece textualmente “Les droits des tiers non inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet”. En el artículo 34.3 de esta ley se establece una disposición idéntica pero en relación a las licencias no inscritas. “Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet”. 567 Rhone-Paulenc Agro v. DeKalb Genetics Corp., 284 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2002).


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trate de una licencia en la cual se otorgan todos los derechos sobre la patente por el tiempo de duración de la misma, caso en el cual se podría realizar la equiparación a una cesión, no se aplicarán los beneficios que se otorgarían a esta última categoría de contrato y, por lo tanto, no es de aplicación el principio de la buena fe. Una interpretación similar es sostenida por diferentes tribunales en casos que aunque no están relacionados con derechos de propiedad industrial e intelectual pueden ser tenidos en cuenta, ya que argumentan que la excepción del principio de buena fe solo puede ser interpuesta cuando se está en presencia de un contrato que transfiere el dominio del bien; y no para aquellos contratos que imponen una carga sobre el mismo, como podría ser el otorgamiento de una licencia568.

2. El registro de garantías constituidas sobre derechos de propiedad industrial

172. La utilización de los derechos de propiedad industrial e intelectual como garantías para asegurar el cumplimiento de obligaciones ha adquirido en los últimos años especial relevancia. Aunque no es nuestra intención extendernos en este tema, sí es importante estudiar su relación con la inscripción de los contratos de licencia y sus implicaciones. Al igual que acontece con las licencias, no existe una obligación de inscribir ante la USPTO las garantías que se establezcan sobre las patentes para asegurar el pago de una obligación (denominadas en Estados Unidos, security interest). Aunque en virtud de la sección 37 del Manual de procedimiento de examinación de patentes, “serán registrados todos los documentos que afecten la titularidad

568 DYKEMAN, D. J. y KOPKO, D. W., “Recording Patent License Agreements in the USPTO”, op. cit., pág. 3.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA de la patente o la solicitud de patente”569, los beneficios que se atribuyen al registro de los contratos de cesión no serán extensibles a las garantías creadas sobre la patente. 173. El Uniform Comercial Code ha establecido en su artículo 9 un procedimiento de registro para garantías, en la que se incluye la posibilidad de inscripción de aquellas que recaigan sobre bienes intangibles que debe ser llevado a cabo ante la secretaría del Estado en el cual el deudor tenga su residencia570. No obstante, si el acreedor no lleva a cabo el registro ante la USPTO puede verse afectado por una cesión posterior en la que el cesionario podrá interponer la excepción de buena fe estudiada anteriormente. En este orden de ideas, lo más aconsejable es que el acreedor que intenta hacer oponible ante terceros la constitución de una garantía sobre una patente, realice por una parte la inscripción a la que hace referencia el artículo 9 del Uniform Comercial Code y, paralelamente, acuda a la USPTO para registrar dicho acto, aún a sabiendas de que ninguna de las dos opciones le dará una protección completa contra una enajenación del derechos sobre el cual recae el gravamen sin su consentimiento571.

569 Sección 37 C.F.R. § 3.11 del Manual de procedimiento de examinación de patentes, literalmente establece que: “Assignments of applications, patents, and registrations, accompanied by completed cover sheets as specified in §§ 3.28 and 3.31, will be recorded in the Office. Other documents, accompanied by completed cover sheets as specified in §§ 3.28 and 3.31, affecting title to applications, patents, or registrations, will be recorded as provided in this part or at the discretion of the Director”. 570 El Uniform comercial Code § 9-106 establece que “[g]eneral intangibles’ means any personal property (including things in action) other than goods, accounts, chattel paper, documents, instruments, and money. This would include copyrights, trademarks, and patents”, U.C.C. § 9-106, Official Comment to 1990 Official Text. 571 MAHAMEDI, V., “Recording Security Interests in Patents: Accepting a Traditional Federal System to Preserve the Policies of Patent Law”, en Boston University Journal of Science & Technology Law, núm. 15, 1996, pág. 8.


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174. En conclusión, en los Estados Unidos cuando nos encontramos en frente de una cesión será necesario que esta se realice a través de un documento escrito y, aunque no es obligatorio realizar el registro del contrato ante la USPTO, este deberá llevarse a cabo si se quiere que el acto de cesión tenga un efecto vinculante ante terceros. Esta inscripción en el registro aunque es posible de realizarla ante la Oficina, en el caso de las licencias o las garantías, no tiene los mismos beneficios que acompaña a los actos de cesión. 175. En nuestra opinión, al referirnos a la inscripción de la licencia y de las garantías, la falta de un tratamiento análogo por parte del Estado al de la cesión en cuanto a sus efectos registrales es injustificado, puesto que si bien es cierto que una licencia o la constitución de una garantía no comporta una transmisión del derecho de dominio sobre la patente, debido a su importancia económica es de especial relevancia que se otorgue una seguridad jurídica a las partes contratantes. Estudiadas las formalidades y el registro de los contratos de licencia en los Estados Unidos, siguiendo el iter lógico planteado, analizamos ahora las dichas formalidades existentes en la Unión Europea con el fin de comparar el nivel de protección y seguridad jurídica que estas otorgan a los contratantes en los países productores de tecnología.

C. Normas relativas a las formalidades y al registro de los contratos de licencia de tecnología en la Unión Europea

176. En el presente epígrafe se estudian los tres instrumentos jurídicos que regulan el registro y las formalidades aplicables a las patentes de invención en la Unión Europea. El primer instrumento que se analiza es el CPE (1), siguiendo con la propuesta de

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Reglamento de la patente comunitaria y, finalmente, la Ley española de patentes (3). Este estudio nos permitirá identificar el nivel de protección y seguridad jurídica que estos instrumentos aportan en los contratos de transferencia de tecnología.

1. Normas del CPE aplicables a los Estados miembros de la UE relativas a la forma y registro de contratos de licencia

177. Empezaremos este apartado con el análisis de las normas que establecen el registro y la publicidad de los actos jurídicos con las disposiciones contenidas en el CPE, recordando que, aunque no es un Convenio que forma parte del sistema normativo de la UE, es aplicable a todos sus países miembros. La primera norma que analizaremos dentro del texto del CPE es el artículo 72, que impone la obligación de la forma escrita para le cesión de las solicitudes de patente europea con el fin de realizar una comparación con el régimen aplicable a los contratos de licencia. Este artículo dispone:

“Artículo 72: Cesión. La cesión de la solicitud de una patente europea deberá formalizarse por escrito y requerirá la firma de las partes contratantes”.

De igual manera la regla 20 del Reglamento de ejecución del CPE572 establece:

572 Reglamento de Ejecución del Convenio relativo a la Patente Europea 2000, en la redacción adoptada por el Consejo de Administración en su decisión de 12 de diciembre de 2002, BOE núm. 22 de 25 de enero de 2003. En la Regla 143 se enumeran los documentos que serán admitidos al registro de la EPO y particularmente en la letra w) se indica la cesión de la solicitud de patente europea.


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“Inscripción de las transferencias: (1) La transferencia de una solicitud de patente europea se inscribirá en el Registro Europeo de Patentes a petición de cualquier parte interesada, mediante la presentación de los documentos que prueben esta transferencia. (…) (3) Una transferencia sólo surtirá efectos por lo que respecta a la Oficina Europea de Patentes en la medida en que se hayan aportado los documentos a que se refiere el párrafo 1 y a partir de la fecha de su presentación”.

De la lectura del apartado 1 del Reglamento de ejecución del CPE se desprende que es necesario aportar los documentos en los que se pruebe la existencia de la cesión. Aunque en principio, debido a que la regla 20.1 se refiere a documentos que prueben la existencia del acto, pudiese pensarse que existe una libertad probatoria para demostrar la cesión, es necesario tener en cuenta el artículo 72 del CPE, comentado anteriormente, que establece la obligación de aportar un documento escrito y firmado por las partes. Por otro lado, el apartado 3 de la regla nos señala expresamente el alcance del registro de la cesión ante la EPO indicando que el registro será una herramienta para brindar al acto una oponibilidad ante terceros, pero no es un requisito para su existencia. 178. Ahora bien, el CPE otorga un tratamiento distinto a los acuerdos o actos que no involucran una transferencia del derecho de dominio, tales como la licencia. Al respecto el artículo 73 establece:

“Licencia contractual: Una solicitud de patente europea podrá ser, total o parcialmente, objeto de licencias para la totalidad o parte de los territorios de los Estados contratantes designados”.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Al referirse a la posibilidad de otorgar licencias sobre la solicitud de patente, no se establece el requisito impuesto en la cesión acerca de la obligatoriedad de contar con un documento escrito para formalizar el acto. El Reglamento de ejecución del CPE al respecto establece:

“Regla 21. Inscripción de licencias y de otros derechos: Los párrafos 1 y 2 de la Regla 20 se aplicarán mutatis mutandis a la inscripción de la concesión o de la transferencia de una licencia, así como a la inscripción de la constitución o de la transferencia de un derecho real sobre una solicitud de patente europea y de la ejecución forzosa sobre dicha solicitud”.

Podemos observar cómo se omite expresamente la aplicación del párrafo 3 de la Regla 20 en la cual se establece el alcance frente a terceros de la inscripción de la cesión. Esta situación nos puede conducir a una interpretación similar a la del sistema legal de los Estados Unidos en el donde la publicidad y oponibilidad ante terceros se otorga únicamente a los contratos de cesión, mas no a los de licencia. 179. En este sentido, nos remitimos a las críticas formuladas en su momento respecto a la utilidad que supondría equiparar el régimen de la inscripción en el registro de los contratos de licencia y otros derechos reales constituidos sobre la solicitud al que está configurado para la cesión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, puesto que el CPE establece que una vez concedido el título de la patente europea esta debe ser objeto de validación en los países designados, será competencia de las legislaciones internas fijar las normas de registro, publicidad y protección de la parte débil de la relación respecto a los actos que involucren una transferencia tecnológica.


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2. Las formalidades y registro del contrato de licencia dentro del proyecto de Reglamento de la patente comunitaria

180. Dentro del ámbito europeo consideramos importante hacer referencia al proyecto de Reglamento de la patente comunitaria573, ya que aunque no se encuentra vigente, supondría un enorme avance para la consolidación de un sistema unitario en materia de patentes de invención. La idea de la creación de una patente comunitaria nace de la iniciativa de crear una patente de carácter supranacional que disminuyera los costes para los solicitantes y que complementara el proceso iniciado por el CPE. El concepto de la Patente Comunitaria quedó plasmado en el Convenio de Luxemburgo de 15 diciembre 1975, modificado y revisado el 15 de diciembre de 1989. Debido al escaso número de ratificaciones, el Convenio nunca entró en vigor y fue abandonado. No obstante el fracaso del anterior Convenio, la Comisión presentó el 1 de agosto de 2001 una propuesta de Reglamento de la Patente Europea cuya última versión fue dada a conocer el 8 de marzo del 2004, pero que hasta la fecha no está en vigor a pesar de los recientes esfuerzos para impulsarlo574. 573 Vid. propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria de 8 de marzo de 2004, disponible en: http://www.uaipit.com (sección de legislación). Artículo 1. “La patente comunitaria tendrá carácter unitario. Surtirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá concederse, transmitirse, anularse o caducar para el conjunto de la Comunidad”. 574 Para un recuento histórico del Convenio de la Patente Europea y las razones por las que no ha entrado en vigor, CORNISH, W., VAVER, D. y BENTLY, L., Intellectual property in the new millennium, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pág. 76. En cuanto al futuro de la propuesta de Reglamento, STONE, P., EU Private international law: harmonization of laws, Londres, Edward Elgar Publishing, 2006, pág. 147. La principal diferencia del Convenio de la Patente Comunitaria con el CPE consiste en que mientras con éste último es

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Este proyecto de Reglamento sobre la patente comunitaria, contrario al CPE, se ocupa con mayor profundidad de las transferencias y licencias sobre las patentes. El artículo 15 respecto a la cesión de la patente dispone:

“La transmisión de una patente comunitaria deberá hacerse por escrito y requerirá la firma de las partes del contrato, salvo que resulte de una resolución judicial. Faltando estos requisitos la transmisión será nula. La transmisión se registrará en el registro de patentes comunitarias”.

181. En la norma trascrita anteriormente se observa que, a diferencia de las normas analizadas previamente, se establece expresamente la consecuencia de la falta de observancia de la forma escrita, en este caso la nulidad. De igual manera, se dispone el registro del acto de transmisión en el registro, cuyos efectos se establecen en el apartado 3 de la siguiente manera:

“La transmisión solo podrá oponerse frente a terceros después de su inscripción en el Registro de patentes comunitarias contemplado en el artículo 56 y dentro de los límites establecidos por los documentos contemplados en el Reglamento de ejecución contemplado en el artículo 59. No obstante, antes de su inscripción, la transmisión podrá tener efecto frente a terceros que hubiesen adquirido derechos después de la fecha de la transmisión pero que tuvieren conocimiento de esta en el momento de adquirir estos derechos”.

necesario llevar a cabo un proceso de validación en los países designados después de la concesión por parte de la EPO, el Convenio de la Patente Comunitaria presenta un carácter unitario. Esto quiere decir que el derecho concedido a través del sistema de la patente comunitaria no podrá ser concedido, transferido, anulado o caducado más que para el conjunto de los Estados miembros de la Unión. O'CALLAGHAN MUÑOZ, X., Propiedad industrial: Teoría y práctica, Madrid, Ramón Areces, 2001, pág. 78.


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En cuanto al contrato de licencia, la propuesta de Reglamento establece:

“1. La patente comunitaria podrá ser objeto de licencias para toda la comunidad o parte de ella. Las licencias podrán ser exclusivas y no exclusivas. 2. Los derechos conferidos por la patente comunitaria podrán invocarse contra el licenciatario que viole alguno de los límites del contrato de licencia. 3. Los apartados 2 y 3 del artículo 15 serán aplicables a la concesión o a la transmisión de una licencia de patente comunitaria”.

Contrario a lo que sucede en el CPE y en el sistema de Estados Unidos, en la propuesta de Reglamento se realiza una equiparación en los efectos del registro en los contratos de cesión y de licencia. No obstante, la forma escrita permanece siendo un requisito exigible únicamente para los contratos de cesión. En el ámbito europeo, mientras en el CPE encontramos que existe una coincidencia con el sistema legal de Estados Unidos en cuanto a la falta de oponibilidad del registro ante terceros, la propuesta de Reglamento sobre la Patente Comunitaria realiza la equiparación de los efectos otorgados al registro de la cesión y de la licencia.

D. Las formalidades del contrato de licencia en la ley 11/1986 sobre patentes de invención y modelos de utilidad de España

182. Consideramos que debemos hacer especial mención a la Ley española de patentes, debido a dos factores fundamentales. El

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA primero consiste en que el tratamiento que esta ley otorga al contrato de licencia y cesión constituye una excepción en el Derecho comparado que no suele ocuparse en extenso de estos contratos en las leyes de patentes575. El segundo, por la especial condición que tiene España de receptor de tecnología pero con tendencia al cambio progresivo hacia la de productor de conocimientos tecnológicos576. El legislador español desde el preámbulo de la Ley de patentes acepta la importancia que la transferencia de tecnología supone para el país y, teniendo en mente las especiales condiciones de España como receptor de tecnología, manifiesta que uno de las formas de lograr la misma es reforzar las obligaciones en cabeza de los titulares de derechos, que tal como sostenemos en esta tesis doctoral constituyen la mayoría de las veces la parte fuerte de la relación contractual. En el preámbulo se dispone:

“La Ley tiene en cuenta que una Ley española de Patentes, debe tender a promover el desarrollo tecnológico de nuestro país, partiendo de su situación industrial, por lo que ha prestado una especial atención a la protección de los intereses nacionales, especialmente mediante un reforzamiento de las obligaciones de los titulares de patentes a fin de que la explotación de las patentes se produzca dentro del territorio nacional y tenga lugar, en consecuencia, una verdadera transferencia de tecnología, pero siempre respetando el Convenio de la Unión de París

575 Un ejemplo de esta situación lo encontramos en la ley alemana, en donde se encuentra el fundamento del contrato de licencia únicamente en dos disposiciones: el parágrafo 20 de la Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, en adelante GWB y el 15.2 del Patentgesetz, disponible en: http://www.uaipit.com, sección de legislación (última consulta 05/05/2012). 576 Para un análisis de la evolución de la producción tecnológica española véase ORTIZ-VILLAJOS, J. M., Tecnología y desarrollo económico en la historia contemporánea: estudio de las patentes registradas en España entre 1882 y 1935, Madrid, Oficina Española de Patentes y Marcas, 1999.


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de 20 de mayo de 1883 texto revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en vigor en España”577.

183. En desarrollo del enunciado trascrito anteriormente la legislación española de patentes establece una serie de artículos en los cuales se establecen obligaciones para las partes intervinientes en contratos de cesión y licencia de patentes. En primer lugar, encontramos la reafirmación de la transmisibilidad de la solicitud y de la patente ya concedida. El artículo 74 Ley española de patentes establece:

“1. Tanto la solicitud de patente, como la patente son transmisibles y pueden ser objeto de licencias y de usufructo. También pueden ser dadas en garantía mediante la constitución de una hipoteca mobiliaria que se regirá por sus disposiciones específicas y cuya constitución se notificará al Registro de la Propiedad Industrial. 2. Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que sean válidos. Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y pueden ser objeto de licencias y de usufructo. También pueden ser dadas en garantía mediante la constitución de una hipoteca mobiliaria que se regirá por sus disposiciones específicas y cuya constitución se notificará al Registro de la Propiedad Industrial. 3. Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que sean válidos. (…)”

577 Ley 11/86 de patentes, cit. supra.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Como se puede apreciar, la norma española aporta mucha más información que normas análogas del CPE o que la propuesta de Reglamento de la patente comunitaria, estableciendo, además de la posibilidad de constituir derechos reales sobre la patente, el requisito de la forma escrita y las consecuencias de su falta de observancia. 184. En cuanto al alcance del registro para la oponibilidad ante terceros el artículo 75 de la Ley española de patentes dispone:

(…) 2. Salvo en el caso previsto en el artículo 13.1, la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya concedidas, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes. Reglamentariamente se establecerá la forma y documentación necesaria para dichas inscripciones578. 3. No podrán invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de patente o sobre patentes que no estén debidamente inscritos en el Registro. Tampoco podrá mencionar en sus productos una solicitud de patente o una patente, quien no tenga inscrito un derecho suficiente para hacer esa mención. Los actos realizados en violación de lo

578 El artículo 54 del Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986 de Patentes establece en referencia a la información necesaria para la inscripción de una licencia en el registro que: “en la solicitud de inscripción de la licencia se deberá indicar si es exclusiva o no, así como las eventuales limitaciones del contrato en cuanto a su objeto, duración, modalidad de explotación, ámbito territorial o aplicaciones. También se indicará si el titular de la licencia puede cederla o conceder sublicencias. En el caso de que en la solicitud de inscripción no se indicara alguno de los extremos mencionados, la licencia se inscribirá conforme a las presunciones legales establecidas en el artículo 75 de la Ley de Patentes”.


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dispuesto en este apartado serán sancionados como actos de competencia desleal”.

Por lo tanto, como se infiere de la norma trascrita, la Ley española de patentes se alinea con las legislaciones del grupo de los países receptores de tecnología, en donde se otorgan los mismos efectos al acto de registro tanto del contrato de cesión, cuanto de licencia, es decir, tal como se establece en el apartado tercero, la oponibilidad frente a terceros dependerá de que el contrato sea registrado ante la OEPM. La equiparación realizada por la ley española de patentes está dirigida a beneficiar al licenciatario, quien, gracias a la existencia de esta disposición, tendrá un grado de seguridad mayor en cuanto a la no existencia sin su conocimiento de otra autorización de explotación sobre la patente sobre la cual recae el contrato de licencia. 185. En conclusión, salvo las disposiciones comentadas en la Ley española de patentes, las normas que establecen el registro de contratos que no involucren una transferencia del derecho de dominio sobre una patente o una solicitud de patente, tales como la licencia, no aportan una seguridad jurídica a los participantes en un contrato de transferencia de tecnología, puesto que no contarán con la herramienta del registro para verificar si existe otro derecho de explotación o algún gravamen sobre el derecho de propiedad industrial objeto del contrato. VI. Normas de inversión extranjera que afectan a los contratos de transferencia de tecnología

A. Planteamiento

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA 186. Debido a la importancia que la inversión extranjera presenta para la economía de los países, los Estados han regulado este tema a través de normas de obligatorio cumplimiento. A continuación presentaremos las normas que regulan la inversión extranjera que afectan directamente los procesos de transferencia de tecnología en países con un alto nivel de desarrollo. Aunque en principio estas normas no están dirigidas a la protección de la parte débil de la relación, servirán como un indicador de la forma en que países eminentemente productores de tecnología protegen intereses considerados fundamentales de posibles intervenciones indebidas de inversionistas extranjeros. De acuerdo con la doctrina especializada, la inversión extranjera consiste en la transferencia de activos tangibles o intangibles desde un país a otro con el propósito de ser usados para generar riqueza, bien sea bajo el control total o parcial del propietario de los activos579. Dentro de esta definición se excluye expresamente el movimiento de capitales destinados a la compra de acciones de la empresa receptora. La introducción de los bienes intangibles en el concepto de inversión extranjera, se ha llevado a cabo de una forma progresiva. Inicialmente se incluyeron derechos contractuales mediante los cuales los inversores llevaban sus equipos o maquinarias al país anfitrión, tales como derechos de leasing, prenda o préstamos. Posteriormente, a raíz del caso Barcelona traction580 llevado ante

579 SORNARAJAH, M., The international law on foreign investment, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pág. 7. 580 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, pág. 3. En este caso la compañía canadiense fue declarada en quiebra por un juzgado de Reus en 1948 y posteriormente el gobierno belga ya que los accionistas de dicha compañía eran de esta nacionalidad, elevaron un demanda ante la Corte internacional de justicia tratando de ejercer la protección diplomática sobre el perjuicio sufrido por sus nacionales (personas naturales y jurídicas). En la decisión se rechazaron las pretensiones por no poseer Bélgica el ius standi para alegar la protección diplomática de sus nacionales ya que de


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la Corte internacional de justicia se incorporaron los derechos sobre las acciones en compañías de países anfitriones y, finalmente la última fase fue la inclusión de los derechos de propiedad industrial e intelectual dentro del alcance del concepto de inversión extranjera581. No solamente el concepto de inversión extranjera ha evolucionado, sino también la forma en que esta se lleva a cabo. En sus inicios consistía en individuos o un grupo de asociados que se aventuraban a hacer negocios en el exterior con el fin de obtener ganancias rápidas y regresar a sus países de origen. Aunque algo de esta esencia se conserva actualmente, la mayor parte de la inversión extranjera moderna proviene de las empresas multinacionales que, contrario a lo que sucedía anteriormente, tienen una vocación de permanencia en los países anfitriones582.

B. La inversión extranjera en el ámbito internacional.

acuerdo con la Corte debía el facultado para invocar dicha protección debía ser el Estado canadiense. Dos precedentes de suma importancia ha dejado este caso. El primero es que el Estado en el cual una sociedad se encuentra constituida prevalece sobre la nacionalidad efectiva, que en este caso era belga. El segundo, que la protección diplomática puede ejercerse sobre personas naturales, pero también jurídicas. El texto completo de la decisión de la Corte está disponible en: http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf, última consulta 19/05/2012. 581 SORNARAJAH, M., The international law on foreign investment, op. cit., pág. 10. 582 Ibid. pág. 65


1. Los acuerdos internacionales de inversión extranjera y los procesos de transferencia internacional de tecnología

187. En el ámbito internacional de la OMC se negoció en la Ronda de Uruguay el llamado Acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio, en adelante TRIMS (Trade related investement mesures). Este Acuerdo, a pesar de su corta extensión, ha sido de gran importancia en el debate de la relevancia de los acuerdos multilaterales de la OMC y los países en desarrollo. Uno de los objetivos principales de la inclusión de las inversiones en las negociaciones de la Ronda de Uruguay fue cambiar la percepción hostil que tenían los países en vías de desarrollo hacia la inversión extranjera. A pesar de un ambicioso comienzo, los resultados finales fueron de alcance limitado583. El Acuerdo TRIMS tiene como objetivo fundamental reafirmar la aplicación del principio del trato nacional establecido en su artículo 3. Para tal fin, se dispone en el artículo 2 que los países miembros se comprometerán a no aplicar medidas en materia de inversiones que estén en contraposición con los artículo 3 y 11 del GATT que se refieren al trato nacional y a la eliminación general de las restricciones cuantitativas a las importaciones o exportaciones respectivamente. En el apartado 2 de este artículo se hace referencia a una lista ilustrativa de las medidas en materia de inversiones que son incompatibles con la obligación de trato nacional, tales como la imposición de un límite de compras de productos provenientes de productores nacionales o extranjeros584.

583 Para un análisis completo del Acuerdo TRIMS, véase MACRORY, P., EDMOND APPLETON, A. y PLUMMER, M. G., The World Trade Organization: legal, economic and political analysis, vol. 2, Nueva York, Springer, 2005. 584 Anexo 1. a) “la compra o la utilización por una empresa de productos de origen nacional o de fuentes nacionales y, a se especifiquen en términos de productos determinados, en términos de volumen o valor de los productos, o


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188. Aunque por sí solo el Acuerdo TRIMS no contiene disposiciones relativas a los procesos de transferencia de tecnología o licencias sobre conocimientos tecnológicos, si tomamos en consideración su texto en concordancia con otros acuerdos de similar naturaleza como el Acuerdo ADPIC el resultado será la disminución de la capacidad de difusión y control de cierto tipo de tecnologías que pueden ser de especial relevancia para un país en desarrollo so pretexto de una posible violación del principio del trato nacional585. Un caso que nos ayuda a ilustrar la aplicación del Acuerdo TRIMS en concordancia con otros acuerdos comerciales a procesos de transferencia de tecnología es el de Indonesia’s national car programme. Antecedente a analizar:

Con el National Car Programme, introducido en febrero de 1996 por el gobierno de Indonesia, se estableció una exención de impuestos aduaneros a autopartes provenientes de Corea que fuesen utilizadas en la industria local de ensamblaje de vehículos. Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, cuyas empresas multinacionales del sector de la automoción estaban siendo directamente afectadas, llevaron el caso ante un panel especializado de la OMC para resolver este tipo de disputas. Uno de los puntos de este programa era la creación de joint ventures con empresas nacionales

como proporción del volumen o del valor de su producción local; o b) que las compras o la utilización de productos de importación por una empresa se limite a una cantidad relacionada con el volumen o el valor de los productos locales que la empresa exporte”. 585 CORREA C. M. y KUMAR, N., Protecting foreign investment: implications of a WTO regime and policy options, Londres, Zed Books, 2003, pág. 85.


con el fin de beneficiarse de las marcas locales y compartir tecnología. El argumento esgrimido por Indonesia fue que, teniendo en cuenta que durante dos décadas en las que compañías extranjeras se involucraron en el sector de la automoción no existió una transferencia tecnológica, este programa estaba dedicado a fortalecer el intercambio de conocimiento con las empresas coreanas. La decisión final del panel fue que el programa violaba el principio de trato nacional y en consecuencia Indonesia se vio obligada a desistir del mismo586.

Con este caso, además de observar el alcance del Acuerdo TRIMS y la posibilidad de que sirva como fundamento para intervenir en un intento por incrementar el flujo de conocimientos tecnológicos hacia un país receptor de tecnología, podemos apreciar la enorme influencia que las empresas multinacionales ejercen en la inversión extranjera. 189. La inversión extranjera y los derechos de propiedad industrial e intelectual se encuentran vinculados íntimamente al estudiar el tema de la transferencia de la tecnología. En este sentido, el Acuerdo ADPIC ha ejercido una enorme influencia en el campo de la inversión extranjera con la introducción de la figura de las licencias obligatorias, que está directamente relacionada con uno de los grandes temores de los inversores extranjeros: la expropiación. Recordemos que, mientras ADPIC es un acuerdo de mínimos que debe ser trasladado a las legislaciones nacionales de los países miembros de la OMC, la inversión extranjera, en la mayoría de los

586 Reporte del panel de la OMC en el caso Indonesia car case WT/DS554/R y WT/DS559/R de julio 2 de 1998, disponible en: http://www.wto.org (última consulta 19/05/2012). ORTINO, F. y PETERSMANN E. U., The WTO dispute settlement system, 1995-2003, Londres, Kluwer Law International, 2004, pág.177; HOEKMAN, B. M. y KOSTECKI, M., The political economy of the world trading system: the WTO and beyond, Oxford, Oxford University Press, 2001, pág. 203.


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casos, se regula a través de convenios bilaterales o multilaterales. De esta manera, si en el texto del convenio se establece que prevalecen las normas jurídicas del país anfitrión será muy remota la posibilidad de que al otorgarse una licencia obligatoria en contra de una empresa nacional del país de inversión dicho acto sea considerado como expropiación, sin embargo, como suele suceder, si no se establece la prevalencia del ordenamiento jurídico del país anfitrión, la expedición de una licencia obligatoria puede ser tratado como una expropiación violatoria del convenio, dejando de esta forma, por vía de un instrumento regulador del tema de la inversión extranjera, inoperante la figura creada en ADPIC587. 190. Aunque tal como demuestran estudios económicos588 los países que poseen sistemas débiles de protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual inducen a los inversionistas a concentrarse en procesos de distribución y no de producción, el solo hecho de tener un sistema robusto de protección de estos derechos tampoco es una garantía para que se lleven a cabo procesos de transferencia de tecnología con una repercusión más allá de la empresa filial. Especialmente en el campo de la alta tecnología existe la tendencia a entrar en el país anfitrión a través de las empresas filiales en las cuales existe una propiedad plena de la empresa principal y no a través de aquellas, fruto de la constitución de un joint venture con nacionales que implicaría una propiedad compartida589. 587 Acerca de este tema en el marco del NAFTA véase D’AMATO y HERTZ, “Shaping the trident; Intellectual property under NAFTA, investments protection agreements and the World trade organization”, Canada–United States law journal, núm. 261, 1997. 588 JAVORCIK, B., “The composition of foreign investment and protection of intellectual property rights in transition economies”, en European economic review, núm. 48, 2004, pág. 45. 589 ASIEDU, E. y ESFAHANI, H., “Ownership structure in foreign direct investment projects”, en Review of economics and statistics, núm. 83, 2001, pág. 653.


2. El papel de las empresas transnacionales en la inversión extranjera y la transferencia de tecnología

191. El papel determinante que presentan en la economía global las empresas multinacionales parece un hecho probado. De acuerdo con los datos de la UNCTAD, en el año 2002, 700 empresas, de las cuales el 98% eran empresas multinacionales, sumaron el 46% del gasto mundial en investigación y desarrollo y el 69% del total de los ingresos generados por esta actividad590. Estas cifras nos dan una idea de la importancia de las empresas transnacionales en los procesos de producción y licenciamiento de tecnología de suerte que la inversión extranjera a través de este tipo de empresas representa uno de las formas más recurridas y efectivas para llevar a cabo los procesos de transferencia tecnológica591, debido a que a través de ella una empresa local puede adquirir directamente de la empresa principal la tecnología que de otra manera tendría que adquirir a través de operaciones de compra o licenciamiento de derechos sobre la misma. Paralelamente, el proceso de expansión de las grandes compañías y su estrategia global ha conducido al establecimiento de filiales encargadas de diferentes actividades comerciales y de producción, pero en las que ha estado ausente el factor de investigación y desarrollo que continua estando en cabeza de las casas matrices o sedes centrales de las empresas592. Esta situación ha dado origen a 590 CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO, UNCTAD, World Investment Report: Transnational Corporations and the Internalization of R&D. Nueva York y Ginebra, 2005. 591 BLOMSTRÖM, M. y KOKKO, A. “How foreign investment affects host countries”, op. cit., pág.17. 592 Si bien es cierto que en su mayoría las actividades de innovación desarrollada por este tipo de compañías se lleva a cabo en el lugar en donde la sede principal de la empresa tiene su asiento, también lo es que la tendencia a la descentralización en las labores de investigación y desarrollo está en franco


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la denominada transferencia intrafirm. Este tipo de transferencia de tecnología se ha llevado a cabo con mayor intensidad en los sectores en los que la tecnología cambia rápidamente y donde los potenciales receptores pueden convertirse en futuros competidores, pero gracias a las ventajas que presenta en cuanto a la facilidad de comunicación, coordinación y control sobre la tecnología, se ha convertido en un medio eficaz de penetrar nuevos mercados sin correr los riesgos y, a no solamente de infracción de derechos, sino de tener que enfrentar una competencia que utilice una plataforma basada en la tecnología que de otra manera se hubiera transferido a un tercero593. 192. Ahora bien, el sistema de filiales o subsidiarias y empresas principales no es la única forma conocida para llevar a cabo la inversión extranjera. También es posible realizar las inversiones a través de la asociación con empresas locales o de la constitución de nuevas sociedades con nacionales del país anfitrión a través de acuerdos de joint venture. En el campo de la transferencia de tecnología sin embargo, la efectividad de esta clase de inversiones está directamente ligada con el nivel de protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual que protegen la tecnología transferida. Algunos autores señalan que en los países con bajos niveles de protección de estos derechos en los que además se impongan obligaciones como la constitución de sociedades con aumento. Para un análisis detallado de la forma en que las empresas transnacionales han descentralizado distintas tareas, incluyendo la de investigación y desarrollo, CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO, UNCTAD, World Investement Report, Ginebra, Organización de Naciones Unidas, 2011; sobre el mismo tema desde un punto de vista económico, JAVORCIK, B., “Foreign direct investment and international technology transfer”, 2010, disponible en: http://www.chch.ox.ac.uk/sites/default/files/Javorcik.pdf (última consulta 19/05/2012). 593 CORREA, C., “Technology transfer in the WTO Agreements”, op. cit., pág. 443.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA empresas nacionales las posibilidades de establecer una transferencia de tecnología fluida son escasas594. Algunos legisladores y académicos sostienen que la inversión extranjera sirve, no solamente para atraer capitales, crear puestos de trabajos y mejorar la productividad de las empresas locales objeto de la inversión595, sino para lograr una transferencia de conocimiento proveniente de la empresa foránea a las empresas del país anfitrión (spillover). Con el objeto de cumplir estos tres fines, los Estados, sobre todo en países en vías de desarrollo, han invertido cuantiosos esfuerzos para crear condiciones propicias para atraer la inversión extranjera. No obstante, no existen estudios que demuestren de una manera fehaciente la relación entre la

594 Véase MORAN, T, “How to investigate the impact of foreign direct investment on development and use the results to guide policy”, en COLLINS, S., Brookings trade forum, Washington, Brookings institution press, 2008, pág. 42; y MANSFIELD, E., Intellectual property protection, direct investment, and technology transfer: German y, Japan, and the United States, Washington, World Bank Publications, 1995. En esta última obra el autor a través de encuestas a empresas líderes en el sector de la electrónica, farmacéutica y maquinaria pesada de Alemania, Japón y Estados Unidos, trata de establecer una relación en la que los países con mayor protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual serán los destinatarios preferidos de los países industrializados para realizar procesos de transferencia de tecnología. Sin embargo, en estudios más extensivos no se encuentra una clara relación entre la mayor protección de los derechos de propiedad industrial y el incremento de la inversión extranjera. En este sentido, MASKUS, K. y EBY-KONAN, D., “Trade-Related Intellectual Property Rights: Issues and Exploratory Results”, en Analytical and negotiating issues in the global trading system, 1994, págs 23 y ss. 595 MASKUS, K. y EBY-KONAN, D., “Trade-Related Intellectual Property Rights: Issues and Exploratory Results”, op. cit. pág. 23. Diferentes estudios realizados para poner en evidencia la relación entre la inversión extranjera directa y la mejora en la productividad de las empresas locales han llevado a resultados contradictorios; uno de los motivos de esta contradicción radica en que estos trabajos han tomado como base datos de empresas ubicadas en países desarrollados en donde la brecha tecnológica entre empresas locales y foráneas no es de igual magnitud a la que se presenta en los países con menor nivel de desarrollo tecnológico.


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inversión extranjera y la expansión de conocimiento en el país receptor de la inversión que justifiquen los enormes esfuerzos que los gobiernos emplean en atraer a los inversionistas extranjeros596. Sin embargo, a pesar que las empresas multinacionales cuidan celosamente los conocimientos tecnológicos protegidos por derechos de propiedad industrial e intelectual (tales como patentes de invención y secretos empresariales) es habitual que estén abiertas a compartir conocimientos no vitales como, por ejemplo, técnicas de control de calidad, estrategias de inventario y otros tipos de conocimientos que si bien no están dispuestos a transferir a empresas competidoras, si lo harán con sus proveedores locales de la cadena productiva597 Vista la estrecha relación y directa incidencia que poseen los acuerdos internacionales de inversión extranjera sobre los procesos de transferencia internacional de tecnología, corresponde ahora estudiar la regulación de la inversión extranjera en Estados Unidos (A) y la Unión Europea (B).

596 En la década de los 90 se incrementó exponencialmente el número de agencias de promoción de inversiones que pasaron de 11 en 1990 a 63 en 2005 con marcada influencia en los países en desarrollo en donde se pasó de 3 a 20 en el mismo periodo de tiempo. De acuerdo con una encuesta realizada por el Banco Mundial, 59 de los 108 países consultados ofrecieron algún tipo de incentivo para atraer la inversión extranjera. SMARZYNSKA JAVORCIK, “Foreign Direct Investment and International Technology Transfer: What Do We Know? What Would We Like to Know?”, Inédito, 2007, citado por BANCO MUNDIAL, Global Economic Prospects: Technology Diffusion in the Developing World, Washington, D.C., World Bank Publications, 2008, pág. 160. 597 JAVORCIK, B., “Foreign direct investment and international technology transfer”, op. cit., pág. 5.


C. Las normas de inversión extranjera en los Estados Unidos que afectan a los contratos de transferencia de tecnología

193. A pesar de ser un país eminentemente inversor, en Estados Unidos existe una fuerte presencia de inversión extranjera directa. La mayor parte de esta inversión la recibe de países europeos como Francia, Alemania, Bélgica y el Reino Unido, seguida de algunos países asiáticos como Japón y recientemente China. Por tal razón, la economía de los Estados Unidos país ha sido tradicionalmente favorable a la inversión extranjera ofreciendo al inversor extranjero un tratamiento igual al que reciben los nacionales598. No obstante, existen ciertas excepciones a la libertad de inversión en Estados Unidos. Por una parte, existen restricciones en sectores que el gobierno federal considera como de importancia estratégica y, por otra, las restricciones originadas por la Exon-Florio Act599. En cuanto a las primeras restricciones, los sectores en los cuales se interviene efectivamente son: las operaciones bancarias ejercidas por entidades extranjeras600, las comunicaciones601, defensa

598 Datos obtenidos del Bureau of Economic Analysis del Departamento de Estado de Estados Unidos. Foreign Direct Investment in the U.S.: Balance of Payments and Direct Investment Position Data, disponible en: http://www.bea.gov/international/di1fdibal.htm (última consulta 19/05/2012). 599 Exon-Florio provision of the Defense Production Act U.S.C. app 2170. 600 Este tipo de operaciones está regulado por la International Banking Act (IBA) de 1978, la Foreign Bank Supervision Enhancement Act (FBSEA) de 1991 y la Riegle-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act de 1994, así como por las legislaciones estatales. Vid. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA, Restricciones a la inversión extranjera directa en Estados Unidos, núm. 08/24/06, WAS-JI, Washington, 2006. Las restricciones impuestas por estas leyes están relacionadas con: límites en el número máximo de sucursales por estado y en la adquisición de acciones con derecho a voto, exigencia de depósitos como medida de seguridad, obligación de proporcionar información sobre las actividades del banco dentro y fuera del país y registro ante el Secretario del Tesoro.


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nacional602, energía603 y actividades de transporte aéreo y marítimo604. Por otra parte, la Exon Florio Act consiste en un grupo de normas que otorgan al presidente la facultad de objetar ciertas operaciones de empresas extranjeras en Estados Unidos. El Committee on Foreign Investment in the United States, en adelante CFIUS, es la agencia federal que se encarga de la aplicación de esta ley, para lo cual adelanta investigaciones encaminadas a establecer los efectos potenciales que las inversiones extranjeras directas tendrán para la seguridad nacional. Ahora bien, aunque en principio esta regulación no afecta todo tipo de inversiones extranjeras directas, sino solamente las que representen un riesgo para la seguridad nacional, el Congreso de 601 En este sector la Federal Communications Commission a través de la Federal Communications Act, 47 U.S.C. § 310(b)(3) y 47 U.S.C. § 310(b)(4) de 1934, posteriormente modificada por la Telecommunications Act de 1996 que establece el requisito de la obtención de una licencia para la transmisión de energía, comunicaciones o señales de radio. Esta licencia no se otorga a empresas que tengan una participación extranjera superior al 20-25%, salvo casos de interés nacional. En cuanto al transporte marítimo las encargadas de regular el sector son la Shipping Act de 1916 USC. secc. 801 y la Merchant Marine Act de 1920, USC secc. 876. 602 Un importante número de las restricciones en este sector se encuentran consignadas en el Defense Industrial Security Program del Departamento de Defensa, desarrollado a través de la National Security Act de 1947, 50 U.S.C. 401 y la Executive Order núm. 10865, en ellas se establece el requisito de obtención de una autorización para acceder a la posibilidad de participar en procesos de contratación con el Departamento de Defensa. 603 Estas restricciones se encuentran en la Atomic Energy Act de 1954, 42 U.S.C. Secc. 2011 y, la Federal Power Act de 1920, 16 USC 791 que regulan la energía nuclear e hidroeléctrica, el gas natural y la electricidad. 604 De acuerdo la Federal Communications Act, 47 U.S.C. § 310(b)(3) y 47 U.S.C. § 310(b)(4), las empresas aéreas extranjeras pueden participar en una empresa nacional pero dicha participación no puede superar el 25% del poder de voto, o el 50% del capital social.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA los Estados Unidos no definió el concepto de “actividades que puedan poner en peligro la seguridad nacional”, con el propósito de asegurar la interpretación más amplia posible, sin limitarla a un sector de la industria en particular, es por esto que el CFIUS sostiene que el alcance de esta ley se extiende a todas las operaciones que incluyan productos, servicios o tecnologías esenciales para el mantenimiento de la seguridad nacional. El Departamento del Tesoro reglamentó la aplicación de la normatividad contenida en la Exon-Florio Act, estableciendo un sistema voluntario de notificación por parte de las partes implicadas en las operaciones de inversión extranjera directa. Debido a que la ausencia de esta notificación acarrea la posibilidad de una intervención directa del Presidente, quien posee la capacidad de paralizar la operación indefinidamente, la gran mayoría de las empresas cumple con dicha notificación de manera voluntaria. 194. Es extremadamente difícil tener certeza del impacto de este sistema de restricciones, debido a que las investigaciones adelantadas por el CFIUS poseen un carácter confidencial, sin embargo, la información que se ha podido recopilar proveniente exclusivamente de algunas empresas que se han visto envueltas en procesos de investigación apuntan a que estas se han llevado a cabo en sectores, tales como protección de información confidencial clasificada, conservación de la sede de una industria específica, reducción de competencia para contratos críticos de defensa, o la posible transferencia de tecnología a empresa matriz, socio o cliente extranjero605. El CFIUS ha recibido más de 1.500 notificaciones, llevando a cabo 25 investigaciones, de las cuales 13 operaciones fueron canceladas ante la comunicación por parte de CFIUS de su intención de llevar

605 FULLERTON, L. y GRINER, C., Review of Foreign Acquisitions Under the Exon-florio Provision, Chicago, American Bar Association, 1991, pág. 151.


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a cabo una investigación completa, mientras que los otros 12 casos llegaron hasta el presidente606. Solo ha habido un caso en el cual se ha bloqueado la operación, en donde el presidente George H. W. Bush ordenó a la empresa China National Aero Technology Import and Export Corp., propiedad del gobierno chino, dar marcha atrás a su operación de compra de participaciones en una empresa norteamericana de fabricación de componentes para aeronaves607. La amplia interpretación del concepto de “actividades que puedan poner en peligro la seguridad nacional”, sumada a la reacción de algunos legisladores ante la actitud del CFIUS de aumentar las investigaciones y con ello lograr que muchas empresas desistieran de su intención de realizar inversiones en los Estados Unidos, creó un clima de incertidumbre en los inversionistas que generó una fuerte presión para modificar el sistema. En el año 2007 el Congreso aprobó la Foreign Investment and National Security Act, en adelante FINSA608, con la que se formaliza el alcance de la Exon-Florio Act más allá de la defensa nacional a otros sectores como telecomunicaciones, energía y transporte, entre otros. La definición que esta Ley introduce de “infraestructuras críticas”, objeto de la regulación, es: “aquellos sistemas y bienes, físicos o

606 JACKSON, J. K., “The Exon-Florio National Security Test for Foreign Investment”, en Library of Congress Washington D. C. Congressional Research Service, 2010, pág. 26. 607 En este caso la empresa China National Aero Technology Import and Export Corp. (CATIC) notificó al CFIUS su intención de emprender una operación para adquirir parte de la compañía aérea MAMCO Manufactoring Co. dedicada a la producción de pequeños componentes metálicos para aeronaves comerciales cuyo principal cliente era la empresa BOING. La operación fue llevada a cabo antes de obtener la aprobación del CFIUS, así que la Casa Blanca, por recomendación de dicho organismo, ordenó la marcha atrás de la operación argumentando que con ella se podría poner en peligro la seguridad nacional. FULLERTON, L. y GRINER, C., Review of Foreign Acquisitions Under the Exon-florio Provision, op. cit., pág. 152. 608 Foreign Investment and National Security Act, 50 USC app. 2061.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA virtuales, que poseen una importancia tal para los Estados Unidos, que su destrucción o incapacitación supondría un debilitamiento en la seguridad nacional609”. 195. Esta última ley ha tenido un gran impacto en los procesos de transferencia de tecnología y por ende en las licencias internacionales de tecnología que se realizan desde las empresas filiales en suelo estadounidense a las empresas principales ubicadas en otros países. Como ejemplo utilizaremos el más reciente caso en el que ha tomado parte el CFIUS que nos dará una idea de las repercusiones económicas que esta ley está ejerciendo en las inversiones en el sector de la tecnología. Antecedente a analizar:

La empresa china Huawei technologies, Inc.610, la segunda productora más grande de equipos de telecomunicaciones del mundo, inició un proceso para adquirir, a cambio de 2 millones de dólares, una parte de la compañía 3Leaf systems, una pequeña empresa dedicada al sector de servidores para redes domiciliada en Santa Clara, California. En dicha operación Huawei además de la contratación de algunos empleados adquiriría las patentes de la empresa californiana. Debido al reducido tamaño de la operación, la empresa china no realizó la consulta voluntaria establecida en la ley, sin embargo, una vez finalizada la adquisición de los derechos de propiedad industrial, el CFIUS inició una investigación cuya conclusión fue que Huawei

609 El término “infraestructuras críticas” es definido textualmente por la Exon-Florio Act como: “systems and assets, whether physical or virtual, so vital to the United States that the incapacity or destruction of such systems or assets would have a debilitating impact on national security”. 610 Este caso se hizo público por divulgación de la empresa china, pero el documento con las observaciones del CIFUS no fue publicado por tener carácter reservado.


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debía dar marcha atrás a la operación. Después de que inicialmente el portavoz de esta empresa anunciara que no aceptaba las conclusiones del CFIUS y, que por tanto, esperaría a la decisión final a ser tomada por el presidente Obama, finalmente la empresa decidió aceptar la sugerencia de esta agencia y anular la operación.

196. Las conclusiones que se pueden extraer de este caso que, a pesar de no tratarse de un contrato de licencia, son perfectamente extrapolables a cualquier figura contractual que involucre una transferencia de tecnología. La primera, se refiere al alcance de la ley: si bien es cierto que con la definición de “infraestructuras críticas”, antes mencionada, se introdujo un mayor nivel de certeza en el ámbito de competencias del CFIUS, debemos apuntar que, en el caso estudiado, la tecnología estaba dirigida a servidores de redes, de suerte que no era evidente la interferencia de este sector con los “intereses vitales para la nación”. La segunda conclusión consiste en que, en un proceso de cesión de patentes, como este caso, o al estar en presencia de cualquier figura contractual que involucre una patente de invención o un derecho sujeto a registro, es imposible argumentar que dichas patentes pudiesen atentar contra la estabilidad de la nación, toda vez que al ser unas patentes concedidas, se encuentran publicadas y, por tanto, son de libre acceso. Finalmente, la marcada intervención que está teniendo el gobierno de los Estados Unidos en operaciones de empresas privadas en sectores diferentes al de la defensa nacional genera un alto nivel de inseguridad en los inversionistas, situación que podría llevar a dos tipos de resultados: el primero, que la inversión extranjera en Estados Unidos se reduzca y el segundo, que algunos países opten por tomar medidas análogas a las contenidas en la Foreign Investment and National Security Act.


D. Las disposiciones sobre inversión extranjera en la Unión Europea que afectan a los contratos de transferencia de tecnología

1. Los tratados de libre comercio de la Unión Europea con otros países

197. Hasta hace poco tiempo, la capacidad de negociar y firmar acuerdos que involucraran temas de inversión extranjera era competencia exclusiva de cada uno de los Estados miembros de la UE que llevaban a cabo acuerdos bilaterales con otros países y que tenían políticas individuales respecto a la inversión extranjera y sus propios modelos de acuerdos a firmar611. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009 la función de control del acceso al mercado único de las inversiones que no provengan de la Unión se encuentra regulada a nivel europeo. La regulación de inversiones a través de fondos soberanos de inversión, así como de empresa privadas extranjeras está definida por la política comercial común de la UE612 y, por tanto, está

611 Para revisar los modelos utilizados por el Reino Unido, Francia y Alemania, consultar http://investmentclaims.com/subscriber_treaties_bilateral (última consulta 19/05/2012). 612 De acuerdo con el glosario de la UE: La política comercial común “constituye uno de los principales instrumentos de las relaciones exteriores de la Unión Europea Es competencia exclusiva de la Unión e hizo posible la creación de una unión aduanera entre los Estados miembros. La política comercial común implica una gestión uniforme de las relaciones comerciales con los terceros países, en particular mediante un arancel aduanero común y regímenes comunes relativos a las importaciones y las exportaciones. El Tratado de Lisboa amplía asimismo la política comercial común a las inversiones extranjeras directas”, disponible en: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/commercial_policy_es.htm (última consulta 19/05/2012).


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dentro de la esfera exclusiva de la normativa de la Unión Europea613. 198. En efecto, en el artículo 206 del TFUE se dispone que, a través de la creación de una unión aduanera, la Unión contribuirá, en el interés común al desarrollo armonioso del comercio mundial, a la supresión progresiva de las restricciones a los intercambios internacionales y a las inversiones extranjeras directas, así como a la reducción de las barreras arancelarias y de otro tipo. Posteriormente, en el artículo 207 aparatado 1 TFUE se incluyen las inversiones extranjeras directas entre los aspectos incluidos en la política comercial común de la Unión que en concordancia con el artículo 3 bis, apartado 1, del TFUE es competencia exclusiva de la Unión. En suma, la política de control de la inversión extranjera pasa de estar en cabeza de cada uno de los Estados miembros, para entrar a formar parte de las competencias exclusivas de la Unión. Si un Estado miembro desea realizar un acuerdo con un tercer país en alguna materia considerada como de competencia exclusiva de la UE sólo podrá llevarlo a cabo si está expresamente facultado para hacerlo614. En este contexto, la Comisión ha establecido en una comunicación titulada “Hacia una política global europea en materia de inversión internacional”, los objetivos perseguidos con la implementación de una sola política uniforme en materia de inversión, no solamente extranjera en el territorio de la Unión, sino también de inversión europea en terceros países, en donde se destaca el objetivo de

613 BUNGENBERG, M., European Yearbook of International Economic Law, Londres, Springer, 2011, pág. 39. 614 Artículo 2 TFUE: “Cuando los Tratados atribuyan a la Unión una competencia exclusiva en un ámbito determinado, sólo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras que los Estados miembros, en cuanto tales, únicamente podrán hacerlo si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión”.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA proporcionar seguridad jurídica a los inversores, tanto de la UE, cuanto extranjeros. Paralelamente a la mencionada comunicación, la Comisión ha presentado una propuesta de Reglamento615 en la cual se fijan disposiciones transitorias para el manejo de los acuerdos ya firmados entre los Estados miembros y terceros Estados. 199. La inclusión de la inversión extranjera en la política comercial común tiene importantes repercusiones, entre ellas el hecho que los principios rectores de la UE deberán ser la guía a seguir en los acuerdos que involucren inversión extranjera directa por mandato del artículo 207 del TFUE. Así, el TFUE en su artículo 205 remite a los principios consignados en el artículo 21 del TUE616 en el que se encuentran principios de de diversa índole que van desde el respeto a los derechos humanos (artículo 21.2.b TUE), respeto al medio ambiente (artículo 21.2.f TUE) y buena gobernanza mundial (artículo 21.2.h TUE), hasta el apoyo al desarrollo sostenible en los planos económico, social y medioambiental de los países en desarrollo, con el objetivo fundamental de erradicar la pobreza (artículo 21.2.d TUE)617. La aplicación de estos principios a los acuerdos en los que se involucre la inversión extranjera cobra más importancia aún debido

615 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones transitorias sobre los acuerdos bilaterales de inversión entre Estados miembros y terceros países, COM (2010) 344, disponible en: http://www.europarl.europa.eu (última consulta 19/05/2012). 616 Tratado de la Unión Europea de 9 mayo 2008, DOUE C 115-13, disponible en: http://www.eur-lex.europa.eu/ 617 Ya existen antecedentes en la negociación de tratados de libre comercio que involucran temas de inversión extranjera en donde la UE ha supeditado la firma del tratado a temas de derechos humanos y mejoramiento de condiciones de sindicalistas. Esta situación se puede apreciar en el caso del tratado de libre comercio entre la UE y Colombia. Noticia del 11 de abril de 2011, disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-262164-tlc-entre-colombia-y-union-europea-va-buen-camino, última consulta, (última consulta 19/05/2012).


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al papel protagónico que cumple el Parlamento Europeo en el trámite de ratificación de dichos acuerdos, toda vez que se establece el requisito de llevar a cabo el procedimiento legislativo ordinario y, al mismo tiempo, permite prever la inclusión de normas dedicadas a incentivar la transferencia de tecnología en condiciones que permitan la difusión de estos conocimientos en los países menos desarrollados618.

2. La transferencia de tecnología en el TLC de la UE y Colombia

200. En el momento de la redacción de esta tesis doctoral no se ha ratificado ningún acuerdo de libre comercio con países de América Latina, sin embargo, fruto de las negociaciones entre la UE y la CAN existen textos preliminares sobre los acuerdos con Perú, Colombia y recientemente Ecuador que están listos para enfrentar el proceso de ratificación619. Por la importancia de estos textos para la materia objeto de estudio en este trabajo de investigación consideramos importante referirnos a ellos sin perjuicio de los cambios que posteriormente se introduzcan. El título séptimo del texto del Acuerdo de libre comercio entre la UE y Colombia se ocupa de la propiedad industrial e intelectual y

618 Según SÁNCHEZ, V., El Derecho de la Unión Europea, Barcelona, Huygens Editorial, 2010, pág.122. “El procedimiento legislativo ordinario implica que Reglamentos, Directivas o Decisiones de la Unión son adoptados conjuntamente por el Parlamento y el Consejo, a propuesta de la Comisión. Vid. Artículos 289 y 294 del Tratado de la Unión Europea”. 619 Los textos de los acuerdos con Colombia y Perú que se encuentran pendientes de ratificación y todos sus anexos se encuentran disponibles en http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=691 (última consulta 19/05/2012).

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA en el artículo 196.3 se reconoce la importancia de mantener un balance entre los titulares derechos de propiedad industrial e intelectual y la salud pública, seguridad alimentaria, medio ambiente, acceso a la información y, transferencia de tecnología. Esta es la primera vez en que se hace referencia a la transferencia de tecnología en el acuerdo, sin embargo, la transferencia internacional de tecnología es abordada en numerosos apartados del mismo desde diferentes ópticas. La primera de ellas que encontramos en el texto del acuerdo está contenida en el artículo 197 en dos apartados distintos. En el apartado 5 se establece que las partes podrán tomar las medidas necesarias para impedir el abuso del derecho de los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual u otras prácticas que restrinjan o afecten sin justificación la transferencia internacional de tecnología. Esta afirmación debe ser interpretada en concordancia con lo establecido en el mismo artículo, especialmente en los apartados 3 y 4 en los cuales las partes reconocen la importancia de la Declaración de Doha de 2001. Lo anterior no hace otra cosa que reafirmar la posibilidad de uso de la figura de las licencias obligatorias para el sector farmacéutico de acuerdo con los parámetros establecidos por la OMC620.

620 Los parámetros establecidos por la OMC están contenidos en la Declaración Ministerial de la Organización Internacional de Comercio relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública de 14 de septiembre de 2001, WT/MIN(01)/DEC/2. Doha, disponible en: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm, en la que se acepta la importancia de la creación de medidas de flexibilización a los derechos de propiedad industrial e intelectual que permitan dar acceso a la salud pública a las poblaciones de países miembros, (última consulta 19/05/2012). De igual manera en la Aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública de 30 de agosto de 2003, WT/L/540 y Corr.1, disponible en: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/implem_para6_s.htm, última consulta 19/05/2012, se establecen las condiciones para la importación de medicamentos a través de la figura de las licencias obligatorias en países con poca o nula capacidad de producción industrial. Y finalmente el Protocolo de


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Posteriormente, en el apartado 6 del mismo artículo se reconoce la importancia de la transferencia de tecnología para el fortalecimiento de las capacidades nacionales con el fin de lograr una sólida y viable base tecnológica. 201. Pero aparte de la implementación y funcionamiento de la figura de las licencias obligatorias, en los acuerdos comerciales y de inversión extranjera no hemos encontrado disposiciones sustanciales que gobiernen aspectos concretos de contratos de licencia de tecnología u otra figura contractual en conexión con la inversión extranjera. Las disposiciones existentes abordan la transferencia de tecnología desde el punto de vista de la formulación de unas directrices que se deben implementar para llevar a cabo acciones para incentivar la transferencia de tecnología (el artículo 225). Las mencionadas directrices comprenden el intercambio de información especialmente en el área de la implementación de políticas, tanto domésticas, cuanto internacionales que afecten la transferencia de tecnología. A continuación, el artículo nos da una noción de las formas de transferencia de tecnología que serán objeto de desarrollo, tales como medidas para facilitar el flujo de información entre las partes, realización de acuerdos asociativos (joint ventures), licencias y subcontrataciones voluntarias (en contraposición a las licencias obligatorias). 202. Uno de los propósitos fundamentales del acuerdo es “el establecimiento de condiciones que permitan la creación de

Enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC de 8 de diciembre de 2005, WT/L/641, Ginebra, disponible en: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/wtl641_s.htm se establecen las características puntuales que deben tener las licencias obligatorias que implican procesos de importación y exportación de medicamentos (última consulta 19/05/2012).

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA relaciones duraderas entre las comunidades científicas de las partes, la intensificación de actividades que permitan la creación de vínculos entre la innovación y la transferencia de tecnología incluyendo el desarrollo de un marco legal adecuado y la creación de un capital humano capacitado para llevar a cabo estas actividades”. Para llevar a cabo este propósito en el apartado 3 del artículo se establece que las partes deberán poner en funcionamiento mecanismos que permitan la investigación conjunta de expertos y entidades en diferentes ramas de la ciencia y la innovación con el fin de fortalecer estas actividades. Tales mecanismos serán:

“a) Investigación conjunta, actividades de innovación y, desarrollo tecnológico así como proyectos educacionales; b) visitas e intercambios de investigadores, aprendices y, expertos técnicos; c) organización conjunta de seminarios científicos, conferencias, simposios y talleres de trabajo, así como la participación de expertos en estas actividades; d) investigación conjunta, desarrollo y redes de innovación; e) intercambio y utilización conjunta de equipos y materiales; f) promoción de la evaluación del trabajo conjunto y, diseminación de los resultados”.

Lo anterior nos muestra la importancia que se otorga a la creación de condiciones de intercambio de tecnología que en realidad tengan un impacto positivo en el país menos desarrollado, en este caso Colombia. En nuestra opinión, las normas señaladas anteriormente son un reflejo de la aplicación de los principios de la UE a las negociaciones con terceros Estados que como en este caso presentan un nivel de desarrollo tecnológico y económico menor al de los Estados miembros de la Unión. No obstante, es necesario tener en cuenta que el establecimiento de este tipo de normas en un tratado de libre comercio y de inversión extranjera constituye en su mayoría una declaración de buenas intenciones más que una


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disposición de carácter obligatorio, así que el desarrollo e implementación de los mecanismos mencionados anteriormente dependerá exclusivamente de la voluntad política de las partes. VII. Conclusiones De la investigación realizada en este capítulo podemos extractar las siguientes conclusiones que servirán como referente para el análisis comparativo a realizar en aras de cumplir los objetivos de esta investigación. En cuanto a la aceptación de las cláusulas atributivas de competencia judicial internacional en los países productores de tecnología, podemos concluir que: Primero. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos ha establecido una presunción de legalidad de las cláusulas de elección de foro, limitada por situaciones excepcionales dentro de las que se encuentra la excepción del orden público. La aplicación de esta excepción difiere en la práctica jurisprudencial en cada Estado. Segundo. En los Estados Unidos, al encontrarnos frente a una cláusula atributiva de competencia en un contrato internacional de transferencia de tecnología, es posible para la parte contratante que se ve obligada en virtud de esta cláusula a afrontar un proceso frente a tribunales de este país, proponer la excepción de orden público, si logra establecer que en el país donde se realiza la explotación del derecho objeto del contrato existen normas protectoras de su condición de receptor de tecnología, puesto que si la disputa se deriva del cumplimiento de una conducta considerada abusiva, se estaría en presencia de una materia regulada de acuerdo con los fines específicos del Estado receptor de tecnología.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Tercero. En la Unión Europea son aceptadas las cláusulas atributivas de competencia judicial internacional en los contratos de transferencia de tecnología, pero en los casos en que la controversia se dirija a derechos de propiedad industrial e intelectual sujetos a registro tiene competencia exclusiva el juez del lugar del depósito. Respecto a la elección y determinación de la ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología en los países productores de tecnología se concluye que: Primero. En los Estado Unidos existe una situación de fragmentación legislativa en la que no existe uniformidad en el criterio que debe seguir el juez al enfrentarse con controversias relacionadas con contratos internacionales de transferencia de tecnología, debido a que la competencia para legislar sobre esas materias la tiene cada Estado. Segundo. Las posibles soluciones a la situación de fragmentación legislativa comentada anteriormente provienen de los desarrollos doctrinales del American Law Institute, (Instituto americano de Derecho), con los denominados principios ALI, que ha establecido unas disposiciones orientativas en las cuales se podrán apoyar, tanto el juez, cuanto las partes contratantes. Las soluciones contenidas en los principios ALI, además de privilegiar la libertad de las partes para elegir la ley que regirá su relación contractual, establecen que, en defecto de elección de los contratantes, se aplicará la ley del lugar de domicilio de la parte que otorga la autorización de uso del bien protegido por el derecho de propiedad industrial o intelectual. Esta posición es sin duda alguna ventajosa para el titular de los derechos que protegen la tecnología objeto del contrato, toda vez que será su propia ley la que regirá el contrato, de suerte que resulta totalmente coherente con el carácter de productor de tecnología de Estados Unidos.


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Tercero. En cuanto al ámbito europeo, el RRI omite referirse a los contratos que comprenden derechos de propiedad industrial e intelectual, situación que, si bien fue la solución más adecuada frente a los fuertes debates que se dieron en los diferentes órganos europeos, nos lleva ante la situación de que en este tipo de contratos, en el caso en que no se elija la ley aplicable por las partes o que se elija de una forma deficiente, será necesario acudir al criterio del país que presente los vínculos más estrechos con la relación contractual. La aplicación de este criterio conlleva importantes dificultades, tales como la identificación de la prestación característica, que sobre todo en contratos de naturaleza compleja como el de joint venture o el de ingeniería, conducen a la imposibilidad de, no solamente establecer un sistema uniforme y abstracto para la solución de los casos, sino también enfrentarnos a soluciones casuísticas que hacen imposible que exista el nivel de seguridad y previsibilidad jurídica por todos deseado. Cuarto. Teniendo en cuenta el estado actual de las normas que regulan la aceptación de las cláusulas de elección de foro y de ley aplicable tanto en Estados Unidos, como en Europa, podemos afirmar que la situación de dominio que de por sí concede el hecho de ser el titular de los conocimientos tecnológicos, se ve reforzada por estas normas del ordenamiento jurídico de los países con un mayor grado de desarrollo tecnológico. Esta afirmación se pone en evidencia claramente respecto del tratamiento de la ley aplicable en donde la mayoría de los países productores de tecnología se aplica el criterio según el cual el contrato estará gobernado por la ley del lugar de origen del titular de los derechos. Respecto a la aplicación de las normas materiales imperativas en los contratos de transferencia de tecnología es posible concluir que:

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Teniendo en cuenta que el RRI contempla en el artículo 9.3 la posibilidad de aplicación de las normas materiales imperativas de otros Estados cuando estas pertenezcan al país en el cual se ejecutan las obligaciones, la importancia la aplicación de estas normas puede radicar en dos situaciones. La primera consiste en que dicho Estado posea un cierto control sobre la situación analizada y, la segunda, reside en que la norma que se pretende aplicar proteja un bien jurídico reconocido por el Estado de la lex contractus. La observancia de estas disposiciones tiene como efecto facilitar el posterior reconocimiento de la sentencia en un país diferente a aquel en el que fue dictada y, teniendo en cuenta que una de las propuestas formuladas en el capítulo siguiente será la adopción de normas de Derecho de la competencia para reprimir prácticas abusivas, la aplicación o toma en consideración de las normas propuestas será de vital importancia al momento de buscar el reconocimiento y ejecución de la decisión. En cuanto a la utilización del Derecho de la competencia para controlar las cláusulas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología se demostró que: Primero. Tanto en Europa, cuanto en Estados Unidos, es posible afirmar que en la actualidad se aprecia una tendencia hacia una flexibilización de la relación entre el Derecho de competencia y las normas de propiedad industrial e intelectual, pasando de un uso estricto de las políticas antimonopolio para restringir el ejercicio de estos derechos, a una actitud mucho más benevolente por parte de las autoridades de la competencia en relación con la explotación de los mismos. Dicha flexibilización según la doctrina obedece a que las autoridades encargadas de velar por el libre desarrollo del Derecho de la competencia son cada vez más conscientes de que una posición rígida como la sostenida previamente, lejos de impulsar la innovación la ha erosionado, puesto que tanto si la protección otorgada en virtud de un derecho de propiedad industrial o intelectual va demasiado lejos, cuanto si el derecho de la competencia impone restricciones muy fuertes, se crearán


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distorsiones en el mercado cuyas consecuencias las sufrirán precisamente los agentes del mercado que las leyes tanto de competencia, cuanto de propiedad industrial e intelectual pretenden proteger. Segundo. La mencionada flexibilización ha conducido a que se aplique un examen casuístico de las consecuencias que una conducta establecida en contrato de transferencia de tecnología pueda tener sobre el Derecho de competencia. Esta situación la encontramos en el sistema de competencia de Estados Unidos en donde se aplica cada vez con más frecuencia la regla de la razón “rule of reason” a las conductas que pueden tener efectos anticompetitivos en un contrato de transferencia de tecnología. En la Unión Europea, esta flexibilización se presenta con el nuevo RECATT, que aunque supuso un avance frente al antiguo Reglamento de Transferencia de Tecnología, constituye junto con sus Directrices, una herramienta de compleja aplicación y con requisitos de difícil cumplimiento, tales como el deber de determinar el mercado relevante o la cuota de mercado de los contratantes. Sobre las normas dirigidas a regular la forma y el registro de los contratos de licencia en los países productores de tecnología, pudimos concluir que: En Estados Unidos y en Europa existe un limitado nivel de protección al licenciatario de un derecho de propiedad industrial, debido a que, por una parte, no existe el requisito de la forma escrita, lo que dificulta la prueba de la existencia del contrato y, por otra, que el registro de una licencia no produce el efecto de oponibilidad ante terceros. En nuestra opinión, al referirnos a la inscripción de garantías sobre un derecho de propiedad industrial y al registro de contratos de licencia sobre el mismo tipo de derechos, la falta de un tratamiento análogo por parte del Estado entre este

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA contrato y el de cesión en cuanto a sus efectos registrales es injustificado, puesto que si bien es cierto que el hecho de otorgar una licencia o la constitución de una garantía no comporta una transmisión del derecho de dominio sobre un derecho de propiedad industrial, debido a su importancia económica es de especial relevancia que se otorgue seguridad jurídica a las partes contratantes.

CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A TRAVÉS DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

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CAPÍTULO III. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO

CONTRACTUAL A TRAVÉS DE LAS NORMAS IMPERATIVAS EN LOS PAÍSES

DE AMÉRICA LATINA

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA I. Planteamiento: La transferencia de tecnología en los países receptores de tecnología 203. En este capítulo nos corresponde analizar la manera en que los ordenamientos de los países de América Latina regulan actualmente los contratos internacionales de transferencia de tecnología, con el fin de identificar las diferencias existentes con los ordenamientos estudiados en el capítulo anterior y, de esta manera, establecer los elementos que nos permitan formular una propuesta para mejorar la protección que las legislaciones de los países latinoamericanos dispensan a este tipo de contratos. Para lograr este objetivo el presente capítulo se divide en dos partes. En la primera, se analizan las disposiciones aplicables en caso en que la controversia se adelante frente a los tribunales de estos países. Teniendo en cuenta la naturaleza internacional de los contratos objeto de estudio, se inicia el capítulo con el análisis de la aceptación de las cláusulas de elección de foro usualmente presentes en este tipo de contratos y el Derecho aplicable a los mismos (II). Posteriormente, son objeto de estudio las normas sustanciales de los mismos sectores analizados en el capítulo anterior (III), el Derecho de la competencia, las normas que regulan la forma y el registro de los contratos y, la inversión extranjera. Estos sectores del ordenamiento serán examinados desde un punto de vista de las normas supranacionales de los sistemas de integración de la CAN y el MERCOSUR y, en caso que estos sistemas no contengan normas subregionales uniformes en los sectores mencionados, acudiremos a las legislaciones nacionales de los países miembros en función del tamaño de su economía. En la segunda parte, se analiza el escenario en el que, en virtud de una cláusula de elección de foro de un contrato de transferencia de tecnología, se ha dictado una sentencia o laudo arbitral en un país


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extranjero y se pretende obtener su reconocimiento en un país de América Latina (IV). En este análisis se prestará especial atención a las herramientas que contienen los ordenamientos jurídicos del Estado de acogido para verificar si la decisión a reconocer ha respetado el orden público y estableceremos el alcance de este concepto en relación con los contratos de transferencia de tecnología. Posteriormente, teniendo en cuenta la influencia que China está tendiendo, no solo en el ámbito internacional, sino particularmente en los países de América Latina analizados, consideramos pertinente estudiar el marco regulatorio de los contratos internacionales de transferencia de tecnología en este país (V). La pertinencia de este estudio radica en las condiciones análogas que este país comparte con América Latina respecto de su condición de receptor de tecnología y destino creciente de interés de los inversionistas extranjeros. Estos elementos comunes conducen a que sea de suma importancia analizar los rasgos característicos de la regulación china con el objeto de establecer la posibilidad de extrapolar las soluciones aportadas por la legislación de este país a la falta de equilibrio en los contratos de transferencia de tecnología. Finalmente, una vez analizadas las disposiciones que regulan los contratos de transferencia de tecnología de los países de América Latina, se formula una propuesta de un marco normativo imperativo para estos países dirigido a buscar un equilibrio entre las partes contratantes de un contrato internacional de transferencia de tecnología que evite posibles abusos de la parte fuerte de la relación y permita una correcta transferencia tecnológica (V).

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA II. Análisis práctico de la eficacia de las cláusulas de elección de foro y arbitraje y de Derecho aplicable a los contratos internacionales de transferencia de tecnología en los países de América Latina

A. Aceptación de las cláusulas de competencia judicial internacional y de arbitraje comercial internacional en los contratos de transferencia de tecnología

204. En el presente epígrafe estudiaremos la aceptación que tienen las cláusulas de elección de foro y aquellas que eligen la ley aplicable a un contrato de transferencia de tecnología en los países de América Latina. Con este propósito, empezaremos por presentar un panorama actual del estado de desarrollo del Derecho internacional privado en los países de América Latina (1), para posteriormente estudiar la aceptación de las cláusulas atributiva de competencia judicial internacional en el régimen convencional (2), en los sistemas de integración subregional CAN y MERCOSUR (3). Finalmente, se estudia la aceptación de las cláusulas de sumisión a arbitraje comercial internacional (4).

1. Introducción: situación actual del Derecho internacional privado en los países de América Latina

205. La creciente internacionalización del comercio en América Latina no ha estado acompañada de la actualización normativa necesaria para copar las necesidades impuestas por las nuevas realidades negociales, ni ha tenido la sistematización necesaria para crear una reglamentación adecuada del Derecho internacional


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privado. Esta situación se hace evidente de manera notable en la falta de voluntad política para la ratificación de instrumentos internacionales en la materia621, en la escasa regulación de los ordenamientos jurídicos internos sobre la competencia judicial internacional que se limita a unas pocas normas contenidas en códigos decimonónicos pensadas para supuestos muy diferentes a los planteados con el proceso de globalización e internacionalización de las economías de los países, en algunos casos en la superproducción de normas y convenios reguladores de la misma materia622, e incluso en algunos países en la inexistencia de una norma que tan siquiera establezca la posibilidad de ejercer la autonomía de la voluntad conflictual eligiendo un juez extranjero para el conocimiento de un contrato internacional. En efecto, las normas contenidas en las legislaciones internas de los países latinoamericanos se caracterizan por su dispersión, tanto física, cuanto metodológica, lo cual supone una barrera difícil de superar

621 Algunos aseguran que la mayor importancia de las codificaciones regionales como las Convenciones Interamericanas no radican en la ratificación de los Estados, sino a la influencia indirecta que estas ejercen para la modificación o adopción de nuevas reglamentaciones en materia de Derecho Internacional Privado. Al respecto GONZÁLEZ MARTIN, N., “Derecho Internacional Privado en América Latina, del Hard al Soft law”, en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, núm. 9, 2011, pág. 397. 622 Aunque no en todos los países se encuentran en vigor, podemos citar como textos convencionales reguladores de situaciones privadas internacionales, los Tratados de Montevideo de 1889-1940, el Código Bustamante, las Convenciones Interamericanas y los Convenios internacionales, tales como el Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras de Nueva York de 1958, cit. supra. Esta gran cantidad de instrumentos internacionales se incrementa en el sistema de integración del MERCOSUR, haciendo la tarea de determinación de la normativa de Derecho Internacional Privado aplicable, extremadamente difícil. En este sentido FERNÁNDEZ ARROYO, D. P., (Coord.), Derecho Internacional Privado en los Estados del MERCOSUR, Buenos Aires, Zavalia, 2003, pág. 115.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA para llevar a cabo una interpretación sistemática del Derecho internacional privado623. Como hemos tenido oportunidad de destacar, en la gran mayoría de los contratos analizados para la elaboración de este trabajo de tesis doctoral se encontró una cláusula de elección de foro a favor, bien de los tribunales ordinarios o, en su caso, arbitrales de los países de origen de los titulares de los conocimientos tecnológicos objeto del contrato. En este sentido, consideramos importante analizar la aceptación de este tipo de cláusulas por parte de los tribunales de los países de América Latina.

2. La aceptación de las cláusulas de elección de foro en el régimen convencional

206. En América Latina se han suscrito diferentes tratados y convenciones relativas a la aplicación de normas de Derecho internacional privado. Entre las más importantes debemos destacar los Tratados de Montevideo de 1889624 que fueron los primeros textos resultantes de la codificación internacional del Derecho Internacional Privado que entraron en vigor en el mundo y que en el artículo 56 establecen como foros generales el domicilio del demandado y aquel derivado de la ley aplicable o foro causae. La única referencia que realiza el sistema de Montevideo a la disciplina de la propiedad industrial se refiere a las patentes de invención y se encuentra contenida en el artículo 6 en donde se determina que las responsabilidades civiles y criminales en que

623 FERNÁNDEZ ARROYO, D. P., “Acerca de la necesidad y las posibilidades de una convención interamericana sobre competencia judicial internacional”, en Litigio judicial internacional, Buenos Aires, Zavalia, 2005, pág. 92. 624 Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 12 de febrero de 1889, disponible en: http://www.oas.org (última consulta 05/05/2012).


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incurran los que dañen el derecho del inventor, se perseguirán ante los jueces del lugar en que se ocasiona el perjuicio625. 207. Con el propósito de revisar y modernizar estos tratados, entre los años 1939 y 1940, se reunió en Montevideo el Congreso Sudamericano en el cual se aprobaron los Tratados de 1940 y su Protocolo Adicional que confirmaron la fuerte tendencia territorialista que se plasmaba ya en los tratados de 1889 y delimitaron el perfil que caracterizaría la codificación internacional del Derecho internacional privado latinoamericano hasta la década de los setenta: la existencia de dos bloques; por una parte, los países partidarios del sistema de Montevideo y por otra, los partidarios del Código de Derecho internacional privado conocido como Código Bustamante626, en honor a su creador A. SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE Y SIRVÉN. En la reunión del Consejo Sudamericano no se introdujeron demasiadas reformas a los Tratados de Montevideo de 1889627, sin embargo, es de destacar la introducción del artículo 5 del Protocolo Adicional a los Tratados de 1940, en donde quedó consignada la prohibición de ejercer, tanto la autonomía conflictual, cuanto la elección de la jurisdicción competente para conocer las controversias derivadas de un contrato internacional, salvo en los casos en que esté autorizada por la ley aplicable a la relación

625 En cuanto a infracción de derechos de autor y marcas el sistema de Montevideo establece como único criterio atributivo de jurisdicción, el del lugar de comisión del hecho, artículos 11 y 4 respectivamente. 626 Convención sobre Derecho internacional privado, adoptado en La Habana, Cuba el 20 de febrero de 1928, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-31.html (última consulta 19/05/2012). 627 En materia de propiedad industrial e intelectual en el artículo 12, al foro establecido en los tratados de 1889, se adiciona como foro alternativo del tribunal del lugar donde se produjeren los efectos en caso que dicho acto se hubiese producido en un Estado no adherido.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA contractual. La razón de esta restricción residía en la concepción publicista de los inspiradores de la reforma de 1940 dentro de los que se destacaba el jurista uruguayo A. VARGAS GUILLEMETTE quien sostenía que “las partes no puede fijar a su arbitrio las reglas de competencia legislativa y judicial, ya que para determinarlas, se ha tenido fundamentalmente en cuenta el interés de afectación del Estado a cuyo orden social o económico se vincula por su naturaleza la relación jurídica de que se trata”. Un sector de la doctrina considera que la restricción a la elección de foro y legislación aplicable al contrato fue una clara reacción a la permisibilidad en este campo, establecida en el Código Bustamante628, que a continuación estudiaremos. 208. El Código Bustamante fue aprobado en el seno de la Sexta Conferencia Panamericana celebrada en La Habana y suscrito por veinte Estados de América Latina. Consta de 437 artículos que contienen disposiciones relativas a Derecho civil internacional, Derecho mercantil internacional y Derecho penal Internacional (excluyendo extradición). Aunque este Código significaba un enorme esfuerzo debido a su carácter continental, solo fue ratificado por quince Estados latinoamericanos y con algunas significativas reservas a su aplicación sobre todo en los temas de la nacionalidad y domicilio629. Actualmente este Código se encuentra vigente sin reservas en Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú; con reservas, en cuanto al reconocimiento de decisiones judiciales extranjeras en Brasil, Haití, República Dominicana y Venezuela con reservas generales, en Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador y El Salvador.

628 En este sentido, FERNÁNDEZ ARROYO, D. P., “Acerca de la necesidad y las posibilidades de una convención interamericana sobre competencia judicial internacional”, op. cit., pág. 92. 629 SIQUEIROS, J. L., “La Conferencia de La Haya y la perspectiva latinoamericana”, en Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED, núm. 16, Madrid, 2000, pág. 205.


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Para la materia objeto de estudio de esta tesis doctoral uno de los puntos más importantes del Código Bustamante radica en la clara facultad que se otorga a los contratantes para elegir de forma expresa o tácita el juez competente para conocer de las controversias derivadas del contrato. Así, el artículo 318 dispone que: “Será en primer término juez competente para conocer de los pleitos a que de origen las acciones civiles y mercantiles de toda clase, aquel a quien los litigantes se sometan expresa o tácitamente”. Ahora bien, la facultad otorgada por este artículo exige que al menos una de las partes tenga nacionalidad o domicilio en el Estado del juez elegido630.

3. La aceptación de las cláusulas de elección de foro en CAN y MERCOSUR

209. A lo largo de este trabajo de tesis doctoral hemos analizado los ordenamientos jurídicos de los sistemas de integración suramericanos más importantes, CAN y MERCOSUR. En este apartado, una vez estudiado el régimen convencional, iniciaremos el estudio del ordenamiento jurídico del MERCOSUR, puesto que, a diferencia de la CAN, en este sistema de integración se han dictado normas comunes dirigidas específicamente al sector de la competencia judicial internacional en materia de contratos internacionales631.

630 En lo relacionado con las acciones reales sobre inmuebles, no se descarta la competencia judicial internacional, pero se impone la limitación según la cual el país en el que se sitúa el bien no la prohíba. 631 CIURO CALDANI, M. A., “Consideraciones sobre las Fuentes Reales Internacionales del Derecho Internacional Privado Argentino”, en Investigación y Docencia, núm. 41, 2008, pág. 43.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Dentro del ordenamiento jurídico del MERCOSUR encontramos un instrumento jurídico especializado en la competencia judicial internacional denominado Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en Materia Contractual, en adelante Protocolo de Buenos Aires632. Este instrumento se aplica a la jurisdicción contenciosa internacional relativa a los contratos internacionales de naturaleza civil o comercial celebrados entre particulares que, o bien estén domiciliados en diferentes Estados miembros, o que por lo menos una de las partes del contrato tenga su domicilio en un Estado miembro, se haya hecho un acuerdo de elección de foro a favor de un juez de este Estado y exista una conexión razonable entre el juez y la situación jurídica. 210. Para determinar el ámbito de aplicación del Protocolo será entonces necesario establecer qué se entiende por domicilio. El artículo 9, a pesar de hacer referencia exclusiva al artículo 7 (domicilio del demandado), establece que se entenderá que las personas jurídicas se encuentran domiciliadas en un Estado miembro, no sólo cuando tengan su sede social en alguno de los países del MERCOSUR, sino también cuando se encuentren sucursales, establecimientos, agencias u otro tipo de representaciones, en alguno de los Estados miembros, en tanto la contratación haya sido celebrada a través de ellos633. El artículo 4 del Protocolo de Buenos Aires establece la libertad de las partes para elegir el tribunal634, incluyendo un tribunal arbitral,

632 Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en Materia Contractual de 5 de agosto de 1994, Ratificado por Argentina a través de la Ley 24.669 de 1994, B.O. 02/08/1996. 633 FERNÁNDEZ ARROYO, D. P., (Coord.), Derecho Internacional Privado en los Estados del MERCOSUR, op. cit., pág. 188. 634 En el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que la prórroga podrá ejercerse a favor de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República. En el mismo sentido el proyecto de código de Derecho Internacional privado de Argentina disponía en su artículo 24 como


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que conocerá de las disputas surgidas de la relación contractual, pero impone dos requisitos consistentes, en primer lugar, en la obligación de que el acuerdo de elección de foro sea por escrito y, en segundo lugar, que esta elección no haya sido obtenida de una forma abusiva. Este último requisito ha sido criticado por diferentes sectores de la doctrina, ya que no se indica la ley del Estado que deberá establecer si ha existido un abuso en la elección de foro635. Posteriormente, en el siguiente artículo se dispone que la elección puede realizarse en el momento de la celebración del contrato, durante la vigencia del mismo o una vez surgido el litigio y, finalmente, se establece que en ausencia de acuerdo tendrá jurisdicción a elección del actor: a) los jueces del lugar del cumplimiento del contrato; b) los jueces del domicilio del demandado; c) los jueces de su domicilio o sede social cuando demostrare que cumplió con su prestación636. 211. De lo hasta ahora expuesto es posible concluir que los Estados miembros de MERCOSUR que forman parte del los Convenios de Montevideo, en el cual se restringe la posibilidad de los contratantes para elegir el tribunal que dirimirá las posibles controversias derivadas de su relación contractual, después de la ratificación del Protocolo de Buenos Aires, podrán ejercer libremente su autonomía conflictual eligiendo el tribunal que consideren conveniente, no obstante, ya que el Protocolo nada norma general de foro aquel elegido por las partes. El proyecto fue presentado ante el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos el 14 de mayo de 2003 e ingresó a la Cámara de Diputados en el mes de abril de 2004 con el número 2016-D-04. 635 MENICOCCI, A., “Jurisdicción Internacional Directa Argentina en Materia de Contratos” en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, 2007, pág. 15. 636 Para una comparación entre el Tratado de Montevideo de 1940 y el Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en Materia Contractual, véase QUARANTA COSTERG, J. P., “Jurisdicción internacional en materia contractual: de los Tratados de Montevideo al Protocolo de Buenos Aires”, en El Derecho, 22/01/2008, págs. 170-191.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA menciona respecto a los foros exclusivos, será necesario consultar la legislación interna de los países miembros con el fin de determinar si existe alguna limitación en cuanto a la elección realizada. 212. En cuanto a la CAN, no existe un cuerpo normativo en el sistema comunitario andino que se ocupe de la competencia judicial internacional, de suerte que será necesario acudir a la legislación interna de los países miembros. De acuerdo con la metodología propuesta en el acápite introductorio, el país analizado dentro de los miembros de la CAN será Colombia. 213. En Colombia no existe una norma expresa que autorice a los contratantes la estipulación de una cláusula que establezca que en caso de presentarse una controversia resultado de la relación contractual la misma se pondrá en conocimiento de jueces foráneos, sin embargo, es mayoritariamente aceptada la aplicación analógica de la Ley 315 de 1996 de arbitraje internacional que faculta a las partes a elegir un tribunal arbitral extranjero. Esta posición está fundamentada sobre la base de que nada justifica que la legislación acepte como válidas las cláusulas compromisorias, pero que no lo sean las cláusulas que atribuyen competencia a un juez extranjero637. Ahora bien, recientemente en un auto del Tribunal superior de Bogotá sobre un contrato de agencia mercantil entre una empresa de los Estados Unidos y una colombiana que contenía una cláusula

637 ZAPATA DE ARBELAEZ, A., “Validez de las cláusulas atributivas de jurisdicción en la contratación internacional Colombiana”, en ZAPATA DE ARBELAEZ, A., ÁLVAREZ ZÁRATE, J. M. y otros, Derecho internacional de los negocios: alcances, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003, pág. 223.


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de selección exclusiva de foro ante los tribunales norteamericanos, el Tribunal dispuso638:

“Y en los fundamentos de hecho de la demanda se incluye la afirmación de que el contrato de agencia comercial o de intermediación, habría tenido desarrollo en nuestro país (fs. 125 y 126), lo cual significa que, con independencia del debate que en torno a ello deba surtirse a lo largo del proceso, este litigio debe ser resuelto ante la jurisdicción ordinaria de Colombia, conforme a la cual, lex fori, para fines judiciales está vedada la fijación de un domicilio contractual”.

214. Este pronunciamiento ha supuesto la base para que un sector de la doctrina interprete que una cláusula que le atribuya a un juez extranjero jurisdicción exclusiva para conocer de un asunto para el que también tiene jurisdicción un juez colombiano, será inoperante, pues el juez colombiano si se somete a su consideración la controversia, asumirá competencia en los términos en que la ley colombiana se la otorgue639. Sin embargo, es necesario aclarar que en este caso se estaba en presencia de un contrato de agencia mercantil, que tradicionalmente ha gozado de una especial protección por el ordenamiento colombiano640. 638 Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Decisión Civil. Auto del 27 de marzo de 2009. Radicado 1101310301120070015701, disponible en: http://www.ramajudicial.gov.co (última consulta 05/05/2012). 639 ZULETA LONDOÑO, A.,” Las cláusulas de selección de foro y selección de ley en la contratación internacional: una visión desde el derecho internacional privado colombiano”, en Revista de Derecho Privado de la Universidad de los Andes, núm. 44, 2010, pág. 24. 640 Una muestra de esta especial protección la podemos encontrar en el Código del comercio que en su artículo 1328 dispone que “para todos los efectos los contratos de agencia comercial que se ejecuten en el territorio nacional quedan sujetos a las leyes colombianas. Toda estipulación en contrario se tendrá por no escrita”.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Lo cierto es que actualmente al no existir una disposición expresa que autorice a los contratantes en el campo de la contratación internacional a elegir el tribunal que conozca de las controversias relacionadas con su relación contractual se presenta una situación de inseguridad jurídica que conduce a las partes a optar en la gran mayoría de los casos por una cláusula de sumisión al arbitraje comercial internacional que si que cuenta con una regulación que proporciona la seguridad y previsibilidad jurídica necesaria en el comercio internacional.

4. Aceptación del arbitraje comercial internacional en los países de América Latina

215. Como mencionamos con anterioridad, en el campo de los contratos de transferencia de tecnología es muy usual encontrar cláusulas de sumisión a arbitraje comercial internacional. Tradicionalmente los países de América Latina habían sido reticentes hacia la justicia arbitral internacional aplicando la denominada “doctrina Calvo” que consistía en que la parte extranjera acordaba someterse a la ley nacional y a los tribunales del país en el que intentarían llevar a cabo las acciones por cualquier daño sufrido641. Adicionalmente, el convenio arbitral era uno de los aspectos más problemáticos de la práctica arbitral, bien porque su redacción no llenaba los requisitos exigidos por la norma, o bien porque el contrato en el que se hallaba era declarado nulo, conduciendo así a la nulidad del convenio. Otro de los

641 La doctrina Calvo, de amplia utilización en el siglo pasado en América Latina en el ámbito de la contratación estatal, llamada así en honor a su creador el jurista argentino Carlos Calvo, sostenía que las controversias que se suscitaran con ciudadanos extranjeros se debían necesariamente solucionar por los tribunales locales evitando la intervención diplomática del país de pertenencia. Para una amplia explicación del desarrollo de esta doctrina: TAMBURINI, F., “Historia y destino de la "doctrina Calvo": ¿actualidad u obsolescencia del pensamiento de Carlos Calvo?” en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos. Sección Historia del Derecho Internacional, núm. 24, 2002, pág. 4.


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aspectos problemáticos del arbitraje estaba en la diferenciación que las legislaciones hacían en cuanto a cláusula compromisoria y compromiso arbitral642, ya que una de las partes podían denunciar la cláusula compromisoria como nula o simplemente demandar ante un tribunal ordinario que podía desconocer la cláusula y declararse competente. Actualmente la situación descrita en el párrafo anterior ha dado un viraje radical, puesto que en años recientes un gran número de países de América Latina ha desarrollado leyes de arbitraje643 motivados por las iniciativas convencionales continentales e internacionales y por la creciente competencia entre los Estados para convertirse en sede de arbitrajes comerciales internacionales644. En este sentido, es posible afirmar que la mayoría de estas leyes de arbitraje han sido inspiradas en la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985, aprobada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (en adelante UNCITRAL)645. Al seguir este Ley modelo, las modernas legislaciones latinoamericanas han dado 642 En la cláusula compromisoria las partes convenían en someter cualquier disputa que surgiera con ocasión del contrato al arbitraje, pero se requería de un acuerdo posterior de ambas partes una vez originada la controversia. El compromiso por su parte, hacía referencia al pacto de sumisión a la justicia arbitral con posterioridad al surgimiento de la disputa. Véase FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., Tratado de arbitraje comercial en América Latina, Madrid, Iustel, 2008, pág. 150. 643 En Colombia se adoptó la ley de arbitraje en 1998, en Brasil en 1996, Ecuador 1997 y merece especial mención el caso chileno que adoptó una ley especializada en arbitraje internacional en 2004. 644 PALAO MORENO, G., “El lugar de arbitraje y la deslocalización del arbitraje comercial internacional”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 130, 2011, pág. 173. 645 Para un análisis exhaustivo de la influencia de la Ley modelo sobre las legislaciones internas de los países latinoamericanos, CONEJEROS ROOS, C., “La influencia de la ley modelo sobre arbitraje comercial internacional en América Latina: un análisis comparativo”, en Revista chilena de Derecho, vol. 32, núm. 1, 2005, págs. 89-138.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA solución a los problemas mencionados anteriormente, simplificando los requisitos del convenio arbitral, reconociendo la independencia de la cláusula arbitral del contrato que la contiene, eliminando la distinción entre cláusula compromisoria y compromiso y, estableciendo la obligación para los tribunales ordinarios de iniciar el proceso arbitral, a pesar de que alguna de las partes alegue la nulidad o inexistencia de cláusula de sumisión al tribunal arbitral646.

a) El arbitraje en el MERCOSUR

216. En el ámbito del MERCOSUR se adoptó en 1998 El Acuerdo MERCOSUR sobre Arbitraje Comercial Internacional647. Este acuerdo, al igual que otras legislaciones latinoamericanas de arbitraje sigue los lineamientos de la Ley modelo de la UNCITRAL. Destacaremos de este Acuerdo tres aspectos que, a nuestro juicio, son los más relevantes. Su ámbito de aplicación, los requisitos exigidos para otorgar validez a la cláusula atributiva de competencia y la independencia de este tipo de cláusulas del contrato que las contienen. En cuanto al ámbito de aplicación, el artículo 3 del Acuerdo dispone que será aplicable en los siguientes casos:

“a) Cuando la convención arbitral fuere celebrada entre personas físicas o jurídicas que en el momento de su celebración, tengan ya sea su residencia habitual, el centro principal de sus negocios, la sede, sucursales, establecimientos o agencias, en más de un Estado Parte del MERCOSUR. b) Cuando el contrato base tuviere algún

646 Ibidem. 647 Acuerdo MERCOSUR sobre Arbitraje Comercial Internacional /CMC/DEC. núm. 3/98, aprobado en Argentina a través de la Ley 25.223 de 1998.


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contacto objetivo –jurídico o económico- con más de un Estado Parte del MERCOSUR. c) cuando las partes no expresaren su voluntad en contrario y el contrato base tuviere algún contacto objetivo –jurídico o económico- con un Estado Parte, siempre que el tribunal tenga su sede en uno de los Estados Partes del MERCOSUR. d) cuando el contrato base tuviere algún contacto objetivo -jurídico o económico- con un Estado Parte y el tribunal arbitral no tuviere su sede en ningún Estado Parte del MERCOSUR, siempre que las partes declaren expresamente su intención de someterse al presente Acuerdo. e) en los casos en que el contrato base no tuviere ningún contacto objetivo –jurídico o económico- con un Estado Parte y las partes hayan elegido un tribunal arbitral con sede en un Estado Parte del MERCOSUR, siempre que las partes declaren expresamente su intención de someterse al presente Acuerdo”.

Algunos autores consideran que este artículo abre la posibilidad para que las partes internacionalicen una situación interna al designar la aplicación de una ley extranjera, ya que de esta manera se presentaría un vínculo jurídico con un Estado miembro648, no obstante, la doctrina mayoritaria considera lejana esta posibilidad, debido a la claridad de la norma en cuanto a la existencia de vínculos objetivos649. En cuanto a los requisitos necesarios para otorgar validez a una cláusula atributiva de competencia a un tribunal arbitral, en el artículo 4 hace énfasis en que la cláusula debe estar en un lugar 648 En este sentido, SANTOS BELANDRO R., Seis lecciones sobre arbitraje privado (interno e internacional), Oxford, Oxford University Press, 2000, pág. 259. 649 DÍAZ, S., ROTHSCHILD, J. y RUANOVA, M. “El Acuerdo de Arbitraje Internacional del MERCOSUR” en Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo, núm. 11, 2007, pág. 20.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA visible del contrato y ser “legible”. Estos requisitos están dirigidos a preservar el carácter voluntario del arbitraje y evitar disfrazar una cláusula de esta naturaleza dentro del texto del contrato650. Finalmente, el artículo 2 se pronuncia respecto de la independencia de la cláusula atributiva de competencia al tribunal arbitral, considerándola como un contrato contenido en uno más amplio, de suerte que al no otorgársele el carácter de accesorio, la nulidad del contrato principal no afectará la cláusula de sumisión al arbitraje.

b) El arbitraje en la CAN 217. En los países de la CAN no existe una Decisión Andina que se ocupe del arbitraje internacional, por tanto, estudiaremos la ley de Colombia sobre arbitraje y arbitraje internacional651. En Colombia, la legislación de arbitraje, en cuanto a los requisitos exigidos para reconocer la validez a la cláusula que otorga competencia a tribunales arbitrales, ha ido más allá de los postulados contenidos en la Ley modelo de la UNCITRAL, puesto que, no solamente dispensa el requisito de la firma y la forma escrita, sino que al utilizar la expresión “documento” autoriza incluso a la prueba de la voluntad de las partes a través de grabaciones652.

650 DREYZIN DE KLOR, A., “El acuerdo sobre arbitraje comercial internacional. Nuevo instrumento jurídico del MERCOSUR” en Revista de Derecho Privado y Comunitario, núm. 18, 1999, pág. 469. 651 La legislación sobre arbitraje actualmente en vigor en Colombia se recoge en el Decreto Núm 1818 de 7 de septiembre de 1998, Diario Oficial núm. 43.380 de 07 de septiembre de 1998 que compila todas las disposiciones relativas a arbitraje. 652 CAIVANO, R. J., La clausula arbitral, evolución histórica y comparada, Bogotá, Universidad del Rosario, 2008, pág. 334; MANTILLA SERRANO, F., “Colombia” en International Arbitration in Latin America, Nueva York, Oceana publications, 2005, pág. 130.


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218. La mayoría de las legislaciones coinciden en que para someter un asunto a un procedimiento de arbitraje, se considera necesario que se reúnan los siguientes requisitos: a) que se trate de un conflicto determinado o determinable; b) que se trate de una cuestión litigiosa; c) que la cuestión susceptible de transacción; y d) que la cuestión litigiosa tenga un contenido patrimonial653. De acuerdo con lo sostenido anteriormente, al referirnos a los derechos de propiedad industrial protectores de los conocimientos tecnológicos, tales como las patentes, diseños industriales, derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales y otros, sería posible someter a arbitraje los aspectos susceptibles de transacción, en otras palabras, los relacionados con la titularidad, el alcance, violación y, en general, todo lo que tenga que ver con los aspectos contractuales de estos derechos. Por el contrario, no habría competencia de la justicia arbitral sobre la validez y existencia de estos derechos, debido a que estos son temas gobernados por normas de orden público654. Sin embargo, en el caso del know how, teniendo en cuenta que no es un derecho exclusivo otorgado por el Estado, sino un monopolio de hecho, la existencia del mismo podrá estar sujeta a la justicia arbitral655. 219. La arbitrabilidad de los derechos de propiedad industrial en Colombia ha sido debatido en el área de los signos distintivos, concretamente un nombre comercial y, aunque la investigación llevada a cabo en este trabajo de tesis doctoral no reveló ningún

653 RENGIFO GARCÍA, E., “El Arbitraje y la Propiedad Intelectual” en, Revista Jurídica de Propiedad Intelectual, tomo 2, 2009, pág. 63. 654 En Colombia la competencia exclusiva para tratar estos asuntos está asignada al Consejo de Estado en virtud del artículo 75 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y del artículo 567 y 580 del Código de comercio colombiano, (Decreto 410 de 1971), Diario Oficial núm. 33.339 de 16 de junio de 1971. 655 RENGIFO GARCÍA, E., “El Arbitraje y la Propiedad Intelectual”, op. cit., pág. 64

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA procedimiento relacionado con know how, patentes, u otro derecho de propiedad industrial relacionado con conocimientos tecnológicos, consideramos relevante exponer el caso de dicho nombre comercial, puesto que en él el tribunal realiza algunos razonamientos que pueden ser aplicables a otras categorías de derechos de propiedad industrial e intelectual. Veamos el siguiente caso práctico: Antecedente jurisprudencial a analizar:

La empresa Humana S.A. Compañía de Medicina Prepagada interpuso una demanda solicitando la protección de nombre comercial ante la jurisdicción ordinaria contra Humana Vivir S.A. E.P.S. En la contestación de la demanda, la demandada interpuso la excepción previa de falta de jurisdicción, debido a la existencia de una cláusula compromisoria suscrita entre las partes del conflicto y, por tanto, a juicio de la demandada, la justicia ordinaria había sido desplazada por la justicia arbitral. En respuesta a este argumento, la demandante sostuvo que la justicia ordinaria debía tener competencia por cuanto en una controversia de esta naturaleza se encontraban intereses de los consumidores que se verían afectados por la similitud de los dos signos y, por tanto, al involucrarse intereses difusos, como el de los consumidores, las partes no pueden disponer de ellos, ya que no son susceptibles de transacción. El Tribunal Superior de Bogotá resolvió esta disputa sosteniendo que “en materia de signos distintivos se manifiestan, entonces, dos relaciones: una de carácter eminentemente privatista y otra de interés social. Al titular de un nombre comercial se le protege una relación de carácter privado, de donde resulta evidente que este litigio versa sobre relaciones susceptibles de transacción, por lo cual se abre paso la posibilidad de ser resuelto mediante


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tribunal de arbitramento, dando aplicación a la cláusula compromisoria656.

Consideramos que los razonamientos llevados a cabo en el caso expuesto anteriormente pueden extrapolarse a los contratos de licencia de tecnología en los que se involucren derechos de propiedad industrial y en los que se encuentre una cláusula compromisoria, ya que, aunque la importancia de la tecnología en una sociedad pueda considerarse como un interés colectivo o difuso, será imposible constituir a la sociedad como parte en un proceso en el que se presente un abuso del titular de los derechos protectores de los conocimientos tecnológicos. 220. De acuerdo con todo lo analizado hasta ahora pueden ser objeto de arbitraje las controversias relacionadas con los aspectos contractuales de los derechos de propiedad industrial e intelectual, debido a que estos son derechos personales susceptibles de transacción. Ahora bien, cabe entonces preguntarse si, tal como estudiamos en el capítulo anterior, la represión contra las cláusulas abusivas en los contratos de licencia de tecnología establecida por el Derecho de la competencia económica será también susceptible de someterse a la justicia arbitral. Así, la doctrina mantiene que en los casos en que el Derecho de la competencia entre a regular un abuso de un derecho de propiedad industrial o intelectual suscitado con ocasión de un contrato, tal controversia podrá ser conocida por un tribunal arbitral, toda vez que se cumplirían los requisitos mencionados anteriormente en cuanto la cuestión tenga naturaleza litigiosa, sea transigible y de carácter patrimonial657.

656 Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, auto de 8 de septiembre de 1999, disponible en: http://www.ramajudicial.gov.co (última consulta 19/05/2012). 657 RENGIFO GARCIA, E., Del abuso del derecho al abuso de la posición dominante en el mercado, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2ª ed., 2004, págs. 401 y ss. BARRAGÁN ARANGO, L. A. RIVERA RAMÍREZ, I., “Arbitraje comercial internacional en Colombia: Marco legal y jurisprudencial”

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Analizada la competencia judicial internacional y la posibilidad de elección del tribunal competente y del sometimiento a arbitraje en el ámbito latinoamericano llegamos a la conclusión de que en los países de América Latina se aceptan las cláusulas elección de foro y de sumisión a arbitraje comercial internacional. En los países miembros del MERCOSUR, la aceptación de este tipo de cláusulas se realiza en virtud del Protocolo de Buenos Aires y en los Estados miembros de la CAN, al no existir un ordenamiento supranacional de Derecho internacional privado, es necesario acudir a las legislaciones internas de los países miembros. A pesar que en algunos países como Colombia no existe una norma que faculte a las partes a designar un tribunal ordinario extranjero, la influencia de las leyes de arbitraje, en donde sí se acepta tal elección de la sede arbitral, ha conducido a que la jurisprudencia aplique analógicamente estas normas a la sumisión a tribunales extranjeros ordinarios. Siguiendo el iter lógico de este trabajo de investigación, una vez analizado el sector de la competencia judicial internacional y el sometimiento a arbitraje comercial internacional, corresponde ahora estudiar la aceptación de la elección de la ley aplicable y la determinación de la misma en defecto de elección en los países de América Latina.

en El arbitraje comercial internacional en Iberoamérica. Marco legal y jurisprudencial, Madrid, La Ley, 2009, pág. 206.


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B. La elección y determinación de la ley aplicable a los contratos internacionales de transferencia de tecnología en los países de América Latina. Argentina, Brasil y Colombia

221. En el presente epígrafe abordaremos el estudio del sector de la ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología en América Latina, con el fin de identificar los aciertos y carencias que se encuentran en las legislaciones de estos países. Para tal fin, iniciaremos el estudio con una introducción al estado actual de la regulación de la ley aplicable a los contratos en América Latina (1), para posteriormente realizar un análisis dirigido específicamente a los contratos de transferencia de tecnología (2).

1. Introducción: Situación actual de la regulación sobre ley aplicable a los contratos en América Latina

222. Para contestar la pregunta de si los tribunales latinoamericanos aceptan las cláusulas que designan el Derecho aplicable en un contrato de licencia de tecnología, en este epígrafe empezaremos por una descripción de la evolución del tratamiento de la ley aplicable a los contratos en América Latina, para posteriormente analizar a través de casos prácticos la manera en que diferentes ordenamientos jurídicos latinoamericanos abordan la determinación de la ley aplicable a los contratos internacionales de licencia de tecnología. 223. 37. Los Tratados de Montevideo, estudiados en el epígrafe anterior, establecen que, en lo que concierne a los contratos internacionales, el lugar donde estos deban cumplirse determinará el ordenamiento aplicable a los mismos en cuanto a su existencia, validez, consecuencias y en general todos los aspectos relacionados

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA con el estatuto contractual. En cuanto a la forma, será esta misma ley la que establezca las formalidades que se deben cumplir para que el contrato sea válido. De igual manera, con referencia a la contratación entre ausentes, el Tratado dispone que la ley aplicable sea aquella del lugar desde donde partió la oferta658. En la IX Conferencia en Bogotá (1948) se consolidó la creación de la Organización de Estados Americanos (en adelante OEA) creada como una entidad autónoma y constituida por una estructura permanente de órganos. Esta institución, años más tarde acogió en su seno las Conferencias Especializadas de Derecho Internacional Privado (en adelante CIDIP), iniciadas en 1975 que han sido el hilo conductor en el proceso de codificación progresiva en el continente americano. Fruto de estas reuniones han surgido numerosas convenciones y protocolos659 la Convención Interamericana sobre Competencia en la esfera internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras, entre otras. Ante las críticas a los Tratados de Montevideo, en la V reunión del CIDIP se aprobó la Convención interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales, aprobada en México en 1994660. Debido 658 ALBORNOZ, M. M., “El derecho aplicable a los contratos internacionales en el sistema interamericano” en Revista Iustitia, núm. 16, Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico de Monterrey, 2007, pág. 89. 659 Entre ellas, aunque ajeno al objeto de esta tesis doctoral, la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores y la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Para acceder a los textos de las Convenciones aprobadas por la Conferencia y los trabajos preparatorios ver la página web de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos, OEA, disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/derecho_internacional_privado.htm (última consulta 19/05/2012). 660 Para una descripción de la evolución de las CIDIP, vid. KLEIN VIEIRA, L., “La VII conferencia especializada interamericana de derecho internacional privado – CIDIP VII” en Centro Argentino de Estudios Internacionales, núm. 54, 2008, págs. 3-8. En cuanto al desarrollo de la quinta reunión: MIRALLES SANGRO, P., “La CIDIP.-V (México 1994): una nueva contribución al derecho internacional privado” en Boletín de la facultad de Derecho de la UNED, núm. 5, 1994, págs. 101-144.


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a la importancia teórica que representa para el continente americano la Convención Interamericana, consideramos importante señalar los aspectos más importantes que inciden sobre el objeto de estudio de este trabajo de tesis doctoral.

a) Convención interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales

224. El jurista mexicano J. L. SIQUEIROS fue el encargado de la realización del anteproyecto de la Convención interamericana cuyo texto final presentó una marcada influencia del CR. La Convención Interamericana, al igual que el CR y que el actual RRI661 reconoce en el artículo 7 la facultad de las partes contratantes para elegir el ordenamiento aplicable a la totalidad o parte del contrato. Ahora bien, en caso que las partes no hubiesen hecho uso de esta facultad, el artículo 8 del anteproyecto, revisado por el comité de expertos662 establecía, siguiendo al CR, que en caso que las partes no hubieren elegido la ley aplicable al contrato, éste se regiría por la ley del Estado de la parte que realizara la prestación característica663. La Conferencia Especializada de la OEA decidió apartarse de la fórmula utilizada en el CR por considerar que no era la más apropiada para el continente americano. Las distintas delegaciones participantes en la Conferencia aceptaron eliminar la expresión

661 Reglamento (CE) núm. 593/2008, cit. supra. 662 El Comité de Expertos de la OEA se reunió en Tucson, Arizona, en Noviembre de 1993. 663 SIQUEIROS, J. L., “Los Principios de UNIDROIT y la Convención interamericana sobre el Derecho aplicable a los contratos” en, Contratación internacional. Comentarios a los principios sobre los contratos comerciales internacionales del Unidroit, México D.F., Universidad Nacional Autónoma de México - Universidad Panamericana, 1998, pág. 226.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA “suministro de la prestación más característica” y redactar un nuevo texto que posteriormente se convertiría en el artículo 9, el cual dispone:

“Si las partes no hubieran elegido el Derecho aplicable o si su elección resultara ineficaz, el contrato se regirá por el Derecho del Estado con el cual tenga los vínculos más estrechos.

El tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para determinar el Derecho del Estado con el cual tiene los vínculos más estrechos. También tomará en cuenta los principios generales del Derecho comercial internacional aceptados por organismos internacionales. No obstante si una de las partes del contrato fuere separable del resto del contrato y tuviese una conexión más estrecha con otro Estado, podrá aplicarse, a título excepcional, la ley de este otro Estado a esta parte del contrato”.

Cabe aclarar que dentro de los aspectos objetivos a que se refiere el artículo arriba citado, están los lugares de celebración y ejecución del contrato, el domicilio y la nacionalidad de las partes, mientras dentro de los subjetivos están, el equilibrio de intereses, la relación más significativa, los vínculos más estrechos, e incluso la prestación más característica. 225. Otro de los aspectos en los cuales la Convención interamericana664 presenta una notable diferencia con el CR y con el RRI es el especial énfasis que se otorga a la lex mercatoria. El artículo 10 dispone que, además de lo previsto en los preceptos anteriores, “se aplicarán, cuando corresponda, las normas, las

664 Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, cit. supra.


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costumbres y los principios del derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y equidad en la solución del caso concreto”. Este artículo ha sido criticado por su amplitud y falta de precisión derivada de la expresión “cuando corresponda”, puesto que no se establecen los parámetros para determinar los casos en que debe ser aplicada la lex mercatoria, entendiendo esta como las normas, las costumbres y los principios del Derecho comercial internacional; en todo caso, cabe destacar el papel de asistencia que ésta desempeña en la Convención para la determinación de la ley aplicable al contrato665. A continuación planteamos un caso hipotético con el que se podremos demostrar la forma en que la Convención interamericana666 aborda la ley aplicable cuando se ha elegido por las partes la lex mercatoria como Derecho aplicable al contrato. Así mismo, utilizaremos el contrato de franquicia con el fin ilustrar la posibilidad de aplicar lo predicado sobre la licencia a otras formas contractuales complejas. A continuación presentamos un caso práctico que nos permitirá ilustrar lo aquí sostenido: Supuesto fáctico a analizar:

La sociedad noruega “Eurocell Power Ltd.”, dedicada a la fabricación y venta de sistemas de producción de energías alternativas a través de paneles solares, ha celebrado en la ciudad de Oslo un contrato de franquicia con la empresa mexicana “Renueva S.A.” mediante el cual, a cambio de una suma de entrada, más un 10% de las utilidades netas anuales de la

665 SIQUEIROS, J. L., “Los Principios de UNIDROIT y la convención interamericana sobre el Derecho aplicable a los contratos”, op. cit., pág. 226. 666 Convención interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales, cit. supra.


sociedad, “Eurocell Power” se obliga a: otorgar la autorización de uso de la marca “Bright energy”, registrada en el Instituto de Propiedad Industrial de México, otorgar la autorización de uso de la patente Nº 189043, registrada ante la misma entidad, comunicar y autorizar el uso de un know how relacionado con el proceso de instalación de los paneles solares y, finalmente, proporcionar asistencia técnica y comercial durante los dos primeros años de vigencia de la relación. En el contrato se estipula que el franquiciado no podrá ser propietario de cualquier otro establecimiento comercial dedicado a actividades que puedan generar competencia a la que constituye el objeto del contrato. Dentro del texto del contrato se estipula que el Código Deontológico europeo de la franquicia667 será el encargado de regir la relación contractual. Después de tres años desde la celebración del contrato, la sociedad “Eurocell Power Ltd.” logra establecer que una de las empresas competidoras en territorio mexicano ha sido adquirida por una sociedad controlada por “Renueva S.A.”, razón por la cual

667 La importancia de la franquicia en el comercio internacional ha conducido al establecimiento de diferentes asociaciones que han consolidado la importancia de esta figura contractual. Todas estas asociaciones han colaborado en la configuración de este tipo de contratos a través de la creación de códigos de comportamiento. GALLEGO SÁNCHEZ, E., La franquicia, Madrid, Trivium, 1991, pág. 59-60. El Código Deontológico Europeo de la Franquicia fue creado el 22 de septiembre de 1972, fecha en la que se constituye en Francia la “Federación Europea de la Franquicia” Concebida como organización integrada por distintas federaciones y asociaciones nacionales europeas que declara como fines el estudio objetivo y científico de la franquicia en todos sus aspectos. Aunque no tiene fuerza vinculante, el TJUE reconoció el valor y utilidad del Código Deontológico por haber establecido una definición de la franquicia y un sistema responsable de buenas prácticas en el ejercicio de esta modalidad contractual. El Código Deontológico está disponible en: http://www.eff-franchise.com/IMG/article_PDF/article_13.pdf (última consulta 19/05/2012).


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decide acudir ante los tribunales mexicanos solicitando la terminación del contrato y el pago de la cláusula penal establecida en el mismo por la violación del pacto de no competencia.

De acuerdo con el caso planteado, las partes han elegido el Código Deontológico Europeo de la franquicia como cuerpo normativo que regirá la relación contractual. Esta elección se presenta con alguna frecuencia en algunos contratos de transferencia de tecnología, como el contrato de ingeniería en donde usualmente se acude a las normas de la FIDIC. Es necesario entonces establecer la validez de dicha elección en concordancia con el ordenamiento jurídico del foro. Recordemos que México, junto con Venezuela, han sido los únicos países que han ratificado la Convención Interamericana, de suerte que el presente caso lo resolveremos a la luz de dicha Convención. 226. En el artículo 7 de la Convención interamericana se consagra la libertad que tienen las partes para elegir la ley aplicable a su relación contractual668, de suerte que, en principio, la elección realizada por los contratantes sería válida. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que dicha elección no está dirigida a un ordenamiento jurídico de un país determinado, sino a un cuerpo normativo procedente de la Federación Europea de la Franquicia. En este sentido, tal como anotamos en líneas anteriores, el artículo 10 permite la aplicación de la lex Mercatoria y puesto que en su

668 El artículo 7 de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, cit. supra. Establece que “El contrato se rige por el derecho elegido por las partes. El acuerdo de las partes sobre esta elección debe ser expreso o, en caso de ausencia de acuerdo expreso, debe desprenderse en forma evidente de la conducta de las partes y de las cláusulas contractuales, consideradas en su conjunto. Dicha elección podrá referirse a la totalidad del contrato o a una parte del mismo. La selección de un determinado foro por las partes no entraña necesariamente la elección del derecho aplicable”.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA texto se establece que se admitirán “los usos y prácticas comerciales de general aceptación”, consideramos que la elección cumple los requisitos de la convención y, por tanto, será válida la resolución del caso de acuerdo con el Código Deontológico. Es de destacar que en este punto encontramos una notable diferencia con el ámbito europeo en donde, tal como estudiaremos en el siguiente epígrafe, la elección de las partes debe estar dirigida a un ordenamiento estatal, quedando limitada la posibilidad de elegir la lex mercatoria como marco regulatorio del contrato, a no ser que el Derecho estatal la permita. 227. Paralelamente a las discusiones sobre la Convención Interamericana, en la quinta reunión de la CIDIP la comisión primera fue encargada de ocuparse de los temas de la contratación internacional y de los contratos de transferencia de tecnología. Esta comisión solamente llegó a adoptar una Resolución, en la que se pone de manifiesto que en cuanto a los contratos de transferencia de tecnología “esta materia ha sido examinada en otros foros internacionales con distintas orientaciones y que actualmente la misma ha adquirido un nuevo enfoque que amerita la realización de estudios que faciliten un mejor entendimiento de la misma, todo ello con el fin de que se pueda establecer, en su caso, la conveniencia de continuar el estudio de esta cuestión dentro del proceso de codificación del Derecho internacional privado en el continente”669. Paradójicamente, a pesar de constituir un tema de vital importancia para todas las economías de los países participantes, la discusión sobre la regulación de los contratos internacionales de transferencia de tecnología no ha sido incluida en las reuniones posteriores del CIDIP hasta la fecha670 669 Resolución Número 1 adoptada el 18 de marzo de 1994. CIDIP-V/RES. 1 (94), disponible en: http://www.oas.org (última consulta 02/05/2012). 670 La agenda temática de cada una de las conferencias se puede encontrar en la página web de la secretaría de asuntos jurídicos de la Organización de los Estados Americanos, OEA http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPI_home.htm (última consulta 19/05/2012).


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228. Debemos resaltar que la Convención interamericana ha sido uno de los más importantes logros de los últimos años en cuanto a la codificación del Derecho internacional privado en el área de la contratación en el continente americano, pero paradójicamente su aplicación práctica es restringida, toda vez que al igual que lo sucedido con los tratados de Montevideo de 1940 o con el mismo Código Bustamante, la falta de voluntad política de los países ha llevado que solo México y Venezuela hayan ratificado este instrumento, de suerte que a pesar de los esfuerzos señalados, en materia de contratación internacional y sobre todo en el área de los contratos de transferencia de tecnología será necesario acudir a los ordenamientos jurídicos internos.

b) La ley aplicable a las obligaciones contractuales en las legislaciones estatales de los países de América Latina

229. Lo primero que debemos señalar al iniciar el estudio del Derecho aplicable a las obligaciones contractuales en las legislaciones estatales de los países de América Latina es, por una parte, la ausencia de una posición uniforme en cuanto a la determinación de la ley aplicable en el sector de la contratación internacional y, por otra la preponderancia que hasta hace algún tiempo tenía la aplicación de la lex fori, debido al limitado éxito que hasta hace una década habían tenido las naciones latinoamericanas en el establecimiento de un libre comercio entre ellas671.

671 JUENGER, F. K., “Contract Choice of Law in the Americas”, American journal of comparative law, núm. 45, 1997, págs. 196 y 197.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Con ocasión de la celebración de la quinta reunión de la CIDIP, fue distribuido en 1991 un cuestionario relativo al contrato internacional a los países miembros de la institución que reúne a todas las naciones del continente americano672. De acuerdo con las respuestas a este cuestionario es posible identificar cuatro grupos de países. El primero es el grupo de países en los que se establece la autonomía conflictual de las partes, como México (artículo 13, fracción V del Código Civil Federal) y Venezuela (artículo 116 del Código del comercio), en los cuales aún antes de formar parte de la Convención Interamericana se consagraba la libertad de las partes para elegir el ordenamiento regulatorio de su relación contractual, o Perú, que aunque no contestó al cuestionario citado anteriormente, consagra en su Código civil (artículo 2095) que “las obligaciones contractuales se rigen por la ley expresamente elegida por las partes y, en su defecto, por la ley del lugar de su cumplimiento”. El segundo grupo de países integrado por Colombia, Costa Rica y Honduras, a pesar de no contemplar en su legislación civil o comercial de forma expresa la admisión de la autonomía conflictual de los contratantes, contienen en sus respectivas leyes de arbitraje o de resolución alternativa de conflictos disposiciones que reconocen la libertad de las partes para elegir el ordenamiento jurídico que regirá su relación contractual. La presencia de estas disposiciones ha conducido a que jurisprudencialmente y con base en interpretaciones analógicas se reconozca esta facultad aún en casos que se encuentren en el conocimiento de la justicia ordinaria673.

672 Ver Organización de los Estados Americanos, OEA, Consejo Permanente en materia de Contratación Internacional, Respuestas de los gobiernos de los Estados miembros al cuestionario sobre contratación internacional (CP/CAJP-822/91 - addenda 1 al 10). 673 Los ordenamientos en los que se contempla la autonomía de la voluntad conflictual son: En Colombia, el artículo 2 de la Ley 315 de arbitraje internacional de 1996; en Costa Rica, el artículo 22 de la Ley núm. 7727 sobre Resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social, del 9 de diciembre


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El tercer grupo de países está compuesto por aquello en los que existe una autonomía conflictual limitada o condicionada a que la elección de las partes este dirigida a la legislación de un país que guarde algún tipo de nexo con la relación contractual. En este grupo se sitúan Argentina y Chile. Finalmente, en el último grupo encontramos la posición de no admitir la autonomía conflictual cuyo único exponente es Brasil, en donde, tal como estudiaremos posteriormente, los contratantes no cuentan con la facultad de elegir la ley que regulará el contrato, sino que ésta se determina en función del lugar donde se haya celebrado el contrato674.

2. La ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología en América Latina

230. Corresponde ahora el estudio de la ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología en los países de América Latina. Debido a la falta de jurisprudencia en los países latinoamericanos sobre contratos de transferencia de tecnología y a que en la tarea de la determinación de la ley aplicable existen diferencias entre las figuras contractuales utilizadas para llevar a cabo la transferencia tecnológica, en este apartado utilizaremos casos hipotéticos de las diversas figuras contractuales estudiadas en el capítulo primero.

de 1997, Gaceta” del 14 de enero de 1998; en Honduras, el artículo 88 de la Ley de conciliación y arbitraje, Decreto 161 de 2000, Gaceta No. 29,404 de 14 de febrero del 2001. 674 Artículo 9 de la Ley de Introducción al Código Civil, cit. supra.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Para el examen de los casos propuestos será necesario determinar en primer lugar, la clase de controversia a la que nos enfrentamos, esto es, establecer si estamos en presencia de un conflicto de naturaleza contractual o, por el contrario, uno en que se afecten los elementos intrínsecos del derecho de propiedad industrial. Este primer paso es de vital importancia, toda vez que la frontera que divide estos dos aspectos no siempre es clara y puede prestarse a confusiones con serias repercusiones para las partes intervinientes en un contrato de transferencia de tecnología. Como resultado de la calificación mencionada en el párrafo anterior, podemos enfrentarnos a dos escenarios. El primero es estar en presencia de una controversia que involucre aspectos intrínsecos de los derechos de propiedad industrial e intelectual y, el segundo, consiste en una controversia en la cual estén involucrados aspectos netamente contractuales. La importancia de esta clasificación radica en el poder de disposición de las partes en cada una de estas situaciones, ya que mientras en el primer escenario las partes no podrán ejercer su autonomía de la voluntad conflictual, en el segundo escenario la controversia se resolverá de acuerdo con la ley elegida por las partes. En el desarrollo de este trabajo de investigación hemos analizado los bloques de integración suramericanos CAN y MERCOSUR. No obstante, debido a que no existe un cuerpo normativo supranacional que se ocupe de la determinación de la ley aplicable, ya que ni en la Decisión 486, ni en la 351 de la CAN se encuentra ninguna disposición relativa a la determinación del Derecho aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual respectivamente, iniciaremos nuestro estudio con el ordenamiento colombiano.


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a) La ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología en Colombia

231. Tal como hemos señalado anteriormente, al no existir en la reglamentación de propiedad industrial e intelectual vigente en Colombia, una disposición especial en cuanto a la legislación aplicable a los contratos de licencia de tecnología debemos acudir a las normas de conflicto establecidas por el sistema de Derecho internacional privado de producción interna. Es preciso aclarar que el Derecho internacional privado en Colombia no se encuentra recogido en un único instrumento jurídico, sino que por el contrario se encuentra diseminado en diferentes textos, tales como la Constitución Nacional, el Código Civil y el Código de Comercio675. 232. Para situar la investigación en su contexto, consideramos pertinente poner de relieve algunos aspectos relacionados con el sistema de Derecho internacional privado colombiano. Antes del año 1991, debido a las medidas proteccionistas del comercio nacional, Colombia se hallaba en una especie de aislamiento en donde la contratación se llevaba a cabo casi exclusivamente entre nacionales y en las contadas excepciones en las que tomaba parte un contratante extranjero se aplicaba la denominada “doctrina Calvo” que, como hemos indicado, obligaba a aplicar la ley colombiana a los casos planteados ante los tribunales nacionales.

675 Las normas de conflicto relevantes para el tema de la contratación internacional son los artículos 19 y 20 del Código Civil de Colombia, modificado por la Ley 820 de 2003, Diario Oficial núm. 45.244 de 10 de julio de 2003; el artículo 869 del Código de comercio colombiano, cit. supra. y, el artículo 1º de la Ley 315 de septiembre 12 1996 por la cual se regula el arbitraje internacional y se dictan otras disposiciones, Diario Oficial núm. 42.878 de 16 de septiembre de 1996.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Con el proceso de apertura económica iniciado en 1991, Colombia vio aumentar exponencialmente los intercambios comerciales llevados a cabo a través de contratos internacionales, de suerte que el sistema jurídico de Derecho internacional privado, rezagado por tanto tiempo, debió enfrentarse al reto de regular unas circunstancias inexistentes en el momento de su creación. Aunque en el ordenamiento colombiano no existe una disposición expresa que establezca los casos en los que estamos en presencia de un contrato internacional, la doctrina mayoritaria sostiene que es posible la aplicación por analogía de la Ley 315 de 1996 que regula el arbitraje internacional676. El artículo 1 de esta ley dice que habrá arbitraje internacional cuando las partes lo hayan pactado expresamente y adicionalmente, se presente cualquiera de estos eventos:

- Que las partes tengan domicilio en países diferentes. - Que la parte fundamental de la obligación que dio origen al

litigio se deba cumplir en país distinto a aquel en que las partes tienen su domicilio.

- Que las partes convengan que la sede del tribunal esté en país distinto al del domicilio de las partes.

- Que en la relación jurídica haya intereses o afecte el interés de uno o más Estados.

233. La doctrina colombiana afirma que no existe motivo alguno para que en presencia de una cláusula de sumisión a un arbitraje comercial haya total libertad para pactar cualquier ley sustancial aplicable, pero que en ausencia de esta cláusula y existiendo una cláusula atributiva de competencia judicial internacional no se permita a las partes ejercer su autonomía de la voluntad conflictual. Eso nos lleva a que los elementos internacionales contenidos en el artículo 1 de la Ley 315 de 1996 servirán como referencia para

676 Ley 315 de 1996 de Arbitraje, cit. supra.


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determinar la internacionalidad de todo tipo de contratos, así estos no contengan un pacto arbitral677. Ahora bien, en cuanto a la validez del pacto de elección de la ley aplicable a las relaciones contractuales, en Colombia se sostuvo durante muchos años que una cláusula de este tipo era contraria a los artículos 19 y 20 del Código Civil colombiano, toda vez que se argumentaba que se vulneraría el principio de territorialidad establecido en estas disposiciones678. No obstante, en los últimos años la jurisprudencia colombiana en la materia ha experimentado un cambio respecto a su antigua posición, mostrándose favorable a la elección de los contratantes del ordenamiento rector de su relación en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad679.

677 ALJURE SALAME, A., “La regla de conflicto en el contrato internacional”, en Revista de Derecho privado, núm. 25, 2000, pág. 50. 678 La Corte Constitucional colombiana en la sentencia T-1157 de 2000, disponible en: http://www.ramajudicial.gov.co (última consulta 05/05/2012) se pronunció acerca del alcance del principio de territorialidad de la ley y sus excepciones de la siguiente forma: “El principio de la territorialidad de la ley es co-sustancial con la soberanía que ejercen los Estados dentro de su territorio; de este modo cada Estado puede expedir normas y hacerlas aplicar dentro de los confines de su territorio. El mencionado principio se encuentra morigerado con las siguientes excepciones: i) los colombianos residentes o domiciliados en el extranjero permanecerán sujetos a la ley colombiana, en lo relativo al estado civil, a su capacidad, a la determinación de derechos y obligaciones de familias, en la medida que se trate de ejecutar actos que deban tener efectos en Colombia; ii) todo lo concerniente a los bienes, en razón de que hacen parte del territorio nacional y se vinculan con los derechos de soberanía, se rigen por la ley colombiana, a partir de la norma contenida en el artículo 20 del Código Civil, que aun cuando referida a los bienes en cuya propiedad tiene interés o derecho la Nación es aplicable, en general, a toda relación jurídica referida a los bienes ubicados dentro del territorio nacional; iii) la forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados”. 679 ESPLUNGES MOTA, C. y otros, Derecho de los Contratos Internacionales en América Latina, Portugal y España, Madrid, Edisofer, 2008, págs. 219-221.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA 234. Uno de los pronunciamientos más importantes en el que se refleja el cambio de posición frente a la posibilidad de las partes de elegir la ley aplicable al contrato se presentó en el desarrollo de una demanda de inconstitucionalidad680 de la Ley 315 de 1996681 en la cual la Corte Constitucional defiende la autonomía de la voluntad como elemento fundamental de los contratos transfronterizos y pone de relieve la importancia de la libertad de las partes en la elección no solo de los tribunales, sino también de la ley rectora del contrato la cual podrá ser diferente al ordenamiento colombiano siempre y cuando se contemple en la relación un elemento extranjero, aunque éste sea únicamente la nacionalidad de una de las partes682. En conclusión, es posible afirmar que actualmente en Colombia es aceptado el pacto de elección de ley aplicable en todos los contratos que presenten uno de los elementos de internacionalidad contenidos en la Ley 315 de 1996683. 680 Corte Constitucional colombiana, Sentencia C-347/97 de 23 de julio de 1997. “admitir el desplazamiento de las leyes nacionales no entraña renuncia a la soberanía. Simplemente se acepta que… las partes definan, en uso de su autonomía pero dentro de un marco predeterminado por el derecho interno e internacional, las reglas que habrán de aplicarse para solucionar tales controversias”. Y que “frente a la existencia de ordenamientos jurídicos heterogéneos, que contienen reglas disímiles e incluso contradictorias, el derecho interno de los Estados interesados en fomentar las relaciones internacionales, debe ofrecer a las personas involucradas en negocios internacionales, una regla que les permita saber con exactitud cuáles son las normas que se les han de aplicar, a fin de que puedan adaptar a ellas su comportamiento y estimar sus expectativas”. 681 Ley 315 de 1996 sobre arbitraje internacional. cit. supra. 682 ESPINOSA QUINTERO, L., “Principio de autonomía de la voluntad e instrumentos de carácter internacional en el sistema jurídico colombiano”, en Revista Civilizar, vol. 9, núm. 16, 2009, pág. 37. 683 Aunque la jurisprudencia colombiana en este tema es escasa, merece la pena resaltar la sentencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, que en el desarrollo de un caso de un contrato que contiene una cláusula en la que se dispone que la ley aplicable será la del Estado de Alabama, Estados Unidos, establece que dicha elección, que reputa como válida, no será obstáculo para el conocimiento de la controversia por los tribunales colombianos. Sentencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, núm. 242001429 01 de 30, de


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235. Tal como se ha realizado anteriormente, para obtener una visión práctica de la forma en que el ordenamiento colombiano abordaría una controversia derivada de un contrato de licencia de tecnología, plantearemos a continuación un caso hipotético. Supuesto fáctico a analizar:

La sociedad española Tresteve S.A. es titular de una patente sobre un medicamento para el tratamiento de afecciones respiratorias concedida tanto en España, cuanto en diferentes países suramericanos, entre ellos Colombia. Después de haber sostenido negociaciones en la ciudad de Madrid con la empresa Farmacéuticos Andinos Ltda., con domicilio en la ciudad de Bogotá, Colombia, se celebra en territorio español un contrato de licencia de patente en virtud del cual se concede la autorización de uso de la patente señalada por un término de 10 años contados desde el momento de la firma del contrato para todo el territorio colombiano.

abril de 2002, disponible en: http://www.ramajudicial.gov.co (última consulta 05/05/2012). En el mismo sentido se pronuncia la Corte Constitucional colombiana en la sentencia C-276 de 15 de abril de 2006 en la que se examinó la constitucionalidad de la Ley 967 de 2005, por medio de la cual se aprueba el Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil y su protocolo sobre cuestiones específicas de los elementos de equipo aeronáutico. En esta sentencia la corte reconoce la autonomía de la voluntad como elemento esencial de los negocios internacionales, siempre y cuando dicha autonomía, no contravenga situaciones de orden público, para el caso particular, derechos fundamentales de terceros (debido proceso, acceso a la justicia, etc.), o los intereses prioritarios de la sociedad (protección al trabajador y los bienes de la Nación), disponible en: http://www.ramajudicial.gov.co. En contra de esta posición ver ZULETA LONDOÑO, A.,” Las cláusulas de selección de foro y selección de ley en la contratación internacional: una visión desde el Derecho internacional privado colombiano”, op. cit., pág. 33.


Como contraprestación a la autorización otorgada, la compañía colombiana se compromete al pago de un 20% de las utilidades netas obtenidas por la venta del producto. El contrato carece de cualquier disposición que indique la elección de las partes de la ley aplicable al contrato. En el sexto año de la vigencia del contrato, la sociedad “Farmacéuticos Andinos Ltda.” incumple con su obligación de pagar los royalties estipulados en el contrato, razón por la cual la sociedad Tresteve S.A. decide acudir ante los tribunales colombianos para obtener una declaratoria de incumplimiento del contrato y la respectiva indemnización económica.

Aplicando el método propuesto anteriormente, el primer paso para la resolución de este caso es establecer la naturaleza de la controversia. En este sentido será necesario tener en cuenta el origen de la misma y las pretensiones de la parte accionante. En el caso planteado es claro que no están en juego aspectos intrínsecos de la patente objeto del contrato, puesto que la sociedad española persigue una indemnización económica derivada del incumplimiento de la licenciataria, razón por la cual estamos en presencia de uno de los aspectos regulados por la lex contractus. En consecuencia, debemos aplicar el siguiente paso mediante el cual se establecerá si las partes han ejercido su autonomía conflictual. De acuerdo con el planteamiento, al no encontrarse dentro del clausulado del contrato la elección de la ley que lo gobierne, será necesario aplicar las normas de conflicto del ordenamiento del foro, esto es, el ordenamiento colombiano, para determinar la ley aplicable al caso en cuestión. 236. La ley colombiana regula la determinación del Derecho aplicable para los contratos celebrados en el extranjero en el artículo 20 del Código Civil que dispone:


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“Los bienes situados en los territorios y, aquéllos que se encuentren en los Estados, en cuya propiedad tenga interés o derecho la Nación, están sujetos a las disposiciones de este Código, aún cuando sus dueños sean extranjeros y residan fuera de Colombia. Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos celebrados válidamente en país extraño. Pero los efectos de dichos contratos, para cumplirse en algún territorio, o en los casos que afecten a los derechos e intereses de la Nación, se arreglarán a este código y demás leyes civiles de la Unión”.

Tal como podemos observar, esta norma presenta el inconveniente de acumular en una sola disposición tres principios distintos: en el primer apartado, se consagra el estatuto real, posteriormente se establece la efectividad extraterritorial de los contratos y, por último, la ejecución de los contratos en territorio colombiano684. En el apartado segundo de esta norma podemos observar como el ordenamiento colombiano acepta la validez de los contratos celebrados en el exterior, sin embargo, los efectos de estas relaciones contractuales, esto es, las obligaciones que surgen de ellas, se regirán por la ley del lugar en que se ejecuten (lex loci exequtionis). Esta postura esta en concordancia con el artículo 869 del Código de Comercio que establece que la ejecución de los contratos celebrados en el exterior que deban cumplirse en el país, se regirá por la Ley colombiana685.

684 MONROY CABRA, M. G., Tratado de Derecho Internacional Privado, op. cit., pág. 301. 685 MOJICA GÓMEZ L., Manual práctico Derecho internacional privado, Bogotá, Universidad del Rosario, 2003, pág. 75.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA La redacción del artículo 20 del Código civil resulta un tanto confusa, puesto que, aunque de acuerdo con el apartado segundo de este artículo los contratos celebrados válidamente en un país extranjero son válidos en Colombia, la norma no señala cual será la ley aplicable a los mismos. 237. En consecuencia, a nuestro juicio, la interpretación correcta de este artículo consiste en que en lo concerniente a los contratos celebrados en el extranjero, si estos versan sobre bienes situados en Colombia, se aplicarán las leyes colombianas, de lo contrario, es posible la sujeción a normas extranjeras. No obstante lo anterior, en todo caso, cuando los efectos del contrato se desplieguen en el país, esto es, cuando la ejecución de las obligaciones que se desprenden del contrato se deba llevar a cabo en Colombia estas se regirán por la ley colombiana. Teniendo presente esta interpretación, en el caso de estudio nos encontramos frente a una controversia de tipo contractual que tiene lugar como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de una de las partes; adicionalmente, el desarrollo del contrato que enmarca estas obligaciones tiene lugar en territorio colombiano, razón por la cual, a falta de una cláusula de elección de ley aplicable, será el ordenamiento colombiano el que regirá la relación contractual en virtud del apartado segundo del artículo 20 del Código civil. 238. Ahora bien, después de analizar la forma en que se establece la ley aplicable a un caso en el que se involucren aspectos contractuales de la controversia planteada en un contrato de licencia, es pertinente estudiar la manera en que se resolvería un caso en el que la controversia tenga como origen aspectos intrínsecos de los derechos de propiedad industrial e intelectual involucrados en el contrato. A continuación utilizaremos un caso que nos permitirá introducir nuevos elementos a los ejemplos hasta el momento planteados. En primer lugar, utilizaremos el marco de un contrato de ingeniería, con el propósito de confirmar lo


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sostenido en cuanto la posibilidad de aplicar lo predicado sobre el contrato de licencia a las formas contractuales complejas; en segundo lugar, utilizaremos un bien inmaterial protegido por el Derecho de autor y, finalmente, tendremos en cuenta la diferencia en la protección otorgada por diferentes sistemas jurídicos al mismo bien intangible. Para empezar, debemos señalar que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico en los Estados Unidos, de donde proviene uno de los flujos tecnológicos de mayor importancia para Suramérica, los programas de ordenador pueden ser protegidos mediante el sistema de la patente de invención, sin embargo, en la mayoría de las legislaciones de los países suramericanos, receptores de tecnología, esta posibilidad se encuentra expresamente proscrita en las leyes de patentes y la protección de este tipo de intangibles es otorgada por la categoría del derecho de autor. A continuación presentamos un caso práctico que nos permitirá ilustrar lo aquí sostenido: Supuesto fáctico a analizar:

La sociedad norteamericana Best Energy Group constituida bajo las leyes del Estado de Delaware ha celebrado un contrato de engineering llave en mano (Turnkey Contract) con la empresa Carbón de Colombia S.A. en virtud del cual se construirán unas instalaciones de procesamiento de carbón en la región de la Guajira colombiana y que se regirá por las normas del Estado de California.

Dentro de las obligaciones de este contrato se establece que la sociedad norteamericana otorgará una autorización de uso por diez años de dos patentes: la primera, dirigida a proteger un sistema de bandas transportadoras de minerales y, la


segunda, consistente en un procedimiento para la obtención de carbón tratado. De igual manera, la empresa Best Energy Group se compromete a comunicar y autorizar por el mismo periodo de tiempo el uso de un know how relacionado con la extracción del mineral.

Uno de los puntos conflictivos del contrato se encuentra en una patente registrada ante la USPTO a nombre de Best Energy Group que protege un programa de ordenador encargado de controlar la velocidad y sentido de las bandas transportadoras. Toda vez que en Colombia no se admite la protección de programas de ordenador a través del sistema de patentes de invención, se llega a un acuerdo entre las partes según el cual dicho programa será protegido en Colombia por medio del sistema del Derecho de autor.

Tiempo después de la finalización de la construcción de las instalaciones objeto del contrato, la empresa norteamericana se percata que en el mercado ha aparecido un programa de ordenador para controlar bandas transportadoras en instalaciones mineras con unas características muy similares al licenciado a la empresa Carbón de Colombia y que implicaría la puesta en funcionamiento del mismo sistema de bandas protegido por la patente de su propiedad, de suerte que decide acudir ante los tribunales colombianos con el fin de lograr una declaración de infracción y el pago de la cláusula penal estipulada en el contrato.

239. Al igual que con los casos estudiados anteriormente, el primer paso para establecer la ley aplicable a la situación planteada es determinar la naturaleza de la controversia. En el caso objeto de


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estudio, el origen de la disputa está en la presunta violación de un derecho exclusivo sobre un programa de ordenador y una patente de invención. Las pretensiones del demandante, por su parte, están dirigidas al resarcimiento económico derivado de dicha infracción. Así las cosas, nos encontramos frente a una controversia que afecta a uno de los aspectos intrínsecos de los derechos de propiedad industrial e intelectual, ya que se está discutiendo la existencia de una infracción a unos bienes intangibles protegidos por el derecho de autor y por una patente de invención. Una vez establecida la naturaleza de la controversia, debemos identificar la ley que según las normas de conflicto del foro debe ser aplicada a los derechos de propiedad industrial e intelectual. En este punto debemos tener en cuenta que el objeto de la controversia, el sistema de bandas y el programa de ordenador, están protegidos por dos diferentes sistemas normativos: por una parte, por la legislación del derecho de autor y, por la otra, por la disciplina de la propiedad industrial. En primer lugar, analizaremos lo atinente a la protección otorgada por la disciplina de derechos de autor. En materia de Derecho de autor la normatividad de mayor relevancia aplicable en Colombia es la Decisión Andina 351/93686 que hace parte del bloque normativo de la CAN, la Ley 23 de 1982 sobre Derecho de autor687 y la Ley 44 de 1993688, pero ninguno de estos cuerpos normativos contiene una norma de conflicto que nos permita establecer la ley aplicable a este tipo de derechos. 686 Decisión Andina 351 de 1991. cit. supra. 687 Ley 23 del 28 de enero de 1982 sobre Derecho de autor. Diario Oficial núm. 35.949 de 19 de febrero de 1982, disponible en: http://www.uaipit.com (sección de legislación). 688 Ley 44 de 1993. Diario Oficial núm. 40.740, de 5 de febrero de 1993. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982, cit. supra, disponible en: http://www.uaipit.com, (sección de legislación).

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA 240. Al no disponer de una norma de conflicto que establezca la ley aplicable en los ordenamientos comunitarios e internos, debemos acudir a las normas del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas689, del cual Colombia forma parte. En el artículo 5.2 del Convenio de Berna dispone:

“La extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en el que se reclama la protección”.

Esta disposición ha sido interpretada por la doctrina de diferentes maneras. Algunos autores sostienen que el este precepto es una norma general, mientras otros consideran que se trata de una norma de conflicto aplicable a determinados supuestos internacionales. En nuestra opinión, la disposición anteriormente transcrita puede ser considerada una norma de conflicto que establece el criterio de la lex loci protectionis para las obras protegidas por el Derecho de autor, aunque en realidad este es un asunto polémico en el cual encontramos argumentos a favor y en contra, tanto en la doctrina, como en la jurisprudencia690.

689 Convenio de Berna de la OMPI para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, cit. supra. 690 A favor podemos mencionar la Sentencia de la Corte de Casación francesa de 30 enero de 2007, núm. 03-12354, “Lamore” al sostener: “la protection due à tout auteur d’un pays unioniste est exclusivement dévolue à la législation du pays où elle est réclamée, ce qui désignerait celle de l’Etat sur le territoire duquel se produisent les agissements délictueux à propos desquels l’auteur revendique la protection de son œuvre …”. En sentido contrario se pronunció la Sentencia del TJUE de 30 de junio de 2005, asunto C-28/04 Tod’s v. Heyraud, disponible en: http://www.curia.europa.eu/ (última consulta 05/05/2012). Entre los autores que sostienen que el artículo 5.2 del Convenio de Berna tiene un carácter general está GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. y, GUZMÁN ZAPATER, M., “Comentarios a los artículos 145-148”, BERCOVITZ, R. (Dir.), Comentarios a la ley española de propiedad intelectual, Madrid, Tecnos, 1988 pág. 1862; VIRGÓS SORIANO, M., “Artículo 10 aparatado 4” en ALBALADEJO A. y DÍAZ,ALABART, S.


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Así las cosas, aplicando el artículo 5.2 del Convenio de Berna, la ley aplicable al derecho vulnerado será aquella del país en el cual se reclama la protección, por tanto, la ley colombiana. Ahora bien, en cuanto a la ley aplicable a la patente de invención, tal como se indicó, la Decisión Andina 486691 no contiene una norma de conflicto en la cual se establezca la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial, razón por la cual será necesario acudir al Derecho internacional privado de producción interna. Tal como se mencionó con anterioridad, en Colombia no existe una norma de conflicto que haga expresa referencia a los derechos de propiedad industrial e intelectual, motivo por el cual debemos acudir a la normatividad civil relacionada con la ley aplicable a los bienes materiales. A este respecto el artículo 20 del Código Civil colombiano dispone:

“Los bienes situados en los territorios y aquéllos que se encuentren en los Estados, en cuya propiedad tenga interés o derecho la Nación, están sujetos a las disposiciones de este Código, aun cuando sus dueños sean extranjeros y residan fuera de Colombia. Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos celebrados válidamente en país extraño. Pero los efectos de dichos contratos, para cumplirse en algún territorio, o en los casos que afecten a los derechos e

(dirs.), Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, op. cit., págs. 910-912. De acuerdo con J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, estamos en presencia de una norma de carácter particular. Ver CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., La propiedad intelectual en el Derecho internacional privado español, Granada, Comares, 1994, pág. 64. 691 Decisión Andina 486 de 2000, cit. supra.


intereses de la Nación, se arreglarán a este código y demás leyes civiles de la unión”.

241. Como se desprende de la lectura de esta disposición, en el primer apartado no se hace una diferenciación clara entre bienes muebles e inmuebles, pero para nuestra materia de estudio, en caso de estar en presencia de un contrato de transferencia de tecnología que incluya un bien protegido por un derecho de propiedad industrial, debemos tener en cuenta que, de acuerdo con el principio de territorialidad que gobierna estos derechos, la explotación exclusiva de los conocimientos protegidos por la patente de invención estará circunscrita a la competencia territorial del órgano encargado de su concesión. De esta manera, podemos afirmar que al estar sometidos al requisito del registro, la ubicación del derecho estará determinada por el lugar donde tenga asiento el órgano registrador y, al ser una ficción jurídica creada por el Estado, los bienes de propiedad industrial representan, en palabras del Código Civil, una propiedad en la cual la nación tiene un “interés o derecho” lo cual nos conduce a la conclusión que en el caso materia de estudio la patente estará sometida a las normas del ordenamiento colombiano. Esta interpretación del criterio de la lex rei sitae en principio coincidiría con el de la lex loci protectionis, puesto que el territorio para el que se solicitaría la protección en caso de una infracción sería el mismo en el cual se encuentra registrado el derecho, el territorio colombiano.

b) La ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología en Brasil

242. En cuanto a los países miembros del MERCOSUR, debemos destacar la legislación de Brasil, no solo por el hecho de ser la


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primera economía suramericana, sino por las peculiaridades que presenta su ordenamiento jurídico, el cual analizamos a la luz de la resolución del siguiente caso hipotético. Supuesto fáctico a analizar:

La sociedad norteamericana Rivendell Forest Products Corp. constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, ha celebrado en la ciudad de Río de Janeiro un contrato de licencia de know how con la empresa brasileña Madeiras tropicales S.A., en virtud del cual la empresa norteamericana otorga la autorización de uso de una aplicación informática protegida como know how, dedicada a la administración de cotizaciones del precio mundial de madera en función de los niveles de producción de los principales proveedores del sector en el mundo692. Como contraprestación a la autorización otorgada, la sociedad Madeiras tropicales S.A. se compromete a pagar un precio anual equivalente al 5% del valor del incremento en las ventas con respecto al balance del año inmediatamente anterior a la firma del contrato. Dentro del texto del acuerdo se estipula que para cualquier diferencia que se suscite en el desarrollo del mismo será aplicable la legislación del Estado de Nueva York.

Transcurridos seis meses desde la celebración del contrato, la empresa brasileña deja de pagar los

692 Este ejemplo está inspirado en un caso real en el que el objeto de la controversia giraba en torno a la infracción de un know how consistente en una aplicación informática y la posibilidad de proteger este tipo de intangibles a través de esta figura a pesar de que sus componentes se encontraran en el dominio público. Véase Rivendell Forest Prods. v. Georgia-Pacific Corp., 28 F.3d 1042 (10th Cir. 1994).


royalties acordados alegando fallas en el funcionamiento del sistema, razón por la cual la sociedad Rivendell Forest Products Corp. decide acudir ante los tribunales brasileños con el fin de lograr una declaración de incumplimiento contractual y la correspondiente indemnización económica.

Tal como se ha venido realizando hasta el momento, el primer paso en el análisis será establecer la naturaleza de la controversia estudiada, que en este caso es claramente de carácter contractual, debido a que, tanto el origen de la misma, cuanto las pretensiones del accionante, están encaminadas al cumplimiento de una de las obligaciones del acuerdo, en este caso el pago y no involucra la existencia del know how. El siguiente paso será analizar la existencia de una cláusula que indique la ley aplicable al contrato y es precisamente en este punto donde debemos aclarar que en Brasil la libertad de los contratantes para elegir la ley que gobierne su relación no está del todo clara, ya que existen ciertos límites impuestos por el ordenamiento jurídico brasileño que debemos analizar cuidadosamente. 243. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de introducción del Código Civil de Brasil693: “para establecer el régimen de las obligaciones deberá aplicarse la ley del país en que se constituyeron”. En otras palabras, los contratos se regirán por la ley del lugar de su celebración o de donde haya partido la oferta. Paso

693 Decreto-Ley núm. 4.657, de 4 de septiembre de 1942, cit. supra, artículo 9 establece literalmente: “Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituirem. 1. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. 2. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituida no lugar em que residir o proponente”, disponible en: http://www.uaipit.com (sección de legislación).


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seguido, en el apartado segundo, se dispone que “la obligación resultante de un contrato se reputa constituida en el lugar de residencia del proponente”. Según un sector de la doctrina brasileña694 la libertad de contratación se ve expresada en la posibilidad que tienen los contratantes de elegir el lugar en el cual se celebrará el contrato, aunque el efecto real de esta disposición consiste en que una situación fáctica, como el lugar de celebración del acuerdo, primaría sobre una cláusula de elección de ley aplicable que en realidad constituiría la expresión de la voluntad de las partes. 244. Ahora bien, en materia de arbitraje la situación se encuentra en un extremo diametralmente opuesto a la Ley de introducción del Código Civil, toda vez que la Ley de arbitraje 9307/96695 confiere amplias facultades a las partes en cuanto a la elección de la ley aplicable, otorgando la posibilidad de escoger libremente las reglas aplicables a su relación, incluyendo la lex mercatoria, siempre y cuando no vayan en contravía de las buenas costumbres y el orden público

694 WOLD, A., “Validez de los Convenios sobre Fuero del Contrato y Aplicación de la Ley Extranjera a los Convenios Celebrados en el Brasil”, en Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas Unam, Mexico, 1983. pág. 560, disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/48/art/art2.pdf (última consulta 19/05/2012). 695 Artículo 2 de la Ley de Arbitraje: “A arbitragem poderá ser de direito ou de eqüidade, a critério das partes: 1. Poderão as partes escolher livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. 2. - Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comercio”. Vid. Ley Ordinaria núm. 9.307, de 23 de septiembre de 1996 sobre arbitraje, Diario Oficial núm. 9307 de 24 de septiembre de 1996, disponible en: http://br.vlex.com/vid/lei-ordinaria-setembro-arbitragem-34315683#ixzz0m96fE2Ky (última consulta 05/05/2012).

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA En este orden de ideas, en concordancia con el artículo 9 de la Ley de introducción del Código Civil brasileño, las partes deben ser muy cuidadosas al momento de la celebración del contrato, puesto que el lugar en el que éste se celebre será el que determine la ley aplicable al mismo. En este sentido, es imprescindible tener en cuenta que, al someterse a la jurisdicción brasilera, una cláusula de elección de ley aplicable que esté en contradicción con lo dispuesto en el artículo 9 puede ser impugnada y posteriormente declarada inválida696. Esta situación podría presentarse en el caso materia de estudio, puesto que, aunque la voluntad de las partes se encuentra expresada claramente en el sentido de aplicar las leyes del Estado de Nueva York, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de introducción del Código Civil la ley aplicable será la de Brasil, al ser éste el país en donde se llevó a cabo la celebración del contrato. 245. En conclusión, el sistema brasileño de Derecho internacional privado presenta la peculiaridad de restringir la libertad de elección de la ley aplicable al contrato a menos que exista una cláusula compromisoria que obligue a los contratantes a acudir al arbitraje, caso en el cual sería admisible una disposición en la que los contratantes realicen la elección de la ley que gobernará su relación contractual, siempre y cuando esta no vulnere el orden público y las buenas costumbres697. La existencia del modelo rígido de asignación de la ley aplicable a los contratos contenido en la Ley de introducción del Código Civil Brasileño ha sido uno de los motivos por los cuales Brasil no ha ratificado la Convención Interamericana698 que, tal como se

696 ZAITZ, D., Direito & know-how: uso, transmissão e proteção dos conhecimentos técnicos ou comerciais de valor económico, Curitiba, Jurua Editora, 2006, pág. 229. 697 PIMENTEL, L., “Regime juridico geral dos contratos internacionais”, op. cit., pág. 159. 698 Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, cit. supra.


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estudió, reconoce el derecho de los contratantes a ejercer su autonomía conflictual y en su defecto se decanta por el criterio de los vínculos más estrechos para establecer el ordenamiento aplicable al contrato. En este sentido, no han sido pocos los intentos de modificar la mencionada ley. Hasta el momento se han presentado numerosos proyectos, ninguno exitoso, con el fin de poner al día una legislación que data de finales de la década de los cincuenta y que se encuentra actualmente en vigor. Entre los mencionados intentos de modificación debemos destacar el proyecto de ley núm. 4.905 de 1995 que modificaba los dos grandes rezagos de la legislación brasileña: la libertad de elección y criterio de los vínculos más estrechos, armonizándolos con la Convención interamericana. Sin embargo, a pesar de su excelente acogida en los círculos académicos, el proyecto fue retirado por el ejecutivo el día 7 de febrero de 1996699. 246. A pesar de las dificultades que representan para las partes el hecho que el ordenamiento brasileño no reconozca la autonomía de la voluntad conflictual de los contratantes, en años recientes ha venido tomando fuerza una vía alternativa según la cual, ya que el ordenamiento jurídico, contrario a lo que acontece con las cláusulas de ley aplicable, acepta la elección de un tribunal ordinario para conocer las potenciales controversias, las partes guardan silencio en cuanto al ordenamiento que regirá su relación y simultáneamente pactan la jurisdicción de un tribunal extranjero cuyo Derecho internacional privado acepte la autonomía conflictual700.

699 PEDERNEIRAS JAEGER, G., Lei Aplicável aos Contratos Internacionais: o Regime Jurídico Brasileiro e a Convenção do México, Curitiba, Jurua Editora, 2006, págs. 182-184. 700 STRINGER, D., “Choice of law of forum in Brazilian international commercial contracts: party autonom y, international jurisdiction and emerging third way”, en Columbia journal of transnational law, vol. 43, 2006, pág.6.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Por último debe ser destacado que si nos encontrásemos frente a un caso en el cual se involucrasen aspectos intrínsecos de los derechos de propiedad industrial o intelectual la doctrina ha sostenido que será de aplicación la Ley 9279 de 1996 regulatoria de los derechos de propiedad industrial e intelectual, toda vez que en su artículo 3 se establece el principio del trato nacional y por tratarse de derechos de alcance territorial será la ley brasileña la aplicable a los mismos701.

c) La ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología en Argentina

247. El otro país que forma parte del MERCOSUR y que hemos seleccionado para su estudio, debido al tamaño de su economía, es Argentina. Antes de abordar el estudio de un caso práctico que nos ayudará a ilustrar el tema de la ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología, consideramos importante empezar examinando las normas protectoras de los derechos de propiedad industrial en este país. En la República Argentina la normatividad vigente es la Ley 24.481 en materia de patentes y modelos de utilidad702 y, a su vez, la Ley 22.426 se ocupa de la transferencia de tecnología703, en

701 PIMENTEL, L., “Regime juridico geral dos contratos internacionais”, op. cit., pág. 159. “Sendo os dreitos de propiedade industrial territoriais serao observadas as regras aplicaveis determinadas pela normativa nacional”. 702 Ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad modificada por la Ley 24.572 de 1996, B.O. del 22 de marzo de 1996, disponible en: http://www.inpi.gov.ar/pdf/LeyPatentesyModelos.pdf (última consulta 19/05/2012). 703 Ley 22.426 de transferencia de tecnología B. O. 23 de marzo de 1981, disponible en: http://www.inpi.gov.ar/templates/transftec_ley.asp (última consulta 18/05/2012).


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particular, de los trámites de registro de los contratos que involucran una transferencia tecnológica. 248. En el artículo 1 de la Ley de patentes se establece que las invenciones conferirán a sus autores los derechos que se especifiquen en la ley y, en concordancia con esta disposición, el Reglamento de ejecución de la misma704, realiza una equiparación entre los nacionales y extranjeros en cuanto a la posibilidad de proteger sus creaciones por vía de la patente o el modelo de utilidad (principio del trato nacional). Por su parte, el artículo 2 del Reglamento de ejecución dispone que “el otorgamiento de patentes de invención y certificados de modelos de utilidad se realizará conforme a los recaudos y procedimientos establecidos en la presente reglamentación”. Salvo los artículos citados anteriormente, no existe ni en la Ley de patentes ni en la ley de transferencia de tecnología disposición alguna en cuanto a la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial, razón por la cual es necesario acudir al Código Civil para establecer el tratamiento que el ordenamiento argentino otorga a este tema. Con el fin de determinar, en primer lugar, la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial será necesario acudir al régimen general del Derecho de bienes materiales. El legislador argentino ha creado dos categorías distintas de bienes muebles: la primera, está formada por aquellos que presentan una situación permanente y, la segunda, la conforman aquellos en que, bien por su naturaleza o por voluntad de su propietario, son habitualmente transportables. El artículo 11 del Código Civil argentino dispone que “los bienes muebles que tienen situación permanente y que se conservan sin ser

704 Reglamento de los artículos de la ley de patentes de invención y modelos de utilidad, núm. 24.481, con las correcciones introducidas por la ley núm. 24.572, B.O. 22 de marzo de 1996.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA transportados son regidos por las leyes del lugar en que están situados”. De acuerdo con esta disposición, la doctrina argentina ha considerado que los derechos susceptibles de registro, dentro de los que se encuentran los derechos de propiedad industrial, tienen el carácter de permanencia al que hace referencia la ley y, por lo tanto, estarán sujetos a la ley del lugar donde tenga asiento el registro. Esta es una expresión del criterio de la lex rei sitae utilizado internacionalmente para resolver las cuestiones de Derecho aplicable en materia de bienes inmuebles, pero que en algunos países, especialmente en los sudamericanos, en donde no se encuentra en el sistema de Derecho internacional privado una norma expresa en cuanto a la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial, es utilizado para solucionar casos que involucran controversias derivadas de este tipo de derechos. 249. Pues bien, al ser los derechos de propiedad industrial e intelectual una forma de propiedad, a pesar de no tener la calidad de bienes inmuebles, debido a su carácter principalmente registral, son susceptibles de ser equiparados a aquellos, por lo tanto, la ley aplicable sería la del lugar en que se encuentre el órgano encargado del registro. Esta tesis defendida principalmente por F. BIER705, H. BATIFFOL706 y A. DICEY707, aunque de gran utilidad para los derechos sometidos a registro, no sería adecuada para la asignación de la ley aplicable a derechos inmateriales como el know how o derechos de autor sobre programas de ordenador, en donde al no

705 BEIER, F. K., “Conflict of law Problems of trademark license agreements”, en International review of industrial property (IIC), pág. 176. 706 BATIFFOL, H., Les conflits de lois en matière de contrats, Paris, Sire y, 1938. 707 DICEY, A., Dicey’s Conflict of Laws, Londres, Sweet & Maxwell, 7º edición, 1958, pág. 239.


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existir el requisito de registro se hace difícil establecer su ubicación en un lugar determinado. A continuación plantearemos, un caso hipotético con el cual podremos observar la forma en que el ordenamiento argentino establecería la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial en una controversia derivada de un contrato de joint venture. Supuesto fáctico a analizar:

Las sociedades argentinas Provicarnes S.A. y Tucarn Ltda., como parte de su estrategia comercial para modernizar sus plantas de producción, han decidido celebrar un contrato de joint venture con la empresa Westfleisch GmbH con domicilio en la ciudad alemana de Frankfurt. Como resultado de este acuerdo se crea la empresa Southern food Company con domicilio en la ciudad de Córdoba, Argentina, con el objetivo de procesar y comercializar carnes argentinas con denominación de origen en los mercados argentino y europeo. En el texto del acuerdo base se estipula que las sociedades argentinas deben otorgar una autorización de uso de su marca protegida a la sociedad Southern food Company, además del deber de proveer los productos cárnicos que se necesiten para cumplir el objeto contractual. Por su parte, la sociedad Westfleisch GmbH se obliga a: autorizar el uso de un know how consistente en los conocimientos comerciales dirigidos a la comercialización en el mercado europeo y una lista de clientes y, asimismo, a otorgar la licencia de patente sobre un procedimiento de empacado al vacío de productos comestibles registrado, entre otras, ante la


Oficina de marcas y patentes de Argentina y ante la EPO. Las partes no hacen ninguna mención en cuanto a la legislación que regirá el contrato. Después de algunos meses desde la entrada en vigor del contrato, tras constatar la poca utilidad del procedimiento protegido por la patente, las sociedades Provicarnes S.A. y Tucarn Ltda. deciden presentar ante los tribunales argentinos una demanda solicitando la nulidad de la patente, argumentando la falta de actividad inventiva con el fin de interponer posteriormente una demanda por incumplimiento contractual de la sociedad Westfleisch GmbH, al incumplir su obligación de licenciar la patente objeto del procedimiento de nulidad.

El primer paso es, como lo hemos hecho en casos anteriores, analizar la naturaleza de la controversia planteada, para lo cual tomaremos como base el origen de la misma y las pretensiones del demandante. El origen de la disputa radica en la falta de calidad de la patente de procedimiento que constituía uno de los factores más relevantes para celebrar el contrato. Consecuentemente, las pretensiones de los demandantes están dirigidas a la declaración de nulidad del derecho exclusivo propiedad de la empresa alemana. Así las cosas, es evidente que estamos frente a aspectos intrínsecos del derecho de propiedad industrial, en este caso su existencia. Una vez determinada la naturaleza de la controversia, debemos ocuparnos de establecer la ley aplicable al caso planteado. Tal como se mencionó anteriormente, en la Ley de patentes argentina no se encuentra una disposición específica que nos indique cual será la ley aplicar en un caso que involucre elementos intrínsecos de un derecho de propiedad industrial, razón por la cual será necesario acudir a las normas del Código civil. Conviene recordar que la doctrina argentina ha equiparado a los bienes sujetos a registro con los bienes muebles que tienen situación permanente, de


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suerte que, aplicando el artículo 11, los litigios relacionados con los derechos de propiedad industrial estarán sujetos a la ley del lugar donde tenga asiento el registro, en este caso Argentina. 250. En lo que respecta a la pretensión del incumplimiento del deber de otorgar la autorización de uso sobre la patente, será necesario acudir a las normas que gobiernan el acuerdo base de la operación de joint venture. De acuerdo con el enunciado del caso, las partes no hacen referencia a la ley que regirá el contrato, por consiguiente, será necesaria la determinación de la ley aplicable a esta controversia en defecto de la elección realizada por los contratantes. Los contratos de joint venture celebrados entre países receptores de tecnología con países productores que hemos analizado para realizar este trabajo muestran como son las partes procedentes de estos últimos países las que proporcionan las prestaciones no dinerarias, tales como capacitación de personal o concesión de licencias, razón por la cual, considera que son estos los que realizan la prestación característica que servirá como criterio para identificar la ley aplicable al contrato708. Pero en el caso planteado todas las partes intervinientes se comprometían a realizar conductas con igual entidad o importancia para el correcto desarrollo del objeto del contrato. Por ello, el medio más adecuado para la resolución de este caso sería la aplicación del criterio según el cual será aplicable la ley del lugar en el cual tenga su sede la empresa de nueva creación. Este criterio, siguiendo a A. L. CALVO CARAVACA y J. CARRASCOSA, trae consigo las ventajas de permitir la aplicación de una ley previsible para las partes y adicionalmente responde al criterio de la inmersión de una sociedad en un mercado extranjero o stream of commerce doctrine709.

708 CALVO CARAVACA, A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Derecho Internacional Privado, vol. II, Granada, Comares, 2011-2012, pág. 558. 709 Ibidem.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA En conclusión, debido a la condición de contrato complejo, el joint venture, más que otras figuras contractuales, demanda una especial atención al aspecto conflictual, debido al ingrediente societario que este tipo de contratos supone. En efecto, en casos como el planteado en este epígrafe es posible la existencia de tres ordenamientos distintos, por una parte, el resultante de la aplicación del criterio de la lex rei sitae (de acuerdo con la legislación argentina) a los bienes inmateriales sujetos a registro; por otra parte, la lex contractus que gobierne el acuerdo base y, finalmente, las normas dedicadas a la regulación de los aspectos societarios de la sociedad de nueva creación. 251. De todo lo anterior se desprende que los tribunales latinoamericanos aceptan las cláusulas de ley aplicable, con la importante excepción del ordenamiento brasileño, que tal como estudiamos, no acepta este tipo de cláusulas, a menos que se esté ante un proceso de conocimiento de la justicia arbitral. III. Normas sustanciales aplicables a los contratos de transferencia de tecnología en América Latina 252. Habiendo estudiado la aceptación de las cláusulas de elección de tribunales ordinarios competentes, las cláusulas de sumisión a arbitraje internacional y de elección y determinación de la ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología en América Latina, corresponde ahora estudiar las normas sustanciales que regulan este tipo de contratos. Empezaremos por el Derecho de la competencia (A), continuaremos con las normas que regulan la forma y registro de los contratos (B) y finalizaremos con las normas que regulan la inversión extranjera (C).


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A. El Derecho de la competencia y la transferencia de tecnología en los países de América Latina

253. Los países receptores de tecnología estudiados (Argentina, Brasil y Colombia), a diferencia de los países industrializados analizados anteriormente, no contemplan en sus legislaciones protectoras del Derecho de la libre competencia las conductas que pueden constituir abusos en los contratos de transferencia de tecnología710. Tal como estudiaremos con posterioridad, en algunos países estas conductas están reguladas dentro de normas destinadas a la inversión extranjera, de tal manera que los precedentes jurisprudenciales están en su mayoría dirigidos a temas de deducciones fiscales y pago de royalties.

1. Regulación en la CAN sobre las conductas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología

254. Para ilustrar el tratamiento que los países receptores de tecnología otorgan a la relación entre el Derecho de la competencia y los contratos que involucran una transferencia tecnológica estudiaremos, en primer lugar, la regulación existente en la CAN. La CAN desde sus inicios contempló como un medio esencial para alcanzar la armonización de políticas de los países miembros “lograr un mejor aprovechamiento de los progresos científicos y tecnológicos y fomentar la investigación en estos campos”, así se 710 ABBOTT, F. M., “Patent licensing, competition law and the draft substantive patent law treaty”, en Open Forum on the draft Substantive Patent Law Treat y, Ginebra, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2006, pág. 4.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA consagró en el artículo 25, apartado f, del Acuerdo de Cartagena que dio vida a este bloque de integración subregional711. Un año después de la creación de la CAN, se aprobó la Decisión 24 que estableció una serie de obligaciones de autorización y registro para la inversión extranjera pero, adicionalmente, establecía la obligatoriedad de la autorización, registro y control de los contratos de transferencia de tecnología importada, a través de la evaluación de la tecnología transferida a por medio de licencias de uso de marcas y patentes extranjeras, que condujeran al pago de royalties. Hasta la fecha, los países miembros de la CAN han reprimido las prácticas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología dentro de las Decisiones Andinas que regulan la inversión extranjera, no obstante, analizamos estas conductas en este apartado con el fin de apreciar con claridad las semejanzas y diferencias entre las conductas contempladas en la CAN con las previstas por los países productores de tecnología en sus ordenamientos sobre el Derecho de la competencia. 255. Actualmente en la CAN la Decisión Andina 291 de 1991712 es la encargada, entre otros temas, de regular estas conductas y la Decisión Andina 486 de 2000, encargada de establecer el régimen común para el tratamiento de los derechos de propiedad industrial. Aunque fue aprobada posteriormente, no reemplaza ni modifica las conductas que se consideran que atentan contra el Derecho de la competencia, a pesar de que esta regula ciertos aspectos de la competencia desleal vinculada con derechos de propiedad industrial713.

711 Acuerdo de Cartagena de 26 de mayo de 1969, instrumento de ratificación por Colombia mediante la Ley 8 de 1973 publicada en el Diario Oficial núm. 33.853 de 1973. 712 Decisión Andina 291 de 1991 Régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y royalties de 21 de marzo de 1991, Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 80 de 4 de abril de 1991. 713 Decisión Andina 486 de 2000, cit. supra. título XVI artículos 258 y 259.


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El tratamiento conjunto que la CAN establece para los contratos de transferencia de tecnología y la inversión extranjera está justificado en la parte considerativa de la interpretación prejudicial 2-IP-90714 al sostener:

“La transferencia o “importación” de tecnología extranjera, genéricamente considerada, es asunto que presenta modalidades muy diversas, conexas entre sí en cuanto a sus objetivos y efectos. Puede presentarse en forma directa, por medio de contratos para importar tecnología y, también a través de “marcas, patentes, licencias y royalties”, según la enumeración simplemente indicativa del Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena. Su regulación resulta además inseparable del tratamiento que se da a las inversiones extranjeras y, es también, en cierta forma “importación de capitales”, entendida ésta en sentido lato o general. La licencia implica un mecanismo contractual, aplicable por igual a patentes y marcas, que suele beneficiar principalmente al titular de la patente o marca, o sea al licenciante, ya que le permite incrementar su producción de bienes o servicios y ampliar su distribución a nuevos mercados a los que de otro modo no tendría acceso. El contrato de licencia supone el pago por parte del licenciatario de un canon, regalía o royalty y en él suelen pactarse, en beneficio del titular, cláusulas restrictivas que con frecuencia vienen a afectar la libre competencia tutelada por el Derecho del Mercado”.

714 Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia del 11 de octubre de 1990, Asunto 2-IP-90, disponible en: http://www.tribunalandino.org.ec (última consulta 19/05/2012).

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA 256. A continuación expondremos el catálogo de conductas que la Decisión Andina 291 considera como abusivas o lesivas en un contrato de transferencia de tecnología. La primera clase de cláusulas objeto de reproche en el artículo 14 de la Decisión 291 es la de licencias atadas o tying. El apartado a) del artículo 14 prohíbe las cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología, lleve consigo la obligación para el país o la empresa receptora de adquirir, de una fuente determinada, bienes de capital, productos intermedios, materias primas u otras tecnologías o de utilizar permanentemente personal señalado por la empresa proveedora de tecnología. El segundo tipo de cláusulas prohibido por la Decisión es aquel según el cual la empresa vendedora de tecnología se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología respectiva. Los apartados c) y d) prohíben la utilización de Cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen, estructura de la producción y el uso de tecnologías competidoras, respectivamente. Posteriormente en el apartado e) se prohíben las cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, en favor del proveedor de la tecnología y en el f) las cláusulas que tengan como fin obligar al comprador de tecnología a transferir al proveedor, los inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología; estas son las conocidas grant back clauses o cláusulas de retrocesión. Finalmente la letra f) prohíbe aquellas cláusulas que amplifiquen los derechos de propiedad industrial e intelectual obligando a pagar royalties a los titulares de estos derechos después del vencimiento de los mismos.


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257. Ahora bien, aunque la Decisión 291 goza del atributo de aplicación directa estudiado anteriormente, la misma ha sido objeto de reglamentación a través de decretos internos por los países miembros de la CAN. En Colombia el Decreto 259 de 1992 se encarga de reglamentar la Decisión Andina 291715. En su artículo 2.1 establece que la autoridad competente no registrará los contratos que contengan: 1) cláusulas de fijación de precios y 2) las llamadas cláusulas de retrocesión o grant back. Posteriormente, en el apartado 2, se dispone que la autoridad competente no registrará los contratos que contengan: cláusulas que “prohíban o limiten de cualquier manera la exportación de los productos elaborados con base en la tecnología respectiva o que prohíban o limiten el intercambio subregional o la exportación de productos similares a terceros países”. 258. Como se puede apreciar, no existe una concordancia entre las conductas establecidas por la Decisión Andina 291 y las contenidas en el Decreto 259 de 1992 que la reglamenta. Esta situación de aparente divergencia entre una Decisión Andina y una ley interna de un país miembro fue objeto de estudio por el Tribunal Andino de Justicia en un caso en el que se planteó la inconstitucionalidad de la ley que reglamentaba la predecesora de la actual Decisión Andina 291, la Decisión Andina 220 de 1987716, como pasamos a continuación a examinar. Antecedente jurisprudencial a analizar:

En una demanda en la que se solicitaba la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 81 de 1989, la Corte

715 Decreto 259 de 1992 de 12 de febrero de 1992, Diario Oficial núm. 40.334 del 12 de febrero de 1992 por el cual se reglamenta la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 716 Interpretación prejudicial. Asunto 2-IP-90, cit. supra.


Suprema de Colombia remitió el asunto al Tribunal Andino con el fin de obtener una interpretación prejudicial del caso en cuestión. El actor sostenía que la legislación colombiana no podía establecer requisitos para el registro de un contrato de transferencia de tecnología más allá de lo establecido en las normas andinas. El Tribunal Andino, sostuvo en su interpretación que los contratos en los que se involucraba una licencia de derechos de propiedad industrial, estaban parcialmente regulados por el Derecho comunitario de una manera básicamente indicativa, motivo por el cual “los países miembros, conservan su competencia para legislar en esta materia, sobre aspectos no regulados por el Derecho de la integración y, que la legislación de los países del Acuerdo sobre este tipo de contratos, debe seguir en todo caso las pautas establecidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena en cuanto a la importación de tecnología, en general y, teniendo en cuenta las normas comunitarias específicas que regulan la materia”.

En Ecuador la situación es diferente al caso colombiano, puesto que el Decreto Ejecutivo núm. 1525 de 1998717 que reglamenta la Decisión 291, contempla exactamente las mismas conductas contenidas en la Decisión, sin embargo, en el artículo 32 del mencionado Decreto de Ecuador, al igual que en la legislación colombiana, se establece que la autoridad competente no registrará los contratos que contengan este tipo de cláusulas, pero se guarda silencio acerca de la validez de los mismos. 259. Aunque la Decisión 291 se encarga de regular las prácticas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología, la Decisión 486 de 2000, a diferencia de su antecesora la Decisión

717 Decreto Ejecutivo 1525 de 1998, Registro Oficial 346 de 24 de junio de 1998.


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344, en su artículo 58 introduce la relación entre estas prácticas y el Derecho a la libre competencia al establecer:

“La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia para la explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o que no se ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia”.

Esta disposición, no solamente pareciese colocar a las autoridades de competencia de los países miembros en la obligación de revisar dichos contratos antes de su registro, lo que no ha sucedido hasta la fecha, sino que genera dudas en cuanto al momento en que la autoridad debe examinar el contrato. El control que ofrece el Derecho de la competencia económica, tal como tuvimos ocasión de mencionar, es posterior a la celebración del contrato, toda vez que será necesario tomar en consideración las circunstancias económicas cambiantes bajo las cuales se verifica la conducta contractual. De acuerdo con la norma andina, no queda claro si el control que hace la autoridad encargada de proteger de Derecho de la competencia es un control formal anterior al registro del contrato o si por el contrario, será un control posterior a la celebración del mismo en el que se verifiquen los efectos del mismo sobre el mercado. En todo caso, lo cierto es que actualmente, las autoridades de competencia de los países miembros no se encargan de una verificación previa de los contratos de transferencia de tecnología y, el registro de dichos contratos está establecido, tal como lo estudiaremos más adelante, con propósitos muy diferentes al de la represión de las prácticas abusivas.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA 260. Ni en el texto de la Decisión Andina 291, ni en las normas que la reglamentan se establece una sanción para los contratos de transferencia de tecnología que contengan las cláusulas contenidas en el artículo 13 de esta Decisión, de suerte que será necesario acudir a las normas generales de defensa de la competencia para atacar la validez de esta clase de conductas. En este orden de ideas, a continuación estudiaremos el régimen general de competencia de Colombia, como país seleccionado para el estudio dentro de los países miembros de la CAN.

2. Régimen general del Derecho de la competencia en Colombia

261. El régimen general del Derecho de competencia económica es regulado en Colombia el artículo 47 del Decreto 2153 de 1992718 que contempla las conductas objeto de reproche por la autoridad competente, que para el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio. El mencionado artículo dispone: “Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente decreto se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. la fijación directa o indirecta de precios; 2. determinar condiciones de venta o comercialización discriminatoria para con terceros; 3. la repartición de mercados entre productores o entre distribuidores;

718 Decreto 2153 de 1992 de diciembre 30 de 1992 sobre prácticas comerciales restrictivas, Diario Oficial núm. 40.704 de 31 de diciembre de 1992, disponible en: http://www.uaipit.com, sección de legislación.


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4. la asignación de cuotas de producción o de suministro; 5. la asignación, repartición o limitación de fuentes de abastecimiento de insumos productivos; 6. la limitación a los desarrollos técnicos; 7. el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones; 8. abstenerse de producir un bien o servicio o afectar sus niveles de producción; 9. la colusión en las licitaciones o concursos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas”.

262. Contrario a lo que sucede con la Decisión 291, en el Decreto 2153 se establece la sanción que se impondrá a un contrato que contenga este tipo de cláusulas. En el artículo 46 se dispone que estas conductas sean consideradas como de objeto ilícito719. Ahora bien, dadas las peculiaridades de los contratos de licencia de tecnología y del ejercicio de los derechos de propiedad industrial e intelectual que ellos comporta, se dificulta la aplicación literal de las conductas establecidas en el Decreto 2153720. Ante esta situación, surge la pregunta de si es posible aplicar por analogía la sanción de la declaración de objeto ilícito a las conductas

719 Decreto 2153 de 1992 sobre prácticas comerciales restrictivas, cit. supra, artículo 46: “En los términos de la Ley 155 de 1959 y del presente Decreto están prohibidas las conductas que afecten la libre competencia en los mercados, las cuales, en los términos del Código Civil, se consideran de objeto ilícito”. 720 Ibidem.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA establecidas en la Decisión 291. En todo caso, frente a la falta de respuesta legal, será labor del operador jurídico llevar a cabo una aplicación sistemática del Derecho de la competencia para llegar a una decisión que proteja los fines propuestos tanto por la disciplina de la competencia económica, cuanto por aquellos fijados por la propiedad industrial e intelectual.

3. El Derecho de la competencia en el MERCOSUR

263. Otro de los más importantes bloques de integración latinoamericana al que hemos hecho referencia anteriormente, es el MERCOSUR. Como mencionamos anteriormente, al igual que acontece con la disciplina de la propiedad industrial e intelectual, este sistema de integración no cuenta con un régimen armonizado, no obstante, se están dando los primeros pases en este sentido con la recientemente adopción de la Decisión 43 de 2010721 en la cual se establecen algunos parámetros legales que las autoridades de los países miembros deben seguir en la cooperación en la defensa del derecho a la libre competencia económica722. De acuerdo con lo anterior, al existir solamente unas directrices de actuación, cada Estado miembro del MERCOSUR cuenta con una regulación interna en materia de protección al derecho a la libre competencia, razón por la que, como hemos anunciado en su momento, vamos a estudiar el Derecho de la competencia y los contratos de tecnología en Argentina. 721 Decisión núm. 43/10, Acuerdo de Defensa de la Competencia del MERCOSUR, 16 de diciembre de 2010. 722 La importancia de esta Decisión radica en la creación de un sistema de consultas en las que cuando se lleve a cabo un conducta en un país miembro que pueda afectar la competencia en otro, o cuando se lleve a cabo una investigación en este campo por un Estado que pueda afectar la competencia en otro Estado miembro, será posible solicitar toda la información necesaria a la autoridad competente del país respectivo. Vid. Capítulo III artículo 6 -13.


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a) El Derecho de la competencia en Argentina y los contratos de transferencia de tecnología

264. Argentina cuenta con la Ley núm. 22.426 de 1981 que es la encargada de regular la transferencia de tecnología723. No obstante, esta ley y los posteriores decretos que la modifican no se ocupan de los aspectos del control de las condiciones de contratación de este tipo de acuerdos, sino, como veremos posteriormente, se encargan de regular los aspectos fiscales y de registro de los mismos724. 265. Es oportuno resaltar que con la Ley de transferencia de tecnología argentina se abandonó el esquema existente anteriormente según el cual dentro de los objetivos estatales se encontraban la realización de tareas de creación y selección de nuevos sectores y el posicionamiento de los agentes económicos nacionales. Con esta ley se cambia el rumbo trazado de una forma radical bajo el fundamento de que “únicamente los empresarios están capacitados para elegir las tecnologías que se necesitan y que el mercado es el mejor regulador de su precio”725, por esta razón algunos autores sostienen que en materia de transferencia de tecnología Argentina ha adoptado la filosofía del laissez faire726.

723 Ley 22.426 sobre transferencia de tecnología y Decreto reglamentario 580/1981 ambos publicados en el Boletín Oficial núm. 24.633 de 23 de marzo de 1981. 724 GUTIERREZ, M., El debate y el impacto de los derechos de obtentor en los países en desarrollo; el caso argentino, Buenos Aires, IICA, 1994, pág. 86. 725 YOGUEL, G, LUGONES, M. y SZTULWARK, S., La política científica y tecnológica argentina en las últimas décadas: algunas consideraciones desde la perspectiva del desarrollo de procesos de aprendizaje, Santiago de Chile, CEPAL, 2007, pág. 17. 726 CHUDNOVSKY, D. y LÓPEZ, A. “Política tecnológica en la Argentina: ¿hay algo más que laissez faire?”, en Revista Redes, vol. 3, núm. 6, 1996, pág. 18.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Bajo este panorama, si queremos establecer la legalidad de una conducta específica al interior de un contrato de transferencia de tecnología será necesario acudir al régimen general de defensa del derechos de la competencia, que para el caso argentino es la Ley 25.256727. 266. La ley 25.256 de defensa de la competencia en su artículo 2 establece las conductas que serán objeto de reproche por la autoridad competente. A continuación enunciamos aquellas de las conductas más relevantes para nuestra materia objeto de estudio:

“a) Fijación de precios. b) Restricciones a la producción. c) Reparto de territorios. e) Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o las inversiones destinadas a la producción o comercialización de bienes y servicios. h) Regular mercados de bienes o servicios, mediante acuerdos para limitar o controlar la investigación y el desarrollo tecnológico, la producción de bienes o prestación de servicios, o para dificultar inversiones destinadas a la producción de bienes o servicios o su distribución. i) Cláusulas de amarre (tying). j) Sujetar la compra o venta a la condición de no usar, adquirir, vender o abastecer bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero;

727 Ley de Defensa de la Competencia, núm. 25.256 de 1999, publicada en el Boletín Oficial argentino en fecha 20 de septiembre de 1999.


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k) Imponer condiciones discriminatorias para la adquisición o enajenación de bienes o servicios sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales; l) Negarse injustificadamente a satisfacer pedidos concretos, para la compra o venta de bienes o servicios, efectuados en las condiciones vigentes en el mercado de que se trate; m) Precios predatorios”.

267. En principio, al igual que lo que acontece con los países andinos, será necesario que el juez adapte las normas generales de defensa del Derecho de la competencia para asuntos relacionados con transferencia de tecnología que tal como hemos visto a lo largo de este trabajo implican el ejercicio de monopolios legales concedidos por el propio Estado, sin embargo, es necesario analizar una disposición de particular importancia contenida en la Ley de patentes y modelos de Argentina que establece en su artículo 38 las cláusulas prohibidas en un contrato de licencia:

“Los contratos de licencia no deberán contener cláusulas comerciales restrictivas que afecten la producción, comercialización o el desarrollo tecnológico del licenciatario, restrinjan la competencia e incurran en cualquier otra conducta tales como, condiciones exclusivas de retrocesión, las que impidan la impugnación de la validez, las que impongan licencias conjuntas obligatorias, o cualquier otra de las conductas tipificadas en la Ley núm. 22.262 de transferencia de tecnología728 o la que la modifique o sustituya”.

728 Sustituida por la Ley núm. 25.256 de 1999, de defensa del derecho de la competencia, cit. supra.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA 268. Esta disposición debe ser interpretada con el artículo 44 de la misma ley que dispone la consecuencia jurídica para los casos en los que se presente conductas, en palabras de la ley “anticompetitivas:

“Artículo 44: Será otorgado el derecho de explotación conferido por una patente, sin autorización de su titular, cuando la autoridad competente haya determinado que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas. En estos casos, sin perjuicio de los recursos que le competan al titular de la patente, la concesión se efectuará sin necesidad de aplicar el procedimiento establecido en el artículo 42. A los fines de la presente ley, se considerarán prácticas anticompetitivas, entre otras, las siguientes: a) La fijación de precios comparativamente excesivos, respecto de la media del mercado o discriminatorios de los productos patentados; en particular cuando existan ofertas de abastecimiento del mercado a precios significativamente inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente para el mismo producto; b) La negativa de abastecer al mercado local en condiciones comerciales razonables; c) El entorpecimiento de actividades comerciales o productivas; d) Todo otro acto que se encuadre en las conductas consideradas punibles por la Ley núm. 22.262 o la que la reemplace o sustituya”.

269. Como se infiere de las normas anteriormente trascritas, el caso argentino es de especial relevancia, toda vez que se contemplan las


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licencias obligatorias como la sanción jurídica contra un titular de patente que incurre en prácticas restrictivas. No obstante, esta solución no fue adoptada pacíficamente y fue de tal magnitud el impacto por su posible aplicación que fue objeto de disputa entre Argentina y Estados Unidos ante el Órgano de solución de diferencias de la OMC, en adelante OSD. Debido a la relevancia que este caso presenta para los objetivos de este trabajo de tesis doctoral, consideramos pertinente realizar un estudio del mismo. 270. Entre los años de 1999 y 2000 los Estados Unidos llamaron a consultas al gobierno de Argentina ante el OSD con relación a dos puntos: la protección de los datos de prueba para agroquímicos y la implementación de ciertas medidas en materia de patentes y datos de prueba729. Aunque la cuestión de la aplicación de normas de defensa de la competencia contra prácticas abusivas no se mencionó en la solicitud de consultas, en el documento contentivo de la solución conjunta sí se hace mención expresa a este tema. El asunto llegó a su fin mediante un acuerdo730 alcanzado por los dos países en los que se reconocía que el hecho de la existencia de una práctica de las mencionadas en el artículo 44 no era suficiente para la concesión de una licencia obligatoria, puesto que tal práctica debía ser analizada en función de los parámetros establecidos en la Ley 25.156 de competencia argentina que establece que debe existir una posición de dominio para que la práctica tenga el carácter de anticompetitiva731.

729 El documento de solicitud de consultas está disponible en el sitio web de la OMC http://www.wto.org bajo la referencia WT/DS/171/1, del 10 de mayo de 1999. 730 Notification of Mutually Agreed Solution According to the Conditions Set Forth in the Agreement. 20 de junio de 2002 Documentos núm. WT/DS171/3 - WT/DS196/4. 731 Ibidem. Literalmente: “The Governments of the United States and Argentina have analyzed Argentinean law and regulations, i.e., article 44 of the Law on Patents and Utility Models No. 24.481, as amended by Law No. 24.572, (Law

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA 271. El acuerdo alcanzado entre los dos gobiernos tiene un efecto significativo, ya que, aunque en realidad el texto del artículo 44 está en perfecta concordancia con lo establecido en el artículo 31k del Acuerdo ADPIC y, por tanto, no se viola ninguno de sus preceptos, (recordemos que ni el ADPIC ni el CUP establecen el método para la determinación del carácter anticompetitivo de una conducta), se restringe la libertad del INPI argentino para determinar el carácter abusivo de las prácticas y, aunque el texto legal no lo disponga, será necesario un pronunciamiento de la autoridad competente de defensa a la libre competencia lo cual supone analizar el mercado relevante y la cuota de mercado de los participantes732. 272. Del texto del acuerdo podemos extractar diferentes conclusiones. La primera consiste en que, a pesar de no incumplir

No. 24.481) and article 44 of the Regulatory Decree of such law, Annex II, 20/03/96, No. 260 (Decree 260/96), under the provisions of Article 31(k) of the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). Pursuant to this analysis, Argentina has confirmed that if any of the situations defining anti competitive practices in article 44 of Law No. 24.481 were found to exist, such a finding will not in and of itself warrant an automatic determination that a patent owner is engaging in an anti competitive practice. Pursuant to article 44 of Decree 260/96, in order to justify the granting of a compulsory license by INPI under this authority where one of these defined situations is established, a prior decision must have been handed down by the National Commission on the Defense of Competition (or the body that might substitute it in the future) analyzing the practice in question based on Law No. 25.156 (Law of Defense of Competition). According to this law, the existence of an abuse of a dominant position in the market must be established in order for a practice to be considered anti competitive”. 732 Llama la atención que en este caso no se cumplió con lo establecido en el Entendimiento de solución de diferencias de la OMC ya que en sus artículos 3.6 y 3.4 se establece que todos los asuntos contemplados en la solución de mutuo acuerdo deben haber sido planteados en la solicitud de consulta. No obstante, como mencionamos con anterioridad, la aplicación del artículo 44 de la ley de patentes y modelos argentina no se contempló en la solicitud de consulta, documento WT/DS/171/1de solicitud de consultas, cit. supra.


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ningún compromiso internacional, Argentina se vio forzada a aceptar una modificación, o dicho de otra manera, una reinterpretación de una norma que establecía un procedimiento rápido y eficaz para corregir una conducta anticompetitiva, hacia un procedimiento que deberá tramitarse ante otra entidad y con unos requisitos más exigentes que los inicialmente pensados, tales como la definición del mercado relevante y la cuota de mercado de los participantes en el acuerdo733. Algunos autores mencionan la crisis financiera que atravesaba Argentina en ese momento como un elemento decisivo en la aceptación de la solución de mutuo acuerdo que puso final a este asunto734, pero lo cierto es que el resultado del proceso muestra como este país al pretender implementar a través de su legislación interna la posibilidad de imponer una licencia obligatoria contra prácticas abusivas establecida en el artículo 31k de ADPIC fue sometido a presiones políticas e incluso fue llevado ante organismos multilaterales como la OMC735.

733 Para un completo análisis de este caso véase: DAYA, S. “Argentina-US Mutually Agreed Solution, Economic Crisis in Argentina and Failure of the WTO Dispute Settlement System”, en IDEA: The Journal of Law and Technology, núm.44, 2004, págs. 565-516. 734 NGUYEN, T., Competition law, technology transfer and the TRIPS agreement. Implication for developing countries, op. cit., pág. 248; DAYA, S., “Competition Policy and Abuses in the TRIPS Agreement”, disponible en: http://ssrn.com/abstract=519962 (última consulta 19/05/2012). 735 Un caso similar al de Argentina en el que se aprecia la preocupación que surge cuando en un país en vías de desarrollo se somete el ejercicio de los derechos de propiedad industrial e intelectual al Derecho de la competencia es el del artículo 55 de la Ley antimonopolio de China de octubre de 2007 que fue objeto de cuestionamientos ante la OMC por la Unión Europea. Vid. WTO, Transitional Review Mechanism of China, Communication from the EC, IP/CW521.


b) El Derecho de la competencia en Brasil y los contratos de transferencia de tecnología

273. En Brasil, a diferencia de los países andinos y al igual que Argentina, la institución encargada del registro y defensa de los derechos de propiedad industrial es diferente de la encargada para velar por el cumplimiento del derecho a la libre competencia, de suerte que, como veremos más adelante, aunque el Instituto Nacional De Propiedad Intelectual, en adelante INPI, es el encargado del registro de los contratos de transferencia de tecnología, este órgano no está facultado para rechazar un contrato por la existencia de cláusulas violatorias del derecho a la libre competencia. Ahora bien, esto no siempre fue así. Según la doctrina, es posible identificar cuatro fases en la evolución de la intervención del Estado brasileño en los contratos de transferencia de tecnología. La primera, comprende hasta el año 1958, en la cual hubo una libertad total para los contratantes; la segunda, comprende desde 1958 hasta 1970 en la cual el Estado interviene en el envío de remesas al exterior; la tercera, desde 1970 hasta 1988, en la que produjo una fuerte intervención estatal. En esta fase el gobierno brasileño a través de la ley 5.648 creó el INPI y le otorgó los poderes de regulación y vigilancia sobre los contratos de transferencia de tecnología736. Cinco años más tarde, en 1975 se expide el acto normativo 15/75737 en el cual se establece el catálogo de conductas que se debían considerar prohibidas en los acuerdos que 736 Ley 5.648, de 11 de diciembre de 1970 que regula el INPI, DOU, del 15 de diciembre de 1970, disponible en: http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=8269, última consulta el día (última consulta 19/05/2012). 737 Acto normativo núm. 15 de 1975 sobre registro de contratos de transferencia de tecnología, DOU de 21 de diciembre de 1975, Derogado por el Acto normativo 135 de 1997 sobre registro de contratos de transferencia de tecnología y franquicia, DOU de 17de mayo de 1997.


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involucraran una transferencia tecnológica. Finalmente, en la última etapa, que empezó con la Constitución Federal de 1988 y la posterior promulgación de las Leyes de propiedad intelectual y la de defensa de la competencia, se produjo un giro total en el tratamiento de los contratos que envuelven una transferencia tecnológica, pasando de una fuerte intervención a una amplia libertad de los contratantes738, derogando a través del Acto normativo 120/93 el anterior Acto normativo 15/75 y reconociendo el principio de libertad de las partes para realizar contratos, permitiendo establecer condiciones contractuales sin la injerencia del INPI739. 274. Pues bien, la Ley de propiedad intelectual 9.279/96 de Brasil740, en el título sexto que regula los contratos de transferencia de tecnología, solo contiene un artículo, el 211, en el cual se establece que el registro de estos contratos para efectos de publicidad ante terceros. Esto nos indica que, al carecer dicha ley de disposiciones adicionales relacionadas con estos contratos, tendremos que acudir a la Ley de competencia para encontrar las normas que regulen la relación de estos contratos con el derecho a la libre competencia, por consiguiente, al estar derogado el Acto Normativo 15/75 que contenía el listado de conductas prohibidas en materia de contratos de transferencia de tecnología, cuando ante el INPI se solicita el registro de un contrato de este tipo, que contenga cláusulas que puedan atentar contra la libre competencia este organismo trasladará el asunto al Consejo Administrativo de

738 En el mismo sentido, SEIXAS CONSELVAN, J. y LOPES FERRARO, A., “A intervenção do estado nos contratos de transferência de tecnología” en Scientia iuris, núm. 13, 2009, pág. 79. 739 EMBAJADA DEL BRASIL EN BUENOS AIRES, “La inversión extranjera en Brasil”, 2004, pág.106. 740 Ley 9.279/96 de propiedad intelectual de Brasil, DOU del 15 de mayo de 1996.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA defensa económica, en adelante CADE, para que se pronuncie al respecto741. 275. La Ley brasileña 8.884/94 de defensa de la competencia742 facultó al CADE como el organismo competente para ejercer el control y defensa de la libre competencia económica. Esta ley consagra en su artículo 21 las conductas que son consideradas como atentatorias contra el derecho de la libre competencia743, pero

741 EMBAJADA DEL BRASIL EN BUENOS AIRES, “La inversión extranjera en Brasil”, 2004, pág. 80. 742 Ley núm. 8.884, de defensa de la competencia de 11 de junio de 1994, DOU 17 de junio de 1994. 743 Líteralmente el artículo 21 establece que: “As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica; 1) fixar ou praticar, em acordo com concorrente, sob qualquer forma, preços e condições de venda de bens ou de prestação de serviços; 2) obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes; 3) dividir os mercados de serviços ou produtos, acabados ou semi-acabados, ou as fontes de abastecimento de matérias-primas ou produtos intermediários; 4) limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado; 5) criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços; 6) impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição; 7) exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade nos meios de comunicação de massa; 8) combinar previamente preços ou ajustar vantagens na concorrência pública ou administrativa; 9) utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros; 10) regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para limitar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou prestação de serviços, ou para dificultar investimentos destinados à produção de bens ou serviços ou à sua distribuição; 11) impor, no comércio de bens ou serviços, a distribuidores, varejistas e representantes, preços de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro ou quaisquer outras condições de comercialização relativos a negócios destes com terceiros; 12 ) discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços; 13) recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais aos usos e costumes comerciais; 14) dificultar ou romper a continuidade ou


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tal como se desprende el texto de la noma, no existe ninguna disposición específica que haga referencia a los contratos de transferencia de tecnología, lo cual nos conduce a la misma situación descrita en los otros países estudiados en este epígrafe, es decir, será necesario acudir a las conductas generales establecidas para la defensa del derecho a la libre competencia. 276. No obstante lo anterior, a pesar de no contar con normas específicas que regulen las conductas prohibidas en los contratos de transferencia de tecnología y a pesar de ser el CADE el organismo encargado de la defensa de la competencia, el INPI con cierta frecuencia, al realizar el registro de los contratos, emite decisiones basadas en reglas no escritas en virtud de las normas derogadas del Acto Normativo 15/75 en las que se rechaza el registro del contrato por considerar que está en contra de la libre competencia económica. Estas decisiones en palabras de algunos autores, causan

desenvolvimento de relações comerciais de prazo indeterminado em razão de recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e condições comerciais injustificáveis ou anticoncorrenciais; 15) destruir, inutilizar ou açambarcar matérias-primas, produtos intermediários ou acabados, assim como destruir, inutilizar ou dificultar a operação de equipamentos destinados a produzi-los, distribuí-los ou transportá-los; 16) açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia; 17) abandonar, fazer abandonar ou destruir lavouras ou plantações, sem justa causa comprovada; 18) vender injustificadamente mercadoria abaixo do preço de custo; 19) importar quaisquer bens abaixo do custo no país exportador, que não seja signatário dos códigos Antidumping e de subsídios do Gatt; 20) interromper ou reduzir em grande escala a produção, sem justa causa comprovada; 21) cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada; 22) reter bens de produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos custos de produção; 23) subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem; 24) impor preços excessivos, ou aumentar sem justa causa o preço de bem ou serviço”.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA gran inseguridad en las partes teniendo en cuenta que dicha institución no está facultada para emitirlas744. Habiendo ya estudiado la forma en que los países receptores de tecnología abordan el Derecho de la competencia y su relación con los procesos de transferencia tecnológica es posible sacar una conclusión fundamental: la evolución que han tenido las normas reguladoras de los países analizados ha sido homogénea y ha pasado de un fuerte intervencionismo, manifestado en el requisito de aprobación previa de las conductas que podían ser consideradas como atentatorias contra el derecho de la libre competencia, a una regulación mucho más permisiva en la que en el caso de algunos países como Argentina, desaparece totalmente de la reglamentación sobre los contratos de transferencia de tecnología el control sobre estas conductas, de suerte que el único camino posible será la aplicación de las normas generales sobre defensa de la competencia. 277. Como mencionamos anteriormente, esta situación trae consigo desventajas manifiestas, tales como tener que recurrir a reglas que están diseñadas para supuestos de hecho en los cuales no está presente una restricción al Derecho de competencia otorgada por el Estado, que es lo que en última instancia constituye un derecho de propiedad industrial e intelectual. Ante esta perspectiva, será labor del operador jurídico analizar de acuerdo con cada situación particular si las cláusulas en discusión en realidad presentan un riesgo para la organización del mercado y, adicionalmente, si con ellas se rompe el delicado balance entre dos fines del Estado considerados como esenciales, por una parte el derecho a la libre competencia económica y, por otro, la promoción de la innovación a través del sistema de propiedad industrial e intelectual. 744 En el mismo sentido, SEIXAS CONSELVAN, J. y LOPES FERRARO, A., “A intervenção do estado nos contratos de transferência de tecnología”, op. cit., pág. 82. “Cabe repetir que pronunciamentos da Diretoria de Tecnologia do INPI sobre direito antitruste e do consumidor causam insegurança nas partes, tendo em vista o entendimento de que não tem legitimidade para isso”.


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En nuestra opinión, el mencionado papel protagónico que el juez adquiere en este escenario se aleja de la tradición de Derecho continental de los países de América Latina y los acerca al sistema de los Estado Unidos, en donde, tal como estudiamos en su momento, el ordenamiento positivo establece unos parámetros generales que serán desarrollados e interpretados por los tribunales que conozcan del caso concreto745.

B. Formalidades y registro de contratos de transferencia de tecnología en los países de América Latina

278. Tras haber estudiado la influencia que ejerce el Derecho de la competencia sobre los contratos de transferencia de tecnología en los países de América Latina, ahora analizaremos las normas que regulan las formalidades y el registro de estos contratos a la luz de los ordenamientos de estos países con el propósito de establecer si dicha reglamentación cumple la función de otorgar a los contratantes la seguridad jurídica necesaria en el campo de la contratación internacional. Por ello, en este epígrafe estudiaremos las disposiciones correspondientes en la CAN (1) y en el MERCOSUR (2). Es preciso recordar que, tal como hemos indicado con anterioridad, los países de América Latina en su momento optaron por establecer sistemas de control previo para los contratos de transferencia de tecnología y uno de los elementos fundamentales de este sistema lo constituía la inscripción del contrato en un registro de la institución 745 Esta misma conclusión es expuesta por G. CABANELLAS en un informe de 2008 de la OMPI respecto a la legislación argentina de transferencia de tecnología. CABANELLAS, G., “Propiedad intelectual y libre competencia” en Reunión regional de directores de oficinas de propiedad industrial y de oficinas de derecho de autor de América latina, OMPI/JPI/BUE/06/8, 2006, pág. 3.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA encargada de vigilar estos actos. Tal como estudiaremos, mientras en algunos países desapareció el requisito de la inscripción, en otros esta o se transformó en un acto voluntario, o bien desapareció por completo.

1. Formalidades y registro de los contratos de transferencia de tecnología en la CAN

279. Como se examinó en apartados anteriores, en la CAN la Decisión Andina 291 sobre regulación de capitales extranjeros746 que reemplazó a la Decisión 220747, se ocupa de regular diferentes aspectos relacionados con los contratos de transferencia de tecnología, entre ellos, el registro de estos contratos. Así, en su artículo 12 la Decisión establece que:

“Los contratos de licencia de tecnología, de asistencia técnica, de servicios técnicos, de ingeniería básica y de detalle y demás contratos tecnológicos de acuerdo con las respectivas legislaciones de los Países Miembros, serán registrados ante el organismo nacional competente del respectivo País Miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva de la tecnología importada mediante la estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que incorporen tecnología, u otras formas específicas de cuantificación del efecto de la tecnología importada”.

746 Decisión Andina 291 de 1991, cit. supra. 747 El derogado artículo 18 de la Decisión 220 de 1987, cit. supra, establecía: “Los contratos sobre importación de tecnología y sobre patentes y marcas deberán ser examinados y sometidos a aprobación y registro cuando fuere el caso de organismo nacional competente del respectivo país miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva de la tecnología importada mediante la estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que incorpore en tecnología u otras formas específicas de cuantificación del efecto de la tecnología importada”.


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Cada país miembro ha designado el órgano estatal competente para llevar a cabo el estudio y registro de este tipo de contratos. En Ecuador la institución encargada de realizar el registro es el Ministerio de industrias y productividad748, mientras en Colombia, el artículo 2 apartado 25 del Decreto 210 de 2003749 designó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como institución encargada de llevar a cabo estas funciones750, en Bolivia es el Servicio Nacional De Propiedad Intelectual, SENAPI; y en Perú es la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras, CONITE. 280. De acuerdo con el texto de la actual Decisión Andina 291, el registro de los acuerdos que involucren una transferencia tecnológica se efectuará a condición que el contrato contenga, al menos, los siguientes elementos:

“a) identificación de las partes, con expresa consignación de su nacionalidad y domicilio; b) identificación de las modalidades que revista la transferencia de la tecnología que se importa; c) valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia de tecnología; d) determinación del plazo de vigencia”.

748 Esta competencia estaba atribuida anteriormente al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca en virtud del Decreto Ejecutivo No. 1525, Registro Oficial 346 de 24 de Junio de 1998. 749 Decreto 210 de 2003, Diario Oficial núm. 45.086 de 3 de febrero de 2003. 750 Inicialmente la competencia de registro estaba en cabeza del Instituto de Comercio Exterior de acuerdo con el Decreto 259 de 1992.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Una vez que la institución competente verifica que el contrato contiene estos elementos procederá a su registro automático sin entrar en valoraciones adicionales, en un plazo establecido por la legislación interna de cada país miembro751. Esta situación supuso un enorme avance respecto a la Decisión 220 que establecía la obligación de solicitar la aprobación o autorización para celebrar contratos de importación de tecnología. En efecto, las razones para este cambio se exponen en la parte considerativa de la Decisión Andina 291 al sostener las nuevas políticas de inversión extranjera imperantes en la Subregión hacen indispensable revisar y actualizar las normas comunitarias aprobadas mediante la Decisión 220 de la Comisión, con el fin de estimular y promover el flujo de capital y de tecnologías extranjeras hacia las economías andinas”. 281. La Decisión Andina 291, si bien establece la obligatoriedad del registro, no se pronuncia acerca de las consecuencias de la falta de observación de este requisito. Para la realización de esta tesis doctoral se han utilizado todos los medios al alcance para localizar decisiones judiciales en los países miembros en los cuales se trate este tema, sin embargo, los únicos resultados obtenidos, tras consultar las bases de datos disponibles y los fondos bibliográficos fueron decisiones que tan solo se centran en los aspectos tributarios que a continuación se analizan por su especial relevancia para este trabajo. En Colombia, debido a la falta de claridad en cuanto al carácter obligatorio del registro, el propio Ministerio de Comercio Industria y Turismo zanjó esta discusión en un pronunciamiento de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales, en adelante OALI752, en el cual se sostuvo: 751 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE COLOMBIA, Exportación de servicios y contratos de importación de tecnología, Bogotá, 2007, pág. 12. 752 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE COLOMBIA, Oficina de Asuntos Legales Internacionales, OALI-Oficio 263, de 11 de diciembre de 2008.


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“…la parte considerativa de la Decisión Andina 291 señala claramente que la Comisión de la CAN tuvo como fundamento para la expedición de la misma que las nuevas políticas de inversión extranjera imperantes en la Subregión hacen indispensable revisar y actualizar las normas comunitarias aprobadas mediante la Decisión 220 de la Comisión, con el fin de estimular y promover el flujo de capital y de tecnologías extranjeras hacia las economías andinas Por lo tanto, es claro que la Comisión eliminó la obligación de solicitar aprobación o autorización para celebrar contratos de importación de tecnología, con el fin de estimular y promover el flujo de tecnologías extranjeras hacia los países andinos”.

Así las cosas, de acuerdo con lo establecido en la Decisión Andina 291 y los pronunciamientos administrativos consultados, el requisito del registro está dirigido, no a determinar la existencia o validez de los contratos de transferencia de tecnología, ni la protección a la parte receptora de la tecnología objeto del acuerdo, sino a la posibilidad de realizar la deducción de las cargas tributarias impuestas a los royalties establecidos en los mismos, tema que analizaremos en el siguiente epígrafe. 282. A nuestro modo de ver, la norma comunitaria debería establecer una sanción de una mayor severidad, ya que la pérdida de la oportunidad de llevar a cabo una deducción tributaria puede conducir a que la parte fuerte de la relación contractual traslade esa pérdida a la parte receptora con el objeto de no someter su contrato a control alguno por parte de la entidad competente. Tras haber analizado el registro establecido como medida de control del contenido de los contratos, debemos estudiar ahora la

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA inscripción de los contratos de licencia en el registro de derechos de propiedad industrial. En este sentido, la Decisión Andina 486 se pronuncia acerca de la obligatoriedad del registro para ciertos actos relacionados con las patentes de invención. El artículo 56 establece:

“Una patente concedida o en trámite de concesión podrá ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia”.

283. En el texto de esta norma se establece con claridad la obligatoriedad del registro de la transmisión o cesión y las consecuencias jurídicas de su falta de observancia, esto es la inoponibilidad ante terceros. No obstante, aunque en el apartado siguiente se exige la forma escrita, tal requisito de acuerdo con la norma es “a efectos del registro”, por lo tanto, para lograr los fines de publicidad que otorga el registro y no para su existencia. Nótese entonces la diferencia existente entre esta disposición y las normas del ordenamiento jurídico de los Estados Unidos analizadas con anterioridad, en donde la forma escrita se tenía como un elemento esencial del contrato de cesión o de un acto que implicara la transferencia del derecho de dominio sobre la patente. Respecto del contrato de licencia, la Decisión dispone en el artículo 57 que:


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“El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia”.

Tal como se desprende de la lectura de estas normas, la Decisión 486 no hace diferenciación en cuanto a si se trata o no de un contrato en el cual se pacta la transferencia de derecho de dominio y, por tanto, la Decisión estableciendo el mismo tratamiento para los contratos de licencia y cesión. 284. De lo anterior se puede inferir que para concluir que, a diferencia del sistema de Estados Unidos, en el sistema de la CAN la protección otorgada por el registro a las partes participantes en un contrato de licencia está claramente definida. Esta es una herramienta fundamental para la protección de la parte receptora de la tecnología objeto del contrato, puesto que, bien al observar el deber de diligencia de verificar el estado de la patente en el registro, será suficiente para saber si existen otros licenciatarios, la condición de exclusividad o no de ellos y, en fin, la titularidad de la patente objeto del contrato.

2. Formalidades y Registro de los contratos de transferencia de tecnología en los países del MERCOSUR

285. Teniendo una visión general del tratamiento que otorga la CAN al registro de los contratos de licencia de tecnología,

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA abordaremos a continuación el estudio de este tema desde la óptica de algunos países integrantes del MERCOSUR, ya que no existen normas de carácter supranacional que se ocupen de este tema en este sistema de integración.

a) El registro de contratos de transferencia de tecnología en Argentina

286. En Argentina, al igual que en el sistema de la CAN, en su momento se adoptó el sistema de control previo de los contratos de transferencia de tecnología y actualmente la Ley 22.426 de 1981 sobre transferencia de tecnología753se encarga de regular diferentes aspectos de este tipo de contratos. en. En su artículo 3 la ley establece que los contratos de transferencia de tecnología se registrarán a título informativo. En este punto, encontramos una aparente diferencia con el régimen de los países andinos, puesto que en la Decisión Andina 291 y en las leyes internas de los países miembros que la desarrollan, se consagra la obligación de llevar a cabo el registro de los contratos que envuelvan una transferencia tecnológica754. Sin embargo, esta aparente diferencia se desvanece, toda vez que, posteriormente, en el artículo 9 se establece la consecuencia de la no observancia del requisito del registro al disponer:

“La falta de aprobación de los actos jurídicos mencionados en el articulo 2 o la falta de presentación de aquellos

753 Ley 22.426 sobre transferencia de tecnología y Decreto reglamentario 580/1981, ambos publicados en el Boletín Oficial núm. 24.633 de 23 de marzo de 1981. 754 Aunque la norma establece el registro como obligatorio, las interpretaciones posteriores y decisiones administrativas han indicado que la ausencia del requisito del registro solo traerá como consecuencia la pérdida de beneficios fiscales.


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contemplados en el artículo 3, no afectarán su validez pero las prestaciones a favor del proveedor no podrán ser deducidas a los fines impositivos como gastos por el receptor y la totalidad de los montos pagados como consecuencia de tales actos será considerada ganancia neta del proveedor”.

De acuerdo con la disposición anteriormente trascrita, la única consecuencia que se presenta al no registrar un contrato de transferencia de tecnología ante la autoridad competente es la pérdida de la posibilidad de deducir los pagos realizados al titular de los derechos de las ganancias obtenidas por el receptor de la tecnología objeto del contrato. 287. Ahora bien, en el artículo 37 de la Ley de patentes y modelos de Argentina, se establece que el registro del contrato de cesión tendrá como fin otorgarle oponiblilidad ante terceros, de suerte que encontramos una coincidencia con los países de la CAN en cuanto a la importancia que se otorga al registro para fines de publicidad, pero nada se contempla con relación al contrato de licencia u otras formas contractuales.

b) El registro de contratos de transferencia de tecnología en Brasil

288. En Brasil, como mencionamos en líneas anteriores, actualmente la Ley 9.279/96 de propiedad intelectual755 es la encargada también de regular la propiedad industrial. En el artículo 211 de esta ley se establece que el INPI será la institución encargada de realizar el registro de los contratos de transferencia de tecnología, sin embargo, deja muy claro que el mencionado registro

755 Ley 9.279/96 de propiedad intelectual de Brasil, cit. supra.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA solamente tendrá efectos en relación a terceros756. En efecto, al igual que en los países andinos y en Argentina, el requisito del registro de los contratos de transferencia de tecnología, lejos de estar establecido como un mecanismo de control, tiene propósitos eminentemente fiscales, por esta razón, algunos autores han considerado que el INPI ha pasado de cumplir un papel de intervención, a ser en la actualidad un órgano simplemente registral757. El Acto normativo 135/97 desarrolla lo establecido en el artículo 211 de la ley de propiedad intelectual y es el encargado de regular el registro de los contratos de transferencia de tecnología ante el INPI. En su artículo 3 el mencionado Acto normativo enuncia los elementos mínimos que debe observar un contrato de este tipo para acceder al registro: El objeto del contrato, la remuneración pactada, es decir los royalties a pagar y, la vigencia del mismo758. El mencionado registro ante el INPI tiene tres propósitos fundamentales:

1. otorgar validez ante terceros; 2. autorizar la remesa de pagos de los respectivos royalties; y 3. permitir las respectivas deducciones del impuesto a las ganancias por beneficiario de la tecnología, como costos operacionales.

756 El artículo 211 de la Ley de propiedad intelectual de Brasil establece textualmente: “O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros”. 757 SEIXAS CONSELVAN, J. y LOPES FERRARO, A., “A intervenção do estado nos contratos de transferência de tecnología”, op. cit., pág. 80. 758 Acto normativo 135/97, artículo 3 indica literalmente: “Os contratos deverão indicar claramente seu objeto, a remuneração ou os "royalties", os prazos de vigência e de execução do contrato, quando for o caso, e as demais cláusulas e condições da contratação”.


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Como se puede observar, la importancia fundamental de este trámite de registro se centra básicamente en el aspecto económico, específicamente en el fiscal, situación que ya habíamos anotado en los otros países receptores de tecnología examinados. 289. De lo anteriormente estudiado podemos concluir que el registro que se establece en todos los países receptores de tecnología, lejos de estar diseñado como un mecanismo de defensa y seguridad jurídica para las partes intervinientes, está dirigido a cumplir propósitos meramente fiscales. Esto se desprende de la falta de obligatoriedad del registro y de las consecuencias que se derivan de la ausencia de este trámite. En cuanto a la eficacia del registro para oponibilidad de los actos registrados ante terceros, podemos en este punto de nuestro trabajo establecer las similitudes y diferencias existentes entre los diferentes tipos de países analizados. En cuanto al contrato de cesión, en los países examinados encontramos que existe una unidad en cuanto al requisito de la forma escrita y la eficacia del registro para oponibilidad ante terceros. Las diferencias radican entonces en el tratamiento que se otorga a los contratos de licencia. Así en el sistema legal de los Estados Unidos, se aprecia un bajo nivel de protección al licenciatario, debido a que, por una parte, no existe el requisito de la forma escrita, lo que dificulta la prueba de la existencia del contrato y, por otra, la falta de oponibilidad ante terceros del registro de una licencia. Sin embargo, en los países receptores de tecnología la situación es diametralmente diferente. Por un lado, la forma escrita está presente en el texto de la Decisión Andina como un requisito para su existencia y, por otro lado, en cuanto a la oponibilidad de terceros mediante el acto de registro se establece una equiparación entre el contrato de licencia y el de cesión.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Después de haber analizado la reglamentación de los países de América Latina en relación con el registro y formalidades de los contratos de transferencia de tecnología, a continuación, para seguir el iter lógico de esta investigación, nos corresponde analizar las normas de inversión extranjera en estos países.

C. Las normas de inversión extranjera en América Latina que afectan los contratos de transferencia de tecnología

290. La inversión extranjera ha sido reconocida tradicionalmente como uno de los canales más importantes para llevar a cabo los procesos de transferencia de tecnología hacia países en vías de desarrollo. De acuerdo con un estudio de la UNCTAD, la gran mayoría de las inversiones directas extranjeras en el campo tecnológico se encuentran en pocos países, sobre todo en países de Asia y el Pacífico, como Singapur, Indonesia, Malasia y, por supuesto, China. En el ámbito latinoamericano, durante la década pasada la inversión se concentró en Brasil, Argentina y México, que en conjunto representaron un 62% del total de la inversión extranjera en la región759, pero en los últimos años (2009- 2010) Colombia y Chile superaron a México que se vio relegado a un quinto lugar760. Es necesario tener en cuenta que la inversión extranjera no es un fin en sí mismo considerado, sino que supone un medio para, además de obtener un provecho económico, alcanzar el desarrollo, de

759 CORREA, C., “Technology transfer in the WTO agreements”, op. cit., pág. 442. 760 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, CEPAL, “América Latina y el Caribe: Corrientes de inversión directa en el exterior, 2009 y 2010”, en Comunicado de prensa, Unidad de información pública e internet, 2011, disponible en: http://www.cepal.org (última consulta 19/05/2012).


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suerte que los Estados invierten esfuerzos y recursos para crear condiciones que atraigan este tipo de inversión761. A continuación veremos la forma en que diferentes países con el carácter de receptores de tecnología han establecido disposiciones encaminadas a regular este tema. Empezaremos el estudio con las normas de inversión extranjera de la CAN (1), haciendo una espacial mención a Colombia (2) y, finalmente analizaremos las normas del MERCOSUR (3).

1. Las normas de inversión extranjera sobre contratos de transferencia de tecnología en la CAN

291. En la CAN desde sus orígenes se vinculó la represión de las prácticas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología con la inversión extranjera. Esta afirmación encuentra su sustento en el hecho de que tan solo un año después de su creación, la CAN adoptó la Decisión Andina 24 en la que establecía la evaluación previa de los contratos de licencia y otras formas contractuales que involucraran una transferencia tecnológica y que tenía como propósito fundamental evitar la existencia de cláusulas de amarre (tying), con las que los productores de tecnología pudieran imponer al receptor restricciones en los campos de aplicación, provisiones exclusivas, obligaciones de aceptar tecnologías no útiles o periféricas, además de otros aspectos para racionalizar el pago de royalties y su remisión al país de origen762. 761 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, CEPAL, La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2009, Santiago de Chile, United Nations Publications, 2010, pág. 49. 762 El texto de la Decisión disponía en su artículo 20.- “Los Países Miembros no autorizarán la celebración de contratos sobre transferencia de tecnología externa o sobre patentes que contengan: 1. Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología lleve consigo la obligación, para el país o la empresa receptora, de adquirir una fuente determinada bienes de capital, productos intermedios,

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA 292. Las normas contenidas en esta Decisión tenían dos fines fundamentales: el primero consistía en restringir las prácticas abusivas que afectaban a los países en desarrollo en el acceso a tecnología a través de contratos que involucraran derechos de propiedad industrial y, el segundo, era la creación de las condiciones necesarias para llevar a cabo una mejor asimilación y adaptación de tecnologías con miras a hacerlas compatibles con las necesidades de las realidades económicas y sociales del país receptor. La Decisión 24 fue sustituida por la Decisión 220 de 1987 que, aunque tuvo cambios sustanciales referentes al tratamiento de capitales extranjeros, conservó las mismas conductas prohibidas establecidas por su antecesora. 293. Actualmente la Decisión Andina 291 de 1991 sobre inversión extranjera763 es la encargada de regular la inversión extranjera. En su capítulo IV la Decisión se ocupa de la importación de tecnología y en el artículo 14 establece un listado de cláusulas que deben ser prohibidas en un contrato de importación de tecnología764. Se puede en este punto observar la diferencia en el tratamiento de la materias primas u otras tecnologías de utilizar, permanentemente, personal señalado por la empresa proveedora de tecnología. En casos excepcionales, el país receptor podrá aceptar cláusulas de esta naturaleza para la adquisición de bienes de capital, productos intermedios o materias primas, siempre que su precio corresponda a los niveles corrientes en el mercado internacional; 2. Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología respectiva; 3. Cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la producción; 4. Cláusulas que prohíban el uso de tecnología competidoras; 5. Cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, a favor del proveedor de la tecnología; 6. Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor, los inventos a mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología; 7. Cláusulas que obliguen a pagar royalties a los titulares de los patentes por patentes no utilizadas; y 8. Otras Cláusulas de efecto equivalente”. 763 Decisión Andina 291 de 1991, cit. supra. 764 RODRÍGUEZ DEVIS, J. M., La gestión de la tecnología. Elementos fundamentales y transferencia de tecnología entre la Universidad y la empresa, Bogotá, Universidad Nacional, 2002, pág. 324.


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reglamentación sobre los contratos que involucran una transferencia tecnológica entre los países desarrollados y los países en vía de desarrollo que habíamos anotado anteriormente, en donde, a diferencia de los países Andinos, los países desarrollados regulan estos contratos a través de la óptica del Derecho de la competencia económica. La Decisión Andina 291 se ocupa de la regulación del tratamiento de diversos temas relacionados con los contratos de transferencia de tecnología en la CAN. Habiendo analizado ya en esta investigación las conductas que pueden afectar el derecho a la libre competencia económica en el marco de estos acuerdos y la obligación del registro de los mismos, ahora nos corresponde estudiar el tratamiento que se otorga a los aspectos económicos de los contratos que involucran una transferencia tecnológica a través de derechos de propiedad industrial e intelectual. 294. Es necesario tener en cuenta que el alcance de la integración de los países miembros de la CAN no cubre los aspectos fiscales y tributarios, en otras palabras, los instrumentos comunitarios están diseñados para fijar parámetros que serán desarrollados por cada una de las legislaciones internas. En cumplimiento de este modelo encontramos el artículo 15 de la Decisión Andina 291 que establece:

“Artículo 15: Las contribuciones tecnológicas intangibles, en la medida en que no constituyan aportes de capital, darán derecho al pago de regalías, de conformidad con la legislación de los Países Miembros”.

Conforme a lo anterior, cada país integrante de este bloque de integración ha desarrollado individualmente la forma en que se regulan los aspectos económicos y fiscales de los acuerdos que involucran una transferencia tecnológica.


2. Las normas de inversión extranjera sobre contratos de transferencia de tecnología en Colombia

295. En Colombia, gracias al reciente descubrimiento de importantes recursos mineros y petrolíferos, la inversión extranjera y, con ella, los procesos de transferencia tecnológica se han concentrado en su mayoría en el sector de hidrocarburos, pero en similar medida se ha visto crecer la inversión en el sector de la manufactura. En este último sector es en donde se ha desarrollado de una forma más activa la suscripción de contratos de transferencia de tecnología765. Como mencionamos anteriormente, en Colombia la función de registro de los contratos de transferencia de tecnología se encuentra a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pero su carácter obligatorio fue un asunto controvertido por mucho tiempo. Por ello la Dirección de impuestos y aduanas nacionales, en adelante DIAN, estableció766:

“Mediante la Decisión 291 de la Comunidad Andina y Decreto 259 de 1992, se estableció el régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías, para cual sustituyó la Decisión 220 con el fin de buscar una mayor eficiencia y competitividad de las economías, mediante la liberalización y apertura del comercio y de la inversión internacional, en la línea de los intereses de nuestros países y, la implantación de una racionalidad económica fundada en la iniciativa

765 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, CEPAL, La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2009, op. cit., pág. 34. 766 Concepto del la Dirección de impuestos y aduanas nacionales de Colombia, DIAN núm. 016676 de marzo 22 de 2005.


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privada, en la disciplina fiscal y un estado redimensionado y eficaz. Se hace necesaria la inscripción del contrato ante la autoridad competente para efectos de considerar procedente la deducción por importación de tecnología, marcas y patentes aún cuando se haya cambiado la denominación del organismo competente para dar cumplimiento a la obligación”.

El concepto de la DIAN767 fue objeto de una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado colombiano, órgano encargado de control la legalidad de las actuaciones administrativas, que fue resuelta en una reciente sentencia de julio de 2011768. A continuación exponemos los antecedentes de hecho de este caso: Antecedente jurisprudencial a analizar:

El demandante plantea que la no observancia del requisito del registro de un contrato de transferencia de tecnología no conlleva la sanción de nulidad del

767 Concepto 016676 de 22 de marzo de 2005 de la Dirección de impuestos y adunas nacionales, DIAN. El apartado objeto de la demanda comentada es el siguiente: “… Así las cosas, la deducción por concepto de royalties u otros beneficios originados en contratos sobre importación al país de tecnología y sobre patentes y marcas, de que trata el artículo 67 del Decreto Reglamentario 187 de 1975, respecto a la forma de demostrar, entre otros aspectos, la existencia del contrato y su autorización por parte del organismo oficial competente, debe entenderse que se suple por el registro ante la entidad correspondiente de conformidad a la Decisión 291 de la CAN y el artículo 1º del Decreto 259 de 1992, sin perjuicio de presentar la autorización cuando así lo haya determinado el Consejo Superior de Comercio Exterior”. 768 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sección cuarta, julio 28 de 2011. Referencia núm. 11001-03-27-000-2009-00040-00-17864, disponible en: http://www.ramajudicial.gov.co (última consulta 05/05/2012).


mismo, sino la imposibilidad de llevar a cabo la deducción por concepto de royalties u otros beneficios originados en contratos. El consejo de Estado en este auto no otorga la suspensión provisional, pero sostiene que las cuestiones de fondo serán tratadas en la sentencia, que en el momento de la redacción de esta tesis doctoral no ha sido publicada.

En la sentencia que puso fin a este caso, el Consejo de Estado confirmó el concepto de la DIAN en el sentido de considerar el registro de los contratos de transferencia de tecnología como un requisito necesario para la obtención de los beneficios fiscales establecidos en la legislación tributaria. 296. En Colombia, al igual que en los otros países de la región, los pagos realizados en virtud de un contrato de transferencia de tecnología se encuentran sujeto a cargas impositivas establecidas por la autoridad fiscal. El estatuto tributario colombiano769 establece en su artículo 408 que:

“En los casos de pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales, o explotación de toda especie de propiedad industrial o del "know-how", prestación de servicios técnicos o de asistencia técnica, beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, artística y científica, la tarifa de retención será del treinta y cinco por ciento (35%) del valor nominal del pago o abono. PARÁGRAFO. Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto que constituyan ingreso gravado para su

769 El Estatuto tributario es un compendio de normas que rigen el sistema fiscal en Colombia a través del Decreto 624 de 1989 que compiló las disposiciones tributarias nacionales vigentes con categoría de ley o que dada su trascendencia fueron incluidas en dicho ordenamiento.


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beneficiario y este sea residente o se encuentre constituido, localizado o en funcionamiento en paraísos fiscales, que hayan sido calificados como tales por el Gobierno colombiano, se someterán a retención en la fuente por concepto de impuesto sobre la renta y ganancia ocasional a la tarifa del treinta y cinco por ciento (35%) sin perjuicio de la aplicación de la retención en la fuente por concepto de impuesto de remesas770, a la tarifa del siete por ciento (7%), salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 3 de la presente ley”.

297. En este orden de ideas cabe preguntarse cuáles son los beneficios fiscales referidos en el concepto de la DIAN mencionado anteriormente. El Estatuto tributario dispone en su artículo 123 que:

“Si el beneficiario de la renta fuere una persona natural extranjera o una sucesión de extranjeros sin residencia en el país, o una sociedad u otra entidad extranjera sin domicilio en Colombia, la cantidad pagada o abonada en cuenta sólo es deducible si se acredita la consignación del impuesto retenido en la fuente a título de los de renta y remesas771, según el caso y, cumplan las regulaciones previstas en el régimen cambiario vigente en Colombia”.

298. De todo lo examinado anteriormente podemos concluir que al receptor de la tecnología se le concede el beneficio de descontar del monto de sus ganancias los pagos realizados por concepto de royalties. En nuestra opinión, antes que estar en presencia de un sistema legal encargado de incentivar el acceso a nuevas

770 Sobre el impuesto complementario de remesas, debe tenerse en cuenta que éste se eliminó a partir del año 2007 mediante el artículo 78 de la Ley 1111 de 2006, publicada en el Diario Oficial núm. 46.494 de 27 de diciembre de 2006. 771 Ibidem.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA tecnologías, pareciese que en el sistema colombiano se imponga un castigo a aquellos que no surtan el trámite del registro, puesto que no podrán demostrar al fisco que se han llevado a cabo pagos al titular de los derechos protectores de la tecnología transferida.

3. Las normas de inversión extranjera en los países del MERCOSUR

299. En cuanto al otro bloque de integración suramericano analizado, el MERCOSUR, es necesario tener en cuenta que no existe una reglamentación común a todos los miembros, por tanto, se deberá acudir a la legislación interna de los países que conforman este bloque con el fin de establecer las normas de inversión extranjeras aplicables a los contratos internacionales de licencia y otras figuras contractuales que involucren una transferencia tecnológica. A estos efectos a continuación analizamos las normas de inversión extranjera de Argentina (a) y Brasil (b).

a) Las normas de inversión extranjera sobre contratos de transferencia de tecnología en Argentina

300. Como mencionamos en el epígrafe anterior, El Decreto 1853/93 dispone que los contratos de tecnología solamente se registrarán con fines informativos772 y, a sea que se realicen entre compañías independientes o entre partes vinculadas; no obstante este registro constituye un requisito indispensable para la deducción impositiva de los pagos y para la aplicación de los

772 Decreto Reglamentario y Ordenatorio1853/93, B.O. 30 de marzo de 1981, disponible en: http://www.inpi.gov.ar/templates/transftec_instructivol.asp, (última consulta 19/05/2012).


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acuerdos para evitar la doble imposición, esto es, el requisito del registro tiene una finalidad eminentemente fiscal. En efecto, en la ley 20628/97773 establece que:

“Artículo 93.- Cuando se paguen a beneficiarios del exterior sumas por los conceptos que a continuación se indican, se presumirá ganancia neta, sin admitirse prueba en contrario: a) Tratándose de contratos que cumplimentan debidamente los requisitos de la Ley de Transferencia de Tecnología al momento de efectuarse los pagos: 1. El 60% de los importes pagados por prestaciones derivadas de servicios de asistencia técnica, ingeniería o consultoría que no fueran obtenibles en el país a juicio de la autoridad competente en materia de transferencia de tecnología, siempre que estuviesen debidamente registrados y hubieran sido efectivamente prestados. 2. El 80% de los importes pagados por prestaciones derivadas en cesión de derechos o licencias para la explotación de patentes de invención y demás objetos no contemplados en el punto 1 de este inciso. En el supuesto de que, en virtud de un mismo contrato se efectúen pagos a los que correspondan distintos porcentajes, de conformidad con los puntos 1 y 2 precedentes, se aplicará el porcentaje que sea mayor”.

301. Para entender el beneficio otorgado por este artículo es necesario remitirnos al artículo anterior de la misma ley en el que se dispone que para cualquier pago realizado a una persona natural o jurídica domiciliada en el exterior sea necesario realizar una

773 Ley 20628 de 1997 de impuestos a las ganancias, B.O. 6 de agosto de 1997, disponible en: http://biblioteca.afip.gov.ar (última consulta 18/05/2012).

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA retención que será pagada después al fisco argentino equivalente al 35% de la ganancia neta declarada. Son claras las ventajas económicas que traen consigo el registro del contrato ante el INPI, ya que, desde el punto de vista del titular de los derechos protectores de la tecnología transferida, disminuirá la base gravable de los royalties a pagar, por ejemplo, hasta el 60% del importe a pagar para el caso de contratos que involucren un know how, al que posteriormente se realizará la retención del 35%. De la misma manera, el receptor de la tecnología estará interesado en el registro al poder beneficiarse de la deducción del pago realizado en relación con sus obligaciones fiscales.

b) Las normas de inversión extranjera sobre contratos de transferencia de tecnología en Brasil

302. En Brasil, los contratos de transferencia de tecnología deben ser registrados, como ya estudiamos, ante el INPI y, posteriormente, deben ser registrados ante el Banco Central con el fin de hacer posible el pago de los royalties en virtud de lo establecido en la Ley 4.506 de 1964 sobre el envío de remesas al extranjero774. En esta Ley se dispone que el pago de la tecnología que será transferida o que se refiere a contratos de transferencia de tecnología está sujeto a una retención del 15% de impuesto a las ganancias, pero, al igual que en Colombia, con el fin de luchar contra la frecuente práctica de la evasión a través de paraísos fiscales se establece que en caso de que los pagos sean realizados en favor de personas jurídicas residentes o domiciliadas en estos lugares, la retención de impuesto sobre las ganancias será del 25%.

774 Ley núm. 4.506 de 30 de noviembre de 1964 sobre envío de remesas al extranjero, DOU de 17 de julio de1964.


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Por otra parte, la Ley núm. 10.168/00 impuso a los royalties la obligación de pagar la “Contribución por intervención en el Dominio Económico”, denominada “CIDE”, a una tasa equivalente al 10%. Esta contribución fue diseñada con el fin de estimular el desarrollo tecnológico del país. La CIDE puede ser tomada como crédito y compensada en futuros pagos de la misma contribución, en niveles progresivamente reducidos hasta el año 2013. Una de las diferencias fundamentales de los dos tributos radica en el sujeto al que están dirigidas, puesto que la retención del impuesto a las ganancias de 15%, comentado anteriormente deberá ser sufragado por la parte beneficiada con el pago, a saber por el titular de los derechos protectores de la tecnología, mientras el 10% pagado a título de CIDE es una obligación exclusiva de la parte receptora. Ahora bien, en Brasil, al igual que en los otros países de la región, se conceden beneficios tributarios derivados del registro de los contratos de transferencia de tecnología, pero es condición fundamental para ser acreedor de estos beneficios el registro ante el INPI775. En relación con el impuesto a las ganancias, los royalties pagados en virtud del contrato, la legislación tributaria brasileña establece que pueden ser objeto de deducción como gastos operacionales con la expresa condición de que el objeto del contrato sea necesario para desarrollar las actividades de la empresa776. Esta deducción varía entre el 1% para las licencias de 775 Ver el Decreto 3.000/99 de 26 de marzo de 1999, DOU de 29 de marzo de 1999 que establece textualmente en su artículo 355: “A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de aluguéis ou royalties pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, bem como a título de remuneração que envolva transferência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados) somente será admitida a partir da averbação do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais prescrições pertinentes, na forma da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996”. 776 Parecer normativo coordenação do sistema de tributação nº 58, de 19 de agosto de 1976, DOU de 1 de octubre de 1976: Não serão dedutíveis, assim, os

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA marcas y el 5% en el caso de licencia de patentes, de acuerdo con el Decreto 3.000/99777, dependiendo de la importancia que el producto patentado reviste para la economía brasileña. 303. De acuerdo con lo visto anteriormente las normas tributarias y cambiarias son un elemento determinante en la política de innovación de los países receptores de tecnología, puesto que van a determinar la competitividad del país frente a otros países en similar condición al establecer condiciones favorables para los inversionistas extranjeros que estén dispuestos a transferir sus conocimientos tecnológicos. Los beneficios tributarios están íntimamente ligado con el registro de los contratos de transferencia de tecnología ante las autoridades competentes, puesto que, tal como se estudió en el epígrafe anterior, la concesión de dichos beneficios está supeditada a su registro. Esta fórmula parece ser la más recurrida en la región, pero el nivel de control ejercido al momento de la realización de este trámite depende en gran medida de las políticas gubernamentales relacionadas con la creación de un clima propicio para la atracción de inversión extranjera. Así, por ejemplo, desde el punto de vista tributario y cambiario, resultará más atractivo para un inversionista extranjero que esté considerando desarrollar diferentes mercados y que quiere ser sujeto de los beneficios fiscales otorgados por el Estado, incursionar en el mercado argentino, debido a que los controles al contrato son escasos y los beneficios fiscales altos, contrario a lo que acontece en Colombia en donde se realizará un control del contenido del contrato por las autoridades encargadas del registro. Este afán por crear las condiciones propicias para los titulares de royalties devidos por direitos inúteis ao exercício da empresa, como, por exemplo, por patentes cujo conteúdo seja tecnologia diversa da que a indústria em causa necessite; não serão dedutíveis, também, os pagamentos por direitos inexistentes, já extintos ou ainda não concedidos 777 Decreto 3.000/99, cit. supra.


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los derechos que protegen la tecnología ha llevado a que exista cierta competencia entre los países de la región, manifestada en la creación de incentivos tributarios y cambiarios que facilitan los trámites y formalidades a las que debe someterse las partes intervinientes en un contrato de transferencia de tecnología y el progresivo desmonte de las instancias reguladoras y fiscalizadoras de este tipo de contratos. 304. La situación arriba mencionada supone un riesgo inherente al desarrollo del libre mercado en el contexto de una economía globalizada consistente en otorgar una amplia libertad a los contratantes en perjuicio de los intereses de los receptores de tecnología que, tal como hemos visto a lo largo de esta tesis doctoral, en la mayoría de los casos constituyen la parte débil de la relación contractual. Por otra parte, a nuestro juicio, el sistema de incentivos fiscales o tributarios que se otorgan a los contratos de transferencia de tecnología cumpliría su función de someter el contrato al registro y posible estudio en los casos de transferencia intrafirm, esto es, aquella que se lleva a cabo entre empresas principales y subsidiarias, ya que en este caso será provechoso para el receptor obtener los beneficios tributarios, no obstante, si estamos en presencia de una transferencia tecnológica entre empresas o personas que no se encuentren vinculadas, las consecuencias de no registrar el contrato afectan solamente a la parte receptora de la tecnología, ya que es quien directamente sufriría los efectos económicos derivados de la imposibilidad de deducir los costes originados por el pago de royalties y adicionalmente, se corre el riesgo de generar situaciones de potencial incumplimiento contractual al dificultarse el envío de los pagos debidos al exterior.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA IV. Eficacia de los contratos internacionales de transferencia de tecnología en los países de América Latina 305. Tras haber realizado el análisis de las normas sustanciales que ejercen una directa influencia en los contratos de transferencia de tecnología en América Latina, vamos a centrar esta parte de la investigación en la eficacia de las decisiones dictadas por tribunales ordinarios o arbitrales extranjeros en estos países. Este estudio tiene como fundamento el hecho de que, ya que como mencionamos, en la mayoría de los contratos de transferencia de tecnología analizados se cuenta con cláusulas de elección de foro, de suerte que las decisiones dictadas en casos que involucren estos contratos deberán ser en muchos casos objeto de reconocimiento en los países receptores de tecnología. Por esta razón, no ha sido objeto de estudio en esta investigación el reconocimiento de decisiones judiciales o arbitrales en los países productores de tecnología, ya que, de acuerdo con lo aquí expuesto, las decisiones sobre las controversias serán tomadas en su propio foro. Para llevar a cabo este estudio se analiza, en primer lugar, el control de la aplicación de las normas imperativas del Estado donde se pretende obtener el reconocimiento, tanto en sede judicial (A), cuanto arbitral (B).

A. Control de la aplicación de las normas imperativas del Estado de acogida: sede jurisdiccional

306. Como hemos sostenido anteriormente, este trabajo de investigación ha demostrado que la mayor parte de los contratos de licencia y otras figuras contractuales utilizadas para llevar a cabo la transferencia de tecnología poseen cláusulas de elección de foro a


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favor de los tribunales bien ordinarios o bien arbitrales de países productores de tecnología, de suerte que una vez se cuente con una sentencia o un laudo arbitral es necesario en muchos casos acudir a otro Estado para surtir el trámite de reconocimiento y eventualmente la ejecución la sentencia o laudo. En efecto, a pesar de la creciente importancia de la globalización, es necesario recordar que las decisiones judiciales dictadas por las autoridades de un Estado poseen una eficacia restringida al territorio en el que dicha autoridad posee potestad jurisdiccional que constituye una de las manifestaciones de la soberanía del Estado. En este sentido es perfectamente posible que con el mismo contenido fáctico se encuentren sentencias contradictorias dependiendo del país en el que los tribunales han conocido del caso778. En este apartado estudiaremos la forma y los requisitos exigidos por el Estado de acogida para reconocer una sentencia o laudo arbitral dictado por una autoridad extranjera en relación con los contratos internacionales de transferencia de tecnología. Para ello, es necesario recordar que, desde la perspectiva teórica, existen dos sistemas generales para otorgar validez a las decisiones judiciales emitidas por una autoridad judicial extranjera. El primero es el sistema conflictual de validez extraterritorial de decisiones y el segundo es el sistema procesal de validez extraterritorial de decisiones. Este último sistema se aplica en la mayoría de países entre ellos los de América Latina779. 307. Con el fin de reconocer las decisiones extranjeras en el país de acogida se ha establecido la figura del exequátur que hace más de un siglo A. WEISS explicaba como la decisión por la cual la autoridad judicial reviste de la fórmula de ejecutoria a una sentencia extranjera y presta a dicha sentencia sobre el territorio del

778 CALVO CARAVACA A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Derecho Internacional Privado, vol. I, op. cit., pág. 456. 779 Ibid. pág. 459.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Estado en cuyo nombre administra justicia el concurso de la ley y el apoyo de las autoridades780. Es de resaltar que la finalidad de esta figura consiste en determinar si una decisión extranjera puede ser considerada como sentencia nacional con efectos de cosa juzgada para, posteriormente, iniciar los trámites de su ejecución, no obstante, tal reconocimiento deberá ser de forma idéntica a como ha sido dictada tal decisión, toda vez que no podrá ser objeto de modificación por las autoridades judiciales del país de acogida781.

a) El reconocimiento de sentencias extranjeras en Colombia

308. Aunque el reconocimiento de sentencias extranjeras en Colombia ha tenido una evolución legislativa que no ha sido paralela a la de los laudos arbitrales, es necesario aclarar que en las últimas décadas, gracias al incremento de los intercambios comerciales internacionales dicha evolución se ha reflejado en un tratamiento más acorde con los parámetros internacionales. La primera norma que estableció el procedimiento para el reconocimiento fue el Código de procedimiento civil782. En el artículo 693 de este Código se combinan el factor de la reciprocidad diplomática con el de la legislativa, al disponer que las 780 WEISS, A., Traité théorique et pratique de droit international privé, Paris, L. Larose & Forcel, 1892, pág. 18. 781 MONROY CABRA, M. G., Tratado de Derecho Internacional Privado, op. cit., pág. 342. 782 Aunque los artículos del Código de procedimiento civil (Decreto 1400 de 1970, Diario Oficial núm. 33.150 de 21 de septiembre de 1970) son las normas más usadas en cuanto al reconocimiento de decisiones extranjeras, Colombia ha ratificado la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales de Montevideo y la Convención Interamericana de Panamá de 1975, sobre arbitraje Comercial Internacional, ambas disponibles en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-41.html (última consulta 05/05/2012).


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sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país y, en su defecto, la que allí se reconozca a las dictadas en Colombia”. De esta manera, en primer lugar, se tienen en cuenta las disposiciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de origen de la sentencia que se pretende ejecutar en el país y, en segundo lugar, a falta de Derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las dictadas en Colombia783. 309. Los requisitos exigidos para el reconocimiento de una decisión arbitral o jurisdiccional extranjera en el territorio colombiano están contenidos en el artículo 694 del código de procedimiento civil establece:

“Para que la sentencia o el laudo extranjero surta efectos en el país, deberá reunir los siguientes requisitos: 1. Que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profirió. 2. Que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento. 3. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen y se presente en copia debidamente autenticada y legalizada. 4. Que el asunto sobre el cual recae, no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos.

783 Vid. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sala de Casación Civil. Exequátur de 24 de febrero de 2011 expediente 2008-00595-00, disponible en: http://www.ramajudicial.gov.co (última consulta 05/05/2012).


5. Que en Colombia no exista proceso en curso ni sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto. 6. Que si se hubiere dictado en proceso contencioso, se haya cumplido el requisito de la debida citación y contradicción del demandado, conforme a la ley del país de origen, lo que se presume por la ejecutoria.

310. Aunque el reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera que verse sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual no ha sido tratado por la jurisprudencia colombiana, es importante citar una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia784 en la que en un procedimiento de reconocimiento de un laudo arbitral extranjero la parte vencida interpone la excepción contenida en el apartado 1 del artículo 694 del Código civil. En esta decisión la Corte dispuso:

“(i) Los derechos patrimoniales ordinariamente se distinguen en las categorías de reales y personales; esta clasificación atiende la forma en la que el ser humano aprovecha las cosas de las cuales obtiene utilidad: directamente la una, e indirectamente la otra. El beneficio de la “cosa” se logra derechamente ejercitando un “derecho real”, que de acuerdo con el artículo 665 del Código Civil, es el “que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona”. Así definido, en el “derecho real” existe una relación directa entre el titular del derecho y la “cosa” en que se ejerce y, por ello, los romanos proclamaban el “jus in rem”, “derecho en la cosa”.

784 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil de 19 de diciembre de 2011. Ref: Exp. 1100102030002008-01760-00. Aunque en este asunto se trataba del reconocimiento de un laudo arbitral, la accionada interpuso la excepción de la existencia de derechos reales a pesar de no estar contemplada en el Convenio de Nueva York sobre reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros, por tanto, dicha excepción fue desestimada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia.


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Cuando para satisfacer las necesidades no se pueden aprovechar las “cosas” de forma inmediata o “directa”, los individuos tienen que recurrir a los “derechos personales” o “de crédito”, que según la definición del texto 666 ibídem, “son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo, o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas”. Dichos “derechos” se caracteriza, entonces, porque en ellos no hay una relación directa entre su titular y el bien, sino un vínculo jurídico de personas: acreedor y deudor; en consecuencia, el titular del crédito detenta una relación indirecta con la “cosa”, cuestión por la que los de la ciudad eterna hablaban de “jure ad rem”. (ii) Expuestos los mencionados rasgos, se advierte que la diferencia fundamental entre ellos consiste en que en los de “crédito” hay una relación de personas, en tanto que en los “reales” de sujeto y cosa; estos, además, se presentan en el sistema de númerus clausus, toda vez que como tales únicamente pueden reputarse los que de manera expresa señale la ley: dominio, herencia, usufructo, uso o habitación, servidumbres activas, prenda e hipoteca; aquellos, a su turno, no guardan restricción alguna, habida cuenta de que su creación está sometida al principio de la autonomía de la voluntad privada. Por último, los “reales y personales” dan origen a las acciones de idéntico nombre; las primeras oponibles a todo el mundo y las últimas sólo contra el deudor o contra quien legítimamente lo representa”.

311. Con fundamento en lo establecido por la Corte Suprema podemos afirmar que, al estar en presencia de derechos de propiedad industrial, es necesario determinar la ubicación espacial

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA de los mismos con el propósito de establecer si ellos pueden ser considerados como “bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia fue dictada”. En nuestra opinión, debemos referirnos una vez más a los aspectos intrínsecos y extrínsecos de estos derechos, por tanto, si la controversia tiene como origen la existencia, validez o alcance de estos derechos tendremos que admitir que estamos hablando de derechos reales, mientras que si la controversia se centra en aspectos extrínsecos, tales como la transmisión o titularidad, estaremos en presencia de derechos personales que como tal pueden ser de conocimiento por una autoridad extranjera y, por tanto, objeto de reconocimiento en el país de acogida. De los requisitos indicados, presenta una especial relevancia para el desarrollo de este trabajo de tesis doctoral aquel que establece que la sentencia a ser reconocida no debe contravenir las leyes u otras disposiciones colombianas de orden público. En efecto, el principio del orden público es uno de los más importantes del Derecho internacional privado, puesto que puede impedir la aplicación de las leyes extranjeras y también el reconocimiento de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros785. Este principio actúa en el sector del reconocimiento de decisiones judiciales como un medio para obstaculizar el despliegue de los efectos jurídicos de una sentencia dictada por un tribunal extranjero que se considere contraria a los principios del Estado requerido, pero la identificación de estos principios puede ser problemática. El orden público internacional es una noción temporal, relativa y mucho más restringida que la del orden público interno786. Es un conjunto de principios787 que por la importancia

785 WENGLER, W., “Curso de la Academia Internacional de la Haya”, en Recueil des Cours, vol. 104, tomo. 3, 1961: “Obviously, the order public clause may itself be in conflict with the principle of international uniformity of decisions, but it is an essential feature of the clause that it is stronger than any other general principle of private international law”. 786 FERNÁNDEZ ARROYO, D. P, (Coord.), Derecho Internacional Privado en los Estados del MERCOSUR, op. cit., pág. 423.


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que revisten para el Estado de acogida no pueden ser vulnerados con la aplicación del Derecho extranjero en el cual se fundamenta la decisión que pretende obtener el reconocimiento, por tanto, estos principios estarán sujetos a las condiciones particulares del momento en que se lleve a cabo el trámite del reconocimiento. 312. En el momento de llevar a cabo el estudio de la sentencia que pretende ser reconocida en el Estado de acogida es necesario tener en cuenta que el solo hecho de que la misma suponga la inobservancia de una disposición del ordenamiento local no es suficiente para sostener que existe una violación al orden público788. La Corte Suprema de Justicia en la misma sentencia comentada anteriormente789, respecto de la inobservancia del apartado 1 del artículo 694 del Código de Procedimiento civil dispuso:

“En consecuencia, al no incluir la preceptiva internacional (en referencia al Convenio de Nueva York) ese ataque como viable, el mismo está llamado al fracaso; conclusión que se reafirma al repasar el contenido del artículo 2° de la Ley 315 de 1996, el cual, frente a los arbitrajes internacionales, prioriza la aplicación de los tratados en desmedro de los cánones del procedimiento civil interno: “El arbitraje internacional se regirá en todas sus partes de acuerdo con las normas de la presente ley, en particular por las disposiciones de los Tratados, Convenciones, Protocolo y

787 Sobre las dos teorías del orden público internacional como conjunto de principios o conjunto de disposiciones, GOLDSCHMIDT, W. Derecho Internacional Privado, Buenos Aires, De Palma, 1990, pág. 151. 788 DOLINGER, J., Direito Internacional privado: parte geral. 7. ed., Rio de Janeiro, Renovar, 2003, pág. 401. “las leyes no son de orden público, esto es, el orden público no es un factor inmanente a la norma jurídica. Esta puede ser imperativa, prohibitiva, tener carácter obligatorio, jus cogens, pero la característica del orden público es exógena 789 Vid. supra.


demás actos de derecho internacional suscritos y ratificados por Colombia, los cuales priman sobre las reglas que sobre el particular se establecen en el Código de Procedimiento Civil” (resaltado fuera del texto); norma sobre la que la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de señalar: “(…) el laudo que profiera el tribunal internacional debe someterse al procedimiento del exequátur, procedimiento que garantiza el respeto al ordenamiento jurídico nacional. Porque si bien pueden los árbitros aplicar una legislación extranjera, no podrán, como se ha dicho, quebrantar normas de orden público vigentes en Colombia, excepto las de procedimiento”.

De lo anterior se puede concluir que no se debe confundir entonces el concepto de orden público interno con el de orden público internacional. En palabras de W. GOLDSCHMIDT790, el primero, está constituido por las disposiciones que no son derogables por la autonomía de las partes, aunque sí lo son por la aplicación de un Derecho extranjero llevado a cabo en virtud de una norma de conflicto o voluntad de las partes, mientras que el segundo, el orden público internacional, comprende el conjunto de aquellos principios subyacentes a las disposiciones que se estiman inalienables inclusive con miras al Derecho extranjero791. 313. La investigación llevada a cabo para la realización de este trabajo de tesis doctoral ha demostrado que hasta la fecha no existen pronunciamientos de las autoridades judiciales en las cuales se haya adelantado proceso alguno de reconocimiento de sentencias judiciales extranjeras que involucren contratos de transferencia de tecnología, es más, la gran mayoría de los procedimientos de exequátur llevados a cabo por las autoridades judiciales colombianas están dedicados a temas de familia, entre ellos los más comunes divorcios y adopciones y, solo una mínima parte está

790 GOLDSCHMIDT, W. Derecho Internacional Privado, op. cit., pág. 372. 791 Ibid. pág. 373.


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relacionada con asuntos contractuales. Esta situación se explica por la falta de una norma expresa que autorice a los contratantes a estipular una cláusula atributiva de competencia judicial internacional y su consecuente falta de seguridad jurídica comentada que conduce a que, en la mayoría de los casos, las partes se inclinen por cláusulas de sometimiento a arbitraje comercial internacional.

b) El reconocimiento de sentencias extranjeras en el MERCOSUR

314. En el MERCOSUR el instrumento jurídico más importante en cuanto al reconocimiento de decisiones extranjeras es el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa de 1992792, que en su capítulo V se ocupa del reconocimiento de sentencias y laudos arbitrales extranjeros. El ámbito de aplicación material de este instrumento lo constituyen las sentencias y laudos arbitrales pronunciados en las jurisdicciones de los Estados partes de este sistema de integración, comprendiendo las áreas civil, comercial, laboral, administrativa y sentencias en materia de reparación de daños y restitución de bienes pronunciadas en jurisdicción penal. En el artículo 20 del Protocolo, después de enumerar los requisitos formales necesarios para que se pueda llevar a cabo el reconocimiento de la sentencia o el laudo793, se establece como

792 Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, firmado en Las Leñas el 27 de junio de 1992, disponible en: http://www.uaipit.com, sección de legislación (última consulta 05/05/2012). 793 Los requisitos formales son: en primer lugar, que vengan revestidas de las formalidades externas necesarias para que sean consideradas auténticas en el

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA condición para efectuar dicho reconocimiento que no se contraríe manifiestamente a los principios de orden público del Estado requerido. Este requisito merece una atención especial, ya que, adicionalmente a lo ya comentado acerca de este tema en el epígrafe anterior, en el ámbito del MERCOSUR se ha hablado de la existencia del orden público regional. La opinión consultiva del Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR, en adelante TPR, en el caso Norte S.A. Imp. Exp. contra Laboratorios Northia S.A.794, el TPR sostuvo:

“Pueden distinguirse dos modalidades de orden público: i) el orden público nacional ii) el orden público internacional. En un sistema de integración, en realidad lo que existe es un orden público regional que precisamente hace imperiosa la prevalencia de la norma de un derecho de integración por sobre cualquier otra ley nacional en sentido lato, que pudiere ser correctamente tipificada como de orden público en cualquiera de sus dos modalidades. Es precisamente ese orden público regional, el custodio y la garantía de la imperatividad de cualquier norma del Derecho de Integración y, en consecuencia este concepto de orden público regional debe prevalecer como regla general por sobre cualquier otro concepto de orden público, dentro del espacio de integración en cuestión. Además, en el marco de un proceso de integración el orden público nacional deberá ser interpretado teniendo en cuenta el orden público

Estado de donde procedan. En segundo lugar, la traducción al idioma oficial del Estado en el que se solicita su reconocimiento y ejecución. Y en tercer lugar, la legalización, apostilla o formalidad análoga, cuando la parte interesada solicite directamente el reconocimiento y ejecución. 794 Opinión Consultiva núm. 1/2007. Asunto Norte S.A. Imp. Exp. c/ Laboratorios Northia Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria, disponible en: http://www.grupodeintegracion.com.ar/2010/11/tpr-opinion-consultiva-12007_10.html (última consulta 19/05/2012).


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regional que cabe a este TPR interpretar, de esta manera el orden público nacional resulta enriquecido por el orden público regional, consecuencia de la participación del estado en una comunidad de derecho de orden regional”.

315. Este concepto de orden público ha sido debatido por la doctrina795, debido a que el MERCOSUR no posee un ordenamiento jurídico supranacional, como el que posee en algunas materias la CAN y, por tanto, en ausencia de una delegación de competencia legislativa, la naturaleza intergubernamental de este bloque de integración necesita la firma y ratificación por los Estados miembro. En otras palabras, las normas creadas en el seno del MERCOSUR no tienen aplicación directa ni efectos directos, puesto que sus normas deben incorporarse a los ordenamientos jurídicos internos a través de los procedimientos previstos por cada legislación796. De lo anterior se desprende que la cláusula de reserva es autónoma de cada país, de suerte que el orden público es valorado según los principios propios de cada legislación, situación que dificulta en gran medida la interpretación sistemática de las normas y hace necesario entonces tener en cuenta las diferencias existentes en el ordenamiento de cada país miembro. A pesar de las dificultades señaladas anteriormente se pueden observar avances significativos en esta materia. Un ejemplo lo encontramos en el estudio llevado a cabo sobre la conveniencia de efectuar un examen previo a la ofensa al orden público y a la soberanía para conceder el exequátur; y otro en el hecho de homologar la sentencia extranjera de manera difusa, pudiendo atribuir a cualquier juez nacional dicha facultad, a diferencia de lo 795 NASCIMENTO REIS, R., “Orden público del Mercosur: un introito” en Prismas: Dir, Pol. Publ. e Mundial., vol. 4, núm. 2, pág. 126. 796 VIÑAS FARRÉ, R., “El reconocimiento y la ejecución de decisiones extranjeras en América Latina”, en GAMARRA CHOPO, Y., La idea de América en el pensamiento ius internacionalista del siglo XX, Zaragoza, IFC, 2010, pág. 173.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA que ocurre en Brasil, donde tal competencia es asignada por la Constitución Federal al Superior Tribunal de Justicia797. 316. Es posible observar que en las legislaciones de los países de América Latina existe una cierta uniformidad en cuanto a los requisitos para lograr el reconocimiento de una sentencia dictada por un tribunal extranjero, no obstante, en la investigación realizada para este trabajo de tesis doctoral no se logró ubicar ningún trámite de exequátur de una sentencia dictada por un tribunal ordinario relacionada con contratos de transferencia de tecnología, lo cual puede ser un indicador del uso mayoritario del arbitraje en las controversias relacionadas con este tipo de contratos798.

B. Sede arbitral y vulneración de las normas imperativas

317. Habiendo estudiado el reconocimiento de sentencias judiciales extranjeras en los países de América Latina, en este epígrafe analizaremos la eficacia de los laudos arbitrales dictados por tribunales arbitrales extranjeros que pretendan ser reconocidos en los países receptores de tecnología. Con este propósito estudiaremos en, primer lugar, la aplicación del Convenio de Nueva York de 1958 (1) y, posteriormente realizaremos una especial mención a casos prácticos extrapolables a los contratos de transferencia de tecnología sometidos al procedimiento de reconocimiento ante la jurisdicción colombiana (2). 797 Enmienda Constitucional Nº 42/04, del 8 de diciembre de 2004, disponible en: http://legis.senado.gov.br/matepdf/3534.pdf (última consulta 19/05/2012). 798 Dentro de las fuentes utilizadas para localizar los antecedentes jursiprudenciales de los países latinoamericanos están las bases de datos oficiales de los países analizados: en Argentina la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación http://www.csjn.gov.ar/, en Brasil Jusbrasil http://www.jusbrasil.com.br/ y, en Colombia la de la Rama judicial http://www.ramajudicial.gov.co (última consulta 19/05/2012).


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318. Como mencionamos con anterioridad, en los contratos de licencia de tecnología y, en general, en todo tipo de figuras contractuales en que se involucre una transferencia tecnológica es muy frecuente la presencia de un pacto arbitral en el que los contratantes se someten a un proceso de arbitraje internacional. En la práctica negocial internacional existe una cierta reticencia de las partes a someter las disputas surgidas de su relación contractual a la justicia ordinaria, entre otras razones por la eventual ausencia de transparencia en la jurisdicción, por la incapacidad de determinar a priori los costes del procedimiento y la duración del mismo y, sobre todo, por la incertidumbre acerca de la persona que será designada como juez del caso y sus cualidades profesionales para dirimir la controversia799. Esta última circunstancia es de especial relevancia en los contratos cuyo objeto recae en conocimientos tecnológicos, ya que será especialmente relevante contar con una persona con conocimientos específicos de los que en muchos casos un juez ordinario carecería. Ahora bien, a pesar de las ventajas señaladas del procedimiento llevado a cabo ante un tribunal de arbitraje internacional, al igual que con una sentencia dictada por un tribunal extranjero, una vez se emita el laudo que pone fin a la controversia, será necesario acudir al país de la parte vencida para que se reconozca este laudo y, si es el caso, se lleve a cabo su ejecución. El reconocimiento de los laudos arbitrales internacionales en América Latina ha sido un tema que en los últimos años ha tenido una evolución dispar en las diferentes economías latinoamericanas. Prueba de ello lo encontramos en el hecho de que casi simultáneamente Colombia estudia un proyecto de ley de arbitraje interno e internacional que busca modernizar el sistema del arbitraje en el país y ponerlo a tono

799 FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL ASENSIO, P.A., Derecho de los negocios internacionales, op. cit., pág. 627.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA con el desarrollo de las relaciones económicas actuales800 y, por otra parte, Venezuela plantea retirarse del órgano de arbitraje del Banco Mundial801.

1. La Convención de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras

319. La Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, suscrita el 10 de junio de 1958802 es un referente imprescindible en cuanto al arbitraje internacional y el reconocimiento de laudos arbitrales, puesto que establece la estructura legal del arbitraje comercial internacional y aporta las herramientas para la efectiva circulación

800 Colombia no tiene una ley arbitral que se pueda catalogar como moderna o de avanzada. Se trata de una ley bastante local en la que no se puede afirmar que esté en concordancia con las necesidades del comercio internacional, debido, entre otras razones a que su estructura procesal es bastante rígida y hace que el ordenamiento arbitral más que centrarse en el respeto de ciertos principios fundamentales, como el debido proceso o el derecho a ser escuchado, se halle condicionado por formalismos que pueden hacer del arbitraje lo más parecido en su forma y funcionamiento a un proceso judicial. Ahora bien, consciente de esta situación conformó en el año 2010 una nueva Comisión de Expertos con el fin de redactar un Proyecto de Ley sobre Arbitraje Nacional e Internacional Decreto 4146 de 2010. Fruto del trabajo de esta Comisión se redactó un anteproyecto de ley que al momento de la redacción de este trabajo de tesis doctoral se encuentra en el tercer debate ante la Cámara de Representantes. El texto de este proyecto de ley se encuentra disponible en: http://www.cacccb.org.co/documentos/871_Proyecto_de_Ley_Estatuto_de_Arbitraje_Nacional_e_Internacional.pdf (última consulta 19/05/2012). 801 Diario el Mundo 9 de enero de 2012, disponible en: http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/arbitraje_internacional_colombia_si_venezuela_no.php (última consulta 19/05/2012). 802 Convención, aprobada en Colombia por la Ley 39 de noviembre 20 de 1990, Diario Oficial núm. 39.587, de 23 de noviembre de 1990.


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internacional de los laudos arbitrales. Este instrumento ha sido adoptado por numerosos países de América Latina803. 320. Es preciso recordar que el Estado de acogida puede en virtud del Convenio de Nueva York reconocer o rechazar el Laudo arbitral, pero será imposible llevar a cabo una anulación del mismo, ya que esta deberá llevarse a cabo en la sede del arbitraje, esto es en el país de origen de la decisión arbitral. El siguiente antecedente jurisprudencial nos permitirá ilustrar esta situación: Antecedente jurisprudencial:

La empresa colombiana Ferrovías celebró un contrato con la sociedad Drummond Ltd. de Estados Unidos. Dentro del contenido del contrato se estipula una cláusula en la que se establece que si la ley colombiana en el momento de arbitraje permitía el arbitraje internacional, las partes someterían su controversia a un arbitraje ante la Cámara Internacional de Comercio y París sería la sede del arbitraje. Al momento de surgir una disputa, se constituye el tribunal arbitral en París y éste dicta un laudo parcial declarándose competente, ante lo cual la empresa colombiana interpone una demanda ante el Consejo de Estado colombiano solicitando la anulación del laudo. El Consejo de Estado colombiano rechazó la demanda de anulación señalando que

803 A la fecha hay 22 países latinoamericanos adheridos al Convenio. Para la lista completa de los países que forman parte de este convenio véase: http://www.cnudci.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html, (última consulta 19/05/2012).


Colombia no tenía competencia para ello, toda vez que la sede del arbitraje estaba en París804.

De lo anterior se puede afirmar que la anulación del laudo solo podrá ser llevada a cabo por la jurisdicción del país de la sede arbitral, mientras en el país de acogida la autoridad judicial solo podrá pronunciarse en el sentido de reconocer o no la decisión tomada por el tribunal arbitral extranjero. La decisión de reconocer o rechazar el reconocimiento del laudo arbitral extranjero estará es de los tribunales nacionales. En este sentido, el texto de la Convención en su artículo 3 dispone:

“Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos siguientes. Para el reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales a que se aplica la presente Convención, no se impondrán condiciones apreciablemente más rigurosas, ni honorarios o costas más elevados, que los aplicables al reconocimiento o a la ejecución de las sentencias arbitrales nacionales”.

De la redacción del artículo transcrito se desprende que serán de aplicación las normas de procedimiento del país de acogida de la decisión arbitral, que para el caso colombiano, tal como señalamos en el epígrafe anterior, es el artículo 695 del Código de procedimiento civil. El texto del artículo es claro en el sentido de remitir únicamente a las normas de procedimiento, toda vez que en cuanto a normas sustanciales se establecen las causas para no reconocer un laudo dictado por un tribunal arbitral extranjero en el 804 Consejo de Estado colombiano (decisiones de 23 de octubre de 2003 y 24 de abril de 2004), disponibles en http://www.ramajudicial.gov.co (última consulta 05/05/2012).


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artículo 5 del Convenio805. Teniendo en cuenta el objetivo perseguido con este trabajo de tesis doctoral, de las causales para no otorgar el reconocimiento a un laudo arbitral la que debe centrar nuestra atención es la contenida el apartado 2.b que establece como causa de rechazo del laudo arbitral que el reconocimiento o la

805 El artículo 5 establece: “1. Solo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución: a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el Artículo 2 estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la Ley que le es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la Ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la Ley del país en que se haya dictado la sentencia; o b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa; o c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisario, o contiene decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula compromisaria; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no han sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la Ley del país donde se ha efectuado el arbitraje; o e) Que la sentencia no es aun obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya Le y, ha sido dictada esa sentencia. 2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución comprueba: a) Que, según la Ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje; o b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público de ese país”.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA ejecución de la sentencia fuesen contrarios al orden público del país de acogida806. 321. Usualmente se hace la distinción entre orden público interno y orden público internacional, no obstante, la doctrina proyectada a las disposiciones internas no ha sido ajena a la materia y se ha matriculado en la tendencia que ve el “orden público” en un sentido restrictivo, esto es, limitado a los fundamentos básicos sobre los que se sienta el ordenamiento jurídico807, de tal manera que se considera que existe una regla general de interpretación según la cual los motivos de rechazo al reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales internacionales, contenidos en el artículo 5 del Convenio de Nueva York, deben ser interpretados de forma estricta de suerte que la aplicación de esta regla explica que en la práctica han sido muy pocas las sentencias que han sido rechazadas por causa de su inarbitrabilidad y, por tanto, casi todas las sentencias arbitrales han sido reconocidas. No cabe duda de que en la actualidad, el orden público que debe tener en cuenta el juez estatal cuando se enfrenta con el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral internacional debe ser un orden público internacional808”.

806 En el desarrollo de este trabajo de tesis doctoral se ha investigado la jurisprudencia colombiana de los últimos años (2001- 2011) en busca de precedentes en los que se haya dictado un reconocimiento sobre un laudo arbitral relacionado con contratos de licencia de tecnología o de cualquier figura contractual que involucre una transferencia tecnológica, no obstante no se ha detectado ningún caso perteneciente a esta materia, de suerte que expondremos casos que presentan elementos que podrían extrapolarse a un contrato de licencia de tecnología. 807 MONROY CABRA, M. G., Tratado de Derecho Internacional Privado, op. cit., pág. 284. 808 QUIROGA, G., Las normas imperativas y el orden público en el arbitraje privado internacional, op. cit., pág. 75.


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2. Especial referencia al reconocimiento de laudos arbitrales en Colombia

322. Como ya hemos tenido ocasión de adelantar, Colombia forma parte de la Convención Interamericana de Panamá de 1975, sobre arbitraje Comercial Internacional809. No consideramos relevante analizar en profundidad esta Convención, puesto que esta se limita a asimilar los laudos arbitrales a las sentencias judiciales y a establecer que las normas que deben regir el reconocimiento y la ejecución de dichos laudos son las del país donde se van a ejecutar y al momento de establecer las causales para negar el reconocimiento de un laudo extranjero reproduce en realidad aquellas del artículo 5 de la Convención de Nueva York. 323. La Corte Suprema de Justicia Colombiana hasta la fecha no ha sentado su criterio respecto al no reconocimiento de una decisión extranjera fundamentada en la vulneración del “orden público”; sin embargo, un punto de partida importante se dio en el fallo de 5 de noviembre de 1996810, en donde consideró que tal concepto debía ser limitado a sus justas proporciones, con el propósito de no desterrar, con criterios generalizadores y absolutos, la aplicación de sentencias extranjeras en el territorio nacional; ese ámbito de razonabilidad, según la Sala, debe estar en los principios fundamentales en los que se inspira la normatividad nacional. En el texto de la sentencia la Corte sostuvo:

“(…) de entre las distintas concepciones doctrinarias que se preocupan por explicar el tema en procura de reducir la

809 Convención Interamericana Sobre Arbitraje Comercial Internacional de 30 de enero de 1975 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-35.html (última consulta 05/05/2012). 810 Corte Suprema de Justicia de Colombia, Exp. 6130 de 5 de noviembre de 1996, disponible en: http://www.ramajudicial.gov.co.


noción de “orden público” a límites razonables y evitar que su empleo pueda llevar al sistemático destierro del derecho extranjero aun ocasionándole inútil agravio a los propios nacionales inmersos también en la sociedad universal, la que hoy en día predomina al menos en el entorno continental americano, según lo evidencian conferencias especializadas promovidas por la OEA y que datan de 1975 (Panamá) y 1979 (Montevideo), es aquella que entiende y define al “orden público” como una cláusula de reserva destinada en cuanto tal a evitar que una ley extranjera, calificada normalmente como la competente para regir determinado asunto, tenga que ser acogida no obstante, que la aplicación que de ella se hizo contradice en forma manifiesta los principios fundamentales en que se inspira el ordenamiento jurídico nacional. Pero no debe olvidarse que por encima de fáciles generalizaciones abstractas que constituyen no pocas veces cómodo recurso de los tribunales para omitir el estudio a fondo de las reglas propias de derecho internacional privado, lo que en este plano le concierne al “orden público” es, en último análisis, un problema de justicia que obliga a advertir la evolución de ese concepto en el espacio y en el tiempo, examen que, por lo tanto, ha de adecuarse siempre a criterios jurídicos actualmente en vigor y no a la consulta literal de disposiciones que cual ocurre por ejemplo con los Arts. 19 y 20 del C. Civil colombiano, hacen prevalecer un “orden público” defensivo y destructivo, no así el “orden público” dinámico, tolerante y constructivo que reclama la comunidad internacional en el mundo contemporáneo”811.

811 En esta sentencia la Corte Suprema se aparta de interpretaciones anteriores y sostiene que “el juez local no puede evaluar una sentencia extranjera teniendo en cuenta tan sólo disposiciones generales de la estirpe de las consagradas por los Arts. 19 y 20 del Código Civil, como si ellas constituyeran una pauta dogmática de ineludible observancia, para decretar automáticamente la evicción de dicho pronunciamiento jurisdiccional extranjero bajo el argumento abstracto de que todo cuanto atañe al estado civil de las personas y el régimen de la propiedad


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324. En la misma línea jurisprudencial y, pronunciándose acerca de la admisibilidad de aplicar una ley extranjera, la corte Suprema confirmó el alcance que se debe otorgar al orden público como parámetro para establecer la posibilidad de reconocer una decisión extranjera al sostener:

“la noción de orden público, por lo tanto, sólo debe usarse para evitar que una sentencia o ley extranjera tenga que ser acogida cuando contradice principios fundamentales. Por esto la doctrina ha enseñado que „no existe inconveniente para un país aplicar leyes extranjeras que, aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios básicos de sus instituciones. Sin embargo, cuando una ley extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales del país en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios. (…) Lo contrario implicaría aceptar la excepción de orden público como „un simple subterfugio para facilitar el triunfo de antojadizos nacionalismos� que conducirían al „absurdo de permitir a las personas residentes en Colombia asumir compromisos en el exterior, sabiendo que pueden incumplir impunemente en tanto se pongan al abrigo de las fronteras de su país”.

325. A pesar que, como indicamos con anterioridad, no existen antecedentes jurisprudenciales en los cuales los tribunales colombianos estudien un asunto de reconocimiento de un laudo está regulada en Colombia por derecho imperativo que (…) incide a la vez en normas de la jurisdicción nacional colombiana (…).

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA arbitral extranjero que verse sobre un contrato de licencia de tecnología, a continuación expondremos un caso, cuyas conclusiones, a nuestro juicio, podrían extrapolarse a un contrato que implique una transferencia tecnológica. Antecedente jurisprudencial a analizar:

La sociedad Petrotesting Colombia S.A. y la empresa Southeast Investment Corporation, firmaron un acuerdo mediante el cual se regulaban las obligaciones de cada una con respecto a un contrato firmado entre un consorcio compuesto por dichas sociedades con la empresa colombiana de petróleos “Ecopetrol” denominado “Contrato de producción incremental”. En el contrato que regulaba las relaciones entre las dos compañías se contenía una cláusula arbitral según la cual las diferencias de él surgidas se resolverían mediante un tribunal arbitral con sede en la ciudad de Nueva York, el cual falló a favor de la empresa Southeast Investment Corporation. Al momento de realizar el trámite del exequátur, la empresa colombiana, dentro de los argumentos de defensa, sostuvo que el laudo cuya homologación se pretende recae sobre derechos reales ubicados en territorio colombiano, que en este caso, según la parte demandada consistían en hidrocarburos, regulados por normas imperativas colombianas. La corte señala que la causal invocada se encuentra en el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, mas no en la Convención y aunque así fuese, el fallo arbitral no se pronuncia sobre hidrocarburos, sino sobre las obligaciones contractuales relacionadas con dichos hidrocarburos y, por tanto, concede el reconocimiento del laudo.

326. El caso aquí expuesto es relevante para nuestro objeto de estudio, puesto que trata dos puntos que pueden encontrarse en los contratos de licencia de tecnología. El primero consiste en la diferenciación entre las obligaciones contractuales y aquellas que


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tienen que ver directamente con los bienes regulados por normas imperativas, en este caso, hidrocarburos. Creemos que los razonamientos realizados en este caso pueden ser aplicados analógicamente a un contrato de transferencia de tecnología que involucre derechos de propiedad industrial, ya que en ellos encontraremos las características de convivencia de derechos reales sobre el conjunto de conocimientos tecnológicos y derechos personales surgidos como consecuencia de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. El segundo punto que se encuentra en este caso, es el de la posible vulneración del orden público, debido a la especial relevancia que los hidrocarburos representan para el Estado representado en la sujeción de los mismos a normas imperativas, situación que puede ser asimilable a la importancia y el régimen que se aplica a los derechos de propiedad industrial e intelectual. 327. En cuanto al primer punto, referente al hecho que el Código del procedimiento civil contenga como causal para rechazar el otorgamiento del exequátur a los bienes localizados en el territorio colombiano, la Corte afirma que, debido a que no se establece esta causal en el artículo 5 del Convenio de Nueva York, se entenderá que esta causal no será aplicable a los laudos arbitrales. Por lo tanto, si aplicamos este razonamiento a los laudos que afecten a los derechos de propiedad industrial e intelectual que estén presentes en un contrato de licencia de tecnología, no será suficiente alegar que su condición registral ubica estos derechos en el territorio colombiano y, que por estar regidos por normas de obligatorio cumplimiento los fallos que sobre las relaciones constituidas con ocasión de ellos no podrán ser reconocidos mediante el trámite del exequátur debido a que esta causal no está recogida en el artículo 5 del Convenio de Nueva York. 328. En cuanto al segundo punto, la Corte señala que la noción de orden público en el Derecho internacional privado es diferente a la concebida en áreas como el “Constitucional” y el “Privado

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Interno”, concluyendo que la causal consagrada en el artículo 5 del Convenio se limita a los principios básicos o fundamentales de las instituciones y, apoyándose en decisiones jurisprudenciales extranjeras y doctrina internacional aporta algunos ejemplos de casos en los que se puede transgredir dicho principio conduciendo así a la negación del reconocimiento de un laudo arbitral extranjero, tales como la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos, la buena fe, la imparcialidad del tribunal arbitral y el respeto al debido proceso. De lo analizado anteriormente podemos concluir que, en principio, el desconocimiento de una norma imperativa propia del “foro” del juez del exequátur, no implica una vulneración del orden público internacional, solo se presentará dicha vulneración si el reconocimiento que se haga de la decisión extranjera trae como consecuencia el resquebrajamiento de garantías de rango superior, como las antes enunciadas812. V. Recapitulación y opciones a seguir por los países de América Latina 329. Llegados a este punto consideramos importante detenernos un momento para recordar el camino hasta ahora recorrido. En el primer capítulo estudiamos las conductas que, a nuestro juicio, constituían un riesgo para lograr una correcta transferencia de tecnología en un contrato de licencia celebrado entre partes provenientes de países con diferente grado de desarrollo. En el segundo capítulo establecimos una propuesta de normas imperativas que tendrían la función de ejercer el papel de límite a la 812 HOLGUÍN HOLGUÍN, C., “La noción de orden público en el Derecho internacional Privado” en El Derecho de los Negocios Internacionales, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1991, pág. 414.


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autonomía de la voluntad a ser implementadas en los países de América Latina con carácter de receptores de tecnología. Finalmente, en este capítulo tercero analizamos la manera en que los tribunales de un país receptor de tecnología podrían reconocer un fallo de un tribunal extranjero sobre un contrato de licencia sobre conocimientos tecnológicos. Pues bien, como mencionamos oportunamente, es muy habitual que en este tipo de contratos se encuentren cláusulas de ley aplicable y jurisdicción competente que derogarían en principio la competencia del juez del foro de un país receptor a favor de tribunales, usualmente arbitrales, ubicados en países productores de tecnología. En este sentido, no sería efectivo realizar un esfuerzo dirigido a la adopción coordinada de un marco normativo como el propuesto, si en virtud de la autonomía conflictual de las partes, estas pueden eludir la aplicación de estas normas. Quedarían entonces dos caminos a seguir, el primero, consistente en la eliminación de la autonomía conflictual de estos contratos y, el segundo, que las normas propuestas se adopten de forma tal que puedan ser consideradas como de orden público internacional. 330. En cuanto al primer camino, la única forma de coartar la autonomía privada conflictual sería obligando a las partes a que en caso de que surja una controversia provocada por el desarrollo del contrato se tenga que acudir a un tribunal local con la aplicación de las normas del país receptor de tecnología. Este camino, a nuestro juicio, conduciría irremediablemente a la pérdida de competitividad del país o de la región que adopte, desterrando la inversión extranjera y, por tanto, se crearía un efecto boomerang, toda vez que la misma norma encargada de proteger a los receptores de tecnología, acabaría condenándoles, toda vez que los titulares de conocimientos tecnológicos preferirán buscar lugares en los que existan condiciones más beneficiosas para sus inversiones. 331. En cuanto al segundo camino planteado, recurrir al orden público internacional como medio para impedir que por vía de

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA aplicación de una ley extranjera ante un tribunal bien sea ordinario o arbitral se vulneren los derechos de los receptores de tecnología y, por tanto, se impida una correcta transferencia tecnológica, debemos acudir a los pronunciamientos realizados por la jurisprudencia que, si bien no abordan este tema de forma directa, si fijan ciertos parámetros que pueden ser utilizados en nuestra materia objeto de estudio. Concretamente nos parece procedente referirnos al ejercicio abusivo de los derechos, puesto como ejemplo por la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia previamente analizada. 332. Desde nuestro punto de vista, un titular de derechos de propiedad industrial e intelectual que protejan una tecnología objeto de un contrato de licencia, puede estar incurriendo en un abuso de su derecho a través de las conductas analizadas en el capítulo primero de este trabajo de tesis doctoral. Si este planteamiento es aceptado, consideramos que una sentencia judicial o un laudo arbitral extranjero que pretenda ser reconocido en un país receptor de tecnología amparando conductas que mediante imposiciones contractuales amplíe el alcance del derecho concedido, puede ser considerado como contrario al orden público internacional y, como tal, acudir bien sea a las casuales respectivas para el rechazo del reconocimiento de sentencias extranjeras o al artículo 5 del Convenio de Nueva York con el fin de evitar que tal pronunciamiento se haga efectivo en el país de acogida. Apoyamos la anterior afirmación en la existencia del artículo 31k del Acuerdo ADPIC que recordemos que faculta a los Estados miembros de la OMC a imponer una licencia obligatoria a aquellos titulares de derechos de propiedad industrial que ejercen conductas abusivas. Tal como se estableció en la propuesta de normas a adoptar en el capítulo II, las disposiciones destinadas a reprimir las conductas abusivas de una de las partes en un contrato de transferencia de tecnología estarían incorporadas dentro del Derecho a la libre competencia económica, de suerte que al ser un desarrollo directo de una disposición de un tratado internacional


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cuyos efectos se proyectarían en el mercado del país receptor es posible afirmar que se tratarían de disposiciones materiales imperativas que, por tanto, no pueden ser contravenidas por la decisión de una autoridad extranjera sea arbitral u ordinaria. La utilización de las normas materiales imperativas en Derecho de la competencia obedece al lugar en el que se produzcan los efectos anticompetitivos. Si la controversia que conoce el tribunal ordinario o arbitral elegido por las partes despliega sus efectos en el territorio del país receptor de la tecnología en donde se pretende reconocer o ejecutar la decisión extranjera, el juez de control tendrá el deber de comprobar si se han aplicado las normas materiales imperativas relativas a una determinada materia, en este caso las del Derecho de la libre competencia y que tal decisión no afecte negativamente a los bienes jurídicos protegidos por estas normas. VI. Paralelismo entre los procesos de transferencia de tecnología de América Latina y otros países receptores. China

A. Planteamiento. El sistema de control de contratos de transferencia de tecnología en China

333. Aunque el objeto del presente trabajo de investigación está dirigido a los países de América Latina, consideramos de especial relevancia hacer referencia a las modalidades de protección de los procesos de transferencia tecnología en China813, debido a dos

813 Para la elaboración de este epígrafe hemos contado con la colaboración de los despachos CCPIT de Beijin http://www.cpit-patent.com.cn y Linda Liu & Partners de Beijin http://www.lindaliugroup.com (ambas consultadas por última vez el 19/05/2012).

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA factores fundamentales. En primer lugar, el hecho de que en los últimos años, tal como lo confirman numerosas publicaciones internacionales y organismos oficiales, este país ha desplazado, tanto a la Unión Europea, cuanto a Estados Unidos de la posición de primer socio comercial de las economías más grandes de Suramérica814. Y, en segundo lugar, el carácter de receptor de tecnología que presenta China que, a pesar de su vertiginoso desarrollo económico, depende todavía de la tecnología foránea para llevar a cabo su proceso de industrialización815. Si bien no es comparable el mercado chino con el de los países de América Latina considerados individualmente, teniendo en cuenta las iniciativas de integración de la región es posible afirmar la existencia de ciertos paralelismos, sobre todo en la dependencia de tecnología foránea y en el atractivo que, tanto China, cuanto América Latina presentan en la actualidad para los inversores extranjeros. Por este motivo, analizaremos brevemente el sistema de protección que China ha implementado para controlar los procesos de transferencia de tecnología. Para la consecución de este fin, se expone la importancia que en la actualidad revisten los procesos de transferencia de tecnología en China (B), posteriormente, analizamos el sistema que utiliza este país para controlar las operaciones comerciales que implican una transferencia tecnológica (C) y, finalmente, establecemos la viabilidad de implementar el sistema chino a los países de América Latina (D).

814 En el año 2011 China se consolidó como el primer socio comercial de Argentina, Brasil, Chile y Perú y, alcanzó el segundo lugar en Colombia, México y Uruguay. 815 PATTLOCH, T., “Technology transfer in China” en LÓPEZ-TARRUELLA, A. (Coord.), El comercio con China. Oportunidades empresariales, incertidumbres jurídicas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2010, pág. 339. Las empresas chinas dependen todavía en gran medida de la tecnología extranjera y a menudo están dedicadas al proceso de manufactura y no de producción tecnológica.


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B. Importancia actual de los procesos de transferencia de tecnología en China

334. Desde la entrada de China en la OMC, el flujo de comercio desde y hacia este país se ha incrementado exponencialmente año a año. Actualmente la UE es la primera proveedora de tecnología hacia este país asiático, pero en sectores específicos, mientras las empresas europeas esperan entrar o permanecer en el mercado exportando maquinaria, hardware o programas de ordenador empaquetados, el gobierno y la industria china ejercen una fuerte presión para obtener la información y los conocimientos necesarios para producir esta tecnología con el objeto de evitar la permanente dependencia de tecnología foránea y, de esta manera, alcanzar el nivel de innovación necesario para iniciar una verdadera producción tecnológica propia816. Frecuentemente China es vista en el ámbito internacional como “la fábrica del mundo”, en donde se lleva a cabo el proceso de manufactura, pero en donde el proceso de creación nunca se desarrolla, ya que los centros de innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías se encuentra en los países de los titulares de los derechos de propiedad industrial e intelectual que protegen los conocimientos tecnológicos. Por este motivo, el gobierno chino ha emprendido un ambicioso proyecto817 en el que se implementan numerosas medidas para mitigar la situación señalada anteriormente y lograr que para el año 2020 la importación de tecnología extranjera hacia China se reduzca a un 30%818. En este 816 Ibidem. 817 Medium to Long Term Plan for the Development of Science and Technolog y, disponible en: http://www.gov.cn/jrzg/2006-02/09/content_183787_2.htm (última consulta 19/05/2012). 818 LINTON, K., China: Intellectual Property Infringement, Indigenous Innovation Policies, and Frameworks for Measuring the Effects on the U.S. Economy, Washington, DIANE Publishing, 2010, pág. 5-2.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA plan se pone de relieve la enorme importancia que poseen los derechos de propiedad industrial e intelectual y el efecto adverso del hecho de que la mayoría de los derechos que protegen la tecnología estén en manos de titulares extranjeros. Con el propósito de aminorar el impacto de las tecnología protegidas por derechos de propiedad industrial e intelectual propiedad de titulares extranjeros sobre el mercado y los procesos de innovación chinos, en 2008 se definió una “Estrategia nacional sobre propiedad intelectual” en donde se alienta a las empresa chinas a solicitar tantas patentes como sea posible y presionar para integrar las mismas en estándares nacionales e internacionales. 335. En conclusión, las políticas implementadas por China tienen como principal objetivo maximizar la transferencia de know how y lograr la titularidad de las empresas chinas sobre derechos de propiedad industrial e intelectual, evitando de esta manera la perpetuación de su carácter de receptoras de tecnología o de meras industrias manufactureras.

C. Marco jurídico de los contratos de transferencia de tecnología en China

336. Aunque la legislación china permite la elección de la ley aplicable a las relaciones contractuales internacionales819, el contrato deviene inválido si en él se incluyen ciertas prácticas prohibidas por las leyes y las disposiciones administrativas chinas, especialmente el Decreto núm. 3 de 2009 relativo a las medidas de

819 Esta facultad se encuentra contenida en el artículo 145 de los principios generales del Derecho civil y en el artículo 126 de la ley de contratos. La ley de contratos está disponible en inglés en: http://www.chinaiprlaw.com/english/laws/laws2-18.htm (última consulta 19/05/2012).


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administración del registro de contratos de importación y exportación de tecnología, en adelante TIER820. El TIER establece en su artículo 2 una amplia definición de lo que debe ser considerado como transferencia de tecnología, en donde se incluye: los contratos de cesión de patente y de solicitud de patente, licencias de patente, autorización sobre secretos industriales, servicios técnicos y, otros contratos que contengan importación y exportación de tecnología821. Tal como se puede observar, esta última expresión abre la posibilidad para que cualquier transacción relacionada con conocimientos tecnológicos y su incorporación en bienes físicos pueda ser susceptible de control por el gobierno chino. 337. La tecnología en sí está clasificado por el TIER en tres categorías que son periódicamente actualizadas. La primera es la tecnología prohibida, para la que no existe libertad de exportación ni de importación. La segunda es la tecnología restringida, que implica que los contratos cuyo objeto recae sobre este tipo de tecnología solamente serán válidos una vez hayan sido expresamente aprobados por la autoridad competente. Y la tercera categoría es la tecnología permitida que, aunque no necesita la aprobación previa, debe ser registrada en un sitio web del gobierno

820 Decreto núm. 3 de 2009 del Ministerio de Comercio de la República Popular de China relativo a las medidas de administración del registro de contratos de importación y exportación de tecnología, disponible en: http://www.ccpit-patent.com.cn/references/Regulations_Technology_Import_Export_Administration_China.htm (última consulta 19/05/2012). 821 El artículo 2 del TIER establece: “Technology import and export contracts include the contracts on assignment of patent, assignment of patent application right, patent licensing, technical secret permission, technical service and other contracts with the content of technology import and export”.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA chino y cualquier cambio relevante debe ser comunicado a la autoridad competente822. Lo anterior revela el grado de intervención que el gobierno chino ejerce sobre los contratos de transferencia de tecnología, sin embargo, el TIER no es el único texto normativo que se ocupa de la regulación de este tipo de contratos, puesto que existe un complicado entramado de disposiciones de índole tributaria y administrativa que deben ser observados por las partes contratantes. Dentro del marco regulatorio comentado anteriormente, debemos mencionar por su importancia para el objeto de estudio de este trabajo de tesis doctoral, en primer lugar, el artículo 329823 de la Ley de contratos de China y, en segundo lugar, el artículo 10 de la interpretación judicial de la Corte Suprema de la República Popular China de litigios relacionados con disputas sobre contratos de tecnología, en adelante interpretación judicial824. 338. El artículo 329 de la Ley de contratos china establece la nulidad de un contrato que monopolice o impida el progreso tecnológico o que infrinja los logros tecnológicos de terceros. La innegable amplitud y severidad de esta norma ha hecho necesaria su posterior interpretación por parte de la Corte Suprema de

822 Artículo 21: “Where a technology import contract licensed or registered according to the provisions of these Regulations is changed in terms of the main contents thereof, the formalities shall be gone through once again for the license or registration thereof”. 823 Artículo 329: “A technology contract which monopolizes the technology or impedes the technological progress, or which infringes upon the technological achievement of others shall be null and void, disponible en: http://www.chinaiprlaw.com/english/laws/laws2-18.htm (última consulta 19/05/2012). 824 Interpretación judicial de la Corte Suprema de la República Popular China de litigios relacionados con disputas sobre contratos de tecnología, disponible en: http://www.grandall-law.com/china-laws-regulations/laws-regulations-contract/interpretation-of-supreme-peoples-court-on-application-of-law-disputes-over-technology-contracts.html (última consulta 19/05/2012).


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Justicia de China a través de la denominada interpretación judicial. En el artículo 10 de la interpretación judicial se establecen las conductas que, de acuerdo con el artículo 329, monopolizan o impiden el progreso tecnológico. Estas conductas son825: (1) La restricción de una de las partes a realizar actividades de investigación y desarrollo sobre la base de la tecnología objeto del contrato, o la restricción del uso de las mejoras de la tecnología, o de las obligaciones de intercambiar las mejoras de la tecnología sin que esta obligación sea recíproca, incluyendo circunstancias tales como para las dos partes para intercambiar las mejores tecnologías con los demás no siendo recíproco, incluyendo circunstancias como

825 Artículo 329 “(1) Restricting one party from making new research and development on the basis of the contractual subject technology, or restricting this party from using the improved technology, or the conditions for both parties to exchange the improved technologies with each other being not reciprocal, including such circumstances as requiring one party to gratuitously provide the other party with the improved technology, to transfer the improved technology to the other party non-reciprocally, to gratuitously and solely occupy, or jointly own the intellectual property of the improved technology; (2) Restricting one party from obtaining, from other origins, the technology similar to or competitive against that of the technology provider; (3) Impeding one party’s sufficient exploitation of the contractual subject technology in a reasonable way pursuant to the market demands, including unreasonably restricting the quantity, varieties, price, sales channel or export market of the contractual subject technology exploited by technology accepter in an obvious way to produce products or to provide services; (4) Requiring the technology accepter to accept attached conditions dispensable for exploiting the technology, including purchasing dispensable technologies, raw materials, products, equipment, services or accepting dispensable persons, etc.; (5) Unreasonably restricting the channels or origins for the technology accepter to purchase raw materials, parts and components, products or equipment, etc.; and (6) Prohibiting the technology accepter from making objections to the effectiveness of the intellectual property of the contractual subject technology, or attaching conditions to the objections made”.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA la imposición de la transferencia gratuita, total o parcial, de las mejoras sin que medie reciprocidad alguna. (2) La restricción a una de las partes de obtener, tecnologías de una fuente distinta o que compita con la de la parte proveedora. (3) Impedir a una de las partes la total explotación de la tecnología objeto del contrato de una manera razonable de conformidad con las exigencias del mercado, incluyendo la restricción injustificada de la cantidad, tipo, precio, canal de ventas o mercado de exportación de la tecnología. (4) Exigir al receptor de la tecnología la aceptación de condiciones adjuntas que no sean necesarias para la explotación de la tecnología, incluyendo la compra de tecnologías prescindibles, materias primas, productos, equipos, servicios o aceptación de las personas prescindibles, etc. (5) Restringir injustificadamente las canales o las fuentes del receptor de la tecnología para la compra de materias primas, partes y componentes, productos o equipos, etc. (6) La prohibición para el receptor de la tecnología de interponer acciones de nulidad contra los derechos de propiedad industrial e intelectual de la tecnología objeto contractual, o imponer condiciones para llevar a cabo estas acciones. 339. Las conductas antes mencionadas coinciden con aquellas estudiadas en el capítulo primero de este trabajo de tesis doctoral, las cuales serán objeto de control por las autoridades competentes encargadas de llevar a cabo el sistema de autorización previa exigido en las normas comentadas anteriormente. Como se puede apreciar, este sistema de control previo y la mayoría de las conductas prohibidas se corresponden con el sistema utilizado en los países de América Latina en la década de los 70 que,


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recordemos fue derogado en pro de incentivar la inversión extranjera.

D. Conclusión: Imposibilidad de extrapolar el sistema chino de control de transferencia de tecnología a América Latina

340. El sistema de control que el gobierno chino ejerce sobre los procesos de transferencia de tecnología presenta como pilar fundamental el requisito de la autorización previa para las tecnologías consideradas como sensitivas para el desarrollo de la economía china. Este sistema comparte grandes semejanzas con el sistema de control previo adoptado por los países de América Latina hasta la década de los 70 y abandonado en procura de la obtención de un incremento en los flujos de inversión extranjera. Aunque somos conscientes de que el rígido sistema de control adoptado por China es sostenible gracias a su innegable poder económico y al enorme interés que su mercado representa para las empresas extranjeras, consideramos que, si bien, el sistema de registro previo que existía en la mayoría de los países de América Latina sería inviable de revivir en la actualidad, debido entre otros factores a los compromisos comerciales adoptados a través de tratados de libre comercio por algunos países, es necesario aprender de la experiencia china en cuanto al establecimiento de los planes dirigidos a potenciar la capacidad de innovación local a través de un control equitativo de los procesos de transferencia de tecnología representado en un equilibrio entre el establecimiento de condiciones propicias para la inversión extranjera, pero sin olvidar el deber del Estado de proteger a la parte débil de la relación contractual, más aún en un tema tan sensible como la adquisición de nuevas tecnologías y desarrollos en el campo de la técnica.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA VII. Propuesta de un marco normativo dirigido a establecer el equilibrio contractual en un contrato internacional de transferencia de tecnología

A. Planteamiento: Hacia el equilibrio contractual en los procesos de transferencia internacional de tecnología en América Latina

341. En el desarrollo de este trabajo de tesis doctoral se ha puesto de relieve la importancia que para el tema objeto de estudio constituyó el intento de crear el Código de Conducta sobre transferencia internacional de Tecnología impulsado por la UNCTAD. A pesar que las negociaciones sobre este código se llevaron a cabo hace más de 50 años y han sido muchos los factores que desde entonces han cambiado, es evidente la vigencia de la necesidad de regular la transferencia internacional de tecnología, con el fin de lograr una correcta transferencia tecnológica que conduzca a la creación de procesos de innovación en países menos desarrollados. Por ello, conscientes de las dificultades que implica la adopción de normas relacionadas con la transferencia de conocimientos tecnológicos, en este apartado se formula una propuesta para regular las situaciones de abuso que se pueden presentar con ocasión de la celebración de un contrato de licencia internacional de tecnología, aprovechando experiencias anteriores como las del Código de Conducta sobre transferencia internacional de Tecnología, pero también teniendo en cuenta la nueva dinámica empresarial y de negocios en una sociedad globalizada en donde la inversión extranjera y la presencia de las empresas transnacionales determina cada día más el equilibrio en el poder de negociación tanto en la esfera pública, cuanto privada. De esta manera, presentamos las medidas que, a nuestro modo de ver, deberían ser adoptadas para evitar las cláusulas abusivas en los contratos


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internacionales de licencia de acuerdo con los sectores normativos analizados en este capítulo. Con este fin, en primer lugar, exponemos la justificación para la creación de un marco normativo que regule los procesos de transferencia de tecnología (B), posteriormente, formulamos las normas de Derecho de competencia necesarias para restringir las conductas abusivas en este tipo de contratos(C), seguidas de las normas para regular las formalidades y registro de los contratos de transferencia de tecnología (D) y finalizaremos con las normas de inversión extranjera (E).

B. Justificación de la necesidad de creación un marco regulatorio para los contratos de transferencia de tecnología en América Latina

342. El fracaso de las negociaciones sobre este Código después de casi 20 años de esfuerzos continuados ilustra la dificultad del tema de la transferencia internacional de tecnología, sobre todo por la renuencia de los países productores de conocimiento tecnológicos, en donde se encuentran localizados la mayor parte de los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual que protegen los conocimientos tecnológicos, a comprometerse con un instrumento vinculante que reprimiera prácticas que estuvieran en contra de una transferencia de tecnología justa. La opción de crear una regulación específica para el contrato de licencia de tecnología y otras figuras contractuales que involucraran una transferencia tecnológica ya ha sido explorada por los países de América Latina. Tal como se sostenía en el Informe

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA de la Secretaría de la UNCTAD826 en los primeros años de discusiones sobre el Código de Conducta sobre transferencia internacional de Tecnología, la forma más adecuada para reglamentar los procesos de transferencia tecnológica lo constituían las normas específicas dedicadas a la regulación de procesos de transferencia de tecnología, por tanto, numerosos países latinoamericanos como Chile, Venezuela, Colombia o Ecuador, decidieron adoptar legislaciones específicas dedicadas a regular la transferencia tecnológica. No obstante, este tipo de reglamentaciones, a pesar de su apogeo en la década de los 70, se fue desmontando paulatinamente hasta alcanzar el momento actual en el que existe un sistema de normas dispersas en diferentes sectores normativos, dentro de los cuales presentan especial relevancia las normas de protección a la libre competencia, las normas de inversión extranjera y algunas disposiciones en las leyes de propiedad industrial e intelectual. 343. La tendencia generalizada en América Latina hacia la flexibilización de las normas existentes en materia de transferencia de tecnología, a nuestro juicio, fue un reflejo de la desregulación impulsada por la tesis según la cual el “Estado es el problema y el mercado la solución”, pero los resultados de la desregulación y la total libertad del mercado han probado hoy más que nunca que el Estado debe tener un grado de intervención proporcional a la importancia de la materia que se pretende regular. En los contratos de licencia de tecnología y en general en todas las modalidades contractuales que implican una transferencia tecnológica, existe la posibilidad de que, debido al desequilibrio en el poder de negociación de las partes contratantes, se generen situaciones de abuso, tales como las analizadas en el capítulo I de este trabajo de investigación, que de presentarse, afectan, no solamente a la parte débil de la relación contractual, sino al conjunto de la economía

826 Secretaría de la UNCTAD, “Posibilidad y viabilidad de un Código Internacional de Conducta en el campo de la Transmisión de Tecnología”, op. cit., pág. 12.


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nacional al impedir la creación de una tecnología propia o la adaptación de la ya existente a las especiales necesidades del país receptor827. De lo anteriormente sostenido se desprende la necesidad de crear un marco normativo que sirva como límite a la autonomía de la voluntad de las partes contratantes en un contrato de licencia de tecnología para evitar abusos de la parte fuerte de la relación y procurar una correcta transferencia tecnológica. Tal como se ha observado a lo largo de este capítulo, el control de estos abusos es muy común en los países productores de tecnología, pero en el ámbito latinoamericano, en muchos aspectos se carece de medidas legislativas coordinadas y adecuadas al respecto. Es necesario recordar que el acuerdo ADPIC dispone expresamente en su artículo 8 que “podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología”. 344. En concordancia con las disposiciones antes trascritas, podemos observar que es perfectamente viable la adopción de normas dirigidas al restablecimiento del equilibrio contractual, por tanto, en este trabajo de tesis doctoral, formulamos una propuesta en cuanto a las normas que deben existir en los diferentes sectores normativos analizados tendientes a establecer el equilibrio contractual en los contratos de licencia de tecnología. Desde este

827 HOEKMAN, B, MASKUS, K E. y SAGGI, K, “Transfer of technology to developing countries: unilateral and multilateral policy options”, en World Bank Policy Research Working Paper, núm. 3332, 2004; DE MARÍA Y CAMPOS, M., Transferencia de tecnología, dependencia del exterior y desarrollo económico, Tesis doctoral, Escuela de Economía, UNAM, México, 1978.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA momento debemos advertir, que siguiendo las recomendaciones de la UNCTAD828 estas normas serán mucho más efectivas si se implementan a nivel regional con el propósito de evitar una disminución en los niveles de competitividad y atractivo para los inversionistas extranjeros en los países que potencialmente adopten las medidas formuladas.

C. Normas protectoras del Derecho a la libre competencia

345. En epígrafes pasados hemos establecido la diferencia entre los países industrializados y los países en desarrollo en cuanto al tratamiento que recibe el reproche de las cláusulas consideradas como susceptibles de producir un abuso por el titular de los derechos de propiedad industrial en los contratos de licencia de tecnología. De acuerdo con lo sostenido, los Estados Unidos y la Unión Europea contienen las disposiciones regulatorias de este tema en las reglamentaciones protectoras del Derecho de la competencia, mientras los países de América Latina decidieron, o bien crear legislaciones específicas al respecto, o tratarlos dentro de otros sectores normativos como el de la inversión extranjera, caso de la CAN. Desde nuestro punto de vista, la ventaja más significativa que posee la implementación de las normas que gobiernen las prácticas abusivas en los contratos de licencia de tecnología en el sector normativo del Derecho de la competencia económica es el control posterior que se realiza al contrato. En contraposición, un control anterior a la firma o registro del contrato como se realizaba en los países de América Latina implica someter a los contratantes a trámites ante la administración pública con los costes de tiempo y

828 JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO DE LA UNCTAD, Acuerdos Internacionales para la Transferencia de Tecnología, Documento TD/B/COM.2/EM.9/L.1 de 4 de julio de 2001, disponible en: http://www.unctad.org, (última consulta 19/05/2012).


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dinero que estos conllevan, que a la postre redundarían en una desventaja para el país receptor, ya que el inversionista, titular de los derechos, preferirá acudir a otro país en el que se presenten menos dificultades al momento de empezar una relación contractual de carácter tecnológico. 346. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que aunque se incorporen las normas que impidan el ejercicio abusivo de los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual en el Derecho de la competencia, esto no quiere decir que serán aplicables todos los principios que gobiernan este sector del ordenamiento jurídico. En efecto, una de las desventajas que hemos apreciado al analizar las normas de los países industrializados es la diferencia del bien jurídico protegido por el Derecho de la competencia y las normas que impiden el abuso contra la parte receptora de la tecnología objeto del contrato. Aunque es innegable que los dos bienes protegidos están íntimamente ligados, es necesario aclarar que mientras en el régimen general de la competencia se protege un derecho colectivo materializado en el libre acceso al mercado y evitar la existencia prácticas monopolísticas que afecten el normal funcionamiento del mercado, con las normas propuestas se pretende proteger los intereses de uno de los contratantes que se presume que tiene el carácter de parte débil de la relación contractual. La diferencia entre los bienes jurídicos protegidos, lejos de estar en un campo netamente teórico, tiene implicaciones prácticas directas, como la aplicación de los conceptos de cuota de mercado y mercado relevante, de tanta importancia en las legislaciones del Derecho de la competencia. Pues bien, es necesario tener en cuenta que una conducta como las descritas en el capítulo primero no necesita que sea ejercida por un contratante que tenga una cuota de mercado alta para ser objeto de reproche. En otras palabras, a pesar de incorporar estas normas dentro de las legislaciones protectoras del Derecho de la competencia debe tenerse claro que aunque los

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA participantes en el contrato no representen una cuota del mercado suficiente para afectar el correcto funcionamiento del mismo, no tendrán el derecho de imponer cláusulas que impidan la correcta transferencia tecnológica al receptor de la tecnología objeto del contrato. Pues bien, después de haber analizado las ventajas y desventajas que presenta la incorporación de la represión o reglamentación de estas conductas en las normas del Derecho de la competencia, consideramos que este sector normativo es el idóneo, mas no el único, para establecer las normas específicas dedicadas a velar por evitar abusos que impidan un correcta transferencia tecnológica. Ahora bien, los ordenamientos jurídicos que hemos tomado como referencia presentan problemas que deben ser evitados si se quiere contar con un marco normativo efectivo y que cumpla cabalmente su propósito. El RECATT por una parte, es una reglamentación con un alto grado de complejidad y presenta dificultades para las personas que quieren hacer uso de sus normas al momento de demostrar la cuota de mercado y el mercado relevante. El ordenamiento de competencia de Estados Unidos por su parte, fiel al sistema del common law contiene disposiciones demasiado amplias que serán objeto de interpretación por el juez. Nuestro propósito en este trabajo de tesis doctoral ha sido llegar a un punto intermedio, en el que se extracte lo mejor de cada sistema y se eviten las dificultades que estos presentan para América Latina. 347. En consecuencia, consideramos conveniente realizar un listado de conductas similares a las contenidas en el RECATT, que deberá contar con excepciones a ser aplicadas en los casos en que dichas conductas presenten fines pro-competitivos. No obstante, teniendo en cuenta las especiales características de los países de América Latina, a nuestro juicio, deberá desaparecer la distinción entre competidores y no competidores contenida en el ordenamiento europeo, toda vez que no será el mercado el que se protege, ni se estarán tratando de evitar las prácticas monopolísticas.


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348. Por otra parte, del ordenamiento jurídico de Estado Unidos, antes que acudir al Derecho antitrust propiamente dicho, o a las IP Antitrust Guidelines, consideramos que el elemento más importante a extrapolar en nuestra propuesta será la doctrina del patent misuse. Recordemos que de acuerdo con esta doctrina se determinará si el titular de los derechos de propiedad industrial o intelectual objeto del contrato está logrando a través de las cláusulas impuestas en el contrato una amplificación injustificada de su derecho exclusivo concedido o reconocido por el Estado. Teniendo en cuenta los elementos extractados de los ordenamientos antes mencionados, debemos agregar que en el ámbito latinoamericano, especialmente en la CAN, aunque la Decisión Andina 291 contiene las conductas que consideramos más importantes en la práctica negocial, la prohibición total de estas deberá matizarse, debido a que algunas de ellas pueden tener, según las circunstancias efectos pro - competitivos. 349. Debemos empezar entonces por establecer las conductas que serán objeto de reproche y, una vez establecido este listado, es necesario establecer la consecuencia jurídica sobre los contratos que contengan este tipo de conductas. Recordemos que actualmente el régimen general de competencia en algunos países de América Latina dispone que cuando en un contrato se presentan conductas contrarias a la libre competencia la sanción será la declaración del objeto ilícito829, no obstante, a nuestro juicio, la sanción del objeto ilícito para el contrato es excesivamente drástica y puede crear un efecto boomerang en el sentido de afectar al propio licenciatario. En efecto, es necesario tener en cuenta que, aunque hemos decidido que el control de las conductas que pueden representar un abuso por parte del titular de los derechos en un contrato de licencia se llevaría a cabo en el campo del Derecho de la competencia, este 829 Decreto 2153 de 2002 sobre prácticas comerciales restrictivas, cit. supra.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA tema está íntimamente ligado con la inversión extranjera, toda vez que, como ya estudiamos, se entiende que la aportación de conocimientos tecnológicos puede ser considerado como una inversión. A nuestro juicio, si se imponen sanciones tan severas como la declaración del objeto ilícito para los contratos que contengan estas cláusulas, es posible que se vea una disminución en el flujo de inversión extranjera representada en conocimientos tecnológicos, debido a que los inversionistas considerarán esta norma como peligrosa para sus inversiones y puede desincentivarlos para realizar la operación de transferencia de tecnología. Será entonces necesario encontrar un balance en la sanción impuesta a los contratos que contengan este tipo de cláusulas más severa que la que se aplica ahora en algunos países suramericanos en los que, como se anotó oportunamente, la única sanción es impedir la anotación en el registro que cuyo único efecto será la pérdida de los beneficios fiscales establecidos. 350. La sanción más adecuada, siguiendo el ejemplo de las cláusulas excluidas del RECATT será la de la nulidad parcial del contrato, eso es, se reputará nula la cláusula abusiva, pero las restantes estipulaciones del contrato seguirán en vigor. Consideramos que con esta medida se permitirá continuar con la relación contractual y de esta manera no se interrumpirá por completo el flujo de conocimientos. Ahora bien, en los casos en que el licenciante supedite el otorgamiento de una licencia a condiciones, tales como la adquisición de licencias sobre otros derechos (tying) o se niegue a otorgar una licencia si no se aceptan cláusulas como las expuestas anteriormente, es relevante recordar que el artículo 31 k del Acuerdo ADPIC autoriza el control al ejercicio abusivo de una


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patente por su titular830. En estos casos se podría implementar el sistema de las licencias obligatorias como sanción contara el licenciante que impone cláusulas abusivas a su contraparte contratante831. No obstante, al momento de la implementación de una consecuencia jurídica como la declaración de una licencia obligatoria, será imperativo tener en cuenta en la redacción de la norma que el bien jurídicamente protegido no es el Derecho de la competencia, de suerte que no será necesaria la existencia de una posición de dominio para la declaración de la licencia y de esta manera evitar un episodio como el de la disputa entre Argentina y Estados Unidos comentado previamente832. 351. Con fundamento en lo mantenido anteriormente, a continuación presentamos la propuesta normativa producto de este trabajo de investigación:

830 Artículo 31k: “Los Miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas en los apartados b) y f) cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración en esos casos. Las autoridades competentes tendrán facultades para denegar la revocación de la autorización si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa autorización se repitan”. 831 CORREA, C. M., “La propiedad intelectual en tiempos de crisis” en Ciencia Ho y, vol. 16, núm. 93, 2006, pág.17; DE LEÓN, I., “¿Puede la política de competencia moderar los efectos de la propiedad intelectual?”, op. cit., pág. 13. En este supuesto, la patente es tratada como un caso semejante al de una empresa que detenta una posición dominante en el mercado, sólo que resultante, en este caso, de un título de exclusividad conferido por el Estado a una creación intelectual. Bajo esta hipótesis, la autoridad de competencia pudiera declarar el abuso de tal posición dominante, con lo cual el Estado miembro pudiera limitar el ejercicio mismo de la patente, absteniéndose de solicitar el consentimiento del titular para conceder licencias obligatorias a terceros para la utilización de la patente. 832 En el mismo sentido OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C., El comercio internacional de medicamentos, Madrid, Dikynson, 2006, pág. 92.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA Artículo 1: Se considerarán como no escritas las siguientes conductas contenidas en un contrato de licencia de tecnología.

1. Cláusulas que prohíban el uso de tecnologías provenientes de una fuente diferente a la del licenciante;

2. Cláusulas que obliguen al licenciatario a transferir de forma

exclusiva al licenciante, las invenciones o mejoras que se desarrollen en virtud del uso de la tecnología objeto del contrato;

3. Cláusulas que obliguen al pago por parte del licenciatario de

royalties después de la expiración de la vigencia del derecho de propiedad industrial e intelectual objeto del contrato. Esta prohibición no se aplicará cuando la contraprestación por el uso de la tecnología haya sido pactada en una suma única pagada por instalamentos.

4. Cláusulas que prohíban o restrinjan la exportación de

productos producidos con la tecnología objeto del contrato a terceros países en los cuales el licenciante no sea titular de derechos exclusivos sobre dicha tecnología.

5. Cláusulas que prohíban o limiten la posibilidad de entablar

acciones en contra de la validez de los derechos de propiedad industrial e intelectual objeto del contrato.

6. Cláusulas que prohíban o limiten la investigación por parte

del licenciatario de la tecnología objeto del contrato. Esta prohibición no se aplicará cuando la cláusula sea necesaria para la protección de secretos empresariales.

Artículo 2: Se reputarán nulas las siguientes cláusulas si se comprueba que con ellas el titular de los derechos de propiedad


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industrial e intelectual está ampliando el alcance de dichos derechos:

1. Cláusulas en virtud de las cuales el licenciante establezca la obligación para el licenciatario de adquirir, de una fuente determinada, bienes de capital, productos intermedios, materias primas u otras tecnologías; quedarán exceptuadas de esta prohibición las cláusulas de este tipo que se demuestre que tienen como propósito salvaguardar la calidad del producto final.

2. Cláusulas conforme a las cuales el titular de los derechos en

un contrato de licencia se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología objeto del contrato;

3. Cláusulas que impongan al licenciatario exclusivo

restricciones referentes al volumen y estructura de la producción;

Artículo 3: En los casos en que se condicione el otorgamiento de la licencia a la aceptación de las cláusulas contenidas en el artículo 1, la autoridad encargada de la defensa del Derecho de la competencia otorgará el derecho de explotación sobre el derecho de propiedad industrial e intelectual, sin autorización de su titular, estableciendo una retribución acorde al valor del mercado.

D. Normas dirigidas a la publicidad del contrato

352. Tal como se ha expuesto a lo largo de este capítulo, el registro de los contratos de licencia de tecnología puede suponer una herramienta para evitar que dentro del contenido de estos contratos

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA se encuentren cláusulas que puedan representar un abuso para la parte receptora. No obstante, en algunos países existe un registro específicamente destinado a los contratos de transferencia de tecnología diferente al registro de la entidad encargada de otorgar los derechos de propiedad industrial e intelectual. Este registro, aunque en un principio fue concebido como una herramienta de control contra prácticas abusivas, actualmente opera como requisito para la obtención de beneficios fiscales. En este apartado haremos referencia al registro que administran las oficinas de propiedad industrial e intelectual y en el epígrafe siguiente nos ocuparemos del otro tipo de registro. La función más importante que puede desempeñar el registro de un contrato de licencia de tecnología será la de otorgarle publicidad como medio de lograr la oponibilidad ante terceros. En este sentido, consideramos que debería mantenerse el sistema aplicado en los países andinos y el planteado en la propuesta de Reglamento sobre la patente comunitaria, a diferencia del modelo de Estados Unidos y del CPE, en donde no existe un efecto claro de publicidad absoluta frente a terceros. 353. Ahora bien, tal como establecimos en este capítulo, en el desarrollo de la práctica negocial ha cobrado una gran importancia la utilización de los derechos de propiedad industrial e intelectual como garantía, debido a su alto valor económico. Desde este punto de vista, es imprescindible que el Estado proporcione una herramienta para que los contratantes tengan una información fiable sobre las cargas que presenta el derecho de propiedad industrial con el que se pretende realizar una operación económica. En este sentido, una carga puede ser un contrato de licencia exclusiva, de manera que el sistema de registro deba reflejar la mayor cantidad de información relevante en relación con el derecho. Con el fin antes mencionado creemos importante establecer la obligatoriedad del registro del contrato de licencia, no solo en cuanto a efectos frente a terceros, sino como un requisito de


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existencia, de suerte que de forma implícita se estará estableciendo el requisito de la forma escrita. A continuación exponemos la norma que proponemos con el fin de establecer la obligatoriedad del registro del contrato de licencia, la cual deberá incluirse en las respectivas leyes de patentes y de otros derechos de propiedad industrial e intelectual:

Los actos que impliquen una autorización de explotación del derecho a un tercero y las garantías constituidas sobre el mismo, deberán constar por escrito y ser objeto de registro para que sean válidos.

E. Normas de inversión extranjera 354. Aunque como señalamos anteriormente la mayor parte de la regulación sobre las prácticas abusivas en los contratos de licencia de tecnología se debe situar en el Derecho de la competencia debido a la estrecha relación que se presenta entre los contratos de licencia de tecnología y la inversión extranjera, consideramos pertinente realizar algunos comentarios acerca de la reglamentación en esta materia que podría coadyuvar a la realización de una correcta transferencia tecnológica. Como habíamos estudiado previamente, la inversión extranjera, a pesar de contar con un cuerpo normativo en el seno de la OMC, el denominado Acuerdo TRIMS, los acuerdos bilaterales tienen una enorme importancia. En el epígrafe dedicado a la inversión extranjera examinamos el caso de Indonesia, en el cual con fundamento en un acuerdo de inversión extranjera se impidió la aplicación de mecanismos destinados al incremento de la transferencia de tecnología en un sector específico, en este caso el sector automotriz. Este peligro latente se ve aumentado en los tratados bilaterales de inversión extranjera o libre comercio, en

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA donde es más probable que el país más fuerte imponga a su contraparte medidas que imposibiliten la aplicación de los mecanismos necesarios para corregir situaciones como la de las conductas abusivas en un contrato de licencia de tecnología. Pensemos por ejemplo en la autorización contenida en el artículo 31 k de ADPIC que contempla la imposición de licencias obligatorias para remediar prácticas anticompetitivas; una norma contenida en un acuerdo de libre comercio podría establecer requisitos para la aplicación de este mecanismo que conduzca a su falta de aplicación en la práctica negocial. En efecto, en los acuerdos comerciales celebrados en los últimos años entre Estados Unidos y diferentes países de América Latina se han introducido normas sobre casi todos los derechos de propiedad industrial e intelectual833 contenidos en ADPIC que incrementan los niveles de protección establecidos por ADPIC (ADPIC PLUS)834. Dentro de estas normas ha sido particularmente polémico el tema de los productos farmacéuticos en los cuales se establece la obligación de obtener el consentimiento del titular de la patente para obtener los datos de prueba que conduzcan a la aprobación de una autorización de comercialización (linkage). Por vía de esta figura, el mecanismo de las licencias obligatorias quedaría supeditado al consentimiento del titular para la utilización de los datos de prueba necesarios para obtener la autorización de comercializar el producto, de suerte que aunque se haya declarado

833 La excepción la constituyen los derechos sobre trazados de circuitos integrados ya que este tema no se menciona en ninguno de los Acuerdos de libre comercio hasta ahora firmados. 834 De acuerdo con la UNCTAD más del 50% de los acuerdos bilaterales de libre comercio contienen normas que consagran una protección que va más allá de los parámetros establecidos en el Acuerdo ADPIC. Véase UNCTAD/WEB/ITE/IIA/2007/1 pág. 5.


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la existencia de una licencia de carácter obligatorio, será imposible comercializar el producto por ella protegido835. Para evitar este tipo de situaciones, en los acuerdos de libre comercio consideramos que debería existir una cláusula en la que se asegurara el respeto a los mecanismos establecidos en el Acuerdo ADPIC, tal como se introdujo en el Acuerdo de libre comercio entre Chile y EFTA836, o para el caso específico de las licencias obligatorias en el campo de los productos farmacéuticos, una artículo como el contenido en el Acuerdo de libre comercio entre CAFTA – Estados Unidos y República Dominicana en el que se prevé que ninguna de las disposiciones del tratado impedirá tomar las medidas necesarias para proteger la salud pública837. 355. Ahora bien, teniendo en cuenta que para el objeto de nuestro estudio, las licencias obligatorias se impondrían como una sanción a una práctica abusiva dentro de un contrato de licencia de tecnología, debemos resaltar la disposición contenida en el Tratado 835 ROFFE, P. y SANTA CRUZ, M., Los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de libre comercio celebrados por países de América Latina con países desarrollados, Santiago de Chile, CEPAL, 2006, pág. 50. 836 EFTA y Chile iniciaron las negociaciones a fines de 2000 y se firmó el Acuerdo el 26 de junio de 2003 en Kristiansand, Noruega. Este entró en vigor el 1º de diciembre de 2004: “Quizás uno de los aspectos que despierta mayor controversia, críticas y rechazo de estos acuerdos es la protección a los productos químico-agrícolas y farmacéuticos y a la información no divulgada relacionada con los datos de pruebas. Los ALC incluyen disposiciones muy estrictas relativas a los permisos sanitarios y de comercialización de estos productos; establecen el ajuste de los períodos de protección de una patente como resultado de demoras en la concesión de la misma o en el proceso de aprobación de comercialización; exigen el uso exclusivo por un mínimo de cinco y diez años de la información no divulgada relativa a la seguridad y eficacia de productos farmacéuticos y químicos agrícolas, respectivamente y, la aprobación de comercialización de productos a terceras personas durante esos periodos queda condicionada a la autorización del titular”. 837 Los textos de los Tratados de libre comercio firmados por Estados Unidos están disponibles en: http://www.ustr.gov/ (última consulta 19/05/2012).

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA de libre comercio de Colombia con Estados Unidos838 en el que se dispone:

Nada en este capítulo será interpretado como que impide a una parte adoptar medidas necesarias para prevenir prácticas anticompetitivas que puedan resultar del abuso de los derechos de propiedad intelectual estipuladas en este Capítulo, siempre que dichas medidas sean compatibles con este capítulo.

Aunque pensamos que esta norma está en concordancia con lo aquí sostenido referente a las licencia obligatorias como sanción a las prácticas abusivas, hubiese sido preferible buscar una redacción como la de los tratados de libre comercio firmados con Vietnam, Singapur o Jordania antes de 2003 en los que se contenían disposiciones similares a las del artículo 31k del Acuerdo ADPIC, que permitían imponer licencias obligatorias para las prácticas anticompetitivas relacionadas con el ejercicio de derechos de propiedad industrial. No obstante, este tipo de cláusulas han desaparecido en los acuerdos firmados después de la segunda mitad del año 2003839. 356. Otra opción hubiese sido buscar una redacción más amplia en la que pudiese incorporar, tanto el tema de las licencias obligatorias, cuanto el del acceso a los medicamentos y la salud pública. En este sentido, se podría contemplar una norma como la contenida en el Acuerdo de libre comercio entre Chile y Estados

838 El texto del Tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia se encuentra disponible en: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=18028 (última consulta 19/05/2012). 839 Artículo 7.8k del Acuerdo de libre comercio firmado entre Estados Unidos y Vietnam el 13 de julio de 2000, Artículo 4.20ª del Acuerdo de libre comercio firmado entre Estados Unidos y Jordania y artículo 16.7.6ª del Acuerdo de libre comercio firmado entre Estados Unidos y Singapur. NGUYEN T., Competition law, technology transfer and the TRIPS agreement. Implication for developing countries, op. cit., pág. 252.


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Unidos denominada “no derogación” en la que se señala que nada en el capítulo estará en contravía de los derechos establecidos en el ADPIC:

“Ninguna disposición de este Capítulo relativo a los derechos de propiedad intelectual irá en detrimento de las obligaciones y derechos de una Parte respecto de la otra en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC o tratados multilaterales de propiedad intelectual concertados o administrados bajo los auspicios de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)”.

Con una norma de estas características se lograría el doble propósito de lograr una protección adecuada en cuanto a acceso a medicamentos sin el aludido problema del linkage y, por otra parte, contar con una herramienta efectiva y disuasoria contra las prácticas abusivas en un contrato de licencia de tecnología. 357. Por otra parte, es necesario pronunciarse sobre los beneficios fiscales consagrados en algunas legislaciones de los países de América Latina. Cabe recordar que estos beneficios están condicionados al registro de los contratos en un organismo paralelo a la entidad encargada de la concesión de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Pues bien, consideremos que los beneficios fiscales, que en este momento se establecen a la parte que tiene que hacer el pago por concepto de royalties, deberían ser otorgados al titular de los derechos protectores de la tecnología, a cambio del registro voluntario ante el organismo que a tal fin designe cada país. De esta manera, creemos que se crearán condiciones favorables y atractivas para el inversionista extranjero y, al mismo tiempo, en caso de encontrarse irregularidades, este organismo podrá poner en conocimiento del asunto a la entidad que se ocupe de la defensa del Derecho a la competencia, pudiendo de esta forma iniciar investigaciones de oficio si fuese necesario.


F. Disposiciones de Derecho internacional privado

358. Teniendo en cuenta que los procesos de transferencia de tecnología son en su gran mayoría implementados a través de contratos internacionales en los cuales usualmente se incorporan cláusulas de elección de foro y de Derecho aplicable, la reglamentación interna propuesta en los epígrafes anteriores debe actuar en concordancia con una regulación respecto a la competencia judicial internacional, la ley aplicable y el reconocimiento de decisiones judiciales o arbitrales extranjeras. Esta regulación debe imprimir condiciones de certeza y seguridad jurídica que permitan a América Latina consolidarse como un destino atractivo para la inversión extranjera, en donde al mismo tiempo, se protejan adecuadamente los intereses de la parte receptora de tecnología. 359. En cuanto a la competencia judicial internacional, si bien en los países en que las legislaciones estatales no contemplan expresamente la aceptación de las cláusulas atributivas de competencia se realiza una aplicación analógica de las leyes de arbitraje, es conveniente adoptar una norma en la que se establezca esta posibilidad con el propósito de evitar la dependencia de aplicaciones analógicas que menoscaban la seguridad jurídica de los contratantes. Por otra parte, en los contratos de transferencia de tecnología que involucren derechos de propiedad industrial e intelectual sería necesario establecer una limitación a esta posibilidad en los casos en que el objeto de la controversia consista en la validez o actos relacionados con el registro de este tipo de derechos, tal como se contempla en el artículo 22.4 del RBI.

Artículo 1: Las partes intervinientes en un contrato internacional podrán elegir los tribunales competentes para conocer de cualquier controversia que hubiere surgido o que


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pudiere surgir con ocasión del desarrollo de su relación contractual. El tribunal elegido tendrá competencia exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes. Artículo 2: En materia de inscripciones o validez de las patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, marcas, diseños o dibujos industriales y otros derechos de propiedad industrial e intelectual sometidos al requisito del registro o depósito serán exclusivamente competentes, sin consideración a otros factores de conexión, los tribunales del lugar en que se hubiere solicitado el depósito o registro.

360. En relación con la determinación de la ley aplicable a las relaciones contractuales, al igual que con la competencia judicial internacional, es necesario adoptar una norma expresa que evite la aplicación analógica de las leyes de arbitraje, estableciendo la libertad de las parte para elegir el Derecho aplicable a la relación contractual y, en relación con los contratos de transferencia de tecnología, en defecto de la elección de los contratantes, se aplicará la ley del lugar en el que se realice la explotación del derecho de propiedad industrial e intelectual objeto del contrato. Así mismo, se debe establecer que cuando la controversia esté dirigida a la existencia y a actos de registro del derecho de propiedad industrial e intelectual se aplicará la ley del lugar para el que se solicite la protección.

Artículo 1: Las partes intervinientes en un contrato internacional tendrán la facultad de elegir la ley aplicable a su relación contractual. Artículo 2: La ley aplicable a la existencia, validez y alcance de los derechos de propiedad industrial e intelectual será la del lugar para el cual se solicita la protección.

361. Finalmente, en cuanto al reconocimiento de sentencias y laudos arbitrales, consideramos que las normas existentes, tanto en

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA las legislaciones estatales, cuanto en el Convenio de Nueva York, al contemplar la causal de orden público, establecen la herramienta adecuada para impedir el reconocimiento de una decisión extranjera que contravenga las normas propuestas en el capítulo segundo. Recordemos que dicha propuesta consistía en adoptar las normas dirigidas a evitar los abusos del titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual dentro del Derecho de la competencia. Pues bien, al tratarse de normas que están dirigidas a regular los efectos que las conductas desplieguen en el mercado local, éstas tendrán el carácter de normas materiales imperativas y, por tanto, si no han sido tomadas en consideración en la decisión que se pretende reconocer será posible negar dicho reconocimiento en virtud de la causal de orden público. Teniendo en cuenta que el concepto del orden público está sujeto a condiciones espaciales y temporales determinadas, consideramos que, puesto que la situación económica y de condiciones del mercado han cambiado en la mayoría de los países de América Latina convirtiéndoles en un interesante destino para la inversión extranjera, es el momento adecuado para plantear una nueva situación en la que, dejando atrás el afán desregulatorio que buscaba atraer la inversión extranjera, se pase a una aplicación más estricta del orden público internacional en la que, sin olvidar mantenimiento de condiciones de estabilidad y seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros, se considere el equilibrio en los contratos de transferencia de tecnología como uno de los principios fundamentales para el Estado y, por lo tanto, sea imposible que este se ignore, bien sea mediante la aplicación de leyes extranjeras o por el reconocimiento de decisiones judiciales o arbitrales foráneas.

CONCLUSIONES FINALES

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HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA La investigación realizada permite extraer las siguientes conclusiones finales que serán agrupadas según los principales problemas abordados:

1. En relación a las clausulas que impiden una adecuada transferencia de tecnología, en la presente investigación se demuestra: Primero. Que las cláusulas más frecuentes recogidas en los contratos internacionales de transferencia de tecnología son: fijación de precios, restricciones a la investigación y adaptación de la tecnología objeto del contrato, prohibición de utilización de tecnologías diferentes a las del licenciante, exportación, restricciones al volumen y estructura de producción, prohibición de entablar acciones de nulidad respecto de los derechos del licenciante, licencias atadas y, finalmente, las cláusulas de retrocesión (grant back clauses). Segundo. Dichas cláusulas deben ser analizadas en conjunto con el contenido del contrato, ya que, dependiendo de su redacción y de otras estipulaciones de la relación contractual, podrán tener un efecto competitivo o anticompetitivo.

2. En relación al carácter dispositivo o imperativo de las

normas que regulan en la actualidad estos contratos en América Latina, la investigación demuestra que: Las normas imperativas son las llamadas a mitigar la situación de desequilibrio en los contratos de transferencia de tecnología, sin embargo, actualmente en los países de América Latina analizados las disposiciones encargadas de regular estos contratos son únicamente normas dispositivas que no tienen la capacidad de ejercer su función como


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límite a la autonomía de la voluntad de las partes. Por este motivo es necesario modificar la reglamentación actual de los países de América Latina, tanto desde el punto de vista del Derecho material, cuanto de las normas de Derecho internacional privado que afectan a los contratos internacionales de transferencia de tecnología, para lograr un equilibrio entre, por una parte, la creación de condiciones que incentiven a los titulares de la tecnología a llevar a cabo procesos de transferencia tecnológica y, por otra, el acceso a la sociedad de los beneficios de los nuevos desarrollos de la técnica.

3. En cuanto a las cláusulas de elección de foro se extraen las siguientes conclusiones: Primera. En la gran mayoría de los contratos analizados para llevar a cabo este trabajo de investigación se encontraron cláusulas atributivas de competencia a los tribunales ordinarios o cláusulas de sumisión a arbitraje comercial internacional, ambas con sede en el lugar de origen del titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual, el resto, la mínima parte, no contienen cláusula alguna de elección de foro o de arbitraje y ningún contrato analizado contiene una cláusula de elección de foro de un país receptor de tecnología. Esta situación es un reflejo más de la falta de equilibrio entre las partes intervinientes en un contrato de transferencia de tecnología.

Segunda. La posibilidad de elegir el tribunal competente para conocer de las controversias surgidas del desarrollo de un contrato de transferencia de tecnología se reconoce jurisprudencialmente en todos los países de América Latina analizados. No obstante, en la CAN, a diferencia del MERCOSUR no existe una regulación que faculte expresamente a los contratantes para elegir un tribunal


competente para conocer de las controversias derivadas de su relación contractual. Esta falta de regulación contrasta con la gran aceptación y desarrollo normativo que ha tenido el arbitraje comercial internacional en los últimos años en los países de América Latina y que ha conducido a que los tribunales o jueces apliquen de forma análoga disposiciones contenidas en las leyes de arbitraje a supuestos de competencia judicial internacional. Tercera. Proponemos la redacción de normas en las que se establezca la admisión de las cláusulas atributivas de competencia y sus requisitos de validez con el propósito de evitar la dependencia de interpretaciones analógicas de las normas de arbitraje, dado que este tipo de interpretaciones dependen exclusivamente del operador jurídico, situación que menoscaba la seguridad jurídica de los contratantes. La norma que proponemos es:

“Las partes de un contrato internacional podrán elegir los tribunales competentes para conocer de cualquier controversia que hubiere surgido o que pudiere surgir con ocasión del desarrollo de su relación contractual. Dicho sometimiento deberá ser expreso y constar por escrito o por medios electrónicos con soporte duradero El tribunal elegido será el único competente, salvo pacto en contrario entre las partes o sumisión tácita a otro tribunal”.

Cuarta. En los contratos de transferencia de tecnología que involucren derechos de propiedad industrial e intelectual es necesario, sin embargo, establecer una limitación a la posibilidad de establecer cláusulas de elección de foro en los casos en que el objeto de la controversia consista en la validez o existencia de este tipo de derechos o en actos relacionados con su registro, tal como se contempla en el artículo 22.4 del RBI. La norma que proponemos es:


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“En materia de inscripciones o validez de las patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, marcas, diseños o dibujos industriales y otros derechos de propiedad industrial e intelectual sometidos a registro o depósito serán exclusivamente competentes, sin consideración a otros criterios de conexión, los tribunales del lugar en que se hubiere solicitado el depósito o registro”.

4. En cuanto al Derecho aplicable a las relaciones

contractuales, involucren o no una transferencia de tecnología, de la investigación se extraen las siguientes conclusiones: Primera. En ninguna de las legislaciones de los países de América Latina estudiados existe un cuerpo normativo autónomo específico que se ocupe de regular la ley aplicable, lo cual refleja que el desarrollo legislativo no ha ido a la par con el desarrollo económico de la región. Especial mención merece el Derecho brasileño, en donde a pesar de los repetidos esfuerzos por modificar la Ley de introducción al Código civil, continúa aplicándose el criterio de la lex loci celebrationis, con todos los inconvenientes que esto trae consigo. Segunda. Respecto de la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual afectados en un contrato de transferencia de tecnología en América Latina, al carecer de normas específicas al respecto, la regulación aplicable en esta materia es el Derecho de bienes, cuyas normas se encuentra recogidas en códigos decimonónicos y están diseñadas para bienes tangibles, haciendo extremadamente difícil su adaptación a las situaciones comerciales actuales que involucran procesos de transferencia de tecnología.


Tercera. Es necesaria una actualización de la reglamentación del Derecho aplicable a las relaciones contractuales en América Latina si se quiere que los países de la región, no solamente continúen aumentando su atractivo como destinos de inversión extranjera, sino que también se consoliden como sede de negocios internacionales. Para cumplir este objetivo será necesario fijar reglas claras que permitan contar con un elevado nivel de seguridad jurídica, otorgando de esta forma mayor previsibilidad y certeza a los contratantes. Cuarta, Para llevar a cabo esta actualización, proponemos, en relación con la ley aplicable a las obligaciones contractuales, la adopción de disposiciones, bien sea estatales o supranacionales en los diferentes sistemas de integración subregional, que otorguen a los particulares la posibilidad de elegir la ley que gobernará su relación contractual, sin tener que acudir a analogías con leyes de arbitraje e interpretaciones jurisprudenciales que no hacen otra cosa que menoscabar la seguridad jurídica entre los contratantes, fijando como límite la aplicación necesaria de las normas imperativas del foro. De igual manera se deben fijar los criterios para la determinación de la ley aplicable en defecto de la elección de las partes, siendo de aplicación para el caso específico de los contratos de transferencia de tecnología la ley del lugar en el que se realice la explotación del derecho de propiedad industrial e intelectual que protege los conocimientos tecnológicos objeto del contrato. La norma que proponemos es la siguiente:

“Los contratos internacionales de transferencia de tecnología se regirán por la ley elegida expresamente por las partes. En defecto de elección, se aplicará la ley del lugar en el que se lleve a cabo la explotación de la tecnología objeto del contrato”.


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En la redacción de esta norma se ha omitido la alusión a la elección tácita de la ley aplicable al contrato, debido a las dificultades que este tipo de elección puede representar para los países de América Latina que no cuentan con una práctica negocial y una tradición jurisprudencial que pueda brindar al operador jurídico el soporte adecuado para pronunciarse sobre este tipo de asuntos. Quinta. Cuando la controversia esté dirigida a la existencia y a actos de registro del derecho de propiedad industrial e intelectual afectados en el contrato de transferencia de tecnología, nuestra propuesta consiste en aplicar la ley del lugar para el que se solicite la protección, esto es la lex loci protectionis. La aplicación de este criterio presenta, a nuestro juicio, dos ventajas fundamentales: la primera, es la posibilidad de aplicarlo, tanto para derechos de propiedad industrial objeto de registro, cuanto para aquellos que tienen un carácter extra registral, (secretos empresariales o know how); la segunda tiene que ver con la previsibilidad, toda vez que los contratantes tendrán de antemano la certeza acerca de la ley que regirá la relación contractual. La norma propuesta es la siguiente:

“La ley aplicable a la existencia, validez y alcance de los derechos de propiedad industrial e intelectual será la del lugar para el cual se solicita la protección”.

5. Sobre la búsqueda del equilibrio contractual en los

contratos de transferencia de tecnología, este trabajo de investigación demuestra, tras el estudio de las normas que presentan una mayor incidencia sobre este tipo de contratos en Estados Unidos, Europa y América Latina lo siguiente:


Primero. La existencia de una clara diferencia entre los países productores y los receptores de tecnología en cuanto al sector en el que insertan las normas que buscan reprimir las conductas abusivas en contra de la parte receptora de tecnología. Mientras en Estados Unidos y la Unión Europea estas disposiciones están ampliamente desarrolladas en las leyes protectoras del Derecho a la libre competencia económica, en América Latina, en especial en la CAN, las únicas normas específicamente diseñadas para reprimir conductas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología se encuentran en las normas de inversión extranjera y tienen carácter dispositivo. Segundo. El carácter dispositivo de las disposiciones relacionadas con las conductas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología en los países de América Latina y su ubicación dentro del ordenamiento jurídico tiene su fundamento en el proceso de desregulación que la mayoría de estos países ha implementado en las últimas décadas, con el fin de lograr la creación de un clima propicio para la inversión extranjera. Este afán por crear condiciones favorables para los inversionistas ha conducido a una competencia entre los países de la región para atraer la flujos de tecnología y capitales foráneos, que ha influido para que desde el terreno político se haya optado por facilitar las condiciones para que los inversionistas extranjeros, poseedores de tecnología, tomen la decisión de explotar su tecnología a través de un tercero y no de manera directa.

Tercero. Como resultado de este proceso, en los países de América Latina, como Colombia, las normas que afectan directamente a los contratos de transferencia de tecnología están dispuestas con el fin de implementar un sistema de registro voluntario que otorga beneficios fiscales dirigidos, no al licenciante, sino a la parte receptora de la tecnología objeto del contrato. Bajo este esquema, el único control que


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se realiza al contenido de los contratos se presenta si las partes voluntariamente deciden acogerse a los beneficios fiscales, pero al estar dirigidos solamente a la parte receptora será esta la única interesada en obtener el registro. Como consecuencia de esto, los contratos de transferencia de tecnología que contengan cláusulas abusivas no son objeto de registro y, por tanto, no se benefician de los incentivos fiscales. En otras palabras, se presenta un doble castigo para el receptor de la tecnología: por una parte, sufrir las consecuencias de la conducta abusiva y, por otra, perder los beneficios fiscales establecidos por el Estado.

Cuarto. Los incentivos fiscales otorgados a los contratos de transferencia de tecnología favorece la transferencia intrafirm, es decir, aquella que se lleva a cabo entre empresas transnacionales que operan a través de la estructura de empresas principales y subsidiarias. Sin embargo, si estamos en presencia de una transferencia tecnológica entre empresas o personas que no se encuentran jurídicamente vinculadas, este sistema produce un efecto contrario al deseado, ya que resultará más atractivo implementar un sistema de explotación a través del sistema de empresas subsidiarias y no otorgar la autorización a un tercero independiente para que la explote. Este último método de explotación de la tecnología es en donde se lleva a cabo con más frecuencia una verdadera transferencia de tecnología con un beneficio para la sociedad (spill over) y, como tal, es el que más interesa a los países receptores de tecnología. Quinto. Es necesario crear un marco normativo justo que otorgue garantías y reglas ciertas y claras a los titulares de derechos que hagan atractivo el flujo de conocimientos, pero que también asegure o al menos brinde las herramientas jurídicas suficientes para defender el derecho


a la libre competencia económica y los derechos de la parte receptora de tecnología. Si bien es cierto que en el actual modelo de economía de mercado es imprescindible crear condiciones de competitividad sobre todo en los países en vía de desarrollo, también lo es que es un deber del Estado velar porque se cumplan los fines considerados superiores, entre ellos la promoción de la innovación y el ejercicio del derecho a la libre competencia económica. Sexto. Bajo el esquema existente actualmente, proponemos que los beneficios fiscales se otorguen a los titulares de los conocimientos tecnológicos con el fin de incentivarlos a autorizar el uso de su tecnología a terceras personas nacionales del país receptor y de esta manera, crear un sistema que motive a la suscripción de contratos que no contengan cláusulas abusivas que impidan una correcta transferencia tecnológica.

6. Respecto al uso del Derecho de la competencia

económica como medio para reprimir las conductas abusivas, la investigación se puede concluir que: Primero. El actual modelo regulatorio de los contratos de transferencia de tecnología en relación con las conductas abusivas ejercidas por el titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual debe cambiar completamente, de suerte que las normas dedicadas a la represión de estas conductas deberán ubicarse dentro del sector de la libre competencia económica, permitiendo de esta manera que se realice un control ex post y no ex ante, como ocurre actualmente. Esta situación permitirá conservar la situación actual para el inversionista extranjero, puesto que no tendrá que someter el contrato a ningún control previo a la realización de la operación, pero dará la posibilidad a la parte receptora de la tecnología de


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contar con un límite legal impuesto al poder de negociación de su contraparte. Segundo. Es necesaria además la introducción de normas específicas destinadas a reprimir las prácticas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología en los ordenamientos destinados a la protección de la libre competencia en las que se establezcan las conductas que pueden llegar a constituir un abuso por parte del titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual, cuya efectividad no se circunscriba al efecto en el mercado relevante, sino a la relación contractual considerada individualmente.

Tercero. Para el ámbito de América Latina no es conveniente una extrapolación total del sistema existente en la Unión Europea, puesto que impone requisitos de difícil cumplimiento debido al coste o dificultad para acceder a cierta información, tal como la cuota de mercado de cada empresa. De igual manera, a nuestro juicio, la diferenciación entre competidores y no competidores será de muy poca utilidad en el mercado de América Latina debido a que la gran mayoría de las transacciones se realizarán entre no competidores en las que existirá un productor y un receptor de tecnología.

Cuarto. La utilización del Derecho de la libre competencia para regular las conductas abusivas en los contratos de licencia de tecnología es la mejor forma para reprimir estas conductas. No obstante, somos conscientes que la utilización de esta disciplina también presenta problemas que deben ser superados. El problema fundamental radica en que la identificación de los casos que deben ser considerados como “abusos” en el ejercicio de una patente o cualquier otro derecho que proteja los conocimientos


tecnológicos sólo es posible mediante un examen de los efectos anticompetitivos que la conducta estudiada presente en el mercado.

Quinto. La determinación de las conductas que deben ser objeto de reproche por los ordenamientos jurídicos debe permitir cierto nivel de flexibilidad en donde el operador jurídico, con base en los hechos relevantes de cada caso concreto, será quien en última instancia establezca el carácter “abusivo” de la conducta sujeta a examen. La determinación de los efectos anticompetitivos de una conducta o un grupo de ellas en un mercado reviste complejos análisis en los que deben ser considerados una multiplicidad de factores. A manera de ejemplo, es evidente la dificultad existente en saber si la redacción de una cláusula de retrocesión está diseñada para compartir los desarrollos sobre la tecnología objeto del contrato en beneficio de las dos partes, o por el contrario, si esta se establece como una forma de coartar la capacidad de innovación de la parte receptora. Así mismo, será extremadamente difícil determinar a priori, si una restricción al volumen de producción tiene como objeto preservar el mercado de diferentes licenciatarios o, por el contrario, limitar el uso generalizado de un producto que incorpore una tecnología específica. Sexto. Es necesario realizar un estricto análisis de la legalidad de las conductas desde una óptica similar a la “regla de la razón” (rule of reason) aplicada en el sistema de Estados Unidos, en donde el punto fundamental del examen de la conducta será determinar si esta se presenta como un mero ejercicio del derecho concedido por el Estado o, si se está por medio de ella ampliando injustificadamente el alcance del derecho. Este examen deberá tener como propósito fundamental alcanzar un balance entre la necesaria creación de incentivos para que


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los titulares de la tecnología decidan transferirla y, por otra parte, asegurar que ésta se lleve a cabo de una forma justa que traslade sus efectos a toda la sociedad.

Séptimo. La implementación de la política de competencia económica para reprimir los excesos de los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual deberá tener el propósito claro de atacar específicamente los casos que impiden una correcta transferencia de tecnología y no convertirse en una excusa para falsos nacionalismos que lejos de mejorar las condiciones de recepción y adaptación de la tecnología foránea, conllevarían en nuestra opinión a un destierro de la inversión extranjera y con ella el flujo de conocimientos tecnológicos hacia los países receptores de tecnología. Octavo. Es fundamental que las normas propuestas sean adoptadas como una política uniforme en toda la región, con el fin de, por una parte, evitar presiones externas provenientes de países desarrollados, tal como se puso de relieve en la controversia entre Argentina y Estados Unidos referente al uso de las licencias obligatorias como medio para restringir las prácticas abusivas en los contratos de transferencia de tecnología840 y, por otra, impedir que el flujo, tanto de inversión, cuanto de tecnología, se encamine a los Estados en los cuales se otorgue una posición de ventaja al titular de los derechos. Una solución concertada solo podría darse en el seno de un organismo regional, cayendo de esta forma en el eterno anhelo de integración que parece ser esquivo en América Latina. El éxito o fracaso de la implementación de las normas propuestas en este trabajo de investigación radicará en el hecho de alcanzar un equilibrio tal que impida que las condiciones

840 Vid. Asunto Argentina y Estados Unidos cit. supra.


que se creen desalienten a los titulares de tecnología al otorgamiento de licencias, ya que si este fuese el caso, bien podrían abstenerse de entrar en el país de destino, o bien llevar a cabo la explotación de sus conocimientos tecnológicos por sí mismos a través del sistema de empresas principales y subsidiarias. Noveno. Por todo ello, las normas propuestas en cuanto al Derecho de la competencia son: Primera norma propuesta: “Se considerarán como no escritas las siguientes cláusulas contenidas en un contrato de licencia de tecnología.

a) Cláusulas que prohíban el uso de tecnologías provenientes

de una fuente diferente a la del licenciante;

b) Cláusulas que obliguen al licenciatario a transferir de forma exclusiva al licenciante, las invenciones o mejoras que se desarrollen en virtud del uso de la tecnología objeto del contrato;

c) Cláusulas que obliguen al pago por parte del licenciatario de

royalties después de la expiración de la vigencia del derecho de propiedad industrial e intelectual objeto del contrato. Esta prohibición no se aplicará cuando la contraprestación por el uso de la tecnología haya sido pactada en una suma única pagada por instalamentos.

d) Cláusulas que prohíban o restrinjan la exportación de

productos creados con la tecnología objeto del contrato a terceros países en los cuales el licenciante no sea titular de derechos exclusivos sobre dicha tecnología.


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e) Cláusulas que prohíban o limiten la posibilidad de entablar acciones en contra de la validez de los derechos de propiedad industrial e intelectual objeto del contrato.

f) Cláusulas que prohíban o limiten la investigación por parte

del licenciatario de la tecnología objeto del contrato. Esta prohibición no se aplicará cuando la cláusula sea necesaria para la protección de secretos empresariales”.

Segunda norma propuesta: “Se reputarán nulas las siguientes cláusulas si se comprueba que con ellas el titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual está ampliando el alcance de dichos derechos:

a) Cláusulas en virtud de las cuales el licenciante

establezca la obligación para el licenciatario de adquirir, de una fuente determinada, bienes de capital, productos intermedios, materias primas u otras tecnologías. Quedarán exceptuadas de esta prohibición las cláusulas de este tipo que se demuestre que tienen como propósito salvaguardar la calidad del producto final.

b) Cláusulas conforme a las cuales el titular de los

derechos en un contrato de licencia se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología objeto del contrato.

c) Cláusulas que impongan al licenciatario exclusivo

restricciones referentes al volumen y estructura de la producción”.

Tercera norma propuesta: “En los casos en que se condicione el otorgamiento de la licencia a la aceptación de las cláusulas contenidas en el artículo 1, la autoridad


encargada de la defensa del Derecho de la competencia otorgará el derecho de explotación sobre el derecho de propiedad industrial e intelectual, sin autorización de su titular, estableciendo una retribución acorde al valor del mercado”.

8. En cuanto a la utilización de las normas de inversión

extranjera en los procesos de transferencia de tecnología pueden extraerse las siguientes conclusiones: Primera, en el marco normativo de los países productores de tecnología se otorga preferencia a los fines superiores del Estado sobre la creación de condiciones favorables para el flujo transnacional de activos tangibles e intangibles. El ejemplo más relevante lo encontramos en Estados Unidos en donde la fuerte intervención del Estado en los contratos de transferencia de tecnología entre empresas privadas en sectores diferentes al de la defensa nacional genera un alto nivel de inseguridad en los inversionistas, situación que puede llevar a dos tipos de resultados: el primero, que la inversión extranjera en Estados Unidos se reduzca y, el segundo, que algunos países opten por tomar medidas análogas a las contenidas en la Foreign Investment and National Security Act.

Segunda. Contrario a lo anterior, en los países receptores de tecnología analizados en este trabajo de investigación se han debilitado los sistemas de protección contra las conductas que pueden generar un abuso de la parte fuerte de la relación contractual con el fin de incrementar el flujo de recursos y conocimientos tecnológicos. Este debilitamiento de los sistemas de protección se ha realizado, algunas veces por iniciativa propia y otras, fruto de la celebración de acuerdos bilaterales de libre comercio con países industrializados.


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Tercera. Los tratados de libre comercio son una herramienta efectiva para imponer el denominado estándar ADPIC PLUS a los países receptores de tecnología, en donde se consagra un nivel de protección más allá del establecido en el Acuerdo ADPIC y que puede dificultar la implementación de medidas encaminadas a restringir las prácticas anticompetitivas en los contratos de transferencia de tecnología. Esto se debe a que en la negociación de estos tratados se exportan de forma desequilibrada los sistemas de protección existentes en los países desarrollados, contemplando las obligaciones, pero no los contrapesos necesarios para limitarlas.

Cuarta. El solo hecho de tener un sistema robusto de protección de derechos de propiedad industrial e intelectual y condiciones propicias para la inversión extranjera no es una garantía para que se lleven a cabo procesos de transferencia de tecnología con una repercusión más allá de la empresa filial. Es de especial mención el campo de la “alta tecnología” (desarrollos biotecnológicos, farmacéuticos, aeroespaciales, armamentísticos e informáticos, entre otros) en donde existe la tendencia a entrar en el país anfitrión a través de las empresas filiales en las cuales existe una propiedad plena de la empresa principal y no a través de aquellas, fruto de la constitución de un joint venture con empresas nacionales que implicaría una propiedad compartida.

9. En cuanto al reconocimiento de las sentencias y laudos

arbitrales extranjeros en los países de América Latina, de la investigación se puede concluir que: Primero. El reconocimiento de decisiones extranjeras es fundamental dado que existe en la mayoría de los contratos de transferencia de tecnología una cláusula atributiva de


competencia a un tribunal ordinario o una cláusula de sumisión arbitral cuya sede se encuentra en el país de origen del titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual involucrados en el contrato, una vez dictada la sentencia será necesario obtener el reconocimiento de la misma en el país receptor de la tecnología. Tras estudiar las normas de reconocimiento podemos afirmar que: Segundo. En lo referente a la uniformidad en la regulación, no existe una diferencia significativa entre las legislaciones estatales estudiadas en cuanto al reconocimiento de sentencias judiciales. En materia del reconocimiento laudos arbitrales el tema tiene una mayor uniformidad debido a que todos los países de América Latina forman parte del Convenio de Nueva York. Tercero. Consideramos que las normas existentes sobre reconocimiento de sentencias y laudos arbitrales, tanto en las legislaciones estatales, cuanto en el artículo 5 del Convenio de Nueva York, contemplan en la causal de orden público la herramienta adecuada para impedir el reconocimiento de una decisión extranjera que contravenga las normas propuestas. Recordemos que dicha propuesta consiste en adoptar las normas dirigidas a evitar los abusos del titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual dentro del Derecho de la competencia. Pues bien, al tratarse de normas que están dirigidas a regular los efectos que las conductas desplieguen en el mercado local, éstas tendrán el carácter de normas materiales imperativas y, por tanto, si no han sido tomadas en consideración en la decisión que se pretende reconocer será posible negar dicho reconocimiento en virtud de la causal de orden público.


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Cuarto. Es preciso asegurar el respeto del marco normativo propuesto en el capítulo III y evitar que a través de la elección de una ley extranjera se logre evitar la aplicación de las normas que buscan el equilibrio contractual en los contratos de transferencia de tecnología. En este punto consideramos que en caso de enfrentarnos al reconocimiento de una decisión dictada por una autoridad extranjera que vulnere o desconozca las normas propuestas, puesto que estas serían normas pertenecientes al Derecho de la competencia, podría invocarse la excepción del orden público para negar el reconocimiento de dicha decisión sobre la base de que los efectos del desconocimiento de tales normas imperativas tendría un efecto directo y perjudicial sobre el mercado local. Quinto. La propuesta que en este trabajo se formula está dirigida a la aplicación de la causal de orden público teniendo en cuenta que, tal como lo ha esbozado la Corte Suprema de Justicia de Colombia, el evitar el abuso del derecho y el logro de una correcta transferencia de tecnología constituyen pilares fundamentales del Estado que deben ser observados por las decisiones extranjeras que pretendan ser reconocidas en los países de América Latina.

10. En definitiva, con la implementación de las normas propuestas

en este trabajo de investigación se dará un paso más hacia el deseado equilibrio contractual en los procesos de transferencia de tecnología, creando unas condiciones de seguridad y previsibilidad jurídica que beneficiarán a todas las partes intervinientes en el contrato y al mismo tiempo otorgarán medios de protección contra las prácticas abusivas que se incluyan en estos contratos, sin que por ello se creen barreras insalvables para el flujo de inversión y tecnología extranjera.

HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN

CITADA

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HACIA EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA sentencia Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª de 27 junio 2008; recurso contencioso-administrativo núm. 246/2005, RJCA 2008/410 Sentencia del TJUE de 23 de abril de 2009, Asunto C-52/07, Kanal 5 c. Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyra, STIM. Recopilación de jurisprudencia 2008 I-09275. Sentencia del TJUE de 23 de abril de 2009, asunto C-533/07 Recopilación de jurisprudencia 2009 I-03327.

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http://www.ramajudicial.gov.co/

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