Taller de Patentes y Licencias: Beneficios para investigadores en Chile

Santiago de Chile

25 y 26 de noviembre de 2013

Importancia de la Protección del Conocimiento

Modalidades de Protección

Juan Martínez Armesto

Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Importancia de la protección del conocimiento

• ‘Ley Monsanto’ pone en juego patentes agrícolas en Chile

(12/9/2013)

• Obama sale en defensa de Apple en la guerra de patentes con Samsung

(Octubre de 2013)

• Chile sigue en la Lista de Vigilancia Prioritaria de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos por demoras en materia de propiedad intelectual, pero un proyecto de ley propuesto por el Gobierno chileno que fortalecería la protección para patentes farmacéuticas está un paso más cerca de convertirse en ley.

(6/6/2013)

Importancia de la proteccion del conocimiento

La guerra de cápsulas de café: Nespresso

vs. Marcilla

Articulo sobre la introducción en el mercado español por parte de Marcilla (marca de la multinacional Sara Lee) de

las cápsulas L’Arôme Espresso compatibles con las cafeteras Nespresso. La cuestión es si hay alguna patente en vigor de cápsulas de café que pueda infringir Marcilla

con la comercialización de sus cápsulas L’Arôme Espresso. En Francia hay una acción judicial en marcha y parece ser

que una de las patentes relevantes es EP0512468 (validada en España como ES 2097831_T3

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Desarrollo farmacéutico

DESCUBRIMIENTO

PRECLÍNICA

FASE I

FASE II

FASE III

REGISTRO

FASE IV

GENÉRICOS

0 5 10 15 20 25 30

años

FASE PRECLÍNICA

FASES CLÍNICAS

MERCADO

Nuevas moléculas sintetizadas ………..... 8.000 – 10.000

Moléculas que entran en fase preclínica ……………... 40

Moléculas que entran en fase clínica I …..………….… 16

Moléculas que entran en fase clínica II ….…………..… 6,4

Moléculas que entran en fase clínica III ….………….… 2,6

Moléculas que llegan al mercado …………...…….….… 1

800 – 900 M€

PATENTE FIN PATENTE CCP

¿Qué busca la industria?

Importancia de la proteccion del conocimiento

Importancia de la proteccion del conocimiento

RECOMENDACION

Las empresas e instituciones han de tomar

medidas para proteger jurídica y

estratégicamente la propiedad industrial e

intelectual resultante de la innovación

tecnológica.

Sin esta protección, el esfuerzo innovador no

será rentable y no se podrán recuperar las

inversiones realizadas

Importancia de la proteccion del conocimiento

- Identificación sistemática del

conocimiento que necesita protegerse.

- Selección de los mecanismos de

protección más adecuados en cada caso:

- Mecanismos legales

- Mecanismos de control interno

- Gestión operativa del sistema de

protección

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Proyecto

I+D

Identificación y análisis

de los resultados

Protección de los

resultados

Promoción de la

tecnología

Negociación con

empresa

Explotación de

la tecnología Mercado

Situación para el CSIC y otros OPIs en España

REAL DECRETO 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de

invenciones realizadas en los entes públicos de investigación, de conformidad

con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de

Patentes.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. Las invenciones realizadas por el personal investigador al servicio del

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) …

Artículo 2. Titularidad de las invenciones.

Corresponde a los organismos públicos de investigación a los que se refiere

el artículo anterior la titularidad de las invenciones realizadas por el personal

investigador …

Artículo 3. Obligación de notificación de la invención.

1. El personal investigador que realice cualquier invención estará obligado a

comunicar inmediatamente tal circunstancia al Director o Presidente del

organismo,

Las patentes como fuente de información

tecnológica

Las patentes como fuente de información tecnológica

Modalidades de protección (Europa)

Los llamados “Derechos de Propiedad Intelectual

Industrial” comprenden varias modalidades jurídicas, a

saber:

- Las patentes

- Los modelos de utilidad

- Los diseños industriales

- Las marcas y signos distintivos

- Los derechos de autor o copyright - El secreto industrial (Know-How)

Modalidades de protección (Europa)

Existen dos modalidades específicas de protección:

- Topografías de productos semiconductores: protegen los

circuitos integrados electrónicos

- Las variedades vegetales: protege variedades nuevas, distintas, homogéneas y estables

Modalidades de protección (Europa)

Programas de

Ordenador

Modalidades de protección (Chile)

• Ley 19039 de Propiedad Industrial (1991)

• Modificada posteriormente en 2005, 2007 y en 2012 (Ley 20569).

• Regula lo relativo a la concesión de marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, secretos empresariales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, dibujos y diseños industriales, topografías de circuitos integrados.

• Ley 19342 de Variedades Vegetales (1994)

• Ley 17336 de Propiedad Intelectual (1970)

El secreto industrial

• La protección mediante secreto es aplicable a todas las tecnologías sin restricción.

• Consiste en una obligación jurídica de determinadas personas involucradas en la innovación que se pretende proteger

• Si se pierde el carácter de secreto, no hay defensa frente a la explotación por terceros.

El secreto industrial

Relaciones de secreto más habituales:

• Relaciones con los empleados: obligación para los empleados derivada del contrato de trabajo

• Relación con terceros no empleados: si la tecnología no está protegida, antes de mostrarla a terceros firmar acuerdo de secreto ó confidencialidad

Patente

Monopolio que otorga un Estado, restringido en el ámbito territorial y la duración, para la explotación comercial de una invención: producto, dispositivo, procedimiento, aplicación de un producto.

Patente europea

• Patente tramitada por la Oficina Europea de

Patentes en virtud del CPE [Convenio de Patentes Europeas] y que permite al inventor, mediante una única solicitud de patente depositada en dicha oficina obtener protección en todos y cada uno de los países miembros del convenio que hayan sido designados por él.

Patente europea

Países firmantes del Convenio de la Patente Europea:

• Los 28 miembros de la UE.

• Albania, ARY Macedonia, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Serbia, Suiza y Turquía.

• En negociación: Bosnia-Herzegovina y Montenegro.

Patente europea

Solicitud PCT

• Solicitud de patente tramitada en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que permite al inventor, mediante una única solicitud de patente, solicitar protección en todos los países designados por él (148 países en Julio de 2013), de los adheridos al Tratado.

Solicitud PCT

Patente unitaria

• Diciembre 2010: Doce estados miembros inician una cooperación reforzada para la creación de la patente unitaria.

• La Comisión la autoriza y adelanta que deberán elaborarse dos reglamentos: disposiciones sustantivas y régimen lingüistico.

• Otros trece estados se suman a la cooperación reforzada. Solo se quedan fuera España e Italia.

• Junio 2011: El Consejo adopta por unanimidad el enfoque general de ambos reglamentos.

Patente unitaria

• La patente unitaria se publicaría en la lengua del

procedimiento e incluiría una traducción de las

reivindicaciones a las otras dos lenguas oficiales de

la OEP.

• No se exigiría ninguna otra traducción. Excepción:

• medidas transitorias. Expirarían cuando se dispusiera de

traducciones automáticas de “elevada calidad”.

• Las traducciones no tendrían valor jurídico.

• En caso de litigio, el titular tendría que facilitar una

traducción manual completa.

• Entrada en vigor

Patente unitaria

El hecho que se produzca en último lugar:

• 1 de enero de 2014

• Deposito del 13º instrumento de ratificación o

• Adhesión siempre que entre dichos instrumentos se

encuentren los de los tres Estados miembros en los que

haya tenido efectos el mayor número de patentes

europeas el año anterior a la firma del Acuerdo

• Hayan entrado en vigor las modificaciones del

Reglamento (UE) n o 1215/2012 en lo que concierne a

su relación con el presente Acuerdo.

Patente unitaria

Patentes: documentación necesaria

• INSTANCIA: Modelo oficial

• DOCUMENTO DE PATENTE

• RECIBO DE ABONO DE TASAS (*)

Patentes: documentación necesaria

Contenido general de un documento

de patente (Europa): • Carátula (primera página) • Memoria descriptiva • Reivindicaciones:

• preámbulo + parte caracterizadora • Figuras: no son obligatorias • Caso particular: microorganismos y materia biológica

Patentes: documentación necesaria

Carátula de un documento de patente:

• Título

•Titulares

• Inventores

• Resumen

Patentes: documentación necesaria

La titularidad y autoría de las innovaciones:

Específicamente regulado en la protección mediante patente o modelo de utilidad: - Invenciones laborales - Invenciones libres Protección mediante secreto

Patentes: documentación necesaria

Invenciones laborales: - Son las realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa. - La titularidad de la innovación/invención pertenece al empresario. - El trabajador siempre mantendrá su derecho a aparecer como autor/inventor

Patentes: documentación necesaria

Invenciones libres: Las realizadas fuera del marco de la relación del trabajador con la empresa. Titularidad y autoría corresponden al trabajador. Invenciones mixtas: Las realizadas por el trabajador de forma autónoma, pero con influencia de los conocimientos adquiridos o con medios proporcionados por la empresa. Titularidad, explotación y remuneración a negociar entre empresa y trabajador.

Patentes: documentación necesaria

Invenciones contractuales:

- Entre empresas ó entre empresa/Universidad ó empresa/OPI.

- En el contrato se debe regular lo relativo a la titularidad de los resultados y quien debe realizar, en su caso, los trámites de protección.

Patentes: ejemplos

• Patente española 2319483B1

ES2319483B1.pdf

• Solicitud internacional PCT

WO2008015309A1.pdf

• Patente europea

EP2053056B1.pdf

• Patente chilena

CL22292007_fiebre aftosa.pdf

Otras modalidades de protección

Modelos de utilidad Topografías de circuitos integrados Variedades vegetales

Modelos de utilidad

Según la Ley 19996 (Chile) serán protegibles como modelos de utilidad los instrumentos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento y siempre que produzca una utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Modelos de utilidad

- No podrán ser protegidos como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales.

- La duración del derecho es de 10 años en lugar de 20 - Contenido de la solicitud: igual que las patentes

Topografías de circuitos integrados

• En Chile, se regula su protección en el título VII de la Ley 19039 (1991)

• Se protege la disposición tridimensional de los elementos de un circuito integrado, expresada en cualquier forma y diseñada para su fabricación.

• La protección tiene una duración de 10 años no renovable.

Variedades vegetales

• En Chile, regulada su protección mediante la Ley 19342 (1994).

• Requisitos: la variedad ha de ser nueva, distinta, homogénea y estable.

• Duración de la protección: 18 años para árboles y vides y 15 años para el resto de especies.

• En Chile, se gestiona a través del SAG.

¡Muchas gracias por su atención!

ja.martinez@orgc.csic.es