MARCO JURÍDICO DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL CONTRATO DE FRANQUICIA...
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1 MARCO JURÍDICO DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL CONTRATO DE FRANQUICIA INTERNACIONAL EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD ANDINA 1 ANDRÉS FELIPEVILLARREAL BONILLA 2 1100122 UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS PROGRAMA DE DERECHO SANTIAGO DE CALI 2016 1 Este artículo se deriva del estudio realizado como trabajo de grado para optar el título de Abogado. Inicio junio de 2016, finalización octubre 2016. 2 Estudiante de la facultad de Derecho y ciencias políticas de la Universidad de San Buenaventura seccional Cali, Colombia felipevillarreal823 @gmail.com.
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MARCO JURÍDICO DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL
CONTRATO DE FRANQUICIA INTERNACIONAL EN EL ÁMBITO DE LA
COMUNIDAD ANDINA1
ANDRÉS FELIPEVILLARREAL BONILLA2
1100122
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
PROGRAMA DE DERECHO
SANTIAGO DE CALI
2016
1 Este artículo se deriva del estudio realizado como trabajo de grado para optar el título de Abogado. Inicio junio de 2016, finalización octubre
2016.
2 Estudiante de la facultad de Derecho y ciencias políticas de la Universidad de San Buenaventura seccional Cali, Colombia felipevillarreal823 @gmail.com.
2
MARCO JURÍDICO DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL
CONTRATO DE FRANQUICIA INTERNACIONAL EN EL ÁMBITO DE LA
COMUNIDAD ANDINA
ANDRÉS FELIPE VILLARREAL BONILLA
1100122
Dr. RUBÉN DARIO ACEVEDO PRADA
Director trabajo de grado
Abogado Universidad de San Buenaventura Seccional Cali
Master en Derecho Empresarial Universidad Autónoma de Barcelona
Director del Programa de Derecho y de Gobierno y Relaciones Internacionales – Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
PROGRAMA DE DERECHO
SANTIAGO DE CALI
2016
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TABLA DE CONTENIDO
1 RESUMEN ........................................................................................................................................... 5
2 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 7
3 Marco jurídico de la protección de la propiedad industrial en el contrato internacional ............ 9
3.1 La propiedad incorporal ................................................................................................................ 9
3.1.1 Bienes incorporales. .............................................................................................................. 9
3.1.2 Características de los derechos que recaen sobre las creaciones del intelecto. .................. 9
3.1.3 Naturaleza Jurídica de estos derechos. ............................................................................... 10
3.2 Contratos internacionales sobre propiedad industrial ............................................................... 12
3.2.1 División tipológica de este tipo de contratos...................................................................... 12
3.3 Naturaleza de los contratos para la transferencia de derechos de propiedad industrial. ......... 14
3.4 Vocación internacional del contrato. .......................................................................................... 15
3.5 La propiedad industrial ............................................................................................................... 16
3.5.1 Objeto de protección de la propiedad industrial. ............................................................... 16
3.5.2 Tipificación de los bienes objeto de la propiedad industrial. ............................................. 17
3.5.3 Limitación territorial de los derechos de propiedad industrial. ......................................... 18
3.6 Acuerdo de integración - comunidad andina de naciones ......................................................... 18
3.6.1 Decisión 486 de la Comunidad Andina. .............................................................................. 20
4 El contrato de franquicia internacional .......................................................................................... 22
4.1 El contrato de franquicia de naturaleza nacional. ...................................................................... 22
4.2 El contrato de franquicia de naturaleza internacional. .............................................................. 24
4.2.1 Autonomía de la voluntad................................................................................................... 24
4.2.1.1 Autonomía material. ..................................................................................................... 25
4.2.1.2 Autonomía conflictual. .................................................................................................. 25
5 Protección de orden legal de la propiedad industrial dentro del contrato de franquicia
internacional .............................................................................................................................................. 28
5.1 Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial ................................................................. 28
5.1.1 Criterios para determinarlo. ............................................................................................... 29
4
5.1.1.1 Lex originis. ................................................................................................................... 29
5.1.1.2 Lex rei sitae. ................................................................................................................... 29
5.1.1.3 Lex loci protectionis. ..................................................................................................... 30
5.1.1.3.1 Aplicación absoluta de la lex loci protectionis. ....................................................... 31
5.2 Norma de conflicto y la propiedad industrial. ............................................................................ 31
5.2.1 Comunidad Andina de Naciones. ........................................................................................ 32
5.2.2 Sistema estatal. ................................................................................................................... 33
6 CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 35
7 REFERENCIAS ................................................................................................................................ 38
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1 RESUMEN
A pesar de los avances normativos que se han dado con relación a la regulación del contrato
de franquicia internacional y los estudios que sobre la protección de la propiedad industrial se
han desarrollado en su entorno, siguen existiendo algunas divergencias jurídicas que permiten el
surgimiento de distintos inconvenientes nacidos de las discusiones interpretativas sobre el marco
jurídico de protección aplicable para el tema de la propiedad industrial y que en muchas
ocasiones logran debilitar las relaciones económicas que dentro del mercado se estructuran a
través de este tipo de contrato.
Es por ello, que la presente investigación pretende hacer un estudio de la normatividad que
regula los temas mencionados, las conceptualizaciones y valoraciones doctrinarias más aceptadas
respecto al tema delimitando su campo de estudio al ámbito de aplicación de la Comunidad
Andina de Naciones.
Palabras Clave: Propiedad inmaterial, derechos de propiedad industrial, franquicia
internacional, autonomía de la voluntad, comunidad andina de naciones.
Abstract
Despite the normatives advances that have surged regarding the regulation of the
international franchise contract and the studies that about the industrial property protection have
developed in their environment, yet exist any legals divergences that allow that arising
differents inconvenients emanated of the interpretatives discussions about the legal framework
applicable for the industrial property protection and that in many occasions achieve weaken the
economics ralations that in the market crop up in consequence of this contrats.
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It is therefore that the present investigation pretended performs a study of the normativity
regulatory of mentioned topics, the conceptualizations and more accepted doctrinaires reviews
on the issue demarcating the field of study to the frame of the Comunidad Andina de Naciones.
Keywords: Incorporeal property, industrial property rights, international franchise, volition
autonomy, Comunidad Andina de Naciones.
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2 INTRODUCCIÓN
En este texto se analizan los conceptos básicos y más importantes de la propiedad industrial,
al igual que su naturaleza jurídica y como esta se desenvuelve en términos de contratación
internacional privada, específicamente en los acuerdos de franquicia internacional, frente al
marco jurídico de protección delimitado en el caso de estudio concreto (Comunidad Andina de
Naciones).
Lo anterior se realiza con el fin de determinar los problemas estructurales que pueden llegar a
surgir a la hora de constituir el contrato de franquicia internacional y tener la certeza jurídica
sobre a qué marco legal se estará sometido no solo para aspectos de protección sino frente otros
puntos de interés para el manejo adecuado del tema. Así mismo se tendrán en cuenta los
resultados de anteriores estudios sobre temas relacionados con la franquicia internacional para
establecer una conexidad con el tema central de interés sobre la protección de la propiedad
industrial y los derechos que de este punto se desarrollan para así poder derivar en la posible
propuesta de soluciones a las controversias generadas por la escasa normatividad respecto al
tema.
En primera medida se tendrá como objetivo principal determinar cuál es el marco jurídico de
protección de la propiedad industrial en el contrato de franquicia internacional en el Ámbito de la
Comunidad andina de Naciones, para ello, el primer objetivo específico que desarrollara tendrá
como objeto el estudio del marco jurídico de la protección de la propiedad industrial en el
contrato internacional para establecer desde un nivel muy general los fundamentos no solo más
básicos, sino de mayor conocimiento frente a este punto y poder avanzar en el tema desde el
trazo de lo general a lo particular. En este sentido, además de este la investigación se interesa por
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el desarrollo del estudio respecto al marco jurídico sobre el contrato de franquicia internacional
pues es la relación privada que se ha tomado como de interés para darle una estructura
investigativa no muy alejada de la realidad al tema de protección de la propiedad industrial.
Como último punto se buscara determinar cuál es, específicamente, la protección de orden legal
de la propiedad industrial dentro del contrato de franquicia internacional a través del análisis
interpretativo desde la normatividad que mejor se conoce para este caso (Caso Colombia) y el
desarrollo de puntos de vista doctrinarios que cuentan con un alto grado de aceptación para el
caso que se estudia.
Por otro lado, el modelo utilizado para esta investigación metodológicamente estructura el
diseño de un tipo de investigación básica, ya que se toma como referente para abordar el
problema de investigación teorías básicas que fundamentan el tema general, estrictamente la
teoría general de los contratos y las obligaciones, la doctrina y normatividad relacionada con el
contrato de franquicia y lo concerniente a derechos de propiedad industrial; algunos conceptos y
decisiones emitidos por organismos competentes en el tema, tales como la CAN (Comunidad
Andina de Naciones).
En este mismo orden de ideas, con relación a los objetivos que se persiguen, tanto general como
específicos, se tratará de esclarecer las normas que hacen o pueden llegar a tener relación con el
objeto de estudio, los mecanismos de regulación existentes para la figura contractual en cuestión
y el tema que dentro de es motivo de estudio, jurisprudencia nacional y pronunciamientos
supranacionales.
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3 Marco jurídico de la protección de la propiedad industrial en el contrato internacional
3.1 La propiedad incorporal
3.1.1 Bienes incorporales.
Antes que nada, es importante resaltar el contenido patrimonial que la propiedad industrial
tiene en el sentido de que su objeto lo constituyen bienes incorporales alrededor de los cuales se
enmarca un amplio compendio de derechos de orden patrimonial (Metke, 2001). Bien pues, los
bienes incorporales se refieren a las creaciones del intelecto humano, de ahí que deba tenerse
claro que la característica de incorporeidad designa es a la creación idearía más no a la
materialización que la soporta y que el objeto ideal exteriorizado por medio de la voluntad, como
lo explica Hegel (Citado por Álvarez; Salazar & Padilla, 2015), es el objeto de propiedad.
En lo que se refiere a otros tipos de bienes, importa señalar que un factor diferenciador es que,
los bienes incorporales, carecen de ser exclusivos entendiendo que, representados en su vehículo
corpóreo, pueden estar en varios lugares a la vez (Corredor, 2005).
3.1.2 Características de los derechos que recaen sobre las creaciones del intelecto.
Respecto a los derechos que recaen sobre las creaciones del intelecto hay que decir que, por
sus características, representan un factor diferenciador frente a los que recaen sobre otros tipos
bienes. Así pues, se tiene que recaen sobre bienes inmateriales que son objeto de apropiación;
gozan de ser exclusivos ya que están en cabeza de quien es autor de la obra o bien de la persona
que en virtud de un contrato le han sido transmitidos; no son perpetuos, es decir que se conceden
por un tiempo determinado según lo disponga la legislación del territorio en que hayan sido
concedidos, y unido a ello se resalta su carácter territorial entendiendo que el derecho de
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propiedad intelectual tiene aplicación en el territorio donde ejerce soberanía el Estado que lo ha
reconocido (Rippe, 1992; Metke, 2001; Cárdenas 2003).
3.1.3 Naturaleza Jurídica de estos derechos.
Con el ánimo de explicar la naturaleza jurídica de esta clase de derechos la doctrina se ha
apoyado en distintas teorías para hacerlo, no obstante, dada la extensión del desarrollo de los
estudios doctrinarios y el alcance permitido del trabajo que aquí ocupa no serán desarrollados;
sin embargo, se pueden nombrar las más importantes: La teoría del derecho del privilegio, la de
los derechos personales, la de la propiedad común, la de los bienes intelectuales, las de los
derechos intelectuales, la de la propiedad incorporal y la de derechos de la clientela. Al analizar
cada una de estas teorías lo que se puede concluir es que no son incompatibles totalmente, cada
una sostiene lo propio sin entrar en conflicto con las demás, que sin duda se trata de derechos
que recaen sobre bienes inmateriales, con particularidades del derecho de propiedad, que tienen
la virtud de conceder un monopolio de forma temporal y que tienden a asegurar una clientela
(Metke, 2001; Márquez, 2004; Cárdenas, 2003; OMPI, OEP, OEPM, AECI, & CGPJ,
2006; Salazar, 2010).
Por otro lado, en la legislación colombiana se considera que esta clase de derechos son
legítimos derechos de propiedad y que por las características propias de los bienes sobre los
cuales recaen adquieren un carácter especial logrando así diferenciarse de los derechos
ordinarios de propiedad destacados en categorías más habituales. Así pues, se puede apreciar que
la propiedad incorporal se ha erigido como una forma moderna de apropiación de bienes y sobre
el papel se puede apreciar la inclusión de tal perspectiva en la norma al observar lo consagrado
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en el artículo 670 del Código Civil Colombiano3 (Metke, 2001; Ricardo, 2004; Rodríguez,
2012).
Llegado a este punto hay que considerar que los llamados derechos intelectuales se dividen en
dos disciplinas: Los derechos de autor y la propiedad industrial. Sobre estos dos sectores cabe
traer a colación un planteamiento de la Corte Suprema de Justicia colombiana hecho en 1986
(Citado por Rodríguez, 2012) en el que se establecen cuatro elementos diferenciadores:
a. Respecto del monopolio o explotación exclusiva para su titular, propio del derecho de
autor. Claro está que esa característica también aplica respecto de varias de las modalidades de la
propiedad industrial, como por ejemplo las patentes y las marcas.
b. Respecto del amparo al derecho moral que se le brinda a los titulares. Aquí sí hay una
diferencia grande, ya que la propiedad industrial genera exclusivamente derechos patrimoniales,
mientras que el derecho de autor determina la existencia tanto de derechos morales como
patrimoniales.
c. Respecto de la temporalidad que en relación con el derecho de autor existe solamente
respecto de la faceta patrimonial, pero no de la moral, debido a que ésta no se extingue por el
paso del tiempo, mientras que en la propiedad industrial hay eventos en que se extingue
definitivamente con el paso del tiempo, como ocurre con las patentes y otros, en los cuales hay
que estar renovando el registro para que la protección no fenezca, como ocurre con las marcas.
3 ARTICULO 670. Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene
la propiedad de su derecho de usufructo.
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d. Respecto de los requisitos de existencia, pues en la propiedad industrial es indispensable el
registro que tiene carácter constitutivo del derecho, mientras en el derecho de autor es la creación,
la generadora del derecho, teniendo el registro efectos declarativos. (p.150)
3.2 Contratos internacionales sobre propiedad industrial
3.2.1 División tipológica de este tipo de contratos.
Las formas negóciales destinadas a la explotación de derechos de propiedad industrial suelen
ser muy diversas debido a que, por efecto de muchos factores, como la voluntad de los
contratantes, estas, por lo general, resultan en distintas configuraciones atípicas de variada
complejidad. A decir verdad, lo que en el barrido de datos, casos y ejemplos se encuentra es que
se trata de estructuras contractuales con un “mix” de elementos de otras típicas y atípicas y que
el tránsito de elementos inmateriales dentro de esos acuerdos tan solo figura como una de las
muchas prestaciones que contienen. Un ejemplo claro de ello es el contrato de franquicia.
Otro punto a resaltar es el hecho de que en varios otros trabajos se ha venido enmarcado a los
contratos para la transferencia de derechos de propiedad industrial dentro de la categoría de los
contratos para la transferencia de tecnología; y es que aunque no resulte un equívoco total
hacerlo sí limita su estudio debido a que conglomerar diversas figuras en un solo concepto no
permitiría un correcto análisis diferencial tendiente a obtener un resultado razonado respecto al
tema de derecho aplicable. En ese sentido, se referencia un valioso aporte doctrinario
desarrollado por De Miguel (1994) respecto a la categorización de los contratos internacionales
sobre propiedad industrial y Know How, elaborado sobre la base de las características de las
distintas figuras contractuales y que es conocido como Método Tipológico: 1) Contratos de
cesión y licencia simple (relativo a una única modalidad de bienes inmateriales), 2) Contratos de
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cesión y licencia mixta (relativos a bienes inmateriales diversos), 3) Contratos de cesión y
licencia recíproca, 4) Transmisión de derechos de propiedad industrial y know how en el marco
de otros acuerdos (contratos mixtos debido a la incorporación, junto a la cesión o licencia, de
elementos que normalmente se vinculan a otras formas negóciales).
Los primeros son la forma menos compleja de contratos sobre propiedad industrial y Know
How. Estos contratos se reconocen porque su objeto solo incluye la explotación de una clase de
bienes incorporales como por ejemplo una marca.
La segunda clase se refiere a los tipos de acuerdos en donde mediante un único negocio se
explotan diversos derechos de propiedad industrial o varios de estos con el Know How. No
obstante esta característica los derechos que se ven integrados en el negocio no pierden su
independencia jurídica.
En cuanto al tercer tipo, lo peculiar aquí es la forma de la prestación de las partes envueltas en
el acuerdo en donde de manera recíproca se trasmiten derechos de propiedad industrial o Know
How. Este tipo de estructura negocial es muy usual a la hora de constituir consorcios cuyo
objetivo es la explotación simultanea de patentes que se encuentran bajo la titularidad de quienes
en ellos participan.
En lo que tiene que ver con los del cuarto tipo solo se hará referencia al contrato de franquicia
teniendo en cuenta que es uno de los puntos de interés del presente trabajo y solo de manera
general ya que más adelante se tratara con más profundidad el tema en su alcance internacional.
En efecto, el contrato de franquicia es una de las formas negóciales que encajan dentro de esta
categoría. La franquicia se estructura como un acuerdo de larga duración sustentado en la
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cooperación recíproca entre las partes que conforman el sistema. En él, la parte franquiciadora
otorga a su contraparte, franquiciado, un cumulo de derechos entre los que se encuentran los de
propiedad industrial y por su parte quien ha sido franquiciado se obliga a vender y/o producir
determinados bienes o a la prestación de uno o varios servicios bajo el nombre comercial, marca,
etc. de los que originalmente es titular el franquiciador; así mismo concurre la transmisión de
conocimientos técnicos sobre procedimientos industriales y/o comerciales. Ante todo ello, quien
ha sido franquiciado tiene como obligación una contraprestación que se configura en el pago de
una cuota al franquiciador. No está de más decir que la parte franquiciada también se obliga a
ajustarse a las políticas establecidas para el correcto funcionamiento de la franquicia.
3.3 Naturaleza de los contratos para la transferencia de derechos de propiedad
industrial.
Teniendo en cuenta los puntos anteriores, lo que resta decir aquí es que los contratos que
encajen en los tipos vistos se configuran como acuerdos en los que surgen obligaciones
reciprocas para las partes que por voluntad se han vinculado mediante aquellos. Al mismo
tiempo, los efectos jurídicos emanados de dichos acuerdos, al igual que en otro tipo de contratos,
tienen reconocimiento jurídico siempre que se cumplan los requisitos y se ajusten a los límites
establecidos por el derecho de base que haya amparado su celebración. No obstante, la naturaleza
de este tipo de contratos es la de un negocio jurídico atípico debido a que no se encuentran
regulados en la legislación.
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3.4 Vocación internacional del contrato.
Dado el enfoque desde el cual se desarrolla el tema del presente trabajo resulta de interés dejar
claro cuándo una relación jurídica contractual es de carácter internacional, ya que, por ejemplo,
para el caso colombiano la legislación no define como tal ese punto. Al respecto, la Corte
Constitucional colombiana en sentencia C-347 de 1997 al realizar el análisis de la controversia que
se le planteaba determino que por el hecho de que una de las partes en la relación jurídica mercantil
de la cual emanaba el conflicto fuese de nacionalidad extranjera la naturaleza de dicha relación
adquiría carácter internacional. No obstante, en la misma sentencia hay un salvamento de voto con
una apreciación bastante acertada:
No parece claro que el hecho de que una de las partes de un contrato mercantil tenga
nacionalidad extranjera, implique, a su turno, que el citado contrato adquiere carácter internacional.
Hoy por hoy, ni la jurisprudencia, ni la doctrina, sostienen este aserto. Por el contrario, a la luz de
todos los criterios que han sido acogidos por la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional,
definitivamente puede afirmarse que, a diferencia del domicilio, la nacionalidad de las partes no es
una condición suficiente para determinar el carácter internacional de un contrato. (Corte
Constitucional, 1997, p.34)
Ciertamente es la anterior apreciación, realizada por el ex Magistrado Eduardo Cifuentes
Muñoz, la que esta en consonancia con la actual tendencia internacional en la materia que
considera, al igual que el derecho colombiano, que un contrato tiene vocación internacional
cuando contiene un elemento de extranjería el cual permite que se constituya una relación
económica de naturaleza transnacional entre las partes (Zuleta, 2010).
Ahora, con el propósito de brindar mayor soporte en la clarificación del tema, se referencia el
análisis de los profesores Calvo Caravaca y Carrascosa Gonzáles (citado por Rodríguez, Bonilla
& Franco, 2007) en donde tratan tres de las tesis más destacadas en la doctrina sobre el tema en
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cuestión. Así pues, la primera es la del elemento extranjero puro la cual plantea un panorama en
donde una relación privada tiene contacto con un derecho extranjero o en donde se presenta un
conflicto de leyes pertenecientes a legislaciones diferentes. De esta forma, explica esta tesis, se
reconocerá que una situación jurídica se encuentra dentro del ámbito de regulación del derecho
internacional privado, teniendo como razón central para afirmarlo el que uno o varios de los
elementos de dicha situación tengan contacto con más de un Estado y claro, que el elemento
tenga una verdadera relación con el problema jurídico. Cabe decir que es la tesis de mayor
aceptación y la que soporta la conclusión a la que se llegó en el párrafo anterior. Por otro lado,
respecto a la segunda teoría, tesis del elemento extranjero relevante, hay que decir que no es muy
aceptada por muchos de los autores que trabajan el tema. Plantea que una situación jurídica
privada tiene naturaleza internacional si alguno de sus elementos, además de tener un vínculo
con un país extranjero, representa una gran importancia frente al conjunto que constituye la
situación en concreto. Es entendible que no sea muy bien recibida esta tesis ya que sería casi que
imposible determinar cuando el elemento reviste esa “gran” relevancia. Por último, la tesis del
efecto internacional sostiene que, para el propósito de evidenciar la vocación internacional de
una situación jurídica privada, lo que se debe considerar es que aquella provoque efectos que
lleguen a tocar más de una legislación, propiciando así una relación transfronteriza.
3.5 La propiedad industrial
3.5.1 Objeto de protección de la propiedad industrial.
Como se sabe, la propiedad industrial hace parte de la categoría de los derechos intelectuales
y su objeto lo constituyen bienes inmateriales. Respecto a ello, se tiene que aquella abarca dos
tipos de bienes: las nuevas creaciones y los signos distintivos.
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El primer tipo de bienes se refiere a todas aquellas novedades con aplicación industrial cuya
finalidad es el aprovechamiento económico y que como condición, para que sean acreedoras al
tipo de protección del que se habla, se le impone el que no hayan existido antes. En esta
categoría se encuentran: Las patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, diseños
industriales: dibujos y modelos industriales, esquemas de trazados de circuitos integrados,
secretos empresariales y nuevas variedades vegetales (Metke, 2001; Corredor, 2005;).
En cuanto a los segundos, se entiende que son todas aquellos elementos que el empresario
utiliza en el sector comercial y/o industrial para identificar o diferenciar sus productos, servicios,
actividades y establecimientos. Concomitantemente con ello, la protección legal que recae sobre
los signos distintivos le garantiza a su titular el uso exclusivo de este, de la misma forma que le
permite evitar que la competencia haga uso de ellos (Campuzano, 2001).
3.5.2 Tipificación de los bienes objeto de la propiedad industrial.
Teniendo en cuenta el caso de estudio del presente trabajo, para este punto se tendrá en cuenta
la tipificación planteada en la Decisión 486 del 2000 y 345 de 1993, al igual que, para el caso de
los signos distintivos, lo dispuesto en el Código de Comercio Colombiano.
Según la Decisión 486 del 2000 y 345 de 1993, para la categoría de nuevas creaciones la
tipificación es la siguiente: i) Patentes de invención, ii) patentes de modelos de utilidad, iii)
Diseños industriales: Dibujos y modelos industriales, iv) esquemas de trazados de circuitos
integrados, v) secretos empresariales, vi) Nuevas variedades vegetales.
En lo que corresponde a los signos distintivos, la decisión 486 del 2000 y Código de
Comercio Colombiano disponen que son: i) Marcas de productos y servicios, ii) Marcas
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colectivas, iii) Marcas de certificación, iv) Lemas comerciales, v) Nombres comerciales, vi)
Rótulos o enseñas, vii) Denominaciones de origen, viii) Indicaciones de procedencia.
No obstante lo anterior, se advierte que la tipificación no es pétrea pues la lista presentada
puede seguir aumentando según el avance de la técnica.
3.5.3 Limitación territorial de los derechos de propiedad industrial.
Sea lo primero decir que para que estos derechos nazcan a la vida jurídica será necesario un
acto concesional por parte del Estado en el que se busca la protección, emitido claro, a través de
la autoridad administrativa designada para ello. Teniendo en cuenta lo dicho, la protección
jurídica y facultades propias del derecho constituido estarán limitadas al territorio del Estado en
que se emitió el acto de concesión; lo que significa que los efectos derivados de aquel no podrán
extenderse más allá de las fronteras del Estado de que se trate y ello es lógico porque tratándose
de un acto administrativo emitido por una autoridad estatal sus efectos solo serán reconocidos en
el lugar donde este reconocida la competencia de la autoridad emisora (Guerrero, 2010; López,
2007; Alemán, 2012).
3.6 Acuerdo de integración - comunidad andina de naciones
Para el desarrollo de este punto parece pertinente realizar el análisis aterrizando el tema en lo
que al caso Colombia se refiere, pues sin duda representa mayor interés y seguridad hacerlo de
esta manera en la medida que es el ámbito, en este caso, que mejor se conoce.
Como se sabe, además de Colombia, los países que hacen parte de la Comunidad Andina son
Bolivia, Ecuador y Perú. Basado en este acuerdo de integración económica se estableció entre
dichos Estados una normatividad uniforme respecto a varios temas de interés para sus economías
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y que de alguna manera se encontraban relacionados, como lo es el caso de la propiedad
industrial.
En concordancia con lo anterior, los Estados miembros, a través de compromisos pactados en
el mismo acuerdo y que se encuentran soportados en el principio de supranacionalidad; en cuanto
a temas específicos, han delegado de forma parcial parte de sus atribuciones a la Comisión de la
Comunidad Andina, órgano supranacional que legisla y regula lo concerniente a propiedad
industrial entre otras materias. Por otro lado, el material normativo que dicta este órgano a través
de decisiones, cuyos efectos son directos e inmediatos, cuenta con especiales características;
entre ellas se destaca su fuerza de ley y primacía sobre la norma interna de cada Estado miembro
en la materia de que se trate (Álvarez, 2008; Canaval, 2008; Alvarado, 2013; Plata & Yepes,
2009; Metke, 2001,).
Otro de los puntos interesantes del acuerdo en cuanto al tema de uniformidad legislativa es el
punto de la interpretación de la norma Andina. El objetivo de la uniformidad conlleva también la
intención de que en los países miembros la interpretación de la norma sea igualmente uniforme;
para ese propósito el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la figura de la
consulta prejudicial, cumple con la función interpretativa de las normas dictadas en su ámbito y
que se pretendan aplicar en los casos llevados a conocimiento de las autoridades competentes en
cada Estado (Bernal & Garnica, 2001).
En cuanto a todo lo anterior, la Corte Constitucional Colombiana se pronunció en
Sentencia C-228 (1995) de la siguiente forma:
El derecho comunitario, surgido como resultado del traslado de competencias en diferentes
materias del quehacer normativo por los países miembros y las subsecuentes regulaciones
expedidas por las autoridades comunitarias apoyadas justamente en tales competencias y
atribuciones, ofrece la doble característica de un sistema preeminente o de aplicación preferencial
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frente al derecho interno de cada país miembro y con una capacidad de aplicación directa y
eficacia inmediata, porque a las regulaciones que se expidan con arreglo al sistema comunitario,
no es posible oponerle determinaciones nacionales paralelas que regulen materias iguales o que
obstaculicen su aplicación, ni su eficacia puede condicionarse a la voluntad del país o de las
personas eventualmente afectadas por una decisión.
De esta suerte, la capacidad de regulación por los países miembros sobre materias reservadas al
derecho comunitario es muy restringida, limitándose apenas a la expedición de normas
complementarias cuando el estatuto de integración lo autorice para reforzar las decisiones de las
autoridades comunitarias o si fuere necesario para establecer instrumentos de procedimiento
destinados a la aplicación de las sanciones, trámites y registros de derechos y, en fin, para la
ejecución de medidas de carácter operativo que deban cumplirse ante las autoridades nacionales.
(p. 17-18)
Ahora, específicamente para el tema que es de interés para este trabajo - la propiedad industrial-
es la Decisión 486 del 2000 la que rige actualmente y que en Colombia ha sido reglamentada a
través del Decreto 2591 de 2000 y la Resolución 210 de 2001.
3.6.1 Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Esta Decisión nació con el objeto de propiciar el cumplimiento del Acuerdo ADPIC por el cual
los países miembros de la OMC se obligan a incorporar a su cuerpo normativo elementos que
logren garantizar la protección de la propiedad intelectual de acuerdo a los criterios que se disponen
en el mismo acuerdo y junto con ello las herramientas necesarias para que su observancia sea una
realidad en términos de eficacia.
Respecto a la regulación que se desprende de esta decisión hay que decir que se torna en algo
complejo si se tiene en cuenta el hecho de que no lo hace de manera total sobre la materia en
discusión y que por ello acude, con fines complementarios, a la legislación interna de los países
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miembros en los casos que los vincule, al igual que por remisión establecida en su contenido a
otros cuerpos normativos de orden supranacional. Ante lo dicho y para el caso Colombia, Metke
(2001) hace la siguiente enumeración en cuanto a la normatividad que conforma la legislación
aplicable:
i) Decisión 486 de la Comunidad Andina; ii) Normas internas que la reglamentan (Decretos y
Resoluciones que se dicten para tal efecto); iii) Legislación interna, en la medida que el asunto no
este comprendido en la decisión 486; iv) El acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), respecto de las normas que se
apliquen por referencia; v) El convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial,
respecto de las normas que se apliquen por referencia; vi) Decisión 391 de CAN sobre el
Patrimonio Biológico y Genético y los Conocimientos Tradicionales; vii) Tratado de Budapest sobre
el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos, a los fines del procedimiento en
Materia de Patentes de 1977; viii) Arreglo de Estrasburgo relativo a la clasificación internacional de
patentes de 1971; ix) Decisión 291 de la CAN sobre el Régimen Común de Tratamiento a los
Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías; x) Disposiciones
Comunitarias y Nacionales sobre Prácticas Comerciales Restrictivas de la Libre Competencia; xi)
Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes, relativo a la clasificación
internacional de productos y servicios para el registro de marcas; xii) Tratado de Cooperación en
materia de Patentes; xiii) Convenio sobre la diversidad biológica. (p.44)
No sobra decir que el régimen común sobre Propiedad Industrial establecido por la decisión 486
de la Comunidad Andina no solo guarda una estructura sustancial sino también procesal, ya que en
su contenido alberga distintos elementos que fijan el alcance de los derechos y obligaciones
concernientes al tema de propiedad industrial; procedimientos de registro para cada componente
dentro de la materia, así como herramientas y acciones para el amparo de aquellas (Arana, 2014).
22
4 El contrato de franquicia internacional
Sin lugar a dudas, puede decirse que este contrato es un negocio, por lo general, internacional y
ello se evidencia en la predilección que por él se tiene para penetrar en mercados extranjeros. En
cuanto a su funcionamiento, se puede entender como una especie de licenciamiento a través del
cual el franquiciador, aparte de otorgar el uso de los bienes inmateriales al franquiciado, establece
una forma específica de llevar el sistema de negocio, haciéndolo exigible mediante reglas previstas
en el contrato. Por su parte, quien ha sido franquiciado debe cumplir con el pago de regalías
periódicas como contraprestación al derecho que el franquiciador le ha concedido para explotar el
negocio en su conjunto y que por lo general ya goza de cierto prestigio nacional y/o internacional
que le permite asegurar cierto grado de éxito gracias a los estándares que dentro del sistema se
cumplen (Ortega, 2005; López, 2007; Mosquera 2010; Mulett, 2010; Quiroga, 2012).
4.1 El contrato de franquicia de naturaleza nacional.
La idea aquí es aterrizar en el caso Colombia, pues como se dijo, es el ámbito más conocido en
esta ocasión.
Dado que dentro de la legislación interna no se encuentra una regulación concreta y específica
para este contrato es preciso decir que se trata de uno atípico, razón por la cual estará sometido a lo
que las partes hayan convenido para su regulación y ello soportado en el postulado de la autonomía
de la voluntad. Así entonces, entiéndase que serán las partes las llamadas a definir su estructura,
alcances y efectos.
Respecto al postulado en virtud del cual las partes pueden esgrimir de tal forma, el artículo 333
de la Constitución establece que “la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro
23
de los límites del bien común”, y por su parte el Código Civil y el de Comercio hacen lo propio al
disponer respectivamente en sus artículos 1602 y 4 que: “Todo contrato legalmente celebrado es
una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por
causas legales”, y que “Las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados preferirán a
las normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles”.
Bien puede verse que el significado que tiene lo dispuesto en la legislación interna es que los
contratantes pueden incluir en sus contratos, de la naturaleza referida, las cláusulas que a su juicio
sean necesarias para el correcto funcionamiento de su relación contractual y claro, sin que aquellas
desconozcan las normas de orden imperativo, el orden público y las buenas costumbres.
Ampliando el contexto respecto al postulado de la autonomía de la voluntad, hay que decir que
los contratantes no podrán basarse en él para elegir un derecho extranjero o la lex Mercatoria como
reguladoras de su relación, pues según lo dispuesto en la normativa interna, articulo 18 del Código
Civil, la ley es obligatoria para nacionales y extranjeros residentes en Colombia4. No obstante lo
dicho, contraria es la situación cuando el contrato tiene carácter internacional (López, 2007;
Zúñiga, 2015). Entonces, lo que se dice, y de forma acertada, es que cuando el contrato sea
nacional las partes se verán obligadas a respetar los límites que impone la ley interna.
Así pues, resulta claro que la regla, en caso de que el contrato tenga carácter nacional, es que las
partes no podrán inobservar, con motivo de la autonomía de la voluntad, las normas de orden
imperativo contenidas, para el caso, en el ordenamiento colombiano; y ello también se reafirma en
los dispuesto por el artículo 16 del Código Civil que establece que por convenios particulares las
4 Lo dispuesto en el artículo 18 del Código Civil es consecuente con lo establecido en el artículo 4 de la constitución
en su inciso segundo: “Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las
leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”.
24
partes no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las
buenas costumbres. Como excepción a esa regla se tiene el tema de la supranacionalidad antes
mencionado y en virtud del cual el Estado puede ceder parte de la soberanía que detenta a
organismos internacionales (López, 2007).
4.2 El contrato de franquicia de naturaleza internacional.
Claro quedo que cuando el contrato de franquicia es nacional este sólo tiene contacto con
elementos de un solo ordenamiento jurídico; pero cuando se habla de un contrato de franquicia de
carácter internacional la situación es distinta en el entendido de que varios de sus elementos tendrán
contacto con más de un sistema jurídico. Por otro lado, que el contrato tenga esta naturaleza lo
sujeta a varios factores, como lo es el hecho de que las partes puedan escoger el derecho que
regulara la relación, avalados por el principio de la autonomía conflictual.
4.2.1 Autonomía de la voluntad.
Respecto a este punto, doctrinariamente se diferencia entre autonomía material y autonomía
conflictual. Cuando se habla de la primera se hace alusión a la facultad que tienen las partes del
contrato, en este caso el de franquicia internacional, para determinar el contenido de tal; mientras
que al hablar de la segunda se estará refiriendo a la facultad con la que cuentan para seleccionar el
derecho que regulara el contrato, aunque también, unido a ello esta la posibilidad de elegir el
procedimientos y autoridad para la solución de una posible controversia emanada en el desarrollo
del mismo (Bouza, 2005; Espinosa, 2009; Leible,2010).
25
4.2.1.1 Autonomía material.
Se señala aquí a la libertad que tienen las partes del contrato para decidir sobre el contenido del
mismo, respetando los límites impuestos por el ordenamiento jurídico que previamente han
seleccionado para regular la relación contractual (Villarroel & Villarroel, 1990; Guerrero, 2010;
Oviedo, 2012).
Lo interesante con la autonomía material es que sin duda alguna logra crear normas de carácter
sustancial constituyentes del contenido del contrato, lo que permite hacer a un lado determinadas
reglamentaciones del ordenamiento jurídico seleccionado, claro, siempre que estas no fuesen de un
nivel imperativo. Lo anterior se entiende mejor cuando se habla de que las estipulaciones hechas
por los contratantes se convierten en ley para ellos siempre que el ordenamiento jurídico en que se
desarrollan lo permita y a su vez, estas no lo transgredan de alguna forma (Oviedo, 2012).
Dentro del ordenamiento jurídico colombiano la referencia a lo explicado respecto a la
autonomía material se encuentra en los artículos 1494 y 1602 del Código Civil.
4.2.1.2 Autonomía conflictual.
Como antes se había mencionado, la autonomía conflictual se trata de la posibilidad que, dentro
del marco del derecho internacional privado, tienen las partes de un contrato internacional para
seleccionar el derecho que reglara la relación jurídica que los vincula.
La autonomía conflictual permite además contar con cierta seguridad jurídica dentro de la
relación contractual si se entiende que puede prevenir el surgimiento de eventuales conflictos
entre las partes respecto al tema, y también posibilita la selección de la ley aplicable al juez ante
quien se vaya a demandar la situación que pueda generarse (Oviedo, 2012). Por otro lado,
26
también resulta importante mencionar que actualmente muchos de los instrumentos del derecho
internacional privado reconocen los criterios sostenidos desde los conceptos de autonomía
material y conflictual, lo que bien ha posibilitado salir de aquel entendido en el que se tenían a
las reglas de conflicto como elementos de carácter infranqueables a través del acuerdo de
voluntades.
En concordancia con lo anterior, la posibilidad que se plantea desde el concepto de la
autonomía conflictual ha sido en gran medida aceptada por la doctrina internacional. No obstante
en Colombia, el hecho de reconocer si las normas de conflicto comprendidas dentro del estatuto
civil y comercial establecen la posibilidad de que las partes puedan actuar según lo describe el
criterio de la autonomía conflictual aun es tema de discusión (Oviedo, 2012).
Tómese como ejemplo el artículo 205 del Código Civil. Lo que se establece ahí es
precisamente que aun cuando el contrato contenga elementos extranjeros la normatividad que
deberá ser aplicada será la nacional cuando aquellos traten sobre bienes situados en el territorio
sobre cuya propiedad la nación tenga interés o derechos, pero en su segundo parágrafo pareciere
que da cabida a la posibilidad de que las partes puedan pactar una ley foránea aun cuando el
contrato haya sido celebrado fuera del territorio colombiano, sin embargo, inmediatamente limita
5 Artículo 20. Los bienes situados en los territorios, y aquéllos que se encuentren en los Estados, en cuya propiedad
tenga interés o derecho la Nación, están sujetos a las disposiciones de este Código, aun cuando sus dueños sean
extranjeros y residan fuera de Colombia.
Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos celebrados válidamente
en país extraño.
Pero los efectos de dichos contratos, para cumplirse en algún territorio, o en los casos que afecten a los derechos e
intereses de la Nación, se arreglarán a este código y demás leyes civiles de la unión
27
tal posibilidad cuando refiere que los efectos de esos contratos que se ejecutaran en territorio
nacional se deben apegar a lo establecido por la legislación colombiana en los casos que afecten
bienes de propiedad o de intereses de la nación.
Ahora, -si se toma desde otro punto de vista- el precepto comentado nada dice sobre los
bienes que pertenezcan a los particulares o respecto de aquellos en que intereses o derechos no
tenga la nación, lo que da pie para poder decir vía interpretación que ante estos panoramas el
pacto que verse sobre la aplicación de legislación extranjera se permite. Así entonces, se tiene
que cuando se trate de contratos internacionales cuya ejecución se pretenda en Colombia y estos
no traten sobre bienes de propiedad o interés para la nación, se admite, aunque de manera
implícita, el ejercicio de la autonomía de la voluntad conflictual.
Dentro del Código de Comercio es el artículo 869 el que establece la ley que debe aplicarse
para los contratos internacionales. Este artículo refiere que los contrato celebrados en el
extranjero y que van a ser ejecutados en el territorio colombiano deberán regirse por la ley
colombiana; no obstante ello, lo establecido en el mismo estatuto en el artículo 1328 permite
hacer una interpretación sistematizada de lo dicho anteriormente. Este artículo refiere que
cuando se trate de un contrato de agencia mercantil, aun cuando haya sido celebrado en el
exterior, se deberá regular por la legislación colombiana y que lo que se estipule contrariando tal
sentido se tendrá por no escrito; ello quiere decir, vía interpretación –como se dijo- que en los
casos que no versen sobre agencia mercantil el pacto sobre ley extranjera sí estaría permitido, lo
que a su vez daría a entender que el artículo 869 no sería de corte imperativo.
28
Lo anterior se dice entendiendo que si el cuerpo legislativo no lo prohíbe, bien está permitido
bajo los límites ya mencionados.
Al respecto, la jurisprudencia colombiana ha venido pronunciándose a favor de la posibilidad
del pacto de ley extrajera en los contratos internacionales. Ello se puede observar en el análisis
realizado por Espinosa (2009) en donde con detalle se exponen los argumentos de la Corte
Constitucional para darle validez al pacto sobre ley extranjera resaltando siempre los límites de
los que anteriormente se han hablado durante el desarrollo del trabajo: C-276 de 2006, C-831 de
2001 & C-529 de 2000.
5 Protección de orden legal de la propiedad industrial dentro del contrato de franquicia
internacional
5.1 Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial
Respecto a este punto debe entenderse que, si bien se trata de dos extremos muy relacionados,
una cosa son los elementos en relación con los derechos de protección del bien inmaterial y otra
distinta los que son estrictamente contractuales dentro de la relación jurídica de las partes.
Respecto a los primeros, el desarrollo doctrinal ha sentado varios puntos de vista en lo
concerniente al tema de que ley debe ser aplicada teniendo en cuenta las características
especiales tanto de los bienes sujetos a protección, como de los derechos de protección mismos;
específicamente el carácter de la territorialidad. En los puntos siguientes se analizarán los que se
consideran más importantes.
29
5.1.1 Criterios para determinarlo.
5.1.1.1 Lex originis.
De acuerdo con este criterio, la ley que debe ser aplicada es aquella que le dio origen a los
derechos de propiedad industrial. Así pues, si respecto al objeto inmaterial se han otorgado, por
parte de varios Estados, derechos de carácter exclusivos no se puede pensar, según este criterio,
que se esta ante una variedad diferenciada de derechos autónomos; por el contario, dada la
identidad del bien sobre el cual recaen aquellos derechos, la que se aplica es una única ley y esa
será la del Estado que origino el derecho (Guerrero, 2010; Moura, 2010).
Lo sostenido por esta categoría es fuertemente criticado por el hecho de que establecer cuál es
el lugar de origen del derecho que se protege es una labor compleja, lo que a su vez no brinda
una posición de seguridad jurídica frente al caso que se genere.
5.1.1.2 Lex rei sitae.
Si bien este criterio se aplica más precisamente en casos que versan sobre bienes inmuebles,
un sector de la doctrina argumenta que los derechos de propiedad intelectual al tratarse de una
forma de propiedad y atendiendo a que parte de su naturaleza es registral bien pueden asemejarse
a aquellos, permitiendo que la ley que deba aplicarse sea la del lugar en el que se situé el
organismo a cargo del registro (Pallarés, 2006; Guerrero, 2010).
No obstante lo dicho, aunque resulta ventajoso en lo que concierne a los derechos sometidos
a registro, esta fórmula no es de total utilidad porque como lo dice Guerrero (2010), para asignar
la ley que debe aplicarse respecto a derechos inmateriales se queda bastante corta, pues no para
30
todos existe el requisito de registro y por esa razón sería bastante complejo determinar su
ubicación en un lugar específico.
5.1.1.3 Lex loci protectionis.
Al basarse en la propia naturaleza de los bienes de propiedad intelectual y en la característica
misma de territorialidad que aquellos ostentan, esta fórmula ha resultado entre la doctrina
internacional como la más aceptada de todas, llegando a ser incluso acogida por gran parte de los
ordenamientos jurídicos modernos. La fórmula lex loci protectionis -o como también se le
conoce: ley del Estado para el cual se invoca la protección- establece que el derecho que se
protege solo puede existir en aquel lugar en donde la autoridad competente ha reconocido su
existencia y por tanto, será la ley del lugar para el que se reclama la protección la que deba ser
aplicada (Carrascosa, 2001; De Miguel, 2007).
A pesar de lo dicho en el párrafo anterior, la manera en que se ha interpretado este criterio no
ha sido unánime. Al respecto se tienen dos variantes: la primera establece que este criterio refiere
es a la ley del territorio en donde se encuentra el tribunal que conoce del caso –Lex Fori-; por su
parte, la segunda interpretación entiende que la ley que ha de aplicarse es la del sitio en el cual se
ha producido el hecho dañoso o infracción – Lex Loci Delicti Commissi- (Guerrero, 2010).
Según lo dicho, y para dejarlo claro, el derecho, según este criterio, se ubica en el lugar en
que el órgano competente lo concedió y por tanto será ese lugar donde aquel tendrá la virtualidad
de ser objeto de protección; así pues, la lex loci protectionis indica que se aplique la legislación
del territorio en donde el derecho pueda ser objeto de protección. Lo que acontece en el segundo
caso, es que en la mayoría de veces, debido al carácter de territorialidad del derecho, la
31
infracción coincide con el lugar en el que tiene efecto el derecho (Carrascosa, 2001; Guerrero,
2010).
5.1.1.3.1 Aplicación absoluta de la lex loci protectionis.
Indudablemente esta fórmula tiene un alcance absoluto en aspectos muy específicos. Así
pues, de acuerdo con Carrascosa (Citado por Gonzales, 2010), se rigen por la ley del lugar de
donde se solicita la protección los siguientes puntos concretos:
i) Lo relacionado con el nacimiento del derecho, los requerimientos exigidos para que pueda
ser otorgado por la autoridad del caso, las formas de protección de los bienes inmateriales sobre
los que recaen y lo referente a las gestiones de carácter administrativo necesarias para los casos
de conceder, modificar o extinguir el derecho. Basado en lo anterior, se puede decir que el
criterio de la lex loci protectionis es aplicable en los aspectos de validez, alcance y duración de
los derechos de propiedad industrial.
ii) Lo concerniente a las facultades y prerrogativas que estarán en cabeza del titular del
derecho. Sera esa misma ley la que establecerá los tipos de conductas transgresoras y violatorias
de los derechos otorgados, los efectos de cometerlas y las acciones con las que cuenta el titular
para oponerse.
iii) La forma y condiciones en que estos derechos deben transmitirse.
5.2 Norma de conflicto y la propiedad industrial.
Las normas de conflicto son normas de derecho internacional privado que sirven para decidir,
respecto a la regulación de una situación internacional en donde dos o más ordenamientos
32
jurídicos distintos tengan alcance, mediante cual de aquellos se resolverá la controversia
presentada en tal situación. El objeto de este tipo de normas será entonces, permitir que se
resuelva cada punto constituyente del conflicto a través del señalamiento de un solo sistema
jurídico de manera tal que se vincule la situación fáctica con el ordenamiento jurídico señalado
(Rojas, 2004).
A continuación, se observará en el análisis las normas de conflicto que son aplicables para el
caso de derechos de propiedad industrial y que están inmersas, para el caso de interés, en el
ámbito comunitario andino y estatal.
5.2.1 Comunidad Andina de Naciones.
Si bien no existe un derecho unitario y supranacional referente a la propiedad industrial, entre
los países que conforman este sistema de integración subregional, la legislación que rige para el
tema en cuestión es la denominada Decisión 486 de 2000, norma uniforme de aplicación para
todos los países miembros.
Esta norma comunitaria, al igual que las demás que sean proferidas por la Comisión Andina,
como lo explican Plata y Yepes (2009), se aplica según las siguientes características:
i) Es de aplicación directa, lo que quiere decir que no es necesario que atraviesen un
procedimiento que las incorpore a al sistema legal del país miembro.
ii) Es de aplicación preferente en el sentido que se aplicaran con preferencia de las normas
internas sobre la materia.
iii) Es de aplicación inmediata.
33
No obstante lo anterior y dado que no se trata de un derecho supranacional, en lo que se
refiere a la regulación respecto a los trámites para la concesión de derechos de exclusiva y otros
puntos antes mencionados al analizar el criterio de lex loci protectionis, serán las normas internas
las que deban ser aplicadas en cada país miembro.
5.2.2 Sistema estatal.
Para el caso Colombia, como se ha dicho, la norma que rige hoy por hoy en materia de
propiedad industrial es la Decisión 486 de 2000; norma que como se venía insinuando no señala
de manera exacta la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial, y que por esa razón
debía acudirse a la normatividad interna de cada Estado miembro para solucionar una eventual
situación que lo amerite.
Vuélvase la atención a lo mencionado antes sobre el artículo 20 del Código Civil colombiano.
Al respecto, Guerrero (2010) realiza un análisis muy detallado sobre algunos puntos precisos de
interés para el estudio del tema de la siguiente manera:
Para el caso del contrato de franquicia internacional, cuando este se va a negociar, se hará
necesario dejar clara la titularidad frente a los derechos de carácter exclusivo que por objeto
tienen la protección de los bienes inmateriales que serán transferidos.
Por otro lado, y teniendo en cuenta el principio de territorialidad antes estudiado, para que los
titulares de derechos exclusivos referentes a propiedad industrial puedan ejercer de forma
adecuada lo que se conoce como ius prohiendi – otorgado por los mismo- la autoridad
competente del territorio en donde se pretendan llevar a cabo los actos de explotación debe
reconocerlos.
34
Así pues, según la interpretación antes dada sobre el artículo en mención y el análisis citado
que la complementa, la ubicación del bien mueble inmaterial definirá la ley aplicable al mismo -
por ejemplo frente a lo que atañe al trámite registral-, que para este caso sería la legislación
colombiana.
La anterior es una interpretación que como lo explica Guerrero (2010) es una coincidente
entre lo establecido por el criterio de la lex rei sitae y el de la lex loci protectionis en el sentido
que “el territorio para el que se solicita la protección en caso de una infracción podría ser el
mismo en el cual se encuentra registrado el derecho, en este caso el derecho colombiano” (p.18).
Sin embargo, el problema con esta interpretación se presentaría al tener que demandar en
territorio colombiano a una empresa igualmente colombiana por la infracción cometida, fuera del
país, frente a los derechos que protegen la propiedad industrial del titular en el negocio. La
solución para la cuestión que surge de esta situación seria entonces aplicar la ley del territorio
para el que solicita la protección (Carrascosa, 2001).
35
6 CONCLUSIONES
Legal y doctrinariamente se ha concluido que los derechos que recaen sobre los bienes de
propiedad industrial sin lugar a dudas se muestran como derechos con características propias del
derecho de propiedad teniendo así la virtualidad de otorgar monopolios temporales que acreditan
el aseguramiento de una clientela dentro del mercado constituida alrededor de derechos de
exclusiva. De ahí que sea muy importante para el claro tratamiento del tema entender que la
característica de incorporeidad designa es a la creación del intelecto más no a la materialización
que soporta aquella, y que el objeto ideal exteriorizado por medio de la voluntad constituye el
objeto de apropiación.
Cuando se enmarca el tratamiento de derechos de propiedad industrial en el marco de
acuerdos internacionales de índole privada, y más cuando se trata de figuras contractuales
atípicas, es indudable que la mejor forma de analizarlo es siguiendo lo que doctrinariamente se
conoce como método tipológico, un análisis realizado sobre la base de características de distintas
figuras contractuales en donde se ve envuelto el tráfico de bienes inmateriales. Esto así, ya que a
través de esta enmarcación doctrinaria, ampliamente aceptada por cierto, se logra ubicar, según
las características de cada estructural contractual establecida, un tratamiento en espacios
específicos de análisis que permiten mayor claridad en el objeto de visualizar el marco jurídico
de protección para los derechos de propiedad industrial que se ven en juego dentro de estas
estructuras.
Por otro lado, se concuerda que hoy por hoy la tendencia internacional en la materia es
que, al igual que en el derecho colombiano, se considera que un contrato tiene vocación
36
internacional cuando contiene un elemento de extranjería caso en el cual se permitiría que se
constituya una relación económica de naturaleza transnacional entre las partes participantes.
Muy importante es entender que para que los derechos de la naturaleza de que se habla
nazcan a la vida jurídica dentro de este tipo de contratos será necesario un acto concesional por
parte del Estado en el que se busca la protección, emitido a través de la autoridad administrativa
competente para ello. Unido a esto, específicamente para el tema que es de interés para este
trabajo - la propiedad industrial- es la Decisión 486 del 2000 la que rige actualmente y que en
Colombia ha sido reglamentada a través del Decreto 2591 de 2000 y la Resolución 210 de 2001.
La regulación que se desprende de la decisión 486 sobre la materia en discusión no es total y ese
por ello que se acude, con fines complementarios, a la legislación interna de los países miembros
del acuerdo en los casos que los vincule, al igual que por remisión establecida en su contenido a
otros cuerpos normativos de orden supranacional.
Es el contrato de franquicia internacional es la figura que goza de mayor predilección para la
incursión en mercados extranjeros y una de sus peculiares características es que en su desarrollo
se dan, a través de otros tipos de acuerdos anexos a su ejecución, vínculos en los que se permite
y se hace necesario el tratamiento de derechos de propiedad industrial por el tráfico de bienes de
la misma índole que tienen lugar. Junto a ello, deben tenerse muy claras las nociones y los
alcances conceptuales sobre la autonomía de la voluntad en sus dos categorías desarrolladas, la
autonomía materia y la conflictual, en el sentido que aquellas definirán mucho sobre el tema del
marco jurídico de protección para la propiedad industrial dentro del ámbito delimitado.
37
Respecto a la protección de orden legal de la propiedad industrial dentro del contrato de
franquicia internacional la doctrina, apoyada en varios desarrollos legales, ha establecido varios
criterios para determinar qué derecho, según las circunstancias del caso, será el que deba
aplicarse. No obstante también se han establecido lo que se conoce como normas de conflicto
que se constituyen como elementos que permitirán que se resuelva cada punto constituyente del
conflicto relacionado al régimen aplicable a través del señalamiento de un solo sistema jurídico
de manera tal que se vincule la situación fáctica con el ordenamiento jurídico señalado y que
para el caso de estudio debe realizarse su análisis entre el régimen estatal de cada país miembro
para puntos muy específicos y lo dictado para la regulación de la propiedad industrial por la
decisión 486 del 2000.
38
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