MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

SEMINARIO SOBRE DERECHO MARCARIO

Beatriz Patiño AlvesDoctora en Derecho

Magistrada AP Madrid

PRIMERA PARTE. MARCAS (I)

1. CONCEPTO JURÍDICO DE LA MARCA

1. FUNCIONES DE LA MARCA2.1. INDICACIÓN DE LA PROCEDENCIA EMPRESARIAL2.2. INDICADORA DE LA CALIDAD2.3. CONDENSADORA DEL GOODVILL2.4. FUNCIÓN PUBLICITARIA

3. EL NACIMIENTO DEL DERECHO DE MARCA

4. EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN4.1. LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS4.2. LAS PROHIBICIONES RELATIVAS

5. TIPOS DE MARCAS5.1. LAS MARCAS SEGÚN SU ESTRUCTURA: CASO BIC 5.2. LAS MARCAS SEGÚN SU USO: CASO PALADÍN Y CASO DONUTS5.3. LAS MARCAS SEGÚN SU ÁMBITO TERRITORIAL

6. EL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN EN EL DERECHO MARCARIO.6.1. CASO PICASSO/PICARO6.2. CASO MATRATZEN6.3. CASO THOMSON LIFE6.4. CASO LIMONCELLO DELLA COSTA AMALFITANA6.5. CASO EMILIO PUCCI6.6. CASO SABEL6.7. CASO BAINBRIDGE6.8. CASO VIPS

PRIMERA PARTE. MARCAS (II)

1. EFECTOS DEL REGISTO DE MARCA

1.1. DERECHO DE EXCLUSIVA SOBRE LA MARCA1.2. FACULTADES DEL TITULAR DE LA MARCA1.3. LIMITACIONES DEL DERECHO SOBRE LA MARCA1.4. EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA1.5. ACCIONES POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA

2. EL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA

2.1. EL USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA: CASO VITAFRUIT NIKE2.2. EL USO PARCIAL DE LA MARCA2.3. EL USO DE LA MARCA EN UNA FORMA DIFERENTE DE LA REGISTRADA2.4. LA CADUCIDAD DE LA MARCA POR FALTA DE USO: CASO BIMBOLÍNEA

3. LA NULIDAD Y LA CADUCIDAD DE LA MARCA

3.1. CAUSAS DE NULIDAD3.2. LA NULIDAD BASADA EN LA MALA FE DEL SOLICITANTE3.3. LA ACCIÓN DECLARATIVA DE LA NULIDAD DE MARCA3.4. LA PRESCRIPCIÓN POR TOLERANCIA: CASO BUDWEISSER EN EL REINO UNIDO3.5. LA CADUCIDAD POR LA VULGARIZACIÓN DE LA MARCA: CASO BIO3.6. LA CADUCIDAD DERIVADA DE LA CONVERSIÓN DE LA MARCA EN UN SIGNO ENGAÑOSO: CASO RIVERA DE LA NAVA3.7. LA CADUCIDAD POR FALTA DE RENOVACIÓN DE LA MARCA

NORMATIVA APLICABLE AL DERECHO MARCARIONORMATIVA APLICABLE AL DERECHO MARCARIO•• ÁÁMBITO INTERNACIONALMBITO INTERNACIONAL

–– CONVENIO DE LA UNICONVENIO DE LA UNIÓÓN DE PARN DE PARÍÍS (CUP), S (CUP), ÚÚLTIMA MODIFICACILTIMA MODIFICACIÓÓN 28 DE N 28 DE SEPTIEMBRE DE 1979.SEPTIEMBRE DE 1979.

–– ACUERDO SOBRE ASPECTOS DE DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL ACUERDO SOBRE ASPECTOS DE DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC). ACUERDO ADOPTADO POR LA RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC). ACUERDO ADOPTADO POR LA ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN MUNDIAL DE COMERCIO. CONSECUENCIAS DE SU N MUNDIAL DE COMERCIO. CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO:INCUMPLIMIENTO:

•• Poner en riesgo su derecho de acceso a los mercadosPoner en riesgo su derecho de acceso a los mercados•• ProhibiciProhibicióón de rebajas arancelarias n de rebajas arancelarias •• Impide aplicar su propio sistema de resoluciImpide aplicar su propio sistema de resolucióón extrajudicial de conflictosn extrajudicial de conflictos

•• ÁÁMBITO COMUNITARIOMBITO COMUNITARIO–– DIRECTIVA 2008/95/CE, de 22 DIRECTIVA 2008/95/CE, de 22 dede octubre de 2008, relativa a la aproximacioctubre de 2008, relativa a la aproximacióón de las n de las

legislaciones de los Estados miembros en materia de marcaslegislaciones de los Estados miembros en materia de marcas–– REGLAMENTO (CE) REGLAMENTO (CE) NNºº 207/2009 DEL CONSEJO, de 26 207/2009 DEL CONSEJO, de 26 dede febrero de 2009, sobre marca febrero de 2009, sobre marca

comunitariacomunitaria

•• ÁÁMBITO NACIONALMBITO NACIONAL–– LEY 17/2001, DE 7 LEY 17/2001, DE 7 DEDE DICIEMBRE, DE MARCASDICIEMBRE, DE MARCAS–– REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS, Real Decreto 687/2002, de 12 REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS, Real Decreto 687/2002, de 12 dede julio , por el que se julio , por el que se

aprueba el Reglamento para la ejecuciaprueba el Reglamento para la ejecucióón de la Ley 17/2001, de 7 n de la Ley 17/2001, de 7 dede diciembre, de marcas. diciembre, de marcas.

CONCEPTO JURÍDICO DE LA MARCA (art. 4 LM y art. 4 RCM)

ARTARTÍÍCULO 4 RCMCULO 4 RCM

Podrán constituir marcas comunitariasmarcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representaciobjeto de una representacióón n grgrááficafica y, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para sean apropiados para distinguir los productos o los serviciosdistinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

REQUISITOSREQUISITOS

1.1. SUSCEPTIBILIDAD DE REPRESENTACISUSCEPTIBILIDAD DE REPRESENTACIÓÓN N GRGRÁÁFICAFICA

1.1. La representaciLa representacióón grn grááfica del signo debe ser clara, fica del signo debe ser clara, precisa, completa en si misma, inteligible, duradera precisa, completa en si misma, inteligible, duradera y objetiva.y objetiva.

2.2. Imposibilidad de acceder al registro los signos Imposibilidad de acceder al registro los signos olorososolorosos

2.2. CARCARÁÁCTER DISTINTIVO.CTER DISTINTIVO.-- Indicar el origen Indicar el origen empresarial de los productos y/o servicios. empresarial de los productos y/o servicios.

ARTARTÍÍCULO 4 LMCULO 4 LM

1. Se entiende por marca todo signo susceptible de signo susceptible de representacirepresentacióón grn grááficafica que sirva para distinguirsirva para distinguir en el mercado los productos o serviciosproductos o servicios de una empresa de los de otras.

2. Tales signos podrán, en particular, ser:a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas

las que sirven para identificar a las personas.b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen

los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.

e) Los sonoros.f) Cualquier combinación de los signos que, con

carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

TIPOS DE MARCAS SEGTIPOS DE MARCAS SEGÚÚN SU EXTRUCTURA: N SU EXTRUCTURA: DENOMINATIVASDENOMINATIVAS

TIPOS DE MARCAS SEGTIPOS DE MARCAS SEGÚÚN SU EXTRUCTURA: N SU EXTRUCTURA: DENOMINATIVAS DENOMINATIVAS –– MARCA ESLOGANMARCA ESLOGAN

TIPOS DE MARCAS SEGTIPOS DE MARCAS SEGÚÚN SU EXTRUCTURAN SU EXTRUCTURA

•• MARCA GRMARCA GRÁÁFICAFICA

TIPOS DE MARCAS SEGTIPOS DE MARCAS SEGÚÚN SU EXTRUCTURA: N SU EXTRUCTURA: MARCA MIXTAMARCA MIXTA

TIPOS DE MARCAS SEGTIPOS DE MARCAS SEGÚÚN SU EXTRUCTURA: N SU EXTRUCTURA: MARCA TRIDIMENSIONALMARCA TRIDIMENSIONAL

FUNCIONES DE LA MARCAFUNCIONES DE LA MARCA•• FUNCIFUNCIÓÓN INDICADORA DEL ORIGEN EMPRESARIALN INDICADORA DEL ORIGEN EMPRESARIAL

–– FUNCIFUNCIÓÓN INFORMATIVA DEL ORIGEN EMPRESARIALN INFORMATIVA DEL ORIGEN EMPRESARIAL

–– SU PROTECCISU PROTECCIÓÓN TIENE SIGNIFICADO PARA EVITAR LA CONFUSIN TIENE SIGNIFICADO PARA EVITAR LA CONFUSIÓÓN Y PRESERVAR EL N Y PRESERVAR EL CARCARÁÁCTER DISTINTIVOCTER DISTINTIVO

•• FUNCIFUNCIÓÓN INDICADORA DE LA CALIDADN INDICADORA DE LA CALIDAD–– LOS PRODUCTOS QUE SE DISTINGUEN CON IDLOS PRODUCTOS QUE SE DISTINGUEN CON IDÉÉNTICAS MARCAS DEBERNTICAS MARCAS DEBERÁÁN POSEER IDN POSEER IDÉÉNTICA NTICA

CALIDADCALIDAD

–– LA FIGURA DEL LICENCIATARIO Y SU OBLIGACILA FIGURA DEL LICENCIATARIO Y SU OBLIGACIÓÓN DE PRESERVAR LA CALIDADN DE PRESERVAR LA CALIDAD

•• FUNCIFUNCIÓÓN CONDENSADORA DEL N CONDENSADORA DEL GOODWILLGOODWILL O RENOMBREO RENOMBRE–– SOPORTE SOBRE EL CUAL SE SEDIMENTA LA EVENTUAL BUENA REPUTACISOPORTE SOBRE EL CUAL SE SEDIMENTA LA EVENTUAL BUENA REPUTACIÓÓN DE LA MARCA.N DE LA MARCA.

–– ESPECIAL RELEVANCIA EN LAS MARCAS RENOMBRADASESPECIAL RELEVANCIA EN LAS MARCAS RENOMBRADAS

–– CASO CHRISTIAN DIOR/EVORABV .CASO CHRISTIAN DIOR/EVORABV .-- El TJUE entiende que una marca muy conocida quiera preservar El TJUE entiende que una marca muy conocida quiera preservar su buena imagen y prestigio. Podrsu buena imagen y prestigio. Podríía producirse menoscabo cuando en un mismo folleto se publicitan a producirse menoscabo cuando en un mismo folleto se publicitan artartíículos de lujo con otros que desvalorizan gravemente la imagen deculos de lujo con otros que desvalorizan gravemente la imagen de aquellos.aquellos.

•• FUNCIFUNCIÓÓN PUBLICITARIA. N PUBLICITARIA. La marca es el vehLa marca es el vehíículo publicitario por naturaleza, pues, culo publicitario por naturaleza, pues, generalmente, en toda publicidad se promociona una marca.generalmente, en toda publicidad se promociona una marca.

NACIMIENTO DEL DERECHO DE MARCA

ARTARTÍÍCULO 6 RCMCULO 6 RCM

Modo de adquisición de la marca comunitaria

La marca comunitaria se adquirirse adquiriráá por el registropor el registro.

ARTARTÍÍCULO 2 LMCULO 2 LM

•• 1.1. ElEl derecho de propiedad sobre la marca y el nombre derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial comercial se adquiere por el registrose adquiere por el registro vváálidamente lidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.presente Ley.

•• 2.2. CuandoCuando el registro de una marca hubiera sido el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violacicon violacióón de una obligacin de una obligacióón legal o contractualn legal o contractual, la , la persona perjudicada podrpersona perjudicada podráá reivindicarreivindicar ante los ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna oportuna acciaccióón reivindicatoria con anterioridad a la n reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco afecha de registro o en el plazo de cinco añños a contar os a contar desde la publicacidesde la publicacióón de n de ééste o desde el momento en que ste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artconforme a lo previsto en el artíículo 39 culo 39 . Presentada la . Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificardemanda reivindicatoria, el Tribunal notificaráá la la presentacipresentacióón de la misma a la Oficina Espan de la misma a la Oficina Españñola de ola de Patentes y Marcas para su anotaciPatentes y Marcas para su anotacióón en el Registro de n en el Registro de Marcas y decretarMarcas y decretaráá, si procediera, la suspensi, si procediera, la suspensióón del n del procedimiento de registro de la marca.procedimiento de registro de la marca.

•• 3.3. SiSi, como consecuencia de la sentencia que resuelva , como consecuencia de la sentencia que resuelva la accila accióón reivindicatoria, se produjera un cambio en la n reivindicatoria, se produjera un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y demtitularidad de la marca, las licencias y demáás derechos s derechos de terceros sobre la misma se extinguirde terceros sobre la misma se extinguiráán por la n por la inscripciinscripcióón del nuevo titular en el Registro de Marcas, n del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente.transmitente.

NACIMIENTO DE DERECHO DE MARCANACIMIENTO DE DERECHO DE MARCA•• MARCA COMUNITARIA: NACIMIENTO REGISTRALMARCA COMUNITARIA: NACIMIENTO REGISTRAL

–– FUNCIFUNCIÓÓN INFORMATIVA DEL ORIGEN EMPRESARIALN INFORMATIVA DEL ORIGEN EMPRESARIAL–– SU PROTECCISU PROTECCIÓÓN TIENE SIGNIFICADO PARA EVITAR LA CONFUSIN TIENE SIGNIFICADO PARA EVITAR LA CONFUSIÓÓN Y PRESERVAR EL N Y PRESERVAR EL

CARCARÁÁCTER DISTINTIVOCTER DISTINTIVO

•• MARCA ESPAMARCA ESPAÑÑOLA: NACIMIENTO MIXTOOLA: NACIMIENTO MIXTO–– EL DERECHO DE MARCA Y NOMBRE COMERCIAL SE ADQUIERE POR EL REGISTEL DERECHO DE MARCA Y NOMBRE COMERCIAL SE ADQUIERE POR EL REGISTRO RO

VVÁÁLIDAMENTE EFECTUADO.LIDAMENTE EFECTUADO.–– EXCEPCIEXCEPCIÓÓN: MARCA NOTORIA (ART. 6, 34 Y 52 LM)N: MARCA NOTORIA (ART. 6, 34 Y 52 LM)

•• Art. 6.2, d) LM EquiparaciArt. 6.2, d) LM Equiparacióón de las marcas notorias a las marcas registradasn de las marcas notorias a las marcas registradas•• Art. 34.5 LM Se reconocen idArt. 34.5 LM Se reconocen idéénticos derechos de exclusiva al titular de la marca notoria que nticos derechos de exclusiva al titular de la marca notoria que al titular registral.al titular registral.•• Art. 52.1 LM Legitima al titular de una marca anterior notoriameArt. 52.1 LM Legitima al titular de una marca anterior notoriamente conocida en Espante conocida en Españña para ejercitar la accia para ejercitar la accióón de n de

nulidad de una marca idnulidad de una marca idééntica o confundible posteriormente registrada en Espantica o confundible posteriormente registrada en Españña.a.

•• LA ACCILA ACCIÓÓN REIVINDICATORIA DE LA PROPIEDAD DE LA MARCAN REIVINDICATORIA DE LA PROPIEDAD DE LA MARCA–– NACIMIENTO DE DERECHO DE MARCA = ACCINACIMIENTO DE DERECHO DE MARCA = ACCIÓÓN REIVINDICATORIA (Art. 2.2 y 2.3. LM)N REIVINDICATORIA (Art. 2.2 y 2.3. LM)–– ACCIACCIÓÓN REIVINDICATORIA PERMITE QUE EL TITULAR DE LA MARCA O EL USUARIN REIVINDICATORIA PERMITE QUE EL TITULAR DE LA MARCA O EL USUARIO DE MARCA O DE MARCA

NOTORIA SE SUBROGUE OCUPANDO LA POSICINOTORIA SE SUBROGUE OCUPANDO LA POSICIÓÓN JURN JURÍÍDICA DEL SOLICITANTE DE MALA FE, DICA DEL SOLICITANTE DE MALA FE, FRAUDE DE DERECHOS U OBLIGACIFRAUDE DE DERECHOS U OBLIGACIÓÓN LEGAL O CONTRACTUAL. N LEGAL O CONTRACTUAL.

–– LA ACCILA ACCIÓÓN DEBER INTERPONERSE:N DEBER INTERPONERSE:•• Antes de la concesiAntes de la concesióón del registron del registro•• Si se concede, se podrSi se concede, se podráá interponer en un plazo de 5 ainterponer en un plazo de 5 añños a contar desde la fecha de publicacios a contar desde la fecha de publicacióón del registro o n del registro o

desde que la marca se hubiere usado de forma efectiva y real. desde que la marca se hubiere usado de forma efectiva y real.

PROCEDIMENTO DE CONCESIPROCEDIMENTO DE CONCESIÓÓN DE LA MARCAN DE LA MARCA

•• SOLICITUD DE LA MARCASOLICITUD DE LA MARCA–– CUMPLIMENTACICUMPLIMENTACIÓÓN DE INSTANCIA DE SOLICITUDN DE INSTANCIA DE SOLICITUD–– IDENTIFICACIIDENTIFICACIÓÓN DEL SOLICITANTEN DEL SOLICITANTE–– REPRODUCCIREPRODUCCIÓÓN DE LA MARCAN DE LA MARCA–– LISTA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PARA LOS QUE SE SOLICITA EL REGLISTA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PARA LOS QUE SE SOLICITA EL REGISTROISTRO

•• LUGAR DE PRESENTACILUGAR DE PRESENTACIÓÓNN–– ANTE EL ANTE EL ÓÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓÓNOMANOMA–– EXCEPCIEXCEPCIÓÓN: MARCA NOTORIA (ART. 6, 34 Y 52 LM)N: MARCA NOTORIA (ART. 6, 34 Y 52 LM)

•• PRIMERA ETAPA DE LA TRAMITACIPRIMERA ETAPA DE LA TRAMITACIÓÓN ANTE LA OEPMN ANTE LA OEPM–– EXAMEN PREVIO DE LA LICITUD D ELA MARCA SOLICITADA.EXAMEN PREVIO DE LA LICITUD D ELA MARCA SOLICITADA.-- CONTRARIA A LA LEY, AL ORDEN PCONTRARIA A LA LEY, AL ORDEN PÚÚBLICO O A LAS BUENAS BLICO O A LAS BUENAS

COSTUMBRES [Art. 5.1. f)]. SI INCURRE SUSPENSO. PLAZO 1 MES PARACOSTUMBRES [Art. 5.1. f)]. SI INCURRE SUSPENSO. PLAZO 1 MES PARA CONTESTAR AL SUSPENSO. SI NO CONTESTA SE LE CONTESTAR AL SUSPENSO. SI NO CONTESTA SE LE TENDRTENDRÁÁ POR DESESTIDA O DENEGACIPOR DESESTIDA O DENEGACIÓÓN TOTAL O PARCIALN TOTAL O PARCIAL

–– BBÚÚSQUEDA Y COMUNICACISQUEDA Y COMUNICACIÓÓN DE ANTERIORIDADES.N DE ANTERIORIDADES.-- Ar. 18.4 LMAr. 18.4 LM–– PUBLICACIPUBLICACIÓÓN DE LA SOLICITUD EN EL BOPI.N DE LA SOLICITUD EN EL BOPI.-- DDííeses a quo para ca quo para cóómputo de plazo para que terceros se opongan.mputo de plazo para que terceros se opongan.–– INTERVENCIINTERVENCIÓÓN DE LOS TERCEROS EN EL PROCEDIMIENTON DE LOS TERCEROS EN EL PROCEDIMIENTO

•• SEGUNDA ETAPA DE TRAMITACISEGUNDA ETAPA DE TRAMITACIÓÓN ANTE LA OPEMN ANTE LA OPEM–– COMIENZA CON LA FINALIZACICOMIENZA CON LA FINALIZACIÓÓN DEL PLAZO PARA PRESENTAR OPOSICIONES Y N DEL PLAZO PARA PRESENTAR OPOSICIONES Y

OBSERVACIONES A LA MARCAOBSERVACIONES A LA MARCA•• EXAMEN DE OFICIO DE LA MARCA SOLICITADA.EXAMEN DE OFICIO DE LA MARCA SOLICITADA.-- PROHIBICIONES ABSOLUTAS (Art. 5 LM) Y SI PROHIBICIONES ABSOLUTAS (Art. 5 LM) Y SI

CONTRAVIENE LO PREVISTO EN EL ART. 9.1, b) LMCONTRAVIENE LO PREVISTO EN EL ART. 9.1, b) LM•• CONTESTACICONTESTACIÓÓN DEL SOLICITANTE AL SUSPENSO 1 MESN DEL SOLICITANTE AL SUSPENSO 1 MES•• RESOLUCIRESOLUCIÓÓN DEL EXPEDIENTE.N DEL EXPEDIENTE.-- PUBLICACIPUBLICACIÓÓN CONCESIN CONCESIÓÓN O DENEGACIN O DENEGACIÓÓNN

•• DURACIDURACIÓÓN Y MANTENIMIENTO DEL DERECHON Y MANTENIMIENTO DEL DERECHO–– 10 A10 AÑÑOS DE DURACIOS DE DURACIÓÓNN–– PARA MANTENER LA MARCA EN EL MERCADO ES NECESARIO:PARA MANTENER LA MARCA EN EL MERCADO ES NECESARIO:

•• USARLAUSARLA•• RENOVARLA CADA 10 RENOVARLA CADA 10 ÑÑOSOS

PROCEDIMIENTO DE CONCESIPROCEDIMIENTO DE CONCESIÓÓN DE UNA MARCA OEPMN DE UNA MARCA OEPM

PROHIBICIONES ABSOLUTAS (ART. 5 LM y ART 7 RCM)PROHIBICIONES ABSOLUTAS (ART. 5 LM y ART 7 RCM)•• LAS QUE NO PUEDAN CONSTITUIR MARCA POR NO SER CONFORMES AL ARTLAS QUE NO PUEDAN CONSTITUIR MARCA POR NO SER CONFORMES AL ARTÍÍCULO 4. 1 CULO 4. 1

LM [(Art. 5.1, a)]LM [(Art. 5.1, a)]–– IMPOSIBILIDAD DE REPRESENTAR GRIMPOSIBILIDAD DE REPRESENTAR GRÁÁFICAMENTE EL SIGNOFICAMENTE EL SIGNO

•• Signos olfativosSignos olfativos-- Imposibilidad Imposibilidad •• Signos sonoros.Signos sonoros.-- A travA travéés de una transcripcis de una transcripcióón de un pentagrama. Onomatopeya a travn de un pentagrama. Onomatopeya a travéés de un archivo de sonidos de un archivo de sonido•• Los colores Los colores perper sese..-- La muestra de un color unida a la descripciLa muestra de un color unida a la descripcióón verbal de n verbal de ééste.ste.

•• LAS QUE CAREZCAN DE CARLAS QUE CAREZCAN DE CARÁÁCTER DISTINTIVO [(Art. 5.1, b)].CTER DISTINTIVO [(Art. 5.1, b)].-- SIGNOS GENSIGNOS GENÉÉRICOSRICOS–– MARCA CONSTITUIDA POR UNA COMBINACIMARCA CONSTITUIDA POR UNA COMBINACIÓÓN DE PALABRAS NO DISTINTIVAS, QUE NO HAYAN N DE PALABRAS NO DISTINTIVAS, QUE NO HAYAN

ADQUIRIDO SEGUNDO SIGNIFICADO O ADQUIRIDO SEGUNDO SIGNIFICADO O SECONDARY MEANIG SECONDARY MEANIG •• Caso Marca BABYCaso Marca BABY--DRY.DRY.-- Denegada por la OAMI. Admitida por el TJUE.Denegada por la OAMI. Admitida por el TJUE.

–– MARCAMARCA--ESLOGAN.ESLOGAN.-- ““EL PRINCIPIO DE LA COMODIDADEL PRINCIPIO DE LA COMODIDAD””-- PARA MUEBLES.PARA MUEBLES.-- Denegada OAMI. Denegada OAMI. Admitida TJUEAdmitida TJUE

–– MARCA CONSISTENTE EN LA FORMA DEL PRODUCTO O SU ENVASE (cajetillMARCA CONSISTENTE EN LA FORMA DEL PRODUCTO O SU ENVASE (cajetilla de tabaco, botella de a de tabaco, botella de vino, envase congelados)vino, envase congelados)

–– MARCA CONSTITUIDA POR COLORES SIN FORMATO NI CONTORNO.MARCA CONSTITUIDA POR COLORES SIN FORMATO NI CONTORNO.-- El color El color perper se se ventaja ventaja commpetitivacommpetitiva ilegilegíítima. Siempre y cuando no restrinja indebidamente la disponibilitima. Siempre y cuando no restrinja indebidamente la disponibilidad de los colore a los dad de los colore a los demdemáás operadoress operadores

•• LOS QUE SE COMPONGAN EXCLUSIVAMENTE DE SIGNOS O INDICACIONES QUELOS QUE SE COMPONGAN EXCLUSIVAMENTE DE SIGNOS O INDICACIONES QUE PUEDAN PUEDAN SERVIR EN EL COMERCIO PARA DESIGNAR ESPECIE, CALIDAD, DESTINO, VSERVIR EN EL COMERCIO PARA DESIGNAR ESPECIE, CALIDAD, DESTINO, VALOR, ALOR, PROCEDENCIA GEOGRPROCEDENCIA GEOGRÁÁFICA, FICA, ÉÉPOCA DE OBTENCIPOCA DE OBTENCIÓÓN DEL PRODUCTO U OTRAS N DEL PRODUCTO U OTRAS CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO STICAS DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO [(Art. 5.1, c)].[(Art. 5.1, c)].--

MARCAS DESCRIPTIVAS QUE HAN ADQUIRIDO SEGUNDO MARCAS DESCRIPTIVAS QUE HAN ADQUIRIDO SEGUNDO SIGNIFICADOSIGNIFICADO

PROHIBICIONES ABSOLUTAS (ART. 5 LM y ART 7 RCM): LOS SIGNOS PROHIBICIONES ABSOLUTAS (ART. 5 LM y ART 7 RCM): LOS SIGNOS DESCRIPTIVOSDESCRIPTIVOS

•• SIGNOS QUE PUEDAN DESIGNAR LA ESPECIE.SIGNOS QUE PUEDAN DESIGNAR LA ESPECIE.-- SE APROXIMAN A LA CATEGORSE APROXIMAN A LA CATEGORÍÍA DE A DE GENGENÉÉRICOSRICOS

•• SIGNOS QUE PUEDAN DESIGNAR CALIDAD.SIGNOS QUE PUEDAN DESIGNAR CALIDAD.-- SUPREMO, EXCELENTE, SUPREMO, EXCELENTE, EXTRAORDINARIO, ETC.EXTRAORDINARIO, ETC.

•• SIGNOS QUE PUEDAN DESIGNAR CANTIDAD.SIGNOS QUE PUEDAN DESIGNAR CANTIDAD.-- DOCENA, KILO, METRO, LITRO, ETC.DOCENA, KILO, METRO, LITRO, ETC.

•• SIGNOS QUE PUEDAN DESIGNAR EL DESTINO.SIGNOS QUE PUEDAN DESIGNAR EL DESTINO.-- AFTHER SHAVEAFTHER SHAVE

•• SIGNOS QUE PUEDAN DESIGNAR EL VALOR.SIGNOS QUE PUEDAN DESIGNAR EL VALOR.-- CARO, BARATO, ECONCARO, BARATO, ECONÓÓMICO, DMICO, DÓÓLAR, LAR, EURO, ETC.EURO, ETC.

•• SIGNOS QUE PUEDAN SERVIR PARA DESIGNAR LA PROCEDENCIA GEOGRSIGNOS QUE PUEDAN SERVIR PARA DESIGNAR LA PROCEDENCIA GEOGRÁÁFICAFICA–– Constituidas por el nombre de una ciudad, accidente geogrConstituidas por el nombre de una ciudad, accidente geográáfico, comarca, etc. fico, comarca, etc.

–– Se pueden utilizar pero su titular no puede prohibir su uso a teSe pueden utilizar pero su titular no puede prohibir su uso a terceros a modo de indicacirceros a modo de indicacióón geogrn geográáfica.fica.

•• SIGNOS QUE PUEDAN DESIGNAR LA SIGNOS QUE PUEDAN DESIGNAR LA ÉÉPOCA PARA LA OBTENCIPOCA PARA LA OBTENCIÓÓN DEL PRODUCTO.N DEL PRODUCTO.--PRIMAVERA, VERANO, ETC.PRIMAVERA, VERANO, ETC.

•• DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS EN LA LENGUA DE OTRO ESTADODENOMINACIONES DESCRIPTIVAS EN LA LENGUA DE OTRO ESTADO–– PercepciPercepcióón del consumidor medio al que se dirige el mensajen del consumidor medio al que se dirige el mensaje

–– Un signo genUn signo genéérico o descriptivo en un Estado puede tener caracterrico o descriptivo en un Estado puede tener caracteríísticas contrarias en otro pasticas contrarias en otro paíís. s.

DENOMINACIDENOMINACIÓÓN DESCRIPTIVA EN OTRO PAN DESCRIPTIVA EN OTRO PAÍÍS S MARCA EN ESPAMARCA EN ESPAÑÑAA

PROHIBICIONES RELATIVAS A LOS SIGNOS PROHIBICIONES RELATIVAS A LOS SIGNOS HABITUALESHABITUALES

Art. 5.1, d) LM Art. 5.1, d) LM

Los que se compongan exclusivamente de signos signos o indicaciones que se hayan convertido en o indicaciones que se hayan convertido en habitualeshabituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio

VULGARIZACIVULGARIZACIÓÓN DE LA MARCA: MARCAS QUE SE N DE LA MARCA: MARCAS QUE SE CONVIERTEN EN SIGNOS HABITUALESCONVIERTEN EN SIGNOS HABITUALES

VelcVelcroro GillettGillette e

TippTipp--exex PostPost--itit

RimmelRimmel YoYo--yoyo

Kleenex Kleenex

Chupa Chupa ChupsChups

DonutDonuts s DanoneDanone

MARCAS QUE PUEDEN CONVERTIRSE EN MARCAS QUE PUEDEN CONVERTIRSE EN SIGNOS HABITUALESSIGNOS HABITUALES

EL USO DE UN SIGNO COMO PARTE DE UNA EL USO DE UN SIGNO COMO PARTE DE UNA MARCA O COMBINACIMARCA O COMBINACIÓÓN CON N CON ÉÉSTASTA

•• NESTLNESTLÉÉ REGISTRA REGISTRA ““HAVE A BREAK, HAVE A KIT KATHAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT””

•• POSTERIORMENTE QUIERE REGISTRAR POSTERIORMENTE QUIERE REGISTRAR ““HAVE A BREAKHAVE A BREAK””

•• SE DENIEGA EL REGISTRO POR EL TJUE, QUE DECLARA:SE DENIEGA EL REGISTRO POR EL TJUE, QUE DECLARA:

El signo que ha sido usado como parte de una marca o combinado cEl signo que ha sido usado como parte de una marca o combinado con una marca tan on una marca tan solo solo adquiriradquiriráá carcaráácter distintivo cuando tal signo cter distintivo cuando tal signo perper sese sea percibido como indicador del sea percibido como indicador del origen empresarial por el consumidor medio o al que va destinadoorigen empresarial por el consumidor medio o al que va destinado el productoel producto

PROHIBICIONES CONCERNIENTES A LAS PROHIBICIONES CONCERNIENTES A LAS FORMAS TRIDIMENSIONALESFORMAS TRIDIMENSIONALES

Art. 5.1, e) LM Art. 5.1, e) LM

Los constituidos exclusivamente por la forma forma impuesta por la naturaleza del propio productoimpuesta por la naturaleza del propio productoo por la forma del producto necesaria para forma del producto necesaria para obtener un resultado tobtener un resultado téécnicocnico, o por la forma que forma que da un valor sustancialda un valor sustancial al producto.

FORMA IMPUESTA POR LA NATURALEZA DEL PROPIO FORMA IMPUESTA POR LA NATURALEZA DEL PROPIO PRODUCTO: FORMAS HABITUALES O USUALESPRODUCTO: FORMAS HABITUALES O USUALES

MARCA TRIDIMENSIONAL MARCA TRIDIMENSIONAL

FORMAS TRIDIMENSIONALES IMPOSIBILITADAS PARA SER MARCAFORMAS TRIDIMENSIONALES IMPOSIBILITADAS PARA SER MARCAPOR SER UNA FORMA NECESARIA IMPUESTAS POR LA NATURALEZA DEL POR SER UNA FORMA NECESARIA IMPUESTAS POR LA NATURALEZA DEL

PROPIO PRODUCTOPROPIO PRODUCTO

FORMAS IMPUESTAS PARA OBTENER UN RESULTADO TFORMAS IMPUESTAS PARA OBTENER UN RESULTADO TÉÉCNICO, CNICO, CONSERVACICONSERVACIÓÓN DEL PRODUCTO O PRACTICIDAD PARA SU UTILIZACIN DEL PRODUCTO O PRACTICIDAD PARA SU UTILIZACIÓÓN: N:

LOS MODELOS DE UTILIDADLOS MODELOS DE UTILIDAD

FORMAS TRIDIMENSIONALES IMPOSIBILITADAS PARA SER MARCAFORMAS TRIDIMENSIONALES IMPOSIBILITADAS PARA SER MARCAPOR SER UNA FORMA QUE APORTA UNA VENTAJA TPOR SER UNA FORMA QUE APORTA UNA VENTAJA TÉÉCNICA AL PRODUCTO:CNICA AL PRODUCTO:

LOS MODELOS DE UTILIDADLOS MODELOS DE UTILIDAD

CASO PHILIPS VS. REMINGTONCASO PHILIPS VS. REMINGTON

•• PHILIPSPHILIPS REGISTRA UNA MARCA CONSISTENTE REGISTRA UNA MARCA CONSISTENTE EN UNA MAQUINILLA DE AFEITAR PROVISTA DE EN UNA MAQUINILLA DE AFEITAR PROVISTA DE TRES CABEZAS ROTARORIAS DISPUESTAS EN TRES CABEZAS ROTARORIAS DISPUESTAS EN FORMA DE TRIFORMA DE TRIÁÁNGULO EQUILNGULO EQUILÁÁTERO.TERO.

•• SOBRE LA BASE DE ESTA MARCA DEMANDA A SOBRE LA BASE DE ESTA MARCA DEMANDA A REMINGTONREMINGTON, QUE RECONVIENE SOLICITANDO , QUE RECONVIENE SOLICITANDO LA NULIDAD DE MARCA POR SER UNA FORMA LA NULIDAD DE MARCA POR SER UNA FORMA QUE APORTA UNA VENTAJA TQUE APORTA UNA VENTAJA TÉÉCNICA AL CNICA AL PRODUCTO.PRODUCTO.

•• EL TJUE ANULEL TJUE ANULÓÓ LA MARCA DE PHILIPS, Y LA MARCA DE PHILIPS, Y MANIFESTMANIFESTÓÓ LO SIGUIENTE:LO SIGUIENTE:

–– QUE UNA FORMA DE UN PRODUCTO NO SE QUE UNA FORMA DE UN PRODUCTO NO SE PUEDE REGISTRAR COMO MARCA SI SE PUEDE REGISTRAR COMO MARCA SI SE ACREDITA QUE ACREDITA QUE ÚÚNICAMENTE APORTA NICAMENTE APORTA CARACTERCARACTERÍÍTICAS FUNCIONALES QUE ATRIBUYEN TICAS FUNCIONALES QUE ATRIBUYEN UN RESULTADO TUN RESULTADO TÉÉCNICO.CNICO.

–– LA PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE OTRAS LA PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE OTRAS FORMAS QUE PERMITEN OBTENER EL MISMO FORMAS QUE PERMITEN OBTENER EL MISMO RESULTADO NO PUEDEN EVITAR LA RESULTADO NO PUEDEN EVITAR LA NULIDAD DE NULIDAD DE LA MARCALA MARCA

CASO LEGOCASO LEGO

EL TJUE IMPIDE EL REGISTRO DE UNA EL TJUE IMPIDE EL REGISTRO DE UNA MARCA TRIDIMENSIONAL CONSISTENTE MARCA TRIDIMENSIONAL CONSISTENTE

EN UNA PIEZA DE LEGOEN UNA PIEZA DE LEGO

El Tribunal concluye que la marca El Tribunal concluye que la marca solicitada, consistente en una solicitada, consistente en una representacirepresentacióón de un bloque de n de un bloque de juego Lego, estjuego Lego, estáá constituida constituida exclusivamente por unas exclusivamente por unas formas necesarias para obtener formas necesarias para obtener un resultado tun resultado t éécnico cnico --el el acoplamiento de los bloques acoplamiento de los bloques entre sentre s íí-- y por tanto, no pueden y por tanto, no pueden ser registradas como marca. La ser registradas como marca. La resoluciresolucióón entiende que la forma n entiende que la forma del bloque que se pretenddel bloque que se pretendíía a registrar no hace sino expresar registrar no hace sino expresar una una funcifunci óón tn t éécnicacnica , sin incluir , sin incluir ningningúún elemento que no sea n elemento que no sea esencialmente funcional.esencialmente funcional.

FORMAS TRIDIMENSIONALES IMPOSIBILITADAS PARA SER MARCAFORMAS TRIDIMENSIONALES IMPOSIBILITADAS PARA SER MARCAPOR SER UNA FORMA QUE PROPORCIONA UN VALOR SUSTANCIAL AL PRODUCTPOR SER UNA FORMA QUE PROPORCIONA UN VALOR SUSTANCIAL AL PRODUCTOO

LAS FORMAS ESTLAS FORMAS ESTÉÉTICAMENTE NECESARIAS: LOS DISETICAMENTE NECESARIAS: LOS DISEÑÑOS INDUSTRIALESOS INDUSTRIALES

PROHIBICIONES CONCERNIENTES A LOS SIGNOS CONTRARIOS PROHIBICIONES CONCERNIENTES A LOS SIGNOS CONTRARIOS A LA LEY, ORDEN PA LA LEY, ORDEN PÚÚBLICO Y BUENAS COSTUMBRES [Art. 5.1, f) BLICO Y BUENAS COSTUMBRES [Art. 5.1, f)

LMLM

PROHIBICIONES CONCERNIENTES A LOS PROHIBICIONES CONCERNIENTES A LOS SIGNOS ENGASIGNOS ENGAÑÑOSOS OSOS

Art. 5.1, g) LM Art. 5.1, g) LM

Los que puedan inducir al pLos que puedan inducir al púúblico a error, por blico a error, por ejemplo sobre la ejemplo sobre la naturalezanaturaleza, la , la calidadcalidad o la o la procedencia geogrprocedencia geográáficafica del producto o servicio. del producto o servicio.


MARCA MARCA ““TECPEVAL TTECPEVAL TÉÉCNICO EN PERITACIONES Y CNICO EN PERITACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIASVALORACIONES INMOBILIARIAS””

"TECPEVAL TECNICO EN PERITACIONES Y "TECPEVAL TECNICO EN PERITACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS", al resumir e incluir VALORACIONES INMOBILIARIAS", al resumir e incluir la profesila profesióón, n, puede inducir a pensar que conlleva un puede inducir a pensar que conlleva un respaldo oficial o institucionalrespaldo oficial o institucional ; lo que debe valorarse, ; lo que debe valorarse, de conformidad con el precepto antes meritado, es la de conformidad con el precepto antes meritado, es la inducciinducci óón al error que puede provocar en el pn al error que puede provocar en el p úúblico blico prestatario de esta clase de serviciosprestatario de esta clase de servicios , es indudable , es indudable que se generan unas expectativas sobre el producto que se generan unas expectativas sobre el producto capaces de influir en su demanda y que no se capaces de influir en su demanda y que no se corresponden con la realidad.corresponden con la realidad.

PROHIBICIONES CONCERNIENTE A LAS PROHIBICIONES CONCERNIENTE A LAS INDICACIONES GEOGRINDICACIONES GEOGRÁÁFICAS DE VINOS Y FICAS DE VINOS Y

BEBIDAS ESPIRITUOSASBEBIDAS ESPIRITUOSASArt. 5.1, h) LM Art. 5.1, h) LM

Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosasvinos o bebidas espirituosascontengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedenciano tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del productoindique el verdadero origen del producto o se utilice la indicaciindicacióón geogrn geográáfica traducidafica traducida o acompañada de expresiones tales como tales como ««claseclase»», , ««tipotipo»», , ««estiloestilo»», , ««imitaciimitacióónn»» u otras análogas.

PROHIBICIONES CONCERNIENTE A LAS INDICACIONES PROHIBICIONES CONCERNIENTE A LAS INDICACIONES GEOGRGEOGRÁÁFICAS DE VINOS Y BEBIDAS ESPIRITUOSASFICAS DE VINOS Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS

Art. 5.1, h) LM Art. 5.1, h) LM

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 22 de marzo de 2012: en cuanto que se pretende amparar el vino mediante la utilizaciutilizacióón del vocablo Pen del vocablo Peññafielafiel, que se corresponde con el nombre de un termino geográfico, protegido por la referida protegido por la referida D.OD.O, sin sin que se haya aportado la correspondiente y que se haya aportado la correspondiente y preceptiva autorizacipreceptiva autorizacióón del CRDOn del CRDO, creando un evidente riesgo de error en los consumidores, en cuanto al propio origen geográfico, y calidad y naturaleza de dichos productos, por lo que resulta procedente la confirmación de la resolución impugnada

PROHIBICIONES CONCERNIENTE A LAS INDICACIONES PROHIBICIONES CONCERNIENTE A LAS INDICACIONES GEOGRGEOGRÁÁFICAS DE VINOS Y BEBIDAS ESPIRITUOSASFICAS DE VINOS Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS

En fecha 10 de noviembre de 2005, se solicito por Bodegas Castillo de Bodegas Castillo de MaetierraMaetierra, S.L, S.L., el registro de la marca mixta marca mixta nnºº 2.678.812, 2.678.812, RIOJA MILENARIARIOJA MILENARIA, para productos y servicios de las clases 16, 33, 39, 41, y 43, oponioponiééndose el Consejo Regulador de la ndose el Consejo Regulador de la DenominaciDenominacióón de Origen Calificada n de Origen Calificada RIOJARIOJA…. Resulta obvio que la marca solicitada carece de carcarece de caráácter distintivocter distintivo, en un examen de conjunto de la misma, dado que esta compuesta de signos descriptivos que hacen clara referencia a la procedencia hacen clara referencia a la procedencia geogrgeográáficafica de los productos y servicios interesados, además de no ser una marca slogan, al no funcionar con los parámetros de las mismas, ni tampoco sugestiva, dado que el dado que el elemento RIOJA es el significativo, y, por elemento RIOJA es el significativo, y, por otra parte, la solicitante es una Bodega otra parte, la solicitante es una Bodega ubicada en Logroubicada en Logroñño y Calahorra, y que o y Calahorra, y que comercializa sus productos con el nombre comercializa sus productos con el nombre de Vino de la Tierra Valles de de Vino de la Tierra Valles de SadaciaSadacia, con lo que no hay dudas en cuanto a la aplicación de las prohibiciones mencionadas

PROHIBICIONES CONCERNIENTE A SIGNOS O SPROHIBICIONES CONCERNIENTE A SIGNOS O SÍÍMBOLOS MBOLOS OFICIALES [Art. 5.1, i), j) y k)]OFICIALES [Art. 5.1, i), j) y k)]

•• i) Los que i) Los que reproduzcanreproduzcan o o imitenimiten el escudo, el escudo, la bandera, las la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de Espacondecoraciones y otros emblemas de Españña, sus a, sus Comunidades AutComunidades Autóónomas, sus municipios, provincias u nomas, sus municipios, provincias u otras entidades localesotras entidades locales, a menos que medie la debida , a menos que medie la debida autorizaciautorizacióón.n.

•• j) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades j) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artcompetentes y deban ser denegados en virtud del artíículo 6 culo 6 terterdel Convenio de Pardel Convenio de Paríís.s.

•• k) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de k) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artlos contemplados en el artíículo 6 culo 6 terter del Convenio de Pardel Convenio de Paríís y s y que sean de interque sean de interéés ps púúblico, salvo que su registro sea blico, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente.autorizado por la autoridad competente.

TORO OSBORNE DECLARADO PATRIMONIO TORO OSBORNE DECLARADO PATRIMONIO CULTURAL Y NACIONALCULTURAL Y NACIONAL

MARCA REGISTRADA DESDE EL AMARCA REGISTRADA DESDE EL AÑÑO 1973O 1973

Julio del 88Julio del 88 la Ley General de Carreteras obliga a retirar la publicidad de cualquier lugar visible desde cualquier carretera estatal. Desaparece la rotulación de las vallas, aunque éstas se mantienen.

SSeptiembreeptiembre de 1994de 1994 se publica el Reglamento General de Carreteras que ordena retirar todos los toros de Osborne.

““INDULTADAINDULTADA”” COMO VALLA PUBLICITARIACOMO VALLA PUBLICITARIA

DDiciembreiciembre del 97del 97 el Tribunal SupremoTribunal Supremo dicta sentencia a favor del mantenimiento de los toros de Osborne debido al «interés cultural y artístico» que se les ha atribuido. Se declara patrimonio cultural y nacional.

PROHIBICIONES RELATIVAS (ART. 6, 7, 8, 9,10 LM Y ART. 8 RMC)PROHIBICIONES RELATIVAS (ART. 6, 7, 8, 9,10 LM Y ART. 8 RMC)

ARTARTÍÍCULO 6 LM .CULO 6 LM .-- MARCAS ANTERIORESMARCAS ANTERIORES

1.1. No podrNo podráán registrarse como marcas los signos:n registrarse como marcas los signos:

a) Que seana) Que sean ididéénticosnticos a una a una marca anteriormarca anterior que designe que designe productos o servicios idproductos o servicios idéénticosnticos..

b) Que, por ser b) Que, por ser ididéénticos o semejantes a una marca anteriornticos o semejantes a una marca anterior y y por ser por ser ididéénticos o similares los productos o serviciosnticos o similares los productos o servicios que que designan, exista un designan, exista un riesgo de confusiriesgo de confusióón en el pn en el púúblicoblico; el riesgo ; el riesgo de confuside confusióón n incluye el incluye el riesgo de asociaciriesgo de asociacióónn con la marca anteriorcon la marca anterior..

PROHIBICIONES RELATIVAS (ART. 6, 7, 8, 9,10 LM Y ART. 8 RMC)PROHIBICIONES RELATIVAS (ART. 6, 7, 8, 9,10 LM Y ART. 8 RMC)

ARTARTÍÍCULO 7 LM .CULO 7 LM .-- NOMBRES COMERCIALES ANTERIORESNOMBRES COMERCIALES ANTERIORES

1.1. No podrNo podráán registrarse como marcas los signos:n registrarse como marcas los signos:

a) Que seana) Que sean ididéénticosnticos a un a un nombre comercial anteriornombre comercial anterior que que designe designe productos o servicios idproductos o servicios idéénticosnticos..

b) Que, por ser b) Que, por ser ididéénticos o semejantes a un nombre comercial nticos o semejantes a un nombre comercial anterioranterior y por ser y por ser ididéénticos o similares los productos o nticos o similares los productos o serviciosservicios que designan, exista un que designan, exista un riesgo de confusiriesgo de confusióón en el n en el ppúúblicoblico; el riesgo de confusi; el riesgo de confusióón n incluye el incluye el riesgo de asociaciriesgo de asociacióónn con con la marca anteriorla marca anterior..

PRINCIPIO DE ESPECIALIDADPRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

PROHIBICIONES RELATIVAS (8 LM Y ART. 8 RMC)PROHIBICIONES RELATIVAS (8 LM Y ART. 8 RMC)

ARTARTÍÍCULO 8 LM .CULO 8 LM .-- MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES NOTORIOS Y RENOMBRADOS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES NOTORIOS Y RENOMBRADOS REGISTRADOSREGISTRADOS

No podrNo podráá registrarse como marcaregistrarse como marca un signo que sea ididééntico o semejantentico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que noaunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean sean similares a los protegidos por dichos signos anterioressimilares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o notorios o renombrados en Esparenombrados en Españñaa, el uso de esa marcauso de esa marca pueda indicar una conexiindicar una conexióón entre los productos o n entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signosservicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese usouso, realizado sin justa causasin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del aprovechamiento indebido o un menoscabo del carcaráácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos acter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anterioresnteriores.

A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notoriosmarca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duracivolumen de ventas, duracióón, intensidad o alcance geogrn, intensidad o alcance geográáfico de su uso, valoracifico de su uso, valoracióón o prestigio n o prestigio alcanzadoalcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector sean generalmente conocidos por el sector pertinente del ppertinente del púúblicoblico al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzaralcanzaráá a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto ma productos, servicios o actividades de naturaleza tanto máás s diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercialo nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.

Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombradosrenombrados y el alcance de la protecciproteccióón se extendern se extenderáá a cualquier ga cualquier géénero de nero de productos, servicios o actividadesproductos, servicios o actividades.

CASOS RELEVANTESCASOS RELEVANTES

•• APROVECHAMIENTO INDEBIDO APROVECHAMIENTO INDEBIDO DEL RENOMBRE.DEL RENOMBRE.-- CASO VIPSCASO VIPS

•• SU TITULAR HA CONSEGUIDO SU TITULAR HA CONSEGUIDO QUE LA MARCA NO SE REGISTRE QUE LA MARCA NO SE REGISTRE EN NINGUNA OTRA CLASE EN NINGUNA OTRA CLASE NOMENCLNOMENCLÁÁTOR. TOR.

•• LA MARCA TRANSMITE OTRO LA MARCA TRANSMITE OTRO TIPO DE VALORES COMO TIPO DE VALORES COMO PROFESIONALIDAD, JUVENTUD, PROFESIONALIDAD, JUVENTUD, AVENTURA, QUE SON AVENTURA, QUE SON INHERENTES A SU MARCA Y INHERENTES A SU MARCA Y TRASCIENDE A LOS PRODUCTOS TRASCIENDE A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DISTINGUE.. O SERVICIOS QUE DISTINGUE..

CASOS RELEVANTESCASOS RELEVANTES

•• MENOSCABO DEL RENOMBRE DE MENOSCABO DEL RENOMBRE DE LA MARCA HOLLYWOODLA MARCA HOLLYWOOD

•• EL REGISTRO DE LA MARCA EL REGISTRO DE LA MARCA COMUNITARIA HOLLYWOOD PARA COMUNITARIA HOLLYWOOD PARA DESIGNAR TABACO PROVOCARDESIGNAR TABACO PROVOCARÍÍA A UN GRAVE PERJUICIO O UN GRAVE PERJUICIO O MENOSCABO CON LA MARCA MENOSCABO CON LA MARCA ANTERIOR HOLLYWOOD DE ANTERIOR HOLLYWOOD DE CHICLES, QUE GOZABA DE CHICLES, QUE GOZABA DE RENOMBRE EN FRANCIA.RENOMBRE EN FRANCIA.

•• SE PROHSE PROHÍÍBE EL REGISTRO DE LA BE EL REGISTRO DE LA MARCA HOLLYWOOD PARA MARCA HOLLYWOOD PARA CHICLES.CHICLES.

PROHIBICIONES RELATIVAS (9 LM Y ART. 8 RMC)PROHIBICIONES RELATIVAS (9 LM Y ART. 8 RMC)

ARTÍCULO 9.1, a) y b) y 9. 2 LM .- LA PROHIBICIÓN RELATIVA AL NOMBRE Y LOS DISTINTIVOS DE LA PERSONALIDAD

1. Sin la debida autorizaciSin la debida autorizacióón, no podrn, no podráán registrarse como marcas:n registrarse como marcas:

a) El a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante del solicitante de la marcade la marca..

Caso en el que el solicitante no tenga ese nombre o esa imagenCaso en el que el solicitante no tenga ese nombre o esa imagen

b) El b) El nombre, apellido, seudnombre, apellido, seudóónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del nimo o cualquier otro signo que para la generalidad del ppúúblico identifique a una persona distinta del solicitanteblico identifique a una persona distinta del solicitante..

Caso en el que el solicitante posee el mismo nombre, apellidos, Caso en el que el solicitante posee el mismo nombre, apellidos, pseudpseudóónimo u otro signo nimo u otro signo que sea notorio para identificar a un renombrado escritor, famosque sea notorio para identificar a un renombrado escritor, famoso actor, o deportista. Se o actor, o deportista. Se prohprohííbe el registro del segundo nombre como marca, aunque sean su nombe el registro del segundo nombre como marca, aunque sean su nombre y apellidos. bre y apellidos.

2. 2. No podrNo podráán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudn registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudóónimo o cualquier nimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registrootro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna si los mismos incurren en alguna de las de las prohibiciones de registro contenidas en el presente Tprohibiciones de registro contenidas en el presente Tíítulotulo. .

Caso marca MURCaso marca MURÚÚA que se opone a la marca JULIA que se opone a la marca JULIÁÁN MURN MURÚÚA ENTRENA, ambas para la A ENTRENA, ambas para la clase 33 de vinos. Se deniega el registro de la segunda marca poclase 33 de vinos. Se deniega el registro de la segunda marca por confusir confusióón con la marca n con la marca

MARCA DE SERVICIOS EL CORDOBMARCA DE SERVICIOS EL CORDOBÉÉSS

•• El Juzgado de Primera Instancia dictEl Juzgado de Primera Instancia dictóó Sentencia por la que desestimSentencia por la que desestimóó la demanda la demanda formulada por don Manuel Dformulada por don Manuel DÍÍAZ GONZAZ GONZÁÁLEZ; estimLEZ; estimóó la demanda interpuesta por la demanda interpuesta por don Manuel BENITEZ. reconociendo don Manuel BENITEZ. reconociendo el derecho exclusivo de el derecho exclusivo de ééste para utilizar ste para utilizar en el tren el trááfico econfico econóómicomico, para el que lo tiene concedido, la marca , para el que lo tiene concedido, la marca ««Manolo El Manolo El CordobCordobééss»» y ordeny ordenóó a don a don Manuel DManuel DÍÍAZ GONZAZ GONZÁÁLEZLEZ a que se a que se abstenga de abstenga de hacer uso del nombre arthacer uso del nombre artíístico stico ««El CordobEl Cordobééss»» en carteles de toros, en carteles de toros, propaganda de cualquier clase, membretes de cartas, sobres, factpropaganda de cualquier clase, membretes de cartas, sobres, facturas, uras, contratos y, en general, toda clase de impresos relacionados concontratos y, en general, toda clase de impresos relacionados con el mismo el mismo para sus actuaciones taurinaspara sus actuaciones taurinas; Asimismo ; Asimismo ordenordenóó la publicacila publicacióón de la n de la SentenciaSentencia a costa de los demandados en anuncios y notificaciones suficiena costa de los demandados en anuncios y notificaciones suficientes a tes a todas las personas o entidades relacionadas con la actividad tautodas las personas o entidades relacionadas con la actividad taurina. rina.

•• La SecciLa Seccióón Tercera de la Audiencia Provincial de Granada n Tercera de la Audiencia Provincial de Granada revocrevocóó la Sentencia la Sentencia de primera instancia y declarde primera instancia y declaróó la caducidad de la marca nacionalla caducidad de la marca nacional nnúúmero de mero de Registro trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y Registro trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y seis (378.436) de la seis (378.436) de la que es titular don Manuel BENITEZ., ordenando la inscripcique es titular don Manuel BENITEZ., ordenando la inscripcióón de su cancelacin de su cancelacióón.n.

•• La Sentencia del Tribunal Supremo, de 22 La Sentencia del Tribunal Supremo, de 22 dede enero de 2000 enero de 2000 declardeclaróó no haber no haber lugar al recurso de casacilugar al recurso de casacióón interpuesto por Don Manuel BENITEZn interpuesto por Don Manuel BENITEZ contra la contra la sentencia dictada por la Seccisentencia dictada por la Seccióón Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, n Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, condenando a la parte recurrente al pago de las costas. condenando a la parte recurrente al pago de las costas.

MARCA DE SERVICIOS EL CORDOBMARCA DE SERVICIOS EL CORDOBÉÉS: TITULAR MANUEL DS: TITULAR MANUEL DÍÍAZ AZ DESDE EL 9 DE FEBRERO DE 2000DESDE EL 9 DE FEBRERO DE 2000

MARCA DE PRODUCTOS Y SERVICIOSMARCA DE PRODUCTOS Y SERVICIOSGANADERGANADERÍÍA MARQUA MARQUÉÉS DE DOMECQS DE DOMECQ

•• LA SENTENCIA DE 14 LA SENTENCIA DE 14 DEDE SEPTIEMBRE DE 2011 DISPUSO LO SIGUIENTE: SEPTIEMBRE DE 2011 DISPUSO LO SIGUIENTE: En efecto, la finalidad En efecto, la finalidad de la exigencia de autorizacide la exigencia de autorizacióón contenida en el repetido artn contenida en el repetido artíículo no es otra que permitir a una persona culo no es otra que permitir a una persona decidir si su nombre y apellidos pueden ser registrados como mardecidir si su nombre y apellidos pueden ser registrados como marca y ser utilizados en el mercado ca y ser utilizados en el mercado como signo de diferenciacicomo signo de diferenciacióón de servicios o productos. n de servicios o productos. El precepto se refiere no al nombre o al El precepto se refiere no al nombre o al apellido apellido -- como hace en el otro supuesto como hace en el otro supuesto --, sino al nombre civil completo, esto es, al nombre , sino al nombre civil completo, esto es, al nombre personal junto con los apellidos correspondientes a ambos progenpersonal junto con los apellidos correspondientes a ambos progenitoresitores..

• Si a ello se une que la litigiosa marca incluye las palabras " GANADERincluye las palabras " GANADERÍÍA DE ",A DE ", además de ciertos elementos gráficos, y que es y que es NOTORIAmenteNOTORIAmente conocida como medio diferenciador de la famosa conocida como medio diferenciador de la famosa ganaderganaderíía de reses bravas perteneciente a los demandadosa de reses bravas perteneciente a los demandados, se advierte - como se dijo al examinar la cuestión desde el prisma de la Ley 1/1982 - que el fundamento o razón de ser de la prohibición de registro de que se trata no concurre.

ARTARTÍÍCULO 9 d) LM .CULO 9 d) LM .-- PROHIBICIPROHIBICIÓÓN CONCERNIENTE A LAS CREACIONES PROTEGIDAS N CONCERNIENTE A LAS CREACIONES PROTEGIDAS POR UN DERECHO DE AUTOR O DE PROPIEDAD INDUSTRIALPOR UN DERECHO DE AUTOR O DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

11. No podr. No podráán registrarse como marcas los signos:n registrarse como marcas los signos:

““Los signos que reproduzcan, imiten o transformenreproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidascreaciones protegidas por un derecho un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrialde autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7 LM”

En el caso POPEYEPOPEYE, el Tribuna SupremoTribuna Supremo ha reconocido, la existencia de un derecho la existencia de un derecho de autor anterior e incompatible con las marcas de autor anterior e incompatible con las marcas nnºº 241.960 y 528.357 POPEYE, 241.960 y 528.357 POPEYE, registradas en 1950 y 1967registradas en 1950 y 1967 . El conocimiento de un personaje renombrado de la pantalla provocaba que su inscripción por parte de un tercero -ajeno al titular del personaje-convirtiese el correspondiente registro, en una inscripción de mala fe.

ARTARTÍÍCULO 9 d) LM .CULO 9 d) LM .-- PROHIBICIONES BASADAS EN DENOMINACIONES PROHIBICIONES BASADAS EN DENOMINACIONES SOCIALES Y NOMBRES COMERCIALES ANTERIORESSOCIALES Y NOMBRES COMERCIALES ANTERIORES

d) El nombre comercial, denominacinombre comercial, denominacióón o razn o razóón social de una n social de una persona jurpersona juríídicadica que antes de la fecha de presentaciantes de la fecha de presentacióón o prioridad n o prioridad de la marca solicitadade la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser ididééntica o semejante a ntica o semejante a estos signos y por ser idestos signos y por ser idééntico o similar su ntico o similar su áámbito de aplicacimbito de aplicacióónn, existe un riesgo de confusiriesgo de confusióónn en el público. A estos efectos, el titular el titular de esos signosde esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notoriouso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacionalen el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.

ARTARTÍÍCULO 9 d) LM .CULO 9 d) LM .-- PROHIBICIONES BASADAS EN DENOMINACIONES SOCIALES Y NOMBRES PROHIBICIONES BASADAS EN DENOMINACIONES SOCIALES Y NOMBRES COMERCIALES ANTERIORESCOMERCIALES ANTERIORES

CONFLICTO CUANDO UNA EMPRESA CONFLICTO CUANDO UNA EMPRESA ADOPTA UNA DENOMINACIADOPTA UNA DENOMINACIÓÓN SOCIAL N SOCIAL COINCIDENTECOINCIDENTE CON LA CON LA DENOMINACIDENOMINACIÓÓN CONSTITUTIVA DE N CONSTITUTIVA DE UNA UNA MARCA ANTERIORMARCA ANTERIOR..

1.1. Que la denominaciQue la denominacióón social se utilice n social se utilice para designar productos o servicios para designar productos o servicios similaressimilares a los cubiertos por la marca a los cubiertos por la marca anterior. anterior. El titular estEl titular estáá facultado para facultado para invocar su derecho de exclusivainvocar su derecho de exclusiva como como titular de una marca anterior. titular de una marca anterior. ModificaciModificacióón de la denominacin de la denominacióón n anterior. CASO DOMESTOS. El Tribunal anterior. CASO DOMESTOS. El Tribunal Supremo obliga a cancelar la Supremo obliga a cancelar la denominacidenominacióón social en el registro n social en el registro mercantil.mercantil.

2.2. Que la Que la denominacidenominacióón socialn social se utilice se utilice con con fines diferente a los de los fines diferente a los de los productos o servicios con los que se productos o servicios con los que se conoce la marcaconoce la marca. El tema prosperar. El tema prosperaráá si si la marca es notoria. En el caso de no la marca es notoria. En el caso de no serlo se invocarserlo se invocaráá el artel artíículo 6 LCD. Muy culo 6 LCD. Muy difdifíícil que prospere la accicil que prospere la accióón.n.

ARTARTÍÍCULO 9 d) LM .CULO 9 d) LM .-- PROHIBICIONES BASADAS EN DENOMINACIONES SOCIALES Y NOMBRES PROHIBICIONES BASADAS EN DENOMINACIONES SOCIALES Y NOMBRES COMERCIALES ANTERIORESCOMERCIALES ANTERIORES

DOS SITUACIONES JURDOS SITUACIONES JURÍÍDICASDICAS

–– CONFLICTO CUANDO SE SOLICITA EL CONFLICTO CUANDO SE SOLICITA EL REGISTRO DE UNA MARCAREGISTRO DE UNA MARCACONSTITUIDA POR UN CONSTITUIDA POR UN SIGNO IDSIGNO IDÉÉNTICO O SEMEJANTE A UNA NTICO O SEMEJANTE A UNA DENOMINACIDENOMINACIÓÓN O RAZN O RAZÓÓN SOCIAL ANTERIORMENTE ADOPTADA POR N SOCIAL ANTERIORMENTE ADOPTADA POR UNA PERSONA JURUNA PERSONA JURÍÍDICADICA (Verdadero supuesto del art(Verdadero supuesto del artíículo 9.1, d) LM.culo 9.1, d) LM.

–– Requisito bRequisito báásico NOTORIEDAD DE LA DENOMINACIsico NOTORIEDAD DE LA DENOMINACIÓÓN SOCIALN SOCIAL

–– En todo EL TERRITORIO NACIONAL o en una PARTE SUSTANCIALEn todo EL TERRITORIO NACIONAL o en una PARTE SUSTANCIAL

ARTARTÍÍCULO 10 LM .CULO 10 LM .-- LA MARCA DEL AGENTE O LA MARCA DEL AGENTE O REPRESENTANTESREPRESENTANTES

1.1. AA menos que justifique su actuacimenos que justifique su actuacióón, n, el agente o representante de el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro miembro del un tercero que sea titular de una marca en otro miembro del Convenio de ParConvenio de Paríís o de la Organizacis o de la Organizacióón Mundial del Comercion Mundial del Comerciono podrno podráá registrar esta marca a su nombreregistrar esta marca a su nombre sin el sin el consentimiento de dicho titular.consentimiento de dicho titular.

2.2. ElEl titular perjudicadotitular perjudicado tendrtendráá derecho a derecho a oponerse al registro de la oponerse al registro de la marcamarca o a formular contra la misma las correspondientes acciones o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesacide nulidad, reivindicatoria o de cesacióón, conforme a lo previsto en n, conforme a lo previsto en esta Ley y en el artesta Ley y en el artíículo 6 culo 6 septiessepties del Convenio de Pardel Convenio de Paríís. En s. En particular, particular, serseráán de aplicacin de aplicacióón a la accin a la accióón reivindicatoria las n reivindicatoria las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del artprevisiones contenidas en los apartados 2 y 3 del artíículo 2culo 2 ..

ARTARTÍÍCULO 10 LM .CULO 10 LM .-- LA MARCA DEL AGENTE O LA MARCA DEL AGENTE O REPRESENTANTESREPRESENTANTES

REPRESENTANTE EN ESPAREPRESENTANTE EN ESPAÑÑA A

IBEROLACTAL REGISTRA SIN IBEROLACTAL REGISTRA SIN CONSENTIMIENTO DEL TITULAR LAS CONSENTIMIENTO DEL TITULAR LAS MARCAS ALPIEDAM Y ALPIGOUDAMARCAS ALPIEDAM Y ALPIGOUDA

TITULAR DE LA MARCA TITULAR DE LA MARCA

BERGLANDMILCH BERGLANDMILCH ““MARCAS ALPIMARCAS ALPI””

RIESGO DE CONFUSIRIESGO DE CONFUSIÓÓNN

FACTORES DETERMINANTESFACTORES DETERMINANTES

–– SEMEJANZA ENTRE LA MARCA Y EL SIGNO POSTERIORSEMEJANZA ENTRE LA MARCA Y EL SIGNO POSTERIOR

–– SIMILITUD ENTRE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SIMILITUD ENTRE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DESIGNADOSDESIGNADOS

–– EL GRADO DE CONOCIMIENTO POR EL PEL GRADO DE CONOCIMIENTO POR EL PÚÚBLICO BLICO INCREMENTA EL RIESGO DE CONFUSIINCREMENTA EL RIESGO DE CONFUSIÓÓN ,PERO NO ES UN N ,PERO NO ES UN FACTOR DETERMINANTE.FACTOR DETERMINANTE.

–– EL CRITERIO DEL CONSUMIDOR MEDIOEL CRITERIO DEL CONSUMIDOR MEDIO

SIMILITUD DE SIGNOS: SIMILITUD CONCEPTUALSIMILITUD DE SIGNOS: SIMILITUD CONCEPTUAL

ROSALÍA ROSAL ÍADE

CASTRO

Marca ComunitariaMarcaEspañola

SEMEJANZA DE LAS MARCASSEMEJANZA DE LAS MARCAS

LA DIMENSIÓN CONCEPTUAL DE LAS MARCAS

Marcas carentes de significado se llaman marcas arbitrarias o de fantasía

Marcas que poseen significado propio y aluden directa o indirectamente a las características de sus productos se denominan marcas sugestivas

La comparacicomparacióón conceptualn conceptual solo seráposible si las marcas tienen atribuido un significado


CASO PASH/ BASS.CASO PASH/ BASS.-- Inexistencia de riesgo de confusiInexistencia de riesgo de confusióón, n, puesto que puesto que ““BASSBASS”” evoca la voz de un cantante o un evoca la voz de un cantante o un instrumento musical; instrumento musical; ““PASHPASH”” similar a la palabra alemana similar a la palabra alemana ““PASCHPASCH”” designa juego de dados. Por lo tanto, se permitidesigna juego de dados. Por lo tanto, se permitióóla convivencia de ambas marcas.la convivencia de ambas marcas.

CASO PICASSO/PICAROCASO PICASSO/PICARO..-- Los herederos de Picasso se Los herederos de Picasso se oponoponíían a la existencia de la marca PICARO, porque an a la existencia de la marca PICARO, porque sostensosteníían que existan que existíía riesgo de confusia riesgo de confusióón. Se desestimn. Se desestimóó su su demanda sobre la base de que las diferencias demanda sobre la base de que las diferencias conceptuales entre dos marcas puede neutralizar sus conceptuales entre dos marcas puede neutralizar sus semejanzas visuales y fonsemejanzas visuales y fonééticas entre las mismas. ticas entre las mismas.


COMPARACICOMPARACIÓÓN DE LAS MARCAS DENOMINATIVAS SIMPLESN DE LAS MARCAS DENOMINATIVAS SIMPLES..--Constituidas por una sola palabra.Constituidas por una sola palabra.

•• DeberDeberáán analizarse atendiendo a su significado y en el caso de no n analizarse atendiendo a su significado y en el caso de no tenerlo, a su similitud fontenerlo, a su similitud fonééticatica

•• Criterios:Criterios:–– OrdenaciOrdenacióón fonn fonéética de las vocales.tica de las vocales.-- Similitud entre las marcas VALOBER y Similitud entre las marcas VALOBER y

VALMOPHER, vocales colocadas en idVALMOPHER, vocales colocadas en idééntica posicintica posicióón.n.

–– Relieve de las vocales integrantes de las denominaciones monosRelieve de las vocales integrantes de las denominaciones monosíílabas.labas.--Diferencia entre las marcas para cervezas BID y BUD, Diferencia entre las marcas para cervezas BID y BUD,

–– Importancia del Factor TImportancia del Factor Tóópicopico-- Valor determinante que coincidan las primeras Valor determinante que coincidan las primeras ssíílabas de las denominaciones. Se admite la convivencia de las marlabas de las denominaciones. Se admite la convivencia de las marcas cas BRIONVEGA y VEGA, pero no las marcas CURPIEL y CUERPEL, ni las BRIONVEGA y VEGA, pero no las marcas CURPIEL y CUERPEL, ni las marcas MUNDICOR y MUNDICOLORmarcas MUNDICOR y MUNDICOLOR

RIESGO DE CONFUSIRIESGO DE CONFUSIÓÓNNCOMPARACICOMPARACIÓÓN DE LAS MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTASN DE LAS MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS

•• VISIVISIÓÓN DE CONJUNTON DE CONJUNTO

•• SI EXISTE SI EXISTE ELEMENTO DOMINANTE SE LE DA PRIORIDADELEMENTO DOMINANTE SE LE DA PRIORIDAD A ESTE. ES UN A ESTE. ES UN ELEMENTO DOMINANTE AQUEL QUE POR PENETRAR CON MAYOR FUERZA ELEMENTO DOMINANTE AQUEL QUE POR PENETRAR CON MAYOR FUERZA EN EL PEN EL PÚÚBLICO DE LOS CONSUMIDORES DETERMINA LA IMPRESIBLICO DE LOS CONSUMIDORES DETERMINA LA IMPRESIÓÓN DE N DE CONJUNTO PRODUCIDO POR LA MARCA. CASO MARCA ESPACONJUNTO PRODUCIDO POR LA MARCA. CASO MARCA ESPAÑÑOLA OLA ““MATRATZENMATRATZEN”” Y LA MARCA DENEGADA ALEMANA Y LA MARCA DENEGADA ALEMANA ““MATRATZEN MATRATZEN CONCORDCONCORD””. NO PUEDEN CONVIVIR AMBAS MARCAS EN EL MERCADO. NO PUEDEN CONVIVIR AMBAS MARCAS EN EL MERCADO

•• CASOCASO LIFELIFE CONTRA CONTRA THOMSON LIFETHOMSON LIFE, AMBAS PARA DIFERENCIAR , AMBAS PARA DIFERENCIAR APARATOS ELECTRAPARATOS ELECTRÓÓNICOS. EL ELEMENTO CONSTITUTIVO DE LA MARCA NICOS. EL ELEMENTO CONSTITUTIVO DE LA MARCA ANTERIOR NO ES EL ELEMENTO DOMINANTE DE LA MARCA POSTERIOR, ANTERIOR NO ES EL ELEMENTO DOMINANTE DE LA MARCA POSTERIOR, PERO OCUPA EN LA MISMA UNA POSICIPERO OCUPA EN LA MISMA UNA POSICIÓÓN DISTINTIVA Y AUTN DISTINTIVA Y AUTÓÓNOMA. NOMA. RIESGO DE CONFUSIRIESGO DE CONFUSIÓÓN EN SENTIDO AMPLIO. NO PUEDEN CONVIVIR EN N EN SENTIDO AMPLIO. NO PUEDEN CONVIVIR EN EL MERCADO. EL MERCADO. NO PUEDEN CONVIVIR LAS DOS MARCAS EN EL MERCADONO PUEDEN CONVIVIR LAS DOS MARCAS EN EL MERCADO


COMPARACICOMPARACIÓÓN DE LACS N DE LACS MARCAS GRMARCAS GRÁÁFICASFICAS

•• IMPACTO GLOBAL DE LAS MARCAS EN LA IMPACTO GLOBAL DE LAS MARCAS EN LA MENTE DE LOS CONSUMIDORES.MENTE DE LOS CONSUMIDORES.

•• SI SE TRATA DE UNA MARCA QUE SI SE TRATA DE UNA MARCA QUE INCLUYE ELEMENTOS GRINCLUYE ELEMENTOS GRÁÁFICOS Y FICOS Y DENOMINATIVOS DEBEREMOS DENOMINATIVOS DEBEREMOS DETERMINAR CUAL ES EL ELEMENTO DETERMINAR CUAL ES EL ELEMENTO DOMINANTE.DOMINANTE.

•• SI CONCEPTUALMENTE TIENEN SI CONCEPTUALMENTE TIENEN SIGNIFICADO LOS GRSIGNIFICADO LOS GRÁÁFICOS, SE FICOS, SE ATENDERATENDERÁÁ AL SIGNIFICADO DE LOS AL SIGNIFICADO DE LOS MISMOS.MISMOS.-- CASO SABEL BV vs. PUMA AG, CASO SABEL BV vs. PUMA AG, RUDOLF DASSLER SPORT. EXISTENCIA DE RUDOLF DASSLER SPORT. EXISTENCIA DE RIESGO DE CONFUSIRIESGO DE CONFUSIÓÓN ENTRE LAS N ENTRE LAS MARCAS. AMBAS INCLUMARCAS. AMBAS INCLUÍÍAN COMO MARCA AN COMO MARCA GRGRÁÁFICA UN FELINO. FICA UN FELINO.


COMPARACICOMPARACIÓÓN DE LAS MARCAS MIXTASN DE LAS MARCAS MIXTAS

•• REGLA GENERAL.REGLA GENERAL.-- AL COMPARAR MARCAS MIXTAS AL COMPARAR MARCAS MIXTAS SE DEBE OTORGAR CARSE DEBE OTORGAR CARÁÁCTER PREDOMINANTE AL CTER PREDOMINANTE AL ELEMENTO DENOMINATIVO DE LAS MARCAS.ELEMENTO DENOMINATIVO DE LAS MARCAS.

•• EXCEPCIEXCEPCIÓÓN.N.-- SOLO EN CASOS EXCEPCIONALES SE SOLO EN CASOS EXCEPCIONALES SE DESPLAZA A UN PRIMER PLANO EL ELEMNTO DESPLAZA A UN PRIMER PLANO EL ELEMNTO GRGRÁÁFICO O FIGURATIVO DE LA MARCA MIXTA. FICO O FIGURATIVO DE LA MARCA MIXTA.

Cuando el elemento denominativo es comCuando el elemento denominativo es comúún en otras muchas n en otras muchas marcas de terceros.marcas de terceros.


CASO LIMONCELLO DELLA CASO LIMONCELLO DELLA COSTIERA AMALFITANACOSTIERA AMALFITANA

LA EMPRESA ESPALA EMPRESA ESPAÑÑOLA LIMAOLA LIMAÑÑA Y A Y BOTELLA, S.L. SE OPONE POR LA BOTELLA, S.L. SE OPONE POR LA EXISTENCIA DE SU MARCA EXISTENCIA DE SU MARCA ANTERIOR ANTERIOR ““LIMONCHELOLIMONCHELO””..

EL TJUE SOSTIENE QUE EL EL TJUE SOSTIENE QUE EL PREDOMINIO DE LA MARCA PREDOMINIO DE LA MARCA GRGRÁÁFICA DE UN PLATO FICA DE UN PLATO REDONDO ADORNADO DE REDONDO ADORNADO DE LIMONES IMPIDE CUALQUIER LIMONES IMPIDE CUALQUIER RIESGO DE CONFUSIRIESGO DE CONFUSIÓÓN ENTRE N ENTRE DOS MARCAS QUE NO SON DOS MARCAS QUE NO SON IGUALES IGUALES ““LIMONCELLOLIMONCELLO”” Y Y ““LIMONCHELOLIMONCHELO””


PAUTAS PARA APLICAR LA SIMILITUD DE LOS PAUTAS PARA APLICAR LA SIMILITUD DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOSPRODUCTOS/SERVICIOS

•• NO DEPENDE TANTO DE LA DIVISINO DEPENDE TANTO DE LA DIVISIÓÓN DE CLASES N DE CLASES NOMECLNOMECLÁÁTOR DE LOS PRODUCTOS Y O SERVICIOS, PUES TOR DE LOS PRODUCTOS Y O SERVICIOS, PUES PRODUCTOS EN LA MISMA CLASE NOMENCLPRODUCTOS EN LA MISMA CLASE NOMENCLÁÁTOR SE HAN TOR SE HAN CALIFICADO COMO SECTORES DIFERENTES. CALIFICADO COMO SECTORES DIFERENTES.

•• SE DEBEN TENER EN CUENTA LA NATURALEZA Y FINALIDAD SE DEBEN TENER EN CUENTA LA NATURALEZA Y FINALIDAD DE LOS PRODUCTOS CONFRONTADOS.DE LOS PRODUCTOS CONFRONTADOS.

•• IDIDÉÉNTICOS CANALES DE DISTRIBUCINTICOS CANALES DE DISTRIBUCIÓÓN DE LOS PRODUCTOS. N DE LOS PRODUCTOS.


CASO MARCA CASTILLOCASO MARCA CASTILLO Marca anterior Marca anterior CASTILLO para leche condensada se CASTILLO para leche condensada se opone a marca posterior CASTILLO para opone a marca posterior CASTILLO para quesos. quesos.

A pesar de que los productos se califican A pesar de que los productos se califican como diferentes por sus clases como diferentes por sus clases nomenclnomencláátor, el Tribunal Supremo tor, el Tribunal Supremo entiende que existe gran relacientiende que existe gran relacióón entre n entre ambos sectores y puede generar ambos sectores y puede generar confusiconfusióón. n.

Se anula la marca de quesos CASTILLOSe anula la marca de quesos CASTILLO

INEXISTENCIA DE RIESGO DE CONFUSIINEXISTENCIA DE RIESGO DE CONFUSIÓÓNN

••EMIDIO TUCCI estaba registrada para la EMIDIO TUCCI estaba registrada para la clase 25 (vestidos, zapatos, clase 25 (vestidos, zapatos, complementos).complementos).

••EMILIO PUCCI estaba registrada para EMILIO PUCCI estaba registrada para las clases 18 y 24 (bolsos, pieles, las clases 18 y 24 (bolsos, pieles, maletas).maletas).

••EMIDIO TUCCI, demandante, manifiesta EMIDIO TUCCI, demandante, manifiesta que ambas marcas estque ambas marcas estáán registradas para n registradas para clases nomenclclases nomencláátor del sector textil y la tor del sector textil y la moda. moda.

El TJUE sostiene que los sectores aunque El TJUE sostiene que los sectores aunque tienen una relacitienen una relacióón estrecha, los n estrecha, los productos de cada una de las clases productos de cada una de las clases nomenclnomencláátor no presentan suficiente tor no presentan suficiente similitud.similitud.

Se permite la convivencia de las marcas Se permite la convivencia de las marcas EMIDIO TUCCI y EMILIO PUCCIEMIDIO TUCCI y EMILIO PUCCI

RIESGO DE ASOCIACIRIESGO DE ASOCIACIÓÓNN

•• INCLUIRINCLUIRÍÍA EL RIESGO DE CONFUSIA EL RIESGO DE CONFUSIÓÓN DIRECTO Y EL RIESGO DE N DIRECTO Y EL RIESGO DE CONFUSICONFUSIÓÓN INDIRECTO:N INDIRECTO:

–– RIESGO DE CONFUSIRIESGO DE CONFUSIÓÓN DIRECTO.N DIRECTO.-- El consumidor cree que compra el original pero El consumidor cree que compra el original pero adquiere una imitaciadquiere una imitacióón o copia.n o copia.

–– RIESGO DE CONFUSIRIESGO DE CONFUSIÓÓN INDIRECTO.N INDIRECTO.-- El consumidor distingue los productos como El consumidor distingue los productos como diferentes, pero a ambos les atribuye un origen empresarial iddiferentes, pero a ambos les atribuye un origen empresarial idééntico. ntico.

•• RIESGO DE ASOCIACIRIESGO DE ASOCIACIÓÓN.N.-- El publico es capaz de distinguir los productos y los El publico es capaz de distinguir los productos y los ororíígenes empresariales, pero al mismo tiempo cree equivocadamente qgenes empresariales, pero al mismo tiempo cree equivocadamente que entre ue entre las empresas titulares existen vlas empresas titulares existen víínculos econnculos econóómicos u organizativos.micos u organizativos.

–– CASO SABEL BV CASO SABEL BV vsvs PUMAPUMA

–– CASO FAMILIAS DE MARCAS.CASO FAMILIAS DE MARCAS.-- Si el titular de una marca tiene una familia de marcas Si el titular de una marca tiene una familia de marcas puede sostener que existe riesgo de asociacipuede sostener que existe riesgo de asociacióón con otras marcas que utilicen el n con otras marcas que utilicen el ttéérmino relevante de su marca, si las usa real y efectivamente en rmino relevante de su marca, si las usa real y efectivamente en el mercado.el mercado.

RIESGO DE ASOCIACIRIESGO DE ASOCIACIÓÓNN•• La Sentencia del Tribunal Supremo, de 8 La Sentencia del Tribunal Supremo, de 8 dede junio de junio de

2006 sostuvo:2006 sostuvo:

““La La ««similitudsimilitud»» es un concepto jures un concepto juríídico dico indeterminado, para actuar con rigor en la indeterminado, para actuar con rigor en la materia es preciso distinguir las materia es preciso distinguir las apreciaciones fapreciaciones fáácticas que permiten sentar cticas que permiten sentar la existencia o no de identidad o similitud, y la existencia o no de identidad o similitud, y la significacila significacióón jurn juríídica en tal sentido de la dica en tal sentido de la base fbase fááctica fijada. Aplicando esta doctrina ctica fijada. Aplicando esta doctrina al caso, la Sala, teniendo en cuenta que al caso, la Sala, teniendo en cuenta que nos hallamos ante productos nos hallamos ante productos alimenticios destinados al consumo alimenticios destinados al consumo humano, que incluso pertenecen a la humano, que incluso pertenecen a la misma familia, se venden en los mismos misma familia, se venden en los mismos establecimientos, e incluso en las establecimientos, e incluso en las mismas zonas o departamentos, y tienen mismas zonas o departamentos, y tienen los mismos consumidores potenciales, y los mismos consumidores potenciales, y sobre todo la absoluta identidadsobre todo la absoluta identidad ––homonimiahomonimia–– del signo distintivo, que del signo distintivo, que acentacent úúa el riesgo de asociacia el riesgo de asociaci óónn, , determinante de confusideterminante de confusióón, en relacin, en relacióón con n con el origen productivo o procedencia el origen productivo o procedencia empresarialempresarial””..

Incompatibilidad de las marcas PALADIncompatibilidad de las marcas PALADÍÍN para N para chocolates y PALADchocolates y PALADÍÍN para quesos.N para quesos.

IdIdééntico caso CORTE INGLntico caso CORTE INGLÉÉS vs. INGLECCORS vs. INGLECCOR


••EL TITULAR DE LA MARCA OLD EL TITULAR DE LA MARCA OLD BRIDGE SE OPONE AL REGISTRO DE BRIDGE SE OPONE AL REGISTRO DE LA MARCA BAINBRIDGE. AMBAS LA MARCA BAINBRIDGE. AMBAS CONVIVEN EN LA CLASE 25.CONVIVEN EN LA CLASE 25.

••MANIFIESTA QUE TIENE UNA FAMILIA MANIFIESTA QUE TIENE UNA FAMILIA DE MARCAS QUE INCLUYEN EL DE MARCAS QUE INCLUYEN EL TTÉÉRMINO BRIDGE COMO LA MARCA RMINO BRIDGE COMO LA MARCA ““OLD BRIDGEOLD BRIDGE””. .

••EL TJUE SOSTIENE QUE PARA EL TJUE SOSTIENE QUE PARA ALEGAR LA EXISTENCIA DE UNA ALEGAR LA EXISTENCIA DE UNA FAMILIA DE MARCAS SE TIENEN QUE FAMILIA DE MARCAS SE TIENEN QUE USAR EN LAS DIFERENTES CLASES USAR EN LAS DIFERENTES CLASES NOMENCLNOMENCLÁÁTOR SINO NO SE PUEDE TOR SINO NO SE PUEDE OPONER LA EXISTENCIA DE UNA OPONER LA EXISTENCIA DE UNA FAMILIA DE MARCAS.FAMILIA DE MARCAS.


••EL TITULAR DE LA MARCA EL TITULAR DE LA MARCA MCDONALDMCDONALD´́SS SE SE OPONE A LA MARCA MCSALAD.OPONE A LA MARCA MCSALAD.

••LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 19 LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 19 DEDE DICIEMBRE DE 2008 DECLARDICIEMBRE DE 2008 DECLARÓÓ: : ““En resumen, En resumen, teniendo en cuenta el teniendo en cuenta el áámbito de reconocimiento mbito de reconocimiento que la marca notoriaque la marca notoria, as, asíí como la renombrada; que como la renombrada; que las las marcas en conflicto son dismarcas en conflicto son disíímiles en su disemiles en su diseñño o y representaciy representacióón grn grááfica de la expresifica de la expresióón n McMc, seg, segúún n resulta del juicio fresulta del juicio fááctico incctico incóólume en casacilume en casacióón, por lo n, por lo que en tal aspecto no hay invasique en tal aspecto no hay invasióón de la marca n de la marca demandada en la integridad de la marca (familia de demandada en la integridad de la marca (familia de marcas) de la entidad actora, marcas) de la entidad actora, y que carece de y que carece de fundamento en derecho fundamento en derecho marcariomarcario la pretensila pretensióón de n de la actora para el uso en exclusivo del elemento la actora para el uso en exclusivo del elemento denominativo (y fondenominativo (y fonéético en lengua inglesa) tico en lengua inglesa) McMc, , como prefijo, o afijo intercalado, en su familia de como prefijo, o afijo intercalado, en su familia de marcas, no hay incompatibilidad de convivencia marcas, no hay incompatibilidad de convivencia en el mercado de las marcas en litigioen el mercado de las marcas en litigio, y el motivo , y el motivo úúnico del recurso, consecuentemente, decaenico del recurso, consecuentemente, decae””..

••CONVIVENCIA DE LA MARCA CONVIVENCIA DE LA MARCA

EFECTOS DEL REGISTRO DE MARCAEFECTOS DEL REGISTRO DE MARCA

ARTARTÍÍCULO 34 LM: EL TITULAR DE LA MARCA POSEE UNA FACETA POSITIVA Y UCULO 34 LM: EL TITULAR DE LA MARCA POSEE UNA FACETA POSITIVA Y UNA NA FACETA NEGATIVAFACETA NEGATIVA

•• DIMENSIDIMENSIÓÓN POSITIVAN POSITIVA..-- DISPONE EN EXCLUSIVA DE LA MARCA:DISPONE EN EXCLUSIVA DE LA MARCA:

–– Facultad de aplicar la marca a los productosFacultad de aplicar la marca a los productos

–– Facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado prodFacultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios uctos o servicios nuevosnuevos

–– Facultad de utilizar Facultad de utilizar publicitariamentepublicitariamente la marcala marca

•• DIMENSIDIMENSIÓÓN NEGATIVAN NEGATIVA..-- Puede prohibir a terceros:Puede prohibir a terceros:–– Poner el signo en los productos o en su presentaciPoner el signo en los productos o en su presentacióón.n.

–– Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.con el signo.

–– Importar o exportar los productos con el signo.Importar o exportar los productos con el signo.

–– Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

–– Usar el signo en redes de comunicaciUsar el signo en redes de comunicacióón telemn telemááticas y como nombre de dominio.ticas y como nombre de dominio.

–– Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros mediPoner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificacios de identificacióón u n u ornamentaciornamentacióón del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar,n del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esoscomercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizadosexiste la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algpara realizar algúún acto que n acto que conforme a las letras anteriores estarconforme a las letras anteriores estaríía prohibido.a prohibido.

REPRODUCCIREPRODUCCIÓÓN DE LA MARCA EN LOS N DE LA MARCA EN LOS DICCIONARIOS (Art. 35 LM)DICCIONARIOS (Art. 35 LM)

Si la reproduccireproduccióón de una marca en un n de una marca en un diccionariodiccionario, enciclopedia u obra de consulta similar diera la impresión de que constituye el ttéérmino genrmino genééricorico de los bienes o servicios para los que está registrada la marca, el editor, a el editor, a peticipeticióón del titular de la marcan del titular de la marca, velarvelaráá por que la por que la reproduccireproduccióón de n de éésta vaya acompasta vaya acompaññadaada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca una marca registradaregistrada.

LIMITACIONES SOBRE EL DERECHO DE MARCA (Art. 37 LIMITACIONES SOBRE EL DERECHO DE MARCA (Art. 37 LM)LM)

El derecho conferido por la marca El derecho conferido por la marca no permitirno permitiráá a su titular prohibir a su titular prohibir a terceros el usoa terceros el uso en el tren el trááfico econfico econóómico, siempre que ese uso se mico, siempre que ese uso se haga conforme a las prhaga conforme a las práácticas leales en materia industrial o cticas leales en materia industrial o comercial:comercial:

–– De su nombre y de su direcciDe su nombre y de su direccióónn;;

–– De De indicacionesindicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geogrdestino, valor, procedencia geográáfica, fica, éépoca de obtencipoca de obtencióón del n del producto o de prestaciproducto o de prestacióón del servicio u otras caractern del servicio u otras caracteríísticas de sticas de ééstos;stos;

–– De la marca, De la marca, cuando sea cuando sea necesarianecesaria para indicar el para indicar el destinodestino de de un producto o de un servicio, en particular como un producto o de un servicio, en particular como accesorios o accesorios o recambiosrecambios..

AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA (ART. 36 LM)AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA (ART. 36 LM)

EL PRINCIPIO DE AGOTAMIENTO SIGNIFICA QUE EL TITULAR DE LA EL PRINCIPIO DE AGOTAMIENTO SIGNIFICA QUE EL TITULAR DE LA MARCA NO PUEDE EJERCER SU IUS PROHIBENDI CON RESPECTO A LOS MARCA NO PUEDE EJERCER SU IUS PROHIBENDI CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS QUE HUBIESEN SIDO COMERCIALIZADOS POR EL TITULAR PRODUCTOS QUE HUBIESEN SIDO COMERCIALIZADOS POR EL TITULAR DE LA MARCA O CON SU CONSENTIMIENTO EN UN DETERMINADO DE LA MARCA O CON SU CONSENTIMIENTO EN UN DETERMINADO TERRITORIOTERRITORIO

•• EL TERRITORIO DONDE SE REALIZA LA PRIMERA EL TERRITORIO DONDE SE REALIZA LA PRIMERA COMERCIALIZACICOMERCIALIZACIÓÓN DESEMPEN DESEMPEÑÑA UN PAPEL FUNDAMENTALA UN PAPEL FUNDAMENTAL–– AGOTAMIENTO INTERNACIONAL.AGOTAMIENTO INTERNACIONAL.-- Implica que el derecho sobre la marca Implica que el derecho sobre la marca

se agota cuando se comercializa por primera vez en cualquier Estse agota cuando se comercializa por primera vez en cualquier Estadoado

–– AGOTAMIENTO COMUNITARIO.AGOTAMIENTO COMUNITARIO.-- El derecho de marca se agota cuando se El derecho de marca se agota cuando se comercializa por primera vez en cualquiera de los Estados de la comercializa por primera vez en cualquiera de los Estados de la UniUnióón n Europea.Europea.

–– AGOTAMIENTO NACIONAL.AGOTAMIENTO NACIONAL.-- El titular de una marca nacional agota su El titular de una marca nacional agota su derecho de marca derecho de marca ––exclusivamenteexclusivamente-- si la primera comercializacisi la primera comercializacióón del n del producto portador de la marca tiene lugar en el Estado donde la producto portador de la marca tiene lugar en el Estado donde la marca estmarca estááregistrada.registrada.

ACCIONES CIVILES QUE PUEDE EJERCITAR EL TITULAR DE LA MARCA (ArtACCIONES CIVILES QUE PUEDE EJERCITAR EL TITULAR DE LA MARCA (Art. 4 LM). 4 LM)

En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrEn especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podráá reclamar en la vreclamar en la víía a civil:civil:

•• LaLa cesacicesaci óónn de los actos que violen su derecho.de los actos que violen su derecho.•• La La indemnizaciindemnizaci óón de los dan de los da ñños y perjuiciosos y perjuicios sufridos.sufridos.•• La adopciLa adopcióón de las n de las medidas necesariasmedidas necesarias para evitar que prosiga la violacipara evitar que prosiga la violacióón y, en n y, en

particular, que se particular, que se retirenretiren del trdel trááfico econfico econóómico los productos, embalajes, envoltorios, mico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que smaterial publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado e haya materializado la violacila violacióón del derecho de marca y n del derecho de marca y el embargo o la destrucciel embargo o la destrucci óónn de los medios de los medios principalmente destinados a cometer la infracciprincipalmente destinados a cometer la infraccióón. Estas medidas se ejecutarn. Estas medidas se ejecutaráán a n a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea asque no sea asíí..

•• La La destruccidestrucci óón o cesin o cesi óón con fines humanitariosn con fines humanitarios , si fuere posible, a elecci, si fuere posible, a eleccióón del n del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilactor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilíícitamente identificados citamente identificados con la marca que estcon la marca que estéén en posesin en posesióón del infractor, salvo que la naturaleza del n del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminaciproducto permita la eliminacióón del signo distintivo sin afectar al producto o la n del signo distintivo sin afectar al producto o la destruccidestruccióón del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractn del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al or o al propietario, segpropietario, segúún las circunstancias especn las circunstancias especííficas de cada caso apreciadas por el ficas de cada caso apreciadas por el Tribunal.Tribunal.

•• La La atribuciatribuci óón en propiedad de los productos, materiales y medio s embargadosn en propiedad de los productos, materiales y medio s embargadosen virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se en cuyo caso se imputarimputaráá el valor de los bienes afectados al importe de la indemnizaciel valor de los bienes afectados al importe de la indemnizacióón de dan de dañños y os y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la iperjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnizacindemnizacióón n concedida, el titular del derecho de marca deberconcedida, el titular del derecho de marca deberáá compensar a la otra parte por el compensar a la otra parte por el excesoexceso

•• f) La f) La publicacipublicaci óón de la sentencian de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.notificaciones a las personas interesadas.

EL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA REGISTRADA (Art. 39 LM)EL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA REGISTRADA (Art. 39 LM)

1.1. SiSi en el plazo de en el plazo de cinco acinco aññosos contados desde la fecha de publicacicontados desde la fecha de publicacióón de su concesin de su concesióón, la n, la marca no hubiera sido objeto de un marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en Espauso efectivo y real en Españñaa para los para los productos o servicios productos o servicios para los cuales estpara los cuales estéé registradaregistrada, o si tal uso hubiera sido , o si tal uso hubiera sido suspendido suspendido durante un durante un plazo plazo ininterrumpidoininterrumpido de cinco ade cinco aññosos, la marca quedar, la marca quedaráá sometida a las sometida a las sanciones previstas en la sanciones previstas en la presente Leypresente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso., a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.

2.2. AA los efectos del apartado 1 tambilos efectos del apartado 1 tambiéén tendrn tendráá la consideracila consideracióón de n de usouso::

•• El empleo de la marca El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carsignificativa el caráácter distintivo de la marcacter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada.en la forma bajo la cual se halla registrada.

•• La La utilizaciutilizacióón de la marca en Espan de la marca en Españñaa, aplic, aplicáándola a los ndola a los productos o servicios o a su productos o servicios o a su presentacipresentacióónn, con fines , con fines exclusivamente de exportaciexclusivamente de exportacióónn..

•• La marca se reputarLa marca se reputaráá usada por su titular cuando sea usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su utilizada por un tercero con su consentimientoconsentimiento..

•• Se reconocerSe reconoceráán como n como causas justificativas de la falta de usocausas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias de la marca las circunstancias obstativasobstativas que sean que sean independientes de la voluntad de su titularindependientes de la voluntad de su titular, como las , como las restricciones a la restricciones a la importaciimportacióónn u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicu otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que estios para los que estééregistrada.registrada.

LA CADUCIDAD POR FALTA DE USO (Art. 58 LM)LA CADUCIDAD POR FALTA DE USO (Art. 58 LM)

En la acciEn la accióón de caducidad por falta de uso de la marca n de caducidad por falta de uso de la marca correspondercorresponderáá al titularal titular de la de la misma demostrar que misma demostrar que ha sido usadaha sido usada con arreglo al con arreglo al artartíículo 39 culo 39 o que o que existen causas existen causas justificativas de la falta de usojustificativas de la falta de uso. .

No podrNo podráá declararse la caducidad de la marca:declararse la caducidad de la marca:

Si, en el intervalo entre la expiraciSi, en el intervalo entre la expiracióón del pern del perííodo de cinco aodo de cinco añños a que se refiere el artos a que se refiere el artíículo culo 39 y la presentaci39 y la presentacióón de la demanda de caducidad, n de la demanda de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca.uso efectivo de la marca.

No obstante, el comienzo o la reanudaciNo obstante, el comienzo o la reanudacióón del uso n del uso en un plazo de tres meses anterior a en un plazo de tres meses anterior a la presentacila presentacióón de la demanda de caducidad.n de la demanda de caducidad.

Este plazo empezarEste plazo empezaráá a correr en fecha no anterior a la de expiracia correr en fecha no anterior a la de expiracióón del pern del perííodo odo ininterrumpidoininterrumpido de cinco ade cinco añños de no utilizacios de no utilizacióón.n.

No se tomarNo se tomaráá en cuentaen cuenta si los preparativos para el inicio o la si los preparativos para el inicio o la reanudacireanudacióón del uso se n del uso se hubieran producido despuhubieran producido despuéés de haber conocido el titular que la demanda de s de haber conocido el titular que la demanda de caducidad podrcaducidad podríía ser presentadaa ser presentada..

NULIDAD DE LA MARCA: CAUSAS DE NULIDAD ABSOLUTA (Art. 51 LM)NULIDAD DE LA MARCA: CAUSAS DE NULIDAD ABSOLUTA (Art. 51 LM)

1.1. ElEl registro de la marca podrregistro de la marca podráá declararse declararse nulonulo mediante mediante sentencia firmesentencia firme y ser y ser objeto de cancelaciobjeto de cancelacióónn::

a)a) CuandoCuando contravenga lo dispuesto en los contravenga lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artapartados 1 y 2 del artíículo 3 y en culo 3 y en el artel artíículo 5 de la presente Leyculo 5 de la presente Ley..

b)b) CuandoCuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuaal presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de do de mala femala fe..

2.2. LaLa acciaccióónn para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptibleimprescriptible..

3.3. LaLa nulidad nulidad no podrno podráá ser declaradaser declarada cuando su cuando su causa haya desaparecido en causa haya desaparecido en el momento de interponer la demandael momento de interponer la demanda. En particular, no podr. En particular, no podráá ser declarada la ser declarada la nulidad de una marca, cuando habinulidad de una marca, cuando habiééndose registrado contraviniendo el artndose registrado contraviniendo el artíículo 5, culo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido despuhubiera adquirido despuéés de su s de su registro un carregistro un caráácter distintivo para los productos o servicios para los cuales cter distintivo para los productos o servicios para los cuales estestéé registradaregistrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con supor el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con suconsentimiento.consentimiento.

NULIDAD DE LA MARCA: CAUSAS DE NULIDAD DE LA MARCA: CAUSAS DE NULIDAD RELATIVA (Art. 52 LM)NULIDAD RELATIVA (Art. 52 LM)

El registro de la marca podrEl registro de la marca podráá declararse nulo declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de mediante sentencia firme y ser objeto de cancelacicancelacióón cuando n cuando contravenga lo dispuesto en contravenga lo dispuesto en los artlos artíículos 6 , 7 , 8 , 9 y 10culos 6 , 7 , 8 , 9 y 10 ..

LA PRESCRIPCILA PRESCRIPCIÓÓN POR TOLERANCIA (ART.52.2. LM) N POR TOLERANCIA (ART.52.2. LM)

El El titular de un derecho anteriortitular de un derecho anterior que haya que haya tolerado el usotolerado el uso de una de una marca posterior registrada durante un marca posterior registrada durante un perperííodo de cinco aodo de cinco añños os consecutivosconsecutivos con conocimiento de dicho uso con conocimiento de dicho uso no podrno podráá solicitar en solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la mismade la misma basbasáándose en dicho derecho anterior para los ndose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado lproductos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la a marca posterior, marca posterior, salvosalvo que la solicitud de que la solicitud de éésta se hubiera efectuado sta se hubiera efectuado de de mala femala fe, en cuyo caso la , en cuyo caso la acciaccióón sern seráá imprescriptibleimprescriptible. En el . En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrposterior no podráá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior.que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior.

CADUCIDAD DE LA MARCA (ART.54 LM) CADUCIDAD DE LA MARCA (ART.54 LM)

1.1. Se declararSe declararáá la caducidad de la marca y se procederla caducidad de la marca y se procederáá a cancelar el registro:a cancelar el registro:

•• Cuando no hubiere sidoCuando no hubiere sido renovadarenovada..•• Cuando hubiera sido objeto de Cuando hubiera sido objeto de renunciarenuncia por su titular.por su titular.•• Cuando Cuando no hubiera sido usadano hubiera sido usada conforme al artconforme al artíículo 39 de esta Ley.culo 39 de esta Ley.•• Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la inactividad de su titular, en la

designacidesignacióón usualn usual de un producto o de un servicio para el que estde un producto o de un servicio para el que estéé registrada.registrada.•• Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titulCuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera ar de la marca, o que se hubiera

hecho con su consentimiento, para los productos o servicios parahecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que estlos que estéé registrada, registrada, la la marca pueda inducir al pmarca pueda inducir al púúblico a errorblico a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la , especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geogrprocedencia geográáfica de estos productos o servicios.fica de estos productos o servicios.

•• Cuando, a consecuencia de una Cuando, a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros motivostransferencia de derechos o por otros motivos, el titular de la , el titular de la marca marca no cumpliera ya las condiciones fijadas en el artno cumpliera ya las condiciones fijadas en el artíículo 3culo 3 de la Ley. Sde la Ley. Sóólo se declararlo se declararáá la la caducidad y se cancelarcaducidad y se cancelaráá el registro mientras persista este incumplimiento.el registro mientras persista este incumplimiento.

•• En los En los dos primeros casosdos primeros casos la caducidad serla caducidad seráá declarada por la declarada por la Oficina EspaOficina Españñola de Patentes y ola de Patentes y MarcasMarcas y en los y en los cuatro siguientescuatro siguientes por los por los TribunalesTribunales..

2.2. LasLas marcas caducadas marcas caducadas dejardejaráán de surtir efectos jurn de surtir efectos juríídicosdicos desde el desde el momento en que se momento en que se produjeron los hechos u omisionesprodujeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, que dieron lugar a la caducidad, con independenciacon independencia de la de la fecha en que se hubiera realizado su fecha en que se hubiera realizado su publicacipublicacióón en el n en el ««BoletBoletíín Oficial de la Propiedad n Oficial de la Propiedad IndustrialIndustrial»».. SerSeráán de aplicacin de aplicacióón al efecto retroactivo de la caducidad las previsiones establecn al efecto retroactivo de la caducidad las previsiones establecidas idas en el apartado 2 del en el apartado 2 del artartíículo 54 culo 54 de esta Ley.de esta Ley.

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