TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 049-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 154, 155 literal d), 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 238, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 249 de la misma Decisión.Caso: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial y Competencia Desleal.Actor: sociedad P.B.P. REPRESENTACIONES CÍA LTDA. representante de la SOCIETÉ BIC.Proceso interno Nº 357-11-1.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de octubre del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, relativa a los artículos 134, 154, 155, 258 y 259 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº357-11-1;

El auto de 28 de agosto de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad P.B.P. REPRESENTACIONES CÍA LTDA. representante de SOCIETÉ BIC.Demandado: señor ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS.

b) Hechos.

En vista a que ni el juez consultante ni el demandado hacen una descripción de los hechos, del escrito de demanda se desprenden los siguientes:

1. SOCIETÉ BIC es propietaria de las marcas tridimensionales BOLÍGRAFO BIC CRISTAL y TAPA DE BOLÍGRAFO BIC CRISTAL registradas para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

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2. El señor Alejandro Ordóñez Pinos es distribuidor de útiles escolares, entre los cuales vende bolígrafos “reproduciendo las marcas tridimensionales que protegen la forma del bolígrafo BIC CRISTAL, debidamente registradas en el Ecuador”.

3. Dichos bolígrafos están comercializados en cajas marcadas PXSTICK BEIFA y PUNTO FINO BEIFA, cuyos modelos imitados, entre otros son el BEIFA AA934 y BEIFA 900.

4. La parte actora manifiesta que le envió un comunicado al demandado indicándole que existe una infracción a los derechos de propiedad intelectual por la comercialización de los productos BEIFA “que reproducen marcas tridimensionales registradas en el Ecuador por BIC”. El demandado continuo con la comercialización del producto.

5. El 24 de marzo de 2011, la actora presentó una demanda de Medidas Cautelares, que fue conocida por la Jueza Novena de lo Civil del Guayas. Por providencia de 31 de marzo de 2011 la Jueza dispuso la realización de una inspección judicial.

6. Según Acta de Inspección adjunta los hijos del demandado “confirmaron la comercialización del modelo de bolígrafo que reproduce las marcas tridimensionales registradas por BIC”.

7. De acuerdo a la mencionada Acta de Inspección “se desprende también la imposición de la orden judicial de ‘prohibición de importar, comercializar, distribuir, vender, el mencionado producto, bajo pena de clausura de esta bodega’ y una advertencia de no comercializar el bolígrafo reproduciendo al producto BIC CRISTAL mientras se resuelva la acción planteada por BIC”.

8. El 5 de abril de 2011 el demandado presenta su contestación a la demandada.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad P.B.P. REPRESENTACIONES CÍA LTDA. representante de SOCIETÉ BIC, en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

1. Afirma que el demandado está comercializando en el Ecuador “tanto el diseño tridimensional del bolígrafo BIC CRISTAL, como el diseño tridimensional de la tapa del mismo bolígrafo BIC CRISTAL”, agrega “Es evidente (…) que existe un grave acto de imitación en el cual se han reproducido las marcas tridimensionales registradas por BIC”.

2. El presente caso “constituye un grave acto de falsificación de marcas tridimensionales pues el demandado, actuando de mala fe, PRETENDE ENGAÑAR A LOS CONSUMIDORES al expender un producto, falsificando la forma registrada del bolígrafo BIC CRISTAL, aprovechándose del nombre y prestigio de BIC y de la notoriedad de su famoso bolígrafo BIC CRISTAL”.

3. Inicialmente cita los artículos 134 y 155 de la Decisión 486. Manifiesta que los actos descritos se encasillan dentro de los actos de competencia desleal, cita los artículos 258 y 259 de la Decisión 486.

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4. A pesar de que le solicitó que no continúe con la comercialización del bolígrafo, el demandante “PERSISTIÓ en la comercialización y venta, en una evidente actitud de MALA FE Y COMPETENCIA DESLEAL (…)”.

5. Como pretensiones solicita:

“El cese inmediato y definitivo de los actos ilícitos y de competencia desleal, es decir, la comercialización de productos BEIFA, modelos AA934, 900 y demás que reproduzcan las marcas tridimensionales de BOLÍGRAFO BIC CRISTAL y TAPA DE BOLÍGRAFO.

El comiso definitivo de todos los ejemplares de bolígrafo BEIFA (…). El comiso definitivo de todo el material publicitario que identifique a los modelos de

bolígrafo BEIFA (…). Se disponga la prohibición definitiva de la importación de bolígrafos BEIFA (…). Reclamo de indemnización de daños y perjuicios (…). Reclamo de reparación del daño ocasionado al poder distintivo del Bolígrafo BIC

CRISTAL en virtud de las ventas y publicidad efectuada por el demandado del bolígrafo BEIFA (…)”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El señor Alejandro Ordóñez Pinos contesta la demanda sosteniendo que:

1. Improcedencia de la demanda y falta de derecho del actor. Afirma que quien demanda debe ser el titular sin embargo, “en el presente proceso iniciado por quien dice ser Representante de BIC sucede que quien demanda no es el titular de la marca BIC. Sino una tercera persona”. En el registro marcario aparece como apoderado de la SOCIETÉ BIC el señor Santiago Bustamante Luna. Es decir quien representa esa marca en el Ecuador y por ende el único legitimado para presentarse a juicio en defensa de los derechos de la marca BIC (…). No existe dentro de este proceso así como en ningún otro que haya existido una cesión de derechos marcarios a favor de PBP Representaciones, que le otorgue la titularidad para demandar los derechos que le otorga el ser dueño de una marca”.

2. Por lo tanto, para pedir medidas cautelares “El Juez debe necesariamente cerciorarse de que quien las pida ACREDITE SU LEGITIMACIÓN PARA OBRAR”. Afirma que “EXISTE ILEGITIMIDAD DE PERSONERÍA EN LA PRESENTE CAUSA”.

3. También afirma la “ILEGITIMIDAD POR VICIOS DEL PODER DE QUIENES DEMANDAN EN ESTE PROCESO”. Hace referencia a los vicios de fondo y de forma en la emisión del poder concedido. Manifiesta que el poder se ha entregado a la compañía PBP Representaciones Cía. Ltda., es decir a una persona jurídica, lo que no es permitido.

Además, la COMPAÑÍA PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA. “actuó como Procurador Judicial de una compañía extranjera que no EXISTE en el Ecuador (…)”, lo cual no es posible.

4. Inicialmente no se dictaron medidas cautelares y se autorizó la libre venta del bolígrafo de BEIFA y afirma que existió “ilegalidad e inconstitucionalidad de la petición de medidas cautelares definitivas en contra del demandado”.

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5. Manifiesta la “FALSEDAD DE QUE LA MARCA BEIFA SEA UNA FALSIFICACIÓN DE LA MARCA BIC” y que la marca BEIFA está registrada en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad intelectual para distinguir productos de la Clase 16 y al registro de esta marca no presentó oposición la SOCIETÉ BIC.

6. En el caso concreto “no existe intento alguno de Falsificar los productos con la marca BIC y mas bien los productos que se encuentran comercializando se denominan BEIFA” por lo que “los titulares de la marca BIC en consecuencia, no pueden de ninguna manera (…) condicionar la venta de los productos con la marca BEIFA por ser completamente diferentes en sus denominaciones y por que (sic) no se los puede considerar como falsificados al ser productos originales comercializados por el titular de la marca”.

7. Cita el artículo 247 de la Decisión 486.

8. Se refiere a la marca tridimensional diciendo que “no es condición necesaria la existencia de la marca Tridimensional ésta debe cumplir con los requisitos establecidos por la ley para el Registro de cualquier tipo de marca. Sin dejar de tomar en cuenta que no son registrables las formas usuales de los productos (…)”.

9. Afirma que los productos tanto de BEIFA como de BIC han coexistido pacíficamente en el mercado. Y que no existe la competencia desleal denunciada.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos 134, 154, 155, 258 y 259 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, tomando en cuenta los hechos controvertidos, las normas aplicables al caso concreto y las normas expresamente solicitadas por el consultante, se interpretarán los artículos 154, 155 literal d), 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 238, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 249. No se interpretará el artículo 134 de la Decisión 486 por no ser aplicable al caso concreto; y,

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

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Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

“(…)

De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca.

(…)

Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

(…)

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

(…)

DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOSDe los Derechos del Titular

Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

(…)

Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

a) el cese de los actos que constituyen la infracción;

b) la indemnización de daños y perjuicios;

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c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;

d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;

f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,

g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

Artículo 242.- Los Países Miembros podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.

Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,

c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo

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caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

De las Medidas Cautelares

Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;

b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;

c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y,

e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.

Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados.

(…)

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Artículo 249.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.

(…)

Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,

c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

(…)”.

1. Legitimación para accionar por la infracción de derechos protegidos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial

En el presente caso, se alega la falta de legitimidad del representante de la SOCIETÉ BIC, por este motivo se analiza el caso.

El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente, es decir, basta la inminencia de una infracción para poder actuar.

El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes. La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor

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de los actos constitutivos de la presunta amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito.

En el caso concreto, la sociedad SOCIETÉ BIC tiene legitimación para actuar en el caso toda vez que es propietaria del registro de las marcas tridimensionales BOLÍGRAFO BIC CRISTAL Y TAPA DE BOLÍGRAFO BIC CRISTAL, sobre la base de las cuales, supuestamente se perpetró un acto de competencia desleal. Sin embargo, la verificación del representante legal de dicha sociedad corresponderá al juez consultante, de acuerdo a su normativa procedimental interna.

Tutela de mérito de los derechos protegidos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

En el caso de autos, la acción de la sociedad actora tiene como pretensión:

“El cese inmediato y definitivo de los actos ilícitos y de competencia desleal, es decir, la comercialización de productos BEIFA, modelos AA934, 900 y demás que reproduzcan las marcas tridimensionales de BOLÍGRAFO BIC CRISTAL y TAPA DE BOLÍGRAFO.

El comiso definitivo de todos los ejemplares de bolígrafo BEIFA (…). El comiso definitivo de todo el material publicitario que identifique a los modelos de

bolígrafo BEIFA (…). Se disponga la prohibición definitiva de la importación de bolígrafos BEIFA (…). Reclamo de indemnización de daños y perjuicios (…). Reclamo de reparación del daño ocasionado al poder distintivo del Bolígrafo BIC

CRISTAL en virtud de las ventas y publicidad efectuada por el demandado del bolígrafo BEIFA (…)”.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.

El mencionado artículo 241 de la Decisión 486 hace referencia a la marca falsa, en el sentido que en el caso de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca del mercado deberá, necesariamente, ir acompañada de acciones dirigidas a impedir que las marcas falsas se introduzcan en el comercio. En este mismo sentido de protección al consumidor, no se podrá permitir que esos productos sean re exportados en el mismo estado, es decir como marcas falsas, ni podrán ser sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

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Se exceptúan de este tratamiento los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente o aquellos que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

2. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El derecho al uso exclusivo de una marca.

El Tribunal interpretará el tema en virtud a que el demandante cita los artículos 154 y 155 literales a) y d) en su escrito de demanda y la interpretación de esta normativa es solicitada por el consultante.

El Tribunal de Justicia, con relación al momento a partir del cual, una persona adquiere la titularidad de un derecho marcario y, consecuentemente, la facultad subjetiva de oposición que este derecho conlleva, considera que “El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente. Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros”. En este sentido, el Tribunal reitera “que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca”. (Proceso 10-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1177, de 22 de marzo de 2005, marca: EKSTASE). “El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro”. (Proceso 52-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1534, de 24 de agosto de2007).

Con referencia específica a la finalidad de la acción del ius prohibendi que puede ejercer el titular de una marca o signo registrado, el Tribunal ha expresado en el Proceso 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicado en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre del mismo año, que esta acción “está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”.

El Tribunal ha precisado, además, que “los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a

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confusión”. (Proceso 69-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 690, del 23 de julio de 2000).

Por las razones que anteceden, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d).

En virtud a lo precedentemente expuesto, está claramente establecido que es en el momento del registro de una marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros, cuando una persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, acto por el cual se le confiere el derecho exclusivo de su uso, esto implica la facultad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda provocar confusión o afectar la exclusividad que otorga este derecho.

La prohibición prevista en el literal d) del Art. 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales, el primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación, este elemento ya fue tratado ut supra. Con relación al primer elemento es necesario considerar lo siguiente: si lo que se prohíbe es usar una marca registrada en el comercio, cabe analizar qué es lo que realmente representa el comercio y cuál es su alcance.

Manuel Ossorio, define en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales al comercio como una “Actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza”. De la definición precedente podemos colegir que al ser el comercio una actividad, es un conjunto de operaciones o tareas sistemáticamente ordenadas, que van a permitir la comercialización de un bien o servicio, que no es otra cosa que mover los bienes en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor; por lo tanto, la expresión usar en el comercio se refiere a utilizar y disfrutar una marca o signo en cualquiera de los actos que configuran al comercio, sin embargo, es necesario tomar en cuenta que estas operaciones o tareas no sólo son sucesivas sino consecuentes, vale decir, que si la primera operación de obtención de un bien o servicio para su posterior puesta a disposición de los consumidores y finalmente su venta es legítima, los demás actos comerciales también lo serán y a la inversa, en caso de que uno de los actos sea ilegítimo.

Finalmente, se destaca la orientación según la cual “Para mantener la plena efectividad del derecho exclusivo, el titular de la marca tiene que cumplir con determinadas cargas que son fundamentalmente las de usar la marca, ejercitar las acciones por violación contra quienes invadan el derecho exclusivo y renovar la marca” (BERCOVITZ, Alberto. Apuntes de Derecho Mercantil, Ed. Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 496). El Tribunal ha establecido a este respecto que “el derecho exclusivo conferido por el registro marcario se encuentra ostensiblemente acompañado de una regulación de las facultades de que dispone el titular para prohibir ciertos actos por parte de terceros, lo cual implícitamente constituye no sólo la atribución de un señorío sino incluso una obligación de uso del signo, debido a que –tal como lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de este Tribunal– «así como el uso exclusivo de la marca constituye un

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derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado» (sentencia emitida dentro de la acción de incumplimiento 2-AI-96, caso BELMONT, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 291 del 3 de septiembre de 1997)”. (Proceso 84-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2000, marca: KRYSTAL).

3. De los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial. De la mala fe. Actos de competencia desleal por confusión. De las acciones por competencia desleal.

Igualmente, la sociedad demandante argumenta en su escrito de demanda que las infracciones al derecho marcario están íntimamente vinculadas a conductas de competencia desleal, por lo que el Tribunal abordará el tema.

La demanda que dio inicio al proceso en controversia y dentro del cual se ha solicitado la interpretación prejudicial por parte de este Organismo, fue presentada en vigencia de la Decisión 486. Por lo tanto, este Tribunal seguirá los criterios jurisprudenciales emitidos dentro de los Procesos 126-IP-2009 y 129-IP-2009.

Al respecto, a excepción de la Decisión 486, que en sus artículos 258 y 259, regula el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial, las demás Decisiones Andinas no regulan de manera expresa el tema de la competencia desleal. Sin embargo, es en el Acuerdo de Cartagena de donde se desprende la protección de la sana o leal competencia. En efecto, el artículo 93 del Acuerdo de Cartagena dispone: “Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión adoptará, a propuesta de la Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión, tales como “dumping”, manipulaciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias primas y otras de efecto equivalente. En este orden de ideas, la Comisión contemplará los problemas que puedan derivarse de la aplicación de los gravámenes y otras restricciones a las exportaciones. Corresponderá a la Secretaría General velar por la aplicación de dichas normas en los casos particulares que se denuncien”.

Concepto de Acto Desleal.

La importancia del comercio internacional ha dado lugar a prácticas calificadas como de competencia desleal. En virtud del artículo 10bis de la Unión de París, los países de la Unión de París están obligados a garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal.

El artículo 258, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. De donde se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.

En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al

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competidor”. (Proceso 38-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 419, de 17 de marzo de 1999).

El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. Y en armonía a lo mencionado se toma en consideración lo que la doctrina señala sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones". (Jaeckel Kovaks, Jorge. Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45).

“La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios". (Narvaez García, José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano, parte general. Ed. Legis, Colombia, Pág. 316).

Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.

Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero, además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas. (publicidad engañosa, por ejemplo)”. (Gacharná, María Consuelo. La Competencia Desleal. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1982, Pág. 47).

Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:

1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma.

2. Que el acto o la actividad sean indebidos.3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, un acto será desleal "cuando sea

idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción".

Sobre lo cual, el Tribunal ha manifestado “En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a producir daño ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos.

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La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina.

Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios.

Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo”. (Proceso 143-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1436, de 1 de diciembre de 2006, marca: COATEL).

Conforme a lo expuesto, la instancia nacional consultante debe determinar si la demandada quiso perpetrar o consolidar un perjuicio en contra de la sociedad demandante y si la comercialización de los bolígrafos objeto del proceso se ha presentado de manera desleal o maliciosamente con el fin de obtener un beneficio propio en desmedro de los intereses de la sociedad demandante.

Actos de competencia desleal.

El artículo 259 de la Decisión 486 se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual aunque, como ya se mencionó, no configuran una lista taxativa. Estos son:

1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Actos de competencia desleal por confusión.

El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal:

“1. No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

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2. La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.

En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal.

3. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que ‘para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. (…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115). (Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1172, de 7 de marzo de 2005, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca: CALCIORAL)”. (Proceso 143-IP-2006, ya citado).

El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos.

La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.

La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.” (Proceso 116-IP-2004, ya citado).

Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en

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el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión con una marca registrada. Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados.

De las acciones de competencia desleal.

El artículo 267 de la Decisión 486 consagra la acción de competencia desleal, la cual se puede intentar sin perjuicio de otra acción ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial.

De acuerdo con lo anterior, la acción de competencia desleal se puede intentar por el afectado, quien, además, puede ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses, tal como sería el caso de que se intentara una acción de competencia desleal y una acción de nulidad.

Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletiva o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal. Regulan, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal.

En efecto, el artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal.

El artículo 269 dispone, por su parte, que si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal.

4. La Confundibilidad marcaria en los temas de competencia desleal. Comparación entre signos tridimensionales. Elementos de uso común y su incidencia en el análisis comparativo.

Se analiza el presente tema en virtud a que el conflicto de la competencia desleal se da sobre la base de signos tridimensionales.

En el punto anterior se analizó la confundibilidad marcaria en los temas de competencia desleal, por lo tanto, a continuación se hará un análisis de los signos tridimensionales.

Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…).” (Proceso 33-IP-2005, publicado en G.O.A.C. N° 1224, de 2 de agosto de 2005).

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La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial.

En el artículo 113 cuando establece:

“Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

En el artículo 138 cuando establece:

“La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

(…)

b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.

(…)”.

En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca.

Por otro lado, las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir. Además, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto, ya sea por un envase, o como en el caso particular, por la forma de bolígrafo y su tapa.

Comparación entre signos tridimensionales.

Tratándose de marcas tridimensionales la comparación entre los signos deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso como las formas del diseño, relieves y forma característica del envase, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado para evitar la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto en él contenido.

En tal comparación, no se debe tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado, ya que de existir etiquetas en ambos signos la comparación entre éstas, deberá hacerse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos o entre signos mixtos, según sea el caso.

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5. De las medidas cautelares. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios.

Se abordará el tema de las medidas cautelares y los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios en virtud a que la parte demandante solicitó medidas cautelares y el pago por indemnización de daños y perjuicios.

De las medidas cautelares.

El Tribunal, con relación a las medidas cautelares en los procesos sobre propiedad industrial y la facultad de la autoridad jurisdiccional interna, ha señalado que “La doctrina enseña que existe el riesgo de que el intervalo entre el ejercicio de la acción y el pronunciamiento de la sentencia de mérito sea de tal extensión que comprometa, hasta en forma irreparable, la efectividad de la tutela jurisdiccional” (COMOGLIO, Luigi Paolo: “Lezioni sul Processo Civile”, seconda edizione, Il Mulino, 1998, Bologna-Italia, pp. 365 ss.). La prevención de este riesgo impone la necesidad de una forma de tutela jurisdiccional, la tutela cautelar, que permita al juez conservar el status quo y asegurar a priori la efectividad de la sentencia de mérito.

En el caso de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial, la norma comunitaria dispone que la tutela cautelar puede tener por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito (artículo 245). En consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, las siguientes medidas: el cese inmediato de los actos constitutivos de la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla; la suspensión de la importación o de la exportación de tales productos, medios y materiales; la constitución por el presunto infractor de garantía suficiente; y, de ser necesario para evitar la continuación o repetición de la infracción, el cierre temporal del establecimiento del demandado (artículo 246). Se trata de medidas cuya solicitud corresponde a quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción (artículo 245), lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación (artículo 246).

Ahora bien, la obtención de la tutela cautelar exige a quien la solicite la carga de presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles prima facie, permita al juez considerar como verosímil y probable la existencia del derecho que se invoca (fumus boni iuris), y reconocer la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectividad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (periculum in mora). El examen de estos requisitos de admisibilidad de la cautela, así como de los otros que se establezcan, conduce, pues, a un juicio de probabilidad y no de certeza que, por tanto, no prejuzga en torno a la concesión de la tutela de mérito.

La norma comunitaria prescribe que la medida sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para obrar, la existencia del derecho cuya infracción se denuncia y pruebas que conduzcan a presumir razonablemente la comisión real o inminente de tal infracción (artículo 247). Por tanto, el solicitante tiene la carga de aportar elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional competente, a título de presunción iuris tantum, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción. Se entiende que la autoridad indicada

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valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho. En todo caso, es de la potestad discrecional de dicha autoridad condicionar la obtención de la medida al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía suficiente, así como valorar la idoneidad y suficiencia de dicha garantía, la cual, de ser el caso, servirá para responder por los daños y perjuicios que, eventualmente, pudieran causarse.

Los efectos de la medida que se acuerde serán provisorios, ya que se extinguirán en el curso del proceso o serán absorbidos por la sentencia de mérito”. (Expediente Nº 96-IP-2004, de 22 de septiembre de 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134 de 3 de noviembre de 2004).

Con relación a lo previsto en el Art. 249 de la Decisión 486, es necesario tomar en cuenta lo mencionado precedentemente en relación al objeto de la aplicación de medidas cautelares, e,-l cual es, precisamente, impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en este sentido, la norma en análisis dispone la procedencia de medidas cautelares, sólo sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla, limitando de esta forma el alcance de esta medida accesoria a los bienes que son materia del litigio, siendo lógica esta disposición puesto que el propio proceso cautelar presenta limitaciones por estar condicionado, por una parte, al proceso principal del cual es accesorio y por ser una medida instrumental que carece de pretensión propia y cuyos efectos serán netamente procesales.

De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.

En el proceso interno que dio origen a la presente interpretación el demandante solicita “la indemnización de daños y perjuicios” la misma que se calculará interpretando el artículo 243 de la Decisión 486. Dicho artículo enuncia, de manera no exhaustiva, algunos criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios probados por el actor.

El mencionado artículo 243 establece los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración de su derecho. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. En todo caso, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

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Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el actor habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.

La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido. “En estos eventos, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Proceso 116-IP-2004).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: La legitimación para obrar, en ejercicio de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial establecidos en la Decisión 486, corresponde al titular del derecho y a sus causahabientes, así como a cualquiera de los cotitulares, sin necesidad del consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario. En el caso de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma comunitaria habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.

En el caso concreto, la sociedad SOCIETÉ BIC tiene legitimación para actuar en el caso toda vez que es propietaria del registro de las marcas tridimensionales BOLÍGRAFO BIC CRISTAL Y TAPA DE BOLÍGRAFO BIC CRISTAL, sobre la base de las cuales, supuestamente se perpetró un acto de competencia desleal. Sin embargo, la verificación del representante legal de dicha sociedad corresponderá al juez consultante, de acuerdo a su normativa procedimental interna.

SEGUNDO: En materia de marcas, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual, el registro del signo como marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo; esto quiere decir, que a partir de ese momento goza de los derechos inherentes a la marca, positivos y negativos como el ius prohibendi, que está dirigido a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado. Sin embargo, el derecho que confiere el registro no tiene carácter retroactivo.

TERCERO: En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado.

Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados.

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Son actos de competencia desleal, entre otros, aquéllos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos.

A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión con una marca registrada. Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados.

CUARTO: Tratándose de marcas tridimensionales la comparación entre los signos deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso como las formas del diseño, relieves y forma característica del envase, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado para evitar la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto en él contenido. Además, no se debe tener en cuenta elementos accesorios que componen la marca tridimensional.

QUINTO: La tutela cautelar tiene por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla.

Las medidas cautelares podrán ser solicitadas por quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción, lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación.

SEXTO: El artículo 243 de la Decisión 486, enumera de manera no taxativa, algunos criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios.

Determinándose que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. En todo caso, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde.

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.

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El Tribunal Distrinal Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 357-11-1, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

José Vicente Troya JaramilloPRESIDENTE

Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO

Carlos Jaime Villarroel FerrerMAGISTRADO

Gustavo García Brito SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Gustavo García Brito SECRETARIO