Propiedad intelectual en el extranjero...•Identificación de activos de propiedad intelectual...

Propiedad intelectual en el extranjero:

Mecanismos clave para proteger su negocio en América Latina, China y el sudeste asiático

Antes de empezar

Preguntas:• Al final de la sesión y en nuestras mesas• Por favor, identifíquense antes de formularla• Tienen una plantilla a su disposición (respuesta por email en 3 días

laborales)

Casos de estudio y testimonios:• Tienen una plantilla a su disposición• Pueden ser anónimos

Cuestionarios de satisfacción:• Fácil y rápido de rellenar• Pueden ser anónimos

@latinamericaipr @iprchina @iprSEAsia

Sobre los International IPR SME Helpdesks

• Iniciativas de la Unión Europea para concienciar sobre el uso de la

Propiedad Intelectual como herramienta de negocio para PYMEs

• Primera línea asistencial gratuita, confidencial y business-

oriented sobre Propiedad Intelectual para PYMES europeas que

operan en América Latina o quieren hacerlo.

• Servicios principales:

• Helpline: en 3 días hábiles

• Formación: talleres presenciales y online, guías, videos, etc.

• Información: Noticias, eventos, portal web, redes sociales

3 @latinamericaipr @iprchina @iprSEAsia

www.ipr-hub.eu

• NOGOENER, empresa Española dedicada a la instalación de aparatos de

ahorro, prestación de servicios de comparación de precios, reparación de

instalaciones de suministro e información relacionada con la distribución

de energía.

• NOGOENER solicitó el 30 de abril de 2017 una Patente Europea para un

dispositivo de ahorro de energía con plantillas intercambiables que

contienen distintos procedimientos de control de los aparatos conectados.

• NOGOENER también es titular de una marca de la UE para servicios de

las clases 35, 37 y 39.

Punto de partida


¿Qué es Propiedad Intelectual?


¿Qué es Propiedad Intelectual?

Lenguaje jurídico TraducciónDerechos sobre los aspectos innovadores de productos y

servicios

Meras ideas, no. Hay que conocer y aplicar la normativa correspondiente (ej: requisitos de

registro)Herramienta jurídica/de

negocio Exclusivos y explotables

Naturaleza registral (First to file) Hay que registrar y hacerlo el primero

Carácter territorial Tengo que registrar donde vaya a comercializar. No hay protección mundial

Limitado en el tiempo Luego cualquiera puede usarlo

Ámbito de protección limitadoCada Derecho protege una cosa.

Un mismo producto puede ser protegido por varios DPI al mismo tiempo

Horizontales Toda empresa los tiene y/o los trata


• Identificación de activos de propiedad intelectual (patentes,

marcas registradas, diseños, secretos comerciales, software, etc.).

• Haga un mapeo a través de una auditoria de PI: los activos de

Pique ya posee y los que se necesitan proteger.

• Identificación de mercados (Brasil, Argentina, México, Colombia,

China, Vietnam, Tailandia y Singapur) ¿Cómo entrar en tales

mercados? ¿Por su cuenta o con otras empresas locales o

extranjeras?

Proceso de internacionalización y DPI


• Estrategia ofensiva: el objetivo principal es

proteger los DPI propios y adquirir DPI ajenos (si

es necesario).

• Estrategia defensiva: el objetivo principal es

eliminar o reducir los riesgos.

Estrategia de PI


Patentes

• Protege la función técnica de un producto (ej: difusor de un coche que aumenta la carga aerodinámica), no su estética.

• Requisitos generales de registro:• Novedad: nunca antes se vio nada igual• Actividad inventiva: era una solución obvia• Aplicabilidad industrial: no un uso estético o intelectual

• 20 años de duración desde la fecha de solicitud

• Solicitar el registro en varios países simultáneamente es posible, pero muy caro (tasas, traducciones, etc.)

• Registro nacional vs PCT (Tiempo, procedimientos, costes, idiomas)


Argentina no es miembro del PCT. Los otros 7 países sí lo

son.

12 meses (Convenio de París)

12 meses

Patent Cooperation Treaty (PCT)


Patentes

• Búsquedas de antecedentes à FTO:

a) Para operar seguro (evitar que yo infrinja)Bases de datos de patentes locales registradas

b) Para registrar con garantías (evitar que otros me infrinjan)Toda fuente de información (Estado del arte)

• Análisis de viabilidad concienzudo à Derecho fuerte

• Obligación de uso


Tiempo de

registroCostes Procedimient

o abreviado PoA Oposición Duración

Argentina 3 / 9 años 2000 / 8000 Sí Sí* Sí (60 días) 20 años

Brasil 10 años 7000 / 10000 Sí Sí

Sí (6 meses tras el

registro)20 años

Colombia 2/3 años 2000 / 6000 No Sí Sí (60 días) 20 años

México 3 / 4 años 4000 Sí SíNo.

Observaciones permitidas

20 años

Perú 3.5 / 5 años 2500 No Sí Sí (60 días) 20 años

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Particularidades de América Latina


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Particularidades de China

Registro Patentes Modelos de Utilidad y Diseños

ExamenExamen formal

Examen de fondo Examen formal

Plazo Aprox. 2 años Aprox. 3 meses

Duración 20 años 10 años


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Particularidades del sudeste asiático


• Singapur: 1 tipo de patente• Camboya, Filipinas, Laos, Malasia, Tailandia, Vietnam: 2 tipos de patentes(invención y modelos)

• Indonesia: 2 tipos “patente estándar“(productos & procesos) y “patentesimple” (sólo productos)

• Myanmar: Sin sistema de protección de patentes

• Principios de Absolute novelty y First-to-file• Recomendación: ¡Cautela con las informaciones divulgadas a 3os!

• PROGRAMA ASPEC:• Cooperación para el Examen de Patentes de la ASEAN (ASPEC): Países ASEAN exceptoMyanmar

• Objetivos: Reducir la complejidad, ahorrar tiempo y mejorar la calidad de búsqueda y examen

• Registro internacional:

• Convenio de Paris

• PCT

Uno de los ingenieros de NOGOENER presentó un paper en sendas conferencias en Pekín, el 8 de enero de 2016, y 5 días después en Río de Janeiro. Otros proyectos le mantienen muy ocupado a su vuelta a España, y no se acuerda de presentar la solicitud de patente de la invención que describía en el paper hasta mayo de ese año. ¿Está a tiempo de obtener la protección por patente?

Diferencias con el sistema europeo


• Protege los elementos estéticos (forma, colores, patrones, líneas, etc.)

• Requisitos generales de registro:• Novedad: nunca antes se vio nada igual• Originalidad: configuración visual diferente• Aplicabilidad industrial: no un uso estético o intelectual

• Registro nacional vs internacional (acuerdo de la Haya)

• Búsqueda de antecedentes

Diseños



• Requisitos de registro

• Ningún país latinoamericano es miembro de la Convención de la Haya

• Diseño no registrado

Perú México Chile Argentina Brasil Colombia

Procedimientos

5-7 meses

10-18 meses

18-24 meses 1 semana 8-12

meses15-20 meses

Protección 10 años 15 años 10 años 15 años 25 años 10 años

Período de gracia 12 meses 12 meses 12 meses 6 meses* 180 días 12 meses


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• Vietnam: Admite una solicitud con uno o más diseños• Singapur: No protege el color. Registro como diseño protege copyright• Camboya, Tailandia, Laos: Regulados como un tipo de patente• Brunei Darussalam, Malasia: Considerado como un tipo de IPindependiente

• Myanmar: Sin sistema de protección de diseños

• Principios de Absolute novelty y First-to-file

• ASEAN DESIGN VIEW: Información sobre diseños en los países ASEAN

• PRINCIPIO DE PRIORIDAD:• Convenio de París: Países ASEAN excepto Myanmar• Margen para presentar solicitudes en otros países: 6 meses desde la solicitud en uno de los EMpara solicitar protección en cualquier de los demás EM

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REGISTRO INTERNACIONAL :

Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelosindustriales: Brunei Darussalam, Camboya y Singapur. Otros potenciales

• Única solicitud de dibujo o modelo industrial (hasta 100 dibujos omodelos) – Clasificación de Locarno) con protección en varios países oregiones

• Gestión simplificada: posibilidad de inscribir modificacionessubsiguientes y renovar con un sólo trámite

• OMPI: http://www.wipo.int/hague/en/

http://www.wipo.int/hague/en/

• Protege los elementos identificativos (nombre, letra, símbolo, dibujo o su combinación) del origen empresarial del producto o servicio

• Un signo para unos tipos de productos/servicios concretos

• Requisitos generales de registro:• Disponibilidad• Distintividad• No contravenir los límites legales (ej: moral pública)

• 10 años de duración (renovables)

• Registro nacional vs internacional (Sistema de Madrid)

Marcas


Argentina y Brasil no son miembros del Sistema de Madrid.

Los otros 5 países sí lo son.

Sistema de Madrid


• Marcas convencionales y no convencionales (3D, sonoras,…)

• 10 años desde la solicitud/concesión

• Obligación de uso

• Oposiciones de oficio

• Sistemas multiclase y monoclase

• Solicitud online

• Territorialidad relativa



• Principio “first to file” à Caso Pepsi Cola (Tormenta azul)

• Procedimiento sencillo pero lento (aprox. 12 meses / 18 meses).

• Agente en China.

• Obligación de uso: 3 años desde la concesión.

• Cuando la marca esté registrada, todos los productos deberán llevar el símbolo ® o los caracteres chinos que indican que se trata de una marca registrada.

• Sin registro NO hay PROTECCIÓN ADUANERA



• Registrar la marca occidental, registrar su versión china.• Adaptación de la marca al mercado chino: Traducción fonética

• Adaptación de marca al mercado chino: Traducción literal



“Sabor de cera en la boca”“feliz sabor de boca”

Traducción literal: Aimashi



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• Vietnam, Indonesia, Singapur, Camboya, Filipinas: Protegen marcastridimensionales

• Malasia: NO protege marcas no convencionales (sonidos, sabores, olores)• Vietnam: NO reconoce sonidos ni olores• Laos: NO reconoce sonidos, olores o sabores• Tailandia, Camboya, Indonesia: SÍ reconocen sonidos• Singapur: SÍ reconoce sonidos pero NO reconoce sabores ni olores• Filipinas: NO reconoce colores, a menos que estén definidos por una formadeterminada

• Filipinas, Brunei Darussalam, Camboya, Laos, Tailandia, Vietnam,Indonesia: Solicitudes multi-clase (Malasia NO)

• ASEAN TMView• Portal gratuito• Base de datos con información sobre + 2 millones de marcas registradas deASEAN (nombre de marcas, solicitante, tipo, representación gráfica, estado legal,lista de productos/servicios, códigos de clase, etc.)

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• PRINCIPIO DE “FIRST TO FILE”• Myanmar: NO legislación de registro de marcas – Declaración de Propiedad• Singapur: Posible proteger marcas no registradas a través de la Ley de ResponsabilidadExtracontractual - se recomienda registro

• Vietnam: Desconocimiento generalizado de la PI – Decisiones judiciales inconsistentes• Indonesia: Piratería de marcas – Importancia de pruebas suficientes

REGISTRO INTERNACIONAL

• PRINCIPIO DE PRIORIDAD:• Convenio de París: Países ASEAN excepto Myanmar• Margen para presentar solicitudes en otros países: 6 meses desde la solicitud en uno de los EMpara solicitar protección en cualquier de los demás EM

• SISTEMA INTERNACIONAL DE MARCAS (OMPI)• Protocolo de Madrid: Requisito de la AEC – Países ASEAN excepto Malasia y Myanmar

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• “TRADEMARK HIJACKING” o SECUESTRO DE MARCAS:• Frecuente registro de marcas de “mala fe”• “Reventa” de la marca al legítimo propietario por precios abusivos

• NOMBRE LOCAL PARA LA MARCA:• La cuestión del idioma en el Sudeste Asiático• Registro en caracteres romanos no protege contra el uso o registro en la escritura local• Riesgo de elección por los consumidores de nombre en idioma local con significado o sonidosimilar

• Riesgo de registro del nombre conocido en el mercado local para el producto por un 3o

Recomendaciones:• Averiguar qué marcas en lengua local utilizar y si están disponibles pararegistro

• Investigar traducción y registrar la marca original junto con la marca enlengua local

• Protege las obras intelectuales, artísticas o científicas (fotos, videos, textos, ilustraciones, mascotas, tipos de letra, canciones, esculturas, bases de datos y software).

• Protección nace con la creación

• 50 o 70 años tras la publicación o muerte del autor

• Protección internacional (Convenio de Berna)

Derechos de autor


• Duración: 70 años tras la muerte del autor, salvo Colombia (80) y México (100)

• Registro no obligatorio pero recomendable à ¿Cómo saber cuándo está protegido?

• Requisito de protección: originalidad


Coste de registro

México Perú Colombia Argentina Brasil Chile

11€ a 172€ 50€ a 100€ Gratis 42€ a 342€ 135€ a 185 5€ a 17€


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• Singapur y Camboya: NO tiene sistema de registro y la protección seconfiere automáticamente

• Myanmar: NO reconoce los derechos de autor de otros países y NO existeprocedimientos de registro de derechos de autor extranjeros – Posiblecombinación de otras reglas

• Registro no necesario pero recomendable:• Altamente recomendable registrar el copyright: Prueba útil de propiedad para resolver disputas• Útil para hacer “copias de seguridad” de otros derechos• Necesario agente local para registro de copyright

PRINCIPIO DE PROTECCIÓN “AUTOMÁTICA” INTERNACIONAL:• Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas:Países ASEAN excepto Camboya y Myanmar

• Secretos Industriales:

• Información que proporciona una ventaja comercial por el hecho de ser secreta (ej: procesos de fabricación, algoritmos o prototipos)

• Duración ilimitada

• No requiere registro

• Requisitos de protección:• Siempre secreto: no accesible al público• Información comercial valiosa por ser secreta• Medidas de protección razonables

Otros Derechos



• No son un DPI: se protegen por Derecho de la competencia

• Que tenga valor comercial no es requerido en Brasil para protegerse por Secreto Industrial



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• Aspecto relativamente nuevo en los países ASEAN• Camboya, Brunei Darussalam, Myanmar: NO legislación para laprotección de secretos comerciales

• Demás países: Protegidos sin necesidad de registro

Recomendaciones:• Acuerdos de confidencialidad, no competencia y no divulgación:esenciales para minimizar riesgos

• Marcar los documentos como “Confidencial” o “Secreto Comercial”• Preparar cuidadosamente los contratos con empleados• Aunque no se registren, pueden hacerse cumplir siempre que sedemuestren las medidas adoptadas por la empresa

• Recomendable la inscripción en algunos países (Tailandia)

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• Indicaciones Geográficas (IG):

• NECESARIO REGISTRO:• Vietnam, Indonesia, Tailandia, Laos, Camboya, Malasia: Sistemas sui generis deprotección de IGs

• Vietnam, Filipinas: A través de marcas, marcas colectivas o de certificación• Brunei Darussalam, Myanmar: Sin sistema de protección de IGs todavía• Singapur: Protección de IGs a través de marcas – Nuevo registro con FTA

• ASEAN GI DATABASE: Explorar el panorama de las IGs en los paísesASEAN

• ACUERDOS BILATERALES ENTRE UE Y PAÍSES ASEAN:• Países en negociación: Singapur y Malasia en 2010, Vietnam en 2012, Tailandia en2013, Filipinas en 2015, Indonesia en 2016

• Acuerdos bilaterales de comercio e inversión con Singapur y Vietnamcompletados: A su entrada en vigor permitirán la protección de 169 IGs europeas enVietnam y de 196 IGs europeas en Singapur

• Negociaciones con los demás países en curso

• Contrato de distribución con socio local• Licencia• Cesión o venta• Franquicia• Subsidiaries

Otros usos:• Herramienta de negociación• Valoración de empresa en fusiones y adquisiciones• Atrayendo inversores• Aval de financiación• Deducción de impuestos

Formas de explotación


• Existe obligación de registrar los contratos de licencia otransferencia de tecnología.

• Existe obligación de solicitar autorización para lacelebración de algunos contratos de tecnología.

• Existe necesidad de inscribir en el SAFE y solicitarautorización para el pago.



Debilidades y fortalezas

Pespectivalegal Defensa

No todos lospaíses son

miembros del PCT o el

sistema de Madrid

Retraso en la concesión de Derechos en

algunasOficinas


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