Protección Contractual de las Creaciones Publicitarias: Aspectos Legales

Protección Contractual de las Creaciones Publicitarias: Aspectos LegalesPublicitarias: Aspectos Legales

Oviedo, 3 de junio de 2010Departamento de Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnología

www.lener.es

EL PERFIL DE NUESTRA FIRMA

Protección Contractual de las Creaciones Publicitarias: Aspectos Legales

El perfil de nuestra firma

Lener es una firma que desarrolla su actividad en todos los campos del derecho desde 1982, tanto en la faceta legal como en la jurídico-económica.

Contamos con cinco oficinas en España donde prestamos asesoramiento a Contamos con cinco oficinas en España donde prestamos asesoramiento a nuestros clientes, nacionales y extranjeros.

Nuestra voluntad de cumplir con las mayores exigencia de calidad en la prestación de nuestros servicios ha hecho posible que Lener fuera el primer prestación de nuestros servicios ha hecho posible que Lener fuera el primer despacho de abogados en obtener, en 1998, la certificación según la norma internacional ISO 9002 que concede AENOR.

La misión de Lener es prestar servicios a clientes que buscan un asesoramiento La misión de Lener es prestar servicios a clientes que buscan un asesoramiento jurídico personalizado y especializado, con una comprensión del funcionamiento de su negocio y con la capacidad de cubrir todas las necesidades jurídicas de la empresa.

Nuestra firma desarrolla su actividad en todos los campos del Derecho de la Empresa. Nuestra voluntad es ofrecer el mejor servicio de calidad en el ámbito jurídico y económico y ayudar a nuestros clientes a conseguir y optimizar sus

l d i l


resultados empresariales.


Nuestros profesionales saben que lo primero es escuchar y comprender la situación del cliente. Por ello, nuestros profesionales tienen:

Alta especialización en distintas áreas jurídicas.

Conocimiento de primera línea de los sectores económicos en los que actúan.

Trabajan en equipos multidisciplinares con visiones enriquecedoras y creativas para aportar el Trabajan en equipos multidisciplinares, con visiones enriquecedoras y creativas, para aportar el mayor valor añadido a nuestros clientes.

Con el mejor servicio, disponibilidad, métodos de interlocución y seguimiento de los asuntos.

Entregas en los tiempos requeridos.

Las herramientas tecnológicas y de comunicación más modernas.

Actuación en el ámbito nacional e internacional.Actuación en el ámbito nacional e internacional.

En el anuario europeo Legal 500 (2004), Lener está recomendada en seis áreas de

práctica: "Banking and Finance", "Corporate and Commercial", "Employment", "IT and Telecoms",

"Project Finance" y "Tax“.


Project Finance y Tax .


Nuestra especialización en Derecho de la Empresa se centra en la faceta legal. Nuestro equipo está compuesto por abogados expertos en distintas especialidades j ídijurídicas.

Derecho Mercantil - Derecho Tributario - Derecho Laboral - Derecho Público y Sectores yRegulados - Derecho Urbanístico e Inmobiliario - Servicios a Entidades Financieras -

Derecho Penal - Derecho Civil - Tecnologías de la Información



El D t t d P i d d I d t i l I t l t l d LENER f i i El Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de LENER ofrece servicios especializados de asesoramiento en esta materia, respondiendo a las exigencias del mercado mediante las siguientes áreas de especialización:

Di ñ i t tió d bi t d i d d i d t i l Diseño, registro y gestión de bienes y carteras de propiedad industrial (patentes, modelos de utilidad, marcas, diseños) y gestiones ante organismos de registro y depósito de propiedad intelectual e industrial.

P t ió d f d bi i t i l di t t t i Protección y defensa de bienes inmateriales mediante estrategias, mecanismos, acciones y procedimientos judiciales y arbitrales de propiedad intelectual e industrial, confidencialidad y know-how, competencia desleal, derecho de la publicidad y derechos de imagen.

Contratación para la creación, producción, promoción, publicidad, distribución y en general cualquier explotación, cesión, licencia o agencia de bienes inmateriales, bienes culturales y de entretenimiento, e i iinvenciones.

Relaciones con Entidades de Gestión Colectiva de derechos de propiedad intelectual.


Aspectos Legales de la Creación Publicitaria


Existe un buen número de normas que regulan la creación publicitaria (Ley General de Publicidad, Ley de competencia desleal, Ley General para la defensa de consumidores y usuarios ) pero nos vamos a centrar en dos defensa de consumidores y usuarios…) pero nos vamos a centrar en dos aspectos fundamentalmente:

LA CREACIÓN PUBLICITARIA COMO OBJETO DE LA PROPIEDAD LA CREACIÓN PUBLICITARIA COMO OBJETO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

LA CREACIÓN PUBLICITARIA COMO OBJETO DEL DERECHO DE LA CREACIÓN PUBLICITARIA COMO OBJETO DEL DERECHO DE MARCA


La Obra Publicitariaa Ob a ub c ta a


Ideas…


… plasmadas en un soporte…


… a través de diferentes canales y plataformas…


….para vender y/o dar a conocer un producto.


CaracterísticasFunción Publicitaria

Expresión de un idea

Por lo general se realizan por encargo

Intervienen varios agentes:

• La Agencia

• Freelances subcontratados

• Anunciante

• Público

Puede estar incluida en otras categorías artísticas o afectada por otros d hderechos.

En una única obra pueden coexistir múltiples derechos de propiedad intelectual afectos.


Obras propias y de terceros

Finalidad Publicitaria

Criterio Fundamental.

No es una mera comunicación por la que se trata dar a conocer una serie de productos y servicios.

Busca convencer, persuadir


Una obra publicitaria, puede estar p , pincluida en otras categorías y afecta por otros derechos.


Múltiples Derechos Afectados

Fotografías Canciones Marcas Nombres de Dominio

Páginas Web Bases de Datos Diseños Programas Informáticos

y muchos mas


y muchos mas…..

La Creación Publicitaria y la Propiedad Intelectual


Normativa Aplicable

Ley de Propiedad IntelectualLey de Propiedad Intelectual

Ley General de Publicidad


La finalidad comercial de una obra publicitaria no la excluye de ser tutelable en el ámbito de la propiedad intelectual

A t 23 L G l d P bli id d

tutelable en el ámbito de la propiedad intelectual.

No estamos en presencia de una tutela generalizada

“Las creaciones publicitarias podrán d l d h d i d d

Art. 23 Ley General de Publicidad

gozar de los derechos de propiedad intelectual cuando reúnan los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes”exigidos por las disposiciones vigentes

Debe reunir las condiciones requeridas por la Ley de Propiedad Intelectual.


Originalidad

• En términos objetivos: Constituye una novedad

• En términos subjetivos: Refleja la personalidad de su autor.

Basta uno solo de estos requisitos para que la obra se proteja.


Exteriorizadas

Las ideas no son objeto de protección jurídica.

D b t d f l Deben estar expresadas en una forma que las haga reconocibles.

Las ideas pertenecen al mundo del ppensamiento humano, no se exteriorizan, por lo que resulta imposible establecer sobre ellas ningún tipo de mecanismo de protección ya

d ibi l l tidque no podemos percibirlas con los sentidos.

En un supuesto de plagio la única forma de comprobar que se ha producido sería p q phaciendo una comprobación visual de las obras en litigio algo imposible si alguna de ellas fuera una simple idea.


¿Quiénes intervienen en una creación publicitaria?

Anunciantes

Agencia

Anunciantes

Trabajadores de la Agencia


FreelancePúblico

Autoría

“1. Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica.

2. No obstante de la protección que esta Ley concede al autor se podrán beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella.” (art. 5 LPI)

La autoría surge por el mero hecho de la creación

“La propiedad intelectual de una obra ( ) La propiedad intelectual de una obra (…) corresponde al autor por el solo hecho de su creación. (Art. 1 LPI)


Autoría

Presunción de Autoría

“Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra mediante su quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique”. (art 6.1 LPI).

No es necesario cumplir ningún requisito formal para ostentar la condición de autor.

La inscripción de una obra en el Registro de la La inscripción de una obra en el Registro de la Propiedad Intelectual otorga una presunción de titularidad sobre los derechos inscritos.

“Se presumirá, salvo prueba en contrario, que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo”. (Art 145 3 LPI)


(Art. 145.3 LPI)

Autoría de la Obra Publicitaria

Derechos Morales

• Acompañan al autor o al artista intérprete o ejecutante durante toda su viday a sus herederos o causahabientes al fallecimiento de aquellos.

Irrenunciables

Intransmisibles

Divulgación Paternidad Integridad Divulgación Paternidad Integridad

ModificaciónAcceso al ejemplar único d l b

Arrepentimiento

o raro de la obra


Autoría de la Obra Publicitaria

Derechos de Explotación

• Corresponden inicialmente al autor

• Reproducción distribución comunicación pública y transformación• Reproducción, distribución, comunicación pública y transformación

• Transmisibles

Limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de ó áexplotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se

determinen.

Falta de mención:

• Tiempo limita la transmisión a cinco años

• Ámbito territorial al país en el que se realice la cesión.

Carácter exclusivo si se menciona expresamenteCarácter exclusivo si se menciona expresamente.

Salvo pacto en contrario se entienden cedidas en exclusiva al anunciante o agencia en virtud del contrato de creación publicitaria y para los fines previstos en el mismo (Art. 23 LGP)


Obra Colectiva (art. 8 LPI).

“la creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre yá ó ó óestá constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación

única y autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos underecho sobre el conjunto de la obra realizada”

Las aportaciones creativas se llevan a cabo en régimen de subordinación con respecto a un coordinador (agencia ), que:

• Toma la iniciativa de la creación de la obra

• Dirige la actividad y coordina las labores del resto de los intervinientes

• Titular de los derechos sobre la obra resultante, a salvo de lo dispuesto en la LGP.

El régimen de subordinación determinará si nos encontramos ante una obra colectiva o a una obra en colaboración.

En el caso de que uno de los autores que contribuyen a la obra quisiera reproducir la obra deberá solicitar la autorización deltitular sobre el que recaen los derechos.


Contrato de Creación PublicitariaContrato de Creación Publicitaria

“Aquel por el que a cambio de una contraprestación una persona física o jurídica se obliga a favor de un anunciante o agencia a idear g gy elaborar un proyecto de campaña publicitaria,

una parte de la misma o cualquier elemento publicitario”publicitario

Art 22 LGPArt. 22 LGP


Objeto:

La consecución de un resultado:

• La Elaboración del Mensaje persuasivo.

• Creación Publicitaria

Obligación fundamental no sólo idear, sino elaborar la correspondiente creación

En ningún caso la obtención de un resultado por el anunciante

“ Se tiene por no puesta cualquier clausula por la que directa o indirectamente, se garantice el rendimiento económico o los resultados comerciales de la publicidad o se garantice el rendimiento económico o los resultados comerciales de la publicidad, o se

prevea la exigencia de responsabilidad por esta causa”

Art. 14.2 LGP

El mensaje puede adoptar cualquier expresión formal, plasmarse en un elemento material que permita su percepción por los sentidos.


Obligaciones de la AgenciaObligaciones de la Agencia

Realización de la obra publicitaria

• No es creación exclusiva de la agencia.

• Sujeta a las instrucciones del anunciante

Debe entregarse en un formato que permita la difusión de la misma para de esta manera poder alcanzarse la finalidad publicitaria.


Limitación de Responsabilidad

Prohibición de incluir:

• Cláusulas de exoneración de responsabilidad frente a terceros• Cláusulas de exoneración de responsabilidad frente a terceros.

• Imputación de responsabilidad a terceros distintos del que legalmente le corresponde

• Limitaciones de la responsabilidad

“En los contratos publicitarios no podrán incluirse cláusulas de exoneración de responsabilidad frente a terceros en que puedan incurrir las partes como responsabilidad frente a terceros en que puedan incurrir las partes como

consecuencia de la publicidad”

Art. 13 LGP


Contrato de Creación Publicitaria: Cesión de DerechosDerechos

“Los derechos de explotación de las creaciones publicitarias se presumirán, salvo pacto en contrario, cedidos en exclusiva al

anunciante o agencia, en virtud del contrato de creación g ,publicitaria y para los fines previstos en el mismo”

Art. 23. 2 LGP

Obra publicitaria debe cumplir los requisitos exigidos para ser objeto de protección en materia de propiedad intelectual y/o industrial.

C ió t áti i li l l t t iCesión automática a quien realiza el encargo, salvo pacto en contrario:

• Exclusiva

P l fi i t l t t• Para los fines previstos en el contrato.

• Prohibición de utilizarla con una finalidad distinta. En ese caso, derecho del autor a percibir la compensación correspondiente.


Prestación de servicios por parte de un tercero a favor de la Agenciatercero a favor de la Agencia

Para las creaciones publicitarias :Mismo régimen que respecto de la Agencia y el g q p g yAnunciante.

Si los servicios distintos que la mera creación publicitaria:

Cesión de derechos de explotación debe realizarse de modo expreso.

En caso contrario, cesión limitada:

• Temporalmente: Cinco años

Territorialmente: España


• Territorialmente: España

CESION DE DERECHOS EN EL MARCO DE UNA LICITACION

Proceso de formación de un contrato con una doble finalidad:

Delimitar el objeto

Seleccionar a una de las partes: Identidad del Contratante por definir.

La Agencia tiene la oportunidad de optar a la elaboración de un proyecto

ó áLa cesión de derechos está condicionada al contenido de las bases de la licitación.

• Las bases deben explicitarlo claramente.

• Ausencia de referencia a la cesión de derechos de propiedad intelectual, sólo se entenderían cedidos aquellos derechos estrictamente necesarios para el cumplimiento de la finalidad del contrato proyectado.

• En el caso de que el clausulado de la licitación sea abusivo podrá declararse nulo.

l ó d l d d d d ó


Utilización del proyecto presentado, no adjudicado, sin compensación alguna.

CESION DE DERECHOS EN EL MARCO DE UNA RELACIÒN LABORAL

Principio General:

Se regirá por lo pactado en el contrato, debiendo Se regirá por lo pactado en el contrato, debiendo realizarse por escrito.

A falta de pacto escrito:

Presunción de cesión en exclusiva.

Con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario.

La utilización con otras finalidades exigirá la autorización expresa del trabajador.


Utilización de obras de terceros

L i bli it i l t t b d Las creaciones publicitarias suelen estar compuestas por obras de distintos titulares:

Creadas expresamente para la mismaCreadas expresamente para la misma

Obras preexistentes que se incluyen total o parcialmente en la misma.

N i t l t i ió d l tit l d l b Necesario contar con la autorización del titular de la obra para su utilización

La cesión debe comprender las facultades de explotación necesarias.La cesión debe comprender las facultades de explotación necesarias.


Los destinatarios de la publicidad como generadores de derechos de autor: Publicidad 2.0.


Los destinatarios de la publicidad como generadores de derechos de autor: Publicidad 2.0.

Los usuarios han dejado de ser meros receptores de los mensajes publicitarios para convertirse en agentes activos de la producción del mismo agentes activos de la producción del mismo.

Los anunciantes han dejado de hablar a los usuarios para conversar con los usuarios.p

La actividad de los usuarios puede dar lugar a creaciones susceptibles de tutela en materia de propiedad intelectualpropiedad intelectual.

Conveniente regular:

L ió d l d h t d l i• La cesión de los derechos por parte de los usuarios

• Los términos de uso de las creaciones propias


L i P bli it i Las creaciones Publicitarias y la Propiedad Industrial


Interdependencia indiscutible entre marca y creación publicitaria

ió bli i iMarca: Función publicitaria

Publicidad: Función identificadora o di ti tidistintiva

No todos los mensajes publicitarios están vinculados con marcasvinculados con marcas

La obra publicitaria debe cumplir los requisitos establecidos en la Ley de Marcasrequisitos establecidos en la Ley de Marcas.


La brevedad y sencillez del eslogan le permite hacer las veces de un signo distintivo y por lo tanto ser acreedor de la protección bajo el derecho de marcas.

El eslogan debe ser capaz de identificar los bienes o i i id tifi l d servicios que identifica en el mercado.

Su utilización en el mercado debe llevarse a cabo de modo que la conducta de aquel prevenga debidamente de modo que la conducta de aquel prevenga debidamente de su capacidad diferenciadora.


Mecanismos legales de Mecanismos legales de protección de las creaciones


PROPIEDAD INTELECTUAL

Sin necesidad de registro

Sin pasar examen (originalidad)

Coste bajo y tramitación registral rápida.

Duración larga (vida del autor y 70 años más).

Reconocimiento internacional vía Conv. de Berna (no siempre...)

Reconoce carácter artístico.

Demostración de autoría sino hay registro

Débil frente a imitación solo plagios y piratería)Débil frente a imitación solo plagios y piratería).

Difícil para frenar registros posteriores.

Diverso tratamiento legislativo internacional.


PROPIEDAD INDUSTRIAL

Protección fuerte/eficaz

Respetada por mercado mundial.

Monopolio frente equivalentes

Garantía de uso pacífico del producto

Menos dudable una vez concedido

Mecanismos de protección homogéneos y análogos internacionalmente

Limitación temporal protección

Tramitación administrativa (1 año)

Desvelar contenido y publicarlo

Riesgo denegación (precisa novedad)Coste elevado


Protección indefinida e infinita

COMPETENCIA DESLEAL

Protección indefinida e infinita

Sin costes registrales ni tramitación

Protección contractual eficaz frente a los obligados y f t t d i t ífrente actos de piratería.

Monopolio de hecho.

Limitado a casuística y subjetividad y circunstancias actosactos.

No monopolio legal erga omnes.


R i t d l P i d d I t l t l E l t i IURE ET DE IURE

MECANISMOS PARA PROTEGER JURIDICAMENTE UNA OBRA

Registro de la Propiedad Intelectual. Es voluntario, IURE ET DE IURE.

Publicación preventiva en los medios (por ejemplo: revista del sector)

Notario Público

Correo Certificado / Burofax

Catálogo / Publicidad

Exposición o presentación en feria del sectorExposición o presentación en feria del sector

Fijación contractual de derechos

Protección en Aduanas y vigilancia relativa a registros y depósitos públicos, así comorelativa al uso, de objetos de PI idénticos, parecidos y/o confundibles.


ASPECTOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL CONTRATO

TRANSMISION “MORTIS CAUSA”:TRANSMISION MORTIS CAUSA :

• Existe sucesión por cualquier medio establecido por la ley. Sentencia a favor estado por patrimonio DALI.

TRANSMISION “INTER VIVOS” :

• La transmisión se limita al derecho cedido a la modalidad de explotación • La transmisión se limita al derecho cedido, a la modalidad de explotación prevista y tiempo y territorio determinado.

• Si no se menciona tiempo será cinco años. Y el territorio sería el país en el que se haga.se aga

• Si no se especifica modo y modalidad de explotación: la deducida

• No se permite cesión de futuro.No se permite cesión de futuro.

• Nulo la obligación de no crear nuevas obras. Ni la explotación por medios de difusión desconocidos.


ASPECTOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL CONTRATO

Requisitos:

F li ió it • Formalización escrita.

• Se admite la cesión gratuita

• Remuneración: la Ley prevé puede ser proporcional y a tanto alzado.

ó• Cesión en exclusiva o no. La exclusividad debe ser expresa. Se puede permitir la cesión a terceros. Le concede la posibilidad de perseguir violaciones. Y el cesionario debe obligarse a la explotación.

• Normalmente junto a la trasmisión por compraventa se suele ceder el de exposición. Pero si no se ha dicho nada no se ha cedido el resto.


JUZGADOS DE LO MERCANTIL

Nuevo Art. 86 ter a la LOPJ fija la competencia exclusiva para los nuevos juzgados de lo mercantil:

“los juzgados de lo mercantil conocerán, asimismo, de cuantascuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civilrespecto de:p

Las demandadas en la que se ejerciten acciones relativas acompetencia desleal, propiedad industrial, propiedadintelectual y publicidad así como todas aquellas cuestiones queintelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones quedentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de lanormativa reguladora de las sociedades mercantiles ycooperativas”


CLASES DE ACCIONES Y PROCESOS

• Preten. meramente declarativasProcesos declarativos.

Preten. meramente declarativas• Preten. constitutivas• Preten. de condena

Procesos ejecutivos.

Procesos cautelaresProcesos cautelares.

Diligencias previas


PARTICULARIDADES DEL PROCESO EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DE AUTOR Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL

PROCESO CIVIL

Jurisdicción y competencia: Juzgados de lo Mercantily p g

Competencia territorial: domicilio del demandado o lugar donde se comete la infracción

Trámites del juicio ordinario.

Legitimados activos: titulares de derechos propiedad intelectual (¡ojo! Derechos morales). Entidades de gestión.) g

Acciones específicas: art.138 TRLPI

Indemnización: art. 140 TRLPI. Daños morales

Prescripción. 5 años

Medidas cautelares específicas: art.141 TRLPI


p

PARTICULARIDADES DEL PROCESO EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DE AUTOR Y LA PROPIEDAD INTELECTUALDERECHOS DE AUTOR Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL

ACCIONES

Acción cesatoria

Acción indemnizatoria

Adopción de medidas cautelares

La publicación de la sentencia

Diligencias preliminares


PARTICULARIDADES DEL PROCESO EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DE AUTOR Y LA PROPIEDAD INTELECTUALDERECHOS DE AUTOR Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Responsabilidad civil: la observancia del delito es compatible con la adopción de medidas previstas en el TRLPI o LEC.p p

Publicación de la sentencia

Art 270 3 Art. 270.3

• Dispositivos anticopia.

• No aplicable a programas nocivos


MUCHAS GRACIAS

Natalia Muñiz Casanova Javier Romano Egea Eneko Ariz López de CastroNatalia Muñiz [email protected]

Javier Romano [email protected]

Eneko Ariz López de [email protected]


Madrid

Pº de la Castellana, 23, 1ª Planta28046 MADRID t. 913 912 066 f. 913 102 222

Barcelona

Avda. Diagonal, 418, 2º 2ª “Casa de les Punxes”08037 BARCELONAt 933 426 289t. 933 426 289f. 933 015 050

Oviedo

Pza. de la Constitución 8, 1ª y 2ª planta33009 OVIEDO t 985 207 000

Valladolidt. 985 207 000 f. 985 212 027 Pío del Río Hortega 7

1º planta, Oficina 7 y 847014-VALLADOLIDt. 983 218 904f. 983 309 777

Vigo

Colón, 10, 5ª Planta36201 - VIGO t. 986 442 838f. 986 226 110

[email protected]


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