SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad...

Proceso 89-IP-2011.- Interpretación Prejudicial del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formuladapor la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la CorteSuprema de la República del Perú; y, de oficio, interpretación de losartículos 154, 155, 157 y 224 de la misma normativa. Asunto: Infraccióna los derechos de propiedad intelectual. Actor: VOLVO TRADEMARKHOLDING AB. Expediente interno: Nº 2175-2010.......................................

Proceso 4-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b),136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Esta-do de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera. Marca: “NEW VENUS” (denominativa). Actor: C.I. CILESS.A. Expediente Interno Nº 2006-00047......................................................

Proceso 35-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literala), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad An-dina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estadode la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera. Marca: FLEXACRYL (mixta). Actor: COMPAÑÍA GLO-BAL DE PINTURAS S.A. – GLOBALPAINT S.A. Expediente Interno Nº2007- 00409 ..................................................................................................

Proceso 41-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literal a), y 136literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad An-dina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estadode la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera. Marca: NUTY (denominativa). Actor: FERRERO S.P.A.Expediente Interno Nº 2010-00060 ..............................................................

Proceso 42-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), y136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciónPrimera. Marca: MAXILITRO COLANTA (Mixta). Actor: PRODUCTOS NA-TURALES DE LA SABANA -ALQUERÍA S.A. Expediente Interno Nº 2010-00312 ............................................................................................................

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXIX - Número 2106

Lima, 12 de octubre de 2012

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GACETA OFICIAL 12/10/2012 2.60

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los20 días del mes de junio del año dos mil doce,procede a resolver la solicitud de InterpretaciónPrejudicial formulada por la Sala de DerechoConstitucional y Social Permanente de la CorteSuprema de la República del Perú.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como con las exigencias del artículo 33 delTratado de Creación, por lo que, su admisión atrámite fue considerada procedente en el autoemitido con fecha 09 de noviembre de 2011.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: VOLVO TRADEMARK HOLDINGAB.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa dela Competencia y de la Protec-ción de la Propiedad Intelectual– INDECOPI, República del Perú.

Tercero interesado: M&M Repuestos y Ser-vicios S.A.

III. DATOS RELEVANTES.

A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogi-dos de los narrados en la demanda, otros de la

solicitud de interpretación prejudicial y de losantecedentes administrativos y judiciales delos actos impugnados, se encuentran los si-guientes

- Con fecha 28 de octubre de 2005 VOLVOTRADEMARK HOLDING AB interpuso antela Oficina de Signos Distintivos del INDE-COPI denuncia contra M&M Repuestos yServicios S.A por infracción de sus derechosde propiedad industrial respecto de sus mar-cas registradas VOLVO, alegando que: a) estitular de las marcas de producto VOLVO ylogotipo y VOLVO (para la Clase 12 de la Cla-sificación Internacional de Niza) las cualesson notoriamente conocidas tanto en Perúcomo a nivel internacional, siendo ademásmarcas líderes en el mercado de vehículosterrestres, especialmente de carga y maqui-naria pesada y que gozan también de presti-gio como signo que identifica el servicio dereparación; b) M&M Repuestos y ServiciosS.A., sin contar con su autorización, utilizalas marcas VOLVO tanto como letrero princi-pal en su establecimiento como en sus com-probantes de pago, en los cuales, en la partecentral y en caracteres destacados se mues-tra la denominación VOLVO; c) Ni VOLVOTRADEMARK HOLDING AB ni alguna de susempresas vinculadas ha vendido a la empla-zada repuestos de marca VOLVO, por tanto,la emplazada no ofrece repuestos originalesVOLVO y en el supuesto negado de que asífuera, ello no la autoriza a usar como nombrecomercial la denominación VOLVO, debien-do en todo caso precisar que no son distribui-dores oficiales de los productos VOLVO; d)la emplazada ejerce esta conducta de malafe pues pese a que por cartas notariales sele ha conminado a cesar en el uso infractorde la marca VOLVO, no lo ha hecho.

- La Oficina de Signos Distintivos de INDE-COPI admitió la denuncia, corrió traslado de

PROCESO 089-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de

Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de laRepública del Perú; y, de oficio, interpretación de los artículos 154, 155, 157 y224 de la misma normativa. Asunto: Infracción a los derechos de propiedad

intelectual. Actor: VOLVO TRADEMARK HOLDING AB.Expediente interno: Nº 2175-2010.


ella y dispuso se practique una diligenciade inspección en el local de M&M Repues-tos y Servicios S.A. En dicha diligencia “seobservó el uso de la denominación VOLVOen facturas y boletas, se tuvo a la venta unacaja con la denominación NWO, NWO Nr.RDL 1317-VOLVO, otra NWO y adherido conun sticker la denominación VOLVO 167294,fecha agosto de 2004, made in brazil (sic),código de barras, una caja de repuestos Ma-ble con la denominación `aplicación volvo’,los cuales se observaron en una vitrina deexhibición. Al preguntarle desde cuando (sic)utiliza la denominación VOLVO, manifestóque desde hace 1 año, al preguntarle desdecuando (sic) y quien (sic) le provee los pro-ductos con el sticker con la denominaciónVOLVO, señaló que desde hace más de tresaños y que le compraron los productos MableNWO a empresas brasileras, indicando queéstos son productos alternativos no origina-les, pero cuando la gente conocedores (sic),les solicitaban volvo original le compraban aModasa”.

- Mediante Resolución 4832-2006/OSD-IN-DECOPI de 7 de abril de 2006, la Oficina deSignos Distintivos declaró infundada la ac-ción por infracción toda vez que consideróque el signo VOLVO estaba siendo “utilizadode buena fe, a título informativo y no comonombre comercial, y además no es suscepti-ble de inducir al público a error o confusiónrespecto del origen empresarial de las activi-dades económicas sobre las cuales se apli-ca, por lo que no se puede considerar su usocomo una infracción a los derechos de pro-piedad industrial de la firma reclamante”.

- VOLVO TRADEMARK HOLDING AB apelóde dicha decisión. Mediante Resolución1634-2006/TPI-INDECOPI de 28 de octubrede 2006, el Tribunal de Defensa de la Com-petencia y de la Propiedad Intelectual confir-mó la mencionada decisión. Consideró que lamarca VOLVO y diseño era utilizada confines informativos y que en el presente casose configuraba el supuesto previsto en elsegundo párrafo del artículo 157 de la Deci-sión 486.

- VOLVO TRADEMARK HOLDING AB inter-puso demanda contencioso administrativacontra las Resoluciones Nºs 4832-2006/OSDy 1634-2006/TPI, a fin de que se declare suinvalidez e ineficacia. Solicita asimismo se

declare fundada la acción por infracción y quese prohíba a M&M Repuestos y ServiciosS.A. usar la marca VOLVO en letreros, pane-les, comprobantes de pago, papelería, mate-rial publicitario, etc.

- Con fecha 31 de enero de 2008 la Tercera Sa-la Especializada en lo Contencioso Adminis-trativo de Lima declaró infundada la demandainterpuesta por VOLVO TRADEMARK HOL-DING AB. En dicha sentencia se consideróque; a) de las pruebas se desprende que eluso de la denominación Volvo fue de “índo-le informativo, y no como nombre comercial,en tal sentido se aleja el supuesto del posi-ble uso que confunde e induce a error al pú-blico consumidor”; b) los hechos en contro-versia se encuentran dentro de lo estable-cido por el segundo párrafo del artículo 157de la Decisión 486; c) que, de acuerdo a loacreditado en autos “se concluye que la mar-ca VOLVO no ha sido determinada como no-toria por INDECOPI”.

- Contra dicha sentencia, VOLVO TRADE-MARK HOLDING AB interpuso recurso deapelación.

- Con fecha 18 de agosto de 2009, la Sala CivilPermanente de la Corte Suprema del Perúrevocó la sentencia apelada y reformándoladeclaró fundada la demanda. Los principalesfundamentos de la sentencia son los siguien-tes: a) que, de lo constatado en la diligenciade inspección ordenada por la entidad admi-nistrativa se puede concluir que “dicha acti-vidad no puede catalogarse como de buenafe, toda vez que al registrar etiquetas con ladenominación VOLVO a los productos alter-nativos que vende de distinta procedencia,lo que en esencia, podría generar confusiónen el público consumidor respecto al origenempresarial del producto (…)”; b) que, “enrelación a la notoriedad de la marca que invo-ca la demanda (sic), resulta irrelevante parael caso, toda vez que la notoriedad o no deella, no depende para que el tercero la utiliceen su beneficio, pues sólo basta que sea debuena fe o para propósito de información, loque como se ha concluido en los párrafosprecedentes, ello no se ha verificado en elpresente caso…”.

INDECOPI y M&M Repuestos y Servicios S.A.interpusieron recurso de casación. El 8 de no-viembre de 2010 se declaró improcedente el


recurso interpuesto por el INDECOPI y proce-dente el recurso interpuesto por M&M Repues-tos y Servicios S.A., por lo cual se solicitainterpretación prejudicial al Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina

B. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

VOLVO TRADEMARK HOLDING AB fundamen-ta su demanda con los siguientes argumentos:

- Que, las marcas VOLVO son notoriamenteconocidas tanto en el Perú como a nivel inter-nacional, siendo también “marcas líderes enel mercado de vehículos terrestres, especial-mente de carga y maquinaria pesada”. Seña-la también que las marcas VOLVO gozan deprestigio como signos que identifican el servi-cio de reparación.

- Que, sin contar con su autorización, M&MRepuestos y Servicios S.A. utiliza con malafe la marca VOLVO y diseño: a) como letreroprincipal de su establecimiento comercial yb) en sus facturas. Agrega que M&M Repues-tos y Servicios S.A. no ofrece repuestos ori-ginales VOLVO.

- Que, en la diligencia de inspección se de-mostró que M&M Repuestos y ServiciosS.A. vende productos con marca falsificadaVOLVO. Sin embargo, la autoridad adminis-trativa no lo sancionó por dicho hecho.

- Señala que, un tercero no autorizado por eltitular de una marca “está legitimado parausar esa marca sólo en la medida en quevenda repuestos o productos legítimos y de-bidamente marcados por el titular, sólo en lamedida en que anuncie al mismo tiempo eltipo de productos con que cuenta, sin inducira pensar que se tiene toda la gama de pro-ductos; y que el uso de la marca debe hacer-se en los anuncios, como establece la ley,es decir, en los medios a través de los cualesse difunde la publicidad comercial, sea éstaen la prensa, la radio, la televisión, el inter-net, el correo o correo electrónico y canalesparecidos”. Sin embargo, agrega la deman-dante, dicho tercero “no puede utilizar estamarca, ni los logotipos corporativos asocia-dos a la marca, en paneles fijos o moviblescolocados en el frontis de los locales comer-ciales en tanto que ese uso no cumple con elpropósito de ‘anuncio de la oferta de produc-

tos legítimos’”. Igualmente, se debe consi-derar prohibido el uso de la marca en loscomprobantes de pago emitidos en tanto ta-les documentos no cumplen con el propósitodel anuncio.

C. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

En su contestación a la demanda, INDECOPImanifiesta lo siguiente:

- Que, en aplicación de los criterios estable-cidos en el artículo 228 de la Decisión 486 sepuede determinar que la marca VOLVO no esnotoria, pues la demandante no demostródicha notoriedad en el procedimiento admi-nistrativo que dio origen a las resolucionesahora impugnadas. Indica que las pruebaspresentadas no demuestran ni la extensióndel conocimiento de la marca VOLVO “niacreditan el ámbito de difusión y el uso cons-tante de la misma en una cantidad suficienteque demuestre su implantación entre el pú-blico consumidor peruano o andino”.

- Que, “M&M Repuestos y Servicios S.A. utili-za la marca VOLVO y diseño para informarque tanto las actividades relacionadas conla comercialización de repuestos como losmismos repuestos de la clase 12 de la No-menclatura Oficial que ofrece están dirigi-dos, entre otros, a los vehículos distinguidoscon dicha marca”.

- Que, se puede observar en la fotografía yfacturas presentadas en el expediente ad-ministrativos que “M&M también ha incluidolos signos ZF y logotipo y SKF y logotipo enel letrero del frontis de su local y SKF y di-seño, BOSCH y diseño y ZF y logotipo en susfacturas, lo que confirma que las marcas re-feridas no son utilizadas para identificar susactividades económicas ni para distinguir losproductos que ofrece, no habiéndose pre-sentado medio de prueba alguno que desvir-túe que dicho uso haya sido efectuado debuena fe y/o se haya limitado al propósito deinformación”.

- Señala también que “en el letrero ubicado enel frontis del local de M&M Repuestos y Ser-vicios S.A se aprecia que, debido a su ubica-ción y tamaño, es la denominación ‘M&MRepuestos y Servicios S.A.’ la que será per-cibida como el nombre comercial de dicha


empresa, siendo razonable suponer que elsigno VOLVO y diseño será considerado co-mo una referencia de que en el local de laemplazada se reparan vehículos marca VOL-VO y/o se venden repuestos marca VOLVO”.Agrega que “lo mismo sucede con las factu-ras emitidas por M&M, en la cuales, si bien ladenominación VOLVO aparece en el centrode las mismas, también se muestran -entamaño similar- las marcas SKF, BOSCH yZF y el nombre comercial ‘M&M Repuestos yServicios S.A.’ ”.

- Que, el uso del signo VOLVO por parte deM&M cumplía con las condiciones previstaspor el segundo párrafo del artículo 157 de laDecisión 486. Ello porque sólo lo ha venidoutilizando “como referencia para hacer cono-cer a sus clientes que vende productos auto-motores de dicha marca”.

D. TERCERO INTERESADO.

Por su parte, M&M REPUESTOS Y SERVICIOSS.A. presentó los siguientes argumentos:

- Que, la demandante no ha aportado pruebasque “reflejen de manera objetiva que los sig-nos registrados VOLVO y VOLVO y figurahayan logrado un posicionamiento en el mer-cado en el nivel que corresponde a los signosnotoriamente conocidos”.

- Que, M&M RESPUESTOS Y SERVICIOS S.A.no vende repuestos con marca falsificadaVOLVO, “pues las cajas que se observaronen la diligencia de inspección pertenecen alas marcas: NWO y MAHLE, que son repues-tos alternativos”.

- Señala que su empresa “cumple con brindarinformación relevante al consumidor sobre laexistencia de repuestos originales Volvo quele permitan evaluar idóneamente la adquisi-ción del bien. El uso en las facturas de la de-nominación Volvo es una publicidad que tie-ne como objeto INFORMAR al usuario de laexistencia de repuestos originales Volvo. Nose ha inducido de ninguna manera al públicoen error u originado situaciones que puedanocasionar un perjuicio al titular de la marca”.(el subrayado no es nuestro).

- Que, han procedido de buena fe y que no seha hecho uso a título de marca de la deno-minación Volvo, indicando que sólo usaron la

denominación para informar la venta de re-puestos originales Volvo que son adquiridosa concesionarios autorizados Volvo. Resaltaque dichas compras las realizaron desde an-tes de la interposición de la acción por infrac-ción ante el INDECOPI.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaes competente para interpretar por la vía pre-judicial las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con elfin asegurar su aplicación uniforme en el territo-rio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTEPRETADAS.

El Juez Consultante solicita la interpretaciónprejudicial del artículo 228 de la Decisión 486.Se procederá a dicha interpretación y tambiénse interpretarán de oficio los artículos 154, 155,157 y 224 de la Decisión 486.

El texto de las normas objeto de la presenteinterpretación prejudicial se transcribe a conti-nuación:

DECISIÓN 486

“(…)

DE LOS DERECHOS Y LIMITACIONES CON-FERIDOS POR LA MARCA

(…)

Artículo 154.-

“El derecho al uso exclusivo de una marca seadquirirá por el registro de la misma ante larespectiva oficina nacional competente.

Artículo 155.-

El registro de una marca confiere a su titu-lar el derecho de impedir a cualquier tercerorealizar, sin su consentimiento, los siguien-tes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo dis-tintivo idéntico o semejante sobre produc-tos para los cuales se ha registrado lamarca; sobre productos vinculados a losservicios para los cuales ésta se ha re-gistrado; o sobre los envases, envolturas,


embalajes o acondicionamientos de talesproductos;

b) suprimir o modificar la marca con finescomerciales, después de que se hubieseaplicado o colocado sobre los productospara los cuales se ha registrado la marca;sobre los productos vinculados a los servi-cios para los cuales ésta se ha registra-do; o sobre los envases, envolturas, em-balajes o acondicionamientos de tales pro-ductos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas,embalajes u otros materiales que repro-duzcan o contengan la marca, así comocomercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico osimilar a la marca respecto de cualesquie-ra productos o servicios, cuando tal usopudiese causar confusión o un riesgo deasociación con el titular del registro. Tra-tándose del uso de un signo idéntico paraproductos o servicios idénticos se presu-mirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico osimilar a una marca notoriamente conoci-da respecto de cualesquiera productos oservicios, cuando ello pudiese causar altitular del registro un daño económico ocomercial injusto por razón de una diluciónde la fuerza distintiva o del valor comercialo publicitario de la marca, o por razón deun aprovechamiento injusto del prestigiode la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o si-milar a una marca notoriamente conocida,aun para fines no comerciales, cuando ellopudiese causar una dilución de la fuerzadistintiva o del valor comercial o publicita-rio de la marca, o un aprovechamiento in-justo de su prestigio.

Artículo 157.-

Los terceros podrán, sin consentimiento deltitular de la marca registrada, utilizar en elmercado su propio nombre, domicilio o seu-dónimo, un nombre geográfico o cualquierotra indicación cierta relativa a la especie,calidad, cantidad, destino, valor, lugar de ori-gen o época de producción de sus productos

o de la prestación de sus servicios u otrascaracterísticas de éstos; siempre que ello sehaga de buena fe, no constituya uso a títulode marca, y tal uso se limite a propósitos deidentificación o de información y no sea ca-paz de inducir al público a confusión sobre laprocedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su ti-tular, el derecho de prohibir a un tercero usarla marca para anunciar, inclusive en publici-dad comparativa, ofrecer en venta o indicarla existencia o disponibilidad de productos oservicios legítimamente marcados; o para in-dicar la compatibilidad o adecuación de pie-zas de recambio o de accesorios utilizablescon los productos de la marca registrada,siempre que tal uso sea de buena fe, se li-mite al propósito de información al público yno sea susceptible de inducirlo a confusiónsobre el origen empresarial de los productoso servicios respectivos.

(…)

DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIA-MENTE CONOCIDOS

Artículo 224.-

Se entiende por signo distintivo notoriamen-te conocido el que fuese reconocido como talen cualquier País Miembro por el sector per-tinente, independientemente de la manera oel medio por el cual se hubiese hecho cono-cido.

(…)

Artículo 228.-

Para determinar la notoriedad de un signodistintivo, se tomará en consideración entreotros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miem-bros del sector pertinente dentro de cual-quier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográ-fica de su utilización, dentro o fuera decualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográ-fica de su promoción, dentro o fuera de


cualquier País Miembro, incluyendo la pu-blicidad y la presentación en ferias, expo-siciones u otros eventos de los productoso servicios, del establecimiento o de laactividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada parapromoverlo, o para promover el estableci-miento, actividad, productos o servicios alos que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de laempresa titular en lo que respecta al signocuya notoriedad se alega, tanto en el planointernacional como en el del País Miembroen el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adqui-rida del signo;

g) el valor contable del signo como activoempresarial;

h) el volumen de pedidos de personas intere-sadas en obtener una franquicia o licenciadel signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativasde fabricación, compras o almacenamien-to por el titular del signo en el País Miem-bro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional;o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier re-gistro o solicitud de registro del signo dis-tintivo en el País Miembro o en el extranje-ro.

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos:

1. SOBRE LOS DERECHOS QUE CONFIEREEL REGISTRO DE UNA MARCA.

El artículo 154 de la Decisión 486 señala que elderecho al uso exclusivo sobre una marca seobtiene a partir de su registro, por lo que es eltitular de dicho signo el único facultado a usar lamarca o permitir su uso por parte de terceros.

Al respecto, el Tribunal Andino ha señalado que“dentro de la exclusividad que la marca otorga a

su titular se ha considerado doctrinariamentedos posibilidades, una positiva y otra negativa.Por la primera se permite al titular usarla, ceder-la o conceder licencia sobre la marca. La se-gunda, la negativa, implica que el titular estáfacultado para prohibir (ius prohibendi) que ter-ceros usen la marca y, en consonancia, oponer-se al uso y registro de signos idénticos o simila-res a los que él es titular” 1. De lo anterior seadvierte que el registro de un signo como marcano sólo faculta a su titular a su uso exclusivo,sino, además, a prohibir a terceras personas eluso de la marca.

Ahora bien, en relación con la otra faceta de laexclusividad (la negativa), se debe tener encuenta que ésta “(…) es más amplia que la fa-ceta positiva. En vez de comprender tan sólo elsigno registrado y los productos o serviciosincluidos en el registro, la faceta negativa seextiende, por un lado, a los signos idénticos ysemejantes; y abarca, por otra parte, tanto losproductos o servicios idénticos como los pro-ductos o servicios similares”. 2

Según lo establecido por el artículo 155 de laDecisión 486, el titular de una marca tiene elderecho de impedir que cualquier tercero, sin suconsentimiento, realice los siguientes actos:aplicar o colocar dicho signo, o un signo idénti-co o semejante, sobre productos para los cua-les haya sido registrado, o sobre los envases,envolturas, embalajes o acondicionamientos detales productos (literal a), así como suprimir omodificar la marca con fines comerciales sobrelos productos ya nombrados (literal b); los defabricar, comercializar o detentar etiquetas, en-vases, envolturas, embalajes u otros materia-les que reproduzcan o contengan la marca (lite-ral c), los de usar en el comercio un signo idén-tico o semejante respecto de cualesquiera pro-ductos o servicios, caso que tal uso pudieracausar un riesgo de confusión o de asociación(literal d); los de usar en el comercio un signoidéntico o similar a una marca notoriamenteconocida respecto de cualesquiera productos oservicios, cuando esto pudiese causar un dañoeconómico o comercial injusto por razón de unadilución de la fuerza distintiva o del valor comer-cial o publicitario de la marca, o por razón de un

1 Proceso 54-IP-2000, Marca: “CERVITAN”, publicado enG.O.A.C. Nº 612, de 25 de octubre de 2000.

2 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derechode Marca, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 347.


aprovechamiento injusto del prestigio de la mar-ca o de su titular (literal e); y, los de usar públi-camente un signo idéntico o similar a una mar-ca notoriamente conocida, aún para fines nocomerciales, cuando ello pudiese causar dilu-ción de la fuerza distintiva o del valor comercialo publicitario de la marca; o un aprovechamientoinjusto de su prestigio (literal f).

Conforme ha indicado el Tribunal en jurispruden-cia anterior, los mencionados derechos de ex-clusión “pueden subsumirse en la facultad deltitular del registro marcario para ‘impedir’ deter-minados actos en relación con el signo, o, endefinitiva, para ejecutar las acciones del casofrente a terceros que utilicen en el tráfico eco-nómico y sin su consentimiento un signo idénti-co o semejante, cuando dicha identidad o simi-litud sea susceptible de inducir a confusión”. 3

Asimismo, el Tribunal ha señalado que “de acuer-do a la Decisión 486 también se deberá tomaren cuenta el riesgo de asociación que la indica-da identidad puede producir”. 4

No obstante, cabe resaltar que el derecho ex-clusivo sobre la marca y el consecuente ejerci-cio del ius prohibendi no es ilimitado. Así, enpronunciamientos anteriores ha indicado el Tri-bunal que “la exclusividad en el uso de la marcaque otorga el registro es relativa, ya que no setrata de la concesión de un monopolio en elsentido de otorgar pura y llanamente una prefe-rencia única para la explotación de una fuerzade riqueza”. 5

La Decisión 486 (así como lo hicieron sus ante-cesoras) establece ciertas limitaciones y ex-cepciones al derecho al uso exclusivo de lamarca, las cuales se encuentran precisadas enlos artículos 157, 158 y 159 de la mencionadanormativa comunitaria. Así, el ejercicio de ac-ciones contra terceros puede verse restringidopor: (i) motivos relacionados con la identidad delas persona, su seudónimo o domicilio; propósi-tos de identificación o de información; o con lafinalidad de anunciar la existencia de produc-

tos o servicios legítimamente marcados; o paraindicar la compatibilidad o adecuación de pie-zas de recambio o de accesorios utilizables conlos productos de la marca registrada, entre otros(artículo 157); (ii) el agotamiento del derechosobre la marca (artículo 158) y iii) la coexisten-cia en la Subregión de dos marcas idénticas osimilares a nombre de titulares distintos, cuan-do la marca no esté siendo utilizada en el paísimportador (artículo 159, último párrafo). 6

Estas limitaciones y excepciones se sustentanen la posibilidad del uso en el mercado de unamarca por parte de terceros no autorizados, sincausar confusión en el público. Cabe resaltarigualmente que tales limitaciones y excepcio-nes, por su propia naturaleza, deben ser objetode interpretación restrictiva, y que “su proce-dencia se encuentra supeditada al cumplimien-to de las condiciones expresamente exigidaspor la normativa comunitaria” 7.

A los efectos del caso en concreto, son de re-levancia las limitaciones al derecho al uso ex-clusivo de la marca previstas en el artículo 157de la Decisión 486, que es el tema en debate enel proceso interno que ha dado lugar a la pre-sente interpretación prejudicial.

Conforme se verá en Punto 3. de esta providen-cia, en virtud del artículo 157 de la Decisión 486el titular de una marca no podrá impedir queterceros la usen en el mercado, siempre y cuan-do se cumplan los requisitos señalados en elreferido artículo 157.

2. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA YLA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD.

En el proceso interno, tanto el INDECOPI comola Tercera Sala Especializada en lo Conten-cioso Administrativo de la Corte Superior deLima consideraron que la notoriedad de la mar-ca VOLVO, alegada por la demandante, no ha-bía sido comprobada convenientemente. Porello, el Tribunal considera pertinente hacer re-ferencia al tema de la prueba de la notoriedadde una marca.

En reiterada jurisprudencia este Tribunal se hapronunciado en extenso sobre el tema de lasmarcas notorias, entre las cuales se destacan

3 Proceso 69-IP-2000, Asunto: acción de nulidad de laresolución interna 0968, dictada por la empresa decapital público ECOSALUD S.A.”, publicado en G.O.A.C.Nº 690, de 23 de julio de 2001.

4 Proceso 149-IP-2007, Asunto: Competencia desleal,publicado en G.O.A.C. Nº 1586, de 15 de febrero de2008.

5 Proceso 5-IP-94, Marca: “BENETTON”, publicado enG.O.A.C Nº 177, de 20 de abril de 1997.

6 Proceso 69-IP-2000 ya citado.7 Proceso 69-IP-2000 ya citado.


las providencias dictadas en los procesos 68-IP-2005 (Marca: “GIAN PIER´S, publicado en laGaceta Oficial Nº 1302, de 2 de marzo de 2006;149-IP-2007 (Asunto: Competencia desleal, pu-blicado en la Gaceta Oficial Nº 1586, de 15 defebrero de 2008), 24-IP-2009 (Marca “SALSA-BOR”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1734,de 22 de julio de 2009); 29-IP-2010 (Marca:“TOINGS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº1976, de 9 de setiembre de 2011); 82-IP-2010(Marca: “DOLCE EYEWEAR”, publicado en laGaceta Oficial Nº 1929, de 01 de marzo de2011), 82-IP-2011 (Marca: FIGURATIVA, publi-cado en la Gaceta Oficial Nº 2035, de 29 demarzo de 2012), entre otras.

Para los efectos del caso de autos, el Tribunalpone de relieve lo siguiente:

a) La Decisión 486 en su artículo 224 entiendecomo signo distintivo notoriamente conocidoa aquél que sea reconocido como tal en cual-quier País Miembro por el sector pertinente,independientemente de la manera o el mediopor el cual se hubiese hecho conocido. “En elsigno notoriamente conocido convergen sudifusión entre el público consumidor del pro-ducto o servicio al que el signo se refiereproveniente del uso intensivo de la misma ysu consiguiente reconocimiento dentro de loscírculos interesados por la calidad de losproductos o servicios que ella ampara…”. 8

Por su parte, el artículo 230 establece quédebe entenderse por “sector pertinente”.

b) La Normativa Comunitaria protege a la mar-ca notoriamente conocida de una manera re-forzada y ampliada, más allá del principio deespecialidad y territorialidad.

Con el objeto de proteger los signos distinti-vos según su grado de notoriedad, se hanclasificado y diferenciado diversos tipos deriesgos, a saber: riesgo de confusión, de aso-ciación, de dilución y de uso parasitario. Alrespecto, el Tribunal Comunitario ha expresa-do en reiterada jurisprudencia lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidadde que el consumidor al adquirir un produc-to piense que está adquiriendo otro (confu-sión directa), o que piense que dicho pro-

ducto tiene un origen empresarial diferenteal que realmente posee (confusión indirec-ta).

El riesgo de asociación es la posibilidadde que el consumidor, que aunque diferen-cie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo pien-se que el productor de dicho producto yotra empresa tienen una relación o vincula-ción económica.

El riesgo de dilución es la posibilidad deque el uso de otros signos idénticos o simi-lares cause el debilitamiento de la altísi-ma capacidad distintiva que el signo noto-riamente conocido ha ganado en el merca-do, aunque se use para productos que notengan ningún grado de conexidad con losque ampara el signo notoriamente conoci-do.

Y, por último, el riesgo de uso parasitarioes la posibilidad de que un competidorparasitario se aproveche injustamente delprestigio de los signos notoriamente cono-cidos, aunque la acción se realice sobreproductos o servicios que no tengan nin-gún grado de conexidad con los que am-para el signo notoriamente conocido”. 9

c) La notoriedad de una marca constituye unacuestión de hecho que debe ser probado porquien alega dicha notoriedad. El artículo 228de la Decisión 486 enuncia algunos de losfactores que se deberán tomar en considera-ción para determinar la notoriedad de un sig-no distintivo, a saber, el grado de conoci-miento entre los miembros del sector perti-nente dentro de cualquier País Miembro; laduración, amplitud y extensión geográfica desu utilización y promoción dentro o fuera decualquier País Miembro; el valor de la inver-sión para promoverlo o para promover el es-tablecimiento, actividad, productos o servi-cios a los que se aplique; las cifras de ventasy de ingresos de la empresa titular en lo querespecta al signo cuya notoriedad se alega,tanto en el plano internacional como en elPaís Miembro en el que se pretende la pro-tección; el grado de distintividad del signo;

8 Proceso 149-IP-2007 ya citado.9 Proceso 109-IP-2007, Marca: “LOMA´S”, publicado en

G.O.A.C. Nº 1581, de 4 de febrero de 2008.


su valor contable como activo empresarial; elvolumen de pedidos de personas interesadasen obtener una franquicia o licencia del signoen determinado territorio; o la existencia deactividades significativas de fabricación, com-pras o almacenamiento por el titular del signoen el País Miembro en el que se busca pro-tección; los aspectos de comercio interna-cional; o la existencia y antigüedad de cual-quier registro o solicitud de registro del signodistintivo en el País Miembro o en el extranje-ro. Dichos factores influyen decisivamentepara que la marca adquiera el carácter denotoria, “ya que así el consumidor reconoce-rá y asignará dicha característica debido alesfuerzo que el titular de la misma realicepara elevarla de la categoría de marca comúnu ordinaria al status de notoria” 10.

En el presente caso, el Juez Consultante debe-rá determinar si, sobre la base de las pruebasaportadas por la demandante y con vista a losfactores enunciados en el artículo 228 de laDecisión 486, ha quedado acreditada la notorie-dad de la marca VOLVO alegada por la deman-dante.

3. LIMITACIONES AL USO EXCLUSIVO DELA MARCA.

Conforme se ha indicado, el uso de una marcasólo puede ser autorizado por el titular de lamisma y, excepcionalmente, la norma andinapermite el uso de una marca sin autorización desu titular.

En el presente caso, en el proceso interno elpunto en debate entre las partes se centra enque si los hechos referidos en el punto A. suprapueden considerarse comprendidos (o no) den-tro de las limitaciones al derecho al uso exclusi-vo de la marca previstas en el segundo párrafodel artículo 157 de la Decisión 486.

Por considerarlo pertinente, el Tribunal se pro-nunciará primero sobre el artículo 157 en suintegridad, para luego pronunciarse específica-mente sobre el segundo párrafo del artículo 157.

Las limitaciones al uso exclusivo de la marcaque establece el régimen comunitario andinoobedecen a la necesidad de salvaguardar la

función económica y comercial de este institutolegal 11. Ello porque, como bien apunta el trata-dista Carlos Fernández-Nóvoa, el derecho deexclusiva inherente a la marca “puede, en algu-nos supuestos, originar ciertas disfunciones,las cuales podrían, por un lado, perturbar lapropia transparencia en el mercado; y, por otrolado, lesionar los legítimos intereses de loscompetidores al obstaculizar el desarrollo desus actividades”. Así, “con el fin de corregirestas eventuales disfunciones, es preciso so-meter el derecho de exclusiva sobre la marca aciertas limitaciones”. 12

Sobre este tema y en el mismo sentido, lajurisprudencia comunitaria europea ha señaladorespecto del artículo 6 (“Limitación de los efec-tos de la marca”) de la Directiva 89/104/CEE 13

que dicho artículo “tiene por objeto conciliar losintereses fundamentales de la protección de losderechos de la marca y los de la libre circula-ción de mercancías, así como los de la libreprestación de servicios, en el mercado común,y ello de forma que el derecho de marca puedacumplir su cometido de elemento esencial delsistema de competencia no falseado que elTratado pretende establecer y mantener (…)” 14.

El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andinapermite que terceros, sin necesidad del con-

10 Proceso 149-IP-2007 ya citado.

11 Proceso 10-IP-94, publicado en G.O.A.C Nº 177, del 20de abril de 1994, citado en el Proceso 2-AI-96, Asunto:“BELMONT”, publicado en G.O.A.C. Nº 289, de 27 deagosto de 1997 y en G.O.A.C Nº 291, de 3 de setiembrede 1997.

12 Fernández-Nóvoa, Carlos, “Posición Jurídica del Titularde la Marca”, en Manual de la Propiedad Industrial(Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastresy Manuel Botana Agra), Marcial Pons, Madrid, 2009, p.649.

13 Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de1988, relativa a la aproximación de las legislaciones enmateria de marcas. Artículo 6 (Limitación de los efec-tos de la marca): “1. El derecho conferido por la marcano permitirá a su titular que prohíba a los terceros eluso, en el tráfico económico: a) de su nombre y de sudirección; b) de indicaciones relativas a la especie, ala calidad, cantidad, al destino, al valor, al origengeográfico, a la época de la obtención del producto ode la prestación del servicio o a otras característicasde éstos; c) de la marca, cuando sea necesaria paraindicar el destino de un producto o de un servicio, enparticular como accesorios o recambios; siempreque este uso se realice conforme a las prácticasleales en materia industrial o comercial”.

14 Asunto C-102/07, Sentencia del Tribunal de Justicia(Sala Primera) de 10 de abril de 2008, considerando Nº45, Caso “ADIDAS”.


sentimiento del titular de una marca registrada,realicen ciertos actos en el mercado respecto ala utilización de dicha marca “siempre que ellose haga de buena fe, no constituya uso a títulode marca, y tal uso se limite a propósitos deidentificación o de información y no sea capazde inducir al público a confusión sobre la pro-cedencia de los productos o servicios”. Losactos o usos permitidos, enunciados en dichoprimer párrafo, tienen que ver con el hecho deque terceros utilicen:

- su propio nombre, domicilio o seudónimo;- un nombre geográfico; o,- cualquier otra indicación cierta relativa a la

especie, calidad, cantidad, destino, valor, lu-gar de origen o época de producción de susproductos o de la prestación de sus serviciosu otras características de éstos.

A propósito del análisis de primer párrafo delartículo 105 de la Decisión 344, norma similar alprimer párrafo del artículo 157 de la Decisión486, este Tribunal ha señalado que el artículobajo comentario “no contiene una lista que ago-te las limitaciones referidas a ‘propósitos deidentificación o de información’, debido a que,en término generales, es permitido que tercerosusen ‘cualquier indicación cierta’, siempre quetal uso se haga de buena fe, no sea capaz deinducir al público a error sobre la procedenciade los productos o servicios ni se realice a títulode marca”. 15

Ahora bien, en virtud del segundo párrafo delartículo 157, el uso de una marca ajena en eltráfico económico no requiere la autorizacióndel titular de la marca en supuestos que tengancomo finalidad:

- Anunciar, inclusive en publicidad compara-tiva;

- Ofrecer en venta;- Indicar la existencia o disponibilidad de pro-

ductos o servicios legítimamente marcados;- Indicar la compatibilidad o adecuación de pie-

zas de recambio o de accesorios utilizablescon los productos de la marca registrada;

En relación con el término “anunciar”, en juris-prudencia anterior este Tribunal ha interpretadoque dicho término es equivalente a “publicitar”,señalando que por “publicidad” “puede enten-

derse toda forma de comunicación y/o infor-mación dirigida al público con el objetivo de pro-mover, directa o indirectamente, una actividadeconómica”. 16

Como requisitos concurrentes de licitud, el se-gundo párrafo del artículo 157 exige que el usose haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una fi-nalidad informativa y, (iii) que no sea suscepti-ble de inducir a confusión al público sobre elorigen empresarial de los productos o serviciosrespectivos.

Las limitaciones al ius prohibendi del titular dela marca contenidas en el artículo 157 estánentonces referidas a los usos de buena fe, conpropósito de identificación y/o información y queno induzcan al público a confusión sobre laprocedencia empresarial de los productos o ser-vicios.

En el proceso interno, los hechos controverti-dos son: i) el uso de la marca VOLVO (junto conla denominación en destaque “M&M Repuestosy Servicios S.A.”) en el letrero principal ubicadoen el frontis del establecimiento de M&M Re-puestos y Servicios S.A., ii) el uso de la marcaVOLVO (junto con la denominación de la em-presa y el logotipo de otras marcas) en las fac-turas y comprobantes de pago de M&M Repues-tos y Servicios S.A. y iii) el hecho que en ladiligencia de inspección efectuada por INDE-COPI, se habría encontrado en una vitrina deexhibición “etiquetas con la denominación VOL-VO” adheridas a “los productos alternativos quevende M&M Repuestos y Servicios S.A”. 17

El Juez consultante deberá efectuar una apre-ciación global del contexto y las circunstanciasen las que se hizo uso, en el caso en concreto,de la marca VOLVO.

Uso no autorizado de marca ajena. Requisi-tos concurrentes de licitud (segundo párra-fo del artículo 157 de la Decisión 486).

El artículo 157 segundo párrafo establece tresrequisitos concurrentes que determinan que eluso en el mercado de una marca ajena, sin

16 Proceso 40-IP-2011, Asunto: Registro sanitario (INVIMA)sobre la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”,publicado en G.O.A.C. Nº 2039, del 09 de abril de 2012.

17 Según se refiere en la Sentencia del 18 de agosto de2009 de la Sala Civil Permanente de la Corte Supremadel Perú.15 Proceso 69-IP-2000 ya citado.


consentimiento de su titular, pueda ser conside-rado lícito, o dicho en otras palabras, que deter-minan que el titular no pueda oponerse o impe-dir el uso de su marca por parte de terceros.Estos son, a saber, que dicho uso:

a) sea de buena fe;

b) se limite al propósito de información al públi-co;

c) no sea susceptible de inducir al público aconfusión sobre el origen empresarial de losproductos o servicios respectivos.

Corresponde en consecuencia al Juez Consul-tante verificar si en el caso analizado se cum-plen los mencionados requisitos de licitud.

La noción de “buena fe”, como uno de los requi-sitos de licitud consagrados por el artículo 157de la Decisión 486, se entiende que alude a labuena fe comercial. Como bien se señala endoctrina y este Tribunal ha tomado en conside-ración, la buena fe comercial “no se trata de unabuena fe común, sino que está referida a labuena fe que impera entre los comerciantes. Enconsecuencia, el criterio corporativo toma im-portancia, pues el juicio de valor debe revelarcon certeza que la conducta es contraria a estaparticular especie de buena fe. Teniendo encuenta la precisión anterior y uniendo la nociónde buena fe al calificativo comercial, se debeentender que esta noción se refiere a la prácticaque se ajusta a los mandatos de honestidad,confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridadque rige a los comerciantes en sus actuacio-nes”. 18

Asimismo, en pronunciamientos anteriores es-te Tribunal ha indicado que:

“La buena fe o bona fides al lado de otrosconceptos como el de equidad, la sancióndel abuso del derecho y del enriquecimientosin justa causa, constituye uno de los princi-

pios generales del derecho que como tal debeinformar no sólo las relaciones contractualessino cualquier actuación en la vida de rela-ción. Se trata de un postulado sin excepciónalguna que, en cuanto principio, es exigible atoda persona y en el que se legitima el repro-che a cualquier conducta que de él se aparte.Es un concepto con vocación universal, perodinámico en cuanto responde a los esque-mas éticos, políticos y sociales de cada mo-mento histórico.

La buena fe es concebida subjetivamente co-mo la convicción o conciencia de no perjudi-car a otro, o de no defraudar la ley. La buenafe implica ajustar totalmente la conducta alas pautas del ordenamiento jurídico y es, endefinitiva, la conciencia de la legitimidad delobrar o del accionar de una persona.

En el derecho moderno se entiende en unsentido objetivo, esto es, como los deberesde lealtad, sinceridad, diligencia y correcciónde cuya observancia o no se desprenden es-pecíficas consecuencias jurídicas, indepen-dientes del íntimo convencimiento que tengael sujeto de la conducta, activa u omisiva.”19

En relación con la buena fe, este Tribunal tam-bién ha señalado que su manifestación debereflejarse en el modo de usar el signo registra-do ya que la referencia a la marca ajena debeefectuarse proporcionalmente y con la diligen-cia debida para que no se induzca al público aerror sobre la real procedencia de los productoso servicios 20, es decir, debe ser leal no sólo conlos legítimos intereses del titular de la marcasino también con el interés general de los con-sumidores y el correcto funcionamiento delmercado.

El segundo requisito de licitud (que el uso de lamarca ajena se limite al propósito de informa-ción al público) engloba varios elementos y/ocaracterísticas. El Tribunal ha considerado quedichos elementos y/o características son 21: i)Que la información sea veraz, es decir, que nosea falsa ni engañosa; ii) que la información quese brinde sea de carácter objetivo, esto es, que

19 Proceso 30-IP-97, Marca: “Marca: CAROLINA”, publi-cado en G.O.A.C. Nº 355, de 14 de julio de 1998 yProceso 69-IP-2000 antes referido.

20 Proceso 69-IP-2000 ya citado.21 Proceso 40-IP-2011 ya citado.

18 JAECKEL KOVAKS, Jorge. “Apuntes sobre Competen-cia Desleal”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Dere-cho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45,citado en el Proceso 137-IP-2009, Asunto: Competen-cia desleal e infracciones a las normas de la publicidaden defensa del consumidor, publicado en G.O.A.C. Nº1831, del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-IP-2007 yareferido.


sea objetivamente comprobable, verificable.Esto determina que los anuncios en los que sehace mención a una marca ajena no debencontener afirmaciones o elementos subjetivos,es decir, que no puedan ser comprobados overificados; iii) que la información que se pro-porcione en la comparación con una marca aje-na, además de ser objetiva, debe referirse aextremos o prestaciones que sean análogas:iv) igualmente, la información debe referirse aextremos relevantes o esenciales de las presta-ciones.

Dado que, como ya se indicó, este Tribunal in-terpreta, dentro del contexto del segundo párra-fo del artículo 157, el término “anunciar” comoequivalente a “publicitar”, es pertinente hacerreferencia al tema general de los anuncios pu-blicitarios.

La publicidad (y por ende, los anuncios) suelenregirse por ciertos principios básicos pacífica-mente aceptados en doctrina y que podríanenglobarse en los siguientes: principio de vera-cidad, principio de lealtad y principio de autenti-cidad o identificabilidad. Los anuncios – cual-quiera que sea su modalidad - que no respetendichos principios, son considerados ilícitos.

Sobre el principio de veracidad en materia publi-citaria, este Tribunal ha señalado lo siguiente:

“El principio de veracidad en materia publici-taria consiste en el derecho que tiene el con-sumidor a tener acceso a la verdad informa-tiva y a la obligación que tiene el oferente derespetar la verdad en toda actividad publici-taria, a efectos de evitar que se niegue in-formación, que no se deformen ni mutilen loshechos presentados en los anuncios publici-tarios, o que se induzca a error a los consu-midores a través de anuncios publicitarios.Sobre el tema es importante tener en consi-deración que existen algunas formas por lascuales se puede afectar este principio, entreellos se encuentran la publicidad falsa y lainducción a error al consumidor: El primerotiene lugar cuando las afirmaciones emplea-das no se ajustan a la verdad. El segundo,cuando las afirmaciones presentadas en elanuncio generan una idea en el consumidor,acerca de la naturaleza o calidad del produc-to, por ejemplo, diferente a la realidad. Sobreeste segundo tema, se debe considerar queuno de los derechos de los consumidores es

el de estar debidamente informados acercade los bienes o servicios que va a adquirir, enconsecuencia de ello, el principio de veraci-dad se relaciona con el derecho a la informa-ción auténtica que ellos tienen. Es por elloque la violación a este principio deriva en unacto de competencia desleal, por engaño,desde que la publicidad comercial es uno delos mecanismos que disponen los oferentespara atraer a los consumidores; y por tanto,un mecanismo de competencia en el merca-do. Por el derecho a la información que tie-nen los consumidores, se entiende que sedebe poner a su disposición, a través de to-dos los medios que sean pertinentes, de to-dos los elementos que sean necesarios, paraque éste tome su decisión de consumir o nodeterminado bien o servicio ofertado en elmercado. En tal virtud, la publicidad no debecontener información que genere error en elconsumidor respecto a las características delproducto, su naturaleza, el precio, etc.” 22 (elsubrayado es nuestro).

Los otros principios (lealtad e identificabilidad),en términos generales, apuntan a que los anun-cios deben respetar la buena fe comercial, losusos y prácticas honestas y a que los anun-cios publicitarios deben ser percibidos comotales por los consumidores.

Finalmente, el tercer requisito del artículo 157alude a que el uso de una marca ajena (dentrode los parámetros anteriores) no debe ser sus-ceptible de inducir al público a confusión sobreel origen empresarial de los productos o servi-cios respectivos.

Este último requisito tiene relación principal-mente con la protección de una de las funcio-nes esenciales de la marca, que es la de ser in-dicadora de la procedencia empresarial de losproductos o servicios por ella distinguidos. Asíel uso permitido en virtud del artículo 157 de laDecisión 486 implica que dicho uso no debe darla impresión que el producto o servicio en cues-tión tiene un origen empresarial diferente al querealmente posee. Asimismo, tampoco debe darla impresión que determinados productos pro-vienen de la misma empresa o de empresasvinculadas económicamente o de empresas en-tre las que existe relación comercial o que, por



ejemplo, la empresa que está haciendo uso dela marca ajena pertenece a la red de distribu-ción oficial del titular de la marca, entre otrossupuestos.

Si se cumplen los tres requisitos de licitudarriba mencionados, el titular de una marca nopodrá impedir su uso por parte de un tercero

Ahora bien, dado que la normativa andina haconsagrado una protección reforzada para lasmarcas notoriamente conocidas, este Tribunalha considerado necesario conciliar dicha pro-tección especial con las limitaciones al usoexclusivo de la marca previstas en el artículo157 de la Decisión 486. Ello porque “las marcasnotoriamente conocidas están expuestas en elmercado a mayores riesgos que las marcas queno ostentan esa calidad, principalmente al ries-go del aprovechamiento injustificado de su pres-tigio. En tal sentido, se debe dar una lecturaintegradora a lo dispuesto en el segundo pá-rrafo del artículo 157, en los literales a), b) y c)del artículo 226 y en los literales e) y f) delartículo 155”. Esto determina que, tratándosede marcas notoriamente conocidas, también sedebe apreciar si el uso en cuestión “expone a lamarca notoria a los riesgos de confusión, aso-ciación, dilución o uso parasitario. De no cum-plirse con los tres requisitos de licitud (del ar-tículo 157) y/o de verificarse la presencia de losriesgos antes mencionados, no resulta aplica-ble la excepción al uso exclusivo previsto en elsegundo párrafo del artículo 157 de la Decisión486”. 23

Corresponde al Juez Consultante verificar si enel caso concreto el uso de la marca VOLVO seefectuó con cumplimiento de los requisitos delicitud del artículo 157 de la Decisión 486. Aeste fin, se deberá tener en cuenta los hechos ylas circunstancias en las que dicho uso seefectuó.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: El registro de un signo como marcaconfigura el acto constitutivo delderecho de su titular al uso exclu-

sivo del signo, y este derecho leconfiere la posibilidad de ejerceracciones positivas a su respecto,así como de obrar contra los ter-ceros que, sin su consentimiento,realicen los actos de aprovecha-miento prohibidos por la Decisión486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina. Sin embargo, dicho de-recho exclusivo y el consecuenteejercicio del ius prohibendi no esilimitado ya que la propia normativaandina establece ciertas limitacio-nes y excepciones que se encuen-tra consagradas en los artículos 157,158 y 159 de la mencionada Deci-sión.

SEGUNDO: La notoriedad de una marca consti-tuye una cuestión de hecho quedeberá ser probado por quien alegadicha notoriedad. El artículo 228 dela Decisión 486 enuncia alguno delos factores que se tomarán en con-sideración para determinar la noto-riedad de un signo distintivo.

El Juez Consultante deberá deter-minar si es que, sobre la base delas pruebas aportadas por la de-mandante y con vista a los facto-res enunciados por el mencionadoartículo 288, ha quedado acredita-da la notoriedad de la marca VOLVOalegada por la demandante.

TERCERO: La normativa comunitaria prote-ge a la marca notoriamente cono-cida de una manera reforzada y am-pliada, más allá del principio deespecialidad y territorialidad. Impli-ca también su protección contralos riesgos de confusión, asocia-ción, dilución y de uso parasitario,conforme a lo señalado en la pre-sente providencia.

CUARTO: Entre las limitaciones a los dere-chos de exclusiva conferidos por elregistro marcario, el segundo pá-rrafo del artículo 157 de la Decisión486 contempla la posibilidad de queterceros utilicen en el mercado mar-cas ajenas sin autorización del ti-tular, siempre que dicho uso sea23 Proceso 40-IP-2011 ya citado.


PROCESO 04-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literala) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con

fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la Repúblicade Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: “NEW VENUS” (denominativa). Actor: C.I. CILES S.A. ExpedienteInterno Nº 2006-00047.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los20 días del mes de junio del año dos mil doce,procede a resolver la solicitud de InterpretaciónPrejudicial formulada por el Consejo de Estadode la República de Colombia, Sala de lo Conten-cioso Administrativa, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como con las exigencias del artículo 33 del

de buena fe, con propósito de iden-tificación y/o información y que noinduzca al público a confusión so-bre la procedencia empresarial delos productos o servicios, acordecon los alcances establecidos enla presente Interpretación Prejudi-cial.

Tratándose de signos notoriamen-te conocidos, también se deberáapreciar si el uso en cuestión expo-ne a dicho signo a los riesgos deconfusión, asociación, dilución ouso parasitario. De no cumplirsecon los requisitos de licitud expre-samente señalados en el segundopárrafo del artículo 157 de la Deci-sión 486 y/o de verificarse la pre-sencia de los riesgos antes men-cionados, no resulta aplicable laexcepción al uso exclusivo previs-to en dicha disposición.

QUINTO: En el presente caso, el Juez Con-sultante deberá efectuar una apre-ciación global del contexto y lascircunstancias en las que se hizouso de la marca VOLVO, a fin deverificar si los hechos y los mediosempleados pueden ampararse enlas limitaciones previstas en el se-gundo párrafo del artículo 157 de laDecisión 486.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno, deberá adop-tar la presente interpretación. Asimismo, debe-rá dar cumplimiento a las prescripciones conte-nidas en el párrafo tercero del artículo 128 delEstatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.

Ricardo Vigil ToledoPRESIDENTE (E)

Leonor Perdomo PerdomoMAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel FerrerMAGISTRADO

Isabel Palacios LeguizamónSECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.SECRETARIA


Tratado de Creación, por lo que su admisión atrámite fue considerada procedente en el autoemitido el 14 de marzo de 2012.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada, estima procedente destacar co-mo antecedentes del proceso interno que diolugar a la presente solicitud lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: C.I. CILES S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE IN-DUSTRIA Y COMERCIO, REPÚ-BLICA DE COLOMBIA

Terceros interesados: FERRETEROS Y ELÉC-TRICOS S.A. – FIELS.A., COMERCIALI-ZADORA PALEVI LI-MITADA y PROFESIO-NALES EN LUZ S.A. –POLUX S.A.


A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogi-dos de los narrados en la demanda y otros de lasolicitud de interpretación prejudicial y de losantecedentes administrativos de los actos im-pugnados, se encuentran los siguientes:

- Con fecha 17 de junio de 2003 las socieda-des FERRETEROS Y ELÉCTRICOS .S.A. –FIEL S.A., COMERCIALIZADORA PALEVILTDA. y PROFESIONALES EN LUZ S.A. –POLUX S.A. solicitaron el registro de la mar-ca “NEW VENUS” (denominativa) para iden-tificar productos comprendidos en la Clase09 de la Clasificación Internacional de Niza.

- Luego de publicada la solicitud de registro,no se presentaron oposiciones.

- Mediante Resolución Nº 04532 de 27 de fe-brero de 2004 la División de Signos Distinti-vos de la Superintendencia de Industria yComercio, concedió el registro del signo soli-citado.

- Posteriormente, mediante Resolución Nº13217 de 18 de junio de 2004, se corrigió laanterior decisión respecto del nombre de lostitulares.

- C.I. CILES S.A. interpone demanda de nuli-dad contra las Resoluciones Nº 04532 y 13217arriba referidas, en ejercicio de la acción denulidad prevista en el artículo 172 de la Deci-sión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina.

- Con fecha 27 de abril de 2006 el Consejo deEstado, Sala de lo Contencioso Administra-tivo, Sección Primera, de la República deColombia, admite a trámite la demanda.


En su escrito de demanda, la actora C.I. CILESS.A. manifiesta que:

- Es titular de las marcas registradas “LINEAVENUS CILES” (mixta, Clase 09) y “LINEAVENUS CILES” (mixta, Clase 35). Dichosregistros son anteriores a la solicitud de re-gistro de marca presentada por FERRETE-ROS Y ELÉCTRICOS .S.A. – FIEL S.A., CO-MERCIALIZADORA PALEVI LTDA. y PRO-FESIONALES EN LUZ S.A. – POLUX S.A

- Las resoluciones impugnadas, al concederel registro solicitado por las demandadas,violaron los artículos 136 literal a) y 172 de laDecisión 486.

- Señala que la concesión del signo cuestiona-do genera riesgo de confusión toda vez queel elemento preponderante corresponde a lapalabra VENUS, la cual resulta idéntica enlas marcas en conflicto. Señala también quelas expresiones que las complementan noles imprimen la suficiente distintividad, pues“LINEA” es un término de uso común entrelos comerciantes, y la palabra “NEW” resultafácilmente asociable a una nueva versión delos productos de la parte actora.

- Indica que, al realizar el estudio de regis-trabilidad de un signo solicitado, la entidadcompetente debió verificar de oficio la exis-tencia de anterioridades y de marcas previa-mente registradas con respecto a las cualesse pueda generar un riesgo de confusión.


- Agrega que, tanto la Decisión 486 como lajurisprudencia pertinente, establecen la noobligatoriedad del agotamiento de la vía gu-bernativa para demandar la nulidad de unregistro, por cuanto se trata de la inaplicaciónde una norma de carácter supranacional.


En su contestación de la demanda, la Superin-tendencia de Industria y Comercio señalaque:

- El registro de la marca “NEW VENUS” (mix-ta, Clase 09) fue válidamente concedido, nohabiendo sido violada disposición alguna dela Decisión 486.

- Indica que entre las marcas en conflicto exis-ten elementos gráficos, ortográficos y foné-ticos bien diferenciados entre sí. Ello deter-mina que ambas marcas sean suficientemen-te distintivas antes los consumidores y quepuedan coexistir en el mercado.

- Resalta que, contra la solicitud de registro dela marca “NEW VENUS”, no se presentaronoposiciones por parte de terceros interesa-dos dentro del término que era oportuno ha-cerlo.


En relación con los fundamentos de la deman-da, los terceros interesados manifiestan que:

- Las resoluciones impugnadas no incurren enviolación de la norma comunitaria, teniendoen cuenta que la marca “NEW VENUS” cum-ple con todos los requisitos exigidos paraque un signo sea registrado como marca, nopresentándose riesgo de confusión algunopara el público consumidor.

- Señala que, gráficamente las marcas en con-flicto son disímiles entre sí, ortográficamen-te están compuestas por un distinto númerode letras y palabras, y en razón de ello fo-néticamente tienen una pronunciación dife-rente también. Igualmente, ideológicamenteninguna de las dos marcas evoca conceptosrelevantes, en virtud de lo cual cada unaposee una distintividad propia.

- Manifiesta también que, teniendo en cuentalas diferencias señaladas, la marca “NEW

VENUS” “es suficientemente distintiva y pue-de coexistir de forma pacífica en el mercadoy en los registros de propiedad industrial conla marca “LINEA VENUS CILES”, que siendouna marca de naturaleza mixta tiene elemen-tos adicionales de carácter gráfico que lahacen aún más inconfundible frente a la mar-ca “NEW VENUS”.


El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaes competente para interpretar por la vía pre-judicial las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con elfin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El Juez Consultante no indica expresamentelos artículos de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina que solicita sean in-terpretados, sin embargo, hace referencia a quela demandante invoca los artículos 136 literal a)y 172 de la Decisión 486.

Con fundamento en la potestad que deriva delartículo 34 del Tratado de Creación del Tribunaly artículo 126 del Estatuto, que atribuyen a esteTribunal la facultad de interpretar de oficio lasnormas del ordenamiento jurídico comunitarioque estime aplicables al caso concreto, se in-terpretará de oficio los artículos 134 literales a)y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486.

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas a ser interpretadas

DECISIÓN 486

“(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicioal cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los si-guientes signos:


a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse comomarcas aquellos signos cuyo uso en el co-mercio afectara indebidamente un derechode tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación;

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo148, o si no se hubiesen presentado oposi-ciones, la oficina nacional competente proce-derá a realizar el examen de registrabilidad.En caso se hubiesen presentado oposicio-nes, la oficina nacional competente se pro-nunciará sobre éstas y sobre la concesión odenegatoria del registro de la marca median-te resolución.

(…)”.

1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SUREGISTRO.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse ala marca señala que: “(…) constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscepti-bles de representación gráfica. La naturalezadel producto o servicio al cual se ha de aplicaruna marca en ningún caso será obstáculo parasu registro (…)”. Este artículo tiene un triplecontenido: da un concepto de marca, indica losrequisitos que debe reunir un signo para serregistrado como marca y hace una enumeraciónejemplificativa de los signos registrables.

La susceptibilidad de representación gráfica, jun-to con la distintividad, constituyen los requisitosexpresamente exigidos.

La susceptibilidad de representación gráfi-ca, es la aptitud que tiene un signo de ser des-crito o reproducido en palabras, imágenes, fór-mulas u otros soportes, es decir, en algo per-ceptible para ser captado por el público consu-midor.

La distintividad, es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferen-ciar en el mercado los productos o servicios,haciendo posible que el consumidor o usuariolos seleccione. Es considerada como caracte-rística esencial que debe reunir todo signo paraser registrado como marca y constituye el pre-supuesto indispensable para que ésta cumplasu función principal de identificar e indicar elorigen empresarial y, en su caso, incluso, la ca-lidad del producto o servicio, sin riesgo de con-fusión o asociación. La distintividad del signopresupone su perceptibilidad por cualquier delos sentidos.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “ex-trínseca”, la primera se refiere a la aptitud in-dividualizadora del signo, mientras que la se-gunda se refiere a su no confundibilidad conotros signos.

La marca salvaguarda tanto el interés de sutitular al conferirle un derecho exclusivo sobre elsigno distintivo como el interés general de losconsumidores o usuarios, garantizándoles elorigen y la calidad de los productos o servicios,evitando el riesgo de confusión o de asociación,tornando así transparente el mercado.

El Juez Consultante deberá analizar en el pre-sente caso si el signo NEW VENUS (deno-minativo) cumple con los requisitos del artículo134 de la Decisión 486 y si no se encuentradentro de las causales de irregistrabilidad pre-vistas en los artículos 135 y 136 de la referidaDecisión.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS PORIDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CON-FUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. SIMILITUDGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RE-GLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DESIGNOS DISTINTIVOS.

El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 es-tablece que no son susceptibles de ser regis-trados como marcas los signos que afecten in-


debidamente un derecho de un tercero cuandosean idénticos o se asemejen, a una marcaanteriormente solicitada para registro o registra-da por un tercero, para los mismos productos oservicios, o para productos o servicios respectode los cuales el uso de la marca pueda causarun riesgo de confusión o de asociación.

Los signos que aspiren a ser registrados comomarcas deben ser suficientemente distintivosy, en consecuencia, no deben generar confu-sión con otras marcas debidamente registra-das que gozan de la protección legal concedidaa través del mismo y del derecho que de él sedesprende, consistente en hacer uso de ellascon exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no esregistrable un signo confundible ya que no po-see fuerza distintiva. De permitirse su registrose atentaría contra el interés del titular de lamarca anteriormente registrada y el de los con-sumidores. La prohibición de registro de signosconfundibles contribuye a que el mercado deproductos y servicios se desarrolle con trans-parencia y así el consumidor no se vea expues-to a incurrir en error al realizar la elección de losproductos que desea adquirir.

Como ya se mencionó, la ausencia de distinti-vidad de un signo, en relación con una marcaya existente con anterioridad en el mercado, ocon un signo previamente solicitado, puede pro-vocar error entre los consumidores; por tal cir-cunstancia la norma comunitaria ha determina-do que la sola posibilidad de confusión bastapara negar el registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como lasemejanza de los signos constituyen el funda-mento de la prohibición de registro, en la medi-da en que sean de tal naturaleza que determi-nen la posibilidad del riesgo de confusión y/ ode asociación.

Es importante advertir que es de competenciade la Autoridad Administrativa o, en su caso, delJuez competente, observar y establecer deacuerdo a criterios doctrinarios y jurispruden-ciales, si entre los signos que se confrontanexiste identidad o semejanza, para determinarsi las identidades o semejanzas encontradaspor sus características son capaces de gene-rar confusión entre los consumidores. De laconclusión a que se arribe dependerá la califica-

ción de distintivo o de no distintivo que merezcael signo examinado.

Marcas idénticas o similares no deben coexistiren el mercado en cabeza de dos o más perso-nas para identificar productos o servicios idén-ticos o de igual naturaleza, ya que ello genera-ría un verdadero riesgo de confusión entre losconsumidores, y el público quedaría en incapa-cidad de distinguir el origen empresarial de losproductos o servicios y escoger entre ellos conentera libertad.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestadoque “(...) es necesario establecer que, en térmi-nos generales, la confusión se origina en la se-mejanza entre los signos distintivos y la mayoro menor similitud de los productos que estasmarcas protejan, factores que llevan a los con-sumidores a error o confusión en cuanto alorigen de los productos vendidos con la marcasimilar, sin tomar en cuenta que estos produc-tos pueden provenir de empresas diferentes.(...). (Proceso 161-IP-2004, Marca: “CINCO ES-TRELLAS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº1175, de 15 de marzo de 2005).

El Tribunal ha sostenido también que “la confu-sión en materia marcaria, se refiere a la falta declaridad para poder elegir un bien de otro, a laque puedan ser inducidos los consumidores porno existir en el signo la capacidad suficientepara ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, Mar-ca: “DIUSED JEANS”, publicado en la GacetaOficial Nº 1124, de 04 de octubre de 2004).

Asimismo, sobre el riesgo de asociación, esteTribunal ha destacado que “el riesgo de asocia-ción es la posibilidad de que el consumidor, queaunque diferencie las marcas en conflicto y elorigen empresarial del producto, al adquirirlopiense que el productor de dicho producto y otraempresa tienen una relación o vinculación eco-nómica.” (Proceso 70-IP-2008, Marca: “SHERA-TON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648,de 21 de agosto de 2008).”

La identidad o la semejanza de los signos pue-de dar lugar a dos tipos de confusión: la directa,caracterizada porque el vínculo de identidad osemejanza induce al comprador a adquirir unproducto o usar un servicio determinado en lacreencia de que está comprando o usando otro,lo que implica la existencia de un cierto nexotambién entre los productos o servicios; y laindirecta, caracterizada porque el citado vínculo


hace que el consumidor atribuya, en contra dela realidad de los hechos, a dos productos o dosservicios que se le ofrecen, un origen empre-sarial común. (Proceso 109-IP-2002, Marca:“CHILIS Y DISEÑO”, publicado en la GacetaOficial Nº 914, de 1 de abril de 2003).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los produc-tos o servicios que cada uno de ellos ampara,serían los siguientes: que exista (i) identidadentre los signos en disputa y también entre losproductos o servicios distinguidos por ellos; (ii)o identidad entre los signos y semejanza entrelos productos o servicios; (iii) o semejanza en-tre los signos, e identidad entre los productos yservicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y tam-bién semejanza entre éstos.

La jurisprudencia de este Tribunal, basándoseen la doctrina, ha señalado que para valorar lasimilitud marcaria y el riesgo de confusión esnecesario, en términos generales, considerarlos siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica. Se da por la seme-janza de las letras entre los signos a comparar-se. La sucesión de vocales, la longitud de lapalabra o palabras, el número de sílabas, lasraíces o las terminaciones iguales, pueden in-crementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coinciden-cia en las raíces o terminaciones, y cuando lasílaba tónica en las denominaciones compara-das es idéntica o muy difícil de distinguir. Sinembargo, se debe tener en cuenta las particu-laridades de cada caso para determinar unaposible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entresignos que evocan una idea idéntica o seme-jante.

En lo que respecta al cotejo marcario, la OficinaNacional Competente o, en su caso, el Juezcompetente, deberá comparar los signos en con-flicto aplicando para ello los siguientes pará-metros:

• La comparación debe efectuarse sin des-componer los elementos que conforman elconjunto marcario, es decir, cada signo debeanalizarse con una visión de conjunto, te-niendo en cuenta su unidad ortográfica, audi-tiva e ideológica.

• En la comparación se debe emplear el méto-do del cotejo sucesivo, es decir, se debeanalizar un signo y después el otro. No esprocedente hacerlo de manera simultánea,ya que el consumidor no observa al mismotiempo las marcas, sino que lo hace en dife-rentes momentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no enlas diferencias, pues en estas últimas esdonde se percibe el riesgo de confusión o deasociación.

Al realizar la comparación es importante tratarde colocarse en el lugar del presunto compra-dor, siendo un elemento importante para el exa-minador determinar cómo el producto o servicioes captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptadospor el Tribunal en numerosas InterpretacionesPrejudiciales, entre ellas, el Proceso 58-IP-2006.Marca: “GUDUPOP”, publicado en la GacetaOficial N° 1370, de 14 de julio de 2006; y, Pro-ceso 62-IP-2006. Marca: “DK”, publicado en laGaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006.

Es importante reiterar que la comparación entrelos signos deberá realizarse en base al conjuntode elementos que los integran, donde el todoprevalezca sobre las partes y no descomponien-do la unidad de cada uno. En esta labor, “laregla esencial para determinar la confusión esel examen mediante una visión en conjunto delsigno, para desprender cuál es la impresióngeneral que el mismo deja en el consumidor, enbase a un análisis ligero y simple de éstos,pues ésta es la forma común a la que recurre elconsumidor para retenerlo y recordarlo, ya queen ningún caso se detiene a establecer en for-ma detallada las diferencias entre un signo yotro (…)”. (Proceso 48-IP-2004, marca “EAU DESOLEIL DE EBEL”, publicado en la Gaceta Ofi-cial Nº 1089, de 5 de julio de 2004 y Proceso 18-IP-98, marca: “US TOP”, publicado en la GacetaOficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998).

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENO-MINATIVOS COMPUESTOS Y SIGNOS MIX-TOS CON PARTE DENOMINATIVA COM-PUESTA.

Debido a que la marca solicitada NEW VENUS(Clase 09) es un signo denominativo com-puesto y a que las marcas opositoras LINEA


VENUS CILES (Clase 09) y LINEA VENUS CILES(Clase 35), son signos mixtos con partedenominativa compuesta, el Tribunal consi-dera necesario abordar el tema de la compa-ración entre signos denominativos compuestosy signos mixtos con parte denominativa com-puesta.

Los signos denominativos se conforman poruna o más letras, números, palabras que formanun conjunto pronunciable, dotado o no de signi-ficado conceptual; las palabras pueden provenirdel idioma español o de uno extranjero, comode la inventiva de su creador, es decir, de lafantasía. Cabe indicar que la denominación per-mite al consumidor solicitar el producto o servi-cio a través de la palabra, que impacta y perma-nece en la mente del consumidor.

Dentro de los signos denominativos están lossignos denominativos compuestos, que sonaquellos que se componen de dos o más pala-bras. Al respecto, el Tribunal ha establecidoque: “No existe prohibición alguna para que lossignos a registrarse adopten, entre otros, cual-quiera de estas formas: se compongan de unapalabra compuesta, o de dos o más palabras,con o sin significación conceptual, con o sin elacompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso13-IP-2001, Marca: “BOLIN BOLA”, publicado enla Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001).

Los signos mixtos están conformados por unelemento denominativo y uno gráfico; el pri-mero se compone de una o más palabras queforman un todo pronunciable, dotado o no de unsignificado conceptual y, el segundo, contienetrazos definidos o dibujos que son percibidos através de la vista. Los dibujos pueden adoptargran cantidad de variantes y llamarse de dife-rentes formas: emblemas, logotipos, íconos,etc. Por lo general, el elemento denominativodel signo mixto suele ser el preponderante, yaque las palabras causan gran impacto en lamente del consumidor, quien habitualmente so-licita el producto o servicio a través de la pala-bra o denominación contenida en el conjuntomarcario. Sin embargo, de conformidad con lasparticularidades de cada caso, puede sucederque el elemento predominante sea el elementográfico, que por su tamaño, color, diseño y otrascaracterísticas, pueda causar mayor impactoen el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes considera-ciones al respecto: “La marca mixta es una uni-

dad, en la cual se ha solicitado el registro del ele-mento nominativo como el gráfico, como unosolo. Cuando se otorga el registro de la marcamixta se la protege en su integridad y no a suselementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002,diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, pu-blicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 1 deagosto de 2002). Igualmente el Tribunal ha reite-rado que: “La doctrina se ha inclinado a consi-derar que, en general, el elemento denominativode la marca mixta suele ser el más característi-co o determinante, teniendo en cuenta la fuerzaexpresiva propia de las palabras, las que pordefinición son pronunciables, lo que no obstapara que en algunos casos se le reconozcaprioridad al elemento gráfico, teniendo en cuen-ta su tamaño, color y colocación, que en un mo-mento dado pueden ser definitivos. El elementográfico suele ser de mayor importancia cuandoes figurativo o evocador de conceptos, que cuan-do consiste simplemente en un dibujo abstrac-to.” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mix-ta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Mar-ca: “GALLO” (mixta), publicado en la GacetaOficial del N° 1158, de 17 de enero de 2005).

El Juez Consultante deberá determinar el ele-mento característico del signo mixto y, poste-riormente, proceder al cotejo de los signos enconflicto.

Si el elemento predominante es el denomina-tivo, el cotejo deberá realizarse de conformidadcon las siguientes reglas para la comparaciónentre signos denominativos:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto,es decir, sin descomponer su unidad foné-tica. Sin embargo, es importante tener encuenta, las sílabas o letras que poseen unafunción diferenciadora en el conjunto, ya queesto ayudaría a entender cómo el signo espercibido en el mercado.

• Se debe igualmente precisar acerca de lasílaba tónica de los signos a comparar, yaque si ocupa la misma posición, es idéntica omuy difícil de distinguir, la semejanza entrelos signos podría ser evidente.

• Se debe observar el orden de las vocales,pues esto indica la sonoridad de la denomi-nación.

• Se debe determinar el elemento que impactade una manera más fuerte en la mente del


consumidor, porque esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característicodel signo mixto es el gráfico, en principio, noexistirá riesgo de confusión con el signo deno-minativo.

En ese orden de ideas, el Juez Consultante de-be establecer el riesgo de confusión que pudieraexistir entre los signos mixtos LINEA VENUSCILES y la marca denominativa NEW VENUS,analizando si existen semejanzas suficientescapaces de inducir al público a error, o si resul-tan tan disímiles que pueden coexistir en elmercado sin generar perjuicio a los consumido-res y al titular de la marca.

4. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRASEN IDIOMA EXTRANJERO.

Es pertinente referirse a los signos conforma-dos por palabras en idioma extranjero ya queel signo solicitado incorpora la palabra “NEW”,proveniente del idioma inglés.

Conforme ha señalado este Tribunal en juris-prudencia anterior en relación con los signosconformados por una o más palabras en idiomaextranjero 1, se presume que el significado deéstas no forma parte del conocimiento común,por lo que cabe considerarlas como signos defantasía, y en consecuencia procede regis-trarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el signi-ficado conceptual de las palabras en idiomaextranjero que los integran se ha hecho delconocimiento de la mayoría del público consu-midor o usuario, habiéndose generalizado suuso, y tampoco si se trata de vocablos genéri-cos o descriptivos; salvo que, por la combina-ción con otras palabras o elementos se le otor-gue distintividad al conjunto marcario.

A propósito del análisis de este tema en rela-ción con el artículo 82 literal d) la Decisión 344(irregistrabilidad de signos descriptivos o gené-ricos), norma similar al artículo 135 literal e) dela Decisión 486, este Tribunal se ha pronuncia-do en los términos siguientes: “(...) cuando la

denominación se exprese en idioma que sirvade raíz al vocablo equivalente en la lengua es-pañola al de la marca examinada, su grado degenericidad o descriptividad deberá medirse co-mo si se tratara de una expresión local (…). Altenor de lo establecido en el art. 82 literal d) dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, el carácter genérico o descriptivo deuna marca no está referido a su denominaciónen cualquier idioma. Sin embargo, no puedenser registradas expresiones que a pesar de per-tenecer a un idioma extranjero, son de uso co-mún en los Países de la Comunidad Andina, oson comprensibles para el consumidor mediode esta Subregión debido a su raíz común, a susimilitud fonética o al hecho de haber sido adop-tadas por un órgano oficial de la lengua encualquiera de los Países Miembros (…)”. (Pro-ceso N° 69-IP-2001, Marca: “OLYMPUS”, publi-cado en la Gaceta Oficial N° 759, de 6 defebrero de 2002).

5. CONEXIÓN COMPETITIVA.

En el presente caso el signo solicitado NEWVENUS ampara productos comprendidos en laClase 09 de la Clasificación Internacional Niza;por otro lado las marcas opositoras amparanproductos comprendidos en la Clase 09 y servi-cios de la Clase 35 de dicha Clasificación. Espor este motivo que el Tribunal se pronunciarásobre el tema de la conexión competitiva.

Al respecto, se deberá analizar la conexión com-petitiva existente entre los productos a que serefieren los signos en conflicto, sobre la base delos siguientes factores de análisis:

a) La inclusión de los productos en unamisma clase del nomenclátor: Esta re-gla tiene especial interés cuando se limitael registro a uno o varios de los productosde una clase del nomenclátor, perdiendosu valor al producirse el registro para todala clase. En el caso de la limitación, laprueba para demostrar que los productosque constan en dicha clase no son simila-res o no guardan similitud para impedir elregistro, corresponde a quien lo alega.

b) Canales de comercialización: Hay lu-gares de comercialización o expendio deproductos que influyen escasamente paraque pueda producirse su conexión compe-titiva, como sería el caso de las grandes

1 Proceso 126-IP-2003, Marca: “SMART GAMES”, publi-cado en G.O.A.C. Nº 1040, del 3 de marzo de 2004.


cadenas o tiendas o supermercados enlos cuales se distribuye toda clase debienes y pasa desapercibido para el con-sumidor la similitud de un producto conotro. En cambio, se daría tal conexióncompetitiva, en tiendas o almacenes es-pecializados en la venta de determinadosbienes. Igual confusión se daría en pe-queños sitios de expendio donde marcassimilares pueden ser confundidas cuandolos productos guardan también una apa-rente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Losmedios de comercialización o distribucióntienen relación con los medios de difu-sión de los productos. Si los mismos pro-ductos se difunden por la publicidad ge-neral –radio, televisión y prensa-, presu-miblemente se presentaría una conexióncompetitiva, o los productos serían com-petitivamente conexos. Por otro lado, si ladifusión es restringida por medio de revis-tas especializadas, comunicación direc-ta, boletines, mensajes telefónicos, etc.,la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre produc-tos: Cierta relación entre los productospuede crear una conexión competitiva. Enefecto, no es lo mismo vender en unamisma tienda cocinas y refrigeradoras,que vender en otra helados y muebles; enconsecuencia, esa relación entre los pro-ductos comercializados también influyeen la asociación que el consumidor hagadel origen empresarial de los productosrelacionados, lo que eventualmente puedellevarlo a confusión en caso de que esasimilitud sea tal que el consumidor mediode dichos productos asuma que provienende un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de pro-ductos: Los productos que comúnmentese puedan utilizar conjuntamente (por ejem-plo: puerta y chapa) pueden dar lugar aconfusión respecto al origen empresarial,ya que el público consumidor supondríaque los dos productos son del mismoempresario. La complementariedad entrelos productos debe entenderse en formadirecta, es decir, que el uso de un produc-to puede suponer el uso necesario delotro, o que sin un producto no puede utili-

zarse el otro o su utilización no sería la desu última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pesea que puedan encontrarse en diferentesclases y cumplir distintas funciones o fi-nalidades, si tienen similares característi-cas, existe la posibilidad de que se origi-ne el riesgo de confusión al estar identifi-cados por marcas también similares oidénticas (por ejemplo: medias de deportey medias de vestir).”(Proceso N° 114-IP-2003 de 19 de noviembre del 2003. Marca:“EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial N°1028, de 14 de enero de 2004).

También deberá considerarse la clase de con-sumidor o usuario y su grado de atención almomento de diferenciar, identificar y seleccio-nar el producto o servicio deseado. Esto a suvez se encuentra relacionado con el grado deatención que presta la persona al momento derealizar su elección, lo que dependerá del tipode consumidor, a saber, conforme a la doctrina:a) profesional o experto, b) elitista y experimen-tado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, en principio, “el consumi-dor al que debe tenerse en cuenta para estable-cer el posible riesgo de confusión entre dosmarcas, es el llamado consumidor medio o seael consumidor común y corriente de determina-da clase de productos (o servicios), en quiendebe suponerse un conocimiento y una capaci-dad de percepción corriente (…)” (Proceso 09-IP-94, caso: “DIDA”, publicado en la GacetaOficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995).

6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD.

Se abordará este tema ya que en el presenteproceso no se presentaron oposiciones a lasolicitud de registro de la marca NEW VENUS.El Tribunal, en múltiples Interpretaciones Pre-judiciales 2, ha abordado el tema del examen deregistrabilidad. En ellas ha determinado cualesson las características de dicho examen:

2 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudi-ciales sobre la materia: Proceso 40-IP-2004. Marca:“BSCH INFOCASH”, publicado en Gaceta Oficial Nº1111, de 2 de septiembre de 2004; Proceso 03-IP-2005. Marca: “GATES”, publicado en Gaceta Oficial Nº1185, de 12 de abril de 2005; y, Proceso 167-IP-2005.Marca: “BBVA Bancomer + gráfica a color”, publicadoen Gaceta Oficial Nº 1285, de 17 de enero de 2006.


“El examen de registrabilidad se realiza deoficio. La Oficina Nacional Competente deberealizar el examen de registrabilidad así nose hubieren presentado oposiciones, o nohubiere solicitud expresa de un tercero.

El examen de registrabilidad es integral. LaOficina Nacional Competente al analizar siun signo puede ser registrado como marcadebe revisar si cumple con todos los requisi-tos del artículo 134 de la Decisión 486, yluego determinar si el signo solicitado encajao no dentro de alguna de las causales deirregistrabilidad consagradas en los artículos135 y 136 de la misma norma.

En consecuencia, con lo anterior y en rela-ción con marcas de terceros, la Oficina Na-cional Competente, así hubiera o no oposi-ciones, deberá revisar si el signo solicitadono encuadra dentro del supuesto de irre-gistrabilidad contemplado en el artículo 136,literal a); es decir, debe determinar si es o noidéntico o se asemeja o no a una marca an-teriormente solicitada para registro o regis-trada por un tercero, para los mismos produc-tos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marcapueda causar un riesgo de confusión o deasociación” (Proceso 180-IP-2006. Marca:“BROCHA MONA”, publicado en la GacetaOficial Nº 1476, de 16 de marzo de 2007).

Además, es necesario precisar que el examende registrabilidad debe ser plasmado en la Re-solución que concede o deniega el registro mar-cario, es decir, la Oficina Nacional no puedemantener en secreto el mismo y, en consecuen-cia, la Resolución que concede el registro mar-cario, que en definitiva es la que se notifica alsolicitante, debe dar razón de dicho examen y,por lo tanto, cumplir con un principio básico dela actuación pública como es el de la motiva-ción de los actos.

Es este examen de oficio, integral y motivadodebe ser autónomo tanto en relación con lasdecisiones proferidas por otras oficinas de re-gistro marcario, como en relación con anterio-res decisiones proferidas por la propia oficina,en el sentido de que ésta debe realizar el exa-men de registrabilidad analizando cada casoconcreto, es decir, estudiando el signo solicita-do para registro, las oposiciones presentadas yla información recaudada para dicho procedi-

miento, independiente de anteriores análisis so-bre signos idénticos o similares.

Lo anterior no implica que la oficina de registromarcario no tenga límites a su actuación y queno puede utilizar como precedentes sus propiasactuaciones, sino que la oficina de registro mar-cario tiene la obligación en cada caso de hacerun análisis de registrabilidad con las caracte-rísticas mencionadas, teniendo en cuenta losaspectos y pruebas que obran en cada trámite.Además, los límites a la actuación administrati-va de dichas oficinas se encuentran dados porla propia norma comunitaria y las acciones judi-ciales para defender la legalidad de los actosadministrativos proferidos.

En virtud de lo anteriormente expuesto,


CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizarsi el signo NEW VENUS (denomi-nativo) cumple con los requisitosde registrabilidad establecidos enel artículo 134 de la Decisión 486de la Comisión de la ComunidadAndina y si no se encuentra incur-so dentro de las causales de irre-gistrabilidad previstas en el artículo136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Para establecer si se configura ono el riesgo de confusión o de aso-ciación entre los signos NEW VE-NUS y LINEA VENUS CILES, se-rá necesario determinar si existerelación de identidad o semejanzaentre los signos en disputa, tantoentre sí como entre los productos oservicios distinguidos por ellos, yconsiderar la situación del consu-midor o del usuario, la cual variaráen función de tales productos o ser-vicios.

TERCERO: En la comparación entre una marcadenominativa y una mixta debe te-nerse presente cuál es el elementoque prevalece o predomina sobre elotro, es decir, encontrar la dimen-sión que con mayor fuerza y pro-


fundidad penetra en la mente delconsumidor, si el denominativo o elgráfico. En consecuencia, si en lamarca mixta predomina el elemen-to verbal, debe procederse al co-tejo de los signos aplicando lasreglas de comparación entre sig-nos denominativos; y, si por otrolado, en la misma predomina el ele-mento gráfico frente al denomina-tivo, en principio, no habría lugar aconfusión, pudiendo éstas coexis-tir pacíficamente en el ámbito co-mercial.

CUARTO: Se presume que las palabras enidioma extranjero y su significadono son de conocimiento común, porlo que, al formar parte de un signosolicitado para registro como mar-ca, se las considera como de fan-tasía, procediendo, en consecuen-cia, su registro. Sin embargo, si susignificado se ha hecho del conoci-miento de la mayoría del públicoconsumidor o usuario del productoo servicio correspondiente y, si setrata de vocablos genéricos, des-criptivos o de uso común, el signono será registrable.

QUINTO: El Juez Consultante deberá consi-derar también los criterios que per-miten establecer la posible cone-xión competitiva existente entre lamarca NEW VENUS que distingueproductos comprendidos en la Cla-se 09, y las marcas registradasLINEA VENUS SILES que distin-guen productos de la Clase 09 yservicios de la Clase 35 de la Clasi-ficación Internacional de Niza. De-berá tenerse en cuenta, en princi-pio, que de no existir conexión com-petitiva entre los productos y/o ser-

vicios, la similitud de los signos noimpediría el registro de la marca.

SEXTO: El examen de registrabilidad querealizan las Oficinas de Regis-tro Marcario debe ser de oficio, in-tegral, motivado y autónomo, deacuerdo a lo expuesto.

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial cuando dicte senten-cia dentro del proceso interno Nº 2006-00047,de conformidad con lo dispuesto por el artículo35 del Tratado de Creación del Tribunal de Jus-ticia de la Comunidad Andina, así como, darcumplimiento a lo previsto en el artículo 128,párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.









EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los20 días del mes de junio del año dos mil doce,procede a resolver la solicitud de InterpretaciónPrejudicial formulada por el Consejo de Estadode la República de Colombia, Sala de lo Conten-cioso Administrativa, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como con las exigencias del artículo 33 delTratado de Creación, por lo que, su admisión atrámite fue considerada procedente en el autoemitido el 10 de mayo de 2012.

I. ANTECEDENTES.


II. LAS PARTES.

Demandante: COMPAÑÍA GLOBAL DE PIN-TURAS S.A. – GLOBALPAINTS.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE IN-DUSTRIA Y COMERCIO, Repú-blica de Colombia.

Tercero interesado: FÁBRICA DE PINTURASPINTUFLEX LTDA.


A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogi-dos de los narrados en la demanda y otros de la

solicitud de interpretación prejudicial y de losantecedentes administrativos de los actos im-pugnados, se encuentran los siguientes:

- Con fecha 28 de abril de 2005, la sociedadFÁBRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LTDA.solicitó el registro de la marca “FLEXACRYL”(mixta), para distinguir productos comprendi-dos en la Clase 02 de la Clasificación Interna-cional de Niza.

- COMPAÑÍA PINTUCO S.A. (actualmente de-nominada COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTU-RAS S.A.) formuló oposición contra dichasolicitud de registro sobre la base de sumarca registrada TEXACRYL (denominativa,Clase 02).

- Mediante Resolución Nº 15388 de 13 de juniode 2006 la División de Signos Distintivos dela Superintendencia de Industria y Comerciodeclaró fundada la oposición interpuesta ydenegó el registro solicitado.

- Contra la anterior Resolución FÁBRICA DEPINTURAS PINTUFLEX LTDA. planteó recur-so de reposición y apelación. El primero deellos fue resuelto mediante Resolución Nº28824 de 27 de octubre de 2006, en el senti-do de confirmar la decisión recurrida.

- Mediante Resolución Nº 23599 de 31 de juliode 2007 el Superintendente Delegado parala Propiedad Industrial de la Superintenden-cia de Industria y Comercio, al resolver el re-curso de apelación, revocó la decisión recu-rrida y declaró infundada la oposición inter-puesta, concediendo el registro de la marca“FLEXACRYL” (mixta, Clase 02) a favor deFÁBRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LTDA.

- COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A.presentó demanda de nulidad y restableci-miento del derecho contra la mencionada Re-solución Nº 23599.

PROCESO 035-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literal a), y 136literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con

fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la Repúblicade Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca:

FLEXACRYL (mixta). Actor: COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. –GLOBALPAINT S.A. Expediente Interno Nº 2007- 00409.


- La Sección Primera del Consejo de Estadoadmitió la demanda mediante auto de fecha10 de marzo de 2008, ordenando se notifiquea la entidad demandada Superintendencia deIndustria y Comercio y a la sociedad FÁBRI-CA DE PINTURAS PINTUFLEX LTDA.


Como fundamentos de su demanda, la socie-dad COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A.manifiesta que:

- La resolución impugnada es nula ya que lamarca otorgada es “confundiblemente simi-lar” con su marca previamente registrada.

- La coexistencia en el mercado de las marcasen conflicto va a causar riesgo de asociacióny de confusión en el consumidor sobre losproductos de la Clase 02.

- Que, “el elemento gráfico del signo en con-flicto no es el elemento que le imprime dis-tintividad a la marca FLEXACRYL + GRÁFI-CA porque para el consumidor resulta ser unelemento secundario y accesorio al elementopredominante que es el denominativo”.

- Agrega que, “aun cuando la expresión ACRY-LICO es descriptiva para los productos de laclase segunda internacional, y no obstanteser parte de las marcas confrontadas, demanera clara se observa que, aun haciendouna ficción legal y eliminado (sic) la partícula“ACRYL” de las marcas TEXACRYL y FLEXA-CRYL, que no es igual a la expresión de“ACRILICO”, ambos signos pueden generarriesgo de confusión y de asociación por cuan-to FLEX y TEX también son similares (…)”.

- Que existe similitud ortográfica, fonética eideológica entre las marcas en conflicto.


En su contestación a la demanda, la Su-perintendencia de Industria y Comercio se-ñala que:

- La demanda carece de sustento legal y queen las resoluciones impugnadas no se haincurrido en violación de las normas conteni-das en la Decisión 486.

- Que, “efectuado el examen de conjunto delas marcas enfrentadas “FLEXACRYL” y

“TEXACRYL”, se tiene que estas no arrojanconfusión, pues no presentan similitudes, yaque cada uno de los signos en controversiaposee elementos distintivos de orden gráficoy fonético bien diferenciadores entre sí y su-ficientemente distintivos”.


FÁBRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LTDA.,en su calidad de tercero interesado, manifestóque:

- Las marcas no son confundibles.

- Que, ambos signos sólo tienen un elementoen común (ACRYL) y “muchos elementosdiferenciadores”.

- Que, “el signo FLEXACRYL+GRÁFICA, esperfectamente registrable es nuevo (sic), per-ceptible visual, fonética y conceptualmentedistinto y por ende no susceptible de generarriesgo de confusión o asociación”.




El Juez Consultante solicita la interpretación delos artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) dela Decisión 486. Se procederá de acuerdo a losolicitado, sin embargo, se restringirá la inter-pretación del artículo 134 a los literales a) y b).

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas a ser interpretadas.

DECISIÓN 486

“(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicio


al cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.




Artículo 135.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme alprimer párrafo del artículo anterior;

(…)



(…)”


El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse ala marca señala que: “(…) constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscepti-bles de representación gráfica. La naturalezadel producto o servicio al cual se ha de aplicaruna marca en ningún caso será obstáculo parasu registro (…)”. Este artículo tiene un triplecontenido: da un concepto de marca, indica losrequisitos que debe reunir un signo para ser re-gistrado como marca y hace una enumeraciónejemplificativa de los signos registrables.

La susceptibilidad de representación gráfica jun-to con la distintividad constituyen los requisitosexpresamente exigidos.

La susceptibilidad de representación gráfi-ca es la aptitud que tiene un signo de ser des-

crito o reproducido en palabras, imágenes, fór-mulas u otros soportes, es decir, en algo per-ceptible para ser captado por el público consu-midor.

La distintividad es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferen-ciar en el mercado los productos o servicios,haciendo posible que el consumidor o usuariolos seleccione. Es considerada como caracte-rística esencial que debe reunir todo signo pa-ra ser registrado como marca y constituye elpresupuesto indispensable para que ésta cum-pla su función principal de identificar e indicar elorigen empresarial y, en su caso, incluso, lacalidad del producto o servicio, sin riesgo deconfusión o asociación. La distintividad del sig-no presupone su perceptibilidad por cualquierde los sentidos.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “ex-trínseca”, la primera se refiere a la aptitud in-dividualizadora del signo, mientras que la se-gunda se refiere a su no confundibilidad conotros signos.

La marca salvaguarda tanto el interés de sutitular al conferirle un derecho exclusivo sobre elsigno distintivo como el interés general de losconsumidores o usuarios, garantizándoles el ori-gen y la calidad de los productos o servicios,evitando el riesgo de confusión o de asociacióny tornando así transparente el mercado.

El Juez Consultante debe analizar en el pre-sente caso si el signo FLEXACRYL (mixto)cumple con los requisitos del artículo 134 de laDecisión 486 y si no se encuentra dentro de lascausales de irregistrabilidad previstas en losartículos 135 y 136 de la referida Decisión.


Irregistrabilidad de signos por identidad osimilitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486consagra una causal de irregistrabilidad rela-cionada específicamente con el requisito de dis-tintividad. Establece que no son registrables


los signos que sean idénticos o se asemejen auna marca anteriormente solicitada para regis-tro o registrada por un tercero, en relación conlos mismos productos o servicios, o para pro-ductos o servicios respecto de los cuales el usode la marca pueda causar un riesgo de confu-sión y/o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se expo-nen a diversos factores de riesgo; la doctrinatradicionalmente se ha referido a dos clases deriesgo: al de confusión y/o de asociación. Ac-tualmente, la lista se ha extendido y se hanclasificado otros tipos de riesgos, con el objeti-vo de proteger los signos distintivos según sugrado de notoriedad. 1

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación,el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un producto

piense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica”.(Proceso 70-IP-2008, Marca: SHERATON,publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no esregistrable un signo confundible ya que no po-see fuerza distintiva; de permitirse su registrose estaría atentando contra el interés del titularde la marca anteriormente registrada así comoel de los consumidores. Dicha prohibición con-tribuye a que el mercado de productos y servi-cios se desarrolle con transparencia y tienecomo efecto que el consumidor no se vea ex-puesto a incurrir en error al realizar la elecciónde los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la oficina nacional com-petente debe observar y establecer si entrelos signos en conflicto existe identidad o seme-janza, para determinar luego si esto es capazde generar confusión o asociación entre losconsumidores. De la conclusión a que se arribedependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse des-de diferentes ámbitos:


La similitud fonética. Se da por la coinciden-cia en las raíces o terminaciones y cuando lasílaba tónica en las denominaciones compara-das es idéntica o muy difícil de distinguir. Sinembargo, se debe tener en cuenta las particu-laridades de cada caso para determinar unaposible confusión.


1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOSSIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNAECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchasmarcas poseen una imagen atractiva que puedeser empleada en la promoción de productos oservicios distintos. La creación de esta imagen noes casual, sino que obedece a una estrategia demarketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.Los riesgos a los que se ven expuestos estos sig-nos son: dilución del valor atractivo de la marca,uso parasitario de las representaciones positivasque condensa el signo, utilización de la marcapara productos o servicios distintos de forma quepueda dañarse las asociaciones positivas que lamarca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidostradicionalmente por el sistema de marcas, sólo elprimero (dilución del valor atractivo de la marca)era merecedor de una protección ampliada. Paraello la marca debía revestir determinadas caracte-rísticas, entre las cuales, era relevante la implan-tación del signo en prácticamente la totalidad delpúblico de los consumidores. Se cuestionó enton-ces si sólo este tipo de marcas debían mereceruna protección contra los otros riesgos señala-dos. La conclusión a la que se llegó fue que elfundamento común a estos riesgos, no era tanto lagran implantación que goza el signo en el tráficoeconómico, sino la reputación que condensa lamarca, de la cual se hace un uso parasitario o setrata de dañar negativamente. Surgen entonces lostérminos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta repu-tación’ para definir a este nuevo tipo de signo quecondensa una elevada reputación y prestigio quelo hace merecedor de una protección más allá dela regla de la especialidad”.


Reglas para el cotejo marcario.

La autoridad nacional competente deberá pro-ceder al cotejo de los signos en conflicto apli-cando para ello los siguientes parámetros:

• La comparación, debe efectuarse sin des-componer los elementos que conforman elconjunto marcario, es decir, cada signo debeanalizarse con una visión de conjunto, tenien-do en cuenta su unidad ortográfica, auditiva eideológica.

• En la comparación, se debe emplear el méto-do del cotejo sucesivo, es decir, se debeanalizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo,ya que el consumidor no observa al mismotiempo las marcas, sino que lo hace en dife-rentes momentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no enlas diferencias, ya que en estas últimas esdonde se percibe el riesgo de confusión o deasociación.

• Al realizar la comparación, es importante tra-tar de colocarse en el lugar del presuntocomprador, pues un elemento importantepara el examinador, es determinar cómo elproducto o servicio es captado por el públicoconsumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptadospor el Tribunal en numerosas InterpretacionesPrejudiciales, entre ellas, Proceso 58-IP-2006.Marca: “GUDUPOP”, publicado en la GacetaOficial N° 1370, de 14 de julio de 2006 y Proce-so 62-IP-2006. Marca: “DK”, publicada en laGaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006.

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENO-MINATIVOS Y MIXTOS.

El signo solicitado para su registro FLEXACRYLes de naturaleza mixta, mientras que la marcaopositora TEXACRYL es de naturaleza deno-minativa. Por tal motivo el Tribunal consideranecesario abordar el tema de la comparaciónentre signos denominativos y mixtos.

Los signos denominativos se conforman poruna o más letras, números, palabras que for-man un todo pronunciable, dotado o no de signi-ficado conceptual; las palabras pueden provenirdel idioma español o de uno extranjero, como de

la inventiva de su creador, es decir, de la fanta-sía. Cabe indicar que la denominación permiteal consumidor solicitar el producto o servicio através de la palabra, que impacta y permaneceen la mente del consumidor.

El signo mixto está conformado por un ele-mento denominativo y uno gráfico; el primero secompone de una o más palabras que forman untodo pronunciable, dotado o no de un significadoconceptual y, el segundo, contiene trazos defi-nidos o dibujos que son percibidos a través de lavista. Los dibujos pueden adoptar gran canti-dad de variantes y llamarse de diferentes for-mas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por logeneral, el elemento denominativo del signomixto suele ser el preponderante, ya que laspalabras causan gran impacto en la mente delconsumidor, quien habitualmente solicita el pro-ducto o servicio a través de la palabra o denomi-nación contenida en el conjunto marcario. Sinembargo, de conformidad con las particularida-des de cada caso, puede suceder que el ele-mento predominante sea el elemento gráfico,que por su tamaño, color, diseño y otras carac-terísticas, pueda causar mayor impacto en elconsumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes considera-ciones al respecto: “La marca mixta es una uni-dad, en la cual se ha solicitado el registro delelemento nominativo como el gráfico, como unosolo. Cuando se otorga el registro de la marcamixta se la protege en su integridad y no a suselementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002,diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, pu-blicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 1 deagosto de 2002). Igualmente el Tribunal ha reite-rado que: “La doctrina se ha inclinado a consi-derar que, en general, el elemento denominativode la marca mixta suele ser el más característi-co o determinante, teniendo en cuenta la fuerzaexpresiva propia de las palabras, las que pordefinición son pronunciables, lo que no obstapara que en algunos casos se le reconozcaprioridad al elemento gráfico, teniendo en cuen-ta su tamaño, color y colocación, que en un mo-mento dado pueden ser definitivos. El elemen-to gráfico suele ser de mayor importancia cuan-do es figurativo o evocador de conceptos, quecuando consiste simplemente en un dibujo abs-tracto.” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.”(mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 410,de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en laGaceta Oficial N° 1158, de 17 de enero de 2005).



Si el elemento determinante del signo mixto esel gráfico, en principio, no habría riesgo de con-fusión con el signo denominativo respecto delcual se realiza la comparación. Si por el con-trario es el elemento denominativo el determi-nante en el signo mixto, el cotejo deberá reali-zarse de conformidad con las siguientes reglaspara la comparación entre signos denominativos:




• Se debe determinar el elemento que impactade una manera más fuerte en la mente delconsumidor, porque esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

En ese orden de ideas, el Juez Consultantedebe establecer el riesgo de confusión que pu-diera existir entre el signo mixto FLEXACRYL yla marca denominativa TEXACRYL, analizandosi existen semejanzas suficientes capaces deinducir al público a error, o si resultan tan disí-miles que pueden coexistir en el mercado singenerar perjuicio a los consumidores y al titularde la marca.

4. PARTÍCULAS DE USO COMÚN, GENÉRI-CAS Y DESCRIPTIVAS. SIGNOS EVOCA-TIVOS. LA MARCA DÉBIL.

La sociedad COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTU-RAS S.A. manifiestó que “aun cuando la expre-sión ACRYLICO es descriptiva para los pro-ductos de la clase segunda internacional, y noobstante ser parte de las marcas confrontadas,

de manera clara se observa que, aun haciendouna ficción legal y eliminado (sic) la partícula“ACRYL” de las marcas TEXACRYL y FLEXA-CRYL, que no es igual a la expresión de “ACRI-LICO”, ambos signos pueden generar riesgo deconfusión y de asociación por cuanto FLEX yTEX también son similares (…)”. Con vista a loexpuesto, el Tribunal considera pertinente refe-rirse al tema de las partículas de uso común,genéricas y descriptivas, así como al tema delos signos evocativos y a la marca débil.

Al conformar una marca su creador puede va-lerse de toda clase de elementos como: pala-bras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones,que individualmente consideradas pueden esti-marse como expresiones descriptivas, genéri-cas o de uso común, por lo que no pueden serobjeto de monopolio o dominio absoluto porpersona alguna.

Si bien la norma andina prohíbe el registro designos conformados exclusivamente por desig-naciones comunes o usuales, las palabras opartículas de uso común al estar combinadascon otras pueden generar signos completamen-te distintivos, caso en el cual se puede procedera su registro. El derecho de uso exclusivo delque goza el titular de la marca, descarta quepalabras o partículas necesarias o usuales per-tenecientes al dominio público puedan ser utili-zadas únicamente por un titular marcario, yaque al ser esos vocablos usuales, no se puedeimpedir que el público en general los siga utili-zando 2.

Al realizar el examen comparativo de marcasque se encuentran conformadas por partículasde uso común, éstas no deben ser considera-das a efecto de determinar si existe confusión,siendo ésta una circunstancia de excepción a laregla de que el cotejo de las marcas debe reali-

2 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de usocomún sabe que tendrá que coexistir con las mar-cas anteriores, y con las que se han de solicitar enel futuro. Y sabe también que siempre existirá en-tre las marcas así configuradas el parecido que sederiva, necesariamente, de las partículas coparti-cipadas insusceptibles de privilegio marcario. Estonecesariamente tendrá efectos sobre el criterioque se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dichoque esos elementos de uso común son marca-riamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHODE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires,Argentina, 2010. Pág. 215.


zarse atendiendo a una simple visión de con-junto de los signos que se enfrentan, donde eltodo prevalece sobre sus componentes.

Ahora bien, el Tribunal ha sostenido que la di-mensión genérica de un signo debe apreciarseen concreto, “según el criterio de los consumi-dores y la relación del signo con el producto quepretende distinguir, considerando las caracte-rísticas de éste y el nomenclátor de que hagaparte”, teniendo presente que una o varias pa-labras podrán ser genéricas en relación con untipo de productos o servicios, pero no en rela-ción con otros. Además, “la dimensión genéri-ca de tales palabras puede desaparecer si, alhacerse parte de un conjunto, adquieren signifi-cado propio y fuerza distintiva suficiente paraser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, Marca: “TUBERÍAS Y PREFABRICADOSDE CONCRETO S.A. TUBESA. S.A., publica-do en la Gaceta Oficial Nº 917, de 10 de abril de2003).

Al respecto el Tribunal ha expresado que, parafijar el carácter genérico de los signos es nece-sario preguntarse ¿qué es? frente al producto oservicio de que se trata, por cuanto si la res-puesta emerge exclusivamente de la denomina-ción genérica, ésta no será lo suficientementedistintiva en relación a dicho producto o servi-cio, no pudiendo, por tanto, ser registrada co-mo marca. (Proceso 07-IP-2001, Marca: LA-SER, publicado en la Gaceta Oficial N° 661, de11 de abril de 2001).

Al momento de realizar el correspondiente exa-men de registrabilidad no deben tomarse encuenta los elementos genéricos a efectos dedeterminar si existe confusión; ésta es una ex-cepción al principio de que el cotejo de las mar-cas debe realizarse atendiendo a una simplevisión de los signos que se enfrentan. En elcaso de los elementos genéricos, la distintividadse busca en el elemento diferente que integra elsigno.

En relación con los signos conformados porpalabras o partículas descriptivas, la norma co-munitaria y la doctrina han manifestado queson aquellos que informan a los consumidoresexclusivamente sobre las características delos productos o de los servicios que buscanidentificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe te-ner la virtualidad de comunicar las característi-

cas (calidad, cantidad, destino, etc.) a una per-sona que no conoce el producto o servicio.

El Tribunal, sobre la base a la doctrina, ha sos-tenido que, uno de los métodos para identificarsi una denominación es descriptiva, es formular-se la pregunta ¿cómo es? el producto o servicioque se pretende registrar, “(...) de tal maneraque si la respuesta espontáneamente suminis-trada -por ejemplo por un consumidor medio- esigual a la de la designación de ese producto,habrá lugar a establecer la natura-leza descrip-tiva de la denominación”. (Proceso 27-IP-2001,Marca: “MIGALLETITA”, publicado en la GacetaOficial Nº 686, de 10 de julio de 2001).

Asimismo, el Tribunal ha manifestado que, noobstante lo anterior, “una expresión descriptivarespecto de unos productos o servicios puedeutilizarse en un sentido distinto a su significa-do inicial o propio, de modo que, el resultadoserá novedoso cuando se usa para distinguirdeterminados productos o servicios que no ten-gan relación directa con la expresión que se uti-liza” 3.

Ahora bien, el literal e) del artículo 135 de la De-cisión 486 establece la irregistrabilidad de lossignos descriptivos, incluyendo en dicha prohi-bición a los signos que designen exclusivamen-te la calidad, la cantidad, el destino, el valor, laprocedencia geográfica, la época de produc-ción u otros datos característicos o informacio-nes de los productos o de los servicios, puestoque si tales características son comunes a losproductos o servicios el signo no será distintivoy, en consecuencia, no podrá ser registrado.

A propósito del análisis del literal d) del artículo82 de la Decisión 344, norma similar al literal e)del artículo 135 de la Decisión 486 antes aludi-do, este Tribunal ha señalado que dicha dispo-sición “(…) prohíbe el registro de signos quesean designaciones o indicaciones descripti-vas. Sin embargo, los signos compuestos, for-mados por uno o más vocablos descriptivos,tienen la posibilidad de ser registrados siempreque formen un conjunto marcario suficientemen-te distintivo. A pesar de esto, el titular de unsigno con dichas características, tiene que serconsciente de que no puede impedir la utiliza-

3 Proceso 114-IP-2011, Marca:”SUPER-SYL”, publicadoen la Gaceta Oficial Nº 2022, de 27 de febrero de 2012.


ción del elemento descriptivo y, por lo tanto, sumarca sería considerada débil”. 4

Signos Evocativos. La marca débil.

Un signo registrado como marca es suscepti-ble de convertirse en débil cuando alguno delos elementos que lo integran es de caráctergenérico, contiene partículas de uso común, oevoca una cualidad del producto o servicio,deviniendo la marca en débil frente a otras quetambién incluyan uno de tales elementos o cua-lidades que, por su naturaleza, no admiten apro-piación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todosigno registrado como marca puede hacersedébil en el mercado de productos o servicios deque se trate. En efecto, si uno de los elementosque integran el signo es de carácter genérico ode uso común, o si evoca una cualidad del pro-ducto o servicio, el signo se hará débil frente aotros que también incluyan uno de tales ele-mentos o cualidades (…)”. (Proceso 99-IP-2004,Marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Ga-ceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de2004).

Ahora bien, los signos evocativos sólo sugie-ren en el consumidor o en el usuario ciertas ca-racterísticas, cualidades o efectos del produc-to o servicio, exigiéndole hacer uso de la imagi-nación y del entendimiento para relacionar aquelsigno con este objeto.

El Tribunal ha señalado, en reiteradas ocasio-nes, que las marcas evocativas o sugestivas nohacen relación directa e inmediata a una carac-terística o cualidad del producto, como sucedeen las marcas descriptivas. El consumidor, parallegar a comprender qué productos o servicioscomprende la marca, debe utilizar su imagina-ción, es decir, un proceso deductivo entre lamarca o signo y el producto o servicio. Asípues, el signo evocativo, a diferencia del genéri-co o descriptivo, cumple la función distintiva dela marca y, por tanto, es registrable.

Asimismo, el Tribunal ha precisado que:

“(…), entre mayor sea la proximidad del signoevocativo con el producto o servicio que sepretende registrar, podrá ser considerado co-

mo un signo marcadamente débil y, en con-secuencia, su titular tendría que soportar elregistro de signos que en algún grado seasemejen a su signo distintivo. Esto se da,en el caso de signos evocativos que conten-gan elementos genéricos, descriptivos o deuso común. Si bien estos elementos otorgancapacidad evocativa al signo, también lo tor-nan especialmente débil, ya que su titular nopuede impedir que terceros utilicen dichoselementos.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evoca-tivo es de fantasía y no hay una fuerte proxi-midad con el producto o servicio que se pre-tende distinguir. En este evento, el consumi-dor tendrá que hacer una deducción no evi-dente y, por lo tanto, la capacidad distintivadel signo es marcadamente fuerte”. (Proceso178-IP-2011. Marca: Rapid Clear, publicadoen la Gaceta Oficial No. 2041, de 16 de abrilde 2012).



CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizarsi el signo FLEXACRYL (mixto)cumple con los requisitos de regis-trabilidad establecidos en el artícu-lo 134 de la Decisión 486 de la Co-misión de la Comunidad Andina ysi no se encuentra incurso dentrode las causales de irregistrabilidadprevistas en los artículos 135 y 136de la misma Decisión.

SEGUNDO: Para establecer si se configura ono el riesgo de confusión o de aso-ciación entre los signos FLEXA-CRYL y TEXACRYL, será nece-sario determinar si existe relaciónde identidad o semejanza entre lossignos en disputa, tanto entre sícomo entre los productos distingui-dos por ellos. Para establecer lasimilitud entre dos signos, la auto-ridad nacional que corresponda de-berá proceder al cotejo de los sig-nos en conflicto, para luego deter-minar si existe o no riesgo de con-fusión y/o de asociación, acorde4 Ibidem.


con las reglas establecidas en lapresente providencia.

TERCERO: El Juez Consultante debe estable-cer el riesgo de confusión que pu-diera existir entre el signo solicita-do FLEXACRYL (mixto) y la mar-ca registrada TEXACRYL (deno-minativa), aplicando los criteriosadoptados por este Tribunal para lacomparación entre esta clase designos.

CUARTO: Los signos comunes o usuales, lossignos genéricos y los signos des-criptivos no son registrables cuan-do carecen de suficiente distinti-vidad, salvo que estén acompaña-dos de otros elementos que le denuna fuerza expresiva suficiente pa-ra dotarlos de capacidad distintiva.

QUINTO: El signo registrado como marca essusceptible de convertirse en débilcuando alguno de los elementosque lo integran es de carácter ge-nérico, contiene partículas de usocomún, o evoca una cualidad delproducto o servicio, deviniendo lamarca en débil frente a otras quetambién incluyan uno de tales ele-mentos o cualidades que, por sunaturaleza, no admiten apropia-ción exclusiva. El signo evocativosólo sugiere en el consumidor o enel usuario ciertas características,cualidades o efectos del productoo servicio, exigiéndole hacer usode la imaginación y del entendi-

miento para relacionar aquel signocon este objeto.

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial cuando dicte senten-cia dentro del proceso interno Nº 2007-00409,de conformidad con lo dispuesto por el artículo35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justi-cia de la Comunidad Andina, así como, darcumplimiento a lo previsto en el artículo 128,párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.









EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito,a los 20 días del mes de junio del año dos mildoce, procede a resolver la solicitud de Inter-pretación Prejudicial formulada por el Conse-jo de Estado de la República de Colombia, Salade lo Contencioso Administrativa, Sección Pri-mera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como con las exigencias del artículo 33 delTratado de Creación, por lo que, su admisión atrámite fue considerada procedente en el autoemitido el 23 de mayo de 2012.

I. ANTECEDENTES.


II. LAS PARTES.

Demandante: FERRERO S.P.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE IN-DUSTRIA Y COMERCIO, Re-pública de Colombia

Tercero interesado: COMESTIBLES ALDORS.A.


A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogi-dos de los narrados en la demanda y otros dela solicitud de interpretación prejudicial y de los

antecedentes administrativos de los actos im-pugnados, se encuentran los siguientes:

- Con fecha 24 de abril de 2007 la sociedadCOMESTIBLES ALDOR S.A. solicitó el re-gistro de la marca “NUTY” (denominativa),para distinguir productos comprendidos en laClase 30 de la Clasificación Internacional deNiza.

- Luego de efectuada la correspondiente publi-cación de la solicitud, la sociedad FERREROS.P.A. formuló oposición al registro sobre labase de sus marcas NUTELLA (denominati-va y mixtas, Clase 30).

- Mediante Resolución Nº 19263 de 27 de abrilde 2009 la División de Signos Distintivos dela Superintendencia de Industria y Comerciodeclaró infundada la oposición interpuesta yconcedió el registro solicitado.

- Contra la mencionada resolución FERREROS.P.A. interpuso recursos de reposición ysubsidiario de apelación. El primero de ellosfue resuelto mediante Resolución Nº 33404de 30 de junio de 2009, en el sentido deconfirmar la decisión recurrida.

- Mediante Resolución Nº 37692 de 28 de juliode 2009 el Superintendente Delegado parala Propiedad Industrial de la Superintenden-cia de Industria y Comercio, al resolver elrecurso de apelación, confirmó la decisiónrecurrida.

- FERRERO S.P.A. presentó acción de nuli-dad y restablecimiento del derecho contra lasresoluciones arriba mencionadas.

- La Sección Primera del Consejo de Estadoadmitió la demanda mediante auto de fecha27 de julio de 2010, ordenando se notifique ala entidad demandada Superintendencia deIndustria y Comercio y al tercero interesadoCOMESTIBLES ALDOR S.A.

PROCESO 041-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 134 literal a), y 136 literales a)y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamentoen la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia,

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: NUTY(denominativa) Actor: FERRERO S.P.A. Expediente Interno Nº 2010-00060



Como fundamentos de su demanda FERREROS.P.A. manifiesta que:

- Las resoluciones impugnadas infringen losartículos 134, 136 literales a) y h) y 154 de laDecisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina.

- Que, “la marca NUTY en la clase 30 de laClasificación Internacional de Niza es irre-gistrable como marca y por lo tanto nula envirtud de que (i) es confundiblemente seme-jante con la marca notoriamente conocidaNUTELLA en la clase 30 de la ClasificaciónInternacional de Niza de propiedad de FE-RRERO S.P.A., y ii) por lo tanto carece dedistintividad induciendo al público consumi-dor a confusión y error (…)”.

- Señala que “las palabras NUTELLA y NUTYcomparten la misma sílaba tónica “NUT-NUT”,lo que denotaría evocación del productoNUEZ. Agrega que “es claro que NUTELLA yNUTY hacen referencia a un producto he-cho a base de una nuez. Así mismo y en con-sideración al reconocimiento mundial de lamarca NUTELLA es evidente que COMESTI-BLES ALDOR S.A. pretende aprovecharsede la reputación que cuenta FERRERO S.P.A.a través de su marca NUTELLA, es decirdebido a la confundilidad de las marcas NU-TELLA / NUTY el consumidor entenderá queNUTY hace referencia al producto ‘chocolatea base de nuez de avellana’ el cual corres-ponde a la marca NUTELLA”.


En su contestación a la demanda, la Super-intendencia de Industria y Comercio señalaque:

- La demanda carece de sustento legal y queen las resoluciones impugnadas no se haincurrido en violación de las normas conteni-das en la Decisión 486.

- Que, las marcas en conflicto “no son simi-larmente confundibles ya que, analizadas enconjunto y evitando el fraccionamiento desus elementos integrantes, cada una de lasmarcas son DISTINTIVAS y por tanto, sus-ceptibles de distinguir en el mercado los pro-

ductos que amparan…” (el subrayado no esnuestro).

- Señala que, “el hecho de que las marcascoincidan con la partícula inicial NUT, no esfundamento válido para negar el registro soli-citado, (…) las marcas, ‘en conjunto’, sondiferentes y diferenciables, los componentesadicionales de cada una de ellas, les otorgansuficiente distintividad para coexistir en elmercado sin riesgo de generar en los consu-midores, el nombrado riesgo de confusión oasociación”.

- Que, en el aspecto conceptual, “si bien lapartícula NUT inicial tanto en NUTY como enNUTELLA tiene en el idioma inglés, la signi-ficación de fruto seco, es importante resal-tar, que (…) el idioma inglés, en Colombia,no es de común utilización por el consumidorpromedio es más, el consumidor promediocolombiano frente a la palabra NUT, con se-guridad, no la asociará a significado con-ceptual alguno, por lo tanto,(…) las marcasNUTY y NUTELLA por su especial composi-ción, ‘son signos de fantasía’” (el subrayadono es nuestro).

- Que, como la marca en debate es suficiente-mente distintiva, no es necesario entrar acalificar la supuesta notoriedad alegada porFERRERO S.P.A. de sus marcas NUTELLA.


COMESTIBLES ALDOR S.A., en su calidad detercero interesado, manifestó que:

- La marca denominativa NUTY “no está incur-sa en la causal de irregistrabilidad contem-plada en el artículo 136 literal a) de la Deci-sión Andina 486, pues no genera riesgo algu-no de confusión con la marca de la parteactora toda vez que entre las marcas en li-tigio no hay similitudes de tipo ortográfico nifonético ni tampoco ideológico”.

- Que, la palabra NUTY en español no existe,es una palabra de fantasía.

- Que, “la deducción de que las palabras NU-TELLA y NUTY hacen referencia a un pro-ducto hecho a base de una nuez sólo la pue-den realizar quienes hablen o tengan cono-cimiento de inglés, dado que NUT significa


nuez en inglés. Sin embargo (…) pocas per-sonas en Colombia hablan inglés, de dondese concluye que pocos son los que podríanrealizar esta deducción (…)”.

- Que, es irrelevante que la marca NUTELLAsea notoria o no, ya que no existe similitudde ningún tipo entre los signos bajo cotejo.

- Señala también que “NUT” es una partícu-la comúnmente usada por los comerciantespara identificar productos de la Clase 30 In-ternacional.




El Juez Consultante no indica específicamen-te los artículos de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina que solicita seaninterpretados, sin embargo, hace referenciaa que la demandante invoca los artículos 134,136 literales a) y h) y 154 de la mencionada De-cisión.

Se procederá a interpretar de oficio los artícu-los 134 literal a) y 136 literal a) y h) de la De-cisión 486.

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas a ser interpretadas.

DECISIÓN 486

“(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como mar-cas los signos susceptibles de representa-ción gráfica. La naturaleza del producto oservicio al cual se ha de aplicar una marca enningún caso será obstáculo para su registro.





h) constituyan una reproducción, imitación,traducción, transliteración o transcripción,total o parcial, de un signo distintivo noto-riamente conocido cuyo titular sea un ter-cero, cualesquiera que sean los productoso servicios a los que se aplique el signo,cuando su uso fuese susceptible de cau-sar un riesgo de confusión o de asociacióncon ese tercero o con sus productos oservicios; un aprovechamiento injusto delprestigio del signo; o la dilución de sufuerza distintiva o de su valor comercial opublicitario.

(…)”



La susceptibilidad de representación gráficajunto con la distintividad constituyen los requi-sitos expresamente exigidos.

La susceptibilidad de representación gráfi-ca es la aptitud que tiene un signo de ser des-crito o reproducido en palabras, imágenes, fór-


mulas u otros soportes, es decir, en algo per-ceptible para ser captado por el público consu-midor.

La distintividad es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferen-ciar en el mercado los productos o servicios,haciendo posible que el consumidor o usuariolos seleccione. Es considerada como caracte-rística esencial que debe reunir todo signo paraser registrado como marca y constituye el pre-supuesto indispensable para que ésta cumplasu función principal de identificar e indicar elorigen empresarial y, en su caso, incluso, la ca-lidad del producto o servicio, sin riesgo de con-fusión o asociación. La distintividad del signopresupone su perceptibilidad por cualquier delos sentidos.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “extrín-seca”, la primera se refiere a la aptitud indi-vidualizadora del signo, mientras que la segun-da se refiere a su no confundibilidad con otrossignos.

La marca salvaguarda tanto el interés de sutitular al conferirle un derecho exclusivo sobre elsigno distintivo como el interés general de losconsumidores o usuarios, garantizándoles elorigen y la calidad de los productos o servicios,evitando el riesgo de confusión o de asociacióny tornando así transparente el mercado.

El Juez Consultante debe analizar en el presen-te caso si el signo NUTY (denominativo) cum-ple con los requisitos del artículo 134 de laDecisión 486 y si no se encuentra dentro de lascausales de irregistrabilidad previstas en losartículos 135 y 136 de la referida Decisión.


Irregistrabilidad de signos por identidad osimilitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486consagra una causal de irregistrabilidad relacio-nada específicamente con el requisito dedistintividad. Establece que no son registrableslos signos que sean idénticos o se asemejen a

una marca anteriormente solicitada para regis-tro o registrada por un tercero, en relación conlos mismos productos o servicios, o para pro-ductos o servicios respecto de los cuales el usode la marca pueda causar un riesgo de confu-sión y/o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se expo-nen a diversos factores de riesgo; la doctrinatradicionalmente se ha referido a dos clases deriesgo: al de confusión y/o de asociación. Ac-tualmente, la lista se ha extendido y se hanclasificado otros tipos de riesgos, con el objeti-vo de proteger los signos distintivos según sugrado de notoriedad. 1

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación,el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un productopiense que está adquiriendo otro (confusión

1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOSSIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNAECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchasmarcas poseen una imagen atractiva que puedeser empleada en la promoción de productos o ser-vicios distintos. La creación de esta imagen no escasual, sino que obedece a una estrategia de mar-keting y a cuantiosos desembolsos de dinero. Losriesgos a los que se ven expuestos estos signosson: dilución del valor atractivo de la marca, usoparasitario de las representaciones positivas quecondensa el signo, utilización de la marca paraproductos o servicios distintos de forma que pue-da dañarse las asociaciones positivas que la mar-ca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidostradicionalmente por el sistema de marcas, sólo elprimero (dilución del valor atractivo de la marca)era merecedor de una protección ampliada. Paraello la marca debía revestir determinadas caracte-rísticas, entre las cuales, era relevante la implan-tación del signo en prácticamente la totalidad delpúblico de los consumidores. Se cuestionó enton-ces si sólo este tipo de marcas debían mereceruna protección contra los otros riesgos señala-dos. La conclusión a la que se llegó fue que elfundamento común a estos riesgos, no era tanto lagran implantación que goza el signo en el tráficoeconómico, sino la reputación que condensa lamarca, de la cual se hace un uso parasitario o setrata de dañar negativamente. Surgen entonces lostérminos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta repu-tación’ para definir a este nuevo tipo de signo quecondensa una elevada reputación y prestigio quelo hace merecedor de una protección más allá dela regla de la especialidad”.


directa), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica”.(Proceso 70-IP-2008, Marca: SHERATON,publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no esregistrable un signo confundible ya que no po-see fuerza distintiva; de permitirse su registrose estaría atentando contra el interés del titularde la marca anteriormente registrada así comoel de los consumidores. Dicha prohibición con-tribuye a que el mercado de productos y servi-cios se desarrolle con transparencia y tienecomo efecto que el consumidor no se vea ex-puesto a incurrir en error al realizar la elecciónde los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la oficina nacional com-petente debe observar y establecer si entre lossignos en conflicto existe identidad o semejan-za, para determinar luego si esto es capaz degenerar confusión o asociación entre los consu-midores. De la conclusión a que se arribe de-penderá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse des-de diferentes ámbitos:


La similitud fonética. Se da por la coinciden-cia en las raíces o terminaciones y cuando lasílaba tónica en las denominaciones compara-das es idéntica o muy difícil de distinguir. Sinembargo, se debe tener en cuenta las particula-ridades de cada caso para determinar una posi-ble confusión.


Reglas para el cotejo marcario.

La autoridad nacional competente deberá pro-ceder al cotejo de los signos en conflicto apli-cando para ello los siguientes parámetros:

• La comparación, debe efectuarse sin des-componer los elementos que conforman elconjunto marcario, es decir, cada signo debeanalizarse con una visión de conjunto, tenien-do en cuenta su unidad ortográfica, auditiva eideológica.

• En la comparación, se debe emplear el méto-do del cotejo sucesivo, es decir, se debeanalizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo,ya que el consumidor no observa al mismotiempo las marcas, sino que lo hace en dife-rentes momentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no enlas diferencias, ya que en estas últimas esdonde se percibe el riesgo de confusión o deasociación.

• Al realizar la comparación, es importante tra-tar de colocarse en el lugar del presuntocomprador, pues un elemento importantepara el examinador, es determinar cómo elproducto o servicio es captado por el públicoconsumidor.

Los anteriores parámetros han sido adopta-dos por el Tribunal en numerosas Interpretacio-nes Prejudiciales, entre ellas, Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en laGaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006y Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK”, publica-da en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de juliode 2006.

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENO-MINATIVOS Y SIGNOS DENOMINATIVOSY MIXTOS.

El signo solicitado para su registro NUTY es denaturaleza denominativa, mientras que lasmarcas opositoras NUTELLA son de natura-leza denominativa y mixta. Por tal motivo elTribunal considera necesario abordar el temade la comparación entre signos denominativosy la comparación entre signos denominativos ymixtos.


Comparación entre signos denominativos:

Los signos denominativos se conforman poruna o más letras, números, palabras que formanun todo pronunciable, dotado o no de significa-do conceptual; las palabras pueden provenir delidioma español o de uno extranjero, como de lainventiva de su creador, es decir, de la fantasía.Cabe indicar que la denominación permite alconsumidor solicitar el producto o servicio através de la palabra, que impacta y permaneceen la mente del consumidor.

La comparación entre dos signos denominativosdeberá realizarse de conformidad con las si-guientes reglas:




• Se debe determinar el elemento que impactade una manera más fuerte en la mente delconsumidor, porque esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

Comparación entre signos denominativos ymixtos.

Ahora bien, el signo mixto está conformadopor un elemento denominativo y uno gráfico; elprimero – como ya se indicó- se compone deuna o más palabras que forman un todo pro-nunciable, dotado o no de un significado con-ceptual y, el segundo, contiene trazos defini-dos o dibujos que son percibidos a través de lavista. Los dibujos pueden adoptar gran canti-dad de variantes y llamarse de diferentes for-mas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por logeneral, el elemento denominativo del signo mixtosuele ser el preponderante, ya que las palabrascausan gran impacto en la mente del consumi-

dor, quien habitualmente solicita el producto oservicio a través de la palabra o denominacióncontenida en el conjunto marcario. Sin embar-go, de conformidad con las particularidades decada caso, puede suceder que el elemento pre-dominante sea el elemento gráfico, que por sutamaño, color, diseño y otras características,pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes considera-ciones al respecto: “La marca mixta es una uni-dad, en la cual se ha solicitado el registro delelemento nominativo como el gráfico, como unosolo. Cuando se otorga el registro de la marcamixta se la protege en su integridad y no a suselementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002,diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, pu-blicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 1 deagosto de 2002). Igualmente el Tribunal ha reite-rado que: “La doctrina se ha inclinado a consi-derar que, en general, el elemento denomina-tivo de la marca mixta suele ser el más caracte-rístico o determinante, teniendo en cuenta lafuerza expresiva propia de las palabras, las quepor definición son pronunciables, lo que no obs-ta para que en algunos casos se le reconoz-ca prioridad al elemento gráfico, teniendo encuenta su tamaño, color y colocación, que enun momento dado pueden ser definitivos. Elelemento gráfico suele ser de mayor importan-cia cuando es figurativo o evocador de concep-tos, que cuando consiste simplemente en undibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98. Marca:“C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Ofi-cial Nº 410, de 24 de febrero de 1999 y Proceso129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publica-do en la Gaceta Oficial N° 1158, de 17 de enerode 2005).


Si el elemento determinante del signo mixto esel gráfico, en principio, no habría riesgo de con-fusión con el signo denominativo respecto delcual se realiza la comparación. Si por el contra-rio es el elemento denominativo el determinanteen el signo mixto, el cotejo deberá realizarse deconformidad con las reglas para la compara-ción entre signos denominativos antes aludidas.

En ese orden de ideas, el Juez Consultantedebe establecer el riesgo de confusión que pu-


diera existir entre el signo NUTY (denomina-tivo) y las marcas NUTELLA (denominativa ymixta), analizando si existen semejanzas sufi-cientes capaces de inducir al público a error, osi resultan tan disímiles que pueden coexistir enel mercado sin generar perjuicio a los consumi-dores y al titular de la marca.

4. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRASO PARTÍCULAS EN IDIOMA EXTRANJERO.Palabras o partículas de uso común, ge-néricas, descriptivas y evocativas. La marcadébil.

En el caso de autos, las marcas en conflictocontienen la misma partícula inicial “NUT”. Se-gún alega la demandante, “NUT” evoca el pro-ducto nuez. Por su parte, según señala la de-mandada, si bien “NUT” “tiene en el idioma in-glés la significación de fruto seco”, el consumi-dor colombiano no lo asociará a significado con-ceptual alguno y por lo tanto las marcas NUTY yNUTELLA son marcas de fantasía. En el mismosentido, el tercero interesado manifiesta que lapalabra NUTY es una palabra de fantasía y que“la deducción de que las palabras NUTELLA yNUTY hacen referencia a un producto hecho abase de una nuez sólo la pueden realizar quie-nes hablen o tengan conocimiento de inglés,dado que NUT significa nuez en inglés. Sin em-bargo (…) pocas personas en Colombia ha-blan inglés, de donde se concluye que pocosson los que podrían realizar esta deducción(…)”. Agrega asimismo que dicha partícula escomúnmente usada para identificar productosde la Clase 30. Por ello, en este punto el Tribu-nal abordará el tema relativo a signos conforma-dos por palabras o partículas en idioma extran-jero y el relativo a palabras o partículas de usocomún, genéricas, descriptivas y evocativas, asícomo a las marcas débiles.

Conforme ha señalado este Tribunal en juris-prudencia anterior en relación con los signosconformados por una o más palabras en idiomaextranjero 2, se presume que el significado deéstas no forma parte del conocimiento común,por lo que cabe considerarlas como signos defantasía, y en consecuencia procede regis-trarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el signi-ficado conceptual de las palabras en idiomaextranjero que los integran se ha hecho delconocimiento de la mayoría del público consu-midor o usuario, habiéndose generalizado suuso, y tampoco si se trata de vocablos genéri-cos o descriptivos; salvo que, por la combina-ción con otras palabras o elementos se le otor-gue distintividad al conjunto marcario.

A propósito del análisis de este tema en rela-ción con el artículo 82 literal d) de la Decisión344 (irregistrabilidad de signos descriptivos ogenéricos), norma similar al artículo 135 literale) de la Decisión 486, este Tribunal se ha pro-nunciado en los términos siguientes: “(...) cuan-do la denominación se exprese en idioma quesirva de raíz al vocablo equivalente en la lenguaespañola al de la marca examinada, su grado degenericidad o descriptividad deberá medirse co-mo si se tratara de una expresión local (…) Altenor de lo establecido en el art. 82 literal d) dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, el carácter genérico o descriptivo deuna marca no está referido a su denominaciónen cualquier idioma. Sin embargo, no puedenser registradas expresiones que a pesar depertenecer a un idioma extranjero, son de usocomún en los Países de la Comunidad Andina,o son comprensibles para el consumidor me-dio de esta Subregión debido a su raíz común,a su similitud fonética o al hecho de haber sidoadoptadas por un órgano oficial de la lengua encualquiera de los Países Miembros (…)”. (Pro-ceso N° 69-IP-2001, Marca: “OLYMPUS”, publi-cado en la Gaceta Oficial N° 759, de 6 defebrero de 2002).

Palabras o partículas de uso común, genéri-cas, descriptivas y evocativas.

Al conformar una marca su creador puede va-lerse de toda clase de elementos como: pala-bras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones,que individualmente consideradas pueden es-timarse como expresiones descriptivas, gené-ricas o de uso común, por lo que no pueden serobjeto de monopolio o dominio absoluto porpersona alguna.

Si bien la norma andina prohíbe el registro designos conformados exclusivamente por de-signaciones comunes o usuales, las palabras opartículas de uso común al estar combinadascon otras pueden generar signos completamen-

2 Proceso 126-IP-2003, Marca: “SMART GAMES”, publi-cado en la Gaceta Oficial Nº 1040, del 3 de marzo de2004.


te distintivos, caso en el cual se puede procedera su registro. El derecho de uso exclusivo delque goza el titular de la marca, descarta quepalabras o partículas necesarias o usuales per-tenecientes al dominio público puedan ser utili-zadas únicamente por un titular marcario, yaque al ser esos vocablos usuales, no se puedeimpedir que el público en general los siga utili-zando 3.

Al realizar el examen comparativo de marcasque se encuentran conformadas por partículasde uso común, éstas no deben ser considera-das a efecto de determinar si existe confusión,siendo ésta una circunstancia de excepción a laregla de que el cotejo de las marcas debe reali-zarse atendiendo a una simple visión de conjun-to de los signos que se enfrentan, donde el todoprevalece sobre sus componentes.

Ahora bien, el Tribunal ha sostenido que la di-mensión genérica de un signo debe apreciarseen concreto, “según el criterio de los consumi-dores y la relación del signo con el producto quepretende distinguir, considerando las caracte-rísticas de éste y el nomenclátor de que hagaparte”, teniendo presente que una o varias pala-bras podrán ser genéricas en relación con untipo de productos o servicios, pero no en rela-ción con otros. Además, “la dimensión genéricade tales palabras puede desaparecer si, al ha-cerse parte de un conjunto, adquieren signifi-cado propio y fuerza distintiva suficiente paraser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, Marca: “TUBERÍAS Y PREFABRICADOSDE CONCRETO S.A. TUBESA. S.A., publicadoen la Gaceta Oficial Nº 917, de 10 de abril de2003).

Al respecto el Tribunal ha expresado que, parafijar el carácter genérico de los signos es ne-

cesario preguntarse ¿qué es? frente al produc-to o servicio de que se trata, por cuanto si larespuesta emerge exclusivamente de la deno-minación genérica, ésta no será lo suficiente-mente distintiva en relación a dicho producto oservicio, no pudiendo, por tanto, ser registra-da como marca. (Proceso 07-IP-2001, Marca:LASER, publicado en la Gaceta Oficial N° 661,de 11 de abril de 2001).

Al momento de realizar el correspondiente exa-men de registrabilidad no deben tomarse encuenta los elementos genéricos a efectos dedeterminar si existe confusión; ésta es una ex-cepción al principio de que el cotejo de lasmarcas debe realizarse atendiendo a una sim-ple visión de los signos que se enfrentan. En elcaso de los elementos genéricos, la distintivi-dad se busca en el elemento diferente que inte-gra el signo.

En relación con los signos conformados porpalabras o partículas descriptivas, la norma co-munitaria y la doctrina han manifestado queson aquellos que informan a los consumidoresexclusivamente sobre las características de losproductos o de los servicios que buscan identi-ficar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoaseñala que el signo descriptivo debe tener lavirtualidad de comunicar las características (ca-lidad, cantidad, destino, etc.) a una persona queno conoce el producto o servicio.

El Tribunal, sobre la base a la doctrina, ha so-stenido que, uno de los métodos para identificarsi una denominación es descriptiva, es formu-larse la pregunta ¿cómo es? el producto o ser-vicio que se pretende registrar, “(...) de talmanera que si la respuesta espontáneamentesuministrada -por ejemplo por un consumidormedio- es igual a la de la designación de eseproducto, habrá lugar a establecer la natura-leza descriptiva de la denominación”. (Proceso27-IP-2001, Marca: “MIGALLETITA”, publicadoen la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de2001).

Asimismo, el Tribunal ha manifestado que, noobstante lo anterior, “una expresión descriptivarespecto de unos productos o servicios puedeutilizarse en un sentido distinto a su significadoinicial o propio, de modo que, el resultado seránovedoso cuando se usa para distinguir deter-minados productos o servicios que no tengan


“El titular de una marca con un elemento de usocomún sabe que tendrá que coexistir con las mar-cas anteriores, y con las que se han de solicitar enel futuro. Y sabe también que siempre existirá en-tre las marcas así configuradas el parecido que sederiva, necesariamente, de las partículas coparti-cipadas insusceptibles de privilegio marcario. Estonecesariamente tendrá efectos sobre el criterioque se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dichoque esos elementos de uso común son marcaria-mente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DEMARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Ar-gentina, 2010. Pág. 215.


relación directa con la expresión que se utili-za” 4.

Ahora bien, el literal e) del artículo 135 de laDecisión 486 establece la irregistrabilidad delos signos descriptivos, incluyendo en dichaprohibición a los signos que designen exclusiva-mente la calidad, la cantidad, el destino, el va-lor, la procedencia geográfica, la época de pro-ducción u otros datos característicos o infor-maciones de los productos o de los servicios,puesto que si tales características son comu-nes a los productos o servicios el signo no serádistintivo y, en consecuencia, no podrá ser re-gistrado.

A propósito del análisis del literal d) del artículo82 de la Decisión 344, norma similar al literal e)del artículo 135 de la Decisión 486 antes aludi-do, este Tribunal ha señalado que dicha dispo-sición “(…) prohíbe el registro de signos quesean designaciones o indicaciones descripti-vas. Sin embargo, los signos compuestos, for-mados por uno o más vocablos descriptivos,tienen la posibilidad de ser registrados siempreque formen un conjunto marcario suficientemen-te distintivo. A pesar de esto, el titular de unsigno con dichas características, tiene que serconsciente de que no puede impedir la utiliza-ción del elemento descriptivo y, por lo tanto, sumarca sería considerada débil”. 5

Sobre los signos evocativos cabe indicar queestos sólo sugieren en el consumidor o en elusuario ciertas características, cualidades oefectos del producto o servicio, exigiéndole ha-cer uso de la imaginación y del entendimientopara relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, en reiteradas ocasio-nes, que las marcas evocativas o sugestivas nohacen relación directa e inmediata a una carac-terística o cualidad del producto, como sucedeen las marcas descriptivas. El consumidor, parallegar a comprender qué productos o servicioscomprende la marca, debe utilizar su imagina-ción, es decir, un proceso deductivo entre lamarca o signo y el producto o servicio. Asípues, el signo evocativo, a diferencia del gené-rico o descriptivo, cumple la función distintiva dela marca y, por tanto, es registrable.


“(…), entre mayor sea la proximidad del sig-no evocativo con el producto o servicio quese pretende registrar, podrá ser considera-do como un signo marcadamente débil y, enconsecuencia, su titular tendría que soportarel registro de signos que en algún grado seasemejen a su signo distintivo. Esto se da,en el caso de signos evocativos que conten-gan elementos genéricos, descriptivos o deuso común. Si bien estos elementos otor-gan capacidad evocativa al signo, también lotornan especialmente débil, ya que su titularno puede impedir que terceros utilicen dichoselementos.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evoca-tivo es de fantasía y no hay una fuerte proxi-midad con el producto o servicio que se pre-tende distinguir. En este evento, el consumi-dor tendrá que hacer una deducción no evi-dente y, por lo tanto, la capacidad distintivadel signo es marcadamente fuerte”. (Proceso178-IP-2011. Marca: Rapid Clear, publicadoen la Gaceta Oficial Nº 2041, de 16 de abrilde 2012).

En conclusión, un signo registrado como marcaes susceptible de convertirse en débil cuandoalguno de los elementos que lo integran es decarácter genérico, contiene partículas de usocomún, o evoca una cualidad del producto oservicio, deviniendo la marca en débil frente aotras que también incluyan uno de tales ele-mentos o cualidades que, por su naturaleza, noadmiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “To-do signo registrado como marca puede hacersedébil en el mercado de productos o servicios deque se trate. En efecto, si uno de los elementosque integran el signo es de carácter genérico ode uso común, o si evoca una cualidad del pro-ducto o servicio, el signo se hará débil frente aotros que también incluyan uno de tales ele-mentos o cualidades (…)”. (Proceso 99-IP-2004,Marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Ga-ceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de2004).

5. SIGNOS DE FANTASÍA.

Conforme se indicó en el punto anterior, tanto lademandada como el tercero interesado alegan

4 Proceso 114-IP-2011, Marca:”SUPER-SYL”, publicadoen la Gaceta Oficial Nº 2022, de 27 de febrero de 2012.

5 Ibidem.


que el signo NUTY es un signo de fantasía. Porello el Tribunal también abordará dicho tema.

Los signos de fantasía constituyen una elabora-ción del ingenio e imaginación de sus autores.Es la creación de un vocablo que no tiene signi-ficado por sí mismo, sino que asocia indirecta-mente una idea. Este tipo de signos causan enel consumidor o en el usuario un doble esfuerzode percepción: aprender la nueva palabra y enla-zarla con el producto o con los servicios distin-guidos por éstos.

Sobre los signos caprichosos o de fantasía, elTribunal ha indicado que son: “(…) los vocabloscreados por el empresario que pueden no tenersignificado pero hacen referencia a una idea oconcepto; también lo son las palabras con sig-nificado propio que distinguen un producto oservicio sin evocar ninguna de sus propiedades.Característica importante de esta clase de mar-cas es la de ser altamente distintivas (…) sepueden crear combinaciones originales con va-riantes infinitas y el resultado es el nacimientode palabras nuevas que contribuyen a enrique-cer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, Marca: “INSTAFRUTA”, publicado en laGaceta Oficial Nº 989, de 29 de setiembre de2003).

En consecuencia, el Juez Consultante, deberádeterminar si el signo NUTY es de fantasía.

6. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA YSU PRUEBA.

En el proceso interno, FERRERO S.P.A alegóque su marca NUTELLA es notoriamente cono-cida. Por ello, el Tribunal estima convenientereferirse a las marcas notoriamente conocidas ysu prueba.

En reiterada jurisprudencia este Tribunal se hapronunciado en extenso sobre el tema de lasmarcas notorias, entre las cuales se destacanlas providencias dictadas en los procesos 68-IP-2005 (Marca: “GIAN PIER´S, publicado en laGaceta Oficial Nº 1302, de 2 de marzo de 2006;149-IP-2007 (Asunto: Competencia desleal, pu-blicado en la Gaceta Oficial Nº 1586, de 15 defebrero de 2008), 24-IP-2009 (Marca “SALSA-BOR”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1734,de 22 de julio de 2009); 29-IP-2010 (Marca:“TOINGS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº1976, de 9 de setiembre de 2011); 82-IP-2010

(Marca: “DOLCE EYEWEAR”, publicado en laGaceta Oficial Nº 1929, de 01 de marzo de2011), 82-IP-2011 (Marca: FIGURATIVA, publi-cado en la Gaceta Oficial Nº 2035, de 29 demarzo de 2012), entre otros.

Para los efectos del caso de autos, el Tribunalpone de relieve lo siguiente:

a) La Decisión 486 en su artículo 224 entiendecomo signo distintivo notoriamente conocidoa aquél que sea reconocido como tal en cual-quier País Miembro por el sector pertinente,independientemente de la manera o el mediopor el cual se hubiese hecho conocido. “En elsigno notoriamente conocido convergen sudifusión entre el público consumidor del pro-ducto o servicio al que el signo se refiereproveniente del uso intensivo de la misma ysu consiguiente reconocimiento dentro delos círculos interesados por la calidad de losproductos o servicios que ella ampara (…)”. 6

Por su parte, el artículo 230 establece quédebe entenderse por “sector pertinente”.

b) La Normativa Comunitaria protege a la mar-ca notoriamente conocida de una manera re-forzada y ampliada, más allá del principio deespecialidad y territorialidad. Así, el Título XIIde la Decisión 486 junto con el literal h) delartículo 136 contienen la base normativa de laprotección de las marcas notorias.

Con el objeto de proteger los signos distinti-vos según su grado de notoriedad, se hanclasificado y diferenciado diversos tipos deriesgos, a saber: riesgo de confusión, deasociación, de dilución y de uso parasita-rio. Al respecto, el Tribunal Comunitario haexpresado en reiterada jurisprudencia lo si-guiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidadde que el consumidor al adquirir un produc-to piense que está adquiriendo otro (confu-sión directa), o que piense que dicho pro-ducto tiene un origen empresarial diferenteal que realmente posee (confusión indirec-ta).

El riesgo de asociación es la posibilidadde que el consumidor, que aunque diferen-



cie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo pien-se que el productor de dicho producto yotra empresa tienen una relación o vincu-lación económica.

El riesgo de dilución es la posibilidad deque el uso de otros signos idénticos o si-milares cause el debilitamiento de la altí-sima capacidad distintiva que el signo no-toriamente conocido ha ganado en el mer-cado, aunque se use para productos queno tengan ningún grado de conexidad conlos que ampara el signo notoriamente co-nocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitarioes la posibilidad de que un competidorparasitario se aproveche injustamente delprestigio de los signos notoriamente cono-cidos, aunque la acción se realice sobreproductos o servicios que no tengan nin-gún grado de conexidad con los que ampa-ra el signo notoriamente conocido”. 7

c) La notoriedad de una marca constituye unacuestión de hecho que debe ser probado porquien alega dicha notoriedad. El artículo 228de la Decisión 486 enuncia algunos de losfactores que se deberán tomar en considera-ción para determinar la notoriedad de un sig-no distintivo, a saber, el grado de conoci-miento entre los miembros del sector perti-nente dentro de cualquier País Miembro; laduración, amplitud y extensión geográfica desu utilización y promoción dentro o fuera decualquier País Miembro; el valor de la inver-sión para promoverlo o para promover el esta-blecimiento, actividad, productos o serviciosa los que se aplique; las cifras de ventas y deingresos de la empresa titular en lo que res-pecta al signo cuya notoriedad se alega, tan-to en el plano internacional como en el PaísMiembro en el que se pretende la protección;el grado de distintividad del signo; su valorcontable como activo empresarial; el volumende pedidos de personas interesadas en obte-ner una franquicia o licencia del signo endeterminado territorio; o la existencia de acti-vidades significativas de fabricación, compraso almacenamiento por el titular del signo en

el País Miembro en el que se busca protec-ción; los aspectos de comercio internacional;o la existencia y antigüedad de cualquierregistro o solicitud de registro del signo dis-tintivo en el País Miembro o en el extranjero.Dichos factores influyen decisivamente paraque la marca adquiera el carácter de notoria,“ya que así el consumidor reconocerá y asig-nará dicha característica debido al esfuerzoque el titular de la misma realice para elevar-la de la categoría de marca común u ordinariaal status de notoria” 8.



CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizarsi el signo NUTY (denominativo)cumple con los requisitos de regis-trabilidad establecidos en el ar-tículo 134 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andinay si no se encuentra incurso dentrode las causales de irregistrabilidadprevistas en los artículos 135 y 136de la misma Decisión.

SEGUNDO: Para establecer si se configura ono el riesgo de confusión o de aso-ciación entre los signos NUTY yNUTELLA, será necesario deter-minar si existe relación de identi-dad o semejanza entre los signosen disputa, tanto entre sí como en-tre los productos distinguidos porellos. Para establecer la similitudentre dos signos, la autoridad na-cional que corresponda deberá pro-ceder al cotejo de los signos enconflicto, para luego determinar siexiste o no riesgo de confusión y/ode asociación, acorde con las re-glas establecidas en la presenteprovidencia.

TERCERO: El Juez Consultante debe estable-cer el riesgo de confusión que pu-diera existir entre el signo solicita-

8 Proceso 149-IP-2007 ya citado.7 Proceso 109-IP-2007, Marca: “LOMA´S”, publicado en

G.O.A.C. Nº 1581, de 4 de febrero de 2008.


do NUTY (denominativo) y lossignos NUTELLA (denominativoy mixto), aplicando los criteriosadoptados por este Tribunal para lacomparación entre esta clase designos.

CUARTO: Los signos formados por una o máspalabras en idioma extranjero queno sean parte del conocimiento co-mún, son considerados signos defantasía y, en consecuencia, es pro-cedente su registro como marcas.

No serán registrables dichos sig-nos, si el significado conceptual delas palabras en idioma extranjero seha hecho del conocimiento de lamayoría del público consumidor ousuario y, si además, se trata devocablos genéricos, descriptivos ode uso común en relación con losproductos o servicios que se pre-tende identificar.

QUINTO: Los signos comunes o usuales, lossignos genéricos y los signos des-criptivos no son registrables cuan-do carecen de suficiente distintivi-dad, salvo que estén acompañadosde otros elementos que le den unafuerza expresiva suficiente para do-tarlos de capacidad distintiva.

SEXTO: El signo registrado como marca essusceptible de convertirse en débilcuando alguno de los elementos quelo integran es de carácter genérico,contiene partículas de uso común,o evoca una cualidad del producto oservicio, deviniendo la marca en dé-bil frente a otras que también inclu-yan uno de tales elementos o cua-lidades que, por su naturaleza, noadmiten apropiación exclusiva. Elsigno evocativo sólo sugiere en elconsumidor o en el usuario ciertascaracterísticas, cualidades o efec-tos del producto o servicio, exigién-dole hacer uso de la imaginación ydel entendimiento para relacionaraquel signo con este objeto.

SÉPTIMO: La notoriedad de una marca consti-tuye una cuestión de hecho que de-

berá ser probado por quien alegadicha notoriedad. El artículo 228 dela Decisión 486 enuncia alguno delos factores que se tomarán en con-sideración para determinar la noto-riedad de un signo distintivo.

La normativa comunitaria protege ala marca notoriamente conocida deuna manera reforzada y ampliada,más allá del principio de especiali-dad y territorialidad. Implica tam-bién su protección contra los ries-gos de confusión, asociación, dilu-ción y de uso parasitario, conformea lo señalado en la presente provi-dencia.

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial cuando dicte senten-cia dentro del proceso interno Nº 2010-00060,de conformidad con lo dispuesto por el artícu-lo 35 del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina, así como, darcumplimiento a lo previsto en el artículo 128,párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.









EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los20 del mes de junio del año dos mil doce, pro-cede a resolver la solicitud de InterpretaciónPrejudicial formulada por el Consejo de Estadode la República de Colombia, Sala de lo Con-tencioso Administrativa, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como con las exigencias del artículo 33 delTratado de Creación, por lo que su admisión atrámite fue considerada procedente en el autoemitido el 01 de junio de 2012.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada, estima procedente destacar co-mo antecedentes del proceso interno que diolugar a la presente solicitud lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: PRODUCTOS NATURALES DELA SABANA -ALQUERÍA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE IN-DUSTRIA Y COMERCIO, Re-pública de Colombia

Tercero interesado: COOPERATIVA COLAN-TA LTDA.


A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogi-dos de los narrados en la demanda y otros de la

solicitud de interpretación prejudicial y de losantecedentes administrativos de los actos im-pugnados, se encuentran los siguientes:

- Con fecha 4 de junio de 2008 COOPERATI-VA COLANTA LTDA. solicitó el registro de lamarca “MAXILITRO COLANTA” (mixta), paradistinguir productos comprendidos en la Cla-se 29 de la Clasificación Internacional deNiza.

- Luego de efectuada la correspondiente pu-blicación de la solicitud, la sociedad ALQUE-RÍA S.A. formuló oposición al registro sobrela base de su marca MEGALITRO (denomi-nativa, Clases 29, 30 y 32).

- Mediante Resolución Nº 28188, de 29 de ma-yo de 2009 la División de Signos Distintivosde la Superintendencia de Industria y Comer-cio declaró infundada la oposición interpues-ta y concedió el registro solicitado.

- Contra la mencionada resolución ALQUE-RÍA S.A. interpuso recursos de reposición ysubsidiario de apelación. El primero de ellosfue resuelto mediante Resolución Nº 67360,de 28 de diciembre de 2009, en el sentido deconfirmar la decisión recurrida.

- Mediante Resolución Nº 10870, de 25 de fe-brero de 2010 el Superintendente Delega-do para la Propiedad Industrial de la Super-intendencia de Industria y Comercio, al resol-ver el recurso de apelación, confirmó la deci-sión recurrida.

- ALQUERÍA S.A. presentó acción de nulidady restablecimiento del derecho contra las re-soluciones arriba mencionadas.

- La Sección Primera del Consejo de Estadoadmitió la demanda mediante auto de fecha15 de diciembre de 2010, ordenando se noti-

PROCESO 042-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), y 136literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con

fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la Repúblicade Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: MAXILITRO COLANTA (Mixta). Actor: PRODUCTOS NATURALES DE LASABANA -ALQUERÍA S.A. Expediente Interno Nº 2010-00312.


fique a la entidad demandada Superinten-dencia de Industria y Comercio y a COOPE-RATIVA COLANTA LTDA.


Como fundamentos de su demanda ALQUE-RÍA S.A. manifiesta que:

- Las resoluciones impugnadas infringen elartículo 136 literal a) de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.

- Que, en la marca solicitada MEGALITROCOLANTA (mixta) hay un “claro predominiodel elemento denominativo, razón por la cuales éste el elemento que debe ser tomado enconsideración”.

- Que, “en la marca MAXILITRO COLANTAhay un evidente predominio del términoMAXILITRO”.

- Que, “los términos MEGALITRO y MAXILI-TRO presentan una clara similitud concep-tual”. Señala también que las marcas en con-flicto “evocan exactamente la misma idea oconcepto, esto es, el de ‘un litro que es másque un litro’ o ‘un litro que rinde más que unlitro’.

- Que, “si bien es cierto que el término LITRO,per se, es inapropiable por ser un términogenérico, la expresión MEGALITRO, registra-da como marca nominativa, es una expresiónde fantasía, perfectamente apropiable en ex-clusividad”.


En su contestación a la demanda, la Superin-tendencia de Industria y Comercio señalaque:

- La demanda carece de sustento legal y queen las resoluciones impugnadas no se ha in-currido en violación de las normas contenidasen la Decisión 486.

- Que, “el signo solicitado MAXILITRO CO-LANTA (mixta) y las marcas opositoras ME-GALITRO (NOMINATIVA) Clases 29, 30, 31no presentan semejanzas susceptibles deinducir a error al consumidor y para cada unade ellas contiene características que permi-ten coexistir en el mercado”.

- Dado que no se presenta identidad entre lossignos en conflicto, “resulta irrelevante en-trar analizar el otro supuesto de conexiónentre los productos o servicios”.


La COOPERATIVA COLANTA LTDA., en sucalidad de tercero interesado, manifestó que:

- “La palabra MEGALITRO es de uso común ytotalmente descriptiva en relación directacon los productos de las CLASES 29, 30 Y32 pues cualquiera entiende que es un ‘litrogrande de mayor tamaño’ o eventualmente unproducto que contiene más de un litro por elque los consumidores pagan el precio corres-pondiente a un litro”.

- Que, “el signo MEGALITRO ostenta de for-ma ilegal y contraria a los principios marca-rios el monopolio sobre un concepto de libreutilización por los empresarios, pues el mis-mo carece de elementos que le otorguen su-ficiente distintividad intrínseca para ser con-siderado como una marca”.

- Señala que la palabra LITRO, empleada enlas marcas en conflicto MEGALITRO YMAXILITRO COLANTA es de uso común yfrecuente en las marcas registradas para dis-tinguir productos como alimentos y bebidas.

- Que, “los signos confrontados, como tales,analizados en conjunto y sucesivamente, noson confundibles. Lo anterior aunado al he-cho de que la sociedad COOPERATIVA CO-LANTA LTDA., tiene decenas de marcas re-gistradas que en su conformación tienen lapalabra COLANTA, permite inferir claramen-te que la expresión solicitada a registro,MAXILITRO COLANTA, es derivativa de lasmarcas previamente registradas por esta so-ciedad”.

- Que, “(…) los signos enfrentados pueden co-existir en el mercado de forma pacífica pues-to que las similitudes que puedan presentar-se no tienen la entidad suficiente como paraarrojar riesgo de confusión o asociación alconsumidor, y que, adicionalmente, por nin-guna otra circunstancia existe la posibilidadde que su coexistencia en el mercado puedaconfundir o inducir a error a los consumido-res”.





El Juez Consultante no indica específicamentelos artículos de la Decisión 486 que solicitasean interpretados, sin embargo, hace referen-cia a que la demandante invoca el artículo 136literal a) de la mencionada Decisión.

Se procederá a interpretar de oficio, los artícu-los 134 literales a) y b) y 136 literal a) de laDecisión 486.

A continuación se inserta el texto de las nor-mas a ser interpretadas

DECISIÓN 486

“(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicioal cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.




(…)


a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de con-fusión o de asociación;

(…)”



La susceptibilidad de representación gráfica,junto con la distintividad, constituyen los requi-sitos expresamente exigidos.

La susceptibilidad de representación gráfi-ca es la aptitud que tiene un signo de ser des-crito o reproducido en palabras, imágenes, fór-mulas u otros soportes, es decir, en algo per-ceptible para ser captado por el público consu-midor.

La distintividad es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferen-ciar en el mercado los productos o servicios,haciendo posible que el consumidor o usuariolos seleccione. Es considerada como caracte-rística esencial que debe reunir todo signo paraser registrado como marca y constituye el pre-supuesto indispensable para que ésta cumplasu función principal de identificar e indicar elorigen empresarial y, en su caso, incluso, lacalidad del producto o servicio, sin riesgo deconfusión o asociación. La distintividad del sig-no presupone su perceptibilidad por cualquierde los sentidos.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “ex-trínseca”, la primera se refiere a la aptitud indi-vidualizadora del signo, mientras que la segun-


da se refiere a su no confundibilidad con otrossignos.

La marca salvaguarda tanto el interés de sutitular al conferirle un derecho exclusivo sobre elsigno distintivo como el interés general de losconsumidores o usuarios, garantizándoles elorigen y la calidad de los productos o servicios,evitando el riesgo de confusión o de asociación,tornando así transparente el mercado.

El Juez Consultante debe analizar en el pre-sente caso si el signo MAXILITRO COLANTA(mixto) cumple con los requisitos del artículo134 de la Decisión 486 y si no se encuentradentro de las causales de irregistrabilidad pre-vistas en los artículos 135 y 136 de la referidaDecisión.

2. IRREGISTRABILIDAD DE UNA MARCA PORRIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIA-CIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA EIDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAREL COTEJO MARCARIO.

El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 es-tablece que no son susceptibles de ser regis-trados como marcas los signos que afecten in-debidamente un derecho de un tercero cuan-do sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro o re-gistrada por un tercero, para los mismos pro-ductos o servicios, o para productos o servi-cios respecto de los cuales el uso de la marcapueda causar un riesgo de confusión o de aso-ciación.

Los signos que aspiren a ser registrados comomarcas deben ser suficientemente distintivosy, en consecuencia, no deben generar confu-sión con otras marcas debidamente registra-das que gozan de la protección legal concedidaa través del mismo y del derecho que de él sedesprende, consistente en hacer uso de ellascon exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no esregistrable un signo confundible ya que no po-see fuerza distintiva. De permitirse su registrose atentaría contra el interés del titular de lamarca anteriormente registrada y el de los con-sumidores. La prohibición de registro de signosconfundibles contribuye a que el mercado deproductos y servicios se desarrolle con transpa-rencia y así el consumidor no se vea expuesto a

incurrir en error al realizar la elección de losproductos que desea adquirir.

Como ya se mencionó, la ausencia de distin-tividad de un signo, en relación con una marcaya existente con anterioridad en el mercado, ocon un signo previamente solicitado, puede pro-vocar error entre los consumidores; por tal cir-cunstancia la norma comunitaria ha determina-do que la sola posibilidad de confusión bastapara negar el registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como lasemejanza de los signos constituyen el funda-mento de la prohibición de registro, en la medi-da en que sean de tal naturaleza que determi-nen la posibilidad del riesgo de confusión y/ ode asociación.

Es importante advertir que es de competenciade la Autoridad Administrativa o, en su caso, delJuez competente, observar y establecer deacuerdo a criterios doctrinarios y jurispruden-ciales, si entre los signos que se confrontanexiste identidad o semejanza, para determinarsi las identidades o semejanzas encontradaspor sus características son capaces de generarconfusión entre los consumidores. De la conclu-sión a que se arribe, dependerá la calificaciónde distintivo o de no distintivo que merezca elsigno examinado.

Marcas idénticas o similares no deben coexistiren el mercado en cabeza de dos o más perso-nas para identificar productos o servicios idén-ticos o de igual naturaleza, ya que ello genera-ría un verdadero riesgo de confusión entre losconsumidores, y el público quedaría en incapa-cidad de distinguir el origen empresarial de losproductos o servicios y escoger entre ellos conentera libertad.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestadoque, “(...) es necesario establecer que, en tér-minos generales, la confusión se origina en lasemejanza entre los signos distintivos y la ma-yor o menor similitud de los productos que es-tas marcas protejan, factores que llevan a losconsumidores a error o confusión en cuanto alorigen de los productos vendidos con la mar-ca similar, sin tomar en cuenta que estos pro-ductos pueden provenir de empresas diferen-tes (...)”. (Proceso 161-IP-2004, Marca: “CINCOESTRELLAS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº1175, de 15 de marzo de 2005).


El Tribunal ha sostenido también que, “la con-fusión en materia marcaria, se refiere a lafalta de claridad para poder elegir un bien deotro, a la que puedan ser inducidos los con-sumidores por no existir en el signo la capaci-dad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, Marca: “DIUSED JEANS”, publicadoen la Gaceta Oficial Nº 1124, de 04 de octubrede 2004).

Asimismo, sobre el riesgo de asociación, esteTribunal ha destacado que “el riesgo de asocia-ción es la posibilidad de que el consumidor, queaunque diferencie las marcas en conflicto y elorigen empresarial del producto, al adquirirlopiense que el productor de dicho producto y otraempresa tienen una relación o vinculación eco-nómica.” (Proceso 70-IP-2008, Marca: “SHE-RATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648,de 21 de agosto de 2008).”

La identidad o la semejanza de los signos pue-de dar lugar a dos tipos de confusión: la direc-ta, caracterizada porque el vínculo de identidado semejanza induce al comprador a adquirir unproducto o usar un servicio determinado en lacreencia de que está comprando o usando otro,lo que implica la existencia de un cierto nexotambién entre los productos o servicios; y laindirecta, caracterizada porque el citado vínculohace que el consumidor atribuya, en contra dela realidad de los hechos, a dos productos o dosservicios que se le ofrecen, un origen empre-sarial común. (Proceso 109-IP-2002, Marca:“CHILIS Y DISEÑO”, publicado en la GacetaOficial Nº 914, de 1 de abril de 2003).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los produc-tos o servicios que cada uno de ellos ampara,serían los siguientes: que exista (i) identidadentre los signos en disputa y también entre losproductos o servicios distinguidos por ellos; (ii)o identidad entre los signos y semejanza entrelos productos o servicios; (iii) o semejanza en-tre los signos, e identidad entre los productos yservicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y tam-bién semejanza entre éstos.

La jurisprudencia de este Tribunal, basándoseen la doctrina, ha señalado que para valorar lasimilitud marcaria y el riesgo de confusión esnecesario, en términos generales, considerarlos siguientes tipos de similitud:


La similitud fonética. Se da por la coinciden-cia en las raíces o terminaciones, y cuando lasílaba tónica en las denominaciones compara-das es idéntica o muy difícil de distinguir. Sinembargo, se debe tener en cuenta las particu-laridades de cada caso para determinar unaposible confusión.


En lo que respecta al cotejo marcario, la Ofici-na Nacional Competente o, en su caso, el Juezcompetente, deberá comparar los signos enconflicto aplicando para ello los siguientes pa-rámetros:

• La comparación debe efectuarse sin des-componer los elementos que conforman elconjunto marcario, es decir, cada signo debeanalizarse con una visión de conjunto, te-niendo en cuenta su unidad ortográfica, audi-tiva e ideológica.

• En la comparación se debe emplear el méto-do del cotejo sucesivo, es decir, se debeanalizar un signo y después el otro. No esprocedente hacerlo de manera simultánea,ya que el consumidor no observa al mismotiempo las marcas, sino que lo hace en dife-rentes momentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no enlas diferencias, pues en estas últimas esdonde se percibe el riesgo de confusión o deasociación.

Al realizar la comparación es importante tratarde colocarse en el lugar del presunto compra-dor, siendo un elemento importante para el exa-minador determinar cómo el producto o servicioes captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adopta-dos por el Tribunal en numerosas Interpretacio-nes Prejudiciales, entre ellas, el Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Ga-


ceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006; y,Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK”, publicado enla Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de2006.

Es importante reiterar que la comparación entrelos signos deberá realizarse en base al conjun-to de elementos que los integran, donde el todoprevalezca sobre las partes y no descompo-niendo la unidad de cada uno. En esta labor, “laregla esencial para determinar la confusión esel examen mediante una visión en conjunto delsigno, para desprender cuál es la impresióngeneral que el mismo deja en el consumidor, enbase a un análisis ligero y simple de éstos,pues ésta es la forma común a la que recurre elconsumidor para retenerlo y recordarlo, ya queen ningún caso se detiene a establecer en for-ma detallada las diferencias entre un signo yotro (…)”. (Proceso 48-IP-2004, Marca “EAU DESOLEIL DE EBEL”, publicado en la Gaceta Ofi-cial Nº 1089, de 5 de julio de 2004 y Proceso 18-IP-98, Marca: “US TOP”, publicado en la Gace-ta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998).

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOSCON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTAY SIGNOS DENOMINATIVOS.

El signo solicitado para su registro MAXILITROCOLANTA es de naturaleza mixta con partedenominativa compuesta, mientras que lasmarcas opositoras MEGALITRO son de natura-leza denominativa. Por tal motivo el Tribunalconsidera necesario abordar el tema de la com-paración entre signos mixtos con parte denomi-nativa compuesta y signos denominativos.

Los signos denominativos se conforman poruna o más letras, números, palabras que for-man un todo pronunciable, dotado o no de signi-ficado conceptual; las palabras pueden prove-nir del idioma español o de uno extranjero, comode la inventiva de su creador, es decir, de lafantasía. Cabe indicar que la denominación per-mite al consumidor solicitar el producto o servi-cio a través de la palabra, que impacta y perma-nece en la mente del consumidor.

Dentro de los signos denominativos están lossignos denominativos compuestos, que sonaquellos que se componen de dos o más pala-bras. Al respecto, el Tribunal ha establecidoque: “No existe prohibición alguna para que lossignos a registrarse adopten, entre otros, cual-

quiera de estas formas: se compongan de unapalabra compuesta, o de dos o más palabras,con o sin significación conceptual, con o sin elacompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso13-IP-2001, Marca: “BOLIN BOLA”, publicadoen la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de2001). Asimismo, sobre esta clase de signos elTribunal ha señalado que: “en el supuesto desolicitarse el registro como marca de un signocompuesto, caso que haya de juzgarse sobresu registrabilidad, habrá de examinarse espe-cialmente la relevancia y distintividad de losvocablos que lo conforman. Existen vocablosque dotan al signo de “(…) la suficiente cargasemántica que permita una eficacia particulari-zadora que conduzca a identificar el origen em-presarial (…)” (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citado). Por tanto, si existe un nuevovocablo que pueda claramente dar suficientedistintividad al signo, podrá ser objeto de regis-tro”. (Proceso 50-IP-2005, Marca: “CANALETA90”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1217, de11 de julio de 2005).

El signo mixto está conformado por un ele-mento denominativo y uno gráfico; el primero secompone de una o más palabras que forman untodo pronunciable, dotado o no de un significa-do conceptual y, el segundo, contiene trazosdefinidos o dibujos que son percibidos a travésde la vista. Los dibujos pueden adoptar grancantidad de variantes y llamarse de diferentesformas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Porlo general, el elemento denominativo del signomixto suele ser el preponderante, ya que laspalabras causan gran impacto en la mente delconsumidor, quien habitualmente solicita elproducto o servicio a través de la palabra o de-nominación contenida en el conjunto marcario.Sin embargo, de conformidad con las particula-ridades de cada caso, puede suceder que elelemento predominante sea el elemento grá-fico, que por su tamaño, color, diseño y otrascaracterísticas, pueda causar mayor impactoen el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes considera-ciones al respecto: “La marca mixta es una uni-dad, en la cual se ha solicitado el registro delelemento nominativo como el gráfico, como unosolo. Cuando se otorga el registro de la marcamixta se la protege en su integridad y no a suselementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002,diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, pu-blicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 1 de


agosto de 2002). Igualmente el Tribunal ha reite-rado que: “La doctrina se ha inclinado a consi-derar que, en general, el elemento denomina-tivo de la marca mixta suele ser el más caracte-rístico o determinante, teniendo en cuenta lafuerza expresiva propia de las palabras, lasque por definición son pronunciables, lo que noobsta para que en algunos casos se le reco-nozca prioridad al elemento gráfico, teniendo encuenta su tamaño, color y colocación, que enun momento dado pueden ser definitivos. Elelemento gráfico suele ser de mayor importan-cia cuando es figurativo o evocador de concep-tos, que cuando consiste simplemente en undibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98. Marca:“C.A.S.A.”(mixta), publicado en la Gaceta Ofi-cial Nº 410, de 24 de febrero de 1999 y Proceso129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publica-do en la Gaceta Oficial N° 1158, de 17 de enerode 2005).


Si el elemento determinante del signo mixto esel gráfico, en principio, no habría riesgo de con-fusión con el signo denominativo respecto delcual se realiza la comparación. Si por el contra-rio es el elemento denominativo el determinan-te en el signo mixto, el cotejo deberá realizarsede conformidad con las siguientes reglas para lacomparación entre signos denominativos:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto,es decir, sin descomponer su unidad fonéti-ca. Sin embargo, es importante tener encuenta, las sílabas o letras que poseen unafunción diferenciadora en el conjunto, ya queesto ayudaría a entender cómo el signo espercibido en el mercado.



• Se debe determinar el elemento que impactade una manera más fuerte en la mente del

consumidor, porque esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

En ese orden de ideas, el Juez Consultantedebe establecer el riesgo de confusión que pu-diera existir entre el signo mixto con parte de-nominativa compuesta MAXILITRO COLANTAy las marcas denominativas MEGALITRO, ana-lizando si existen semejanzas suficientes capa-ces de inducir al público a error, o si resultantan disímiles que pueden coexistir en el merca-do sin generar perjuicio a los consumidores y altitular de la marca.

4. MARCAS CONFORMADAS POR PALABRASDE USO COMÚN, GENÉRICAS, DESCRIP-TIVAS Y EVOCATIVAS. LA MARCA DÉBIL.

La demandante alega que las marcas en con-flicto evocan la misma ideo o concepto y que,“si bien es cierto que el término LITRO, per se,es inapropiable por ser un término genérico, laexpresión MEGALITRO, registrada como mar-ca nominativa, es una expresión de fantasía,perfectamente apropiable en exclusividad”. Porsu parte, el tercero interesado señala que “lapalabra MEGALITRO es de uso común y total-mente descriptiva en relación directa con losproductos de las CLASES 29, 30 Y 32.” Estan-do a lo expuesto, el Tribunal abordará el temade las marcas conformadas por palabras deuso común, genéricas, descriptivas y evoca-tivas, así como el de las marcas débiles.

Al conformar una marca su creador puede va-lerse de toda clase de elementos como: pala-bras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones,que individualmente consideradas pueden esti-marse como expresiones descriptivas, genéri-cas o de uso común, por lo que no pueden serobjeto de monopolio o dominio absoluto porpersona alguna.

Si bien la norma andina prohíbe el registro designos conformados exclusivamente por de-signaciones comunes o usuales, las palabras opartículas de uso común al estar combinadascon otras pueden generar signos completamen-te distintivos, caso en el cual se puede proce-der a su registro. El derecho de uso exclusivodel que goza el titular de la marca, descarta quepalabras o partículas necesarias o usuales per-tenecientes al dominio público puedan ser utili-zadas únicamente por un titular marcario, yaque al ser esos vocablos usuales, no se puede


impedir que el público en general los siga uti-lizando 1.

Al realizar el examen comparativo de marcasque se encuentran conformadas por partículasde uso común, éstas no deben ser considera-das a efecto de determinar si existe confusión,siendo ésta una circunstancia de excepción a laregla de que el cotejo de las marcas debe reali-zarse atendiendo a una simple visión de conjun-to de los signos que se enfrentan, donde el todoprevalece sobre sus componentes.

El Tribunal ha sostenido que la dimensión gené-rica de un signo debe apreciarse en concreto,“según el criterio de los consumidores y la rela-ción del signo con el producto que pretendedistinguir, considerando las características deéste y el nomenclátor de que haga parte”, te-niendo presente que una o varias palabras po-drán ser genéricas en relación con un tipo deproductos o servicios, pero no en relación conotros. Además, “la dimensión genérica de talespalabras puede desaparecer si, al hacerse par-te de un conjunto, adquieren significado propioy fuerza distintiva suficiente para ser registra-das como marca”. (Proceso 17-IP-2003, Marca:“TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CON-CRETO S.A. TUBESA. S.A., publicado en laGaceta Oficial Nº 917, de 10 de abril de 2003).

Al respecto el Tribunal ha expresado que, parafijar el carácter genérico de los signos es nece-sario preguntarse ¿qué es? frente al producto oservicio de que se trata, por cuanto si la res-puesta emerge exclusivamente de la denomina-ción genérica, ésta no será lo suficientementedistintiva en relación a dicho producto o servi-cio, no pudiendo, por tanto, ser registrada comomarca. (Proceso 07-IP-2001, Marca: LASER,publicado en la Gaceta Oficial N° 661, de 11 deabril de 2001).

Al momento de realizar el correspondiente exa-men de registrabilidad no deben tomarse encuenta los elementos genéricos a efectos dedeterminar si existe confusión; ésta es una ex-cepción al principio de que el cotejo de lasmarcas debe realizarse atendiendo a una sim-ple visión de los signos que se enfrentan. En elcaso de los elementos genéricos, la distintividadse busca en el elemento diferente que integra elsigno.

En relación con los signos conformados porpalabras o partículas descriptivas, la norma co-munitaria y la doctrina han manifestado queson aquellos que informan a los consumidoresexclusivamente sobre las características de losproductos o de los servicios que buscan identifi-car. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoaseñala que el signo descriptivo debe tener lavirtualidad de comunicar las características (ca-lidad, cantidad, destino, etc.) a una persona queno conoce el producto o servicio.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486establece la irregistrabilidad de los signos des-criptivos, incluyendo en dicha prohibición a lossignos que designen exclusivamente la cali-dad, la cantidad, el destino, el valor, la proce-dencia geográfica, la época de producción uotros datos característicos o informaciones delos productos o de los servicios, puesto que sitales características son comunes a los pro-ductos o servicios el signo no será distintivo y,en con-secuencia, no podrá ser registrado. Seincluye en esta causal de irregistrabilidad lasexpresiones laudatorias referidas a esos pro-ductos o servicios. La descriptividad de un sig-no surge principalmente de la relación directaentre éste y los productos o servicios para loscuales está destinado a identificar. Un signoserá descriptivo en relación directa con dichosproductos o servicios, mas no con todo el uni-verso de productos o servicios.

El Tribunal, sobre la base a la doctrina, ha sos-tenido que, uno de los métodos para determinarsi un signo es descriptivo, es formularse lapregunta ¿cómo es? el producto o servicio quese pretende registrar, “(...) de tal manera quesi la respuesta espontáneamente suministrada-por ejemplo por un consumidor medio- es iguala la de la designación de ese producto, habrálugar a establecer la naturaleza descriptiva dela denominación”. (Proceso 27-IP-2001, Marca:“MIGALLETITA”, publicado en la Gaceta OficialNº 686, de 10 de julio de 2001).


“El titular de una marca con un elemento de usocomún sabe que tendrá que coexistir con las mar-cas anteriores, y con las que se han de solicitar enel futuro. Y sabe también que siempre existirá en-tre las marcas así configuradas el parecido que sederiva, necesariamente, de las partículas coparti-cipadas insusceptibles de privilegio marcario. Estonecesariamente tendrá efectos sobre el criterioque se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dichoque esos elementos de uso común son marcaria-mente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DEMARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Ar-gentina, 2010. Pág. 215.


Un signo registrado como marca es suscepti-ble de convertirse en débil cuando alguno delos elementos que lo integran es de caráctergenérico, contiene partículas de uso común, oevoca una cualidad del producto o servicio,deviniendo la marca en débil frente a otras quetambién incluyan uno de tales elementos o cua-lidades que, por su naturaleza, no admiten apro-piación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todosigno registrado como marca puede hacersedébil en el mercado de productos o servicios deque se trate. En efecto, si uno de los elementosque integran el signo es de carácter genérico ode uso común, o si evoca una cualidad delproducto o servicio, el signo se hará débil fren-te a otros que también incluyan uno de taleselementos o cualidades (…)”. (Proceso 99-IP-2004, Marca: DIGITAL SMOKING, publicado enla Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembrede 2004).

Ahora bien, los signos evocativos sólo sugie-ren en el consumidor o en el usuario ciertas ca-racterísticas, cualidades o efectos del productoo servicio, exigiéndole hacer uso de la imagina-ción y del entendimiento para relacionar aquelsigno con este objeto.

El Tribunal ha señalado, en reiteradas ocasio-nes, que las marcas evocativas o sugestivas nohacen relación directa e inmediata a una carac-terística o cualidad del producto, como sucedeen las marcas descriptivas. El consumidor, parallegar a comprender qué productos o servicioscomprende la marca, debe utilizar su imagina-ción, es decir, un proceso deductivo entre lamarca o signo y el producto o servicio. Asípues, el signo evocativo, a diferencia del gené-rico o descriptivo, cumple la función distintiva dela marca y, por tanto, es registrable.


“(…), entre mayor sea la proximidad del signoevocativo con el producto o servicio que sepretende registrar, podrá ser consideradocomo un signo marcadamente débil y, enconsecuencia, su titular tendría que soportarel registro de signos que en algún grado seasemejen a su signo distintivo. Esto se da,en el caso de signos evocativos que conten-gan elementos genéricos, descriptivos o deuso común. Si bien estos elementos otorgan

capacidad evocativa al signo, también lo tor-nan especialmente débil, ya que su titular nopuede impedir que terceros utilicen dichoselementos.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evoca-tivo es de fantasía y no hay una fuerte proxi-midad con el producto o servicio que se pre-tende distinguir. En este evento, el consumi-dor tendrá que hacer una deducción no evi-dente y, por lo tanto, la capacidad distintivadel signo es marcadamente fuerte”. (Proceso178-IP-2011. Marca: Rapid Clear, publicadoen la Gaceta Oficial No. 2041, de 16 de abrilde 2012).

5. SIGNOS DE FANTASÍA.

Los signos de fantasía constituyen una elabo-ración del ingenio e imaginación de sus auto-res. Es la creación de un vocablo que no tienesignificado por sí mismo, sino que asocia indi-rectamente una idea. Este tipo de signos cau-san en el consumidor o en el usuario un dobleesfuerzo de percepción: aprender la nueva pala-bra y enlazarla con el producto o con los servi-cios distinguidos por éstos.

Sobre los signos caprichosos o de fantasía, elTribunal ha indicado que son: “(…) los vocabloscreados por el empresario que pueden no tenersignificado pero hacen referencia a una idea oconcepto; también lo son las palabras con sig-nificado propio que distinguen un producto oservicio sin evocar ninguna de sus propiedades.Característica importante de esta clase de mar-cas es la de ser altamente distintivas (…) sepueden crear combinaciones originales con va-riantes infinitas y el resultado es el nacimientode palabras nuevas que contribuyen a enrique-cer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, Marca: “INSTAFRUTA”, publicado en laGaceta Oficial Nº 989, de 29 de setiembre de2003).

Por lo tanto, el Juez Consultante, deberá deter-minar si la expresión MAXILITRO COLANTA esde fantasía.

6. LA FAMILIA DE MARCAS. LA MARCA DE-RIVADA.

El tercero interesado alega también que es ti-tular de varias marcas registras que en su con-formación tienen la palabra “COLANTA” y que


ello permitiría inferir que la marca solicitadapara registro (MAXILITRO COLANTA) es deri-vativa de sus marcas previamente registra-das. Con vista a ello, el Tribunal considera per-tinente referirse al tema de la familia de marcasy a las marcas derivadas.

Una familia de marcas es un conjunto demarcas que pertenecen a un mismo titular yposeen un rasgo distintivo común, mediante elcual el público consumidor las asocia entre sí ylas relaciona con un mismo origen empresarial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura dela familia de marcas de la siguiente manera:

“En el Derecho de Marcas se admite en ge-neral la existencia de una pluralidad de mar-cas que posean un rasgo distintivo común. Sieste elemento común figura al inicio de la de-nominación, será, por lo general, el elementodominante. El elemento dominante comúnhará que todas las marcas que lo incluyanproduzcan una impresión general común, todavez que inducirá a los consumidores a aso-ciarlas entre sí y a pensar que los productosa que se refieren participan de un origen co-mún. Dado que el elemento dominante co-mún obra como un indicador de pertenenciade la marca a una familia de marcas, es pro-bable que el consumidor medio considereque el producto donde figura el citado ele-mento común constituye objeto de una mar-ca que pertenece a determinada familia demarcas, por lo que el registro de aquella, ca-so de corresponder a distinto titular, podríainducir a confusión”. (Proceso 96-IP-2002 de25 de marzo de 2003, Marca “ALPINA”, publi-cada en la Gaceta Oficial Nº 912, de 25 demarzo de 2003).

Asimismo, el Tribunal ha precisado que: “Elfenómeno de la familia de marcas se diferenciaclaramente de la marcas conformadas por unapartícula de uso común, ya que estás poseenun elemento de uso general, muchas vecesnecesario para identificar cierta clase de pro-ductos. Por tal razón, el titular de una marcaque contenga una partícula de uso común nopuede impedir que otros la usen en la conforma-ción de otro signo distintivo; caso contrario su-cede con la familia de marcas, cuyo titular sípuede impedir que el rasgo distintivo comúnpueda ser utilizado por otra persona, ya queeste elemento distintivo identifica plenamentelos productos que comercializa el titular del

conjunto de marcas y, además, genera en elconsumidor la impresión de que tienen un ori-gen común”. (Proceso 30-IP-2011, de 12 demayo de 2011, Marca: “U.S. Polo ASSN SINCE1890”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1964,de 13 de julio de 2011).

Ahora bien, en lo respecta a las marcas deri-vadas este Tribunal ha indicado que: a) “si, engeneral, resulta admisible que el titular de unamarca registrada goce de la facultad de usar lamarca con variaciones no sustanciales o res-pecto de elementos accesorios, sin que estehecho disminuya su protección, a fortiori sedesprende que el propietario de la marca inscri-ta podrá presentar nuevas solicitudes de regis-tro respecto de signos que constituyan una deri-vación de la marca ya protegida, y, por tanto,del derecho previamente adquirido”; b) estas“marcas derivadas” sin embargo, “no pretende-rán reivindicar productos distintos a los ampara-dos por el registro previo, pues en este caso nopodrá considerárselas como una manifestacióndel derecho conferido por las inscripciones an-teriores, sino como un registro totalmente autó-nomo e independiente, por lo que el solicitanteno podrá pretender que el nuevo registro consti-tuya la derivación de un derecho adquirido” y c)“el propietario de la marca inscrita podrá pre-sentar nuevas solicitudes de registro respectode signos que constituyan una derivación de lamarca ya protegida, y por tanto, del derechopreviamente adquirido, siempre que la nuevasolicitud comprenda la misma marca con varia-ciones no sustanciales, y, además, que losproductos reivindicados en la solicitud corres-pondan a los amparados por la marca ya regis-trada”. (Proceso 84-IP-2000, Marca: “KRYSTAL”,publicado en la Gaceta Oficial Nº 677, de 13de junio de 2001; Procesos 91-IP-2002, Marca:“ALPIN” y 97-IP-2002, Marca: “ALPINETTE”, pu-blicados en la Gaceta Oficial Nº 912, de 25 demarzo de 2003).

En relación con lo anterior, el Juez Consultante,en su caso, deberá determinar si se está enfrente de una familia de marcas, de una marcaderivada o de una partícula de uso común, paraasí establecer el riesgo de confusión en el públi-co consumidor.

7. CONEXIÓN COMPETITIVA.

En el presente caso la marca cuyo registro sesolicitó pretende proteger productos amparados


en la Clase 29, mientras que la marca opositoraampara productos de las Clases 29, 30 y 32. Espor este motivo que el Tribunal se pronunciarásobre el tema de la conexión competitiva.

El análisis de la conexión competitiva existenteentre los productos a que se refieren los signosen conflicto se deberá realizar sobre la base delos siguientes factores:

a) La inclusión de los productos en unamisma clase del nomenclátor: Esta reglatiene especial interés cuando se limita elregistro a uno o varios de los productos deuna clase del nomenclátor, perdiendo suvalor al producirse el registro para toda laclase. En el caso de la limitación, la prue-ba para demostrar que los productos queconstan en dicha clase no son similares ono guardan similitud para impedir el regis-tro, corresponde a quien lo alega.

b) Canales de comercialización: Hay luga-res de comercialización o expendio de pro-ductos que influyen escasamente para quepueda producirse su conexión competitiva,como sería el caso de las grandes cade-nas o tiendas o supermercados en loscuales se distribuye toda clase de bienesy pasa desapercibido para el consumidorla similitud de un producto con otro. Encambio, se daría tal conexión competitiva,en tiendas o almacenes especializados enla venta de determinados bienes. Igualconfusión se daría en pequeños sitios deexpendio donde marcas similares puedenser confundidas cuando los productos guar-dan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los me-dios de comercialización o distribución tie-nen relación con los medios de difusión delos productos. Si los mismos productos sedifunden por la publicidad general –radio,televisión y prensa-, presumiblemente sepresentaría una conexión competitiva, olos productos serían competitivamenteconexos. Por otro lado, si la difusión esrestringida por medio de revistas especia-lizadas, comunicación directa, boletines,mensajes telefónicos, etc., la conexión com-petitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre produc-tos: Cierta relación entre los productos

puede crear una conexión competitiva. Enefecto, no es lo mismo vender en unamisma tienda cocinas y refrigeradoras, quevender en otra helados y muebles; en con-secuencia, esa relación entre los produc-tos comercializados también influye en laasociación que el consumidor haga delorigen empresarial de los productos rela-cionados, lo que eventualmente puede lle-varlo a confusión en caso de que esa simi-litud sea tal que el consumidor medio dedichos productos asuma que provienen deun mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de pro-ductos: Los productos que comúnmentese puedan utilizar conjuntamente (por ejem-plo: puerta y chapa) pueden dar lugar aconfusión respecto al origen empresarial,ya que el público consumidor supondríaque los dos productos son del mismo em-presario. La complementariedad entre losproductos debe entenderse en forma di-recta, es decir, que el uso de un productopuede suponer el uso necesario del otro, oque sin un producto no puede utilizarse elotro o su utilización no sería la de suúltima finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese aque puedan encontrarse en diferentes cla-ses y cumplir distintas funciones o finali-dades, si tienen similares características,existe la posibilidad de que se origine elriesgo de confusión al estar identificadospor marcas también similares o idénticas(por ejemplo: medias de deporte y mediasde vestir). (Proceso N° 114-IP-2003 de 19de noviembre del 2003. Marca: “EBEL”,publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de14 de enero de 2004).

También deberá considerarse la clase de con-sumidor o usuario y su grado de atención almomento de diferenciar, identificar y seleccio-nar el producto deseado. Esto a su vez se en-cuentra relacionado con el grado de atenciónque presta la persona al momento de realizarsu elección, lo que dependerá del tipo de consu-midor, a saber, conforme a la doctrina: a) profe-sional o experto, b) elitista y experimentado, c)el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, en principio, “el consumi-dor al que debe tenerse en cuenta para esta-


blecer el posible riesgo de confusión entre dosmarcas, es el llamado consumidor medio o seael consumidor común y corriente de determina-da clase de productos, en quien debe suponer-se un conocimiento y una capacidad de percep-ción corriente (…)”. (Proceso 09-IP-94, Marca:“DIDA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180,de 10 de mayo de 1995).



CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizarsi el signo MAXILITRO COLANTA(mixto) cumple con los requisitosde registrabilidad establecidos enel artículo 134 de la Decisión 486de la Comisión de la ComunidadAndina y si no se encuentra incur-so dentro de las causales de irre-gistrabilidad prevista en el artículo136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Para establecer si se configura ono el riesgo de confusión y/o deasociación entre los signos MAXI-LITRO COLANTA y MEGALITRO,será necesario determinar si existerelación de identidad o semejanzaentre los signos en disputa, tantoentre sí como entre los serviciosdistinguidos por ellos. Para esta-blecer la similitud entre dos sig-nos, la autoridad nacional que co-rresponda deberá proceder al cote-jo de los signos en conflicto, paraluego determinar si existe o no ries-go de confusión y/o de asociación,acorde con las reglas establecidasen la presente providencia

TERCERO: En la comparación entre una marcadenominativa y una mixta con par-te denominativa compuesta debetenerse presente cuál es el ele-mento que prevalece o predominasobre el otro, es decir, encontrar ladimensión que con mayor fuerza yprofundidad penetra en la mente delconsumidor, si el denominativo o elgráfico. En consecuencia, si en la

marca mixta predomina el elemen-to verbal, debe procederse al co-tejo de los signos aplicando lasreglas de comparación entre sig-nos denominativos; y, si por otrolado, en la misma predomina el ele-mento gráfico frente al denomina-tivo, en principio, no habría lugar aconfusión, pudiendo éstas coexis-tir pacíficamente en el ámbito co-mercial.

CUARTO: El signo registrado como marca essusceptible de convertirse en débilcuando alguno de los elementosque lo integran es de carácter ge-nérico, contiene partículas de usocomún, o evoca una cualidad delproducto o servicio, deviniendo lamarca en débil frente a otras quetambién incluyan uno de tales ele-mentos o cualidades que, por sunaturaleza, no admiten apropia-ción exclusiva. El signo evocativosólo sugiere en el consumidor o enel usuario ciertas características,cualidades o efectos del producto oservicio, exigiéndole hacer uso dela imaginación y del entendimientopara relacionar aquel signo con esteobjeto.

QUINTO: Los signos de fantasía constituyenuna elaboración del ingenio e ima-ginación de sus autores. Es la crea-ción de un vocablo que no tienesignificado por sí mismo, sino queasocia indirectamente una idea porlo que, al ser altamente distintivo,es registrable.

SEXTO: El Juez Consultante deberá deter-minar si se está en frente de unafamilia de marcas, de una marcaderivada o de una partícula de usocomún, para así establecer el ries-go de confusión en el público con-sumidor.

SÉPTIMO: El Juez Consultante deberá consi-derar también los criterios que per-miten establecer la posible conexióncompetitiva existente entre la mar-ca MAXILITRO COLANTA que dis-tingue productos comprendidos enla Clase 29, y la marcas registra-


das MEGALITRO que distinguenproductos de la misma Clase 29 yademás de las clases 30 y 32 de laClasificación Internacional de Niza.Deberá tenerse en cuenta, en prin-cipio, que de no existir conexióncompetitiva entre los productos, lasimilitud de los signos no impediríael registro de la marca.

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial cuando dicte senten-cia dentro del proceso interno Nº 2010-00312,de conformidad con lo dispuesto por el artículo35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justi-cia de la Comunidad Andina, así como, darcumplimiento a lo previsto en el artículo 128,párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la Secretaría

General de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-tagena.



Carlos Jaime Villrroel FerrerMAGISTRADO





Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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