SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD...

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Año XXXII – Número 2591 Lima, 06 de octubre de 2015

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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PROCESO 31-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 136 a) y 150 de la misma norma comunitaria. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú. Marca: “SAZONARROZ” (denominativa). Expediente Interno: 01740-2011-0-1801-JR-CA-07..................... .................................................. 1

PROCESO 032-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: AQUASORB (denominativa). Demandante: CORPORACIÓN BIOQUÍMICA INTERNACIONAL S.A.C. Proceso interno: 3140-2012-0-1801-JR-CA-07. ..................... ...................................................................... 15

PROCESO 036-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Marca: BIONAX MP (denominativa) Actor: LABORATORIOS BIOSANA S.A.C. Proceso interno Nº. 04024-2011-0-1801-JR-CA-11...................... ................................................. 27

PROCESO 31-IP-2015

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los

GACETA OFICIAL 06/10/2015 2 de 40

artículos 136 a) y 150 de la misma norma comunitaria. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú. Marca: “SAZONARROZ” (denominativa). Expediente Interno: 01740-2011-0-1801-JR-CA-07. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 1740-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 20 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 01740-2011-0-1801-JR-CA-07. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 27 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A. ANTECEDENTES. Apelante: SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. en adelante NESTLÉ. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

Tercero Interesado: QUALA S.A. 2. ANTECEDENTES Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 2 de marzo de 2006, NESTLÉ, solicitó el registro de la marca de producto

denominativa SAZONARROZ, para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de junio de 2006, se presentó oposición andina por el señor Daniel Salcedo contra la solicitud de NESTLÉ, manifestando ser titular en Colombia de la marca SAZONARROZ (denominativa) para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. El 7 de agosto de 2006, NESTLÉ contestó la oposición andina presentada por el señor Daniel Salcedo, indicando que el opositor carece de legítimo interés ya que


esta marca se encuentra registrada a favor de la empresa QUALA S.A., y no del mencionado señor.

4. El 13 de septiembre de 2006 QUALA S.A., señaló ser titular de la marca

SAZONARROZ (denominativa) en Colombia, la misma que Daniel Salcedo transfirió a su favor el 25 de enero de 2006.

5. El 20 de septiembre de 2006, la Oficina de Signos Distintivos declaró no ha lugar el

apersonamiento de QUALA S.A., por encontrarse fuera del plazo para presentar oposición.

6. El 29 de diciembre de 2006, mediante Resolución 21594-2006/OSD-INDECOPI de la Oficina de Signos Distintivos resolvió declarar improcedente la oposición andina interpuesta por Daniel Salcedo y concedió el registro de la marca SAZONARROZ (denominativa).

7. El 23 de enero de 2007, Daniel Salcedo, interpuso recurso de reconsideración, en

contra de la Resolución antes citada.

8. El 23 de enero de 2007, QUALA S.A., interpuso recurso de reconsideración.

9. Mediante providencia de 23 de marzo de 2007, la Oficina de Signos Distintivos admitió el recurso de reconsideración de QUALA S.A. y rechazó el presentado por el señor Daniel Salcedo, por no contar con legítimo interés.

10. El 12 de abril de 2007, NESTLÉ, contestó el recurso de reconsideración.

11. Mediante Resolución 2234-2009/CSD-INDECOPI del 19 de agosto de 2009, la

Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundado el recurso de reconsideración de QUALA, S.A., y fundada la oposición denegando el registro de la marca solicitada.

12. El 11 de septiembre de 2009, NESTLÉ apeló la Resolución mencionada

argumentando que QUALA S.A., no debe ser parte del procedimiento pues su apersonamiento fue totalmente extemporáneo, esto fue después de tres meses desde la publicación de la marca solicitada por NESTLÉ en el Diario Oficial “El Peruano”.

13. El 26 de octubre de 2009, Quala, absolvió traslado de la apelación de NESTLÉ.

14. El 22 de diciembre de 2010, el Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución 2947-

2012/TPI-INDECOPI, mediante la cual declaró nulo todo lo actuado desde el proveído de 20 de septiembre de 2006 y denegó el registro de la marca “SAZONARROZ” por considerarla descriptiva, sin pronunciarse respecto de la posibilidad de confusión con el signo opositor.

15. El 30 de marzo de 2011, NESTLÉ presentó demanda contenciosa administrativa en

contra de la Resolución 2947-2012/TPI-INDECOPI.

16. Mediante sentencia signada como Resolución Número Catorce, de 20 de mayo de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda presentada por NESTLÉ.

17. El 29 de mayo de 2014, NESTLÉ interpuso recurso de apelación en contra de la

sentencia signada como Resolución Número Catorce.


18. Mediante providencia de 11 de septiembre de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a:

“Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 135 literal e) de la Decisión 486. Cómo puede determinarse que un signo no es evocativo sino descriptivo”.

a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

19. La sociedad NESTLÉ S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- Afirma que el signo SAZONARROZ (denominativo) cumple con todos los

requisitos para acceder a registro como marca, y no es descriptiva como erradamente se la quiere calificar.

- Enuncia que el signo SAZONARROZ (denominativo) es un sólo término y deber ser analizado de manera conjunta y no dividido ya que constituye de tal manera un signo evocativo y no uno descriptivo.

- Manifiesta que el Tribunal del INDECOPI ha omitido todo lo previsto para una litis

y no procedió a analizar de una manera adecuada las pruebas presentadas por NESTLÉ, sin aplicar las normas vigentes sobre riesgo de confusión establecidas en el ordenamiento nacional y andino.

b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI).

20. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- Manifiesta que se procedió a denegar el registro debido a que el signo

SAZONARROZ (denominativo) se encuentra incurso en la prohibición del artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, siendo descriptivo respecto de algunos de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende identificar.

- Afirma que no se deben pronunciar sobre el supuesto riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca denominativa SAZONARROZ colombiana, debido a que una vez solicitado su registro en el Perú de igual manera hubiese sido denegada debido a que se trata de un signo descriptivo en cuanto a los productos que trata de identificar.

- Que la denominación SAZONARROZ que viene a ser la conjunción de SAZÓN y ARROZ, resulta descriptiva, toda vez, que en forma directa, describe la función de uno de los productos que pretende distinguir; eso es, un condimento (sazonador) destinado a aderezar y mejorar el arroz, que viene a ser otro de los productos que intenta proteger.

- Afirma que este sólo hecho hace que constituya una causal de irregistrabilidad absoluta lo cual motivó que no se acepte la solicitud.


c. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa por parte del tercero interesado.

21. QUALA S.A. en su contestación a la demanda contenciosa administrativa, enunció los siguientes argumentos:

- Que la autoridad administrativa debió acumular la petición realizada por QUALA S.A., adhiriéndose a la oposición planteada por Daniel Salcedo, por cuanto se trata de asuntos conexos, ya que poseen intereses comunes.

- Que la autoridad incurrió en un grave error, ya que si bien admite que QUALA S.A. es titular del signo SAZONARROZ en Colombia, rechaza su participación como interesado.

- Que QUALA S.A. es titular del signo SAZONARROZ de acuerdo con el contrato de transferencia que se acompañó en el expediente y de la revisión vía web en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio.

d. Sentencia de Primera Instancia.

- El Vigésimo Quinto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, resolvió

declarar infundada la demanda, al considerar que la autoridad administrativa actuó apegada a la ley y que el signo solicitado no es viable de registro.

e. Argumentos del Recurso de Apelación:

22. NESTLÉ, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente:

- Que el Tribunal del INDECOPI, no ha considerado y mucho menos se ha pronunciado sobre las pruebas aportadas en segunda instancia administrativa.

- Que por parte del Tribunal del INDECOPI no se ha realizado una adecuada aplicación de la normativa andina, al calificar un término evocativo como uno descriptivo sin realizar una debida argumentación.

f. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación.

23. De la revisión del expediente no se desprende contestación por parte del INDECOPI.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

El Juez consultante ha solicitado1 la interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se considera que procede la interpretación del artículo solicitado y de oficio2 se interpretará el artículo 150 de la Decisión 486. 1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 2Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;


C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión y de

asociación. Reglas del cotejo de signos. B. Las marcas descriptivas C. Las marcas evocativas. D. El examen de registrabilidad por parte de la oficina nacional competente. A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS DEL COTEJO DE SIGNOS.

24. Dentro del proceso interno la compañía QUALA S.A., afirma ser titular de la marca SAZONARROZ (denominativa) en Colombia, en razón de lo cual se analizará el riesgo de confusión con el signo solicitado SAZONARROZ (denominativo).

La identidad y la semejanza

25. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3.

26. Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

27. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

28. Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla

(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. 3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000,

marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”4.

29. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. Riesgo de confusión. Confusión directa e, Indirecta. Riesgo de asociación.

30. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario

que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

31. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”5.

32. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

33. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar

a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

34. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

35. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma

4 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL”

(citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”6.

36. El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Reglas para realizar el cotejo de marcas.

37. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

38. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”7.

39. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un

6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss.


consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

40. El Juez consultante deberá verificar si entre el signo solicitado SAZONARROZ

(denominativo) y la marca registrada SAZONARROZ (denominativo), existen riesgo de confusión como para confundirlos en el mercado.

B. LAS MARCAS DESCRIPTIVAS

41. El INDECOPI afirmó que el signo solicitado SAZONARROZ (denominativo) es descriptivo, toda vez que la conjunción SAZÓN y ARROZ define de manera directa la función de uno de los productos que ampara el signo solicitado, es decir, un condimento (sazonador) destinado a mejorar el arroz que es además otro de los productos que intenta proteger. En este marco, es apropiado referirse a las palabras descriptivas en la conformación de una marca.

42. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

43. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes

características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

44. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

45. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

46. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

47. Ahora bien, lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra;

los términos descriptivos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha


relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.

48. La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un signo suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

49. El Juez consultante deberá analizar bajo los parámetros antes descritos, si en efecto el signo SAZONARROZ (denominativo) es descriptivo respecto de los productos que intenta amparar en el mercado, tomando en consideración que al ser un signo denominativo, no cuenta con elementos adicionales que le doten de mayor fuerza distintiva.

C. LAS MARCAS EVOCATIVAS.

50. La sociedad NESTLÉ asegura que el INDECOPI no realizó una adecuada aplicación de la normativa andina, ya que calificó un término evocativo como descriptivo sin argumentación alguna. Por ello, resulta pertinente ahondar sobre el tema de las marcas evocativas.

51. Al respecto, dentro del Proceso 30-IP-2013, Marca: “TAXI DRIVER”, publicado en la Gaceta Oficial 2207, de 7 de junio de 2013, este Tribunal ha reiterado que, en el caso de los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

52. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que: “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.

53. Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente

una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

54. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

55. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

56. En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son

consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los


servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”.

57. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado.

58. Al respecto se señala en el Proceso 32-IP-2009. Marca denominativa: “MASCOTIN”, que: “El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”.

59. El Juez consultante deberá diferenciar entre un signo descriptivo de uno evocativo y en el evento de que el signo solicitado SAZONARROZ (denominativo) sea evocativo, conceder su registro.

D. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD POR PARTE DE LA OFICINA NACIONAL

COMPETENTE. 60. El Tribunal abordará este tema ya que el INDECOPI en su contestación afirma que no

debe pronunciarse sobre el supuesto riesgo de confusión entre el signo solicitado SAZONARROZ (denominativo) y la marca opositora SAZONARROZ (denominativa) colombiana, debido a que una vez solicitada en el Perú, de igual manera la hubiese denegado por descriptiva.

61. El artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

62. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.


63. Al respecto, este Tribunal ha manifestado:

“La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros de marcas”8.

64. Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo

150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio.

65. De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

66. Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas

características aplicables al examen de registrabilidad, a saber:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales9 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen:

1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 135, literal e)”10.

8 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 9 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005. 10 Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


4. Otra de las características del examen de registrabilidad es su autonomía tanto en relación con las decisiones expedidas por otras Oficinas de Registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina”.

Debida motivación. 67. La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser

necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos.

68. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado:

“(...) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”11.

69. En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser

plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Sobre la base de estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo

136, literal a) de la Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación.

Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

11 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN

SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


SEGUNDO: Lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos descriptivos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.

El Juez Consultante debe determinar en primer lugar si el signo

SAZONARROZ (denominativo) en su conjunto es descriptivo, en relación con los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y si eventualmente podría causar un monopolio de términos necesarios por terceros para los mismos productos.

TERCERO: Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e

inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede con las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.

CUARTO: La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el

examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido,

favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en una resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de

registro de marcas tiene las siguientes características:

-Debe ser de oficio. -Es integral. -Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada. -Es autónomo. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.


De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo

MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e)

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 032-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: AQUASORB (denominativa). Demandante: CORPORACIÓN BIOQUÍMICA INTERNACIONAL S.A.C. Proceso interno: 3140-2012-0-1801-JR-CA-07. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil quince. VISTOS: El 20 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 3140-2012-0-1801-JR-CA-07. El auto de 24 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:


Partes en el proceso interno. Demandante: CORPORACIÓN BIOQUÍMICA INTERNACIONAL S.A.C. Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú

Tercero interesado: VAMONT S.A. Hechos.

1. El 29 de abril de 2010, VAMONT S.A. solicitó la nulidad del registro de la marca AQUASORB (denominativa), inscrita con Certificado de registro 161470, registrada a favor de CORPORACIÓN BIOQUÍMICA INTERNACIONAL S.A.C. (en adelante, BIOQUÍMICA INTERNACIONAL), en la Clase 1 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), sobre la base de la titularidad de la marca HIDROSORB (denominativa), inscrita con Certificado 146400, para distinguir productos en la misma Clase 1.

2. El 21 de enero de 2011, mediante Resolución 136-2011/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la acción de nulidad interpuesta por VAMONT S.A. contra el registro de la marca AQUASORB (denominativa), inscrita a favor de BIOQUÍMICA INTERNACIONAL.

3. El 4 de febrero de 2011, VAMONT S.A. presentó apelación contra la Resolución 136-

2011/CSD-INDECOPI.

4. El 12 de abril de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución 599-2012/TPI-INDECOPI, la misma que, revocando la Resolución emitida por la Comisión, anuló el registro de la marca AQUASORB (denominativa).

5. El 30 de abril de 2012, BIOQUÍMICA INTERNACIONAL interpuso demanda contencioso

administrativa contra la Resolución 599-2012/TPI-INDECOPI.

6. El 13 de junio de 2014, mediante Resolución 11, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecilidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda.

7. El 23 de junio de 2014, BIOQUÍMICA INTERNACIONAL S.A.C. presentó recurso de

apelación.

8. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, por Resolución número Tres, de 10 de septiembre de 2014, solicitó, a este Tribunal, interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Argumentos de la demanda. BIOQUÍMICA INTERNACIONAL interpuso demanda en la que manifiesta que:

9. Tanto la Comisión de Signos Distintivos como el Tribunal de la Sala de Propiedad

Intelectual del INDECOPI, concuerdan que las grafías y fonéticas son diferentes. 10. Se reconoce que se encuentran registradas en la Clase 1, marcas a favor de distintos

titulares que incluyen la partícula SORB, tales como AMOSORB, CHIMASSORB,


HYSORB, INTELLISORB, COSMO-SORB, entre otras. Igualmente, en la misma Clase 1 se encuentran registradas a favor de distintos titulares, marcas que incluyen la partícula AQUA, como AQUA BLUE, AQUA TRAC, AQUA-CAL, AQUA-CHLOR y logotipo, AQUA-CLEAR, entre otras. Finalmente, también en la Clase 1 se encuentran registradas diversas marcas de diversos titulares que incluyen la partícula HIDRO, tales como: BIO HIDROCID PH, HIDROFERT CÍTRICOS 100% BIO-ASIMILABLE y logotipo, HIDROMAG, AQUA-CHLOR y logotipo, AQUA-CLEAR, entre otras.

11. La Sala expresa que el término AQUA es una variación del término del idioma italiano

ACQUA, cuya traducción al castellano es agua, afirmación temeraria por cuanto de un examen lingüístico del término y comparado con el término HIDRO, existen grandes diferencias.

12. Es la propia Sala quien incurre en una grave equivocación cuando pretende y afirma que

existe un posible riesgo de confusión que se puede dar con las marcas en disputa, a nivel gráfico y fonético y de concepto. Como se podrá apreciar gráfica y fonéticamente son distintos entre sí, y conceptualmente cada uno responde a una descripción lingüística distinta.

13. Adicionalmente de lo expresado por la Sala, afirmamos que ésta reconoce que existen

marcas que ostentan los términos AQUA, HIDRO y SORB pero lo más importante es que dichas marcas se encuentran actualmente en el mercado. Asimismo, reconoce que las diferentes marcas que figuran en el mercado y ostentan los términos AQUA; HIDRO y SORB, pertenecen a la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. Argumentos de la contestación a la demanda. El INDECOPI presentó contestación a la demanda manifestando que:

14. Existe riesgo de confusión entre las marcas AQUASORB (denominativa) e HIDROSORB

(denominativa), por cuanto comparten el mismo concepto, fácilmente perceptible para el consumidor de productos agrarios. Ambos signos comparten la definición del elemento natural AGUA, vinculado íntimamente a las labores agrícolas, definición que se ve reforzada debido a que ambas denominaciones distinguen productos relacionados con el agro, pertenecientes a la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.

15. Desde el punto de vista conceptual, tanto la marca anulada AQUASORB (denominativa)

como la marca registrada HIDROSORB (denominativa) constituyen signos conformados por la conjunción de la partícula SORB antecedida por la palabra AQUA e HIDRO, respectivamente. Existiendo similitud conceptual entre el término AQUA y el término HIDRO. Por ello, los signos confrontados dan a entender al consumidor un concepto similar, con lo que los consumidores de productos vinculados al agro pueden realizar una asociación que, en realidad no existe.

16. Los signos comparten un mismo concepto, definición o idea central, lo que, aunado al

hecho que distinguen los mismos productos, genera que ambas denominaciones sean confundibles, debido a que su coexistencia podría inducir a los consumidores a creer que el signo solicitado constituye una variación o una nueva presentación de la marca que conocen en el mercado, inscrita a favor de VAMONT S.A., o una nueva línea de productos que distingue dicha marca, o que existe vinculación de carácter comercial entre ambas empresas.

17. El riesgo de confusión se produce concretamente entre la denominación AQUASORB y la

marca registrada HIDROSORB (denominativa) pero no con las demás marcas conformadas por los términos AQUA, HIDRO y SORB, registradas en la Clase 1 de la


Clasificación Internacional de Niza. La semejanza conceptual entre las marcas AQUASORB (denominativa) e HIDROSORB (denominativa) no se genera con los otros signos registrados conformados por los términos mencionados. Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado

18. VAMONT S.A. presentó contestación a la demanda manifestando que: 19. Las marcas HIDROSORB (denominativa) y AQUASORB (denominativa) eran

conceptualmente iguales, lo que a su vez generaba riesgo de confusión en el mercado por distinguir ambas productos de naturaleza similar.

20. Tratándose de signos denominativos, debe tomarse en cuenta, entre otros criterios, el de

la semejanza conceptual y, si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva, esto es el elemento compositivo HIDRO, que significa AGUA y el término AQUA, que es la locución latina para significar también AGUA. En ese sentido, desde el punto de vista del aspecto conceptual, estamos frente a marcas que sugieren o evocan un mismo concepto, expresándolo en forma muy similar, lo que también es un factor que determina la similitud en grado de confusión.

21. Es conceptualmente idéntica a la marca HIDROSORB (denominativa) registrada con

anterioridad por VAMONT S.A. (denominativa) pues ambas apuntan al mismo significado y distinguen productos de similar naturaleza y, puesto que el examen comparativo de las marcas ha de realizarse tomando principalmente las semejanzas que las diferencias, las marcas en cuestión resultan similares en grado de causar riesgo de confusión. Sentencia de Primera Instancia La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que:

22. Absolviendo los argumentos expuesto por la demandante para sustentar que la marca AQUASORB (denominativa) no sería confundible con la marca HIDROSORB (denominativa), al efectuar el examen comparativo entre las marcas en conflicto, se determina que ambos signos son semejantes desde el punto de vista conceptual al evocar el mismo concepto, y que aunado al hecho que ambos signos distingan productos de la misma clase en la Clasificación Internacional de Niza, genera un mayor riesgo de confusión en el público consumidor, lo que imposibilita su coexistencia pacífica en el mercado.

23. El hecho de que existan marcas registradas en la Clase 1 que contengan los términos

AQUA, HIDRO y SORB en su conformación, no sería argumento suficiente para mantener el registro de la marca AQUASORB (denominativa), toda vez que el riesgo de confusión se produce concretamente en relación con la marca HIDROSORB (denominativa) registrada a favor de VAMONT S.A., mas no con las otras marcas.

24. De acuerdo con los fundamentos expuestos en la presente resolución, no se advierte que

lo resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante la Resolución 599-2012/TPI-INDECOPI, que dispuso revocar la Resolución 136-2011/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, anular el registro de la marca AQUASORB (denominativa) para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, incurra en alguna causal de nulidad.


Argumentos del recurso de apelación: BIOQUÍMICA INTERNACIONAL presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando los siguientes argumentos:

25. De acuerdo con lo probado en el expediente del proceso administrativo seguido en

INDECOPI, se ha establecido que las marcas comercializadas al público, así como su origen empresarial, son perfectamente distinguibles. Si a esto agregamos que la marca HIDROSORB (denominativa) es una marca débil por cuanto existen en el mercado otros productos con el mismo nombre, pertenecientes a distintos titulares, se establece que no existe riesgo de confusión.

Solicitud del Juez consultante. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a los:

Criterios para determinar el riesgo de confusión por identidad conceptual entre términos que forman parte de un signo denominativo, cuyo significado es conocido por el consumidor medio, y que además los productos que distinguen se encuentran vinculados.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

26. Que, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,

forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

27. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

28. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo:

- Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos.

2. Comparación entre marcas denominativas. 3. Partículas de uso común en productos de la Clase 1 (HIDRO, AQUA y SORB).

La marca débil. 4. Signos evocativos.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un

derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”.


1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos.

29. Se abordará el tema con el fin de dar respuesta a la duda del Juez consultante y en virtud

a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo AQUASORB (denominativo) cuya nulidad se solicita y la marca HIDROSORB (denominativa) registrada a favor de VAMONT S.A.; y, de que el Tribunal del INDECOPI anuló la marca por confusión.

30. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

31. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina

tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

32. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

33. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para

registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

34. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de

claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

35. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el

mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o


semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

36. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe

identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

37. Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar

lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

38. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple

semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

39. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación

corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

40. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o

servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

41. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes

criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

42. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la

similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:


43. La similitud gráfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

44. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

45. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea,

que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

46. Al analizar la posible similitud ideológica de los signos en conflicto, se deberá tomar en

cuenta que el signo cuya nulidad se solicita está compuesto por el término AQUA, y la marca compuesta por el término HIDRO, por lo que, el Juez consultante deberá determinar si dichos signos evocan la misma idea.

Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos.

47. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta

confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

48. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos

en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad.


2. Comparación entre marcas denominativas.

49. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo cuya nulidad se solicita AQUASORB es denominativa y la marca sobre la base de la cual se solicita la nulidad HIDROSORB es también denominativa.

50. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

51. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su

caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

52. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 3. Partículas de uso común en productos de la Clase 1 (HIDRO, AQUA y SORB).

La marca débil.

53. El Tribunal interpretará el tema en virtud a que a lo largo del proceso se cuestiona si los términos HIDRO, AQUA y SORB son de uso común para la Clase 1 y, por lo tanto, su inclusión en diferentes signos distintivos hace que dicho signo se torne en débil. Partículas de uso común.

54. El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos.

55. Al efectuar el examen de signos de uso común, no deben tomarse en cuenta las

partículas o palabras de uso general o común; ésta es una excepción al principio de que


el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de la marca.

56. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas,

descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

57. También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga

una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA).

58. Finalmente, el Tribunal ha señalado: “Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o

descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. (Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217 de 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA mixta).

59. El Juez consultante debe determinar si el signo AQUASORB (denominativo) es de uso

común en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, o si utiliza elementos de uso común, siendo así deberá analizar el signo en su conjunto y deberá tomar en consideración que al ser denominativo no cuenta con elementos adicionales. La marca débil.

60. La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”. (Proceso 99-IP-2004, marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004).


61. El titular de una marca débil, al contener ésta palabras comunes, descriptivas y/o genéricas no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. 4. Signos evocativos.

62. Se manifiesta que los términos AQUA e HIDRO son evocativos, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema.

63. Un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos contiene las características de los signos evocativos. Es decir, si un signo está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere tal carácter.

64. El signo evocativo es aquél que sugiere ciertas cualidades, características o efectos en

relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

65. El Tribunal ha manifestado al respecto que, “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen

relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1121 del 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL).

66. Como se tiene dicho, el signo evocativo es registrable. Sin embargo, el Tribunal ha

enfatizado que “entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos (…). Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. (Proceso 133-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1830 de 4 de mayo de 2010, marca: SUM EMERMÉDICA (denominativa))”.

67. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos, el Juez Consultante deberá

analizar si el término AQUA es evocativo para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:


PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan. Al analizar la posible similitud ideológica de los signos en conflicto, se deberá tomar en cuenta que el signo cuya nulidad se solicita está compuesto por el término AQUA, y la marca compuesta por el término HIDRO, por lo que, el Juez consultante deberá determinar si dichos signos evocan la misma idea. SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. TERCERO: Una marca que contenga una partícula o una expresión de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. CUARTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y, en consecuencia, son registrables. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.


José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO


De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).



PROCESO 036-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Marca: BIONAX MP (denominativa) Actor: LABORATORIOS BIOSANA S.A.C. Proceso interno Nº. 04024-2011-0-1801-JR-CA-11. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil quince. VISTOS: El 20 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 04024-2011-0-1801-JR-CA-11. El auto de 24 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: LABORATORIOS BIOSANA S.A.C. Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú

Tercero interesado: FARMINDUSTRIA S.A.


Hechos.

1. El 14 de julio de 2009, LABORATORIOS BIOSANA S.A.C. solicitó el registro de la marca BIONAX MP (denominativa) para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El 25 de septiembre de 2009, FARMINDUSTRIA S.A. presentó oposición al registro de la marca BIONAX MP (denominativa), debido a que sería confundible con la marca registrada a su favor BIOLAX (mixta) para distinguir productos en la Clase 5.

3. El 9 de junio de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución 1234-2010/CSD-INDECOPI, mediante la cual se declaró infundada la oposición formulada y se inscribió la marca BIONAX MP (denominativa) a favor de LABORATORIOS BIOSANA S.A.C.

4. El 5 de julio de 2010, FARMINDUSTRIA S.A. presentó recurso de apelación contra la Resolución 1234-2010/CSD-INDECOPI.

5. El 18 de abril de 2011, mediante Resolución 834-2011/TPI-INDECOPI, el INDECOPI revocó la Resolución 1234-2010/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegó el registro de la marca solicitada BIONAX MP (denominativa).

6. En julio de 2011, LABORATORIOS BIOSANA S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 834-2011/TPI-INDECOPI.

7. El 20 de diciembre de 2013, mediante Resolución 9, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima con Subespecialidad en Temas de Mercado, declaró infundada la demanda interpuesta por LABORATORIOS BIOSANA S.A.C.

8. El 22 de enero de 2014, LABORATORIOS BIOSANA S.A.C. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 9 de 20 de diciembre de 2013.

9. El 24 de septiembre de 2014, mediante la Resolución 04, la Octava Sala, ahora Quinta Sala, Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Argumentos de la demanda.

LABORATORIOS BIOSANA S.A.C. interpuso demanda en la que manifiesta que:

10. Los elementos diferenciadores del signo solicitado BIONAX MP (denominativo) y la

marca registrada BIOLAX y logotipo son las letras MP y la consonante N, siendo que las dos marcas tienen el radical BIO que es común en las marcas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

11. Desde el punto de vista conceptual, no existe riesgo de confusión entre los signos cotejados ya que ambos evocan ideas distintas, siendo que la marca BIOLAX y logotipo contiene propiedades laxantes y el término LAX evoca la idea de que el producto se refiere a un laxante, en cambio, la marca solicitada BIONAX MP (denominativa) contiene las propiedades de un antinflamatorio.


12. La marca registrada BIOLAX y logotipo es débil en cuanto no tiene la suficiente

distintividad ya que existen diversas marcas en el mercado que utilizan la denominación BIO para productos de la misma clase, por lo que las partículas BIO, al igual que LAX y NAX no son apropiables en forma exclusiva por un solo titular, debido a que son de uso frecuente en el mercado constituyéndose en marcas débiles.

13. La Sala hace un análisis arbitrario, ya que en ninguno de sus escritos ha mencionado que las siglas MP signifiquen máxima potencia. Argumentos de la contestación a la demanda. El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que:

14. Hay semejanzas fonéticas y gráficas entre los signos en litis, debido a que la

denominación relevante BIONAX y la denominación BIOLAX y logotipo no sólo comparten el mismo número de letras sino que además coinciden prácticamente en todas ellas, ubicadas además en idéntica posición.

15. Si bien el signo BIONAX se encuentra acompañado de la denominación MP, ésta resulta completamente irrelevante a efectos del examen comparativo por cuanto es usual y común en la conformación de marcas registradas, en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

16. Ninguno de los signos contiene en sus conformaciones el elemento BIO independiente o aisladamente considerado, que forma parte de las denominaciones BIONAX y BIOLAX, habiendo perdido su individualidad dentro de ellas, por lo que las denominaciones no son BIO NAX y/o BIO LAX sino, BIONAX y BIOLAX. En ese sentido, los signos en litis no sólo coinciden en el elemento compositivo BIO ubicado al inicio de las palabras que los conforman, sino también en las letras AX al final de ellas. Adicionalmente, las letras que las diferencian, debido a la ubicación central de las mismas, provocan un sonido débil insuficiente para diferenciar los signos, por tanto, el público consumidor podría verse inducido a pensar que los productos identificados con el signo solicitado BIONAX MP (denominativo) y los productos identificados con la marca BIOLAX y logotipo provienen de un mismo origen empresarial. Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado. FARMINDUSTRIA S.A. presentó contestación a la demanda manifestando que:

17. El signo solicitado BIONAX MP (denominativo) es prácticamente idéntico a la marca registrada BIOLAX y logotipo, resultando ser muy semejantes fonética y ortográficamente, de tal manera que la única diferencia existente entre los signos en pugna está constituida por el hecho de haberse sustituido la segunda consonante “L” por la consonante “N” y haberse agregado las letras finales MP, que en argot farmacéutico denotan una fórmula mejorada que significa fuerza distintiva para que pueda ser susceptible de registro como marca para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

18. Desde el punto de vista fonético, se aprecia que el elemento denominativo principal del signo solicitado BIONAX MP (denominativo) está constituido por el término BIONAX, el cual comparte la primera sílaba BIO con la marca registrada BIOLAX y logotipo, al igual que están conformadas por la misma secuencia de vocales, a saber: I, O y A. Adicionalmente, las consonantes L y N contenidas en las marcas en pugna, por el lugar que se encuentran ubicadas, tienen un sonido débil, poco sonoro, motivo por el cual la


pronunciación y entonación de dichas marcas al realizarse el análisis comparativo en conjunto, trae como resultado que son muy semejantes entre sí.

19. Dada la semejanza existente entre las marcas, en caso de coexistir en el mercado se produciría una evidente y clara confusión entre los consumidores, quienes adquirirían el producto protegido con el signo solicitado BIONAX MP (denominativo) en la creencia que están adquiriendo los productos protegidos con la marca BIOLAX y logotipo o que se trata de una variedad de los mismos.

20. En el presente caso, el signo solicitado BIONAX MP (denominativo) constituye una imitación de la marca registrada BIOLAX y logotipo escrita con grafía especial, identificando ambas marcas los mismos productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, resultando suficiente para inducir a riesgo de confusión y/o riesgo de asociación al público consumidor, con relación a la procedencia empresarial de las referidas denominaciones. Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que:

21. Si se procede a analizar dos signos que contuvieran elementos de uso común, el análisis se centrará en los elementos distintivos, pues será a través de ellos que finalmente se podrá determinar si ambos signos pueden coexistir o no. En consecuencia, al ser el término “MP” una palabra de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, esta expresión no puede ser tomada en cuenta al realizar el examen comparativo a efectos de determinar si existe confusión entre el signo solicitado BIONAX MP (denominativo) y la marca registrada BIOLAX y logotipo.

22. Asimismo, desde el punto de vista fonético los signos enfrentados tienen sonidos semejantes al ser pronunciados, ello debido a que comparten la sílaba inicial “BIO” y las letras “AX” al final de cada signo, haciendo que su pronunciación y entonación sea similar; comprobándose de esta manera que sean idénticos fonéticamente; por lo tanto, se establece que existe un riesgo importante de ser confundidos por el consumidor promedio, razón por la cual la marca solicitada es irregistrable. Argumentos del recurso de apelación. LABORATORIOS BIOSANA S.A.C. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando los siguientes argumentos:

23. La resolución materia de apelación incongruentemente señala que no se ha

fundamentado en la semejanza del término BIO pero sí era evidente el riesgo de confundibilidad puesto que la expresión BIONAX reproduce la expresión BIOLAX.

24. De lo referido en los fundamentos décimo quinto y décimo sexto de la Resolución materia de apelación se advierte que, aun cuando se señala que el análisis de los signos debe efectuarse considerando los elementos distintivos. Correlativamente se concluye, de forma arbitraria, que la expresión MP no tiene la característica de elemento diferente y que debe analizarse el otro elemento denominativo del signo solicitado a registro.

25. La sentencia impugnada no ha tomado en consideración que en el escrito de demanda se

señala que, en la misma línea establecida por el Tribunal Andino, la regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo. De


dicha visión en conjunto del signo se aprecia que, las letras MP y la consonante N proporcionan elementos diferenciadores para permitir el registro del signo solicitado. Solicitud del Juez consultante.

26. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: − Qué elementos esenciales se deben destacar para establecer que un signo contiene

distintividad. − Qué aspectos o reglas fundamentales se debe tener en cuenta para comprobar o

establecer que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado BIONAX MP (denominativo) y la marca registrada BIOLAX y logotipo.

− Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos de la misma Clase 5, distinguidos por signos semejantes.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

27. Que, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,

forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

28. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

29. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo:

- Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos.

2. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 3. Marcas farmacéuticas. Partículas de uso común en la conformación de marcas

farmacéuticas (BIO, LAX, NAX y MP). Marca débil.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos.

30. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de

confusión o asociación entre el signo solicitado BIONAX MP (denominativo) y la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición BIOLAX (mixta). El INDECOPI, declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado. Por su parte el Juez consultante pregunta ¿Qué aspectos o reglas fundamentales se debe tener en cuenta

1 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un

derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”.


para comprobar o establecer que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado BIONAX MP (denominativo) y la marca registrada BIOLAX y logotipo?

31. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

32. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina

tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

33. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

34. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para

registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

35. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de

claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

36. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el

mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

37. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe

identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores


o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

38. Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar

lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

39. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple

semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

40. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación

corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

41. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o

servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

42. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes

criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).

43. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la

similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

44. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a

compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

45. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los


consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

46. El Juez consultante deberá tener especial atención en la similitud fonética entre las

denominaciones BIONAX Y BIOLAX. 47. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea,

que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos.

48. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta

confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

49. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos

en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 2. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

50. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado BIONAX MP es denominativo, mientras que el signo sobre la base del cual se presenta la oposición BIOLAX es mixto. Además, se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta del signo solicitado. Comparación entre signos denominativos y mixtos.


51. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).

52. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

53. Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos

elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos que a continuación se detallan:

54. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

55. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su

caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.


56. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

57. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el

Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (…) La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (…). (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001).

58. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

59. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’ (Sentencia del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”. (Proceso 50-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1217 de 11 de julio de 2005). 3. Marcas farmacéuticas. Partículas de uso común en la conformación de marcas

farmacéuticas (BIO, LAX, NAX y MP). La marca débil.

60. En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas. Igualmente el Tribunal interpretará el tema de las partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas en razón a que en el proceso interno se manifiesta que las partículas BIO, LAX, NAX y MP son frecuentemente utilizados en marcas farmacéuticas y por este motivo la marca se convierte en débil. Por otro lado, el Juez consultante pregunta ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos de la misma Clase 5, distinguidos por signos semejantes?

61. El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica.

62. Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en

nuestros Países que las personas se “auto-mediquen”, determinando lo anterior que gran


número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.

63. Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. (Proceso Nº. 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº. 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN).

64. Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el

examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. (Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº. 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA).

65. Igualmente, el Tribunal ha señalado que “respecto de los productos farmacéuticos,

resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 48-IP-2000, ya citado).

66. Finalmente, “Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en

estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente”. (Proceso 74-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1880, de 22 de septiembre de 2010, marca: TENSLOTAN denominativa). Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas.

67. El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, ya citado).


68. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”. (Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET).

69. También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una

partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA).

70. Finalmente, el Tribunal ha manifestado: “Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. (Proceso 029-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217, 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA MIXTA).

Marca débil.

71. La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”. (Proceso 99-IP-2004, marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004).

72. El titular de una marca débil, al contener ésta palabras comunes, descriptivas y/o genéricas no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. En virtud de lo anteriormente expuesto,


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación entre los signos BIONAX MP (denominativo) y BIOLAX (mixto) sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

El Juez consultante deberá tener especial atención en la similitud fonética entre las denominaciones BIONAX Y BIOLAX. SEGUNDO: Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. TERCERO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. CUARTO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con partículas de uso común o partículas genéricas relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. El Juez consultante, por lo tanto, deberá determinar si las partículas BIO, LAX, NAX y MP son de uso común para productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.


De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.


José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).



Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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