SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad...

Proceso 125-IP-2010.- Interpretación Prejudicial, a solicitud del consultante, del artículo 14 de laDecisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de losartículos 1, 3 y 6 de la misma normativa, con fundamento en la consultasolicitada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, Cuarta Sala, Quito,República del Ecuador. Expediente Interno Nº 17504-2010-0052-VJ. Actor:CITIBANK N.A. SUCURSAL ECUADOR. Caso: Doble Tributación ............

Proceso 21-IP-2011.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la DisposiciónTransitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciónPrimera. Marca: GRUPO NOVA (mixta). Actor: sociedad GRUPO NOVAS.A. Proceso interno Nº 2004-00067 ..........................................................

Proceso 24-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) de la Deci-sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejode Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Adminis-trativo, Sección Primera, e interpretación, de oficio, de los artículos 136literales a) y b), 150 y 190 de la misma Decisión. Actor: ALIMENTOSCONCHITA LTDA. Marca: “CONCHITA” (denominativa). Expediente In-terno Nº 2007-00100 ....................................................................................

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXVIII - Número 1961

Lima, 6 de julio de 2011

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PROCESO 125-IP-2010

Interpretación prejudicial, a solicitud del consultante, del artículo 14 de laDecisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de losartículos 1, 3 y 6 de la misma normativa, con fundamento en la consulta

solicitada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, Cuarta Sala, Quito, Repúblicadel Ecuador. Expediente Interno Nº 17504-2010-0052-VJ. Actor: CITIBANK N.A.

SUCURSAL ECUADOR. Caso: Doble Tributación.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los veinte y siete díasdel mes de abril del año dos mil once, procede aresolver la solicitud de Interpretación Prejudicialformulada por el Tribunal Distrital de lo FiscalNo. 1, Cuarta Sala, Quito, República del Ecua-dor.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como con las exigencias del artículo 33 del

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GACETA OFICIAL 06/07/2011 2.32

Tratado de Creación, por lo que, su admisión atrámite fue considerada procedente en el autoemitido el 08 de abril de 2011.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: CITIBANK N.A. SUCURSALECUADOR.

Demandada: DIRECTOR REGIONAL NORTEDEL SERVICIO DE RENTAS IN-TERNAS, DE LA REPÚBLICADEL ECUADOR.

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogidosde los narrados en la demanda y otros de lasolicitud de interpretación prejudicial y de losantecedentes administrativos de los actos acu-sados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad CITIBANK N.A., sucursal Ecua-dor, presta su servicio de call center median-te la empresa REPFIN LTDA., ubicada enColombia.

2. La Dirección Regional Norte del Servicio deRentas Internas expidió el Acta de Deter-minación del Impuesto a la Renta No.1720100100049, con fecha 20 de marzo de2010, mediante el cual se estableció que lasociedad CITIBANK N.A., sucursal Ecuador,debía pagar para el ejercicio fiscal 2005 lasuma de $ 336.977.53 dólares americanos,más los intereses generados desde la fechade exigibilidad hasta la fecha de pago de lasmismas. Además, estableció un recargo porobligación determinada por el sujeto activo(20% sobre el principal) por el valor de $67.395.51, dólares americanos.

3. La sociedad CITIBANK N.A. en el procedi-miento administrativo, con base en el artículo244 del Reglamento de la Ley Orgánica delRégimen Tributario Interno, se opuso al es-

tablecimiento de glosas en relación con va-rios procedimientos contables y la falta desoportes en la contabilidad del banco.

4. Contra el anterior acto administrativo no sepresentaron recursos.

5. La sociedad CITIBANK N.A. presentó de-manda contencioso tributaria ante el Tribu-nal Distrital de lo Fiscal.

6. La Cuarta Sala del Tribunal Distrital de loFiscal No 1, Quito, República de Ecuador,solicitó interpretación prejudicial del artículo14 de la Decisión 578 de la Comisión de laComunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-DOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los si-guientes argumentos:

1. Dice, que las glosas establecidas en el Actade Determinación No. 1720100100049 sonilegales.

2. Sostiene, que en relación con la glosa rela-cionada con los gastos operacionales paga-dos en el exterior (gastos en el exterior conREPFIN LTDA), el Sistema de Rentas Inter-nas se equivocó al tomar como soporte elartículo 14 de la Decisión 578 de la Comisiónde la Comunidad Andina. Esto por cuanto lasactividades que se realizan en Colombia me-diante REPFIN LTDA., no son servicios profe-sionales, técnicos, de asistencia técnica oconsultoría.

3. Manifiesta, que se debe aplicar el artículo 6de la Decisión 578 de la Comisión de la Co-munidad Andina. Esta norma de carácter ge-neral es pertinente, ya que no existe otra queregule la situación específica.

4. Arguye, que las actividades que realizan laspersonas que atienden el call center en Co-lombia son mecánicas, manuales, y no exi-gen conocimientos técnicos o profesionales.Simplemente, se absuelven inquietudes bási-cas o se dan a escoger opciones para que elcliente sea atendido por un contestador auto-mático.

5. Agrega, que como no existe definición deservicios profesionales, técnicos o de con-


sultoría, se debe acudir a la normativa ecua-toriana. Por ello se debe aplicar la Ley Orgá-nica de Régimen Tributario Interno, el CódigoCivil y la Ley del Sistema Nacional de Contra-tación Pública.

6. Indica, que aunque se pensara que se debeaplicar el artículo 14 mencionado, es la DIANen Colombia la que tiene una posición cate-górica sobre la tributación; es el lugar dondese generan los ingresos por la prestación delservicio. Esto se encuentra respaldado enpronunciamientos de la DIAN.

7. Asegura, que el SRI no tomó en cuenta elprincipio general consagrado en el artículo 3de la Decisión 578, que consiste en que lapotestad tributaria siempre estará en el paísen el que se generan los ingresos.

8. Sostiene, que el artículo 14 de la Decisióndebe ser interpretado a la luz del artículo 3 dela misma normativa.

9. Afirma, que existe contradicción en la inter-pretación que realizan las dos administracio-nes tributarias.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

El Director Regional Norte del Servicio de Ren-tas Internas contestó la demanda de la siguien-te manera:

1. Argumenta, que las glosas realizadas se en-cuentran de conformidad con la normativatributaria sobre la materia. Además, se en-cuentran debidamente motivadas y fundamen-tadas.

2. Sostiene, que los actos impugnados gozande presunción de legitimidad y ejecutoriedad.

Es muy importante aclarar que el demandadono se refirió a la glosa por gastos en el exterioren relación con la sociedad REPFIN LTDA. Eneste sentido, no se presentaron argumentosacerca de la interpretación de la normativa co-munitaria.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,es competente para interpretar por la vía pre-judicial, las normas que conforman el Ordena-

miento Jurídico de la Comunidad Andina, con elfin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El Tribunal solicitante delimita su petición de lasiguiente manera:

“Esta Sala solicita la interpretación prejudicialdel artículo 14 de la Decisión 578 de la Comu-nidad Andina de Naciones”.

De conformidad con lo anterior, se interpretaráel artículo 14 de la Decisión 578 de la Comisiónde la Comunidad Andina y, de oficio, se inter-pretarán las siguientes normas: artículos 1, 3 y6 de la mencionada Decisión.

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas a ser interpretadas:

DECISIÓN 578

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.

“La presente Decisión es aplicable a las per-sonas domiciliadas en cualquiera de los Paí-ses Miembros de la Comunidad Andina, res-pecto de los impuestos sobre la renta y so-bre el patrimonio. Se aplica principalmente alos siguientes:

En Bolivia, Impuesto a la renta.En Colombia, Impuesto a la renta.En el Ecuador, Impuesto a la renta.En el Perú, Impuesto a la renta.En Venezuela, Impuesto sobre la renta e Im-puesto a los activos empresariales.

Las normas previstas en esta Decisión tie-nen por objeto evitar la doble tributación deunas mismas rentas o patrimonios a nivelcomunitario.

La presente Decisión se aplicará también alas modificaciones que se introdujeran a losreferidos impuestos y a cualquier otro im-puesto que, en razón de su base gravable omateria imponible, fuera esencial y económi-camente análogo a los anteriormente citadosy que fuere establecido por cualquiera de losPaíses Miembros con posterioridad a la pu-blicación de esta Decisión.”


(…)

Artículo 3.- Jurisdicción Tributaria.

“Independientemente de la nacionalidad odomicilio de las personas, las rentas de cual-quier naturaleza que éstas obtuvieren, sóloserán gravables en el País Miembro en el quetales rentas tengan su fuente productora, sal-vo los casos de excepción previstos en estaDecisión.

Por tanto, los demás Países Miembros que,de conformidad con su legislación interna, seatribuyan potestad de gravar las referidasrentas, deberán considerarlas como exonera-das, para los efectos de la correspondientedeterminación del impuesto a la renta o so-bre el patrimonio”.

(…)

Artículo 6.- Beneficios de las empresas.

Los beneficios resultantes de las actividadesempresariales sólo serán gravables por elPaís Miembro donde éstas se hubieren efec-tuado.

Se considerará, entre otros casos, que unaempresa realiza actividades en el territorio deun País Miembro cuando tiene en éste:

a) Una oficina o lugar de administración odirección de negocios;

b) Una fábrica, planta o taller industrial o demontaje;

c) Una obra de construcción;

d) Un lugar o instalación donde se extraen oexplotan recursos naturales, tales comouna mina, pozo, cantera, plantación o bar-co pesquero;

e) Una agencia o local de ventas;

f) Una agencia o local de compras;

g) Un depósito, almacén, bodega o estable-cimiento similar destinado a la recepción,almacenamiento o entrega de productos;

h) Cualquier otro local, oficina o instalacióncuyo objeto sea preparatorio o auxiliar delas actividades de la empresa;

i) Un agente o representante.

Cuando una empresa efectúe actividades endos o más Países Miembros, cada uno deellos podrá gravar las rentas que se generenen su territorio, aplicando para ello cada Paíssus disposiciones internas en cuanto a ladeterminación de la base gravable como sise tratara de una empresa distinta, indepen-diente y separada, pero evitando la causaciónde doble tributación de acuerdo con las re-glas de esta Decisión. Si las actividades serealizaran por medio de representantes o uti-lizando instalaciones como las indicadas enel párrafo anterior, se atribuirán a dichas per-sonas o instalaciones los beneficios que hubie-ren obtenido si fueren totalmente indepen-dientes de la empresa.

Artículo 14.- Beneficios empresariales porla prestación de servicios, servicios téc-nicos, asistencia técnica y consultoría

Las rentas obtenidas por empresas de servi-cios profesionales, técnicos, de asistenciatécnica y consultoría, serán gravables sóloen el País Miembro en cuyo territorio se pro-duzca el beneficio de tales servicios. Salvoprueba en contrario, se presume que el lugardonde se produce el beneficio es aquél en elque se imputa y registra el correspondientegasto.

(…)”.

VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos:

A. La prevalencia del Ordenamiento Jurídico Co-munitario Andino. El principio de complemen-to indispensable.

B. Ámbito de aplicación y finalidad de la Deci-sión 578.

C. El principio de la fuente productora. Artículo 3de la Decisión 578.

D. Gravamen sobre los beneficios de las activi-dades empresariales. El principio general con-sagrado en el artículo 6 de la Decisión 578.

E. Gravamen sobre los beneficios obtenidos porlas empresas de servicios profesionales, téc-nicos, de asistencia técnica y consultoría.


A. LA PREVALENCIA DEL ORDENAMIENTOJURÍDICO COMUNITARIO ANDINO. EL PRIN-CIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE.

La demandante argumenta que como no existedefinición de “servicios profesionales” se debeaplicar la normativa ecuatoriana. Por tal razónse abordará el tema de la prevalencia del orde-namiento jurídico comunitario andino.

El Tribunal ha consolidado como principio fun-damental del Ordenamiento Comunitario Andinoel de “Supremacía del Derecho Comunitario An-dino”, soportándolo en otros principios: el de“Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico An-dino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordena-miento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía delOrdenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquíadel Ordenamiento Jurídico Andino, se ha mani-festado que dicho ordenamiento goza de preva-lencia respecto de los ordenamientos jurídicosde los Países Miembros y respecto de las Nor-mas de Derecho Internacional, en relación conlas materias transferidas para la regulación delorden comunitario. En este marco se ha esta-blecido que en caso de presentarse antinomiasentre el Derecho comunitario andino y el Dere-cho interno de los Países Miembros, prevaleceel primero, al igual que al presentarse antinomiasentre el Derecho comunitario y las normas deDerecho internacional.

Dicha posición ha sido reiterada en suficientejurisprudencia del Tribunal: Proceso 118-AI-2003.Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada enGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publica-da en Gaceta Oficial del Acuerdo de CartagenaN° 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Pro-ceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de juliode 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de1999; Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicialde 20 de septiembre de 1990, publicada enGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69,de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. In-

terpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proce-so 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entreotras.

Un punto fundamental al analizar el tema de laSupremacía del Derecho comunitario andino,como se dijo anteriormente, es el principio de“Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”,que lo desarrolla y lo consagra como un verda-dero sistema jurídico, es decir, unido a que sepresenta como un todo coherente y dotado deunidad, contiene un conjunto de principios yreglas estructurales que se derivan de él mis-mo, sin derivarlas de ningún otro ordenamientojurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomíadel Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifes-tado lo siguiente:

“En este contexto, cabe reiterar que el orde-namiento comunitario no deriva del ordena-miento de los Países Miembros, sea éste deorigen interno o internacional, sino del Trata-do Constitutivo de la Comunidad. Así, y porvirtud de su autonomía, se ratifica que elordenamiento jurídico de la Comunidad –tan-to el primario como el derivado- no dependeni se halla subordinado al ordenamiento in-terno, de origen internacional, de dichos Paí-ses. En consecuencia, los tratados interna-cionales que celebren los Países Miembrospor propia iniciativa, como el del Acuerdosobre los ADPIC, no vinculan a la Comuni-dad, ni surten efecto directo en ella, sin per-juicio de la fuerza vinculante que tales instru-mentos posean en las relaciones entre loscitados Países Miembros y terceros países uorganizaciones internacionales.” (Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 818, de 23 de julio de 2002).

Los Países Miembros no pueden expedir nor-mas sobre asuntos regulados por las normascomunitarias, salvo que sean necesarias parasu correcta ejecución y, en consecuencia, nopueden, so pretexto de reglamentar normas co-munitarias, establecer nuevos derechos u obli-gaciones o modificar los ya existentes en lasnormas comunitarias.


Así pues, el País Miembro sólo podría haberregulado dicho asunto cuando la propia normacomunitaria explícitamente lo hubiera previsto,o cuando sobre el mismo hubiese guardadosilencio.

El Tribunal advierte que el caso particular nocorresponde al resorte del complemento indis-pensable, ya que no se trata de un asuntodonde la intervención de la normativa internaaporte a la correcta aplicación de la Decisión578. Por el contrario, si se dejara en manos delos Países Miembros la definición de los con-ceptos de empresas de servicios profesionales,técnicos, de asistencia técnica y consultoría,habría tantas interpretaciones como paísesmiembros y eso desfiguraría totalmente el con-cepto de normativa comunitaria y posiblementeno se estarían cumpliendo los objetivos de ge-nerar una norma común que sea aplicable a losPaíses Miembros y evitar la doble tributación.

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y FINALIDAD DELA DECISIÓN 578.

La Decisión 578 tiene como finalidad básicaevitar la doble tributación sobre una misma ren-ta o patrimonio en la subregión andina, generan-do así un mecanismo para prevenir la evasiónfiscal, un incentivo para la inversión extranjera yel comercio fluido entre los Países Miembros.Es importante considerar que cualquier interpre-tación o aplicación que se haga de la menciona-da Decisión debe tener en cuenta dicho objetivoesencial (artículo 20 de la Decisión 578). Lascaracterísticas de aplicación de la Decisión 578son las siguientes:

1. Sujetos sobre los que recae: personas na-turales o jurídicas domiciliadas en cualquierade los Países Miembros.

2. Objeto sobre el que recae: se aplica a losimpuestos sobre la renta y sobre el patrimo-nio. El artículo primero determina el tipo deimpuesto en relación con cada País Miem-bro:

“En Bolivia, Impuesto a la renta.En Colombia, Impuesto a la renta.En el Ecuador, Impuesto a la renta.En el Perú, Impuesto a la renta.”

El inciso final del mismo artículo, prevé que laDecisión también se aplicará a otros impues-

tos esencial y económicamente análogos alos citados, y que fueran establecidos en losPaíses Miembros con posterioridad a lapublicación de la Decisión en la Gaceta Ofi-cial.

C. PRINCIPIO DE LA FUENTE PRODUCTORA.ARTÍCULO 3 DE LA DECISIÓN 578.

Como quiera que la demandante argumentaraque el Servicio de Rentas Internas - SRI no tomóen cuenta el principio general consagrado en elartículo 3 de la Decisión 578, se harán algunasprecisiones en relación con el mencionado prin-cipio.

En relación con el impuesto a la renta, el artícu-lo 3, bajo el título de “jurisdicción tributaria”,consagra como principio estructural de aplica-ción el de la fuente productora. Este principiofue un legado de la anterior Decisión 40 y exclu-ye la opción de gravar la renta con base en elprincipio de residencia o domicilio. El propioartículo 3 hace una enunciación clara del mis-mo:

“Independientemente de la nacionalidad o do-micilio de las personas, las rentas de cual-quier naturaleza que éstas obtuvieren, sóloserán gravables en el País Miembro en quetales rentas tengan su fuente productora, sal-vo los casos de excepción previstos en estaDecisión”.

El artículo 2 de la Decisión 578 establece unconjunto de definiciones entre las cuales seencuentra el de la expresión “fuente producto-ra”. El literal f), la define así: la expresión “fuen-te productora” se refiere a la actividad, derechoo bien que genere o pueda generar una renta.

Como se observa, el principio de la fuente pro-ductora ampara al País Miembro donde se ge-nere la riqueza, es decir, pretende que sólo elpaís donde se den los medios para producir larenta sea el que tenga jurisdicción para gravar-las.

D. GRAVAMEN SOBRE LOS BENEFICIOS DELAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES. ELPRINCIPIO GENERAL CONSAGRADO ENEL ARTÍCULO 6 DE LA DECISIÓN 578.

La demandante sostuvo que se debe aplicar elartículo 6 de la Decisión 578 de la Comisión de


la Comunidad Andina, ya que no existe otranorma que regule la situación específica. Eneste marco, se tratará el tema del gravamensobre los beneficios de las actividades empre-sariales 1.

El artículo 6 desarrolla el principio de la fuenteproductora en relación con las actividades em-presariales. Establece, que los beneficios delas actividades empresariales sólo serán grava-bles por el País Miembro en donde éstas sehubieren efectuado. La renta tiene su fuenteproductora en la actividad desarrollada por laempresa y, por lo tanto, el País en donde serealizaron dichas actividades es el que tienejurisdicción para gravarlas.

El artículo mencionado contiene una lista notaxativa de situaciones mediante las cuales seentiende que una empresa desarrolla activida-des en el territorio de un País Miembro, cuandose trata de:

“a) Una oficina o lugar de administración odirección de negocios;

b) Una fábrica, planta o taller industrial o demontaje;

c) Una obra de construcción;

d) Un lugar o instalación donde se extraen oexplotan recursos naturales, tales comouna mina, pozo, cantera, plantación o barcopesquero;

e) Una agencia o local de ventas;

f) Una agencia o local de compras;

g) Un depósito, almacén, bodega o estable-cimiento similar destinado a la recepción,almacenamiento o entrega de productos;

h) Cualquier otro local, oficina o instalacióncuyo objeto sea preparatorio o auxiliar delas actividades de la empresa;

i) Un agente o representante.”

El último párrafo del mencionado artículo, esta-blece una regla de concurrencia en relación conla actividad de una empresa realizada en dos omás Países Miembros: se puede gravar la rentade conformidad con la actividad generada en

cada país, aplicando para el efecto las normasinternas para la determinación de la base grava-ble, como si se tratara de una empresa diferen-te, independiente y separada, evitando la dobletributación de acuerdo con lo previsto en laDecisión 578.

E. GRAVAMEN SOBRE LOS BENEFICIOS OB-TENIDOS POR LAS EMPRESAS DE SERVI-CIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, DEASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORÍA.

La demandante argumentó que el Servicio deRentas Internas - SRI se equivocó al tomarcomo soporte el artículo 14 de la Decisión 578,ya que las actividades que se realizan en Co-lombia mediante REPFIN LTDA. no son servi-cios profesionales, ni técnicos, ni de asistenciatécnica o consultoría. En este marco, el Tribu-nal entrará a determinar el alcance de la normamencionada.

El artículo 14 es una excepción al principio de lafuente productora descrito en el literal C de lapresente Interpretación Prejudicial. La norma sebasa en el principio del beneficio efectivo yprevé que “las rentas obtenidas por las empre-sas de servicios profesionales, técnicos, deasistencia técnica y consultoría, serán grava-bles sólo en el País Miembro en cuyo territoriose produzca el beneficio de tales servicios.Salvo prueba en contrario, se presume que ellugar donde se produce el beneficio es aquél enel que se imputa y registra el correspondientegasto.”

Como se observa, en este caso no es determi-nante dónde se realizó la actividad empresarialque genera la renta, sino el lugar donde seproduce el beneficio del servicio prestado, quese presume localizado en donde se imputa yregistra el gasto en que se incurre para accederal servicio. El beneficio en este caso es el efec-to de la prestación del servicio. En un mundoglobalizado e interconectado con redes de infor-mación sofisticadas, es muy común que unaempresa de un país A preste un servicio en unpaís B; el beneficio o resultado de tal serviciopuede darse en el propio país B o en un C, y elpago por el servicio (el gasto) puede darse en elpropio país B. Por lo tanto, pueden darse mu-chas variables, pero lo importante es que elPaís Miembro con jurisdicción para gravar larenta es aquel en donde se produce el beneficiopor la prestación del servicio.

1 El literal g) del artículo 2 de la Decisión 578 estableceque la expresión “actividades empresariales” se refie-re a las actividades desarrolladas por las empresas.


Lo primero que advierte el Tribunal, es que no esel país donde se presta el servicio, sino dondese obtiene el beneficio por el mismo. Un ejem-plo puede ayudar a aclarar el asunto. Una em-presa de salud ubicada en un país A puedecontratar los servicios de consultas médicas enlínea con una empresa de un país B. El serviciose presta en el país B, pero el beneficio seobtiene en el país A.

Una vez aclarado esto, es importante precisarlos demás conceptos que contiene la disposi-ción estudiada, ya que este vacío puede gene-rar grandes problemas en la aplicación uniformede la normativa comunitaria andina. En una an-terior providencia el Tribunal al interpretar nor-mas de la Decisión 40 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena, definió empresas de serviciosprofesionales de la siguiente manera: “es unaorganización conformada por uno o más profe-sionales, los cuales ofrecen servicios profesio-nales con una finalidad lucrativa” (Interpretaciónprejudicial expedida el 8 de marzo de 2007, enel proceso 190-IP-2006). Se debe entender queen el ámbito de la norma, “profesional” se refierea personas que han cursado como mínimo estu-dios de tercer nivel o de pregrado universitario, ycuya actividad se centra en los temas de dichosestudios. Por lo tanto, la empresa de serviciosprofesionales presta servicios en el ámbito deesos mismos.

El artículo 2, literal g), define actividades empre-sariales de la siguiente manera: “actividadesdesarrolladas por empresas”.

Las empresas de servicios técnicos son aque-llas que aplican conocimientos tecnológicos pormedio del ejercicio de un arte o una técnica, loque no implica transferencia de los citados co-nocimientos. Las empresas de asistencia técni-ca tienen las mismas características de la deservicios técnicos, pero pueden incluir la trans-ferencia de conocimientos para el ejercicio dearte o la técnica.

Las empresas de servicios de consultoría sonaquellas que se encuentran especializadas enun área profesional específica, y cuya funciónprimordial es la asesoría en dicha área especí-fica.

De conformidad con lo anteriormente anotado,el Tribunal Consultante deberá determinar si lasactividades que prestó la sociedad REPFIN

LTDA. encajan dentro de algunos de los tiposde actividades empresariales especificados enel artículo 14 de la Decisión 578, teniendo encuenta las definiciones adoptadas en la presen-te providencia, para posteriormente analizar lalegalidad del acto administrativo demandado.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomiasentre el Derecho comunitario andinoy el Derecho interno de los PaísesMiembros, prevalece el primero, aligual que al presentarse antinomiasentre el Derecho comunitario y lasdemás normas de Derecho interna-cional; lo anterior tiene como efectoinmediato la inaplicabilidad de la nor-ma contraria al Derecho comunita-rio andino.

El Tribunal advierte que el caso par-ticular no corresponde al resorte delcomplemento indispensable, ya queno se trata de un asunto donde laintervención de la normativa inter-na aporte a la correcta aplicaciónde la Decisión 578. Por el contrario,si se dejara en manos de los PaísesMiembros la definición de los con-ceptos de empresas de serviciosprofesionales, técnicos, de asisten-cia técnica y consultoría, habría tan-tas interpretaciones como paísesmiembros y eso desfiguraría total-mente el concepto de normativa co-munitaria y posiblemente no se es-taría cumpliendo con el objetivo deevitar la doble tributación.

SEGUNDO: La Decisión 578 tiene como finali-dad básica evitar la doble tributa-ción sobre una misma renta o patri-monio en la subregión andina, gene-rando así un mecanismo para preve-nir la evasión fiscal, un incentivopara la inversión extranjera y el co-mercio fluido entre los Países Miem-bros. Es importante tener en cuenta


que cualquier interpretación o apli-cación que se haga de la menciona-da Decisión, debe tenerse en cuen-ta el objetivo esencial (artículo 20de la Decisión 578).

TERCERO: El artículo 6 desarrolla el principiode la fuente productora en relacióncon las “actividades empresaria-les” 2. Establece que los beneficiosde las actividades empresariales,sólo serán gravables por el PaísMiembro donde éstas se hubierenefectuado. La renta tiene su fuenteproductora con la actividad desarro-llada por la empresa y, por lo tanto,el País en donde se realizaron di-chas actividades es el que tiene ju-risdicción para gravarlas.

CUARTO: El Tribunal Consultante deberá de-terminar si las actividades que pres-tó la sociedad REPFIN LTDA., en-cajan dentro de algunos de los tiposde actividades empresariales espe-cificadas en el artículo 14 de la De-cisión 578, teniendo en cuenta lasdefiniciones adoptadas en la pre-sente providencia, para posterior-mente analizar la legalidad del actoadministrativo demandado.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 17504-2010-0052-VJ, deberá adoptar la presente inter-pretación. Asimismo, deberá dar cumplimientoa las prescripciones contenidas en el párrafotercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.

Ricardo Vigil ToledoPRESIDENTE

Leonor Perdomo PerdomoMAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel FerrerMAGISTRADO

José Vicente Troya JaramilloMAGISTRADO

Isabel Palacios LeguizamónSECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.SECRETARIA

2 El literal g) del artículo 2 de la Decisión 578 estableceque la expresión “actividades empresariales” se refie-re a las actividades desarrolladas por las empresas.

PROCESO 21-IP-2011

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición

Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de

Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.Marca: GRUPO NOVA (mixta). Actor: sociedad GRUPO NOVA S.A.

Proceso interno Nº 2004-00067.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito,a los 12 días del mes de mayo del año dos milonce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y susanexos, remitida por el Consejo de Estado de la


República de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, dentro del pro-ceso interno Nº 2004-00067.

El auto de 04 de mayo de 2011, mediante elcual este Tribunal decidió admitir a trámite lareferida solicitud de interpretación prejudicialpor cumplir con los artículos 32 y 33 del Trata-do de Creación del Tribunal y con los requisi-tos contemplados en el artículo 125 del Esta-tuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, com-plementados con los documentos incluidos enanexos.

1. Partes en el proceso interno:

Demandante: GRUPO NOVA S.A.

Demandado: La Superintendencia de Indus-tria y Comercio, de la Repúblicade Colombia.

Tercero interesado: CONFECCIONES NOVALIMITADA (EN CONCOR-DATO).

2. Determinación de los hechos relevantes:

2.1. Hechos:

La demandante GRUPO NOVA S.A. solicitó el 06de marzo de 1997 el registro como marca delsigno GRUPO NOVA (mixto) en la Clase 25 de laClasificación Internacional de Niza. El extracto dela solicitud fue publicado en la Gaceta de Pro-piedad Industrial Nº 446, de 30 de mayo de 1997.

Posteriormente, la Compañía de Productos GRU-LLA S.A. presenta observación contra dicho re-gistro en base a su marca registrada NOVA(denominativa) en la misma Clase 25.

Mediante Resolución Nº 25420, de 30 de no-viembre de 1999, se declara fundada la observa-ción presentada y se deniega el registro solici-tado. Mediante Resolución Nº 20979, de 29 dejulio de 2003, se resuelve el recurso de reposi-ción confirmando la resolución anterior.

Finalmente, mediante Resolución Nº 26405, de19 de septiembre de 2003, se resuelve el recur-so de apelación confirmando la resolución ante-rior que declara fundada la observación presen-tada y deniega el registro solicitado, agotándo-se así la vía gubernativa.

3. Fundamentos de la Demanda:

La demandante GRUPO NOVA S.A. manifiestaque el signo solicitado GRUPO NOVA (mixto)en la Clase 25 no es confundible con la marcaregistrada NOVA (denominativa) al grado decausar riesgo de confusión en el público consu-midor, siendo que la palabra compartida NOVAes débil, ya que significa “nuevo” en idioma por-tugués y que nadie puede apropiarse de dichapalabra. Por lo tanto, la autoridad debió decla-rar infundada la observación presentada, otor-gando así el registro del signo solicitado.

4. Fundamentos de la demandada

La Superintendencia de Industria y Comer-cio señala que los signos confrontados sonsimilares, siendo que la palabra GRUPO delsigno solicitado no le otorga la distintividad sufi-ciente como para poder acceder a registro. Lamarca registrada NOVA (denominativa) se en-cuentra incluida totalmente en el signo solicita-do, por lo que no procede el otorgamiento delregistro solicitado.

CONFECCIONES NOVA LIMITADA (EN CON-CORDATO), que compró los derechos de lamarca NOVA a la Compañía de ProductosGRULLA S.A, como tercero interesado, señalaque los signos confrontados son confundibles algrado de causar riesgo de confusión en el públi-co consumidor. Las resoluciones administrati-vas que deniegan el registro solicitado fuerondebidamente otorgadas por la autoridad admi-nistrativa, por lo que no procede su nulidad.

CONSIDERANDO:

Que, las normas controvertidas en el proceso,forman parte del ordenamiento jurídico de laComunidad Andina, conforme lo dispone el lite-ral c) del artículo 1 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpre-tar por vía prejudicial las normas que conformanel ordenamiento jurídico comunitario, con el finde asegurar su aplicación uniforme en el territo-rio de los Países Miembros, siempre que la soli-citud provenga de un Juez Nacional también concompetencia para actuar como Juez Comunita-rio, como lo es, en este caso, el Tribunal Con-sultante, en tanto resulten pertinentes para laresolución del proceso, conforme a lo estableci-do por el artículo 32 del Tratado de Creación del


Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(codificado mediante la Decisión 472), en con-cordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y121 del Estatuto del Tribunal (codificado me-diante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registrocomo marca del signo GRUPO NOVA (mixto)fue el 06 de marzo de 1997, en vigencia de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, los hechos controvertidos y las nor-mas aplicables al caso concreto se encuentrandentro de la citada normativa. Debido a que eljuez consultante no solicitó interpretación denorma alguna, pero menciona las normas delordenamiento jurídico comunitario que fueroninvocadas por la parte actora como violadas, elTribunal interpretará, de oficio, los artículos 81 y83 literal a) de la Decisión 344, así como laDisposición Transitoria Primera de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, el texto de las normas objeto de la inter-pretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena

“(…)

Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na.

(…)

Artículo 83. Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

(…)

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o para

productos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error;

(…).”

Decisión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina

“(…)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad in-dustrial válidamente concedido de conformi-dad con la legislación comunitaria anterior ala presente Decisión, se regirá por las dispo-siciones aplicables en la fecha de su otorga-miento salvo en lo que se refiere a los plazosde vigencia, en cuyo caso los derechos depropiedad industrial preexistentes se adecua-rán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li-cencias, renovaciones y prórrogas se aplica-rán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, lapresente Decisión regirá en las etapas queaún no se hubiesen cumplido a la fecha desu entrada en vigencia.

(…).”

1. La norma comunitaria en el tiempo.

El Juez Consultante menciona los artículos 134,135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina comoinvocados por la parte actora. Sin embargo, lasolicitud de registro del signo mixto GRUPONOVA se realizó al amparo de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, portal motivo, es necesario abordar el tema de laaplicación de la norma comunitaria en el tiem-po.

Acerca del tránsito legislativo y la definición dela ley aplicable, es pertinente señalar que, porlo general, una nueva norma al ser expedidaregulará los hechos que se produzcan a partirde su vigencia; es decir, que la ley rige para lovenidero según lo establece el principio deirretroactividad. Pero es claro, que no constitu-ye aplicación retroactiva de la ley, el que una


norma posterior se utilice para regular los efec-tos futuros de una situación planteada bajo elimperio de la anterior.

El Tribunal en sus pronunciamientos ha garanti-zado la seguridad jurídica, y en los casos detránsito legislativo ha diferenciado los aspectosde carácter sustancial de aquellos de naturale-za procesal contenidos en las normas, señalan-do de manera reiterada que la norma comunita-ria de carácter sustancial no es retroactiva, porlo que no afectará derechos consolidados enépoca anterior a su entrada en vigor. Así pues,la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo,a menos que por excepción se le haya conferidotal calidad; este principio constituye una garan-tía de estabilidad de los derechos adquiridos.

El Tribunal ha manifestado al respecto:

“Un derecho de propiedad industrial válida-mente concedido es un derecho adquirido yen razón de la seguridad jurídica, una normaposterior no debe modificar una situaciónjurídica anterior”. (Proceso 114-IP 2003. Inter-pretación Prejudicial de 19 de noviembre de2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del2004).

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial,de conformidad con la Disposición TransitoriaPrimera de la Decisión 486 y en razón de la ultraactividad de la ley, la norma derogada, continúaregulando los hechos ocurridos cuando se en-contraba en vigor; lo que quiere decir que por laeficacia de dicha ley debe regular aquellas si-tuaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugarbajo su imperio, a excepción de las relaciona-das con el uso, renovación, licencias, prórrogasy plazo de vigencia que se regirán por la nuevaley.

Contrariamente, las normas de carácter adje-tivo o procesal se caracterizan por tener efectogeneral inmediato, es decir, que su aplicaciónprocede sobre los hechos ocurridos posterior-mente a su entrada en vigencia, rigiendo lasetapas de procedimiento que se inicien a partirde ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se expo-nen respecto del tema conocido como “trán-sito legislativo” o también como “aplicación dela ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto

de profundo y copioso análisis por el Tribunal,especialmente por razón de las frecuentes mo-dificaciones y actualizaciones legislativasque han operado en el campo de la PropiedadIndustrial. Tales criterios han sido reiterados ennumerosas sentencias, entre otras, la dictadadentro del proceso 39-IP-2003, en donde seprecisó:

“(…) toda circunstancia jurídica en que debaser aplicada una norma comunitaria, será re-gulada por la que se encuentre vigente almomento de haber sido planteada dicha cir-cunstancia, bajo los parámetros por aquelladisciplinados. Sin embargo, y salvo previsiónexpresa, no constituye aplicación retroactivacuando la norma sustancial posterior debeser aplicada inmediatamente para regular losefectos futuros de una situación nacida bajoel imperio de una norma anterior. En esecaso, la norma comunitaria posterior viene areconocer todo derecho de propiedad indus-trial válidamente otorgado de conformidad conuna normativa anterior, (…).

(...) la norma sustancial que se encontrarevigente al momento de presentarse la solici-tud de registro de un signo como marca, serála aplicable para resolver sobre la concesióno denegatoria del mismo; y, en caso de im-pugnación —tanto en sede administrativa co-mo judicial— de la resolución interna que ex-prese la voluntad de la Oficina Nacional Com-petente sobre la registrabilidad del signo,será aplicable para juzgar sobre su legalidad,la misma norma sustancial del ordenamientocomunitario que se encontraba vigente almomento de haber sido solicitado el re-gistromarcario. Lo anterior se confirma con lo queel Tribunal ha manifestado a efectos de de-terminar la normativa vigente al momento dela emisión del acto administrativo, para locual se deberá observar, (...) la normativacomunitaria vigente para el momento en quefueron introducidas las respectivas solicitu-des de concesión del registro. (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del30 de marzo de 1998)”. (Proceso 39-IP-2003.Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003).

A manera de conclusión, si la norma sustancialvigente para la fecha de la solicitud de registro


de la marca ha sido derogada y reemplazadapor otra en el curso del procedimiento corres-pondiente, aquella norma será la aplicable paradeterminar si se encuentran cumplidos o no losrequisitos que se exigen para el registro de di-cho signo distintivo.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidasy agotadas a la fecha de entrada en vigencia dela nueva norma no se afectarán por las del mis-mo carácter, expedidas con posterioridad. Con-trario sensu, la reciente normatividad procesaltendrán aplicación inmediata respecto de lasetapas del trámite administrativo pendien-tes derealizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la si-guiente manera:

“El régimen común en materia de propiedadindustrial se ha apoyado en la irretroactividadde la norma sustancial, pues desde la vigen-cia de la Decisión 85 (artículo 85), y a travésde las Decisiones 311 (Disposición Transito-ria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuar-ta) y 344 (Disposición Transitoria Primera),ha establecido que todo derecho de propie-dad industrial, válidamente otorgado de con-formidad con la normativa anterior, debe sub-sistir por el tiempo de su concesión. La Dis-posición Transitoria Primera de la Decisión486 se apoya asimismo en el respeto de losderechos válidamente concedidos conformea ‘las disposiciones aplicables en la fecha desu otorgamiento’, cuales son las vigentespara la fecha de presentación de la solicitudde registro, pero añade, a título de excep-ción, que los plazos de vigencia de los dere-chos preexistentes deberán adecuarse a loprevisto en dicha Decisión.

Por otra parte, las disposiciones citadas hancontemplado la aplicabilidad inmediata de lanorma sustancial posterior a los efectos futu-ros del derecho nacido bajo la vigencia de lanorma anterior, pues han dispuesto que seaplicará la nueva Decisión al uso, goce, obli-gaciones, licencias, renovaciones y prórro-gas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla cons-tituido por una norma de carácter procesal,ésta se aplicará, a partir de su entrada envigencia, a los procedimientos por iniciarse oen curso. De hallarse en curso el procedi-miento, la nueva norma se aplicará inmedia-

tamente a la actividad procesal pendiente, yno, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.Por tanto, en tutela del principio de seguridadjurídica, si la norma sustancial, vigente parala fecha de la solicitud de registro de unsigno como marca, ha sido derogada y reem-plazada por otra en el curso del procedimien-to correspondiente a tal solicitud, aquella nor-ma será la aplicable a los efectos de determi-nar si se encuentran cumplidos o no los re-quisitos que se exigen para el otorgamientodel derecho, mientras que la norma procesalposterior será la aplicable al procedimientoen curso, en aquellas de sus etapas que aúnno se hubiesen cumplido”. (Proceso 46-IP-200, denominación: “TQ”, publicado en la Ga-ceta Oficial Nº 1210, de 24 de junio de 2005).

De la solicitud de interpretación prejudicial remi-tida por el consultante y de los documentosanexos, se desprende que la solicitud de regis-tro del signo mixto GRUPO NOVA se efectuó envigencia de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa lanorma sustancial que debe aplicar la Corte con-sultante.

2. La marca y los requisitos para su registro.

Sobre la base del concepto de marca que con-tiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribu-nal, en reiterada jurisprudencia, ha definido lamarca como un bien inmaterial constituido porun signo conformado por una o más letras,números, palabras, dibujos, colores u otros ele-mentos de soporte, individual o conjuntamenteestructurados que, perceptible a través de me-dios sensoriales y susceptible de representa-ción gráfica, sirve para identificar y distinguir enel mercado los productos o servicios producidoso comercializados por una persona de otrosidénticos o similares, a fin de que el consumidoro usuario medio los identifique, valore, diferen-cie, seleccione y adquiera sin riesgo de confu-sión o error acerca del origen o la calidad delproducto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de sutitular al conferirle un derecho exclusivo sobre elsigno distintivo de sus productos o servicios,como el interés general de los consumidores ousuarios de dichos productos o servicios, ga-rantizándoles el origen empresarial y la calidadde éstos, evitando el riesgo de confusión o error,tornando así transparente el mercado.


De la anterior definición, se desprenden los si-guientes requisitos para el registro de un signocomo marca:

La perceptibilidad, es la cualidad que tiene unsigno de poder ser aprehendido por los consu-midores o usuarios a través de los sentidos.

Siendo la marca un bien inmaterial, para quepueda ser captada y apreciada, es necesarioque lo abstracto pase a ser una impresión mate-rial identificable, soportada en una o más letras,números, palabras, dibujos u otros elementosindividual o conjuntamente estructurados a finde que, al ser aprehendida por medios sensoria-les y asimilada por la inteligencia, penetre en lamente de los consumidores o usuarios del pro-ducto o servicio que pretende amparar y, deesta manera, pueda ser seleccionada con facili-dad.

En atención a que la percepción se realiza ge-neralmente por el sentido de la vista, se consi-deran signos perceptibles aquellos referidos auna o varias letras, números o palabras, o a unoo varios dibujos o imágenes, individual o conjun-tamente estructurados.

La distintividad, es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferenciaren el mercado unos productos o servicios deotros, haciendo posible que el consumidor ousuario los seleccione y los requiera. Es consi-derada como característica esencial que debereunir todo signo para ser registrado como mar-ca y constituye el presupuesto indispensablepara que cumpla su función principal de identifi-car e indicar el origen empresarial y la calidaddel producto o servicio, sin riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tra-tadista Jorge Otamendi sostiene que: “El podero carácter distintivo es la capacidad intrínsecaque tiene para poder ser marca. La marca, tieneque poder identificar un producto de otro. Por lotanto, no tiene ese poder identificatorio un signoque se confunde con lo que se va a identificar,sea un producto, un servicio o cualesquiera desus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derechode Marcas. Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot,Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto, el Tribunal ha manifestado,en reiteradas ocasiones, que: “Signo distintivoes aquel individual y singular frente a los de-

más y que no es confundible con otros de lamisma especie en el mercado de servicios y deproductos. El signo que no tenga estas carac-terísticas, carecería del objeto o función esen-cial de la marca, cual es el de distinguir unosproductos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publi-cado en la G.O.A.C. Nº 585, de 20 de julio de2000, marca: LOS ALPES).

La susceptibilidad de representación gráfi-ca, es la aptitud que tiene un signo de ser des-crito o expresado en letras, números, palabras,imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir,en algo perceptible para ser captado por el pú-blico consumidor. Este requisito guarda corres-pondencia con lo dispuesto en el artículo 88literal d) de la Decisión 344, en el cual se exigeque la solicitud de registro sea acompañada porla reproducción de la marca cuando ésta con-tenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene:“La representación gráfica del signo es una des-cripción que permite formarse la idea del signoobjeto de la marca, valiéndose para ello de pala-bras, figuras o signos, o cualquier otro mecanis-mo idóneo, siempre que tenga la facultad ex-presiva de los anteriormente señalados”. (Ale-mán, Marco Matías. Normatividad Subregionalsobre Marcas de Productos y Servicios, Ed. TopManangement, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debeanalizar en el presente caso, si el signo mixtoGRUPO NOVA cumple con los requisitos delartículo 81 y si no se encuentra incurso dentrode las causales de irregistrabilidad previstas enlos artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3. Clases de marcas. Comparación entre sig-nos denominativos y mixtos con partedenominativa compuesta.

El Tribunal considera necesario examinar loconcerniente a los signos denominativos y mix-tos en virtud de que el signo solicitado GRUPONOVA es mixto con parte denominativa com-puesta, mientras que el signo sobre la base delcual se formula la observación NOVA es deno-minativo.

Las marcas denominativas llamadas tambiénnominales o verbales, utilizan expresiones acús-ticas o fonéticas, formadas por una o varias le-


tras, palabras o números, individual o conjunta-mente estructurados, que integran un conjuntoo un todo pronunciable y que pueden o no tenersignificado conceptual. Este tipo de marcas sesubdividen en: “sugestivas” que son las quetienen una connotación conceptual que evocaciertas cualidades o funciones del producto iden-tificado por la marca; y “arbitrarias” que no ma-nifiestan conexión alguna entre su significado yla naturaleza, cualidades y funciones del pro-ducto que va a identificar.

Es así que, dentro de los signos denominativosestán los signos denominativos compuestos,que son aquellos que se componen de dos omás palabras. Al respecto, el Tribunal ha esta-blecido que: “No existe prohibición alguna paraque los signos a registrarse adopten, entre otros,cualquiera de estas formas: se compongan deuna palabra compuesta, o de dos o más pala-bras, con o sin significación conceptual, con osin el acompañamiento de un gráfico (...)”. (Pro-ceso 13-IP-2001, caso “BOLIN BOLA”, publica-do en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de2001).

Las marcas mixtas se componen de un ele-mento denominativo (una o varias palabras) y unelemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos al ser aprecia-dos en su conjunto produce en el consumidoruna idea sobre la marca que le permite diferen-ciarla de las demás existentes en el mercado.Sin embargo, al efectuar el cotejo de estasmarcas se debe identificar cuál de estos ele-mentos prevalece y tiene mayor influencia en lamente del consumidor, si el denominativo o elgráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia sentada poreste Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La mar-ca mixta es una unidad, en la cual se ha solici-tado el registro del elemento nominativo comoel gráfico, como uno solo. Cuando se otorga elregistro de la marca mixta se la protege en suintegridad y no a sus elementos por separado”.(Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BUR-BUJA VIDEOS 2000”, publicado en la GacetaOficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002). Deigual manera ha reiterado que: “La doctrina seha inclinado a considerar que, en general, elelemento denominativo de la marca mixta sueleser el más característico o determinante, te-niendo en cuenta la fuerza expresiva propia delas palabras, las que por definición son pronun-

ciables, lo que no obsta para que en algunoscasos se le reconozca prioridad al elementográfico, teniendo en cuenta su tamaño, color ycolocación, que en un momento dado puedenser definitivos. El elemento gráfico suele ser demayor importancia cuando es figurativo o evo-cador de conceptos, que cuando consiste sim-plemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en laGaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999).

El Juez Consultante deberá determinar el ele-mento característico del signo mixto y, poste-riormente, proceder al cotejo de los signos enconflicto.

Si el elemento predominante es el denomina-tivo, el cotejo entre signos deberá realizarse deconformidad con las siguientes reglas para lacomparación entre signos denominativos:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto,es decir, sin descomponer su unidad fonéti-ca. Sin embargo, es importante tener en cuen-ta las sílabas o letras que poseen una funcióndiferenciadora en el conjunto, ya que estoayudaría a entender cómo el signo es percibi-do en el mercado.

• Se debe tener en cuenta la sílaba tónica delos signos a comparar, ya que si ocupa lamisma posición, es idéntica o muy difícil dedistinguir, la semejanza entre los signos po-dría ser evidente.

• Se debe tener en cuenta el orden de las vo-cales, ya que esto indica la sonoridad de ladenominación.

• Se debe determinar el elemento que impactade una manera más fuerte en la mente delconsumidor, ya que esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característicodel signo mixto es el gráfico, en principio, noexistirá riesgo de confusión con el signo deno-minativo.

En ese orden de ideas, el Juez Consultante de-be establecer el riesgo de confusión que pudieraexistir entre el signo mixto GRUPO NOVA y lamarca denominativa NOVA analizando si exis-ten semejanzas suficientes capaces de induciral público a error, o si resultan tan disímiles que


pueden coexistir en el mercado sin generar per-juicio a los consumidores y al titular de la mar-ca.

4. Identidad y semejanza. Riesgo de confu-sión. Cotejo marcario.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente,precautelar el interés de terceros. El literal a) dedicho artículo prohíbe que se registren comomarcas los signos que, en relación con dere-chos de terceros, sean idénticos o se asemejena una marca anteriormente solicitada para re-gistro o registrada por un tercero, para los mis-mos productos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir al público a error. En con-secuencia, no es necesario que el signo solici-tado para registro induzca a error a los consumi-dores, sino que es suficiente la existencia delriesgo de confusión para que se configure lairregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de claridadpara poder elegir un bien de otro, a la que pue-dan ser inducidos los consumidores por no exis-tir en el signo la capacidad suficiente para serdistintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en laG.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004,marca: DIUSED JEANS).

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión será necesario determinar si existe iden-tidad o semejanza entre los signos en disputa,tanto entre sí como en relación con los produc-tos o servicios distinguidos por ellos y conside-rar la situación de los consumidores o usuarios,la cual variará en función de los productos oservicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizada por-que el vínculo de identidad o semejanza induceal público a adquirir un producto o a usar un ser-vicio determinado en la creencia de que estácomprando o usando otro, lo que implica laexistencia de un cierto nexo también entre losproductos o servicios; y la indirecta, caracteri-zada porque el citado vínculo hace que el con-sumidor atribuya, en contra de la realidad de loshechos, a dos productos o dos servicios que sele ofrecen, un origen empresarial común.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los productoso servicios que cada uno de ellos ampara, se-rían los siguientes: (i) que exista identidad entrelos signos en disputa y también entre los pro-ductos o servicios distinguidos por ellos; (ii) oidentidad entre los signos y semejanza entrelos productos o servicios; (iii) o semejanza en-tre los signos e identidad entre los productos yservicios; (iv) o semejanza entre aquellos y tam-bién semejanza entre éstos. Criterios conteni-dos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y enabundante jurisprudencia de este Tribunal. (Pro-ceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS ydiseño).

El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza yla identidad, ya que “la simple semejanza pre-supone que entre los objetos que se comparanexisten elementos comunes pero coexistiendocon otros aparentemente diferenciadores, pro-duciéndose por tanto la confundibilidad. En cam-bio, entre marcas o signos idénticos, se suponeque nos encontramos ante lo mismo, sin dife-rencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la GacetaOficial Nº 891, de 29 de enero de 2003).

La comparación entre los signos, deberá reali-zarse en base al conjunto de elementos que losintegran, donde el todo prevalezca sobre laspartes y no descomponiendo la unidad de cadauno. En esta labor, como dice el Tribunal: “Laregla esencial para determinar la confusión es elexamen mediante una visión en conjunto delsigno, para desprender cual es la impresióngeneral que el mismo deja en el consumidor enbase a un análisis ligero y simple de éstos,pues ésta es la forma común a la que recurre elconsumidor para retenerlo y recordarlo, ya queen ningún caso se detiene a establecer en for-ma detallada las diferencias entre un signo yotro (…)”. (Proceso 48-IP-2004, publicado en laG.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, marca:EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso18-IP-98, marca: US TOP, publicado en la Gace-ta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998).

En este contexto, el Tribunal ha enfatizadoacerca del cuidado que se debe tener al realizarel cotejo entre dos signos para determinar sientre ellos se presenta riesgo de confusión,toda vez que entre los signos en proceso de


comparación puede existir identidad o similitudasí como también entre los productos o servi-cios a los que cada uno de esos signos preten-da distinguir. En los casos en los que los signosno sólo sean idénticos sino que tengan porobjeto los mismos productos o servicios, el ries-go de confusión sería absoluto. Cuando se tratade simple similitud, el examen requiere de ma-yor profundidad, con el objeto de llegar a lasdeterminaciones en este contexto, con la mayorprecisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determina-ción del riesgo de confusión corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, quien la determinará conbase a principios y reglas que la doctrina y lajurisprudencia han sugerido a los efectos deprecisar el grado de confundibilidad, la que vadel extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confu-sión el Tribunal ha sentado los siguientes crite-rios: “El primero, la confusión visual, la cualradica en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los de forma.El segundo, la confusión auditiva, en donde jue-ga un papel determinante, la percepción sonoraque pueda tener el consumidor respecto de ladenominación aunque en algunos casos vistasdesde una perspectiva gráfica sean diferentes,auditivamente la idea es de la misma denomina-ción o marca. El tercer y último criterio, es laconfusión ideológica, que conlleva a la personaa relacionar el signo o denominación con elcontenido o significado real del mismo, o mejor,en este punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Pro-ceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Pro-ceso 13-IP-97, marca: DERMALEX, publicadoen la Gaceta Oficial Nº 329, de 9 de marzo de1998).

Reglas para efectuar el cotejo marcario.

A objeto de facilitar a la Autoridad NacionalCompetente el estudio sobre la supuesta con-fusión entre los signos en conflicto, es necesa-rio tomar en cuenta los criterios elaborados porlos tratadistas Carlos Fernández-Novoa y PedroBreuer Moreno que han sido recogidos de ma-nera reiterada por la jurisprudencia de este Tri-bunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de con-junto despertada por los signos, es decir quedebe examinarse la totalidad de los elemen-tos que integran a cada uno de ellos, sindescomponer, y menos aún alterar, su uni-dad fonética y gráfica, ya que “debe evitarsepor todos los medios la disección de las de-nominaciones comparadas, en sus diversoselementos integrantes”. (Fernández-Novoa,Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcasdeben ser examinadas en forma sucesiva yno simultánea, de tal manera que en la com-paración de los signos confrontados debepredominar el método de cotejo sucesivo,excluyendo el análisis simultáneo, en aten-ción a que éste último no lo realiza el consu-midor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existan entre los sig-nos, ya que la similitud generada entre ellosse desprende de los elementos semejantes ode la semejante disposición de los mismos,y no de los elementos distintos que aparez-can en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocar-se en el lugar del consumidor presunto, to-mando en cuenta la naturaleza de los produc-tos o servicios identificados por los signos endisputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado deMarcas de Fábrica y de Comercio”, EditorialRobis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, esnecesario determinar los diferentes modos enque pueden asemejarse los signos en disputa eidentificar la posible existencia o no de similitudo identidad entre ellos.

5. Signos en idioma extranjero. La marcadébil.

En virtud de que uno de los aspectos controver-tidos en el proceso interno recae sobre la marcadenominativa NOVA, por ser una palabra enidioma extranjero, es necesario abordar estetema.

Se presume que las palabras en idioma extran-jero y su significado no son de conocimientocomún, por lo que, al formar parte de un signopretendido para ser registrado como marca, se


las considera como signo de fantasía, proce-diendo, en consecuencia, su registro. Al res-pecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal,“Las denominaciones de fantasía (…) implicanla creación de un vocablo, el mismo que puedeno tener significado alguno. Es así que unamarca de fantasía gozará generalmente de unmayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcasde fantasía o caprichosas por ser elaboracióndel ingenio propio de sus titulares carecen deconnotación conceptual o significado idiomático,de tal manera que si una denominación genéricava acompañada de una palabra de fantasía, laposibilidad de que sea admitido su registro au-menta”. (Proceso 16-IP-98, marca: SALTIN eti-queta, publicado en la Gaceta Oficial Nº 398, de10 de septiembre de 1998).

Ahora bien, existen palabras extranjeras en quetanto su conocimiento como su significado con-ceptual se han generalizado y se han hecho delconocimiento y comprensión del público; en estecaso, cuando una palabra en idioma extranjeroque conforma un signo marcario es fácilmentereconocible entre el público consumidor o usua-rio, sea a causa de su escritura, pronunciacióno significado, deberá tenerse en cuenta que “elcarácter genérico o descriptivo de una marca noestá referido a su denominación en cualquieridioma. Sin embargo, no pueden ser registradasexpresiones que a pesar de pertenecer a unidioma extranjero, son de uso común en losPaíses de la Comunidad Andina, o son com-prensibles para el consumidor medio de estasubregión debido a su raíz común, a su simili-tud fonética o al hecho de haber sido adopta-das por un órgano oficial de la lengua en cual-quiera de los Países Miembros”. (Proceso 16-IP-98, ya citado).

Finalmente, se ha reconocido la existencia deciertos vocablos de origen extranjero que “hanllegado a ser aceptados oficialmente en el idio-ma local con acepción común equivalente, comoserían los italianismos, galicismos o anglicismosque terminan siendo prohijados por los organis-mos rectores del idioma en un país dado”. (Pro-ceso 3-IP-95, marca: CONCENTRADOS Y JU-GOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI, publicado enla Gaceta Oficial Nº 189, de 10 de septiembrede 1995).

Si el signo en idioma extranjero se encuentraintegrado, entre otros vocablos, por una o máspalabras de uso común, su presencia no impe-

dirá el registro de la denominación, caso que elconjunto del signo se halle provisto de otroselementos que lo doten de distintividad suficien-te.

Por lo tanto, el Juez Consultante deberá deter-minar si la marca denominativa NOVA es deconocimiento común en el público consumidor osi, de lo contrario, sería una marca de fantasíaal desconocer el público consumidor su signifi-cado en el idioma portugués.

La marcas débil.

El signo registrado como marca es susceptiblede convertirse en débil cuando alguno de loselementos que lo integran es de carácter genéri-co, contiene partículas de uso común, o evocauna cualidad del producto o servicio, deviniendola marca en débil frente a otras que tambiénincluyan uno de tales elementos o cualidadesque, por su naturaleza, no admiten apropiaciónexclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todosigno registrado como marca puede hacersedébil en el mercado de productos o servicios deque se trate. En efecto, si uno de los elementosque integran el signo es de carácter genérico ode uso común, o si evoca una cualidad del pro-ducto o servicio, el signo se hará débil frente aotros que también incluyan uno de tales elemen-tos o cualidades (…)”. (Proceso 99-IP-2004, mar-ca: DIGITAL SMOKING, publicado en la GacetaOficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004).

6. Signos de fantasía.

Los signos de fantasía constituyen una elabora-ción del ingenio e imaginación de sus autores.Es la creación de un vocablo que no tiene signi-ficado por sí mismo, sino que asocia indirecta-mente una idea. Este tipo de signos causan enel consumidor o en el usuario un doble esfuerzode percepción: aprender la nueva palabra y enla-zarla con el producto o con los servicios distin-guidos por éstos.

Sobre los signos caprichosos o de fantasía, elTribunal ha indicado que son “(…) los vocabloscreados por el empresario que pueden no tenersignificado pero hacen referencia a una idea oconcepto; también lo son las palabras con sig-nificado propio que distinguen un producto oservicio sin evocar ninguna de sus propiedades.


Característica importante de esta clase de mar-cas es la de ser altamente distintivas (…) sepueden crear combinaciones originales con va-riantes infinitas y el resultado es el nacimientode palabras nuevas que contribuyen a enrique-cer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Ga-ceta Oficial Nº 989, de 29 de setiembre de 2003).

Por lo tanto, el Juez Consultante deberá deter-minar si la expresión NOVA (constituye un sig-no de fantasía o si por el contrario está dotadode un significado conceptual.

7. Signos conformados por palabras de usocomún.

Como quiera que uno de los aspectos contro-vertidos en el proceso interno versa sobre elargumento que la palabra GRUPO (que confor-ma el signo mixto solicitado GRUPO NOVA) esuna palabra de uso común, es pertinente referir-se sobre el particular.

Al respecto, este Tribunal ha establecido que sise trata de palabras de uso común, éstas nodeben tomarse en cuenta al efectuar el examende registrabilidad del signo solicitado a registro;tal circunstancia constituye una excepción a laregla de que el examen de las marcas deberealizarse atendiendo a una simple visión de lossignos que se enfrentan, en donde el todo preva-lece sobre sus partes o componentes.

La exclusividad del uso que confiere el derechoobtenido a través del registro descarta que pala-bras comunes o usuales que pertenecen al do-minio público, puedan ser utilizados únicamen-te por un titular marcario.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina, enlos casos en los que se trate de denominacio-nes conformadas por palabras de uso común, ladistintividad se debe buscar en el elemento dife-rente que integra el signo.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: De la solicitud de interpretaciónprejudicial remitida por el consultante y de losdocumentos anexos, se desprende que la soli-

citud de registro del signo GRUPO NOVA (mix-to) se efectuó en vigencia de la Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lotanto, es esa la norma sustancial que debe apli-car la Corte Consultante.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizarsi el signo GRUPO NOVA (mixto), cumple conlos requisitos de registrabilidad establecidos enel artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena y si no se encuentraincurso dentro de las causales de irregistrabi-lidad previstas en los artículos 82 y 83 de lamisma Decisión.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad deun signo, se debe tener en cuenta la totalidadde los elementos que lo integran y, al tratarsede un signo mixto con parte denominativa com-puesta, comparado con marcas denominativas,es necesario conservar la unidad gráfica y foné-tica del mismo, sin ser posible descomponerlo.Sin embargo, en el caso del signo mixto conparte denominativa compuesta, se debe identifi-car cuál de sus elementos prevalece y tienemayor influencia en la mente del consumidor, siel denominativo o el gráfico y proceder en con-secuencia.

Al comparar un signo denominativo y un mixtocon parte denominativa compuesta se determi-na que si en éste predomina el elemento de-nominativo, debe procederse al cotejo de lossignos aplicando las reglas que para ese propó-sito ha establecido la doctrina; y, si por otrolado, en el signo mixto con parte denominativacompuesta predomina el elemento gráfico fren-te al denominativo, no habría, en principio, lugara la confusión entre los signos, pudiendo éstoscoexistir pacíficamente en el ámbito comer-cial.

CUARTO: No son registrables como marcas lossignos cuyo uso en el comercio afectara el de-recho de un tercero y que, en relación con éste,el signo que se pretenda registrar, sea idénticoo se asemeje a una marca ya registrada o a unsigno anteriormente solicitado para registro,para los mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda inducir al público a error,de donde resulta que no es necesario que elsigno solicitado para registro induzca a confu-sión a los consumidores sino que es suficiente


la existencia del riesgo de confusión para quese configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, ensu caso, al Juzgador determinar el riesgo deconfusión con base a principios y reglas elabo-rados por la doctrina y la jurisprudencia señala-dos en la presente interpretación prejudicial yque se refieren básicamente a la identidad o a lasemejanza que pudieran existir entre los signosy entre los productos.

SEXTO: Se presume que las palabras en idio-ma extranjero y su significado no son de conoci-miento común, por lo que, al formar parte de unsigno solicitado para registro como marca, selas considera como de fantasía, procediendo,en consecuencia, su registro. Sin embargo, sisu significado se ha hecho del conocimiento dela mayoría del público consumidor o usuario delproducto o servicio correspondiente y, si setrata de vocablos genéricos, descriptivos o deuso común, el signo no será registrable.

SÉPTIMO: Todo signo registrado como marcapuede hacerse débil en el mercado de produc-tos o servicios de que se trate. En efecto, si unode los elementos que integran el signo es decarácter genérico o de uso común, o si evocauna cualidad del producto o servicio, el signo sehará débil frente a otros que también incluyanuno de tales elementos o cualidades.

OCTAVO: Los signos de fantasía constituyenuna elaboración del ingenio e imaginación desus autores. Es la creación de un vocablo queno tiene significado por sí mismo, sino queasocia indirectamente una idea por lo que, alser altamente distintivo, es registrable.

NOVENO: Los signos comunes o usuales care-cen de suficiente distintividad, cuando consis-tan exclusivamente en una indicación que en ellenguaje corriente o en el uso comercial del país

donde se pretende registrar, sea la designacióncomún o usual de los productos que se buscaproteger por lo que también son irregistrables,salvo que estén acompañados de otros elemen-tos que le den distintividad.

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial cuando dicte senten-cia dentro del proceso interno Nº 2004-00067,de conformidad con lo dispuesto por el artículo35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justi-cia de la Comunidad Andina, así como dar cum-plimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafotercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presenteinterpretación a la Secretaría General de la Co-munidad Andina para su publicación en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.









PROCESO 24-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de

la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciónPrimera, e interpretación, de oficio, de los artículos 136 literales a) y b), 150 y 190de la misma Decisión. Actor: ALIMENTOS CONCHITA LTDA. Marca: “CONCHITA”

(denominativa). Expediente Interno Nº 2007-00100.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los12 días del mes de mayo del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por el Consejo de Estado de la Repú-blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad-ministrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial seajustó a los requisitos establecidos por el ar-tículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aproba-do por medio de la Decisión 500 del ConsejoAndino de Ministros de Relaciones Exteriores yque, en consecuencia, fue admitida a trámitepor auto de 04 de mayo de 2011.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las partes

Demandante: ALIMENTOS CONCHITA LTDA.

Demandado: La Superintendencia de Indus-tria y Comercio, de la Repúblicade Colombia.

Tercero interesado: Federación Nacional deCafeteros de Colombia.

2. Hechos:

El 09 de noviembre de 2005, la Federación Na-cional de Cafeteros de Colombia solicitó el re-gistro como marca del signo CONCHITA (deno-minativo) en la Clase 43 de la ClasificaciónInternacional de Niza, que incluye servicios derestaurantes y hospedaje temporal. El extractode la solicitud fue publicado en la Gaceta Nº559, de 30 de diciembre de 2005 y no se pre-sentaron oposiciones, por lo que la Jefe de laDivisión de Signos Distintivos concedió el regis-

tro solicitado mediante Resolución Nº 14828, de09 de junio de 2006. Finalmente, la demandanteALIMENTOS CONCHITA LTDA.solicitó la nuli-dad de dicha resolución administrativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

La demandante ALIMENTOS CONCHITA LTDA.manifiesta que:

Los signos confrontados son similares al gradode causar riesgo de confusión en el público con-sumidor, ya que existen grandes similitudesentre el signo solicitado CONCHITA (denomina-tivo) y la marca registrada CONCHITA Y ROGE-LIO, siendo titular de las marcas registradasCONCHITA Y ROGELIO (denominativa) en laClase 30, ALIMENTOS CONCHITA (denomina-tiva) en la Clase 35 y la marca figurativa de unapanadera en la Clase 30, guardando conexióncompetitiva con los servicios a distinguir por elsigno solicitado en la Clase 43.

Asimismo, es titular de la marca ALIMENTOSCONCHITA (denominativa) en las Clases 29 y30, así como, de la marca registrada CONCHITAY ROGELIO (denominativa) en la Clase 43. Ale-ga la existencia del nombre comercial ALIMEN-TOS CONCHITA LIMITADA desde el año 2004 yla falta de un debido examen de registrabilidadpor parte de la Autoridad Administrativa, por loque alega los artículos 136 literal a) y 150 de laDecisión 486.

4. Fundamentos jurídicos de la contestaciónde la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comer-cio, de la República de Colombia, manifies-ta que: Los signos confrontados no son simila-res al grado de causar riesgo de confusión en elpúblico consumidor, por lo que procede otorgarel registro del signo solicitado, ya que si biencomparten la expresión CONCHITA, se entien-


de que pueden coexistir en el mercado, habidacuenta que distinguen productos y servicios di-ferentes.

El tercero interesado, Federación Nacionalde Cafeteros de Colombia, manifiesta que lossignos confrontados no son similares al gradode causar riesgo de confusión en el públicoconsumidor, por lo que procede otorgar el regis-tro del signo solicitado.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la disposición previstaen el artículo 1, literal c), del Tratado de Crea-ción del Tribunal, las normas cuya interpreta-ción se solicita, forman parte del ordenamientojurídico de la Comunidad Andina.

Que, a tenor de la disposición señalada en el ar-tículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo establecido en losartículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunales competente para interpretar por vía prejudiciallas normas que integran el ordenamiento jurídi-co de dicha Comunidad.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de 04 de mayo de2011.

NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS:

El Tribunal considera que procede la interpreta-ción del artículo 134 literales a) y b); y, deoficio, de los artículos 136 literales a) y b), 150y 190 de la Decisión 486. No se interpretará elartículo 135 de la Decisión 486, por no ser perti-nente.

En consecuencia, los textos de las normas aser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 486

(…)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRODE MARCAS

“Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como marcas

los signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicioal cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los si-guientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

(…)

“Artículo 136.- No podrán registrarse comomarcas aquellos signos cuyo uso en el co-mercio afectara indebidamente un derecho detercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombrecomercial protegido, o, de ser el caso, aun rótulo o enseña, siempre que dadas lascircunstancias, su uso pudiera originar unriesgo de confusión o de asociación”;

(...)

“Artículo 150.- Vencido el plazo establecidoen el artículo 148, o si no se hubiesen pre-sentado oposiciones, la oficina nacional com-petente procederá a realizar el examen deregistrabilidad. En caso se hubiesen presen-tado oposiciones, la oficina nacional compe-tente se pronunciará sobre éstas y sobre laconcesión o denegatoria del registro de lamarca mediante resolución”.

(…)

DEL NOMBRE COMERCIAL

“Artículo 190.- Se entenderá por nombre co-mercial cualquier signo que identifique a unaactividad económica, a una empresa, o a unestablecimiento mercantil.


Una empresa o establecimiento podrá tenermás de un nombre comercial. Puede consti-tuir nombre comercial de una empresa o es-tablecimiento, entre otros, su denominaciónsocial, razón social u otra designación inscri-ta en un registro de personas o sociedadesmercantiles.

Los nombres comerciales son independien-tes de las denominaciones o razones socia-les de las personas jurídicas, pudiendo am-bas coexistir”.

(…)”.

1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOSCONSTITUTIVOS:

La Decisión 486, en su artículo 134, define a lamarca como “cualquier signo que sea apto paradistinguir productos o servicios en el mercado.Podrán registrarse como marcas los signos sus-ceptibles de representación gráfica”.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signosensible colocado sobre un producto o acompa-ñado a un producto o a un servicio y destinado adistinguirlo de los productos similares de loscompetidores o de los servicios prestados porotros”. 1

La marca es un bien inmaterial constituido porun signo conformado por palabras o combina-ción de palabras, imágenes, figuras, símbolos,gráficos, etc., que, susceptibles de representa-ción gráfica, sirvan para distinguir en el mercadoproductos o servicios, a fin de que el consumi-dor o usuario medio los identifique, valore, dife-rencie y seleccione sin riesgo de confusión oerror acerca del origen o la calidad del productoo del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a laestructura del signo, algunas clases de marcas,como las denominativas, las gráficas y las mix-tas. En el marco de la Decisión 486 se puede,sin embargo, constatar la existencia de otrasclases de signos, diferentes a los enunciados,como los sonidos, los olores, los colores, laforma de los productos, sus envases o envol-

turas, etc., según consta detallado en el artícu-lo 134 de la mencionada Decisión.

Los elementos constitutivos de una marca

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, es-tá implícitamente contenido en la definición delartículo 134, toda vez que un signo para que pue-da ser captado y apreciado, es necesario quepase a ser una expresión material identificable,a fin de que al ser aprehendida por medios sen-soriales y asimilada por la inteligencia, penetreen la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad sonlos requisitos expresamente exigidos en la De-cisión 486 como elementos esenciales de unamarca.

La susceptibilidad de representación gráfica con-siste en expresiones o descripciones realiza-das a través de palabras, gráficos, signos mix-tos, colores, figuras etc., de tal manera que suscomponentes puedan ser apreciados en el mer-cado de productos.

El signo tiene que ser representado en formamaterial para que el consumidor, a través de lossentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. Latraslación del signo del campo imaginativo desu creador hacia la realidad comercial, puededarse por medio de palabras, vocablos o deno-minaciones, gráficos, signos mixtos, notas, co-lores, etc.

La característica de distintividad es fundamen-tal que reúna todo signo para que sea suscepti-ble de registro como marca; lleva implícita laposibilidad de identificar unos productos o unosservicios de otros, haciendo viable de esa ma-nera la diferenciación por parte del consumidor.Es entonces distintivo el signo cuando por sísolo sirva para diferenciar un producto o unservicio sin que se confunda con él o con suscaracterísticas esenciales o primordiales.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDEN-TIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA YCON UN NOMBRE COMERCIAL. RIESGO DECONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN. REGLAS PA-RA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

En el presente caso, la demandante ALIMEN-TOS CONCHITA LTDA. señala que el signo soli-

1 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLASDE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS.Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. TomoI. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. Págs. 15-16.


citado CONCHITA (denominativo) resulta serconfundible con sus marcas CONCHITA Y RO-GELIO, agregando que es titular de las marcasregistradas CONCHITA Y ROGELIO (denomi-nativa) en la Clase 30, ALIMENTOS CONCHITA(denominativa) en la Clase 35 y la marca figura-tiva de una panadera en la Clase 30, guardandoconexión competitiva con los servicios a distin-guir por el signo solicitado en la Clase 43. Asi-mismo, es titular de la marca ALIMENTOS CON-CHITA (denominativa) en las Clases 29 y 30, asícomo, de la marca registrada CONCHITA YROGELIO (denominativa) en la Clase 43.

Al respecto, la legislación andina ha determina-do que no pueden ser objeto de registro comomarca, los signos que sean idénticos o simila-res entre sí, conforme lo establece el literal a)del artículo 136, materia de esta interpretaciónprejudicial. Este Tribunal ha señalado: “La mar-ca tiene como función principal la de identificarlos productos o servicios de un fabricante, conel objeto de diferenciarlos de los de igual osemejante naturaleza, pertenecientes a otraempresa o persona; es decir, el titular del regis-tro goza de la facultad de exclusividad respectode la utilización del signo, y le corresponde elderecho de oponerse a que terceros no autori-zados por él hagan uso de la marca”. 2

Asimismo, el literal b) del mismo artículo 136señala que no podrán registrarse como marcasaquellos signos cuyo uso en el comercio afecta-ra indebidamente un derecho de tercero, enparticular cuando sean idénticos o se asemejena un nombre comercial protegido, o, de ser elcaso, a un rótulo o enseña, siempre que dadaslas circunstancias, su uso pudiera originar unriesgo de confusión o de asociación.

Ha enfatizado además en sus pronunciamientoseste Órgano acerca del cuidado que se debe te-ner al realizar el estudio entre dos signos paradeterminar si entre ellos se presenta el riesgode confusión y/o de asociación. Esto, por cuan-to la labor de determinar si una marca es confun-dible con otra, presenta diferentes matices ycomplejidades, según que entre los signos enproceso de comparación exista identidad o si-

militud y según la clase de productos o de ser-vicios a los que cada uno de esos signos pre-tenda distinguir. En los casos en los que lasmarcas no sólo sean idénticas sino que tenganpor objeto individualizar unos mismos productoso servicios, el riesgo de confusión sería absolu-to. Cuando se trata de simple similitud, el exa-men requiere de mayor profundidad, con el obje-to de llegar a las determinaciones en este con-texto, así mismo, con la mayor precisión posi-ble.

El Tribunal observa también que la determina-ción de la confundibilidad corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, quienes, han de establecer-la en base a principios y reglas que la doctrina yla jurisprudencia han sugerido, a los efectos deprecisar el grado de confundibilidad, la que pue-de ir del extremo de la similitud al de la identi-dad.

El riesgo de asociación es la posibilidad de queel consumidor, que aunque diferencie las mar-cas en conflicto y el origen empresarial delproducto, al adquirirlo piense que el productorde dicho producto y otra empresa tienen unarelación o vinculación económica.

La jurisprudencia de este Órgano JurisdiccionalComunitario, basándose en la doctrina, ha se-ñalado que para valorar la similitud marcaria y elriesgo de confusión es necesario, en términosgenerales, considerar los siguientes tipos de si-militud:

La similitud ortográfica que emerge de la co-incidencia de letras entre los segmentos a com-pararse, en los cuales la secuencia de vocales,la longitud de la o las palabras, el número desílabas, las raíces, o las terminaciones comu-nes, pueden inducir en mayor grado a que laconfusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonéticase presenta entre signosque al ser pronunciados tienen un sonido simi-lar. La determinación de tal similitud depende,entre otros elementos, de la identidad en la síla-ba tónica o de la coincidencia en las raíces oterminaciones; sin embargo, deben tenerse tam-bién en cuenta las particularidades de cadacaso, con el fin de determinar si existe la posibi-lidad real de confusión entre los signos confron-tados.

2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPOVERDE“. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.


La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del contenido o del parecido conceptualde los signos. Por tanto, cuando los signos re-presentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.

REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO EN-TRE SIGNOS DISTINTIVOS

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en sujurisprudencia las siguientes reglas originadasen la doctrina para realizar el cotejo entre mar-cas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impre-sión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-cesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme-janzas y no las diferencias que existen entrelas marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debecolocarse en el lugar del comprador presuntoy tener en cuenta la naturaleza de los produc-tos. 3

Acerca de la utilidad y aplicación de estos pará-metros técnicos, el tratadista Breuer Moreno hamanifestado:

“La primera regla y la que se ha consideradode mayor importancia, es el cotejo en conjun-to de la marca, criterio que se adopta paratodo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marcaes la impresión que el consumidor mediotiene sobre la misma y que puede Ilevarle aconfusión frente a otras marcas semejantesque se encuentren disponibles en el comer-cio.

En las marcas es necesario encontrar la di-mensión que con mayor intensidad penetraen la mente del consumidor y determine así

la impresión general que el distintivo causaen el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más deevitar que sus elementos puedan ser fraccio-nados en sus partes componentes para com-parar cada componente de una marca con loscomponentes o la desintegración de la otramarca, persigue que el examen se realice abase de las semejanzas y no por las diferen-cias existentes, porque éste no es el caminode comparación utilizado por el consumidorni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otrocriterio, debe emplearse el método de un co-tejo sucesivo entre las marcas, esto es, nocabe el análisis simultáneo, en razón de queel consumidor no analiza simultáneamentetodas las marcas sino lo hace en forma indi-vidualizada. El efecto de este sistema recaeen analizar cuál es la impresión final que elconsumidor tiene luego de la observación delas dos marcas. Al ubicar una marca al ladode otra se procederá bajo un examen riguro-so de comparación, no hasta el punto de‘disecarlas’, que es precisamente lo que sedebe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no de-pende de los elementos distintos que aparez-can en ellas, sino de los elementos semejan-tes o de la semejante disposición de esoselementos”. 4

3. CLASES DE SIGNOS: Signos Denominativos

La doctrina ha reconocido varias clases de mar-cas, como las denominativas, las gráficas y lasmixtas, en atención a la estructura del signo.En este contexto, el Tribunal considera conve-niente examinar lo concerniente a las marcasdenominativas, por corresponder a la clase delos signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas tambiénnominales o verbales, utilizan expresiones acús-ticas o fonéticas, formadas por una o variasletras, palabras o números, individual o conjun-tamente estructurados, que integran un conjun-

3 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCASDE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, BuenosAires, Pág. 351 y ss.

4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca:“CAMPO VERDE“. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


to o un todo pronunciable, que puede o no tenersignificado conceptual. Este tipo de marcas sesubdividen en: sugestivas que son las que tie-nen una connotación conceptual que evoca cier-tas cualidades o funciones del producto identifi-cado por la marca; y, arbitrarias que no mani-fiestan conexión alguna entre su significado y lanaturaleza, cualidades y funciones del productoque va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están lossignos denominativos compuestos, que son losintegrados por dos o más palabras. Al respecto,el Tribunal ha establecido que: “No existe prohi-bición alguna para que los signos a registrarseadopten, entre otras, cualquiera de estas for-mas: se compongan de una palabra compuesta,o de dos o más palabras, con o sin significaciónconceptual, con o sin el acompañamiento de ungráfico (...)”. 5

El cotejo entre signos deberá realizarse de con-formidad con las siguientes reglas para la com-paración entre signos denominativos:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto,es decir, sin descomponer su unidad fonéti-ca. Sin embargo, es importante tener en cuen-ta las sílabas o letras que poseen una funcióndiferenciadora en el conjunto, ya que estoayudaría a entender cómo el signo es percibi-do en el mercado.

• Se debe tener en cuenta la sílaba tónica delos signos a comparar, ya que si ocupa lamisma posición, es idéntica o muy difícil dedistinguir, la semejanza entre los signos po-dría ser evidente.

• Se debe tener en cuenta el orden de las vo-cales, ya que esto indica la sonoridad de ladenominación.

• Se debe determinar el elemento que impactade una manera más fuerte en la mente delconsumidor, ya que esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

4. LOS NOMBRES COMERCIALES Y SU PRO-TECCIÓN.

En el presente caso, la demandante ALIMEN-TOS CONCHITA LTDA. alega la existencia del

nombre comercial ALIMENTOS CONCHITALIMITADA desde el año 2004, por lo que esteTribunal considera pertinente desarrollar el te-ma de los nombres comerciales.

El artículo 136, literal b), junto con las disposi-ciones contenidas en el título X de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina,conforman el conjunto normativo que regula eldepósito y la protección del nombre comercial.

Dentro del Proceso 70-IP-2010, se ha determi-nado que el artículo 190 de la Decisión 486define el nombre comercial y delimita su con-cepto, de manera que se pueden extraer lassiguientes conclusiones:

• El objetivo del nombre comercial es diferen-ciar la actividad empresarial de un comer-ciante determinado. 6

Si bien la norma hace referencia a los esta-blecimientos de comercio, esto se debe a unproblema conceptual. El signo distintivo queidentifica los establecimientos de comercioes la enseña comercial, cuyo tratamiento seda en el título XI de la Decisión 486.

• Un comerciante puede utilizar más de unnombre comercial, es decir, identificar susdiferentes actividades empresariales con di-versos nombres comerciales.

• El nombre comercial es independiente de larazón social de la persona jurídica, pudiendocoincidir con ella; es decir, un comerciantepuede tener una razón social y un nombrecomercial idéntico a ésta, o tener una razónsocial y uno o muchos nombres comercialesdiferentes de ella.

• El nombre comercial puede ser múltiple, mien-tras que la razón o denominación social esúnica; es decir, un comerciante puede tenermuchos nombres comerciales, pero sólo unarazón social.

5 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677,de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

6 Si bien la norma hace referencia a los establecimientosde comercio, esto se debe a un problema conceptual.El signo distintivo que identifica los establecimientos decomercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento seda el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, lanorma incurre en una imprecisión que será tratada enel literal F. de la presente Interpretación Prejudicial.


1. Momento a partir del cual se genera laprotección del nombre comercial.

Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 es-tablecen el sistema de protección del nombrecomercial. De conformidad con estas normas,la protección del nombre comercial goza de lassiguientes características:

a. El derecho sobre el nombre comercial segenera con su uso. Lo anterior quiere decirque el depósito del nombre comercial no esconstitutivo de derechos sobre el mismo. Elregistro de un nombre comercial puede sersimplemente un indicio del uso, pero no ac-túa como una prueba total del mismo.

b. De conformidad con lo anterior, quien aleguederechos sobre un nombre comercial deberáprobar su uso real, efectivo y constante. ElTribunal ha determinado qué se entiende porel uso real y efectivo de un nombre comercial,así como los parámetros de su prueba, de lasiguiente manera:

“El Tribunal se ha pronunciado, sobre laprotección del nombre comercial que cabederivar de su uso previo, en los términossiguientes: Por tanto, la obligación de acre-ditar un uso efectivo del nombre comer-cial, se sustenta en la necesidad de funda-mentar la existencia y el derecho de pro-tección del nombre en algún hecho con-creto, sin el cual no existiría ninguna segu-ridad jurídica para los competidores (…) demanera que la protección otorgada al nom-bre comercial se encuentra supeditada asu uso real y efectivo con relación al esta-blecimiento o a la actividad económicaque distinga, ya que es el uso lo que per-mite que se consolide como tal y manten-ga su derecho de exclusiva. Cabe precisaradicionalmente que el hecho de que unnombre comercial se encuentre registra-do no lo libera de la exigencia de uso paramantener su vigencia (…) las pruebas diri-gidas a demostrar el uso del nombre co-mercial deben servir para acreditar la iden-tificación efectiva de dicho nombre con lasactividades económicas para las cualesse pretende el registro.” (Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayode 2000, publicada en Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena N° 581, de 12 dejulio de 2000).

c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo yconstante de un nombre comercial con ante-rioridad a la solicitud de registro de un signoidéntico o similar, podrá oponerse a la mismasi dicho signo puede causar riesgo de confu-sión y/o de asociación en el público consumi-dor.

d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivode un nombre comercial con anterioridad aluso de un signo idéntico o similar, podrá opo-nerse a dicho uso si éste puede causar ries-go de confusión o de asociación.

A diferencia de lo que sucede con el sistemaatributivo del registro marcario, donde el dere-cho surge del registro, el de protección del nom-bre comercial se basa en un sistema declara-tivo de derechos. Es decir, el derecho sobre elnombre comercial no se adquiere por la inscrip-ción o depósito, sino con su primer uso. Ade-más, para que subsista el derecho, dicho usodebe ser real, efectivo y constante.

Un nombre comercial registrado de una maneray usado de otra, no generaría ninguna clase dederecho. Es decir, el nombre comercial registra-do debe ser el mismo real y efectivamente usa-do en el mercado, ya que de lo contrario no ca-bría ningún derecho sobre el primero. Lo ante-rior, por cuanto dicho signo, aunque registrado,no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nom-bres comerciales es, por un lado, informativo enrelación con el público consumidor y, por otro,una herramienta para que la Oficina de RegistroMarcario haga su análisis de registrabilidad deoficio e integral. Lo anterior quiere decir, que deexistir un sistema de registro de nombres co-merciales, la Oficina de Registro Marcario alrealizar el respectivo análisis de registrabilidad,deberá tener en cuenta los nombres comercia-les registrados.

En conclusión, como quiera que el uso es el ele-mento esencial para la protección de un nombrecomercial, el Juez Consultante deberá, al mo-mento en que el signo CONCHITA (denomina-tivo) fue solicitado para registro, determinar siel nombre comercial ALIMENTOS CONCHITALIMITADA era real, efectiva y constantementeusado en el mercado, para así determinar si eraprotegible por el ordenamiento jurídico comuni-tario andino.


En tal sentido, el uso del nombre comercialpodrá demostrarse mediante facturas comercia-les, documentos contables, o certificaciones deauditoría que demuestren la regularidad y lacantidad de la comercialización de los serviciosidentificados con el nombre comercial, entreotros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en elcomercio, los siguientes actos, entre otros: in-troducir en el comercio, vender, ofrecer en ventao distribuir productos o servicios con ese signo;importar, exportar, almacenar o transportar pro-ductos con ese signo; o, emplear el signo enpublicidad, publicaciones, documentos comer-ciales o comunicaciones escritas u orales, in-dependientemente del medio de comunicaciónempleado y sin perjuicio de las normas sobrepublicidad que fuesen aplicables.

5. LA CONEXIÓN COMPETITIVA:

En el presente caso, la demandante ALIMEN-TOS CONCHITA LTDA. señala que el signo soli-citado CONCHITA (denominativo) de la Clase 43de la Clasificación Internacional de Niza resultaser confundible con sus marcas CONCHITA YROGELIO, agregando que es titular de las mar-cas registradas CONCHITA Y ROGELIO (deno-minativa) en la Clase 30, ALIMENTOS CON-CHITA (denominativa) en la Clase 35 y la marcafigurativa de una panadera en la Clase 30, guar-dando conexión competitiva con los servicios adistinguir por el signo solicitado en la Clase 43.Asimismo, es titular de la marca ALIMENTOSCONCHITA (denominativa) en las Clases 29 y30, así como, de la marca registrada CONCHI-TA Y ROGELIO (denominativa) en la Clase 43.

Al respecto, se deberá analizar el grado de co-nexión competitiva existente entre los produc-tos y servicios a que se refieren los signos enconflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha aco-gido los siguientes factores de análisis:

a) La inclusión de los productos en unamisma clase del nomenclátor:Esta reglatiene especial interés en el caso sub judicey ocurre cuando se limita el registro a unoo varios de los productos de una clase delnomenclátor, perdiendo su valor al produ-cirse el registro para toda la clase. En elcaso de la limitación, la prueba para de-mostrar que entre los productos que cons-tan en dicha clase no son similares o no

guardan similitud para impedir el registro,corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay luga-res de comercialización o expendio de pro-ductos que influyen escasamente para quepueda producirse su conexión competitiva,como sería el caso de las grandes cade-nas o tiendas o supermercados en loscuales se distribuye toda clase de bienesy pasa desapercibido para el consumidorla similitud de un producto con otro. Encambio, se daría tal conexión competitiva,en tiendas o almacenes especializados enla venta de determinados bienes. Igualconfusión se daría en pequeños sitios deexpendio donde marcas similares puedenser confundidas cuando los productosguardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los me-dios de comercialización o distribución tie-nen relación con los medios de difusión delos productos. Si los mismos productos sedifunden por la publicidad general –radio,televisión y prensa-, presumiblemente sepresentaría una conexión competitiva, olos productos serían competitivamenteconexos. Por otro lado, si la difusión esrestringida por medio de revistas especia-lizadas, comunicación directa, boletines,mensajes telefónicos, etc., la conexióncompetitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos:Cierta relación entre los productos pue-de crear una conexión competitiva. Enefecto, no es lo mismo vender en una mis-ma tienda cocinas y refrigeradoras, quevender en otra helados y muebles; en con-secuencia, esa relación entre los produc-tos comercializados también influye en laasociación que el consumidor haga delorigen empresarial de los productos rela-cionados, lo que eventualmente puede lle-varlo a confusión en caso de que esa simi-litud sea tal que el consumidor medio dedichos productos asuma que provienen deun mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de pro-ductos:Los productos que comúnmente sepuedan utilizar conjuntamente (por ejem-plo: puerta y chapa) pueden dar lugar aconfusión respecto al origen empresarial,


ya que el público consumidor supondríaque los dos productos son del mismo em-presario. La complementariedad entre losproductos debe entenderse en forma di-recta, es decir, que el uso de un productopuede suponer el uso necesario del otro, oque sin un producto no puede utilizarse elotro o su utilización no sería la de suúltima finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese aque puedan encontrarse en diferentes cla-ses y cumplir distintas funciones o finali-dades, si tienen similares características,existe la posibilidad de que se origine elriesgo de confusión al estar identificadospor marcas también similares o idénticas(por ejemplo: medias de deporte y mediasde vestir).” 7

6. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DEREGISTRABILIDAD:

En el presente caso, la demandante ALIMEN-TOS CONCHITA LTDA. alega la falta de un de-bido examen de registrabilidad por parte de laAutoridad Administrativa, de conformidad con elartículo 150 de la Decisión 486.El extracto de lasolicitud fue publicado en la Gaceta Nº 559, de30 de diciembre de 2005 y no se presentaronoposiciones, por lo que la Jefe de la División deSignos Distintivos concedió el registro solicita-do mediante Resolución Nº 14828, de 09 dejunio de 2006.

Al respecto, el artículo 150 de la Decisión 486determina que “Vencido el plazo establecido enel artículo 148, o si no se hubiesen presentadooposiciones, la oficina nacional competente pro-cederá a realizar el examen de registrabilidad.En caso (sic) se hubiesen presentado oposicio-nes, la oficina nacional competente se pronun-ciará sobre éstas y sobre la concesión o denega-toria del registro de la marca mediante resolu-ción”.

Por consiguiente, a la Oficina Nacional Compe-tente le corresponde realizar el examen de re-gistrabilidad, el que es obligatorio y debe llevar-

se a cabo aún en el caso de que no hubiesensido presentadas oposiciones; en consecuen-cia, la Autoridad Competente en ningún casoqueda eximida de realizar el examen de fondopara conceder o negar el registro.

El examen de registrabilidad por parte de la Ofi-cina Nacional es obligatorio y de oficio, y alcan-za a un análisis por parte de la Oficina Nacionalsólo en la Clase Internacional solicitada, y noen todas las demás.

Al respecto este Tribunal ha manifestado: “Laexistencia de oposiciones compromete más aúnal funcionario respecto de la realización del exa-men de fondo, pero, la inexistencia de las mis-mas no lo libera de la obligación de practicarlo;esto, porque el objetivo de la norma es el de quedicho examen se convierta en etapa obligatoriadentro del proceso de concesión o de denega-ción de los registros marcarios.” 8

Acerca de los actos administrativos referentesa la concesión o a la denegación de registrosmarcarios este Tribunal ha manifestado: “(...)requieren de motivación para su validez; pero si,además, la obligación de motivar viene impues-ta legalmente -en el presente caso por la mismanorma comunitaria, de prevalente aplicación-debe entonces formar parte de aquél y, ade-más, como lo ha expresado la jurisprudencia deeste Tribunal Andino, podría quedar afectada denulidad absoluta la resolución que los contengasi por inmotivación lesiona el derecho de defen-sa de los administrados”. 9

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca,cuando distingue productos o servicios en elmercado y reúne el requisito de ser suscepti-ble de representación gráfica, de conformidadcon lo establecido por el artículo 134 de laDecisión 486 de la Comisión de la Comuni-

7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N°114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Ofi-cial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enerode 2004.

8 Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916,de 2 de abril de 2003. Marca:”CONSTRUIR Y DISEÑO”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

9 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998.G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca:“GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-MUNIDAD ANDINA.


dad Andina. Esa aptitud se confirmará si elsigno, cuyo registro se solicita, no se encuen-tra comprendido en ninguna de las causalesde irregistrabilidad determinadas por los ar-tículos 135 y 136 de la mencionada Decisión.La distintividad del signo presupone su per-ceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No son registrables los signos que, según loprevisto en el artículo 136, literal a) de la re-ferida Decisión 486, y en relación con dere-chos de terceros, sean idénticos o se ase-mejen a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada para los mismosservicios o productos o, para productos oservicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda causar en el público un riesgode confusión y/o de asociación. De ello resul-ta, que no es necesario que el signo solicita-do para registro induzca a error o a confusióna los consumidores, sino que es suficiente laexistencia del riesgo de confusión para quese configure la prohibición de irregistrabili-dad.

3. El Juez Consultante deberá aplicar los crite-rios sobre la comparación entre signos deno-minativos expuestos en la presente providen-cia.

4. Asimismo, no puede registrarse un signo quesea idéntico o semejante a un nombre comer-cial, si su existencia y uso es anterior alregistro solicitado y si la identidad o seme-janza son de tal naturaleza que induzcan alpúblico a error. Quien alega la existencia deun nombre comercial anterior debe probar suuso real, efectivo y constante en el mercado.

5. Para llegar a determinar la similitud entre dosmarcas, se ha de considerar también los cri-terios que permiten establecer la posible co-nexión competitiva existente entre los pro-ductos y servicios amparados por las mis-mas, y las actividades económicas del nom-bre comercial. Deberá tenerse en cuenta enese contexto, en principio, que al no existirconexión entre los productos y servicios queprotegen, la similitud de los signos no impe-diría el registro de la marca que se solicite.

6. La Oficina Nacional Competente debe, nece-sariamente, realizar el examen de registrabi-lidad del signo solicitado para registro, el quecomprenderá el análisis de todas las exigen-

cias establecidas por la Decisión 486. Dichoexamen debe realizarse aún en aquellos ca-sos en que no hayan sido presentadas obser-vaciones a la solicitud.

El examen de registrabilidad por parte de laOficina Nacional es obligatorio y de oficio, yalcanza a un análisis por parte de la OficinaNacional sólo en la Clase Internacional soli-citada, y no en todas las demás. Elpronun-ciamiento que, independientemente de sucontenido, favorable o desfavorable, resuelvalas observaciones y determine la concesión ola denegación del registro de un signo, debe-rá plasmarse en resolución debidamente mo-tivada, la que deberá ser notificada al peticio-nario.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno, deberá adop-tar la presente interpretación. Asimismo, debe-rá dar cumplimiento a las prescripciones conte-nidas en el párrafo tercero del artículo 128 delEstatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Ge-neral de la Comunidad Andina, para su publica-ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena.









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