Área de Vinculación Tecnológica Colaboración con universidades: convenios y propiedad intelectual

19 de marzo de 2015

Expositores

Dra. Ing. Alejandra Alvaredo – Directora de Vinculación Tecnológica, Fundación Sadosky

Dr. Nicolás Hermida – Programa Nacional de Gestión de la Propiedad Intelectual y la Transferencia Tecnológica, Dirección Nacional de Estudios, MINCyT

Dra. Vanesa Lowenstein – Programa Nacional de Gestión de la Propiedad Intelectual y la Transferencia Tecnológica, Dirección Nacional de Estudios, MINCyT

Dr. Andrés Moncayo – Socio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi I IP

Programa

10:00-10:15 La propiedad intelectual como forma de promover la transferencia y la innovación: definiciones, antecedentes y principales hitos a nivel internacional y nacional (VL).

10:15-10:30 La oferta de servicios y comercialización de resultados de investigación de las instituciones académicas nacionales: antecedentes y principales hitos (AA).

10:30-10:50 Definiciones básicas de propiedad intelectual sobre software: derecho de autor, patentes, titularidad, paternidad, cesión, licenciamiento (NH).

10:50-11:00 Tipos de proyectos en colaboración con instituciones académicas (AA).

11:00-11:30 Propiedad intelectual y contratos (AM).

11:30-12:00 Pausa.

12:00-13:00 Preguntas y discusión.

Propiedad  intelectual  y  Transferencia  de  Tecnología:  antecedentes  nacionales  e  internacionales  

     

Dres.  Vanesa  Lowenstein  y  Nicolás  Hermida  

Propiedad Intelectual el valor inmaterial

Características: Son bienes intangibles, los cuales se pueden multiplicar infinitas veces a costos marginales (simultaneidad y reproducibilidad – bienes públicos). Carácter exclusivo de su creador, se puede oponer a que lo exploten terceras personas. Transmisible, puede transferir el derecho a otros (ej. licencia, venta).

Propiedad Industrial

§  Se suele proteger la idea en cuanto a su aplicación práctica o aprovechamiento industrial.

§  Son derechos formales, se requiere su registro.

§  Plazo de protección, luego cae a dominio público.

§  Ámbito de protección territorial.

Dimensión internacional de la PI

-  Foros multilaterales: OMC, OMPI

-  Tratados de Libre Comercio

-  Foros Regionales

-  Otros temas que cruzan la PI: OMS, Ambiente, inversiones, FAO, CDB

Derecho de Autor

§  No se protege las ideas. Se protegen las creaciones formales.

§  Se protegen obras artísticas, científicas y literarias. Son las distintas manifestaciones particulares de una idea.

§  Plazo de protección muy extenso.

§  Protección sin requerimiento de formalidades* ver ley 11.723.

§  Ámbito de protección internacional.

Actividades relacionadas con el Derecho de Autor

§  Artes Plásticas. §  Publicidad. §  Motion Graphics. §  Diseño Gráfico. §  Ilustración. §  Diseño de entorno Web. §  Industria del Software. §  Industria Audiovisual. §  Música, Multimedia & Sonido. §  Diseño de Indumentaria* bolso Birkin de Hermès.

Actividades relacionadas con el diseño industrial (modelos y diseños)

§  Diseño textil e indumentaria*. §  Diseño industrial de mobiliario, grifería, herramientas, gadgets

electrónicos, maquinaria hogareña, electrodomésticos, bazar, decoración, sanitarios, lapiceras, etc.

Régimen Legal. Ley de Modelos y Diseños Industriales (Decreto

Ley 6673 -9/8/63). Se requiere registro

Patentes y modelos de utilidad

Soluciones a problemas técnicos. Modelo de utilidad, son exteriorizaciones tridimensionales aplicadas a objetos…

"Toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, en cuanto importen una mejor utilización en la función a que estén destinados". Novedad relativa –debe ser novedoso en el país – Registro y 10 años de duración Ley 24.481

Patentes de Invención

Protegen soluciones concretas y novedosas a problemas técnicos y acarrea necesariamente un progreso técnico. Se requieren tres requisitos: novedad, altura o mérito inventivo y aplicación industrial. Patentes de productos y de proceso Registro y 20 años de duración

Marcas

Son signos con carácter distintivo. Se utilizan para identificar o individualizar productos o servicios, asociándolos en su origen con el titular de la marca, empresa. Posibilita distinguir entre los productos y servicios ofrecidos por una persona de los competidores.

Ley 22.362

Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios entre otros: una o más palabras con o sin contenido conceptual; dibujos; imágenes; letras, números, los relieves con capacidad distintiva, en algunos casos melodías, y hasta olores, y todo otro signo con tal capacidad. § La forma de un producto -salvo que sea una forma totalmente ajena a la funcionalidad del producto- como así el color aplicado al producto en principio no pueden ser protegidos como marcas

§ Se registra, plazos de 10 años son renovables.

Marcas

Otros DPI

§  Indicaciones Geográficas: Es cuando determinada calidad, característica o reputación de un producto se debe a su origen geográfico. Vinos y Bebidas Espirituosas Ley 25.163 – Productos Agroindustriales Ley 25.380

§  Variedades Vegetales: Protege las variedades que sean, diferentes,

homogéneas y estables. Ley Nº 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas y Decreto 2183/91

§  Información Confidencial: Valor económico, información secreta y se

tomaron recaudos para mantenerla confidencial. LEY 24.766 de Confidencialidad

Marco regulatorio Derechos de Propiedad

Intelectual en una OTT

ü  Titularidad: Dependiendo del país ü Universidad o del Estado

ü  Existencia de leyes y estatutos universitarios vs. inexistencia de leyes y estatutos universitarios

ü  Titularidad Profesor/ investigador/ estudiante

ü Univ–grupo I&DUniv- empresa Univ-Estado

ü OTT que tienen capacidad y personería para gestionar DPI y transferencia y otras no

Antecedentes internacionales

•  Antes de promulgada la Bayh-Dole Act, la presunción de titularidad de los inventos solventados con fondos federales recaía en el gobierno.

•  Rondaba la percepción que un sistema más flexible que autorizara a las universidades e institutos de investigación a retener la titularidad de las patentes sobre sus inventos, permitiría una mayor vinculación con las empresas, redundando ello, en una mayor competitividad de la industria norteamericana por medio de la innovación.

•  La Bayh-Dole Act instituyó una política de patentes uniforme a través de las agencias federales, permitiendo que las universidades posean patentes sobre inventos financiados con fondos federales, y también le otorgan la posibilidad de conceder licencias.

•  Caso Alemania e Italia. •  Contexto (territorio), objetivo y madurez del sistema

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 Programa  Nacional  de  Ges=ón  de  la  Propiedad    Intelectual  y  de  la  Transferencia  Tecnológica  

La oferta de servicios y comercialización de resultados de investigación de las instituciones académicas nacionales:

antecedentes y principales hitos

Alejandra Alvaredo, AVT Fundación Sadosky

Asistencia técnica y transferencia de resultados de investigación de instituciones de CyT: antecedentes e hitos 1987-2001 (I)

• ABR/1987: Res. CS UBA 1195, Creación del Fondo Especial para las Actividades Científicas y Tecnológicas.

• SEP/1987: Res. CS UBA 1655, Reglamentación de Cooperación y Asistencia Técnica ; distribuc. 10% de ingresos como adic. no bonificable p/ docentes c/dedic. exclusiva.

• SEP/1990: Ley 23.877, “Promoción y fomento de la innovación tecnológica”.

• MAR/1992: Decr. 508 (Regl. Ley 23.877).

• AGO/1992: Res. CS UBA 2805, Anulac. distribuc. 10% ingresos entre docentes debido a observac. Tribunal de Cuentas de la Nación.

• MAR/1994: Creación del CETRI-Litoral, UNL con asesoramiento de UPV (España).

Asistencia técnica y transferencia de resultados de investigación de instituciones de CyT: antecedentes e hitos 1987-2001 (II)

• NOV/1996: Decr. 1331 (Regl. Ley 23.877).

• 1996: Habilitación del CETRI-Litoral como UVT.

• DIC/1996: Decr. 1660 (creación de la Agencia).

• OCT/1999: Res. Dir. CONICET 2263, Asignación no remunerativa por productividad para el personal que participe en servicios y transferencia.

• AGO/2001: Ley 25.467, “Sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación”.

Intentos UBA previos a la reglamentación de la Ley 23.877

• 1987: Creación del Fondo Especial para Actividades Científicas y Tecnológicas … disponer de instrumentos que faciliten la producción y transferencia de conocimiento hacia el sector productivo, equipar adecuadamente los laboratorios y otras unidades de investigación y desarrollo, atender demandas de los investigadores vinculadas con su quehacer tales como, viajes, organización de congresos y seminarios, suscripciones y visitas de investigadores extranjeros, …

• 1987: Regl. de Cooperación y Asistencia Técnica … un 10% de los recursos ingresados se distribuirá como adicional no bonificable, entre los docentes con dedicación exclusiva de la Universidad, en forma proporcional a sus remuneraciones básicas.

• 1992: Anulación de adicional no bonificable … Que la distribución como adicional no bonificable del 10% de los fondos a los docentes con dedicación exclusiva de la Universidad de Buenos Aires ha sido observada por el Tribunal de Cuentas de la Nación….

Contenidos clave de la Ley 23.877/90 y el Decreto 1331/96 • Define “Unidad de Vinculación”: ente no estatal constituido para la identificación, selección

y formulación de proyectos de I+D, transmisión de tecnología y asistencia técnica, que aporta su estructura jurídica para facilitar la gestión, organización y gerenciamiento de los proyectos; puede estar relacionado o no con un organismo público.

• Autoriza a las entidades de ejecución de actividades de I+D, asistencia técnica o transmisión de tecnología del sector público a:

a) crear o contratar Unidades de Vinculación; b) celebrar contratos de colaboración con empresas productivas para la ejecución de

proyectos de innovación tecnológica.

• Les permite establecer asignaciones adicionales para el personal, las que deben ser extraídas de los fondos producidos por los proyectos que desarrollen.

• Obliga a las instituciones oficiales de I+D a reglamentar la relación con su unidad de vinculación, y los sistemas de afectación y remuneración adicional de su personal.

Creación de la Agencia Nac. de Promoc. Científica y Tecnológica (1996)

• Menciona como antecedente que, para alcanzar las prioridades que se establezcan a través de la realización de planes y programas nacionales de Ciencia y Técnica, es aconsejable contar con instrumentos promocionales y de financiación fuera del ámbito de las instituciones estatales y privadas que tienen responsabilidades de ejecución de actividades científicas y/o tecnológicas.

• Menciona como antecedente a la National Science Foundation de los EEUU, la Secretaría General del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo del Reino de España, los CONICIT de la República de Venezuela, República Oriental del Uruguay y República de Chile, COLCIENCIAS de la República de Colombia, el CNPQ de la República Federativa del Brasil y el CONACYT de los Estados Unidos Mexicanos, organismos que esencialmente se ocupan de la promoción de la ciencia y tecnología y no de la ejecución de dichas actividades.

• Establece que estará integrada por el FONTAR, el FONCyT y la UCGAL, y define organigrama, responsabilidades primarias y acciones de c/u.

Asignación por productividad del CONICET (1999) • Art. 1º.- Se establece un mecanismo de asignación especial por productividad no

remunerativo para el personal que participe en toda prestación de servicios, asistencia técnica o contratos de investigación y desarrollo y transferencia de tecnología con terceros.

• Art. 2º.- Esa asignación será extraída exclusivamente de los ingresos generados por la actividad mencionada en Art. 1) y su implementación se hará efectiva mediante el concurso de una UVT.

• … • Art. 4º.- La percepción de la asignación es no remunerativa y no bonificable, dadas las

características de la misma no se computará a los efectos del cálculo del S.A.C. y no genera derechos permanentes ni derivados. La liquidación no será mensual, sino que estará vinculada al ingreso de recursos de terceros por las actividades de asesoría técnica, prestación de servicios o desarrollo y transferencia de tecnología.

So#ware  y  Propiedad  Intelectual  Fundación  Sadosky  

     

Dres.  Vanesa  Lowenstein  y  Nicolás  Hermida  

Interpretación  histórica  del  so#ware  como  derecho  inmaterial    

Sui  generis  /  Patentes  de  invención  /  Derecho  de  autor  

 

 

So#ware  enmarcado  dentro  del  derecho  de  autor.  

Ley  11.723  art.  1  /  AADPIC  art.  10  /  TODA  art.  4      

Objeto  del  derecho  de  autor:  la  Obra    

Obra  protegida  es  aquella  expresión  formal  de    una  idea  (debe  ser  original)  

   

Un  bien  inmaterial  de  impronta  técnica  con    un  umbral  de  protección  bajo.  

El  sujeto  del  derecho.  El  autor  y  otros  Ytulares.      

El  autor  (persona  Zsica)  siempre  es  Ytular  originario.    

Excepción  relacionada  con  el  so#ware  (viabilidad  empresarial).  

El  art.  4º  de   la   ley  11.723  efectúa  una  diferencia  entre  autores  y  otros  Ytulares  al  disponer:    “Son  Ytulares  del  derecho  de  propiedad  intelectual:  a)  El  autor  de  la  obra.  b)  Sus  herederos  o  derechohabientes.  c)   Los   que   con   permiso   del   autor   la   traducen,   refunden,   adaptan,   modifican   o  transportan  sobre  la  nueva  obra  intelectual  resultante.    d)   Las   personas   Zsicas   o   jurídicas   cuyos   dependientes   contratados   para  elaborar   un   programa   de   computación,   lo   hubiesen   producido   en   el  desempeño  de  sus  funciones  laborales,  salvo  esYpulación  en  contrario”.  

Este  desplazamiento  de   la  Ytularidad  —no  de   la  autoría—  en  favor  de   las  personas   Zsicas   o   jurídicas   Yene   lugar   en   los   programas   de   computación  que  reúnan  los  siguientes  requisitos:    

 

a)  que  sean  creados  por  dependientes;    

b)   que   éstos   hubieran   sido   contratados   para   elaborar   un   programa   de  computación;  y    

c)  que  efecYvamente  lo  hayan  producido  en  el  desempeño  de  sus  funciones.      

Work  made  for  Hire  Locación  de  servicios  o  de  obra  

Equipos  de  invesYgación  Start-­‐ups  

 ¿Convenios  de  Colaboración?  ¿Universidades?    

GesYón  de  derechos,  due  diligence  y  transferencia  

Cesión  de  la  obra  de  so#ware.  Empoderamiento  y  contrato  de  cesión.    InvesYgación  académica  y  sus  resultados.    

 Licenciamiento  en  sus  dos  planos:  territorial  (ubicuidad)  y  temporal.  

 PolíYcas  de  PI  en  las  insYtuciones  del  SNCTI  y  transferencia  de  

intangibles.    

So#ware  y  patentes  en  la  ArgenYna  

novedad  /  altura  invenYva  /  aplicación  industrial  

 so#ware  embebido  ¿cómo  se  reivindica?  

So#ware  y  patentes:  EEUU    

"abstract  ideas"  vs.  "patent-­‐eligible  applicaYons    of  those  concepts"  

 Se  considera  al  so#ware  y  a  la  computadora  como  un  todo  a  la  hora  de   evaluar   la   elegibilidad   de   las   reivindicaciones   de   la   invención  como   patentable.   Aun   queda   mucho   por   definir   respecto   de  novedad,   no-­‐obviedad   y   uYlidad.   Pero   se   ha   restringido   la  patentabilidad.  

casos  Alice  -­‐  Mayo  -­‐  Bilski  

 

Excepciones   a   los   derechos   exclusivos   del   Ytular   del   derecho   de  autor.  

 

En   ArgenYna   las   excepciones   implementadas   en   la   legislación   no  favorecen   el   panorama.   No   existe   margen   de   maniobra   de   los  desarrolladores  frente  a   las  condiciones   impuestas  por   los  Ytulares  de  obras  previas  (por  ej.  los  OS).    

 

Recordemos   que   los   derechos   de   Propiedad   Intelectual   son  territoriales.   Las   ventajas  u   excepciones  que   se   aplican  en  un  país  pueden  ser  restringidas  en  otro  país.  

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 Programa  Nacional  de  GesYón  de  la  Propiedad    Intelectual  y  de  la  Transferencia  Tecnológica  

Tipos de proyectos en colaboración con instituciones académicas

Alejandra Alvaredo, AVT Fundación Sadosky

Conocimientos técnicos y Know-how • Conocimientos técnicos: conceptos técnicos consistentes en fórmulas, planos, código,

diseños, muestras, descripciones detalladas, procesos, gráficos y documentos técnicos en gral., que pueden ser protegidos vía confidencialidad, o mediante su registro como propiedad intelectual en la medida en que cumplan con los requisitos exigidos por las leyes especiales aplicables. Todos los resultados susceptibles de ser registrados como propiedad intelectual se protegen temporariamente como “conocimientos técnicos” vía confidencialidad hasta tanto se decida acerca de la factibilidad o conveniencia de realizar el registro correspondiente.

• Know-how: categoría bastante amplia con las siguientes características: – Conocimiento técnico que puede ser transmitido pero no es accesible al público en

gral. y habitualmente no es patentable, por lo que permanece en secreto. – Es generado durante la aplicación de una técnica con el propósito de la producción

o el mercadeo, lo que enfatiza su aspecto de “experiencia adquirida”. – Tiene una composición mixta: información precisa plasmada en documentos e

información menos sistematizada no necesariamente presentada en forma física.

Conocimientos previos y conocimientos adquiridos • Conocimientos previos: toda la información y conocimientos que poseen los

participantes en actividades de I+D+i antes del comienzo de las mismas. Incluye también la información y los conocimientos de terceros que estén en poder de los participantes y cuyo uso (e.g. licencias) resulte necesario para la generación de conocimientos en el marco de las nuevas actividades de I+D+i.

• Conocimientos adquiridos: toda la información y conocimientos generados como resultado de las nuevas actividades de I+D+i (e.g. pruebas de concepto, prototipos, corpus de datos, código fuente, patentes, etc.).

Las reglas de PI que se convienen al formalizar el inicio de nuevas actividades de I+D+i se refieren exclusivamente a los “conocimientos adquiridos”.

Si los “conocimientos previos” son relevantes, es aconsejable convenir también los derechos de acceso a los mismos durante y después de la realización de las

actividades de I+D+i.

Asistencia técnica: asesorías, servicios tecnológicos, convenios Asistencia técnica: proyectos que tienden a transferir conocimientos, información o servicios para resolver problemas técnicos específicos o aportar elementos para su resolución. La asistencia técnica implica la provisión de conocimientos que generalmente son de dominio público pero altamente especializados.

• STAN (Servicios Tecnológicos de Alto Nivel) o Convenios de Asistencia Técnica: cuando el asesoramiento tecnológico sea de carácter institucional, o se utilice equipamiento, infraestructura o bienes y servicios del CONICET. – STAN: actividades científicas y tecnológicas como ensayos, análisis, cursos y

capacitaciones y asesorías institucionales, etc… Tienden a ser actividades estandarizadas y se brindan en condiciones similares, independientemente de quien las solicite.

– Convenios de Asistencia Técnica: se elaboran ad hoc para cada proyecto; incluyen objetivos específicos, plan de trabajo, entregables, desembolsos, plazos, conocimientos previos, derechos sobre los conocimientos adquiridos, etc.

• Asesoría individual o grupal: transferencia de conocimientos entre un miembro del CONICET, o grupo de ellos, y un tercero que la solicite (comitente).

Investigación y Desarrollo (I+D) en software Definición: trabajo creativo realizado en forma sistemática y regular con el objetivo de generar un nuevo conocimiento o de aplicar o aprovechar un conocimiento ya existente o desarrollado por otro. Algunos ejemplos: • desarrollo de software siempre que implique hacer avances científicos o tecnológicos; • elaboración y prueba de un prototipo; • otras actividades sistemáticas orientadas a estudiar la aplicabilidad o desarrollo de

herramientas, procedimientos o procesos; • desarrollo de nuevos lenguajes de programación, nuevos métodos de testeo, etc.

Convenios de I+D

• I+D por encargo: es la industria la que fija las necesidades y condiciones del proyecto de I+D, pagando a instituciones y organismos del SNCTI un monto específico por ello. La práctica es que en estos casos la titularidad de los resultados de investigación pertenezca a la empresa contratante, o que retenga la exclusividad en la explotación de los mismos.

• I+D en colaboración: se da cuando los objetivos de un proyecto de I+D son definidos en conjunto por la empresa y las instituciones y organismos del SNCTI, ambos contribuyendo activamente en las actividades de I+D. La práctica es que la titularidad de los resultados que surjan de esta actividad sea compartida por todas las partes.

1

Taller sobre Colaboración con Universidades: convenios y derechos de propiedad intelectual (DPIs)

Fundación SadoskyBuenos Aires, 19 de marzo de 2015

Andrés Moncayo von HaseSocio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi | IP

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Factores previos a ser tenidos en cuenta

� La propiedad intelectual en el sector privado

� La propiedad intelectual en la universidad

� La propiedad intelectual en el sector público

� Lógicas/Objetivos diferentes y/o necesidad de interacción y colaboración

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La importancia de la PI en la industria del software (II)

� Derechos de autor

� Patentes

� Diseños, modelos y dibujos industriales

� Marcas (de productos y servicios)

� Secretos comerciales e industriales

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La importancia de los derechos de autor en la industria del software

� Obras individuales de personas físicas: generan derechos exclusivos de orden moral (paternidad e integridad sobre la obra) y patrimonial (derecho de reproducción, comunicación al público, disposición y enajenación, etc.).

� Obras en colaboración: Las contribuciones de cada autor o colaborador no pueden separase o escindirse de la obra sin alterarla (ni son creaciones independientes). Salvo acuerdo en contrario, los colaboradores de una obra gozan de los mismos derechos, es decir, son condóminos (art. 16, Ley 11.723).

� Obras por encargo: se reconocen de antemano los DPIs sobre el programa a favor del comitente (es necesario plasmar el reconocimiento en un contrato escrito si el o los autores/colaboradores a quienes se encomendó el desarrollo son expertos o consultores independientes).

� Obras colectivas: Se crean por iniciativa y bajo la dirección de una persona (natural o jurídica) que generalmente aporta los recursos para su desarrollo. Las contribuciones personales de los diversos autores/colaboradores se funden en el conjunto de la obra sin que sea posible individualizarlas: por eso no es posible atribuirle ni derechos de autor (de carácter morales o patrimonial) a los autores/colaboradores.

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Importancia de la colaboración universidad-empresa

� Necesidad de aportes y experiencias provenientes del sector privado.

� Acceso a nuevos conocimientos (intercambio).

� Universidades como fuente generadora de conocimientos de conocimientos e innovaciones.

� Imposibilidad de las empresas de llevar a cabo procesos de innovación completos en forma interna.

� Necesidades y conveniencias financieras (tanto de las empresas como de las universidades).

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Conocimientos y DPIs preexistentes (previos) y nuevos (adquiridos)

� Conocimientos previos: toda la información y conocimientos que poseen los participantes en actividades de I+D+i antes del comienzo de las mismas. Incluye la información y los conocimientos de terceros que estén en poder de los participantes y cuyo uso (e.g. licencias) resulte necesario para la generación de conocimientos en el marco de las nuevas actividades de I+D+i.

� Conocimientos adquiridos: toda la información y conocimientos generados como resultados de las nuevas actividades de I+D+i (e.g. prototipos, código fuente, patentes).

� DPIs previos: son los DPIs existentes (patentes, derechos de autor, etc.) antes de la celebración de un contrato de colaboración en I+D y que cada parte aporta a un proyecto común. Pueden ser de titularidad de la parte que los aporta o de terceros que hayan autorizado su uso o explotación al participante que los aporta (bajo una licencia, por ejemplo).

� DPIs adquiridos: son los que resultan o se generan con motivo de las actividades de I+D previstas en el contrato de colaboración en I+D.

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DPIs: justificación e interacción con la difusión del conocimiento y transferencia de tecnología

� Justificación de la protección de los resultados vía DPIs exclusivos: generar confianza entre las partes e incentivos para la generación de innovaciones.

� ¿Cuál es el alcance de la protección de la propiedad intelectual del software en la Argentina?

� ¿Qué es lo que cada parte (empresa/universidad) espera recibir o dar en el marco de una relación de colaboración en I+D?

� Importancia de determinar cuales son los DPIs o conocimientos “preexistentes” (background IP /knowledge) y su régimen de acceso y utilización durante el proyecto de I+D y luego de su finalización.

� Importancia de determinar la titularidad y facultad de uso y explotación de los DPIs “adquiridos” o resultantes de un contrato (proyecto) colaborativo de I+D

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Factores que inciden en la determinación de la titularidad y explotación de los DPIs (I)

� El aporte financiero/en especie que la universidad /empresa hagan para la realización de las tareas de I+D previstas en el contrato.

� El aporte intelectual y de “conocimientos o DPIs previos (o preexistentes)” que haga la universidad/los investigadores y la empresa

� La naturaleza de las creaciones, desarrollos, invenciones, soluciones o mejoras técnicas y, en definitiva, los “conocimientos o DPIs adquiridos” (foreground IPRs /knowledge).

� Las necesidades de la empresa o sector industrial o tecnológico al que esta pertenece y sus expectativas en función de los aportes intelectuales o financieros realizados (eg, si las actividades de I+D forman parte del nucleo principal de negocios de la empresa).

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Factores que inciden en la determinación de la titularidad y explotación de los DPIs (II)

� Si se trata o no de líneas de I+D+i que resultan nuevas para las partes o si están fuera del ámbito de interés estratégico o actividad ordinaria de la empresa y la universidad

� La mejor o más eficiente manera de organizar o lograr la explotación de los DPIs relativos a las creaciones, desarrollos, invenciones, soluciones o mejoras que puedan resultar de las actividades de I+D previstas en el contrato.

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Formas contractuales (universidad-empresa) relevantes

� Convenios marcos marco de cooperación� Contratos de donación y patrocinio� Contratos de colaboración en I+D+i� Contrato de desarrollo (o I+D+i) por

encargo� Contratos de licencias de uso de

conocimientos o DPIs previos o adquiridos y de explotación de resultados

� Contrato de cesión de DPIs� Contratos de opción de compra o venta de

DPIs

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Colaboración en I+D+i (Joint ventures)Joint venture contractual:

� Las partes independientes combinan esfuerzos y recursos para generar resultados que pueden ser susceptibles de ser transformados en DPIs.

� La titularidad y la explotación de los DPIs resultantes se atribuyen por contrato entre las Partes (licencia de uso, cesión de derechos).

Joint venture corporativo:

� Relación de inversión o propiedad conjunta a plazo entre dos o más personas o entidades que comparten recursos con el objeto de establecer una nueva empresa comercial de propiedad común.

� Las Partes pueden convenir que uno o ambas devienen en titular de los DPIs resultantes o que estos quedan en cabeza de la nueva empresa (ello según la importancia de los aportes hechos por cada uno a la empresa en común y a los resultados generados).

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Elementos relevantes en los contratos de colaboración en I+D+i (I)

� Definición del objeto del contrato y objetivos y expectativas de las partes:

- Desarrollo y explotación comercial de los conocimientos/DPIs “adquiridos” y resultantes de la cooperación;

- Uso de los “conocimientos adquiridos” con posterioridad al contrato y para fines educativos o para investigaciones posteriores (por cada uno de las partes y por ellas con otros terceros, etc.).

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Elementos relevantes en los contratos de colaboración en I+D+i (II)

� Clara definición de los roles y responsabilidades de las Partes: (1) quién o quiénes detentarán la titularidad de los resultados o DPIs emergentes de la colaboración y cómo se gestionará y mantendrá la vigencia de la protección de la propiedad intelectual o industrial (pago de tasas, anualidades, renovaciones, etc.); y, (2) quién está a cargo de la explotación de los resultados y DPIs resultantes del proyecto.

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Elementos relevantes en los contratos de colaboración en I+D+i (III)

� Clara definición y valuación de los aportes de cada una de las Partes al proyecto de I+D+i (asegurará la proporcionalidad y equidad a la hora de negociar la distribución de los beneficios resultantes de la explotación de las invenciones o nuevos desarrollos).

� Expectativas de las Partes en cuanto a la titularidad y explotación de los DPIs.

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Elementos relevantes en los contratos de colaboración en I+D+i (IV)

� Descripción de los conocimientos o DPIs “previos” aportados por las Partes

� Distinción entre conocimientos o DPIs “previos”aportados por las Partes y conocimientos o DPIs “adquiridos” o resultantes del proyecto común de investigación.

� Verificación o garantías en cuanto a las titularidad de los DPIs aportados al proyecto (para evitar reclamaciones de terceros)

� Régimen de propiedad y uso de los conocimientos y DPIs previos aportados por las Partes (durante la vigencia del contrato y después)

� Atribución de la propiedad los conocimientos y DPIs “adquiridos” con motivo de la colaboración en actividades de I+D+i

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Elementos relevantes en los contratos de colaboración en I+D+i (V)

� Determinación clara de un régimen de explotación de los resultados y DPIs “adquiridos”.

� Distribución de beneficios económicos entre las Partes.

� Gerenciamiento de los DPIs nuevos o “adquiridos” (¿quién se encarga de obtenerlos y mantenerlos vigentes, como se financian?).

� Designación de oficinas y representantes de contacto entre las partes (de carácter técnico, comercial, administrativo).

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Consideraciones finales

� Necesidad de generar una “cultura de la propiedad intelectual” y “buenas prácticas” para la generación, protección y gerenciamiento de los DPIs para que se cumplan adecuadamente las diferentes expectativas de la comunidad universitaria y del sector empresarial y por ende de la sociedad.

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¡Muchas gracias!

Andrés Moncayo von Hase

amh@bfmyl.com

Contacto: avt@fundacionsadosky.org.ar

aalvaredo@fundacionsadosky.org.ar